Urteil des BPatG vom 03.11.2004, 29 W (pat) 195/02

Entschieden
03.11.2004
Schlagworte
Marke, Klasse, Verwechslungsgefahr, Eugh, Publikum, Unternehmen, Verbindung, Bestandteil, Betrieb, Zeichen
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BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 195/02 _______________ Verkündet am 3. November 2004

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154

6.70

betreffend die Markenanmeldung 300 46 912.8

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mündliche Verhandlung vom 3. November 2004 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, der Richterin Fink und der Richterin am Amtsgericht

stVDir Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26.06.2002 wird aufgehoben. Das

Deutsche Patent- und Markenamt wird angewiesen, die Löschung

der Marke 300 46 912 anzuordnen.

Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Gegen die Eintragung der unter Nummer 300 46 912.8 im Markenregister eingetragenen und am 20.07.2000 veröffentlichten Wortmarke

T-Life

ist Widerspruch eingelegt worden im Hinblick auf die Waren und Dienstleistungen

"Elektrische, elektronische, optische, Mess-, Signal-, Kontrolloder Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9

enthalten); Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Datenverarbeitungsgeräte

und Computer;

Uhren und Zeitmessinstrumente; Druckereierzeugnisse, insbesondere bedruckte und/oder geprägte Karten aus Karton oder

Plastik; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate);

Büroartikel (ausgenommen Möbel); Spiele, Spielzeug, gymnastische Geräte und Sportgeräte (soweit in Klasse 28 enthalten);

Telekommunikation; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen

für die Telekommunikation, insbesondere für Funk und Fernsehen; Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; Veröffentlichung und

Herausgabe von Büchern, Zeitschriften und anderen Druckerzeugnissen sowie entsprechenden elektronischen Medien (einschließlich CD-ROM und CD-I);

Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten

zu und Betrieb von Datenbanken, sowie Sammeln und Liefern

von Daten, Nachrichten und Informationen; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern; Projektierung

und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation;"

aus der prioritätsälteren, am 22.02.1999 eingetragenen, Wortmarke 398 49 644.7

LIFE

eingetragen für die Waren und Dienstleistungen

"Fotographische Filme, Filme für Film- und Videokameras; elektrische Haushaltsgeräte, soweit in Klasse 7 enthalten, insbesondere

Saftpressen, Entsafter, Kaffeemühlen, Mixer, einschließlich Hand-,

Stab- und Standmixer, Küchenmaschinen, Küchenmesser, Brotschneidemaschinen, Zerkleinerungsgeräte, Dosenöffner; Fusselrasierer, Bügelmaschinen; elektrisch betriebene Werkzeuge, soweit in Klasse 7 enthalten, insbesondere Bohrmaschinen, Schleifmaschinen, Bohrschrauber, Hobelmaschinen, Fräsmaschinen,

Sägen, Heckenscheren; Rasenmäher; Müllzerkleinerer; Staubsauger; Handwerkzeuge, soweit in Klasse 8 enthalten, einschließlich Bohrer, Gartenwerkzeuge, Wagenheber, elektrische Rasierapparate, elektrische Haarschneidemaschinen, elektrische Haarentfernungsgeräte; Geräte der Kommunikations- und Unterhaltungselektronik sowie deren Teile, soweit in Klasse 9 enthalten,

insbesondere Radios, Autoradios, Schallplattenspieler, Kassettenrekorder, Kopfhörer, Videokameras und -rekorder, CD-Player,

Tonbandgeräte, Ton- und Bildaufzeichnungs-, Übertragungs-, Verstärkungs- und Wiedergabegeräte, Lautsprecher, Fernsehgeräte,

Videospiele (zum Anschluß an ein Fernsehgerät), Videokassetten

(bespielte und unbespielte), Schallplatten, Audiokassetten (bespielte und unbespielte), Antennen, Radiorekorder, Projektoren,

Equalizer, Mikrofone, Bildschnittgeräte, Diktiergeräte, Funksprechgeräte, Überwachungsapparate und -geräte und daraus zusammengestellte Anlagen; elektrische und elektronische Rechenmaschinen, einschließlich Taschenrechner; elektronische Datenverarbeitungsgeräte, Computer und Computer-Peripheriegeräte sowie deren Teile, soweit in Klasse 9 enthalten, einschließlich Spielcomputer, Heimcomputer, Notebooks, Monitore, Aktivboxen, Dateneingabe- und ausgabegeräte (einschließlich Tastatur, Joy-

sticks, Gamepad und Maus), Scanner, Drucker, Druckerschnittstellenumwandler, Terminals, Schnittstellenkarten, Disketten, CD-

Roms, Festplatten, Laufwerke aller Art (extern und intern), Speichermodule, Speichersysteme (extern und intern), im wesentlichen bestehend aus Speichermedien, einschließlich optischen, digitalen oder magnetischen Speichermedien und PC-Einsteckkarten sowie dazugehörige Schreib- und Leseeinheiten, CD-Brenner,

Hauptplatinen, Computereinsteckteile, Modems, ISDN-Karten,

Soundkarten, Grafikkarten, digitale Kameras, auf Datenträgern

gespeicherte Programme; Computerspiele; Fotokopierapparate,

Foto-Stative, Blitzlichtgeräte und -lampen, fotographische Belichtungsmesser, Filmkameras, Filmwiedergabegeräte, Diapositive,

Diarahmen; Massagegeräte, Thermometer für medizinische

Zwecke, Blutdruckmeßgeräte, Pulsmesser; elektrische Haushaltsgeräte, soweit in Klasse 11 enthalten, insbesondere Kaffee- und

Teemaschinen, Toaster, Schnellkochtöpfe, Dampfdrucktöpfe, Grillgeräte, Friteusen, Herde, Mikrowellenöfen, Kühlschränke, Kühlbehälter, Warmwasserbereiter, Wasserkocher, Heizplatten, Eierkocher, Joghurtbereiter, Waffeleisen, Eismaschinen und -geräte,

Dörrapparate für Obst, Flaschenwärmer für Babies, Heizgeräte

einschließlich Heizlüfter und Heizstrahler, Klimaapparate, Luftbefeuchter, Ventilatoren, Haartrockner, Bräunungsgeräte, elektrische

Lampen und Leuchten (ausgenommen für fotographische und medizinische Zwecke), einschließlich Taschenlampen, Gartenlampen, Fahrrad- und Kraftfahrzeugleuchten; Schreibmaschinen,

Frankiermaschinen; Druckereierzeugnisse, insbesondere Bücher,

Manuals, Zeitschriften, Lehr- und Unterrichtsmaterial betreffend

die in Klasse 9 genannten Waren, nicht jedoch Bücher, Zeitschriften und Magazine für den allgemeinen Vertrieb; Geräte und Behälter für Haushalt und Küche, soweit in Klasse 21 enthalten,

Glasbehälter, Tafelgeschirr (nicht aus Edelmetall), Küchen- und

Kochgeschirr, Kochtöpfe und Bräter (aus Metall), Wasserkessel,

Bratpfannen, Siebe, Backformen, Schneebesen, Kochlöffel,

Schöpfkellen; elektrische Zahnbürsten; Dampfreiniger; Spiele,

Spielwaren und Spielgeräte für Kinder und Erwachsene, soweit in

Klasse 28 enthalten, insbesondere Puppen und Puppenbekleidung, elektronische Spiele, ferngesteuerte Autos, Flugzeuge und

Schiffe; Turn- und Sportgeräte, Fahrrad-Heimtrainer, Gartenspiele,

Spieltische für Tischfußball, Spielwürfel; Installation, Wartung und

Reparatur von Netzwerken; Verarbeitung und Weiterleitung von

elektronisch übermittelten Daten, Betrieb von Netzwerken zur

Übertragung von Daten, Bildern und Sprache, Offline- sowie Online-Multimediadienste, transportspezifische Fest- und Mobilfunkdienste sowie Telematikdienste; Mehrwertdienste bei der Benutzung der Netzwerke, im wesentlichen Datenbankdienste, nämlich

Sammeln, Aufbereiten, Aktivieren, Speichern und Abrufen von

Datennachrichten sowie entgeltliche Informationsdienste, Bestelldienste und Sprachdienste, nämlich Telefonieren, Sprachspeicherdienste, Anrufweiterleitung von Kurzmitteilungen, Auskunftsdienste, Konferenzschaltungen; Betrieb eines Callcenters, sämtliche vorgenannten Dienstleistungen, soweit in Klasse 38 enthalten;

Vermietung der in Klasse 9 genannten Waren und deren Zubehör,

zuzüglich belichtete Filme und Spielfilme, Audio-Video, bespielte

und unbespielte Magnetbänder, -folien und -platten für die Aufzeichnung und Wiedergabe von Bild und/oder Ton, bespielte und

unbespielte Bänder und Filme für Ton- und/oder Bildaufzeichnungen; Entwicklung, Erstellung und Wartung von Programmen für

den Betrieb von Netzwerken sowie der in Klasse 9 genannten Waren, technische Beratung bei der Projektierung von Geräten, Einrichtungen und Anlagen für Netzwerkdienste; technische Beratung

bei der Projektierung einschließlich Planung und Entwicklung von

Netzwerken; elektrische und elektronische Apparate und Instru-

mente sowie deren Teile für den Gebrauch in der Telekommunikation und Nachrichtentechnik, soweit in Klasse 9 enthalten, einschließlich ISDN-Anlagen, Telefonapparate, digitale Telefonapparate, schnurlose Telefonapparate, Mobiltelefone, Display-Funkruf-

Empfänger, Telefonhörer, Anrufbeantworter, Fernkopierer (Telefax), Wechselsprechapparate, Freisprechanlagen, vorstehende

Waren einschließlich zugehöriger Peripheriegeräte, soweit in

Klasse 9 enthalten; Sende- und Empfangsgeräte für die Nachrichtentechnik und Datenübermittlung, einschließlich Antennen,

Parabolantennen, Receiver, Dekoder, Modems, Konverter, Mikrowellenkonverter, Verstärker, Hohlleiter, Antennenanschlußbuchsen, Breitband-Kommunikationsanlagen; Alarmgeräte und -anlagen, soweit in Klasse 9 enthalten; Brillen (Optik), Brillenetuis; elektrische Haushaltsgeräte, soweit in Klasse 9 enthalten, insbesondere Folienschweißgeräte, Personen- und Küchenwaagen,

Lockenstäbe, elektrische Bügeleisen; Thermometer, Wetterstationen; Fahrradcomputer; Kabel, Kabelklemmen, Steckverbinder,

Stecker, Batterien, Akkumulatoren und Netz-, Lade- und Stromversorgungsgeräte für sämtliche der vorgenannten Waren in Klasse 9."

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den

Widerspruch der Beschwerdeführerin mit Beschluss vom 26.06.2002 zurückgewiesen. Auch unter Berücksichtigung der teilweisen Identität bzw. hohen Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen und der kennzeichnungsschwachen Widerspruchsmarke wiesen die sich gegenüberstehenden Marken

keine erheblichen Gemeinsamkeiten auf, so dass Verwechslungen nicht zu erwarten seien.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Zur Begründung führt sie im Wesentlichen aus, dass das "T-" lediglich eine Herstellerangabe darstelle und damit weitgehend in den Hintergrund trete, weil der

Verkehr die Waren meist nicht nach dem Namen des Herstellers unterscheide. Ein

konkreter Produktbezug sei daher nur über den Bestandteil "Life" möglich, dieser

sei aber mit der Widerspruchsmarke identisch, weshalb Verwechslungsgefahr bestehe. Die Widersprechende hat darüber hinaus auf die Entscheidungen des

29. Senats zu "T-Flexitel/Flexitel" und "T-Innova/Innova" hingewiesen und dargelegt, dass es sich vorliegend um eine ähnliche Konstellation handle. Die jeweils

älteren Marken "Flexitel", "Innova" und "Life" verfügten über eine durchschnittliche

Kennzeichnungskraft. Im Fall von "Innova" sei eine Verwechslung wegen gedanklichen Inverbindungbringens angenommen worden, da "Innova" Bestandteil des

Firmennamens der älteren Marke sei. Dies sei bei "Life" zwar nicht der Fall, die

Interessenlage sei aber vergleichbar, wenn eine Marke übernommen wird, die

nicht Unternehmenskennzeichen ist, da es zur irrtümlichen Annahme der Kooperation der beteiligten Unternehmen beim Verbraucher kommen könne. Dies sei

insbesondere dann festzustellen, wenn der Inhaber der jüngeren Marke ein Konzern mit starker Marktstellung sei. Von diesem Gedanken sei auch die Vorlageentscheidung des 29. Senats an den EuGH im Verfahren "T-Flexitel/ Flexitel"

getragen, wonach durch den Aufbau einer Serie beim jüngeren Unternehmen und

dem "Einverleiben" der älteren in die jüngere Marke(nserie) beim Publikum eine

unrichtige Dienstleister- und Produktidentitätszuordnung vorgenommen werde.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 vom 26. Juni 2002

aufzuheben und die Löschung der Marke anzuordnen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt (Bl. 25 d. A.),

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zur Begründung verweist sie darauf, dass nach der Rechtsprechung des BGH zur

Beurteilung der zeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr der beiden gegenüberstehenden Bezeichnungen auf den Gesamteindruck des jeweiligen Zeichens abzustellen sei. Vorliegend sei bei den Zeichen T-Life und LIFE weder eine klangliche noch eine schriftbildliche Ähnlichkeit zu erkennen. Bei der Betrachtung sei

insbesondere das "T-" mit einzubeziehen, da es sich dabei nicht um eine Herstellerangabe, sondern eine Produktbezeichnung handle. Dies ergebe bereits die

Verkehrsbefragung aus dem Jahr 2002 zur Bekanntheit der Bezeichnung "T-".

Somit komme gerade nicht nur dem Zeichenbestandteil "Life" eine prägende Wirkung zu, sondern der Gesamteindruck des Zeichens T-Life sei zu berücksichtigen.

II.

1.Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig und erfolgreich.

Nach Auffassung des Senats besteht zwischen den Marken im Umfang der Identität bzw. Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen der sich gegenüberstehenden Marken die Gefahr von Verwechslungen gem. §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1

Nr. 2 MarkenG.

2.Nach der Rechtsprechung des EuGH zu Art. 4 Abs. 1 lit. b MarkenRL, die für

die Auslegung der in Umsetzung dieser Richtlinienbestimmung erlassenen Vorschrift des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG von maßgeblicher Bedeutung ist, ist die

Frage der Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Zu den dabei maßgebenden Umständen gehören insbesondere der Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarke, die gedankliche

Verbindung, die das jüngere Zeichen zu ihr hervorrufen kann, sowie der Grad der

Ähnlichkeit zwischen den Marken und zwischen den damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen. Bei der umfassenden Beurteilung ist hinsichtlich der

Ähnlichkeit der Marken auf den Gesamteindruck abzustellen, den diese hervorrufen, wobei insbesondere die sie dominierenden und unterscheidenden Elemente

zu berücksichtigen sind. Hierbei kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke

auf den Durchschnittsverbraucher der jeweils in Frage stehenden Waren und

Dienstleistungen wirkt (vgl. EuGH GRUR 1998, 387 Sabèl/Puma; BGH GRUR

1996, 198 Springende Raubkatze; GRUR 1996, 200 Innovadiclophlont). Die

umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr impliziert auch eine gewisse

Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere

der Ähnlichkeit der Marken und der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen. So kann ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken

ausgeglichen werden und umgekehrt (EuGH GRUR Int. 1998, 875, 876 f. - Canon;

GRUR Int. 2000, 899 Adidas/Marca Moda; BGH GRUR 2000, 506, 508

- ATTACHE/ TISSERAND; GRUR 2002, 167 - Bit/Bud mwN). Nach diesen Grundsätzen ist vorliegend die Gefahr von Verwechslungen gegeben.

2.1. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind

nach der Rechtsprechung des EuGH und des BGH alle erheblichen Faktoren zu

berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen

kennzeichnen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere deren Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder

einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen (EuGH GRUR Int. 1998, 875,

876 f. - Canon; GRUR Int. 1999, 734 - Lloyd; BGH GRUR 1999, 731 - Canon II;

WRP 1998, 747, 749 - GARIBALDI; WRP 2000, 1152, 1153 - PAPPAGALLO;

WRP 2001, 694, 695 - EVIAN/REVIAN). Auch die maßgeblichen wirtschaftlichen

Zusammenhänge, wie Herstellungsstätte und Vertriebswege, Stoffbeschaffenheit

und Zweckbestimmung oder Verwendungsweise sind relevante Gesichtspunkte.

2.1.1. Identität ist gegeben bei den Waren im Verzeichnis der angegriffenen

Marke T-Life "Elektrische, elektronische, optische, Mess-, Signal- und Kontrollapparate und –instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger; Datenverarbeitungsgeräte und Computer" mit den Waren der Widerspruchsmarke Life, nämlich "Alarmgeräte und

-anlagen; Geräte der Kommunikations- und Unterhaltungselektronik sowie deren

Teile, soweit in Klasse 9 enthalten, insbesondere Radios, Autoradios, Schallplattenspieler, Kassettenrekorder, Kopfhörer, Videokameras und -rekorder, CD-

Player, Tonbandgeräte, Ton- und Bildaufzeichnungs-, Übertragungs-, Verstärkungs- und Wiedergabegeräte, Lautsprecher, Fernsehgeräte, Radiorekorder,

Projektoren, Equalizer, Mikrofone, Bildschnittgeräte, Diktiergeräte, Funksprechgeräte, Überwachungsapparate und -geräte und daraus zusammengestellte Anlagen; elektronische Datenverarbeitungsgeräte, Computer und Computer-Peripheriegeräte sowie deren Teile, soweit in Klasse 9 enthalten, einschließlich...Scanner, ... , Disketten, CD-Roms,...Fotokopierapparate, ...".

2.1.2. Identität liegt ebenfalls vor in Klasse 16 bei "Druckereierzeugnissen, Lehrund Unterrichtsmitteln" und in Klasse 28 für "Spiele, Spielzeug und Sportgeräte",

die jeweils in beiden Verzeichnissen enthalten sind. Die "Veröffentlichung und

Herausgabe von Büchern, Zeitschriften und anderen Druckerzeugnissen ..." im

Verzeichnis der prioritätsjüngeren Marke in Klasse 41 liegt im Ähnlichkeitsbereich

zu den jeweils in Klasse 16 genannten Druckereierzeugnissen, da für den Durchschnittsverbraucher Verwendungszweck und Nutzen im Wesentlichen gleich sind

und er davon ausgeht, dass die jeweiligen Unternehmen wirtschaftlich verflochten

sind.

2.1.3. Eine erhebliche Überschneidung gibt es im Bereich der Klasse 38. Die

Dienstleistungen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke weisen

insoweit eine hohe Ähnlichkeit auf, da sie hinsichtlich Beschaffenheit, regelmäßiger betrieblicher Herkunft, wirtschaftlicher Bedeutung und Verwendungszweck

enge Berührungspunkte aufweisen. Dies betrifft für die angegriffene Marke die

eingetragenen Dienstleistungen "Telekommunikation; Betrieb und Vermietung von

Einrichtungen für die Telekommunikation, insbesondere für Funk und Fernsehen"

und die Telekommunikationsdienstleistungen der Widerspruchsmarke in spezifizierter Form, nämlich "Installation, Wartung und Reparatur von Netzwerken; Verarbeitung und Weiterleitung von elektronisch übermittelten Daten; Mehrwertdienste bei der Benutzung der Netzwerke, im wesentlichen Datenbankdienste, nämlich

Sammeln, Aufbereiten, Aktivieren, Speichern und Abrufen von Datennachrichten

sowie entgeltliche Informationsdienste, Bestelldienste und Sprachdienste, nämlich

Telefonieren, Sprachspeicherdienste, Anrufweiterleitung von Kurzmitteilungen,

Auskunftsdienste, Konferenzschaltungen; Betrieb eines Callcenters, sämtliche vorgenannten Dienstleistungen, soweit in Klasse 38 enthalten".

2.1.4. Für die Dienstleistungen "Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung" besteht

eine Ähnlichkeit hinsichtlich der Dienstleistung "Betrieb von Netzwerken zur Übertragung von Daten, Bildern und Sprache, Offline- sowie Online-Multimediadienste,

transportspezifische Fest- und Mobilfunkdienste sowie Telematikdienste". Netzwerkbetreiber bieten nämlich neben der reinen Datenübertragung häufig auch Inhalte an, z.B. in Form von Portalen oder Chatforen, so dass der Verkehr dazu

neigt, Inhalt und technische Übermittlung ein und demselben Unternehmen zuzuordnen.

2.1.5. Auch beim "Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb

von Datenbanken, sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern;

Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation" besteht

hohe Ähnlichkeit bzw. Identität zu den im Waren-/Dienstleistungsverzeichnis der

Beschwerdeführerin aufgeführten Dienstleistungen "Mehrwertdienste bei der Benutzung der Netzwerke, im wesentlichen Datenbankdienste, nämlich Sammeln,

Aufbereiten, Aktivieren, Speichern und Abrufen von Datennachrichten sowie ent-

geltliche Informationsdienste, Bestelldienste und Sprachdienste, nämlich Telefonieren, Sprachspeicherdienste, Anrufweiterleitung von Kurzmitteilungen, Auskunftsdienste, Konferenzschaltungen; Entwicklung, Erstellung und Wartung von

Programmen für den Betrieb von Netzwerken sowie der in Klasse 9 genannten

Waren, technische Beratung bei der Projektierung von Geräten, Einrichtungen und

Anlagen für Netzwerkdienste; technische Beratung bei der Projektierung einschließlich Planung und Entwicklung von Netzwerken; elektrische und elektronische Apparate und Instrumente sowie deren Teile für den Gebrauch in der Telekommunikation und Nachrichtentechnik, soweit in Klasse 9 enthalten, ....". Im Verzeichnis der Beschwerdeführerin sind dabei in Klasse 9 Datenverarbeitungsgeräte

und Computer enthalten, so dass sich eine komplette Überdeckung ergibt.

2.1.6. Lediglich in den Ähnlichkeitsbereich fallen die Waren der Markeninhaberin

in Klasse 14, nämlich "Uhren und Zeitmessinstrumente". Aufgrund der aktuellen

Marktgegebenheiten steht jedoch eine funktionale Kongruenz fest, da zwischenzeitlich Telefonapparate, Mobiltelefone, Computer, Notebooks, Filmkameras etc.

über eine Funktion verfügen, mit der man die Zeit abfragen bzw. messen kann.

Aus alledem folgt, daß aufgrund der Identität bzw. der hohen Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen ein großer Abstand zwischen den zu vergleichenden

Marken eingehalten werden muß.

3.Die originäre Kennzeichnungskraft eines Zeichens wird durch seinen anhand

des Gesamteindrucks produktbezogen festzustellenden Grad der Eigenart nach

Klang, Bild bzw. Form sowie vor allem auch Sinngehalt bestimmt. Ausgangspunkt

ist die Vermutung normaler originärer Kennzeichnungskraft, soweit keine Besonderheiten der Zeichengestaltung festgestellt werden können (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 14 Rdn. 337; Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 9 Rdn. 288).

Das Widerspruchszeichen LIFE hat normalen Schutzumfang für die damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen. Das englische Wort "Life" beschreibt

die mit der Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen nicht unmittel-

bar, so dass eine ursprüngliche Kennzeichnungsschwäche entgegen der Auffassung der Markeninhaberin nicht angenommen werden kann. "Life" ist das

englische Wort für "Leben, Lebensdauer, Lebensbeschreibung" (Collins, Globalwörterbuch, 2001, Band 1) und gehört zu den Basiswörtern dieser Fremdsprache,

so dass es aufgrund der Anglisierung der deutschen Sprache allgemein verständlich ist. Nicht jeder beschreibende Anklang darf einem unmittelbar beschreibenden

Inhalt gleichgesetzt werden. Grundsätzlich haben alle eingetragenen Waren und

Dienstleistungen etwas "mit dem Leben zu tun", machen dieses vielleicht "lebenswert", oder vereinfachen das Leben. Aus naheliegenden Marketinggründen ist dieser Begriff in vielen Branchen gerade in Zusammensetzungen weit verbreitet,

um dem angesprochenen Publikum die positive Konnotation der angebotenen Waren/Dienstleistungen mit dem Leben zu vermitteln. Erst über diesen unzulässigen vermittelnden Gedankenschritt wäre aber zu erklären, weshalb z.B. Geräte

der Kommunikations- und Unterhaltungselektronik, Disketten, Spielwaren, Alarmgeräte, das Erstellen von Programmen für den Betrieb von Netzwerken etc. etwas

mit dem "Leben" zu tun haben. Allein aus dem beschreibenden Anklang kann daher keine schwache Kennzeichnungskraft abgeleitet werden. Nach der Registerlage gilt es in Klasse 9 lediglich drei Eintragungen mit "Life" in Alleinstellung (bei

insgesamt 78 Eintragungen in Verbindung mit diesem Wort), in Klasse 38 keine in

Alleinstellung von Life, bei insgesamt 24 Eintragungen. Eine Schwächung durch

Drittzeichen kommt daher nicht in Betracht. Dies im Übrigen auch deshalb nicht,

da der bloße Registerstand keine Indizwirkung für eine originäre Kennzeichenschwäche hat (Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14 Rdn. 361; Ströbele/Hacker, § 9

Rdn. 318). Eine Stärkung der Kennzeichnungskraft ist nicht geltend gemacht worden.

Es verbleibt daher angesichts der teilweise identischen, teilweise sehr ähnlichen

Waren und Dienstleistungen, die sich an das allgemeine Publikum wenden, bei

einem zu fordernden deutlichen Abstand der Marken.

4.1.1. Beim Zeichenvergleich ist keine unmittelbare Verwechslungsgefahr durch

Verhören oder Verlesen festzustellen, weil klanglich und schriftbildlich Unterschiede zwischen den Marken bestehen.

Zum einen richtet sich die Aufmerksamkeit des Publikums grundsätzlich auf den

Wortanfang. In der angegriffenen Marke tritt unübersehbar und herausgestellt

durch die Plazierung am Wortanfang der Bestandteil "T-" hervor. Dies wirkt sich

auch klanglich aus. Das "T-" ist beim klanglichen Zeichenvergleich miteinzubeziehen, denn es geht in der Aussprache des Zeichenwortes nicht unter etwa durch

Verschmelzung mit Life. Eine zusammengezogene und verwaschene Aussprache

des Konsonanten "T" mit dem folgenden Konsonanten "L" zu einer klanglichen

Verbindung ist deshalb nicht zu befürchten. Vielmehr entsteht durch den Bindestrich phonetisch eine Zäsur, weshalb die jüngere Marke wie "te leif" und dadurch

mit einer zusätzlichen Silbe ausgesprochen wird. Der harte, klangstarke Konsonant "T" und der relativ helle Vokal "e" lassen auch bei ungünstigsten Übermittlungsbedingungen ein anderes Gesamtklangbild entstehen. Selbst bei nachlässiger Artikulation wird der Unterschied zwischen "Teleif" und "leif" nicht zu überhören sein. All dies hat eine deutlich unterschiedliche phonetische Wahrnehmung zur

Folge, weshalb für den Senat ein Verhören, ebenso wie ein Übersehen der Unterschiede im Hinblick auf den bildlichen Auftritt der Marke, ausscheidet. Daher sind

die Zeichen insgesamt nur von mittlerer Ähnlichkeit.

Unter Einbeziehung aller zueinander in Beziehung stehenden, die unmittelbare

Verwechslungsgefahr begründenden Faktoren ist trotz der teilweise vorliegenden Waren- und Dienstleistungsidentität der zu fordernde Abstand der Zeichen

noch gewahrt.

4.1.2. Der Senat kommt auch nicht zur Annahme der unmittelbaren

Verwechslungsgefahr aufgrund Identität des zweiten Zeichenelements "LIFE"

unter dem Gesichtspunkt, dass nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs

der allein für die Kollision in Frage kommende Bestandteil "Life" heranzuziehen

wäre, weil der erste Bestandteil "T-" als Firmenkennzeichen als auf das Unter-

nehmen hinweisender Stammbestandteil innerhalb der mehrgliedrigen Kombinationsmarke nach der Lebenserfahrung vom Publikum außer Acht gelassen werde

und somit in der Bedeutung für den Gesamteindruck zurücktrete. Eine solche

alleinige Prägung durch den zweiten Bestandteil als der eigentlichen Produktkennzeichnung kann in den Fällen in Betracht gezogen werden, in denen sich eine

jüngere oder eine ältere Marke erkennbar aus einem bekannten oder erkennbaren

Hinweis auf ein Unternehmen und einem anderen Bestandteil zeichenmäßiger

Kennzeichnung zusammensetzt (st. Rspr seit BGH GRUR 1977, 218

- MERCOL/ESSOMARCOL). Als Unternehmenshinweis kommen neben den Firmenzeichen (vgl. etwa BGH GRUR 1996, 774 - falke-run/LE RUN; BGH GRUR

1998, 942 - ALKA SELTZER/TOGAL SELTZER; BGH GRUR 1998, 927

- Tresana/COMPO-SANA; GRUR 2001, 164, 166 ZDF Wintergarten/Wintergarten; BGH GRUR 2002, 342 - ASTRA/ESTRA-Puren), Serienstammbestandteile

(BGH GRUR 1996, 977 - DRANO/P3 drano; BGH GRUR 1998, 927, 929

- COMPO-SANA) oder sonstige Markenteile in Betracht, die wegen intensiver

Benutzung in zahlreichen mehrteiligen Kombinationsmarken eines Unternehmens

neben jeweils wechselnden sonstigen Bestandteilen als gleichbleibende Hinweise

auf einen bestimmten Hersteller verstanden werden (BGH GRUR 1999, 583, 585

LORA DI RECOARO/FLORA; Ströbele, MarkenR 2001, S 116, li Sp oben; Ströbele/Hacker, a.a.O., § 9 Rdn. 414; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl, § 14 Rdn. 205a,

208; Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14, Rdn. 395 f). Hinsichtlich beider angegriffener

Zeichen liegen die Voraussetzungen vor: Der Bestandteil "T-" ist sowohl Firmenkennzeichen der Inhaberin der jüngeren Marken als auch ein Serienstammbestandteil, der von ihr intensiv seit 1996 in zahlreichen mehrteiligen Kombinationsmarken neben jeweils wechselnden sonstigen Bestandteilen eingesetzt und daher

vom Publikum als gleichbleibender Hinweis auf sie verstanden wird.

Dieser Lebenserfahrungsgrundsatz gilt jedoch nicht ausnahmslos. Vielmehr unterliegt nach ständiger Rechtsprechung jeder Einzelfall der Würdigung aller seiner

besonderen Umstände, so daß z.B. die Art der Zeichenbildung oder die Verkehrsund Bezeichnungsgewohnheiten der entsprechenden Branchen zu einem vom

Erfahrungssatz abweichenden Ergebnis führen können (EuGH Rs. C 251/95, Sa-

bèl/Puma, Slg. 1997 I–6191 = GRUR 1998, 387, 389 f; Rs. C-39/97, CA-

NON/Metro Goldwyn Mayer, Slg. 1998 I-5507 = GRUR 1998, 922,923; Rs C-

342/97, Lloyd/Loints, Slg.,1999 I-3819 = GRUR Int 1999, 734,736; BGH GRUR

2002, 342 - ASTRA/ESTRA-Puren; BGH GRUR 2002, 167, 169 Bit/Bud; BGH

MarkenR 2004, 406 Mustang)

Der Senat hat dahingehend tatsächliche Feststellungen bereits im den Parteien

bekannten Verfahren "T-Flexitel/Flexitel" getroffen und geht dementsprechend

nicht davon aus, das Publikum werde den Bestandteil "T-" bei der Wahrnehmung

vernachlässigen. Seither haben sich nämlich keine Veränderungen in den Gewohnheiten der Branche ergeben.

4.1.2.1. Zum einen ist bereits die Art der Zeichenbildung, nämlich die Verklammerung der beiden Zeichenbestandteile durch den Bindestrich ein Umstand,

der eine gewisse Zusammengehörigkeit des Gesamtzeichens nahe legt. Darüber

hinaus ist auch wie bereits ausgeführt das "T-" nicht außer Acht zu lassen.

4.1.2.2. Zum anderen ist bei den hier angesprochenen Branchen keine Neigung

zur generellen Verkürzung von Marken festzustellen, die aus Unternehmens- und

Produktkennzeichen zusammengesetzt sind. Eine im Verfahren "T-Flexitel/Flexitel" (BPatG 29 W (pat) 15/02 u. 16/02, GRUR 2003, 64 ff.) durchgeführte umfangreiche Recherche des Senats die in der mündlichen Verhandlung nochmals

Gegenstand der Erörterung war hat ergeben, dass die Hersteller auf dem einschlägigen Warensegment in überwiegendem Maße ihre Firmen- und Produktkennzeichnung in der Werbung als miteinander in Verbindung stehend auftreten

lassen und erstere eine erhebliche Rolle spielt. Eine Werbung allein mit der Produktkennzeichnung erfolgt im Allgemeinen nur dann, wenn sich der Hersteller aus

dem jeweiligen Werbeauftritt, z. B. auf einer Zeitschriftenseite, aber auch auf

Homepages im Internetauftritt ohnehin durch die Art der Aufmachung oder in sonstiger Weise ergibt. Die Internetrecherche hat außerdem gezeigt, dass Abnehmer

und Verbraucher die Waren ebenfalls weit überwiegend mit der vollständigen

Kennzeichnung, also Hersteller und Produktmarke nebeneinander benennen.

Auch auf dem Gebiet der Internet- und Telekommunikationsdienstleistungen

(Klassen 38 und 42) erscheinen in der Werbung Firmen- und individualisierende

Kennzeichnung in der Regel gleichzeitig nebeneinander. Die Dienstleisterkennzeichnung ist zumeist in grafisch ausgestalteten Wörtern oder in bestimmter Farbgebung und Gestaltung der Bildbestandteile mit einbezogen.

Im Übrigen ist es auch für die Abnehmer der Waren und Dienstleistungen angesichts der Vielzahl der unterschiedlichen Anbieter und der unterschiedlichen Tarifstrukturen sowie der vielfältigen häufig sehr ähnlich aussehenden und in der Bauart teilweise vergleichbaren Geräte, die meist verbilligt im Paket mit den wiederum

unterschiedlich ausgestalteten Telekommunikations- und Internetdienstleistungen

angeboten werden, schon wegen der von Anbieter zu Anbieter differierenden

Grundgebühren, Preise, Boni und Zugangsmöglichkeiten praktisch unabdingbar,

sich neben der Produktkennzeichnung auch an der Hersteller- oder Dienstleisterkennzeichnung zu orientieren (vgl. OLG Düsseldorf Urt. v. 15. Dezember 1998

- 20 U 103/98 - o.tel.o.global call -/- GlobalCall und MarkenR 1999, 105 - City Plus

-/- D2-BestCityPlus). Dazu hat der Abnehmer besonders deshalb Anlass, weil jeder Tarif, jede Tarifstruktur und die Abgabe verbilligter Geräte meist nur bestimmte

Nutzungsarten und –intensitäten begünstigt und die jeweiligen Vorteile und Nachteile auch bei getrennter Abnahme von Geräten und Dienstleistungen sich in

der Regel erst nach genauerer Nachprüfung und intensivem Vergleich der einzelnen Anbieter erschließen.

Bei sonstigen elektronischen und elektrischen Geräten kommt es dem Verkehr

ebenfalls auf den Hersteller an. Es ist bekannt, dass in der Regel Geräte, Software

und Zubehör eines Herstellers miteinander kompatibel sind, dass aber mit Geräten

anderer Hersteller oder mit Software eines anderen Herstellers ausgestatteten

Geräten erhebliche Kompatibilitätsprobleme bestehen können. Daraus ergibt sich,

dass das angesprochene Publikum, auf dessen Vorstellung es maßgeblich ankommt, sehr häufig mit der Verwendung der Herstellerkennzeichnung neben der

Produktkennzeichnung konfrontiert wird, aber auch auf sie angewiesen ist. Deshalb ist davon auszugehen, dass derartige Bestandteile vom Publikum miteinbezogen werden und den Gesamteindruck der Marke mitprägen. Die Teile des Ver-

kehrs, die die jüngere Marke möglicherweise auf "LIFE" verkürzen, erscheinen

dem Senat unter diesen Umständen nicht mehr entscheidungserheblich. Im

Übrigen handelt es sich bei dem Begriff der Verwechslungsgefahr um einen

Rechtsbegriff, der normativ ausgelegt wird, was zu einer gewissen Typisierung

führt (BGH GRUR 2000, 506, 509 - ATTACHÉ/TISSERAND; Ingerl, GRUR Int

2001, 581, 587 f; Fezer, a.a.O., § 14 Rdn. 79 ff, 83 ff, 103 ff; Seibt, GRUR 2002,

465 ff; Schweizer, GRUR 2000, 923).

4.2. Wird die unmittelbare Verwechslungsgefahr durch Verhören oder Verlesen

verneint, so ist für den Senat jedoch nicht auszuschließen, dass die Vergleichsmarken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden gem. Art. 4 Abs 1

lit. b MarkenRL, § 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbsatz MarkenG und dies zu Verwechslungen führen kann.

Dabei verneint der Senat als erstes, dass es sich bei den hier einander gegenüberstehenden Zeichen lediglich um eine irgendwie geartete gedankliche Verbindung handelt. Immerhin sind Waren- und Dienstleistungsidentität bzw. deren

große Ähnlichkeit sowie eine mittlere Zeichenähnlichkeit gegeben, so dass unter

Einbeziehung der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der älteren Marke die

Gefahr von Verwechslungen als solche nicht schlechthin auszuschließen ist (vgl.

EuGH a.a.O - Sabèl/Puma; EuGH a.a.O. - Lloyds/Loint's; EuGH Rs C-425/98,

Marca Moda/Adidas, Slg. 2000 I-4861 = GRURInt 2000, 899).

Der Tatbestand der gedanklichen Verbindung von Marken stellt eine besondere

Fallgruppe innerhalb einer bestehenden Verwechslungsgefahr dar (vgl. EuGH

a.a.O. Marca Moda/Adidas Rdn 34; EuGH a.a.O. - Sabèl/Puma), die als mittelbare und als Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne anerkannt ist (BGH GRUR

2002, 171 - Marlboro-Dach; Berlit, Das neue Markenrecht, 5. Aufl., S. 96, 100). Ihr

Wesen ist es, dass der Unterschied der Marken gesehen wird und sie nicht unmittelbar miteinander verwechselt werden können, jedoch Gemeinsamkeiten aufweisen, die beim Publikum Anlass geben anzunehmen, dass die damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen

- bei mittelbarer Verwechslungsgefahr - oder aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen - bei Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne - stammen.

Das Publikum unterliegt somit einem Irrtum über die Herkunft und die Qualitätskontrolle des Produkts in Bezug auf die Waren oder Dienstleistungen. Voraussetzung hierfür ist jedoch weiter nach ständiger Rechtsprechung, dass die Marken

einen identischen bzw. wesensgleichen Bestandteil mit Hinweischarakter auf den

Inhaber der älteren Marke aufweisen, der als gemeinsamer Stammbestandteil

erscheint, während die Abweichungen lediglich den Eindruck einer besonderen

Einzelproduktkennzeichnung erwecken. Dies ist der Fall, wenn das Publikum an

eine bereits bestehende Markenserie mit diesem Bestandteil gewöhnt ist, wenn

ein als Firmenkennzeichen der Widerspruchsmarke verwendeter Markenteil in der

jüngeren Marke auftritt, wenn es sich um ein besonders charakteristisches Element handelt oder wenn es erhöhte Verkehrsgeltung beanspruchen kann (BGH

GRUR 1996, 200 - Innovadiclophlont; BGH GRUR 1999, 587 - Cefallone; BGH

GRUR 2000, 886, 887 - Bayer/BeiChem; BGH GRUR 2002, 542 BIG; Berlit

a.a.O.). In dieser Konstellation verbindet das Publikum die Zeichen gedanklich in

der Weise, dass es die jüngere Marke als dem Unternehmen des eingeführten

älteren Zeichen zugehörig ansieht und somit eine Verwechslung hinsichtlich der

wirtschaftlichen Unternehmenszugehörigkeit und damit der Produktherkunftsidentität der Marken entstehen kann. Diese Rechtsprechung beruht auf der im

Verkehr bestehenden Übung mancher Unternehmen, sich eines Stammzeichens

für ihre Waren zu bedienen und dieses - dabei als solches erkennbar bleibende -

Stammzeichen für einzelne Warenarten zu deren Kennzeichnung abzuwandeln.

Damit kann dem Versuch einer irrigen Herkunftszurechnung in den Fällen sog.

Markenusurpation durch eine jüngere Marke entgegengewirkt werden und die

Marke kann ihre Aufgabe als wesentlicher Bestandteil des Systems eines unverfälschten Wettbewerbs erfüllen.

Die Voraussetzungen liegen hier jedoch nur insoweit vor, als alle genannten Kriterien umgekehrt gelagert sind. Der danach allein für eine Kollision in Frage kommende und beiden Marken gemeinsame Wortbestandteil "Life" ist weder ein Fir-

menkennzeichen noch Stammbestandteil einer auf ihr Unternehmen hinweisenden

Zeichenserie, auch nicht besonders charakteristisch und hervortretend oder als

besonders kennzeichnungsstark geeignet, zum Aufbau als Stammbestandteil abstrakt in Frage zu kommen. Er kann auch keine Verkehrsgeltung beanspruchen.

Hingegen sind das Firmenkennzeichen und der Serienbestandteil

"T-" allein auf Seiten der jüngeren Marke zu finden und zwar nicht als beiden Marken gemeinsamer zur Kollision sich anbietender Bestandteil, sondern als dem gemeinsamen Element hinzugefügter, aufgrund intensiver Benutzung auch bekannter und damit besonders kennzeichnungskräftiger Unternehmenshinweis.

Soweit in der nationalen Rechtsprechung des BGH Fälle mit ähnlicher Fallkonstellation entschieden worden sind, hat der BGH zum einen die Prüfung auf eine

mittelbare Verwechslungsgefahr nicht vorzunehmen brauchen, weil bereits unmittelbare Verwechslungsgefahr bejaht wurde und zwar aufgrund Außerachtlassung

des Unternehmenshinweises. Es verblieb nämlich bei dem von ihm aufgestellten

Lebenserfahrungsgrundsatz, dass unternehmenshinweisende Bestandteile außer

Betracht bleiben, weil sich der Verkehr in der Regel an der Produktbezeichnung

orientierte (BGH GRUR 1996, 404 - Blendax Pep/Pep), die Branchengewohnheiten dazu führten (BGH WRP 1989,755 - Nitrangin ISIS / Nitrangin; GRUR 2001,

164,166 Wintergarten/ZDF Wintergarten) oder die individuelle Gestaltung der

Zeichen dies nahe legte (BGH GRUR 1996, 977 - P 3-drano/DRANO; GRUR

2001, 167 - American Bud/Bit; GRUR 2002,542 - BIG LASTER / BIG; GRUR

2002, 342 - ESTRA PUREN/ASTRA). In weiteren, dem vorliegenden Fall gleichgelagerten Verfahren, in denen keine unmittelbare Verwechslungsgefahr vorlag, weil

z.B. aufgrund einer Branchenübung der Herstellerhinweis als prägend für den Gesamteindruck der Marke miteinzubeziehen war (BGH GRUR 1996, 774 - Juwel

von Klingel/Juwel; GRUR 96, 774 - falke-run / LE RUN; WRP 1998,988 - BRANDT

ECCO / ECCO II, GRUR 2001, 167 - Anheuser Busch Bud/Bit; LORA DI

RECOARO/FLORA; GRUR 1996, 200, 202 - Innovadiclophlont / Diclophlogont)

hatte der BGH es abgelehnt die Marken daraufhin zu prüfen, ob sie gedanklich

miteinander in Verbindung zu bringen seien, zum Teil mit dem Argument, dass es

sich gerade nicht um die Übereinstimmung im Stammbestandteil handle oder nicht

jede gedankliche Verbindung entsprechend der Entscheidung des EuGH zu

Sabèl/Puma (a.a.O.) von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, Art. 4 Abs. 1 lit b MarkenRL

umfasst sei. Soweit sich der BGH allerdings im Zusammenhang mit der konkreten

Ausstattung zweier Wort-/Bildmarken (GRUR 2002, 171, 175 - Marlboro-Dach)

dennoch zur Prüfung einer "Verwechslungsgefahr im Sinne eines gedanklichen In-

Verbindung-Bringens" (Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens oder Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn) äußerte, sah er keinen

Anlass, als bislang Feststellungen dafür fehlten, dass sich die Klagemarke

allgemein zu einem Hinweis auf das Unternehmen der Klägerin entwickelt hat,

was er für notwendig hielt.

In der nationalen Literatur wird Zurückhaltung empfohlen bei der Annahme, dass

eine Verwechslungsgefahr aufgrund eines Serienzeichens der jüngeren Marke

angenommen werden könne (Ströbele/Hacker, a.a.O., § 9 Rdn. 469 mwN). Dies

wurde jedoch in einem Beschluss des BPatG als fraglich angesprochen, blieb

dann aber aufgrund der dort aus anderen Gründen ableitbaren mittelbaren Verwechslungsgefahr als für die Entscheidung nicht notwendig zu beantworten dahingestellt (BPatG GRUR 2002, 438 - Wischmax).

Der EuGH hatte bislang noch keinen Anlass zu dieser Art von Fallgestaltung Stellung zu nehmen, da die Vorlage des Bundespatentgerichts (GRUR 2003, 64 ff.

- T-Flexitel/Flexitel) aufgrund der Rücknahme der Anmeldung der jüngeren Marke

nicht entschieden wurde. In der Entscheidung Sabèl/Puma (a.a.O.) kam es lediglich auf die bildliche Ähnlichkeit im Sinne einer begrifflichen Gleichheit an und ein

Eingehen auf die hier vorliegende Problematik erübrigte sich.

Die vorliegende Fallkonstellation ist in den Prüfungsrahmen der mittelbaren bzw.

der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne miteinzubeziehen, und zwar unter

dem Gesichtspunkt, dass das Publikum gleichwohl einer Verwechslung

unterliegen kann, wenn es der Widerspruchsmarke als identischer Teil einer

Marke aus den Markenserien mit "T-" begegnet und da es die Prioritätslage nicht

kennt sie der Inhaberin der angegriffenen Marken irrigerweise zurechnet. Auf

diese Weise können die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht

werden.

Dabei macht es keinen Unterschied in der weiteren Beurteilung durch den Senat,

ob sich diese gedankliche Verbindung als mittelbare Verwechslungsgefahr aufgrund des auf das Unternehmen hinweisenden Serienbestandteils oder als Firmenkennzeichen ableitet. Hinsichtlich letzterer Variante der gedanklichen Verbindung beruht die irrige Zuordnung der Produktherkunftsidentität durch die Verbraucher auf falschen Vorstellungen über die wirtschaftlichen Verbindungen der Unternehmen der sich gegenüberstehenden Zeicheninhaber. Die Rechtsprechung erkennt sie in den Fällen an, in denen das Publikum zwar bemerkt, dass es sich bei

den Zeicheninhabern um zwei unterschiedliche Unternehmen handelt, aber aufgrund der Zeichenbildung annimmt, dass zwischen beiden Unternehmen wirtschaftliche Verflechtungen dergestalt bestehen, dass sie miteinander fusionierten

oder dass lizenzvertragliche Beziehungen bzw. sonstige wirtschaftliche Abhängigkeiten bestehen (EuGH Rs C-317/91, Quattro/Quadra, Slg. 1993 I-6227 Rdn. 36

38 = GRURInt 1994,168; Plus Rs. C-255/97, Slg. 1999 I-2835 = MarkenR 1999,

234; Deenik Rs. C 63/97, Slg. 1999 I-905 ; BGH GRUR 1991, 317, 318

- MEDICE; GRUR 1997, 311, 313 Yellow Phone; 2000, 608 ARD-1; BPatG

Mitt. 2001, 79, 80 CASTEL DEL MONTE). Davon ausgehend kann die ältere

Marke hier ihre Hauptfunktion, die darin besteht, dem Abnehmer die Qualitätskontrollidentität der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, nicht erfüllen (EuGH Rs. C-9/93 Slg. I-2789 - Ideal Standard II = GRUR Int

1994, 614 Rdn. 37; HAG II C-10/89, Slg. 1990 I 3711 Rdn. 13; - CANON a.a.O.).

Trotz der Umkehr der Fallgestaltung im Vergleich zu den oben angeführten Entscheidungen, läßt sich für den Senat hier eine Parallele ziehen und eine gedankliche Verbindung im Sinne von Art. 4 Abs. 1 lit. b MarkenRL, § 9 Abs. 1 Nr. 2

MarkenG herstellen: Das Publikum nimmt dadurch, dass die ältere Marke der

jüngeren Marke als Bestandteil ihrer Markenserie identisch einverleibt ist, in gleicher Weise eine unrichtige Dienstleister- oder Produktidentitätszuordnung der

Marke vor. Es hat Anlaß zu glauben, die betreffenden Waren oder Dienstleistungen stammten aus demselben Unternehmen bei Wahrnehmung des Mar-

kenelements "T-" oder es bestünden wirtschaftliche Verbindungen zwischen den

Markeninhabern (EuGH, a.a.O. CANON, Rdn. 28). Diese Annahme lässt sich

nämlich zum einen aus einer Übung der Beschwerdegegnerin selbst ableiten.

Diese hat für ihre verschiedenen konzernmäßig verbundenen Töchter verschiedene unterschiedliche Markenfamilien aufgebaut, die jedoch alle den Bestandteil "T-"

gemeinsam haben. Hier wird zu Recht eine betriebliche Verflechtung, Lizenzvergabe oder ähnliches angenommen. Auch bei den Wettbewerbern ist diese Praxis

in den vergangenen Jahren geübt worden. So hat z.B. A… im Zusammenhang

mit der Einrichtung eines ISDN-Anschlusses ein verbilligtes Internet-Modem einer

anderen Firma angeboten und D2 M… bei Abschluß eines Mobilfunkvertrages ein Handy der Fa. S…, das mit D2 gekennzeichnet war. Die Mar

keninhaberin selbst hat im Herbst 2004 verlautbart, Produkte der Firma M…

anbieten zu wollen. Im konkreten Fall hat die Beschwerdeführerin zum Nachweis

der tatsächlich bestehenden wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen ihr und der

Beschwerdegegnerin durch Vorlage von Rechnungen nachgewiesen, dass sie im

dritten Quartal 2003 im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung eine

mengenmäßig im vierstelligen Bereich liegende Anzahl von Computern, die mit

ihrer Marke gekennzeichnet waren, an die Beschwerdegegnerin zum Weiterverkauf in ihren Verkaufsstellen geliefert hat. Kooperationen und finanzielle Verflechtungen der Konkurrenten auf diesem Markt sind für das Publikum also nicht

ungewöhnlich.

Angesichts solcher Branchenübungen ist zwar für das Publikum letztendlich noch

der Inhaber der älteren Marke als solcher individuell bestehend erkennbar. Er

steht jedoch nicht mehr alleine für sich, sondern wird entweder dem Betriebsverbund des anderen organisatorisch oder als wirtschaftlich verbunden zugerechnet. Dies läßt auf eine völlig andere wirtschaftliche Situation der Markeninhaberinnen zueinander schließen, insbesondere im Sinne der Werbefunktion der

Marke nur für einen ganz bestimmten Herkunftsbetrieb. Damit verschiebt sich die

Produktverantwortlichkeit dem Publikum gegenüber. Da jedoch auch diese in die

Bewertung der Verwechslungsgefahr mit einzubeziehen ist, liegt eine mit den

bisher entschiedenen Fällen vergleichbare Situation vor. Es handelt sich um Fälle,

in denen es um die in der Praxis zunehmend zu verzeichnende Tendenz insbesondere großer Unternehmen - geht, dem eigenen bekannten Firmenkennzeichen oder erkennbaren Herstellerzeichenelement die prioritätsältere Marke

eines anderen hinzuzufügen. Hierbei findet wie bereits ausgeführt - im Vergleich

zu den bisher von der Rechtsprechung erfassten Fällen eine Verlagerung aller

Kriterien für die Voraussetzungen zur Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr auf die jüngere Marke statt, was eine Zurechnung der älteren Marke zum

Inhaber des Unternehmens der jüngeren Marke zur Folge hat.

Würde hier die Annahme einer gedanklichen Verbindung verneint mit der Begründung, sie sei immer nur dann anzunehmen, wenn sich diese Voraussetzungen

ausschließlich auf Seiten der älteren Marke befinden, so wäre damit in solchen

Fällen die Möglichkeit zu Markenusurpationen eröffnet, wie in der deutschen Literatur erörtert und als problematisch im Rahmen der Prägetheorie des BGH diskutiert (vgl. Eisenführ, Festschrift für Vieregge, 1995, S. 175 ff.; ders. in GRUR 1995,

810, 811; 1996, 547 f. und S. 977 ff.; Hacker, GRUR 1996, 92, 97 f.; Tilmann,

GRUR 1996, 701, 703; Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14 Rdn. 764; Jaeger, MarkenR

1999, 217, 220 f; Krings, WRP 2000, 931, 934 re. Sp.; Kliems, GRUR 2001, 635,

642 f; Ströbele, MarkenR 2001, 106, 112; Grabrucker, Festschrift für Eisenführ,

2003, 3 ff.).

Aufgrund der o.g. Tatsache, dass das Publikum gedanklich die ältere Marke der

jüngeren Markenserie "einverleiben" wird, und es dadurch zu einer fehlerhaften

Dienstleister- und Produktidentitätszuordnung kommen wird, ist im vorliegenden

Fall Verwechslungsgefahr anzunehmen, mit der Folge, dass die prioritätsjüngere

Marke der Beschwerdegegnerin durch das Deutsche Patent- und Markenamt zu

löschen ist.

5.Die Rechtsbeschwerde war gem. § 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zuzulassen, da

es sich bei der Frage der gedanklichen Verbindung, in den Fällen, in denen die

ältere Marke unrichtig dem Unternehmen des Inhabers des jüngeren Zeichens

zugerechnet oder eine wirtschaftliche Abhängigkeit angenommen wird, um eine

solche von grundsätzlicher Bedeutung handelt. Da es insbesondere auch auf die

richtlinienkonforme Anwendung von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i.V.m. Art. 4 Abs. 1

lit.b MRRL ankommt, hatte der Senat in einem vergleichbar gelagerten Fall

(BPatG GRUR 2003, 64 ff. T-Flexitel/Flexitel), der insbesondere auch die Beschwerdegegnerin des zu entscheidenden Verfahrens betroffen hatte, die zu beantwortende Rechtsfrage in einem Vorlagebeschluss gem. Art. 234 EGV an den

EuGH formuliert. Da die Beschwerdegegnerin die Anmeldung im Vorlageverfahren

zurückgenommen hatte, ist es zu einer Entscheidung des EuGH nicht gekommen.

Nachdem die Vorlage der Instanzgerichte zum EuGH gem. Art. 234 Abs. 2 EGV

fakultativ ist, hat sich der Senat nunmehr vorliegend entschieden, nicht erneut

vorzulegen, sondern die Rechtsfrage selbst zu entscheiden und die Rechtsbeschwerde zum BGH zuzulassen. Dies deshalb, weil bei der Abwägung, welcher

Vorgehensweise der Vorzug zu geben ist, die Frage einer etwaigen Konkurrenz

zwischen dem Erlass eines Beschlusses mit Zulassung der Rechtsbeschwerde

zum BGH und eines Vorlagebeschlusses des Bundespatentgerichts zum EuGH,

die noch nicht entschieden ist, eine Rolle spielt. Wird eine an sich gebotene

Vorlage nicht durchgeführt, ist nach Auffassung des Senats die Zulassung der

Rechtbeschwerde zwingend, um die Vorlagemöglichkeit nicht zu vereiteln (so

auch Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 83 Rdn. 16; Ströbele/Hacker, a.a.O. § 83 Rdn. 101).

Der BGH hat in seiner Entscheidung vom 02.10.2002 (GRUR 2003, 546 ff.

- TURBO-TABS) zur Frage der Vorlage durch ein Instanzgericht an den EuGH nur

insoweit Stellung genommen, als er sich der konkreten Betrachtungsweise hinsichtlich der Vorlagepflicht gem. Art. 234 Abs. 3 EGV angeschlossen hat. Die Frage nach der abstrakt-institutionellen bzw. konkreten Betrachtungsweise, d.h. ob

nur Obergerichte von der Vorlagepflicht gem. Art. 234 Abs. 3 EGV betroffen sind,

oder auch Instanzgerichte, wenn gegen ihre Entscheidung im Einzelfall kein

Rechtsmittel mehr möglich ist, wird in der Literatur überwiegend in dem Sinne be-

antwortet, dass auch für Instanzgerichte um möglichst lückenlosen Rechtsschutz

zu gewähren eine Vorlagepflicht besteht (Huber, Das Recht der Europäischen

Integration, 2. Aufl., § 21 Rdn. 34; Schwarze, EU-Kommentar, 2000, Art. 234

Rdn. 41; Lenz/Borchardt, EGV, Art. 234 Rdn. 19).

Der BGH hat dazu ausgeführt, dass das Bundespatentgericht als letztinstanzliches

Gericht im Sinn von Art. 234 Abs. 3 EGV entscheidet, wenn es nach § 83 Abs. 2

S. 1 MarkenG die Rechtsbeschwerde nicht zulässt, da eine Nichtzulassungsbeschwerde nicht existiert.

Da der Senat von der Vorlagemöglichkeit an den EuGH keinen erneuten Gebrauch machen will, da insbesondere zur gleichgelagerten Frage ein weiteres

Vorabentscheidungsgesuch beim EuGH anhängig ist (Rs. C 120/04

- THOMSON LIFE/LIFE), muss er wegen § 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG die

Rechtsbeschwerde zulassen, damit der BGH sich zur Rechtsfrage äußern kann.

Eine Nichtzulassung der Rechtsbeschwerde und gleichzeitig die Nichtvorlage an

den EuGH wäre willkürlich und würde einen Verstoß gegen Art. 101 Abs. 1 S. 2

GG darstellen.

Grabrucker Fink Dr. Mittenberger-Huber

Hu

Urteil vom 30.04.2015

2 ZA (pat) 10/14 vom 30.04.2015

Urteil vom 23.07.2015

2 Ni 20/13 (EP) vom 23.07.2015

Urteil vom 16.06.2016

10 W (pat) 20/16 vom 16.06.2016

Anmerkungen zum Urteil