Urteil des BPatG vom 03.11.2004
BPatG (Marke, Klasse, Verwechslungsgefahr, Eugh, Publikum, Unternehmen, Verbindung, Bestandteil, Betrieb, Zeichen)
BPatG 154
6.70
BUNDESPATENTGERICHT
29 W (pat) 195/02
_______________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
3. November 2004
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
- 2 -
…
betreffend die Markenanmeldung 300 46 912.8
hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 3. November 2004 unter Mitwirkung der Vorsitzen-
den Richterin Grabrucker, der Richterin Fink und der Richterin am Amtsgericht
stVDir Dr. Mittenberger-Huber
beschlossen:
Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts vom 26.06.2002 wird aufgehoben. Das
Deutsche Patent- und Markenamt wird angewiesen, die Löschung
der Marke 300 46 912 anzuordnen.
Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.
G r ü n d e
I.
Gegen die Eintragung der unter Nummer 300 46 912.8 im Markenregister einge-
tragenen und am 20.07.2000 veröffentlichten Wortmarke
T-Life
- 3 -
ist Widerspruch eingelegt worden im Hinblick auf die Waren und Dienstleistungen
"Elektrische, elektronische, optische, Mess-, Signal-, Kontroll-
oder Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9
enthalten); Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbei-
tung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenles-
bare Datenaufzeichnungsträger; Verkaufsautomaten und Me-
chaniken für geldbetätigte Apparate; Datenverarbeitungsgeräte
und Computer;
Uhren und Zeitmessinstrumente; Druckereierzeugnisse, insbe-
sondere bedruckte und/oder geprägte Karten aus Karton oder
Plastik; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate);
Büroartikel (ausgenommen Möbel); Spiele, Spielzeug, gymnasti-
sche Geräte und Sportgeräte (soweit in Klasse 28 enthalten);
Telekommunikation; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen
für die Telekommunikation, insbesondere für Funk und Fernse-
hen; Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; Veröffentlichung und
Herausgabe von Büchern, Zeitschriften und anderen Drucker-
zeugnissen sowie entsprechenden elektronischen Medien (ein-
schließlich CD-ROM und CD-I);
Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstlei-
stungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten
zu und Betrieb von Datenbanken, sowie Sammeln und Liefern
von Daten, Nachrichten und Informationen; Vermietung von Da-
tenverarbeitungseinrichtungen und Computern; Projektierung
und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation;"
aus der prioritätsälteren, am 22.02.1999 eingetragenen, Wortmarke 398 49 644.7
LIFE
- 4 -
eingetragen für die Waren und Dienstleistungen
"Fotographische Filme, Filme für Film- und Videokameras; elektri-
sche Haushaltsgeräte, soweit in Klasse 7 enthalten, insbesondere
Saftpressen, Entsafter, Kaffeemühlen, Mixer, einschließlich Hand-,
Stab- und Standmixer, Küchenmaschinen, Küchenmesser, Brot-
schneidemaschinen, Zerkleinerungsgeräte, Dosenöffner; Fussel-
rasierer, Bügelmaschinen; elektrisch betriebene Werkzeuge, so-
weit in Klasse 7 enthalten, insbesondere Bohrmaschinen, Schleif-
maschinen, Bohrschrauber, Hobelmaschinen, Fräsmaschinen,
Sägen, Heckenscheren; Rasenmäher; Müllzerkleinerer; Staub-
sauger; Handwerkzeuge, soweit in Klasse 8 enthalten, einschließ-
lich Bohrer, Gartenwerkzeuge, Wagenheber, elektrische Rasier-
apparate, elektrische Haarschneidemaschinen, elektrische Haar-
entfernungsgeräte; Geräte der Kommunikations- und Unterhal-
tungselektronik sowie deren Teile, soweit in Klasse 9 enthalten,
insbesondere Radios, Autoradios, Schallplattenspieler, Kassetten-
rekorder, Kopfhörer, Videokameras und -rekorder, CD-Player,
Tonbandgeräte, Ton- und Bildaufzeichnungs-, Übertragungs-, Ver-
stärkungs- und Wiedergabegeräte, Lautsprecher, Fernsehgeräte,
Videospiele (zum Anschluß an ein Fernsehgerät), Videokassetten
(bespielte und unbespielte), Schallplatten, Audiokassetten (be-
spielte und unbespielte), Antennen, Radiorekorder, Projektoren,
Equalizer, Mikrofone, Bildschnittgeräte, Diktiergeräte, Funksprech-
geräte, Überwachungsapparate und -geräte und daraus zusam-
mengestellte Anlagen; elektrische und elektronische Rechenma-
schinen, einschließlich Taschenrechner; elektronische Datenver-
arbeitungsgeräte, Computer und Computer-Peripheriegeräte so-
wie deren Teile, soweit in Klasse 9 enthalten, einschließlich Spiel-
computer, Heimcomputer, Notebooks, Monitore, Aktivboxen, Da-
teneingabe- und ausgabegeräte (einschließlich Tastatur, Joy-
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sticks, Gamepad und Maus), Scanner, Drucker, Druckerschnitt-
stellenumwandler, Terminals, Schnittstellenkarten, Disketten, CD-
Roms, Festplatten, Laufwerke aller Art (extern und intern), Spei-
chermodule, Speichersysteme (extern und intern), im wesentli-
chen bestehend aus Speichermedien, einschließlich optischen, di-
gitalen oder magnetischen Speichermedien und PC-Einsteckkar-
ten sowie dazugehörige Schreib- und Leseeinheiten, CD-Brenner,
Hauptplatinen, Computereinsteckteile, Modems, ISDN-Karten,
Soundkarten, Grafikkarten, digitale Kameras, auf Datenträgern
gespeicherte Programme; Computerspiele; Fotokopierapparate,
Foto-Stative, Blitzlichtgeräte und -lampen, fotographische Belich-
tungsmesser, Filmkameras, Filmwiedergabegeräte, Diapositive,
Diarahmen; Massagegeräte, Thermometer für medizinische
Zwecke, Blutdruckmeßgeräte, Pulsmesser; elektrische Haushalts-
geräte, soweit in Klasse 11 enthalten, insbesondere Kaffee- und
Teemaschinen, Toaster, Schnellkochtöpfe, Dampfdrucktöpfe, Grill-
geräte, Friteusen, Herde, Mikrowellenöfen, Kühlschränke, Kühlbe-
hälter, Warmwasserbereiter, Wasserkocher, Heizplatten, Eierko-
cher, Joghurtbereiter, Waffeleisen, Eismaschinen und -geräte,
Dörrapparate für Obst, Flaschenwärmer für Babies, Heizgeräte
einschließlich Heizlüfter und Heizstrahler, Klimaapparate, Luftbe-
feuchter, Ventilatoren, Haartrockner, Bräunungsgeräte, elektrische
Lampen und Leuchten (ausgenommen für fotographische und me-
dizinische Zwecke), einschließlich Taschenlampen, Gartenlam-
pen, Fahrrad- und Kraftfahrzeugleuchten; Schreibmaschinen,
Frankiermaschinen; Druckereierzeugnisse, insbesondere Bücher,
Manuals, Zeitschriften, Lehr- und Unterrichtsmaterial betreffend
die in Klasse 9 genannten Waren, nicht jedoch Bücher, Zeitschrif-
ten und Magazine für den allgemeinen Vertrieb; Geräte und Be-
hälter für Haushalt und Küche, soweit in Klasse 21 enthalten,
Glasbehälter, Tafelgeschirr (nicht aus Edelmetall), Küchen- und
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Kochgeschirr, Kochtöpfe und Bräter (aus Metall), Wasserkessel,
Bratpfannen, Siebe, Backformen, Schneebesen, Kochlöffel,
Schöpfkellen; elektrische Zahnbürsten; Dampfreiniger; Spiele,
Spielwaren und Spielgeräte für Kinder und Erwachsene, soweit in
Klasse 28 enthalten, insbesondere Puppen und Puppenbeklei-
dung, elektronische Spiele, ferngesteuerte Autos, Flugzeuge und
Schiffe; Turn- und Sportgeräte, Fahrrad-Heimtrainer, Gartenspiele,
Spieltische für Tischfußball, Spielwürfel; Installation, Wartung und
Reparatur von Netzwerken; Verarbeitung und Weiterleitung von
elektronisch übermittelten Daten, Betrieb von Netzwerken zur
Übertragung von Daten, Bildern und Sprache, Offline- sowie On-
line-Multimediadienste, transportspezifische Fest- und Mobilfunk-
dienste sowie Telematikdienste; Mehrwertdienste bei der Benut-
zung der Netzwerke, im wesentlichen Datenbankdienste, nämlich
Sammeln, Aufbereiten, Aktivieren, Speichern und Abrufen von
Datennachrichten sowie entgeltliche Informationsdienste, Bestell-
dienste und Sprachdienste, nämlich Telefonieren, Sprachspei-
cherdienste, Anrufweiterleitung von Kurzmitteilungen, Auskunfts-
dienste, Konferenzschaltungen; Betrieb eines Callcenters, sämtli-
che vorgenannten Dienstleistungen, soweit in Klasse 38 enthalten;
Vermietung der in Klasse 9 genannten Waren und deren Zubehör,
zuzüglich belichtete Filme und Spielfilme, Audio-Video, bespielte
und unbespielte Magnetbänder, -folien und -platten für die Auf-
zeichnung und Wiedergabe von Bild und/oder Ton, bespielte und
unbespielte Bänder und Filme für Ton- und/oder Bildaufzeichnun-
gen; Entwicklung, Erstellung und Wartung von Programmen für
den Betrieb von Netzwerken sowie der in Klasse 9 genannten Wa-
ren, technische Beratung bei der Projektierung von Geräten, Ein-
richtungen und Anlagen für Netzwerkdienste; technische Beratung
bei der Projektierung einschließlich Planung und Entwicklung von
Netzwerken; elektrische und elektronische Apparate und Instru-
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mente sowie deren Teile für den Gebrauch in der Telekommuni-
kation und Nachrichtentechnik, soweit in Klasse 9 enthalten, ein-
schließlich ISDN-Anlagen, Telefonapparate, digitale Telefonappa-
rate, schnurlose Telefonapparate, Mobiltelefone, Display-Funkruf-
Empfänger, Telefonhörer, Anrufbeantworter, Fernkopierer (Tele-
fax), Wechselsprechapparate, Freisprechanlagen, vorstehende
Waren einschließlich zugehöriger Peripheriegeräte, soweit in
Klasse 9 enthalten; Sende- und Empfangsgeräte für die Nach-
richtentechnik und Datenübermittlung, einschließlich Antennen,
Parabolantennen, Receiver, Dekoder, Modems, Konverter, Mikro-
wellenkonverter, Verstärker, Hohlleiter, Antennenanschlußbuch-
sen, Breitband-Kommunikationsanlagen; Alarmgeräte und -anla-
gen, soweit in Klasse 9 enthalten; Brillen (Optik), Brillenetuis; elek-
trische Haushaltsgeräte, soweit in Klasse 9 enthalten, insbeson-
dere Folienschweißgeräte, Personen- und Küchenwaagen,
Lockenstäbe, elektrische Bügeleisen; Thermometer, Wetterstatio-
nen; Fahrradcomputer; Kabel, Kabelklemmen, Steckverbinder,
Stecker, Batterien, Akkumulatoren und Netz-, Lade- und Strom-
versorgungsgeräte für sämtliche der vorgenannten Waren in Klas-
se 9."
Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den
Widerspruch der Beschwerdeführerin mit Beschluss vom 26.06.2002 zurückge-
wiesen. Auch unter Berücksichtigung der teilweisen Identität bzw. hohen Ähnlich-
keit der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen und der kennzeichnungs-
schwachen Widerspruchsmarke wiesen die sich gegenüberstehenden Marken
keine erheblichen Gemeinsamkeiten auf, so dass Verwechslungen nicht zu er-
warten seien.
Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.
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Zur Begründung führt sie im Wesentlichen aus, dass das "T-" lediglich eine Her-
stellerangabe darstelle und damit weitgehend in den Hintergrund trete, weil der
Verkehr die Waren meist nicht nach dem Namen des Herstellers unterscheide. Ein
konkreter Produktbezug sei daher nur über den Bestandteil "Life" möglich, dieser
sei aber mit der Widerspruchsmarke identisch, weshalb Verwechslungsgefahr be-
stehe. Die Widersprechende hat darüber hinaus auf die Entscheidungen des
29. Senats zu "T-Flexitel/Flexitel" und "T-Innova/Innova" hingewiesen und dar-
gelegt, dass es sich vorliegend um eine ähnliche Konstellation handle. Die jeweils
älteren Marken "Flexitel", "Innova" und "Life" verfügten über eine durchschnittliche
Kennzeichnungskraft. Im Fall von "Innova" sei eine Verwechslung wegen gedank-
lichen Inverbindungbringens angenommen worden, da "Innova" Bestandteil des
Firmennamens der älteren Marke sei. Dies sei bei "Life" zwar nicht der Fall, die
Interessenlage sei aber vergleichbar, wenn eine Marke übernommen wird, die
nicht Unternehmenskennzeichen ist, da es zur irrtümlichen Annahme der Koope-
ration der beteiligten Unternehmen beim Verbraucher kommen könne. Dies sei
insbesondere dann festzustellen, wenn der Inhaber der jüngeren Marke ein Kon-
zern mit starker Marktstellung sei. Von diesem Gedanken sei auch die Vorlage-
entscheidung des 29. Senats an den EuGH im Verfahren "T-Flexitel/ Flexitel"
getragen, wonach durch den Aufbau einer Serie beim jüngeren Unternehmen und
dem "Einverleiben" der älteren in die jüngere Marke(nserie) beim Publikum eine
unrichtige Dienstleister- und Produktidentitätszuordnung vorgenommen werde.
Die Beschwerdeführerin beantragt,
den Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 vom 26. Juni 2002
aufzuheben und die Löschung der Marke anzuordnen
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Die Beschwerdegegnerin beantragt (Bl. 25 d. A.),
die Beschwerde zurückzuweisen.
Zur Begründung verweist sie darauf, dass nach der Rechtsprechung des BGH zur
Beurteilung der zeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr der beiden gegenüber-
stehenden Bezeichnungen auf den Gesamteindruck des jeweiligen Zeichens ab-
zustellen sei. Vorliegend sei bei den Zeichen T-Life und LIFE weder eine klangli-
che noch eine schriftbildliche Ähnlichkeit zu erkennen. Bei der Betrachtung sei
insbesondere das "T-" mit einzubeziehen, da es sich dabei nicht um eine Herstel-
lerangabe, sondern eine Produktbezeichnung handle. Dies ergebe bereits die
Verkehrsbefragung aus dem Jahr 2002 zur Bekanntheit der Bezeichnung "T-".
Somit komme gerade nicht nur dem Zeichenbestandteil "Life" eine prägende Wir-
kung zu, sondern der Gesamteindruck des Zeichens T-Life sei zu berücksichtigen.
II.
1. Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig und erfolgreich.
Nach Auffassung des Senats besteht zwischen den Marken im Umfang der Iden-
tität bzw. Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen der sich gegenüberstehen-
den Marken die Gefahr von Verwechslungen gem. §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1
Nr. 2 MarkenG.
2. Nach der Rechtsprechung des EuGH zu Art. 4 Abs. 1 lit. b MarkenRL, die für
die Auslegung der in Umsetzung dieser Richtlinienbestimmung erlassenen Vor-
schrift des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG von maßgeblicher Bedeutung ist, ist die
Frage der Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung der Umstände des Ein-
zelfalls umfassend zu beurteilen. Zu den dabei maßgebenden Umständen gehö-
ren insbesondere der Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarke, die gedankliche
Verbindung, die das jüngere Zeichen zu ihr hervorrufen kann, sowie der Grad der
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Ähnlichkeit zwischen den Marken und zwischen den damit gekennzeichneten Wa-
ren und Dienstleistungen. Bei der umfassenden Beurteilung ist hinsichtlich der
Ähnlichkeit der Marken auf den Gesamteindruck abzustellen, den diese hervorru-
fen, wobei insbesondere die sie dominierenden und unterscheidenden Elemente
zu berücksichtigen sind. Hierbei kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke
auf den Durchschnittsverbraucher der jeweils in Frage stehenden Waren und
Dienstleistungen wirkt (vgl. EuGH GRUR 1998, 387 – Sabèl/Puma; BGH GRUR
1996, 198 – Springende Raubkatze; GRUR 1996, 200 – Innovadiclophlont). Die
umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr impliziert auch eine gewisse
Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere
der Ähnlichkeit der Marken und der damit gekennzeichneten Waren und Dienstlei-
stungen. So kann ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Wa-
ren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken
ausgeglichen werden und umgekehrt (EuGH GRUR Int. 1998, 875, 876 f. - Canon;
GRUR Int. 2000, 899 – Adidas/Marca Moda; BGH GRUR 2000, 506, 508
- ATTACHE/ TISSERAND; GRUR 2002, 167 - Bit/Bud mwN). Nach diesen Grund-
sätzen ist vorliegend die Gefahr von Verwechslungen gegeben.
2.1. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind
nach der Rechtsprechung des EuGH und des BGH alle erheblichen Faktoren zu
berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen
kennzeichnen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere deren Art, Verwen-
dungszweck und Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder
einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen (EuGH GRUR Int. 1998, 875,
876 f. - Canon; GRUR Int. 1999, 734 - Lloyd; BGH GRUR 1999, 731 - Canon II;
WRP 1998, 747, 749 - GARIBALDI; WRP 2000, 1152, 1153 - PAPPAGALLO;
WRP 2001, 694, 695 - EVIAN/REVIAN). Auch die maßgeblichen wirtschaftlichen
Zusammenhänge, wie Herstellungsstätte und Vertriebswege, Stoffbeschaffenheit
und Zweckbestimmung oder Verwendungsweise sind relevante Gesichtspunkte.
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2.1.1. Identität ist gegeben bei den Waren im Verzeichnis der angegriffenen
Marke T-Life "Elektrische, elektronische, optische, Mess-, Signal- und Kontrollap-
parate und –instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate zur Aufzeich-
nung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; ma-
schinenlesbare Datenaufzeichnungsträger; Datenverarbeitungsgeräte und Com-
puter" mit den Waren der Widerspruchsmarke Life, nämlich "Alarmgeräte und
-anlagen; Geräte der Kommunikations- und Unterhaltungselektronik sowie deren
Teile, soweit in Klasse 9 enthalten, insbesondere Radios, Autoradios, Schallplat-
tenspieler, Kassettenrekorder, Kopfhörer, Videokameras und -rekorder, CD-
Player, Tonbandgeräte, Ton- und Bildaufzeichnungs-, Übertragungs-, Verstär-
kungs- und Wiedergabegeräte, Lautsprecher, Fernsehgeräte, Radiorekorder,
Projektoren, Equalizer, Mikrofone, Bildschnittgeräte, Diktiergeräte, Funksprechge-
räte, Überwachungsapparate und -geräte und daraus zusammengestellte Anla-
gen; elektronische Datenverarbeitungsgeräte, Computer und Computer-Periphe-
riegeräte sowie deren Teile, soweit in Klasse
9 enthalten, einschließ-
lich...Scanner, ... , Disketten, CD-Roms,...Fotokopierapparate, ...".
2.1.2. Identität liegt ebenfalls vor in Klasse 16 bei "Druckereierzeugnissen, Lehr-
und Unterrichtsmitteln" und in Klasse 28 für "Spiele, Spielzeug und Sportgeräte",
die jeweils in beiden Verzeichnissen enthalten sind. Die "Veröffentlichung und
Herausgabe von Büchern, Zeitschriften und anderen Druckerzeugnissen ..." im
Verzeichnis der prioritätsjüngeren Marke in Klasse 41 liegt im Ähnlichkeitsbereich
zu den jeweils in Klasse 16 genannten Druckereierzeugnissen, da für den Durch-
schnittsverbraucher Verwendungszweck und Nutzen im Wesentlichen gleich sind
und er davon ausgeht, dass die jeweiligen Unternehmen wirtschaftlich verflochten
sind.
2.1.3. Eine erhebliche Überschneidung gibt es im Bereich der Klasse 38. Die
Dienstleistungen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke weisen
insoweit eine hohe Ähnlichkeit auf, da sie hinsichtlich Beschaffenheit, regelmäßi-
ger betrieblicher Herkunft, wirtschaftlicher Bedeutung und Verwendungszweck
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enge Berührungspunkte aufweisen. Dies betrifft für die angegriffene Marke die
eingetragenen Dienstleistungen "Telekommunikation; Betrieb und Vermietung von
Einrichtungen für die Telekommunikation, insbesondere für Funk und Fernsehen"
und die Telekommunikationsdienstleistungen der Widerspruchsmarke in spezifi-
zierter Form, nämlich "Installation, Wartung und Reparatur von Netzwerken; Ver-
arbeitung und Weiterleitung von elektronisch übermittelten Daten; Mehrwertdien-
ste bei der Benutzung der Netzwerke, im wesentlichen Datenbankdienste, nämlich
Sammeln, Aufbereiten, Aktivieren, Speichern und Abrufen von Datennachrichten
sowie entgeltliche Informationsdienste, Bestelldienste und Sprachdienste, nämlich
Telefonieren, Sprachspeicherdienste, Anrufweiterleitung von Kurzmitteilungen,
Auskunftsdienste, Konferenzschaltungen; Betrieb eines Callcenters, sämtliche vor-
genannten Dienstleistungen, soweit in Klasse 38 enthalten".
2.1.4. Für die Dienstleistungen "Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung" besteht
eine Ähnlichkeit hinsichtlich der Dienstleistung "Betrieb von Netzwerken zur Über-
tragung von Daten, Bildern und Sprache, Offline- sowie Online-Multimediadienste,
transportspezifische Fest- und Mobilfunkdienste sowie Telematikdienste". Netz-
werkbetreiber bieten nämlich neben der reinen Datenübertragung häufig auch In-
halte an, z.B. in Form von Portalen oder Chatforen, so dass der Verkehr dazu
neigt, Inhalt und technische Übermittlung ein und demselben Unternehmen zuzu-
ordnen.
2.1.5. Auch beim "Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstlei-
stungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb
von Datenbanken, sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Infor-
mationen; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern;
Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation" besteht
hohe Ähnlichkeit bzw. Identität zu den im Waren-/Dienstleistungsverzeichnis der
Beschwerdeführerin aufgeführten Dienstleistungen "Mehrwertdienste bei der Be-
nutzung der Netzwerke, im wesentlichen Datenbankdienste, nämlich Sammeln,
Aufbereiten, Aktivieren, Speichern und Abrufen von Datennachrichten sowie ent-
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geltliche Informationsdienste, Bestelldienste und Sprachdienste, nämlich Telefo-
nieren, Sprachspeicherdienste, Anrufweiterleitung von Kurzmitteilungen, Aus-
kunftsdienste, Konferenzschaltungen; Entwicklung, Erstellung und Wartung von
Programmen für den Betrieb von Netzwerken sowie der in Klasse 9 genannten
Waren, technische Beratung bei der Projektierung von Geräten, Einrichtungen und
Anlagen für Netzwerkdienste; technische Beratung bei der Projektierung ein-
schließlich Planung und Entwicklung von Netzwerken; elektrische und elektroni-
sche Apparate und Instrumente sowie deren Teile für den Gebrauch in der Tele-
kommunikation und Nachrichtentechnik, soweit in Klasse 9 enthalten, ....". Im Ver-
zeichnis der Beschwerdeführerin sind dabei in Klasse 9 Datenverarbeitungsgeräte
und Computer enthalten, so dass sich eine komplette Überdeckung ergibt.
2.1.6. Lediglich in den Ähnlichkeitsbereich fallen die Waren der Markeninhaberin
in Klasse 14, nämlich "Uhren und Zeitmessinstrumente". Aufgrund der aktuellen
Marktgegebenheiten steht jedoch eine funktionale Kongruenz fest, da zwischen-
zeitlich Telefonapparate, Mobiltelefone, Computer, Notebooks, Filmkameras etc.
über eine Funktion verfügen, mit der man die Zeit abfragen bzw. messen kann.
Aus alledem folgt, daß aufgrund der Identität bzw. der hohen Ähnlichkeit von Wa-
ren und Dienstleistungen ein großer Abstand zwischen den zu vergleichenden
Marken eingehalten werden muß.
3. Die originäre Kennzeichnungskraft eines Zeichens wird durch seinen anhand
des Gesamteindrucks produktbezogen festzustellenden Grad der Eigenart nach
Klang, Bild bzw. Form sowie vor allem auch Sinngehalt bestimmt. Ausgangspunkt
ist die Vermutung normaler originärer Kennzeichnungskraft, soweit keine Beson-
derheiten der Zeichengestaltung festgestellt werden können (Ingerl/Rohnke, Mar-
kenG, 2. Aufl., § 14 Rdn. 337; Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 9 Rdn. 288).
Das Widerspruchszeichen LIFE hat normalen Schutzumfang für die damit ge-
kennzeichneten Waren und Dienstleistungen. Das englische Wort "Life" beschreibt
die mit der Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen nicht unmittel-
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bar, so dass eine ursprüngliche Kennzeichnungsschwäche – entgegen der Auf-
fassung der Markeninhaberin – nicht angenommen werden kann. "Life" ist das
englische Wort für "Leben, Lebensdauer, Lebensbeschreibung" (Collins, Global-
wörterbuch, 2001, Band 1) und gehört zu den Basiswörtern dieser Fremdsprache,
so dass es aufgrund der Anglisierung der deutschen Sprache allgemein verständ-
lich ist. Nicht jeder beschreibende Anklang darf einem unmittelbar beschreibenden
Inhalt gleichgesetzt werden. Grundsätzlich haben alle eingetragenen Waren und
Dienstleistungen etwas "mit dem Leben zu tun", machen dieses vielleicht "lebens-
wert", oder vereinfachen das Leben. Aus naheliegenden Marketinggründen ist die-
ser Begriff in vielen Branchen – gerade in Zusammensetzungen – weit verbreitet,
um dem angesprochenen Publikum die positive Konnotation der angebotenen Wa-
ren/Dienstleistungen mit dem Leben zu vermitteln. Erst über diesen – unzulässi-
gen – vermittelnden Gedankenschritt wäre aber zu erklären, weshalb z.B. Geräte
der Kommunikations- und Unterhaltungselektronik, Disketten, Spielwaren, Alarm-
geräte, das Erstellen von Programmen für den Betrieb von Netzwerken etc. etwas
mit dem "Leben" zu tun haben. Allein aus dem beschreibenden Anklang kann da-
her keine schwache Kennzeichnungskraft abgeleitet werden. Nach der Register-
lage gilt es in Klasse 9 lediglich drei Eintragungen mit "Life" in Alleinstellung (bei
insgesamt 78 Eintragungen in Verbindung mit diesem Wort), in Klasse 38 keine in
Alleinstellung von Life, bei insgesamt 24 Eintragungen. Eine Schwächung durch
Drittzeichen kommt daher nicht in Betracht. Dies im Übrigen auch deshalb nicht,
da der bloße Registerstand keine Indizwirkung für eine originäre Kennzeichen-
schwäche hat (Ingerl/Rohnke, a.a.O., §
14 Rdn.
361; Ströbele/Hacker, §
9
Rdn. 318). Eine Stärkung der Kennzeichnungskraft ist nicht geltend gemacht wor-
den.
Es verbleibt daher angesichts der teilweise identischen, teilweise sehr ähnlichen
Waren und Dienstleistungen, die sich an das allgemeine Publikum wenden, bei
einem zu fordernden deutlichen Abstand der Marken.
- 15 -
4.1.1. Beim Zeichenvergleich ist keine unmittelbare Verwechslungsgefahr durch
Verhören oder Verlesen festzustellen, weil klanglich und schriftbildlich Unter-
schiede zwischen den Marken bestehen.
Zum einen richtet sich die Aufmerksamkeit des Publikums grundsätzlich auf den
Wortanfang. In der angegriffenen Marke tritt unübersehbar und herausgestellt
durch die Plazierung am Wortanfang der Bestandteil "T-" hervor. Dies wirkt sich
auch klanglich aus. Das "T-" ist beim klanglichen Zeichenvergleich miteinzubezie-
hen, denn es geht in der Aussprache des Zeichenwortes nicht unter etwa durch
Verschmelzung mit Life. Eine zusammengezogene und verwaschene Aussprache
des Konsonanten "T" mit dem folgenden Konsonanten "L" zu einer klanglichen
Verbindung ist deshalb nicht zu befürchten. Vielmehr entsteht durch den Binde-
strich phonetisch eine Zäsur, weshalb die jüngere Marke wie "te leif" und dadurch
mit einer zusätzlichen Silbe ausgesprochen wird. Der harte, klangstarke Konso-
nant "T" und der relativ helle Vokal "e" lassen auch bei ungünstigsten Übermitt-
lungsbedingungen ein anderes Gesamtklangbild entstehen. Selbst bei nachlässi-
ger Artikulation wird der Unterschied zwischen "Teleif" und "leif" nicht zu überhö-
ren sein. All dies hat eine deutlich unterschiedliche phonetische Wahrnehmung zur
Folge, weshalb für den Senat ein Verhören, ebenso wie ein Übersehen der Unter-
schiede im Hinblick auf den bildlichen Auftritt der Marke, ausscheidet. Daher sind
die Zeichen insgesamt nur von mittlerer Ähnlichkeit.
Unter Einbeziehung aller zueinander in Beziehung stehenden, die unmittelbare
Verwechslungsgefahr begründenden Faktoren ist – trotz der teilweise vorliegen-
den Waren- und Dienstleistungsidentität – der zu fordernde Abstand der Zeichen
noch gewahrt.
4.1.2.
Der Senat kommt auch nicht zur Annahme der unmittelbaren
Verwechslungsgefahr aufgrund Identität des zweiten Zeichenelements "LIFE"
unter dem Gesichtspunkt, dass nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs
der allein für die Kollision in Frage kommende Bestandteil "Life" heranzuziehen
wäre, weil der erste Bestandteil "T-" als Firmenkennzeichen als auf das Unter-
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nehmen hinweisender Stammbestandteil innerhalb der mehrgliedrigen Kombinati-
onsmarke nach der Lebenserfahrung vom Publikum außer Acht gelassen werde
und somit in der Bedeutung für den Gesamteindruck zurücktrete. Eine solche
alleinige Prägung durch den zweiten Bestandteil als der eigentlichen Produkt-
kennzeichnung kann in den Fällen in Betracht gezogen werden, in denen sich eine
jüngere oder eine ältere Marke erkennbar aus einem bekannten oder erkennbaren
Hinweis auf ein Unternehmen und einem anderen Bestandteil zeichenmäßiger
Kennzeichnung zusammensetzt (st. Rspr seit BGH GRUR 1977, 218
- MERCOL/ESSOMARCOL). Als Unternehmenshinweis kommen neben den Fir-
menzeichen (vgl. etwa BGH GRUR 1996, 774 - falke-run/LE RUN; BGH GRUR
1998, 942 -
ALKA SELTZER/TOGAL SELTZER; BGH GRUR 1998, 927
- Tresana/COMPO-SANA; GRUR 2001, 164, 166 – ZDF Wintergarten/Wintergar-
ten; BGH GRUR 2002, 342 - ASTRA/ESTRA-Puren), Serienstammbestandteile
(BGH GRUR 1996, 977 -
DRANO/P3
drano; BGH GRUR 1998, 927, 929
- COMPO-SANA) oder sonstige Markenteile in Betracht, die wegen intensiver
Benutzung in zahlreichen mehrteiligen Kombinationsmarken eines Unternehmens
neben jeweils wechselnden sonstigen Bestandteilen als gleichbleibende Hinweise
auf einen bestimmten Hersteller verstanden werden (BGH GRUR 1999, 583, 585
– LORA DI RECOARO/FLORA; Ströbele, MarkenR 2001, S 116, li Sp oben; Strö-
bele/Hacker, a.a.O., § 9 Rdn. 414; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl, § 14 Rdn. 205a,
208; Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14, Rdn. 395 f). Hinsichtlich beider angegriffener
Zeichen liegen die Voraussetzungen vor: Der Bestandteil "T-" ist sowohl Firmen-
kennzeichen der Inhaberin der jüngeren Marken als auch ein Serienstammbe-
standteil, der von ihr intensiv seit 1996 in zahlreichen mehrteiligen Kombinations-
marken neben jeweils wechselnden sonstigen Bestandteilen eingesetzt und daher
vom Publikum als gleichbleibender Hinweis auf sie verstanden wird.
Dieser Lebenserfahrungsgrundsatz gilt jedoch nicht ausnahmslos. Vielmehr unter-
liegt nach ständiger Rechtsprechung jeder Einzelfall der Würdigung aller seiner
besonderen Umstände, so daß z.B. die Art der Zeichenbildung oder die Verkehrs-
und Bezeichnungsgewohnheiten der entsprechenden Branchen zu einem vom
Erfahrungssatz abweichenden Ergebnis führen können (EuGH Rs. C 251/95, Sa-
- 17 -
bèl/Puma, Slg. 1997 I–6191 = GRUR 1998, 387, 389 f; Rs. C-39/97, CA-
NON/Metro Goldwyn Mayer, Slg. 1998 I-5507 = GRUR 1998, 922,923; Rs C-
342/97, Lloyd/Loints, Slg.,1999 I-3819 = GRUR Int 1999, 734,736; BGH GRUR
2002, 342 - ASTRA/ESTRA-Puren; BGH GRUR 2002, 167, 169 – Bit/Bud; BGH
MarkenR 2004, 406 – Mustang)
Der Senat hat dahingehend tatsächliche Feststellungen bereits im – den Parteien
bekannten – Verfahren "T-Flexitel/Flexitel" getroffen und geht dementsprechend
nicht davon aus, das Publikum werde den Bestandteil "T-" bei der Wahrnehmung
vernachlässigen. Seither haben sich nämlich keine Veränderungen in den Ge-
wohnheiten der Branche ergeben.
4.1.2.1. Zum einen ist bereits die Art der Zeichenbildung, nämlich die Ver-
klammerung der beiden Zeichenbestandteile durch den Bindestrich ein Umstand,
der eine gewisse Zusammengehörigkeit des Gesamtzeichens nahe legt. Darüber
hinaus ist auch – wie bereits ausgeführt – das "T-" nicht außer Acht zu lassen.
4.1.2.2. Zum anderen ist bei den hier angesprochenen Branchen keine Neigung
zur generellen Verkürzung von Marken festzustellen, die aus Unternehmens- und
Produktkennzeichen zusammengesetzt sind. Eine im Verfahren "T-Flexitel/Flexi-
tel" (BPatG 29 W (pat) 15/02 u. 16/02, GRUR 2003, 64 ff.) durchgeführte umfang-
reiche Recherche des Senats – die in der mündlichen Verhandlung nochmals
Gegenstand der Erörterung war – hat ergeben, dass die Hersteller auf dem ein-
schlägigen Warensegment in überwiegendem Maße ihre Firmen- und Produkt-
kennzeichnung in der Werbung als miteinander in Verbindung stehend auftreten
lassen und erstere eine erhebliche Rolle spielt. Eine Werbung allein mit der Pro-
duktkennzeichnung erfolgt im Allgemeinen nur dann, wenn sich der Hersteller aus
dem jeweiligen Werbeauftritt, z. B. auf einer Zeitschriftenseite, aber auch auf
Homepages im Internetauftritt ohnehin durch die Art der Aufmachung oder in son-
stiger Weise ergibt. Die Internetrecherche hat außerdem gezeigt, dass Abnehmer
und Verbraucher die Waren ebenfalls weit überwiegend mit der vollständigen
Kennzeichnung, also Hersteller und Produktmarke nebeneinander benennen.
- 18 -
Auch auf dem Gebiet der Internet- und Telekommunikationsdienstleistungen
(Klassen 38 und 42) erscheinen in der Werbung Firmen- und individualisierende
Kennzeichnung in der Regel gleichzeitig nebeneinander. Die Dienstleisterkenn-
zeichnung ist zumeist in grafisch ausgestalteten Wörtern oder in bestimmter Farb-
gebung und Gestaltung der Bildbestandteile mit einbezogen.
Im Übrigen ist es auch für die Abnehmer der Waren und Dienstleistungen ange-
sichts der Vielzahl der unterschiedlichen Anbieter und der unterschiedlichen Tarif-
strukturen sowie der vielfältigen häufig sehr ähnlich aussehenden und in der Bau-
art teilweise vergleichbaren Geräte, die meist verbilligt im Paket mit den wiederum
unterschiedlich ausgestalteten Telekommunikations- und Internetdienstleistungen
angeboten werden, schon wegen der von Anbieter zu Anbieter differierenden
Grundgebühren, Preise, Boni und Zugangsmöglichkeiten praktisch unabdingbar,
sich neben der Produktkennzeichnung auch an der Hersteller- oder Dienstleister-
kennzeichnung zu orientieren (vgl. OLG Düsseldorf Urt. v. 15. Dezember 1998
- 20 U 103/98 - o.tel.o.global call -/- GlobalCall und MarkenR 1999, 105 - City Plus
-/- D2-BestCityPlus). Dazu hat der Abnehmer besonders deshalb Anlass, weil je-
der Tarif, jede Tarifstruktur und die Abgabe verbilligter Geräte meist nur bestimmte
Nutzungsarten und –intensitäten begünstigt und die jeweiligen Vorteile und Nach-
teile – auch bei getrennter Abnahme von Geräten und Dienstleistungen – sich in
der Regel erst nach genauerer Nachprüfung und intensivem Vergleich der einzel-
nen Anbieter erschließen.
Bei sonstigen elektronischen und elektrischen Geräten kommt es dem Verkehr
ebenfalls auf den Hersteller an. Es ist bekannt, dass in der Regel Geräte, Software
und Zubehör eines Herstellers miteinander kompatibel sind, dass aber mit Geräten
anderer Hersteller oder mit Software eines anderen Herstellers ausgestatteten
Geräten erhebliche Kompatibilitätsprobleme bestehen können. Daraus ergibt sich,
dass das angesprochene Publikum, auf dessen Vorstellung es maßgeblich an-
kommt, sehr häufig mit der Verwendung der Herstellerkennzeichnung neben der
Produktkennzeichnung konfrontiert wird, aber auch auf sie angewiesen ist. Des-
halb ist davon auszugehen, dass derartige Bestandteile vom Publikum miteinbe-
zogen werden und den Gesamteindruck der Marke mitprägen. Die Teile des Ver-
- 19 -
kehrs, die die jüngere Marke möglicherweise auf "LIFE" verkürzen, erscheinen
dem Senat unter diesen Umständen nicht mehr entscheidungserheblich. Im
Übrigen handelt es sich bei dem Begriff der Verwechslungsgefahr um einen
Rechtsbegriff, der normativ ausgelegt wird, was zu einer gewissen Typisierung
führt (BGH GRUR 2000, 506, 509 - ATTACHÉ/TISSERAND; Ingerl, GRUR Int
2001, 581, 587 f; Fezer, a.a.O., § 14 Rdn. 79 ff, 83 ff, 103 ff; Seibt, GRUR 2002,
465 ff; Schweizer, GRUR 2000, 923).
4.2. Wird die unmittelbare Verwechslungsgefahr durch Verhören oder Verlesen
verneint, so ist für den Senat jedoch nicht auszuschließen, dass die Vergleichs-
marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden gem. Art. 4 Abs 1
lit. b MarkenRL, § 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbsatz MarkenG und dies zu Verwechslun-
gen führen kann.
Dabei verneint der Senat als erstes, dass es sich bei den hier einander gegen-
überstehenden Zeichen lediglich um eine irgendwie geartete gedankliche Ver-
bindung handelt. Immerhin sind Waren- und Dienstleistungsidentität bzw. deren
große Ähnlichkeit sowie eine mittlere Zeichenähnlichkeit gegeben, so dass unter
Einbeziehung der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der älteren Marke die
Gefahr von Verwechslungen als solche nicht schlechthin auszuschließen ist (vgl.
EuGH a.a.O - Sabèl/Puma; EuGH a.a.O. - Lloyds/Loint's; EuGH Rs C-425/98,
Marca Moda/Adidas, Slg. 2000 I-4861 = GRURInt 2000, 899).
Der Tatbestand der gedanklichen Verbindung von Marken stellt eine besondere
Fallgruppe innerhalb einer bestehenden Verwechslungsgefahr dar (vgl. EuGH
a.a.O. – Marca Moda/Adidas Rdn 34; EuGH a.a.O. - Sabèl/Puma), die als mittel-
bare und als Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne anerkannt ist (BGH GRUR
2002, 171 - Marlboro-Dach; Berlit, Das neue Markenrecht, 5. Aufl., S. 96, 100). Ihr
Wesen ist es, dass der Unterschied der Marken gesehen wird und sie nicht un-
mittelbar miteinander verwechselt werden können, jedoch Gemeinsamkeiten auf-
weisen, die beim Publikum Anlass geben anzunehmen, dass die damit gekenn-
zeichneten Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen
- 20 -
- bei mittelbarer Verwechslungsgefahr - oder aus wirtschaftlich miteinander ver-
bundenen Unternehmen - bei Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne - stammen.
Das Publikum unterliegt somit einem Irrtum über die Herkunft und die Qualitäts-
kontrolle des Produkts in Bezug auf die Waren oder Dienstleistungen. Voraus-
setzung hierfür ist jedoch weiter nach ständiger Rechtsprechung, dass die Marken
einen identischen bzw. wesensgleichen Bestandteil mit Hinweischarakter auf den
Inhaber der älteren Marke aufweisen, der als gemeinsamer Stammbestandteil
erscheint, während die Abweichungen lediglich den Eindruck einer besonderen
Einzelproduktkennzeichnung erwecken. Dies ist der Fall, wenn das Publikum an
eine bereits bestehende Markenserie mit diesem Bestandteil gewöhnt ist, wenn
ein als Firmenkennzeichen der Widerspruchsmarke verwendeter Markenteil in der
jüngeren Marke auftritt, wenn es sich um ein besonders charakteristisches Ele-
ment handelt oder wenn es erhöhte Verkehrsgeltung beanspruchen kann (BGH
GRUR 1996, 200 - Innovadiclophlont; BGH GRUR 1999, 587 - Cefallone; BGH
GRUR 2000, 886, 887 - Bayer/BeiChem; BGH GRUR 2002, 542 – BIG; Berlit
a.a.O.). In dieser Konstellation verbindet das Publikum die Zeichen gedanklich in
der Weise, dass es die jüngere Marke als dem Unternehmen des eingeführten
älteren Zeichen zugehörig ansieht und somit eine Verwechslung hinsichtlich der
wirtschaftlichen Unternehmenszugehörigkeit und damit der Produktherkunfts-
identität der Marken entstehen kann. Diese Rechtsprechung beruht auf der im
Verkehr bestehenden Übung mancher Unternehmen, sich eines Stammzeichens
für ihre Waren zu bedienen und dieses - dabei als solches erkennbar bleibende -
Stammzeichen für einzelne Warenarten zu deren Kennzeichnung abzuwandeln.
Damit kann dem Versuch einer irrigen Herkunftszurechnung in den Fällen sog.
Markenusurpation durch eine jüngere Marke entgegengewirkt werden und die
Marke kann ihre Aufgabe als wesentlicher Bestandteil des Systems eines un-
verfälschten Wettbewerbs erfüllen.
Die Voraussetzungen liegen hier jedoch nur insoweit vor, als alle genannten Kri-
terien umgekehrt gelagert sind. Der danach allein für eine Kollision in Frage kom-
mende und beiden Marken gemeinsame Wortbestandteil "Life" ist weder ein Fir-
- 21 -
menkennzeichen noch Stammbestandteil einer auf ihr Unternehmen hinweisenden
Zeichenserie, auch nicht besonders charakteristisch und hervortretend oder als
besonders kennzeichnungsstark geeignet, zum Aufbau als Stammbestandteil ab-
strakt in Frage zu kommen. Er kann auch keine Verkehrsgeltung beanspruchen.
Hingegen sind das Firmenkennzeichen und der Serienbestandteil
"T-" allein auf Seiten der jüngeren Marke zu finden und zwar nicht als beiden Mar-
ken gemeinsamer zur Kollision sich anbietender Bestandteil, sondern als dem ge-
meinsamen Element hinzugefügter, aufgrund intensiver Benutzung auch bekann-
ter und damit besonders kennzeichnungskräftiger Unternehmenshinweis.
Soweit in der nationalen Rechtsprechung des BGH Fälle mit ähnlicher Fallkon-
stellation entschieden worden sind, hat der BGH zum einen die Prüfung auf eine
mittelbare Verwechslungsgefahr nicht vorzunehmen brauchen, weil bereits unmit-
telbare Verwechslungsgefahr bejaht wurde und zwar aufgrund Außerachtlassung
des Unternehmenshinweises. Es verblieb nämlich bei dem von ihm aufgestellten
Lebenserfahrungsgrundsatz, dass unternehmenshinweisende Bestandteile außer
Betracht bleiben, weil sich der Verkehr in der Regel an der Produktbezeichnung
orientierte (BGH GRUR 1996, 404 - Blendax Pep/Pep), die Branchengewohn-
heiten dazu führten (BGH WRP 1989,755 - Nitrangin ISIS / Nitrangin; GRUR 2001,
164,166 – Wintergarten/ZDF Wintergarten) oder die individuelle Gestaltung der
Zeichen dies nahe legte (BGH GRUR 1996, 977 - P 3-drano/DRANO; GRUR
2001, 167 - American Bud/Bit; GRUR 2002,542 - BIG LASTER / BIG; GRUR
2002, 342 - ESTRA PUREN/ASTRA). In weiteren, dem vorliegenden Fall gleichge-
lagerten Verfahren, in denen keine unmittelbare Verwechslungsgefahr vorlag, weil
z.B. aufgrund einer Branchenübung der Herstellerhinweis als prägend für den Ge-
samteindruck der Marke miteinzubeziehen war (BGH GRUR 1996, 774 - Juwel
von Klingel/Juwel; GRUR 96, 774 - falke-run / LE RUN; WRP 1998,988 - BRANDT
ECCO / ECCO II, GRUR 2001, 167 - Anheuser Busch Bud/Bit; LORA DI
RECOARO/FLORA; GRUR 1996, 200, 202 - Innovadiclophlont / Diclophlogont)
hatte der BGH es abgelehnt die Marken daraufhin zu prüfen, ob sie gedanklich
miteinander in Verbindung zu bringen seien, zum Teil mit dem Argument, dass es
sich gerade nicht um die Übereinstimmung im Stammbestandteil handle oder nicht
- 22 -
jede gedankliche Verbindung entsprechend der Entscheidung des EuGH zu
Sabèl/Puma (a.a.O.) von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, Art. 4 Abs. 1 lit b MarkenRL
umfasst sei. Soweit sich der BGH allerdings im Zusammenhang mit der konkreten
Ausstattung zweier Wort-/Bildmarken (GRUR 2002, 171, 175 - Marlboro-Dach)
dennoch zur Prüfung einer "Verwechslungsgefahr im Sinne eines gedanklichen In-
Verbindung-Bringens" (Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serien-
zeichens oder Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn) äußerte, sah er keinen
Anlass, als bislang Feststellungen dafür fehlten, dass sich die Klagemarke
allgemein zu einem Hinweis auf das Unternehmen der Klägerin entwickelt hat,
was er für notwendig hielt.
In der nationalen Literatur wird Zurückhaltung empfohlen bei der Annahme, dass
eine Verwechslungsgefahr aufgrund eines Serienzeichens der jüngeren Marke
angenommen werden könne (Ströbele/Hacker, a.a.O., § 9 Rdn. 469 mwN). Dies
wurde jedoch in einem Beschluss des BPatG als fraglich angesprochen, blieb
dann aber aufgrund der dort aus anderen Gründen ableitbaren mittelbaren Ver-
wechslungsgefahr als für die Entscheidung nicht notwendig zu beantworten dahin-
gestellt (BPatG GRUR 2002, 438 - Wischmax).
Der EuGH hatte bislang noch keinen Anlass zu dieser Art von Fallgestaltung Stel-
lung zu nehmen, da die Vorlage des Bundespatentgerichts (GRUR 2003, 64 ff.
- T-Flexitel/Flexitel) aufgrund der Rücknahme der Anmeldung der jüngeren Marke
nicht entschieden wurde. In der Entscheidung Sabèl/Puma (a.a.O.) kam es ledig-
lich auf die bildliche Ähnlichkeit im Sinne einer begrifflichen Gleichheit an und ein
Eingehen auf die hier vorliegende Problematik erübrigte sich.
Die vorliegende Fallkonstellation ist in den Prüfungsrahmen der mittelbaren bzw.
der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne miteinzubeziehen, und zwar unter
dem Gesichtspunkt, dass das Publikum gleichwohl einer Verwechslung
unterliegen kann, wenn es der Widerspruchsmarke als identischer Teil einer
Marke aus den Markenserien mit "T-" begegnet und – da es die Prioritätslage nicht
kennt – sie der Inhaberin der angegriffenen Marken irrigerweise zurechnet. Auf
- 23 -
diese Weise können die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht
werden.
Dabei macht es keinen Unterschied in der weiteren Beurteilung durch den Senat,
ob sich diese gedankliche Verbindung als mittelbare Verwechslungsgefahr auf-
grund des auf das Unternehmen hinweisenden Serienbestandteils oder als Fir-
menkennzeichen ableitet. Hinsichtlich letzterer Variante der gedanklichen Verbin-
dung beruht die irrige Zuordnung der Produktherkunftsidentität durch die Verbrau-
cher auf falschen Vorstellungen über die wirtschaftlichen Verbindungen der Unter-
nehmen der sich gegenüberstehenden Zeicheninhaber. Die Rechtsprechung er-
kennt sie in den Fällen an, in denen das Publikum zwar bemerkt, dass es sich bei
den Zeicheninhabern um zwei unterschiedliche Unternehmen handelt, aber auf-
grund der Zeichenbildung annimmt, dass zwischen beiden Unternehmen wirt-
schaftliche Verflechtungen dergestalt bestehen, dass sie miteinander fusionierten
oder dass lizenzvertragliche Beziehungen bzw. sonstige wirtschaftliche Abhängig-
keiten bestehen (EuGH Rs C-317/91, Quattro/Quadra, Slg. 1993 I-6227 Rdn. 36 –
38 = GRURInt 1994,168; Plus Rs. C-255/97, Slg. 1999 I-2835 = MarkenR 1999,
234; Deenik Rs. C 63/97, Slg. 1999 I-905 ; BGH GRUR 1991, 317, 318
- MEDICE; GRUR 1997, 311, 313 – Yellow Phone; 2000, 608 – ARD-1; BPatG
Mitt. 2001, 79, 80 – CASTEL DEL MONTE). Davon ausgehend kann die ältere
Marke hier ihre Hauptfunktion, die darin besteht, dem Abnehmer die Quali-
tätskontrollidentität der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantie-
ren, nicht erfüllen (EuGH Rs. C-9/93 Slg. I-2789 - Ideal Standard II = GRUR Int
1994, 614 Rdn. 37; HAG II C-10/89, Slg. 1990 I 3711 Rdn. 13; - CANON a.a.O.).
Trotz der Umkehr der Fallgestaltung im Vergleich zu den oben angeführten Ent-
scheidungen, läßt sich für den Senat hier eine Parallele ziehen und eine ge-
dankliche Verbindung im Sinne von Art. 4 Abs. 1 lit. b MarkenRL, § 9 Abs. 1 Nr. 2
MarkenG herstellen: Das Publikum nimmt dadurch, dass die ältere Marke der
jüngeren Marke als Bestandteil ihrer Markenserie identisch einverleibt ist, in glei-
cher Weise eine unrichtige Dienstleister- oder Produktidentitätszuordnung der
Marke vor. Es hat Anlaß zu glauben, die betreffenden Waren oder Dienstlei-
stungen stammten aus demselben Unternehmen bei Wahrnehmung des Mar-
- 24 -
kenelements "T-" oder es bestünden wirtschaftliche Verbindungen zwischen den
Markeninhabern (EuGH, a.a.O. – CANON, Rdn. 28). Diese Annahme lässt sich
nämlich zum einen aus einer Übung der Beschwerdegegnerin selbst ableiten.
Diese hat für ihre verschiedenen konzernmäßig verbundenen Töchter verschiede-
ne unterschiedliche Markenfamilien aufgebaut, die jedoch alle den Bestandteil "T-"
gemeinsam haben.
Hier wird zu Recht eine betriebliche Verflechtung, Lizenzver-
gabe oder ähnliches angenommen. Auch bei den Wettbewerbern ist diese Praxis
in den vergangenen Jahren geübt worden. So hat z.B. A… im Zusammenhang
mit der Einrichtung eines ISDN-Anschlusses ein verbilligtes Internet-Modem einer
anderen Firma angeboten und D2 M… bei Abschluß eines Mobilfunk-
vertrages ein Handy der Fa. S…, das mit D2 gekennzeichnet war. Die Mar
keninhaberin selbst hat im Herbst 2004 verlautbart, Produkte der Firma M…
anbieten zu wollen. Im konkreten Fall hat die Beschwerdeführerin zum Nachweis
der tatsächlich bestehenden wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen ihr und der
Beschwerdegegnerin durch Vorlage von Rechnungen nachgewiesen, dass sie im
dritten Quartal 2003 – im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung – eine
mengenmäßig im vierstelligen Bereich liegende Anzahl von Computern, die mit
ihrer Marke gekennzeichnet waren, an die Beschwerdegegnerin zum Weiter-
verkauf in ihren Verkaufsstellen geliefert hat. Kooperationen und finanzielle Ver-
flechtungen der Konkurrenten auf diesem Markt sind für das Publikum also nicht
ungewöhnlich.
Angesichts solcher Branchenübungen ist zwar für das Publikum letztendlich noch
der Inhaber der älteren Marke als solcher individuell bestehend erkennbar. Er
steht jedoch nicht mehr alleine für sich, sondern wird entweder dem Betriebs-
verbund des anderen organisatorisch oder als wirtschaftlich verbunden zugerech-
net. Dies läßt auf eine völlig andere wirtschaftliche Situation der Marken-
inhaberinnen zueinander schließen, insbesondere im Sinne der Werbefunktion der
Marke nur für einen ganz bestimmten Herkunftsbetrieb. Damit verschiebt sich die
Produktverantwortlichkeit dem Publikum gegenüber. Da jedoch auch diese in die
- 25 -
Bewertung der Verwechslungsgefahr mit einzubeziehen ist, liegt eine mit den
bisher entschiedenen Fällen vergleichbare Situation vor. Es handelt sich um Fälle,
in denen es um die in der Praxis zunehmend zu verzeichnende Tendenz – ins-
besondere großer Unternehmen - geht, dem eigenen bekannten Firmenkenn-
zeichen oder erkennbaren Herstellerzeichenelement die prioritätsältere Marke
eines anderen hinzuzufügen. Hierbei findet – wie bereits ausgeführt - im Vergleich
zu den bisher von der Rechtsprechung erfassten Fällen eine Verlagerung aller
Kriterien für die Voraussetzungen zur Annahme einer mittelbaren Verwechslungs-
gefahr auf die jüngere Marke statt, was eine Zurechnung der älteren Marke zum
Inhaber des Unternehmens der jüngeren Marke zur Folge hat.
Würde hier die Annahme einer gedanklichen Verbindung verneint mit der Begrün-
dung, sie sei immer nur dann anzunehmen, wenn sich diese Voraussetzungen
ausschließlich auf Seiten der älteren Marke befinden, so wäre damit in solchen
Fällen die Möglichkeit zu Markenusurpationen eröffnet, wie in der deutschen Lite-
ratur erörtert und als problematisch im Rahmen der Prägetheorie des BGH disku-
tiert (vgl. Eisenführ, Festschrift für Vieregge, 1995, S. 175 ff.; ders. in GRUR 1995,
810, 811; 1996, 547 f. und S. 977 ff.; Hacker, GRUR 1996, 92, 97 f.; Tilmann,
GRUR 1996, 701, 703; Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14 Rdn. 764; Jaeger, MarkenR
1999, 217, 220 f; Krings, WRP 2000, 931, 934 re. Sp.; Kliems, GRUR 2001, 635,
642 f; Ströbele, MarkenR 2001, 106, 112; Grabrucker, Festschrift für Eisenführ,
2003, 3 ff.).
Aufgrund der o.g. Tatsache, dass das Publikum gedanklich die ältere Marke der
jüngeren Markenserie "einverleiben" wird, und es dadurch zu einer fehlerhaften
Dienstleister- und Produktidentitätszuordnung kommen wird, ist im vorliegenden
Fall Verwechslungsgefahr anzunehmen, mit der Folge, dass die prioritätsjüngere
Marke der Beschwerdegegnerin durch das Deutsche Patent- und Markenamt zu
löschen ist.
- 26 -
5. Die Rechtsbeschwerde war gem. § 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zuzulassen, da
es sich bei der Frage der gedanklichen Verbindung, in den Fällen, in denen die
ältere Marke unrichtig dem Unternehmen des Inhabers des jüngeren Zeichens
zugerechnet oder eine wirtschaftliche Abhängigkeit angenommen wird, um eine
solche von grundsätzlicher Bedeutung handelt. Da es insbesondere auch auf die
richtlinienkonforme Anwendung von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i.V.m. Art. 4 Abs. 1
lit.b MRRL ankommt, hatte der Senat in einem vergleichbar gelagerten Fall
(BPatG GRUR 2003, 64 ff. – T-Flexitel/Flexitel), der insbesondere auch die Be-
schwerdegegnerin des zu entscheidenden Verfahrens betroffen hatte, die zu be-
antwortende Rechtsfrage in einem Vorlagebeschluss gem. Art. 234 EGV an den
EuGH formuliert. Da die Beschwerdegegnerin die Anmeldung im Vorlageverfahren
zurückgenommen hatte, ist es zu einer Entscheidung des EuGH nicht gekommen.
Nachdem die Vorlage der Instanzgerichte zum EuGH gem. Art. 234 Abs. 2 EGV
fakultativ ist, hat sich der Senat nunmehr vorliegend entschieden, nicht erneut
vorzulegen, sondern die Rechtsfrage selbst zu entscheiden und die Rechtsbe-
schwerde zum BGH zuzulassen. Dies deshalb, weil bei der Abwägung, welcher
Vorgehensweise der Vorzug zu geben ist, die Frage einer etwaigen Konkurrenz
zwischen dem Erlass eines Beschlusses mit Zulassung der Rechtsbeschwerde
zum BGH und eines Vorlagebeschlusses des Bundespatentgerichts zum EuGH,
die noch nicht entschieden ist, eine Rolle spielt. Wird eine an sich gebotene
Vorlage nicht durchgeführt, ist – nach Auffassung des Senats – die Zulassung der
Rechtbeschwerde zwingend, um die Vorlagemöglichkeit nicht zu vereiteln (so
auch Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 83 Rdn. 16; Ströbele/Hacker, a.a.O. § 83 Rdn. 101).
Der BGH hat in seiner Entscheidung vom 02.10.2002 (GRUR 2003, 546 ff.
- TURBO-TABS) zur Frage der Vorlage durch ein Instanzgericht an den EuGH nur
insoweit Stellung genommen, als er sich der konkreten Betrachtungsweise hin-
sichtlich der Vorlagepflicht gem. Art. 234 Abs. 3 EGV angeschlossen hat. Die Fra-
ge nach der abstrakt-institutionellen bzw. konkreten Betrachtungsweise, d.h. ob
nur Obergerichte von der Vorlagepflicht gem. Art. 234 Abs. 3 EGV betroffen sind,
oder auch Instanzgerichte, wenn gegen ihre Entscheidung im Einzelfall kein
Rechtsmittel mehr möglich ist, wird in der Literatur überwiegend in dem Sinne be-
- 27 -
antwortet, dass auch für Instanzgerichte – um möglichst lückenlosen Rechtsschutz
zu gewähren – eine Vorlagepflicht besteht (Huber, Das Recht der Europäischen
Integration, 2. Aufl., § 21 Rdn. 34; Schwarze, EU-Kommentar, 2000, Art. 234
Rdn. 41; Lenz/Borchardt, EGV, Art. 234 Rdn. 19).
Der BGH hat dazu ausgeführt, dass das Bundespatentgericht als letztinstanzliches
Gericht im Sinn von Art. 234 Abs. 3 EGV entscheidet, wenn es nach § 83 Abs. 2
S. 1 MarkenG die Rechtsbeschwerde nicht zulässt, da eine Nichtzulassungsbe-
schwerde nicht existiert.
Da der Senat von der Vorlagemöglichkeit an den EuGH keinen erneuten Ge-
brauch machen will, da insbesondere zur gleichgelagerten Frage ein weiteres
Vorabentscheidungsgesuch beim EuGH anhängig ist (Rs.
C
–
120/04
-
THOMSON LIFE/LIFE), muss er wegen §
83
Abs.
2 Nr.
1 MarkenG die
Rechtsbeschwerde zulassen, damit der BGH sich zur Rechtsfrage äußern kann.
Eine Nichtzulassung der Rechtsbeschwerde und gleichzeitig die Nichtvorlage an
den EuGH wäre willkürlich und würde einen Verstoß gegen Art. 101 Abs. 1 S. 2
GG darstellen.
Grabrucker Fink
Dr.
Mittenberger-Huber
Hu