Urteil des BPatG, Az. 29 W (pat) 3/00

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BPatG: harmonisierungsamt für den binnenmarkt, unterscheidungskraft, europarechtskonforme auslegung, kennzeichnung, patent, eugh, werbung, farbe, begriff, erstellung

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 3/00

_______________

(Aktenzeichen)

Verkündet am

4. Juli 2001

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

betreffend die Markenanmeldung 396 35 264.2

hat der 29. Senat des Bundespatentgerichts (Marken-Beschwerdesenat) aufgrund

der mündlichen Verhandlung vom 4. Juli 2001 durch den Richter Baumgärtner als

Vorsitzenden, die Richterin Pagenberg und den Richter Guth

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

BPatG 154

6.70

- 2 -

G r ü n d e

Die farbige Wort-Bildmarke

siehe Abb. 1 am Ende

soll für die Waren und Dienstleistungen

"Druckereierzeugnisse; Unternehmensberatung; Finanzwesen, Fi-

nanzberatung"

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die

Anmeldung mit zwei Beschlüssen, von denen einer durch einen Beamten des hö-

heren Dienstes ergangen ist, zurückgewiesen, weil der angemeldeten Kennzeich-

nung jegliche Unterscheidungskraft fehle und einer Eintragung außerdem ein Frei-

haltungsbedürfnis entgegenstehe. Es handele sich um eine den angesprochenen

Verkehrskreisen ohne weiteres verständliche rein sachbezogene Angabe in wer-

beüblicher graphischer Ausgestaltung. Zahlreiche Titel von Druckschriften enthiel-

ten das Wort "Tip" und damit verbunden die nähere Bezeichnung des Sachge-

biets, auf das sich die Tips beziehen. Mit "Tip" bezeichne man einen nützlichen

Hinweis, einen guten Rat, der durchaus auch in schriftlicher oder elektronischer

Form vermittelt werden könne. Im Unterscheid zu schutzfähigen Bezeichnungen

für Druckschriften wie "Berliner Allgemeine" handele es sich im vorliegenden Fall

erkennbar um einen Sachhinweis redaktioneller Art. Eine Verkehrsdurchsetzung

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sei von der Anmelderin nicht belegt worden. Der Erinnerungsprüfer hat besonders

hervorgehoben, dass Steuertips immer wieder in Büchern, Zeitschriften etc. ange-

boten werden und dass dem Wort daher jedenfalls die Eignung als betrieblicher

Herkunftshinweis fehle.

Die Anmelderin ist der Ansicht, die angemeldete Kennzeichnung sei zu Unrecht

zurückgewiesen worden. Nach ständiger Rechtsprechung könnten Wort- oder

Bildelemente nur dann zurückgewiesen werden, wenn sie einen unmittelbaren

Warenbezug aufwiesen. Die Markenstelle habe aber nicht belegt, dass die ange-

meldete Darstellung in der konkret angemeldeten Form von den Konkurrenten der

Anmelderin tatsächlich benötigt werde. Es handele sich auch nicht um eine übli-

che Darstellungsweise, sondern um eine durch einen Grafiker geschaffene, in ei-

ner besonderen Schrift und einer außergewöhnlichen Farbe gehaltene eigenarti-

ge, prägnante, phantasievolle Wiedergabe. Insbesondere könne die Farbe die

Schutzfähigkeit begründen. Auch sei nach der neuen deutschen Rechtschreibung

"Tipp" mit zwei p zu schreiben. Außerdem sei die Bedeutung des Wortes wegen

vieler Interpretationsmöglichkeiten von "Tip" unklar. Aus diesen Gründen sei die

angemeldete Marke weder freihaltungsbedürftig noch fehle ihr jegliche Unterschei-

dungskraft. Es seien im übrigen einige Marken mit dem Bestandteil "Tip" und an-

dere vergleichbare Marken vom Deutschen Patent- und Markenamt und vom

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt eingetragen worden. Zudem deute sich

eine Wandlung der Rechtsprechung auf europäischem Gebiet zur Frage der Un-

terscheidungskraft an. Aus diesen Gründen fehle der angemeldeten Marke weder

jegliche Unterscheidungskraft noch bestehe ein Freihaltungsbedürfnis.

Die Anmelderin beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben

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und regt an, im Falle der Zurückweisung der Beschwerde die Rechtsbeschwerde

zum Bundesgerichtshof zuzulassen und/oder die Angelegenheit dem EuGH vorzu-

legen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Akten sowie auf das Ergebnis einer vom

Senat durchgeführten Recherche, die zum Gegenstand der mündlichen Verhand-

lung gemacht worden ist, Bezug genommen.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig, hat in der Sache hat jedoch keinen

Erfolg. Die angemeldete Marke ist von der Eintragung ausgeschlossen, weil der

Kennzeichnung für sämtliche angemeldeten Waren und Dienstleistungen jeden-

falls jegliche Unterscheidungskraft fehlt (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Die angemel-

dete Marke stellt ein graphisch ausgestaltetes Wort dar, das von den angespro-

chenen breiten Verkehrskreisen als werbeübliche Sachangabe für die bean-

spruchten Waren und Dienstleistungen verstanden wird.

1. Kann einer Wortmarke ein für die in Frage stehenden Waren und Dienstlei-

stungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet

werden oder handelt es sich auch sonst um einen verständlichen Ausdruck

der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, der vom Verkehr - etwa

auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als

solcher und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so fehlt ihm die

Unterscheidungskraft (vgl. BGH WRP 1999, 1169, 1171 "FOR YOU"; WRP

1999, 1167, 1168 "YES"; WRP 2000, 741 "LOGO"; BGH WRP 2001, 35

"RATIONAL SOFTWARE CORPORATION"). Dies ist hier der Fall. Die ange-

meldete Wortkombination eignet sich als Hinweis auf die Beschaffenheit oder

Bestimmung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen, denn sie nimmt

auf eine konkrete vorteilhafte Eigenschaft der Waren und Dienstleistungen der

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angemeldeten Marke in werbeüblicher, leicht verständlicher Form Bezug und

wirkt wegen dieses im Vordergrund stehenden sachbezogenen Begriffsinhalts

für sämtliche dieser beanspruchten Waren und Dienstleistungen nur als Sach-

hinweis, nicht als Hinweis auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb (vgl. BGH

MarkenR 1999, 347, 348 f "ABSOLUT"; BGH WRP 1999, 1169, 1171 "FOR

YOU"; WRP 1999, 1167, 1168 "YES").

2. Wie die Internet-Recherche des Senats belegt, wird der Begriff "Steuertip"

- auch in der alten Schreibweise, die neben der neuen zulässig ist - häufig im

Sinne von "steuerlicher Hinweis", "Hinweis auf steuerliche Vorschriften und/

oder Steuersparmethoden" von vielen verschiedenen Unternehmen wie zB

Herstellern von Druckereierzeugnissen oder auch von einer Wirtschafts- und

Steuerkanzlei verwendet. Ein anderes Verständnis als die genannte Bedeu-

tung in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen ist da-

her äußerst fernliegend, was besonders für das Verständnis von "Tip" als eng-

lisches Wort im Zusammenhang mit dem vorangestellten deutschen Begriff

"steuer" gilt. Die Bedeutung der angemeldeten Wortzusammensetzung stellt

einen Sachhinweis für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen sowie

den Gegenstand der Waren oder Dienstleistungen dar.

3. Auch die grafischen Komponenten machen die angemeldete Kennzeichnung

nicht schutzfähig, wobei es für die Schutzfähigkeit nicht auf den Aufwand für

die Erstellung der Grafik ankommt, sondern allein darauf, ob der Verkehr darin

einen Hinweis auf die Herkunft der beanspruchten Waren und Dienstleistun-

gen sieht. Die grafische Ausgestaltung des Wortes in einer relativ gedrunge-

nen, fett gedruckten Outline-Schrift gehört zum üblichen Formenschatz und ist

z.B. mit weit verbreiteten Schreibprogrammen wie Microsoft Word oder

StarOffice und darin enthaltenen Schriften, die viele vergleichbare Schrifteffek-

te ermöglichen, leicht zu erstellen. Auch gibt es vielerlei Schriften mit Schat-

teneffekten auf einschlägigen Websites. In Schriftenkatalogen kommen sehr

ähnliche und teilweise wesentlich kompliziertere vergleichbare Schriften vor.

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Die Hervorhebung von sachbeschreibenden Wörtern durch Farben – beson-

ders durch die Signalfarbe Rot in den verschiedensten Tönen und Schattierun-

gen sind ebenfalls übliche Gestaltungsmittel in der Werbung. Der Verkehr wird

die Art der Ausgestaltung daher nicht als Hinweis für einen bestimmten Be-

trieb ansehen (vgl. dazu auch Althammer/Ströbele, § 8 Rn 59, 145).

Auf die Frage, ob die angemeldete Kennzeichnung sämtliche Waren und

Dienstleistungen hinreichend konkret und unmittelbar beschreibt, dass auch

ein Freihaltungsbedürfnis (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) gegeben ist, braucht da-

her nicht mehr eingegangen werden.

4. Diesem Ergebnis können nicht nach Ansicht der Anmelderin vergleichbare

Eintragungen des Deutschen Patent- und Markenamts und des Harmonisie-

rungsamts für den Binnenmarkt entgegengehalten werden. Zum einen handelt

es sich bei der Marke - anders als bei den meisten der zitierten Marken, deren

Eintragung zum Teil allerdings nicht ganz unproblematisch erscheint - um eine

für die entscheidungserheblichen Waren und Dienstleistungen klare, unmiss-

verständliche Sachangabe, die keine noch so geringe Unterscheidungskraft

besitzt. Solche Marken aber sind auch nach Auffassung des Bundesgerichts-

hofs und des HABM schutzunfähig. Zweitens ist die Frage der Schutzfähigkeit

nicht anhand von Entscheidungen über Drittzeichen, sondern jeweils im Ein-

zelfall zu beurteilen (vgl. zur ähnlichen Problematik von Paralleleintragungen

BGH GRUR 1989, 420, 421 "KSÜD"; BlPMZ 1998, 248 "Today").

5. Der Senat sieht keinen Anlass, die Rechtsbeschwerde zuzulassen, weil weder

eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden war noch die

Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtspre-

chung die Entscheidung des Bundesgerichtshofes erfordert. Vielmehr beruht

die Entscheidung des Senats auf anerkannten Grundsätzen zur Beurteilung

des Freihaltungsbedürfnisses und der Unterscheidungskraft; die Problematik

des vorliegenden Falls liegt auf tatsächlicher Ebene.

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6. Auch eine Vorlage zum EuGH ist nicht veranlasst. Zwischen dem vorliegen-

den Fall und der Marke "Baby-Dry", um die es bei dem von der Anmelderin zi-

tierten Verfahren vor dem EuGH geht, bestehen in der Bildung der Marken

keinerlei Gemeinsamkeiten. Auch den Schlussanträgen des Generalanwalts

lässt sich keine hier entscheidungserhebliche abweichende Rechtsauffassung

entnehmen. Im übrigen ist zu bedenken, dass bei Paralleleintragungen im

Ausland und als Gemeinschaftsmarke unterschiedliche territoriale Rechtskrei-

se betroffen sind, die voneinander abweichen. Aus diesem Grund lassen sich

hieraus keinerlei Rechte auf Eintragung in der Bundesrepublik Deutschland

ableiten, auch wenn dies ein Indiz für die Schutzfähigkeit sein kann (vgl.

Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl. 1997, § 8 Rn. 85, 86 ff.; vgl. auch

EuG MarkenR 2001, 36, 39 Ziff. 47 "electronica"). Zwar ist eine europarechts-

konforme Auslegung der nationalen Vorschriften, mit denen die Markenrechts-

richtlinie umgesetzt wurde, geboten, um eine Harmonisierung der Rechtsan-

wendung im europäischen Binnenmarkt zu erreichen. Die konkrete Ausge-

staltung des nationalen Markenrechts, die stets im Rahmen der Prüfung zu

berücksichtigenden nationalen Verkehrsgepflogenheiten und die nationale

Verkehrsauffassung können jedoch zu unterschiedlichen Ergebnissen führen

(vgl. Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl 1997, § 8 Rn. 87; Beschluss

27 W (pat) 38/97 vom 23. Juni 1998 "SHOE4YOU"). Diese Meinung vertreten

auch Beschwerdekammern des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt

(vgl. HABM, R172/98-3 vom 28.4.1998 GRUR Int. 1999, 962 "ToxAlert"; vgl.

auch HABM R 436/1999-1 "Waschmitteltablette" Diario Official 4/2001, S. 713,

736; R 225/1999-2 "PERSUASION" Diario Official 4/2001, S. 738, 762). Im üb-

rigen entfalten Paralleleintragungen lediglich gewisse Indizwirkungen gegen

das Vorliegen eines Freihaltungsbedürfnisses (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG),

nicht aber gegen den im vorliegenden Fall ebenfalls gegebenen Schutzversa-

gungsgrund des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar-

kenG), weil sich die Unterscheidungskraft ausschließlich nach der Auffassung

der inländischen Verkehrskreise richtet (vgl. Althammer/Ströbele, Markenge-

setz, 6. Aufl 1997, § 8 Rn. 22, 57). Diese kann sich aber von den Auffassun-

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gen ausländischer Verkehrskreise im Einzelfall stark unterscheiden, so dass

es insbesondere bei diesem Schutzversagungsgrund eine irgendwie geartete

Bindung an die Entscheidungspraxis des Harmonisierungsamtes ebenso we-

nig geben kann wie diejenige der Patent- und Markenämter oder der Gerichte

anderer Staaten (vgl. Beschluss 27 W (pat) 38/97 vom 23. Juni 1998

"SHOE4YOU"; Beschluss vom 9. April 1999 33 W (pat) 303/98 "Glätte-Killer").

Baumgärtner Pagenberg

Guth

Cl/Ko

Abb. 1