Urteil des BPatG, Az. 28 W (pat) 102/05

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BPatG 152
08.05
BUNDESPATENTGERICHT
28 W (pat) 102/05
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(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die Marke 399 54 105
hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 17. Mai 2006 unter Mitwirkung …
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beschlossen:
Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Be-
schlüsse der Markenstelle für Klasse 10 des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 4. März 2004 und vom 18. Mai 2005 aufge-
hoben.
Wegen des Widerspruchs aus der Marke 398 48 478 wird die
Marke 399 54 105 gelöscht.
G r ü n d e
I.
Die Marke
Sono-Styler
ist am 25. Juli 2000 unter der Nummer 399 54 105 in das Register eingetragen
worden für die folgenden Waren:
„(03) Kosmetische Präparate;
(5) kosmetische Präparate für medizinische Zwecke und Zwecke
der primären Prävention;
(10) Geräte für Über- und Unterdruckbehandlung, Ultraschall- und
Reizstromtherapie, Massagegeräte für die Schönheitspflege,
vorgenannte Waren für kosmetische Zwecke.“
Diese Marke wurde am 24. August 2000 veröffentlicht.
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Hiergegen ist Widerspruch erhoben worden aus der deutschen Marke 398 48 478
SONO
die am 8. Dezember 1998 in das Register eingetragen wurde für die folgenden
Waren:
„(01) Chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke, insbeson-
dere Grund-, Roh-, Hilfs- und Wirkstoffe auf der Basis von
Naturstoff-Konzentraten bzw. Naturstoff-Hochkonzentraten
zur Herstellung von medizinischen und kosmetischen Präpa-
raten;
(3) Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Parfümerien, ätheri-
sche Öle, Seifen, Zahnputzmittel;
(5) pharmazeutische Erzeugnisse, nämlich Gelee zum Auftragen
auf die Haut.“
Ausweislich der patentamtlichen Registerakten wurde ein Widerspruchsverfahren
gegen diese Marke am 9. Januar 2003 beendet.
Die Markenstelle für Klasse 10 hat den Widerspruch mit zwei Beschlüssen, von
denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen mit der Be-
gründung, dass zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr
i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestehe. Zwar könnten sich die Marken im Be-
reich identischer und ähnlicher Waren begegnen, die angegriffene Marke käme
jedoch der Widerspruchsmarke nicht verwechselbar nahe. Die Widerspruchs-
marke „SONO“ habe durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Das Wort „Sono“
stelle für keine der Waren der Vergleichsmarken eine Sachbeschreibung dar. Erst
wenn der Silbenfolge „Sono“ weitere Wortbestandteile, wie z. B. „Sonograph, So-
nogramm oder Sonographie“ hinzugefügt würden, werde der Bezug auf Schall und
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Ultraschall eindeutig erkennbar. Der Markenbestandteil „Styler“ der angegriffenen
Marke weise zwar auf Styling und Stylist/in hin, sei aber ein reines Phantasiewort
bzw. habe trotz beschreibender Anklänge eine gewisse Kennzeichnungskraft. Die
Wortkombination „Sono-Styler“ bilde eine einheitliche Bezeichnung, deren beiden
Bestandteile gleichermaßen prägten.
Die Widersprechende hat hiergegen Beschwerde eingelegt und betreibt weiterhin
die Löschung der angegriffenen Marke. In ihrer Beschwerdebegründung vom
8. Februar 2006 hat sie ihre bereits im patentamtlichen Verfahren vorgetragenen
Argumente wie folgt zusammengefasst: Zwischen den Vergleichsmarken be-
stünde Verwechslungsgefahr i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, weil sich bei identi-
schen oder ähnlichen Marken markenrechtlich lediglich die identischen Wörter
„Sono“ gegenüberstünden. Alle Waren aus dem Warenverzeichnis der angegriffe-
nen Marke seien denen der Widerspruchsmarke zumindest ähnlich. Das gelte
auch für die Waren der Klasse 10, weil die dort genannten Geräte sämtlich für
kosmetische Zwecke bestimmt seien und gemeinsam mit den Mitteln zur Körper-
und Schönheitspflege der Klasse 3 aus dem Warenverzeichnis der Widerspruchs-
marke zur Anwendung kommen könnten. In dem entsprechenden Markt sei es
üblich, dass die Hersteller von Produkten zur Körper- und Schönheitspflege zu-
gleich auch die Geräte für die Anwendung dieser Produkte herstellten und ver-
trieben. Zu solchen gemeinsamen Anwendungen von Schönheitsmitteln und ent-
sprechenden Geräten käme es insbesondere in Kosmetikinstituten. Für solche
Institute seien die Waren der angegriffenen Marke bestimmt. Die Waren der Ver-
gleichsmarken würden außerdem über dieselben Vertriebswege vertrieben. So
würden sie auf denselben Fachmessen vorgestellt und häufig gemeinsam im Inter-
net angeboten.
Die angegriffene Marke werde durch ihren ersten Bestandteil „Sono-…“ geprägt,
weil der weitere Bestandteil „… - Styler“ eine reine Warenbeschreibung sei, folg-
lich nicht unterscheidungskräftig und auch nicht kennzeichnungskräftig sein
könne. Das Hauptwort „Styler“ sei allgemein verständlich. Es leite sich von dem
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bereits eingedeutschten Verb „stylen“ ab und werde auf breiter Basis insbeson-
dere für sogenannte Lifestyleprodukte im Bereich von Sport, Musik- und Werbung
verwandt. Worte wie „Freestyler“, „stylen“ oder „aufstylen“ und Sätze wie „create
your own style“ oder die Zeitschriften „Style“ und „In-Style“ seien bestens bekannt
und würden sich hoher Beliebtheit erfreuen. Zu diesem Vortrag hat die Widerspre-
chende mit ihrer Beschwerdebegründung einige Internet-Auszüge vorgelegt. Sie
verweist außerdem auf eine Reihe von Wortmarken mit dem Bestandteil „Styler“,
denen das Deutsche Patent- und Markenamt die Eintragung versagt hat.
Ausweislich der Akten hat die Geschäftsstelle des erkennenden Senats die Kopie
der Beschwerdebegründung und ihrer Anlagen am 13. Februar 2006 zur Versen-
dung an den Inhaber der angegriffenen Marke an die Poststelle des Gerichts wei-
tergeleitet.
Die Widersprechende beantragt,
die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 10 vom 4. März 2004
und vom 18. Mai 2005 aufzuheben und die angegriffene Marke
wegen des Widerspruchs aus der Widerspruchsmarke zu löschen.
Der Inhaber der angegriffenen Marke hat sich im Beschwerdeverfahren nicht ge-
äußert und im patentamtlichen Verfahren wie folgt vorgetragen: Das Wort „Sono“
sei insofern glatt beschreibend, als es bereits in Alleinstellung und ohne weitere
Ergänzungen einen Hinweis auf die Anwendung von Ultraschall und andere bild-
gebende Verfahren bedeute. Das sei in den Bereichen von Medizin und Kosmetik
ständige Praxis. Deswegen werde die angegriffene Marke erst durch den Be-
standteil „… - Styler“ kennzeichnungskräftig. Im Übrigen habe der Inhaber der an-
gegriffenen Marke auch die deutschen Marken „Slide-Styler“ und „Vacu-Styler“
und benutze beide Marken. Die angesprochenen Verkehrskreise würden daher
Produkte mit der angegriffenen Marke „Sono-Styler“ ohne weiteres dem Waren-
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sortiment des Inhabers dieser Marke zuordnen und nicht dem der Widersprechen-
den. Im Übrigen wurde die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.
Wegen aller Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II
Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig und auch in der Sache erfolg-
reich; denn zwischen den Vergleichsmarken besteht Verwechslungsgefahr im
Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Aus diesem Grunde war gem. § 43 Abs. 2
MarkenG die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.
Der Umstand, dass sich der Inhaber der angegriffenen Marke im Beschwerdever-
fahren nicht geäußert hat, steht einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren
nicht entgegen. Das Patentgericht entscheidet über Beschwerden in Markensa-
chen grundsätzlich ohne mündliche Verhandlung, § 69 MarkenG. Eine mündliche
Verhandlung ist lediglich vorgeschrieben, wenn einer der Beteiligten sie beantragt,
Beweis erhoben werden soll oder wenn das Patentgericht eine solche für sach-
dienlich hält. Die Beteiligten des Beschwerdeverfahrens haben also zu gewärti-
gen, dass das Beschwerdegericht ohne mündliche Verhandlung entscheidet. Das
Gericht ist bei seiner Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren nicht an einen
bestimmten Termin gebunden. Die Parteien können deshalb nicht darauf ver-
trauen, dass das Gericht sie über einen Termin zur Beschlussfassung unterrichtet.
Das Gericht ist als Beschwerdegericht grundsätzlich auch nicht gehalten, den
Beteiligten Äußerungsfristen zu setzen oder einen beabsichtigten Termin zur
Beschlussfassung mitzuteilen. Das Gebot zur Wahrung des rechtlichen Gehörs
gebietet lediglich, dass für die Verfahrensbeteiligten die Möglichkeit besteht, sich
zu dem Vorbringen der Gegenseite zu äußern. Insoweit genügt in der Regel ein
Zeitraum von zwei Wochen (vgl. BGH GRUR 1997, 223, 224 - „Ceco“). Vorliegend
hatte der Inhaber der angegriffenen Marke fast drei Monate Zeit, auf die Be-
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schwerdebegründung zu erwidern. Das genügt dem Erfordernis des rechtlichen
Gehörs.
Zwischen den Vergleichsmarken besteht Verwechslungsgefahr i. S. v. § 9 Abs. 1
Nr. 2 MarkenG. Für die Prüfung der Ähnlichkeit der Waren kommt es nur auf die
im Register eingetragenen Waren der Vergleichsmarken an. Denn der Nichtbenu-
tzungseinwand nach § 43 Abs. 1 MarkenG, den der Inhaber der angegriffenen
Marke im patentamtlichen Verfahren erhoben hat, ist unzulässig, weil die fünfjäh-
rige Benutzungsschonfrist für die Widerspruchsmarke noch nicht abgelaufen ist.
Gem. § 43 Abs. 1 MarkenG berechnet sich diese Frist zwar zunächst nach dem
Tag, an dem die Eintragung der Widerspruchsmarke veröffentlicht wurde, hier der
14. Januar 1999. In den Fällen, in denen - wie hier - gegen die Eintragung der Wi-
derspruchsmarke ebenfalls Widerspruch erhoben wurde, tritt jedoch gem. § 26
Abs. 5 MarkenG an die Stelle dieses Stichtages der Zeitpunkt des Abschlusses
des früheren Widerspruchsverfahrens. Im Fall der Widerspruchsmarke ist das der
9. Januar 2003 mit der Folge, dass die fünfjährige Benutzungsschonfrist erst im
Januar 2008 enden wird.
Im Bereich der Warenklasse 3 sind die Waren der Vergleichsmarken identisch
oder ähnlich, die Waren der Klassen 5 und 10 der angegriffenen Marke sind den
Waren der Klassen 3 und 5 der Widerspruchsmarke ebenfalls ähnlich. Die in der
Klasse 10 für die angegriffenen Marke beanspruchten Geräte für Über- und Unter-
druckbehandlung, Ultraschall- und Reizstromtherapie, Massagegeräte für die
Schönheitspflege sind sämtlich auf solche Geräte für kosmetische Zwecke be-
schränkt. Sie stehen mit den Waren der Klassen 3 und 5 der Widerspruchsmarke
in einem funktionalem Zusammenhang; denn sie können nicht nur denselben
kosmetischen Zwecken dienen, sie können auch zur gegenseitigen Ergänzung
ihrer Wirkungsweisen gemeinsam zur Anwendung kommen. Insoweit hat die Wi-
dersprechende schlüssig vorgetragen, dass die hier in Rede stehenden Waren ty-
pischer Weise in Kosmetikinstituten gemeinsam angeboten werden und zur An-
wendung kommen können. Der Inhaber der angegriffenen Marke hat diesen Sach-
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vortrag nicht bestritten, und für den Senat sind keine Umstände erkennbar, die die
Triftigkeit dieses Sachvortrages in Frage stellen könnten.
Die Widerspruchsmarke „Sono“ hat im Zusammenhang mit den für sie eingetra-
genen Waren durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Entgegen den Behauptun-
gen des Inhabers der angegriffenen Marke konnte der Senat nicht feststellen,
dass das Wort „Sono“ im Deutschen bereits in Alleinstellung einen Hinweis auf die
Verwendung von Ultraschallgeräten oder -verfahren bedeuten würde. In den Stan-
dardwörterbüchern für die deutsche Sprache gibt es keine Eintragungen über das
Wort „Sono“ in Alleinstellung. Eine entsprechende Recherche war negativ. Negativ
war auch eine Internet-Recherche zu „Sono“. Die 3. Auflage des Großen Fremd-
wörterbuchs des Duden leitet „Sono…“ und „sono…“ aus dem lateinischen „sonus“
(Laut, Schall, Klang) ab und bezeichnet das Wort als „Wortbildungselement mit
der Bedeutung „Schall, Ultraschall““, das z. B. in Wörtern wie Sonogramm und
Sonographie vorkomme. Es mag sein, dass im Bereich medizinischer Fachkreise
das Wort „Sono“ in Alleinstellung bereits als Hinweis auf Ultraschall und dessen
Anwendung verstanden werden kann - darauf scheinen die von dem Inhaber der
angegriffenen Marke zitierten Fachbuchtitel „Sono-Grundkurs“ und „Der Sono-
Trainer“ hinzuweisen. Solche Fachkreise können aber nur einen unwesentlichen
Teil der von dem Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke angesprochenen
weitesten Verkehrskreise darstellen, so dass der Verständnishorizont von medizi-
nischen Fachleuten für die Bestimmung der Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke nicht entscheidungserheblich ist.
Bei dieser Sachlage muss die angegriffene Marke „Sono-Styler“ einen deutlichen
Abstand zu der Widerspruchsmarke „SONO“ halten. Diesen Anforderungen wird
sie nicht gerecht. Die angegriffene Marke „Sono-Styler“ setzt sich aus zwei Wörter
zusammen. Sie wird durch den Markenbestandteil „Sono“ geprägt, weil der Mar-
kenbestandteil „…-Styler“ in dem Bereich der Kosmetik, auf den alle Waren der
angegriffenen Marke beschränkt sind, als reine Warenbeschreibung verstanden
wird und deswegen nicht kennzeichnungskräftig ist. Das ursprünglich englische
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Wort „Style“ - im Sinne von Stil und oder geschmacklicher Gestaltung - und davon
abgeleitet „Styling, Stylist, stylen“ in Alleinstellung und in jeder denkbaren Kombi-
nation sind seit langem Bestandteil der deutschen Umgangs- und Werbesprache
geworden, besonders für die sogenannten „Lifestyle-Produkte“ in den Bereichen
Mode, Kosmetik, Gebrauchstechnik einschließlich Autos und PCs, Architektur und
Inneneinrichtung sowie Sport und Unterhaltung (für alle: Carsten/Busse/Schmude,
Anglizismen-Wörterbuch, Der Einfluss des Englischen auf den deutschen Wort-
schatz nach 1945, Berlin 2001, S. 1451 ff.). Dass in diesem Bereich inzwischen
auch das Wort „Styler“ benutzt wird und zwar im Sinne eines Menschen, der sich
oder andere stylt, oder für Mittel und Erzeugnisse oder Geräte, die dem Styling
dienen, hat die Widersprechende im Beschwerdeverfahren schlüssig dargetan und
der Inhaber der angegriffenen Marke hat das nicht bestritten.
Eine Prägung der angegriffenen Marke durch den Bestandteil „Sono-…“ wird hier
auch nicht dadurch ausgeschlossen, dass die Gesamtmarke „Sono-Styler“ einen
einheitlichen Gesamtbegriff darstellen würde, etwa derart, dass es um Ultraschall
und dessen Anwendung sowie um Styling ginge. Für die ganz überwiegende
Mehrzahl der für die angegriffene Marke eingetragenen Waren, die in keinem Zu-
sammenhang stehen mit Ultraschall oder dessen Anwendung, kann die Marke aus
der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise schon deswegen keinen solchen
Begriff darstellen, weil der Senat nicht feststellen konnte, dass das Wort „Sono“ in
Alleinstellung im Deutschen einen Hinweis auf die Verwendung von Ultraschallge-
räten und -verfahren bedeuten würde. Auf die entsprechenden Feststellungen
weiter oben wird Bezug genommen. Nur im Zusammenhang mit den „Geräten für
Ultraschalltherapie für kosmetische Zwecke“ aus der Klasse 10 könnte die ange-
griffene Marken in dem Sinne verstanden werden, dass es um Geräte und Verfah-
ren geht, mit denen die äußere Erscheinung eines Menschen durch die Anwen-
dung von Ultraschall gestylt wird. Mit diesem Sinngehalt würde die angegriffene
Marke jedoch in ihrer Gesamtheit nur noch eine reine Warenbeschreibung sein,
deren Eintragung gegen die Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG über die Be-
achtung des Freihaltungsbedürfnisses an beschreibenden Angaben verstößt und
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deswegen nicht schutzfähig ist. Während schutzunfähige Bestandteile einer älte-
ren Marke häufig kein Anknüpfungspunkt für eine markenrechtliche Verwechs-
lungsgefahr sein können, können solche Bestandteile in einer jüngeren Marke in
die Prüfung der Verwechslungsgefahr mit einbezogen werden. Das gilt jedenfalls
dann, wenn - wie hier - die beschreibenden Markenbestandteile in der jüngeren
Marke vom Verkehr nicht mehr als Sachhinweise, sondern nur als betriebliche
Herkunftszeichen verstanden werden (sollen) und damit im klaren Gegensatz zum
Freihaltungsbedürfnis an solchen Angaben stehen, während der übereinstim-
mende Markenbestandteil in der älteren Marke keine beschreibende Bedeutung
hat und deswegen uneingeschränkt schutzfähig ist (vgl. BPatG GRUR 1996, 284,
285 - Fläminger/Fälinger, insoweit bestätigt durch BGH GRUR 1998, 930, 931 f. -
Fläminger; Ströbele/ Hacker, Markengesetz, 7.
Auflage, §
9 Rdn.
355
m. weit. Nachw. und Rdn. 412).
Bei der Prüfung einer möglichen Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichs-
marken ist im Fall der Widerspruchsmarke daher nur auf den Markenbestandteil
„Sono-…“ abzustellen. Dieser ist identisch mit der Widerspruchsmarke und kann
deswegen mit ihr i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG verwechselt werden.
Für diese Feststellung kommt es nicht darauf an, ob der Inhaber der angegriffenen
Marke bereits zwei andere Marken mit dem Bestandteil „…-Styler“ hat. Der Inha-
ber der angegriffenen Marke hat zu einer etwa erhöhten Kennzeichnungskraft die-
ser Marken nichts vorgetragen. Bei auch nur durchschnittlicher Kennzeichnungs-
kraft dieser Marken mag es zwar sein, dass ein Teil der angesprochenen Ver-
kehrskreise auch die angegriffene Marke deren Inhaber zuordnen würde.
Daneben würde jedoch - für andere Verkehrsteile - weiterhin die Gefahr einer Ver-
wechslung mit der Widerspruchsmarke bestehen. Im registerrechtlichen Verfahren
reicht das für die Feststellung der Verwechslungsgefahr aus.
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Aus diesen Gründen war die angegriffene Marke „Sono-Styler“ wegen des Wider-
spruchs aus der Marke „SONO“ zu löschen.
gez.
Unterschriften