Urteil des BPatG vom 17.05.2006, 28 W (pat) 102/05

Entschieden
17.05.2006
Schlagworte
Marke, Inhaber, Ultraschall, Verwechslungsgefahr, Bestandteil, Kennzeichnungskraft, Kosmetik, Internet, Patentgericht, Auflage
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BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 102/05

_______________________

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 399 54 105

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 17. Mai 2006 unter Mitwirkung

BPatG 152

08.05

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 10 des Deutschen Patentund Markenamts vom 4. März 2004 und vom 18. Mai 2005 aufgehoben.

Wegen des Widerspruchs aus der Marke 398 48 478 wird die

Marke 399 54 105 gelöscht.

Gründe

I.

Die Marke

Sono-Styler

ist am 25. Juli 2000 unter der Nummer 399 54 105 in das Register eingetragen

worden für die folgenden Waren:

„(03) Kosmetische Präparate;

(5) kosmetische Präparate für medizinische Zwecke und Zwecke der primären Prävention;

(10) Geräte für Über- und Unterdruckbehandlung, Ultraschall- und Reizstromtherapie, Massagegeräte für die Schönheitspflege, vorgenannte Waren für kosmetische Zwecke.“

Diese Marke wurde am 24. August 2000 veröffentlicht.

Hiergegen ist Widerspruch erhoben worden aus der deutschen Marke 398 48 478

SONO

die am 8. Dezember 1998 in das Register eingetragen wurde für die folgenden

Waren:

„(01) Chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke, insbesondere Grund-, Roh-, Hilfs- und Wirkstoffe auf der Basis von Naturstoff-Konzentraten bzw. Naturstoff-Hochkonzentraten zur Herstellung von medizinischen und kosmetischen Präparaten;

(3) Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Parfümerien, ätherische Öle, Seifen, Zahnputzmittel;

(5) pharmazeutische Erzeugnisse, nämlich Gelee zum Auftragen auf die Haut.“

Ausweislich der patentamtlichen Registerakten wurde ein Widerspruchsverfahren

gegen diese Marke am 9. Januar 2003 beendet.

Die Markenstelle für Klasse 10 hat den Widerspruch mit zwei Beschlüssen, von

denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen mit der Begründung, dass zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr

i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestehe. Zwar könnten sich die Marken im Bereich identischer und ähnlicher Waren begegnen, die angegriffene Marke käme

jedoch der Widerspruchsmarke nicht verwechselbar nahe. Die Widerspruchsmarke „SONO“ habe durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Das Wort „Sono“

stelle für keine der Waren der Vergleichsmarken eine Sachbeschreibung dar. Erst

wenn der Silbenfolge „Sono“ weitere Wortbestandteile, wie z. B. „Sonograph, Sonogramm oder Sonographie“ hinzugefügt würden, werde der Bezug auf Schall und

Ultraschall eindeutig erkennbar. Der Markenbestandteil „Styler“ der angegriffenen

Marke weise zwar auf Styling und Stylist/in hin, sei aber ein reines Phantasiewort

bzw. habe trotz beschreibender Anklänge eine gewisse Kennzeichnungskraft. Die

Wortkombination „Sono-Styler“ bilde eine einheitliche Bezeichnung, deren beiden

Bestandteile gleichermaßen prägten.

Die Widersprechende hat hiergegen Beschwerde eingelegt und betreibt weiterhin

die Löschung der angegriffenen Marke. In ihrer Beschwerdebegründung vom

8. Februar 2006 hat sie ihre bereits im patentamtlichen Verfahren vorgetragenen

Argumente wie folgt zusammengefasst: Zwischen den Vergleichsmarken bestünde Verwechslungsgefahr i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, weil sich bei identischen oder ähnlichen Marken markenrechtlich lediglich die identischen Wörter

„Sono“ gegenüberstünden. Alle Waren aus dem Warenverzeichnis der angegriffenen Marke seien denen der Widerspruchsmarke zumindest ähnlich. Das gelte

auch für die Waren der Klasse 10, weil die dort genannten Geräte sämtlich für

kosmetische Zwecke bestimmt seien und gemeinsam mit den Mitteln zur Körperund Schönheitspflege der Klasse 3 aus dem Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke zur Anwendung kommen könnten. In dem entsprechenden Markt sei es

üblich, dass die Hersteller von Produkten zur Körper- und Schönheitspflege zugleich auch die Geräte für die Anwendung dieser Produkte herstellten und vertrieben. Zu solchen gemeinsamen Anwendungen von Schönheitsmitteln und entsprechenden Geräten käme es insbesondere in Kosmetikinstituten. Für solche

Institute seien die Waren der angegriffenen Marke bestimmt. Die Waren der Vergleichsmarken würden außerdem über dieselben Vertriebswege vertrieben. So

würden sie auf denselben Fachmessen vorgestellt und häufig gemeinsam im Internet angeboten.

Die angegriffene Marke werde durch ihren ersten Bestandteil „Sono-…“ geprägt,

weil der weitere Bestandteil „… - Styler“ eine reine Warenbeschreibung sei, folglich nicht unterscheidungskräftig und auch nicht kennzeichnungskräftig sein

könne. Das Hauptwort „Styler“ sei allgemein verständlich. Es leite sich von dem

bereits eingedeutschten Verb „stylen“ ab und werde auf breiter Basis insbesondere für sogenannte Lifestyleprodukte im Bereich von Sport, Musik- und Werbung

verwandt. Worte wie „Freestyler“, „stylen“ oder „aufstylen“ und Sätze wie „create

your own style“ oder die Zeitschriften „Style“ und „In-Style“ seien bestens bekannt

und würden sich hoher Beliebtheit erfreuen. Zu diesem Vortrag hat die Widersprechende mit ihrer Beschwerdebegründung einige Internet-Auszüge vorgelegt. Sie

verweist außerdem auf eine Reihe von Wortmarken mit dem Bestandteil „Styler“,

denen das Deutsche Patent- und Markenamt die Eintragung versagt hat.

Ausweislich der Akten hat die Geschäftsstelle des erkennenden Senats die Kopie

der Beschwerdebegründung und ihrer Anlagen am 13. Februar 2006 zur Versendung an den Inhaber der angegriffenen Marke an die Poststelle des Gerichts weitergeleitet.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 10 vom 4. März 2004

und vom 18. Mai 2005 aufzuheben und die angegriffene Marke

wegen des Widerspruchs aus der Widerspruchsmarke zu löschen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert und im patentamtlichen Verfahren wie folgt vorgetragen: Das Wort „Sono“

sei insofern glatt beschreibend, als es bereits in Alleinstellung und ohne weitere

Ergänzungen einen Hinweis auf die Anwendung von Ultraschall und andere bildgebende Verfahren bedeute. Das sei in den Bereichen von Medizin und Kosmetik

ständige Praxis. Deswegen werde die angegriffene Marke erst durch den Bestandteil „… - Styler“ kennzeichnungskräftig. Im Übrigen habe der Inhaber der angegriffenen Marke auch die deutschen Marken „Slide-Styler“ und „Vacu-Styler“

und benutze beide Marken. Die angesprochenen Verkehrskreise würden daher

Produkte mit der angegriffenen Marke „Sono-Styler“ ohne weiteres dem Waren-

sortiment des Inhabers dieser Marke zuordnen und nicht dem der Widersprechenden. Im Übrigen wurde die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Wegen aller Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig und auch in der Sache erfolgreich; denn zwischen den Vergleichsmarken besteht Verwechslungsgefahr im

Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Aus diesem Grunde war gem. § 43 Abs. 2

MarkenG die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Der Umstand, dass sich der Inhaber der angegriffenen Marke im Beschwerdeverfahren nicht geäußert hat, steht einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren

nicht entgegen. Das Patentgericht entscheidet über Beschwerden in Markensachen grundsätzlich ohne mündliche Verhandlung, § 69 MarkenG. Eine mündliche

Verhandlung ist lediglich vorgeschrieben, wenn einer der Beteiligten sie beantragt,

Beweis erhoben werden soll oder wenn das Patentgericht eine solche für sachdienlich hält. Die Beteiligten des Beschwerdeverfahrens haben also zu gewärtigen, dass das Beschwerdegericht ohne mündliche Verhandlung entscheidet. Das

Gericht ist bei seiner Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren nicht an einen

bestimmten Termin gebunden. Die Parteien können deshalb nicht darauf vertrauen, dass das Gericht sie über einen Termin zur Beschlussfassung unterrichtet.

Das Gericht ist als Beschwerdegericht grundsätzlich auch nicht gehalten, den

Beteiligten Äußerungsfristen zu setzen oder einen beabsichtigten Termin zur

Beschlussfassung mitzuteilen. Das Gebot zur Wahrung des rechtlichen Gehörs

gebietet lediglich, dass für die Verfahrensbeteiligten die Möglichkeit besteht, sich

zu dem Vorbringen der Gegenseite zu äußern. Insoweit genügt in der Regel ein

Zeitraum von zwei Wochen (vgl. BGH GRUR 1997, 223, 224 - „Ceco“). Vorliegend

hatte der Inhaber der angegriffenen Marke fast drei Monate Zeit, auf die Be-

schwerdebegründung zu erwidern. Das genügt dem Erfordernis des rechtlichen

Gehörs.

Zwischen den Vergleichsmarken besteht Verwechslungsgefahr i. S. v. § 9 Abs. 1

Nr. 2 MarkenG. Für die Prüfung der Ähnlichkeit der Waren kommt es nur auf die

im Register eingetragenen Waren der Vergleichsmarken an. Denn der Nichtbenutzungseinwand nach § 43 Abs. 1 MarkenG, den der Inhaber der angegriffenen

Marke im patentamtlichen Verfahren erhoben hat, ist unzulässig, weil die fünfjährige Benutzungsschonfrist für die Widerspruchsmarke noch nicht abgelaufen ist.

Gem. § 43 Abs. 1 MarkenG berechnet sich diese Frist zwar zunächst nach dem

Tag, an dem die Eintragung der Widerspruchsmarke veröffentlicht wurde, hier der

14. Januar 1999. In den Fällen, in denen - wie hier - gegen die Eintragung der Widerspruchsmarke ebenfalls Widerspruch erhoben wurde, tritt jedoch gem. § 26

Abs. 5 MarkenG an die Stelle dieses Stichtages der Zeitpunkt des Abschlusses

des früheren Widerspruchsverfahrens. Im Fall der Widerspruchsmarke ist das der

9. Januar 2003 mit der Folge, dass die fünfjährige Benutzungsschonfrist erst im

Januar 2008 enden wird.

Im Bereich der Warenklasse 3 sind die Waren der Vergleichsmarken identisch

oder ähnlich, die Waren der Klassen 5 und 10 der angegriffenen Marke sind den

Waren der Klassen 3 und 5 der Widerspruchsmarke ebenfalls ähnlich. Die in der

Klasse 10 für die angegriffenen Marke beanspruchten Geräte für Über- und Unterdruckbehandlung, Ultraschall- und Reizstromtherapie, Massagegeräte für die

Schönheitspflege sind sämtlich auf solche Geräte für kosmetische Zwecke beschränkt. Sie stehen mit den Waren der Klassen 3 und 5 der Widerspruchsmarke

in einem funktionalem Zusammenhang; denn sie können nicht nur denselben

kosmetischen Zwecken dienen, sie können auch zur gegenseitigen Ergänzung

ihrer Wirkungsweisen gemeinsam zur Anwendung kommen. Insoweit hat die Widersprechende schlüssig vorgetragen, dass die hier in Rede stehenden Waren typischer Weise in Kosmetikinstituten gemeinsam angeboten werden und zur Anwendung kommen können. Der Inhaber der angegriffenen Marke hat diesen Sach-

vortrag nicht bestritten, und für den Senat sind keine Umstände erkennbar, die die

Triftigkeit dieses Sachvortrages in Frage stellen könnten.

Die Widerspruchsmarke „Sono“ hat im Zusammenhang mit den für sie eingetragenen Waren durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Entgegen den Behauptungen des Inhabers der angegriffenen Marke konnte der Senat nicht feststellen,

dass das Wort „Sono“ im Deutschen bereits in Alleinstellung einen Hinweis auf die

Verwendung von Ultraschallgeräten oder -verfahren bedeuten würde. In den Standardwörterbüchern für die deutsche Sprache gibt es keine Eintragungen über das

Wort „Sono“ in Alleinstellung. Eine entsprechende Recherche war negativ. Negativ

war auch eine Internet-Recherche zu „Sono“. Die 3. Auflage des Großen Fremdwörterbuchs des Duden leitet „Sono…“ und „sono…“ aus dem lateinischen „sonus“

(Laut, Schall, Klang) ab und bezeichnet das Wort als „Wortbildungselement mit

der Bedeutung „Schall, Ultraschall““, das z. B. in Wörtern wie Sonogramm und

Sonographie vorkomme. Es mag sein, dass im Bereich medizinischer Fachkreise

das Wort „Sono“ in Alleinstellung bereits als Hinweis auf Ultraschall und dessen

Anwendung verstanden werden kann - darauf scheinen die von dem Inhaber der

angegriffenen Marke zitierten Fachbuchtitel „Sono-Grundkurs“ und „Der Sono-

Trainer“ hinzuweisen. Solche Fachkreise können aber nur einen unwesentlichen

Teil der von dem Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke angesprochenen

weitesten Verkehrskreise darstellen, so dass der Verständnishorizont von medizinischen Fachleuten für die Bestimmung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht entscheidungserheblich ist.

Bei dieser Sachlage muss die angegriffene Marke „Sono-Styler“ einen deutlichen

Abstand zu der Widerspruchsmarke „SONO“ halten. Diesen Anforderungen wird

sie nicht gerecht. Die angegriffene Marke „Sono-Styler“ setzt sich aus zwei Wörter

zusammen. Sie wird durch den Markenbestandteil „Sono“ geprägt, weil der Markenbestandteil „…-Styler“ in dem Bereich der Kosmetik, auf den alle Waren der

angegriffenen Marke beschränkt sind, als reine Warenbeschreibung verstanden

wird und deswegen nicht kennzeichnungskräftig ist. Das ursprünglich englische

Wort „Style“ - im Sinne von Stil und oder geschmacklicher Gestaltung - und davon

abgeleitet „Styling, Stylist, stylen“ in Alleinstellung und in jeder denkbaren Kombination sind seit langem Bestandteil der deutschen Umgangs- und Werbesprache

geworden, besonders für die sogenannten „Lifestyle-Produkte“ in den Bereichen

Mode, Kosmetik, Gebrauchstechnik einschließlich Autos und PCs, Architektur und

Inneneinrichtung sowie Sport und Unterhaltung (für alle: Carsten/Busse/Schmude,

Anglizismen-Wörterbuch, Der Einfluss des Englischen auf den deutschen Wortschatz nach 1945, Berlin 2001, S. 1451 ff.). Dass in diesem Bereich inzwischen

auch das Wort „Styler“ benutzt wird und zwar im Sinne eines Menschen, der sich

oder andere stylt, oder für Mittel und Erzeugnisse oder Geräte, die dem Styling

dienen, hat die Widersprechende im Beschwerdeverfahren schlüssig dargetan und

der Inhaber der angegriffenen Marke hat das nicht bestritten.

Eine Prägung der angegriffenen Marke durch den Bestandteil „Sono-…“ wird hier

auch nicht dadurch ausgeschlossen, dass die Gesamtmarke „Sono-Styler“ einen

einheitlichen Gesamtbegriff darstellen würde, etwa derart, dass es um Ultraschall

und dessen Anwendung sowie um Styling ginge. Für die ganz überwiegende

Mehrzahl der für die angegriffene Marke eingetragenen Waren, die in keinem Zusammenhang stehen mit Ultraschall oder dessen Anwendung, kann die Marke aus

der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise schon deswegen keinen solchen

Begriff darstellen, weil der Senat nicht feststellen konnte, dass das Wort „Sono“ in

Alleinstellung im Deutschen einen Hinweis auf die Verwendung von Ultraschallgeräten und -verfahren bedeuten würde. Auf die entsprechenden Feststellungen

weiter oben wird Bezug genommen. Nur im Zusammenhang mit den „Geräten für

Ultraschalltherapie für kosmetische Zwecke“ aus der Klasse 10 könnte die angegriffene Marken in dem Sinne verstanden werden, dass es um Geräte und Verfahren geht, mit denen die äußere Erscheinung eines Menschen durch die Anwendung von Ultraschall gestylt wird. Mit diesem Sinngehalt würde die angegriffene

Marke jedoch in ihrer Gesamtheit nur noch eine reine Warenbeschreibung sein,

deren Eintragung gegen die Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG über die Beachtung des Freihaltungsbedürfnisses an beschreibenden Angaben verstößt und

deswegen nicht schutzfähig ist. Während schutzunfähige Bestandteile einer älteren Marke häufig kein Anknüpfungspunkt für eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr sein können, können solche Bestandteile in einer jüngeren Marke in

die Prüfung der Verwechslungsgefahr mit einbezogen werden. Das gilt jedenfalls

dann, wenn - wie hier - die beschreibenden Markenbestandteile in der jüngeren

Marke vom Verkehr nicht mehr als Sachhinweise, sondern nur als betriebliche

Herkunftszeichen verstanden werden (sollen) und damit im klaren Gegensatz zum

Freihaltungsbedürfnis an solchen Angaben stehen, während der übereinstimmende Markenbestandteil in der älteren Marke keine beschreibende Bedeutung

hat und deswegen uneingeschränkt schutzfähig ist (vgl. BPatG GRUR 1996, 284,

285 - Fläminger/Fälinger, insoweit bestätigt durch BGH GRUR 1998, 930, 931 f. -

Fläminger; Ströbele/ Hacker, Markengesetz, 7. Auflage, § 9 Rdn. 355

m. weit. Nachw. und Rdn. 412).

Bei der Prüfung einer möglichen Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken ist im Fall der Widerspruchsmarke daher nur auf den Markenbestandteil

„Sono-…“ abzustellen. Dieser ist identisch mit der Widerspruchsmarke und kann

deswegen mit ihr i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG verwechselt werden.

Für diese Feststellung kommt es nicht darauf an, ob der Inhaber der angegriffenen

Marke bereits zwei andere Marken mit dem Bestandteil „…-Styler“ hat. Der Inhaber der angegriffenen Marke hat zu einer etwa erhöhten Kennzeichnungskraft dieser Marken nichts vorgetragen. Bei auch nur durchschnittlicher Kennzeichnungskraft dieser Marken mag es zwar sein, dass ein Teil der angesprochenen Verkehrskreise auch die angegriffene Marke deren Inhaber zuordnen würde.

Daneben würde jedoch - für andere Verkehrsteile - weiterhin die Gefahr einer Verwechslung mit der Widerspruchsmarke bestehen. Im registerrechtlichen Verfahren

reicht das für die Feststellung der Verwechslungsgefahr aus.

Aus diesen Gründen war die angegriffene Marke „Sono-Styler“ wegen des Widerspruchs aus der Marke „SONO“ zu löschen.

gez.

Unterschriften

Urteil vom 30.04.2015

2 ZA (pat) 10/14 vom 30.04.2015

Urteil vom 23.07.2015

2 Ni 20/13 (EP) vom 23.07.2015

Urteil vom 16.06.2016

10 W (pat) 20/16 vom 16.06.2016

Anmerkungen zum Urteil