Urteil des BPatG, Az. 27 W (pat) 4/01

BPatG (marke, benutzung, ware, verkehr, händler, verbindung, verwendung, beschwerde, beurteilung, bezug)
BUNDESPATENTGERICHT
27 W (pat) 4/01
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(Aktenzeichen)
Verkündet am
19. November 2002
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die Marke 395 06 940
BPatG 154
6.70
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hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 19. November 2002 unter Mitwirkung der Vorsitzen-
den Richterin Dr. Schermer sowie des Richters Kraft und die Richterin Eder
beschlossen:
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.
G r ü n d e
I.
Gegen die für "Strumpfwaren" eingetragene und am 5. Februar 1996
veröffentlichte Wortmarke 395 06 940
"Nora"
ist Widerspruch erhoben worden aus der Wortmarke DD 647 137
"NORMA"
die am 20. Juni 1990 ua für die Waren "Bekleidungsstücke, Schuhwaren,
Kopfbedeckungen" eingetragen worden ist.
Nachdem die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts
die Verwechslungsgefahr der Marken zunächst durch Beschluß eines Beamten
des gehobenen Dienstes vom 28. September 1998 bejaht und die Löschung der
Marke angegriffenen Marke aufgrund des Widerspruchs aus der Marke
DD 647 137 angeordnet hatte, ist der Beschluß auf die Erinnerung der Inhaberin
der angegriffenen Marke aufgehoben und der Widerspruch zurückgewiesen
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worden. Der Erinnerungsprüfer hat die Ansicht vertreten, daß selbst bei Anlegung
eines strengen Beurteilungsmaßstabs, der wegen der Identität der Waren geboten
sei, keine Gefahr von Verwechslungen der Marken bestehe. Es handele sich um
relativ kurze Wörter, deren unterschiedlicher Sinngehalt sich dem Verkehr bei der
visuellen wie auch der akustischen Wahrnehmung ohne weiteres erschließe.
Hinzu komme, daß die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke als
unterschnittlich einzustufen sei, weil Bekleidung üblicherweise mit weiblichen
Vornamen gekennzeichnet werde.
Gegen diesen Beschluss wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde.
Im Beschwerdeverfahren hat sie zur Glaubhaftmachung der von der Inhaberin der
angegriffenen Marke bereits im Erinnerungsverfahren bestrittenen Benutzung der
Widerspruchsmarke weitere Unterlagen vorgelegt. Zur Begründung der Be-
schwerde trägt sie vor, daß die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke als
seltener und in Verbindung mit Bekleidung unüblicher Vorname von Hause aus
normal und aufgrund der großen Verkehrsbekanntheit ihres gleichnamigen
Lebensmittelfilialbetriebs erheblich gesteigert sei. Die Bekanntheit ihres Unter-
nehmens, das zu den 15 führenden europäischen Discountern gehöre, erstrecke
sich auf alle dort vertriebenen Waren, ua auch Strumpfhosen. In Anbetracht der
Identität der durch die Marken erfaßten Waren könne die Gefahr von Ver-
wechslungen nicht ausgeschlossen werden. Auch der 28.
Senat habe mit
Beschluß vom 19. Juli 1995 (28 W (pat) 264/94) die Verwechslungsgefahr der
Marken "Nora" und "Norma" bejaht, wobei er von einer normalen Kenn-
zeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen sei. Die Widersprechende
verweist ferner auf die Annahme einer im Bekleidungsbereich bestehenden
hochgradigen Verwechslungsgefahr der Marken "Nora/NORMA“durch Beschluss
der Widerspruchsabteilung des HABM vom 31. Oktober 2002.
Zur Benutzung führt die Widersprechende aus, daß sie die Widerspruchsmarke in
über 150 Tageszeitungen und zahlreichen Anzeigenblättern ständig beworben und
in ihren über 1000 Filialen jährlich mehrere Millionen Packungen Strumpfhosen
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verkauft habe. Dabei sei die Widerspruchsmarke neben ihren auf der Verpackung
der Strumpfhosen angebrachten Eigenmarken „Manou“, „Whisper“ und „Verena“
als sog. Händlermarke (Retailerbrand oder Storebrand) benutzt worden. Diese
stelle ein "neues markenpolitisches Phänomen" dar, dessen Besonderheit darin
bestehe, daß sich die mit der Händlermarke verbundene Produktverantwortung
des Händlers auf das gesamte Sortiment und die Qualitätsfunktion der Marke auf
die gesamte Handelsleistung beziehe. Daraus ergebe sich gleichzeitig das „neue
markenrechtliche Phänomen“, daß eine Verbindung zwischen Ware und
Händlermarke bestehe, ohne daß die Marke auf der Ware angebracht sei.
Zumindest sei dies bei den mit Eigenmarken des Händlers versehenen Produkten
der Fall, die unter der Händlermarke so umfangreich beworben würden, daß der
Verkehr das einzelne Produkt automatisch dem Händler zuordne und es
beispielsweise als „Toptil von NORMA“ oder „Tandil von Aldi“ bezeichne. Die
Benutzung der Widerspruchsmarke als Händlermarke erfülle auch die
Anforderungen an eine funktionsgerechte Benutzung, denn diese setze nach dem
Willen des Gesetzgebers nicht notwendig die Anbringung der Marke an der Ware
voraus. Es komme allein darauf an, ob die Marke entsprechend dem
Verkehrsüblichen und wirtschaftlich Angebrachten so verwendet werde, daß sie
vom Verkehr als kennzeichenmäßige Benutzung bestimmter Waren oder
Dienstleistungen aufgefaßt werde. Allein aus Rechtsgründen dürfe die Anbringung
der Händlermarke an der Ware jedenfalls nicht verlangt werden. Die
Widersprechende beantragt,
den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Eintragung der
Marke 395 06 940 zu löschen.
Sie regt ferner die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,
die Beschwerde zurückzuweisen.
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Nach ihrer Ansicht ist die Widerspruchsmarke als eine auf den Vertrieb von
Lebensmitteln gerichtete Dienstleistungsmarke benutzt worden. Es fehle daher an
der behaupteten rechtserhaltenden Benutzung für die Ware „Strumpfhosen“. Im
übrigen bestreitet die Inhaberin der angegriffenen Marke eine gesteigerte Kenn-
zeichnungskraft der Marke "NORMA" im Foodbereich und erst recht im Non-Food-
Bereich, weil auf diesen mit ca 70 Artikeln nur ein geringer Anteil des ca 800
Produkte umfassenden Gesamtsortiments der Widersprechenden falle. Der
Abstand der Marken sei unter diesen Umständen als ausreichend zu erachten, um
die Gefahr von Verwechslungen auszuschließen.
Wegen der der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den
Akteninhalt Bezug genommen.
II.
Die Beschwerde ist nicht begründet. Unabhängig von der Frage, ob eine Ver-
wechslungsgefahr der Marken nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht, ist der
Widerspruch jedenfalls wegen mangelnder Glaubhaftmachung einer rechtserhal-
tenden Benutzung der Widerspruchsmarke zurückzuweisen (§ 43 Abs. 2 Satz 2
iVm §§ 43 Abs. 1, 26 MarkenG).
1.
Auf die nach §
43 Abs.
1 Satz
1 MarkenG zulässig erhobene und im
Beschwerdeverfahren aufrechterhaltene Nichtbenutzungseinrede der Inhaberin
der angegriffenen Marke war die von der Widersprechenden für "Strumpfhosen"
geltend gemachte Benutzung der Widerspruchsmarke sowohl für den vor der
Veröffentlichung der angegriffenen Marke liegenden Zeitraum von fünf Jahren
(5.2.1991 – 5.2.1996) als auch nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG für den
Fünfjahreszeitraum vor der Entscheidung über die Beschwerde (19.11.1997–
19.11.2002) glaubhaft zu machen (vgl BGH GRUR 1999, 54 – Holtkamp; 1999,
995, 996 – HONKA).
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Für den ersten Zeitraum hat die Widersprechende durch eidesstattliche
Versicherung ihres Zentraleinkäufers vom 6. Mai 1999 dargelegt, daß sie im Jahr
1994 mehr als 5,5 Mio und 1996 mehr als 5,4 Mio Damenstrumpfhosen in den als
Muster beigefügten Verpackungen verkauft hat. Die Verpackungsmuster sind mit
den für die Widersprechende geschützten Marken "Manou" bzw "Whisper" sowie
relativ großen Preisetiketten versehen, auf denen die Marke „NORMA“ deutlich
sichtbar aufgedruckt ist.
Die von der Widersprechenden für den zweiten Zeitraum eingereichten Werbean-
zeigen und Handzettel aus den Jahren 1997 bis 2002 zeigen die Marke „NORMA
– ab ca Ende 2000 zusätzlich mit einem „R im Kreis“ - in großer Blockschrift mit
dem kleineren Untertitel „Hohe Qualität zum Niedrigpreis“ jeweils an dem oberen
oder unteren Rand einer Seite, auf der zahlreiche Artikel aus dem Warensortiment
der Widerspechenden dargestellt sind, darunter Strumpfhosen mit der
Kennzeichnung "Manou", "Whisper" und "Lady Verena". Die Werbeanzeigen sind
laut eidesstattlicher Versicherung des Einkäufers Widersprechenden vom
18. November 2002 jährlich in über 150 Tageszeitungen erschienen und die
Handzettel in einer Auflage von je 300 000 Stück verteilt worden; der Absatz von
Strumpfhosen habe im Jahr 1998 mehr als 3 Mio und im Jahr 2000 mehr als 3,2
Mio Packungen betragen.
2. Im vorliegenden Fall kann dahingestellt bleiben, ob die Verwendung der Wider-
spruchsmarke in relativ großer Schrift auf Preisetiketten, die an der Warenverpac-
kung angebracht sind, als rechtserhaltend im Sinne des § 26 MarkenG zu
erachten ist, wie der 26. Senat des Bundespatentgerichts in einem vergleichbaren
Fall angenommen hat (Mitt. 1996, 168 – Codi/Rodi). Jedenfalls entspricht die Art
und Weise, wie die Marke „NORMA“ im zweiten Benutzungszeitraum für die
eingetragenen Waren, ua Strumpfhosen, verwendet worden ist, nicht den
Anforderungen an eine rechtserhaltende Benutzung.
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a.)
Ausgangspunkt für diese Beurteilung bildet nach der „MONTANA“-
Entscheidung (BGH GRUR 1995, 583, 584) die - durch Art. 2 MRRL und § 3
Abs. 1 MarkenG nicht in Frage gestellte - Funktion der Marke, Waren oder
Dienstleistungen einem bestimmten Unternehmen zuzuordnen und sie von
denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Die Marke muß daher so
verwendet werden, daß der Verkehr in ihr eine kennzeichenmäßige Benutzung
bestimmter Waren und Dienstleistungen sieht (vgl auch BGH GRUR 1996, 267,
268 reSp– AQUA). Um ihre Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion erfüllen zu
können, muß die Marke allerdings nicht notwendig unmittelbar mit der Ware
verbunden sein. Bei der vom Gesetzgeber geforderten richtlinienkonformen
Auslegung des Benutzungsbegriffs kann - in Abkehr von der bisherigen strengen
deutschen Rechtsprechung - je nach den Umständen auch eine Verwendung auf
Geschäftspapieren, in Katalogen oder in der Werbung ausreichend sein (BT-
Drucks. 12/6581, 83 = BlPMZ 1994, Sonderheft, S. 77). Wie die Formulierung „je
nach den Umständen“ erkennen läßt, stellt die Anbringung der Marke an der
Ware auch nach § 26 MarkenG den Regelfall der funktionsgerechten Benutzung
dar. Es fällt also nicht jede Benutzung der Marke „als Marke“, die nach § 14 Abs. 2
und 3 MarkenG ausschließlich dem Markeninhaber vorbehalten ist, etwa die
Verwendung in Geschäftspapieren und in der Werbung (§ 14 Abs. 3 Nr. 5
MarkenG), schon unter den Benutzungsbegriff des § 26 MarkenG. Dieser bedarf
vielmehr – wie schon in der Rechtsprechung zu § 5 Abs. 7 WZG anerkannt war
(vgl ua BGH GRUR 1978, 294, 296 – Orbicin; 1980, 52, 53 – Contiflex; 1984, 354,
357 – Tina-Spezialversand II) – der eigenständigen Auslegung und Abgrenzung
gegenüber dem Begriff der rechtsverletzenden Benutzung (BGH GRUR 2000,
1038, 1039 – Kornkammer), allerdings mit der Einschränkung, daß bei der
Beurteilung jedenfalls keine strengere Maßstäbe anzulegen sind als bisher (vgl
BGH GRUR 1995, 583, 584 – MONTANA).
b.) Die Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion der Marke legt auch der General-
anwalt in seinen Schlussanträgen in der Rechtssache C-40/01 (Ansul) der
Auslegung des Benutzungsbegriffs nach Art. 12 MRRL zugrunde. Er hält den
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Benutzungsbegriff als solchen allerdings für deckungsgleich mit dem Begriff der
rechtsverletzenden Benutzung nach Art. 5 MRRL (Tz. 46) und beurteilt die
einzelnen Umstände der Benutzung, insbesondere Art, Umfang und Dauer, unter
dem - nicht nur als Gegensatz zu einer bloßen Scheinbenutzung gewerteten –
Merkmal der Ernsthaftigkeit (so auch Urteil des EuG vom 12.12.2002 in der
Rechtssache T-39/01 – HIWATT- Tz. 37). Für eine ernsthafte Benutzung ist es
nach Ansicht des Generalanwalts erforderlich, dass die Marke durch ihre Nutzung
auf dem Markt für die Waren und Dienstleistungen, die sie repräsentiert, präsent
ist (Nr 56). Für den Markeninhaber sei "die Marke die Verbindung zwischen dem
Zeichen und der Ware oder Dienstleistung, um sich durch ihre Wahrnehmung
durch den Verbraucher und die daraus folgende Identifizierung des einen mit dem
anderen auf dem Markt zu etablieren" (Tz. 64). Zusammenfassend führt der
Generalanwalt aus, daß eine ernsthafte Benutzung nur vorliegt, wenn die Marke
so wie sie registriert worden ist, dauerhaft, öffentlich und mit Relevanz nach außen
benutzt wird, um für die durch sie repräsentierten Waren oder Dienstleistungen
einen Marktanteil zu erlangen, und dabei nicht ausschließlich der Zweck verfolgt
wird, die Marke zu erhalten (Tz. 72).
3. Die von der Widersprechenden für Strumpfhosen dargelegte Benutzung der Wi-
derspruchsmarke als sog. Händlermarke wird der Herkunfts- und
Unterscheidungsfunktion als Hauptfunktion der Marke (vgl EuGH MarkenR 2002,
394, 399 – Arsenal) nicht gerecht, unabhängig davon, ob die Beurteilung unter
dem Gesichtspunkt der "funktionsgerechten" oder der "ernsthaften" Benutzung
erfolgt.
a.) Die Widersprechende hat die mit dem Namen ihres Discounthandelsunterneh-
mens identische Marke „NORMA“ für ihr gesamtes Warensortiment verwendet,
ohne dass ein Bezug der Marke zu den einzelnen Waren besteht. Das gilt nicht
nur für die Anbringung der Marke an den Schaufenstern und in den
Geschäftsräumen der zahlreichen Filialen, auf Einkaufstüten, Regalaufklebern
usw.. Auch in den vorgelegten Werbeunterlagen (Zeitungsanzeigen, Handzettel)
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ist die Widerspruchsmarke stets nach Art einer Überschrift für einen ständig
wechselnden Ausschnitt aus dem Warensortiment der Widersprechenden
eingesetzt worden. Die einzelnen Produkte sind in den Anzeigen zwar dargestellt.
Es fehlt aber - ebenso wie beispielsweise bei der Anbringung der Marke auf der
Titelseite eines Katalogs oder einer Gesamtpreisliste - die unmittelbare
Verbindung der Marke mit einer bestimmten Ware. Der Verkehr sieht in dem
Kennzeichen „NORMA“, wenn es ihm in den Werbeanzeigen begegnet, im
allgemeinen nur einen Hinweis auf den Discounter, selbst, der unter seiner Ge-
schäftsbezeichnung ankündigt, welche Artikel er in seinen Filialen aktuell zu
günstigem Preis anbietet. Eine vergleichbare Verwendung von
Geschäftsbezeichnungen in der Werbung kennt der Verkehr auch von anderen
Handelsunternehmen, wie das Beispiel des bekannten Discounters Aldi zeigt, der
seine Anzeigen mit „Aldi informiert“ betitelt. Andere Händler werben mit Aussagen
wie „Wo geht’s hier zu kika“; WALMART die Preise bleiben unten. Immer“, „Quelle
über 5000 mal in Deutschland, "Netto Marken Discount". Nach ständiger
Rechtsprechung kann die Marke bei einem solchen firmenmäßigen Gebrauch,
selbst wenn er - auch - markenmäßig im Sinne des § 14 Abs. 2 MarkenG sein
mag (vgl dazu BGH GRUR 1962, 647 – Strumpfzentrale; 1975, 257 – Buddelei;
1977, 789 – Tina-Spezialversand I; 1984, 354 – Tina-Spezialversand II), ihre
betriebliche Herkunftsfunktion in bezug auf die eingetragene Ware nicht erfüllen
(BGH GRUR 1979, 551 – lamod; Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl.,
§
26 Rdn.
11; Ingerl/Rohnke, Markenrecht, 1998, § 26 Rdn. 20; Fezer,
Markenrecht, 3. Aufl., § 26 Rdn. 21, 22). Sie repräsentiert die Waren nicht und ist
für diese auf dem Markt nicht tatsächlich und ernsthaft präsent, sondern weist
allenfalls mittelbar über den Namen der Einkaufstätte auf die betriebliche Herkunft
der Waren hin (vgl BGH aaO – Buddelei). Für den Verkehr stellt nur das an der
Ware selbst angebrachte Kennzeichen das Unterscheidungsmittel dar, das ihm
die betriebliche Zuordnung ermöglicht und nach dem er die Ware benennt,
wiederkauft und weiterempfiehlt. Bei den in den Filialen der Widersprechenden
angebotenen Strumpfhosen sind das die auf der Verpackung befindlichen Marken
„Manou“, „Whisper“ und „Verena“.
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b.)
Der Ansicht der Widersprechenden, der Verkehr bringe die
Widerspruchsmarke jedenfalls zu den mit ihren Eigenmarken versehenen
Produkten in unmittelbaren Bezug und bezeichne sie dementsprechend auch mit
„NORMA“, kann nicht gefolgt werden. Dagegen spricht, dass daß der Verbraucher
in der Regel weder weiß noch sich weitere Gedanken darüber macht, ob die
Marken, mit der die in den Filialen der Widersprechenden angebotenen
zahlreichen Waren versehen sind, Eigenmarken für die nur in ihren Filialen
erhältlichen Produkt sind, oder ob es sich um Herstellermarken für Waren handelt,
die auch in anderen Geschäften gekauft werden können. Die Unterscheidung ist
für den Verkehr deshalb kaum möglich, weil er im Handel an die
unterschiedlichsten Vertriebsformen gewöhnt ist. Teils haben die Handelsbetriebe
nur Waren im Sortiment, die mit Herstellermarken gekennzeichnet sind, teils
bieten sie Waren sowohl unter Herstellermarken als auch Eigenmarken an, wobei
die Sortimentsbereiche, in denen nur oder überwiegend Eigenmarken bzw
umgekehrt nur oder überwiegend Herstellermarken verwendet werden, je nach
Händler stark variieren. Angesichts der Vielfalt von Vertriebskonzepten erkennt
der Verbraucher eine (Handels-) Eigenmarke daher nur unter besonderen
Umständen als solche, etwa wenn sie unter dem Namen des Händlers bzw der
Händlermarke gesondert beworben wird, wie zB die Bekleidungs - Eigenmarken
„Yessica“ und „Your 6
th
Sense“ von „C&A“, oder wenn die unter einer Eigenmarke
vertriebene Ware aus sonstigen Gründen einem bestimmten Händler zugeordnet
wird. Dies kann der Fall sein, wenn die Eigenmarke in Verbindung mit dem
betreffenden Handelsunternehmen eine besondere Bekanntheit erlangt hat, etwa
aufgrund positiver Bewertungen in Warentests, weil hier die Testprodukte stets
unter der Eigenmarke und dem Händlernamen vorgestelt werden, wie die von der
Widersprechenden in diesem Zusammenhang genannten Beispiele der
umfangreich benutzten Waschmittel „Aldi/Tandil“ oder „NORMA/Toptil“ zeigen. Ein
weiteres Beispiel bildet der Verkauf von Computern bei dem Discounter Aldi, der
in der Presse ein starkes Echo gefunden und zu dem Schlagwort „Aldi-Computer“
geführt hat. Liegen solche besonderen Umstände vor, kann der Händlermarke im
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Einzelfall möglicherweise individuelle Unterscheidungsfunktion für ein bestimmtes
Produkt aus dem Warensortiment zukommen. Das gilt aber keineswegs pauschal
für alle Produkte, die in den Werbeanzeigen ständig wechselnd und in großer Zahl
unter der Händlermarke angeboten werden, und zwar unabhängig davon, ob sie
mit Herstellermarken oder mit Eigenmarken versehen sind, wie die Strumpfhosen
„Manou“, Whisper“ und „Verena“ oder ob sie überhaupt nicht mit einer Marke
gekennzeichnet sind.
c.) Auch die von der Widersprechenden vorgenommene Interpretation der Wider-
spruchsmarke als Zweitmarke erscheint nicht zutreffend, denn die Marke
„NORMA“ wird von ihr nach Art einer Unternehmensmarke für ihr gesamtes
Warensortiment eingesetzt. Damit handelt es sich nach herkömmlichem
Verständnis gerade nicht um eine Zweitmarke, sondern um die Erst- bzw
Hauptmarke (vgl BGH GRUR 1993, 972, 974 – Sana/Schosana; 2000, 510, 511 –
Contura).
4.) Eine rechtserhaltende Benutzung der Marke "NORMA" kann auch nicht aus
den Grundsätzen der “TETRASIL“-Entscheidung (BGH GRUR 1995, 583)
hergeleitet werden. Der Bundesgerichtshof hat dort zwar betont, daß den
Markeninhabern die Art der wirtschaftlichen Betätigung nicht allein aus
Rechtsgründen in bestimmter Weise – etwa abweichend von der verkehrsüblichen
Art der Benutzung – vorgeschrieben werden darf. Das bedeutet aber nicht, daß
jede Art der Benutzung, sofern sie nur den Gepflogenheiten eines Teils des
Geschäftsverkehrs entspricht, als rechterhaltend zu erachten wäre.
a.) Der „TETRASIL“- Fall weicht von dem vorliegenden Sachverhalt schon deshalb
grundlegend ab, weil die Marke „TETRASIL“ in Bestell- und Lieferscheinen zur
Kennzeichnung einer bestimmten, bereits im Markt erhältlichen Ware, nämlich
Wasserglas, benutzt worden ist. Ein weiterer wesentlicher Unterschied besteht
darin, dass die Anbringung der Marke bei der Ware „Wasserglas“ wegen Art und
Beschaffenheit des Produkts als solchem weder verkehrsüblich noch wirtschaftlich
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zumutbar war. Im Gegensatz dazu sieht die Widersprechende von der Anbringung
der Marke „NORMA“ an den einzelnen Artikeln ihres Produktsortiments aufgrund
einer im Discounthandel üblichen Marketingstrategie ab, die darauf gerichtet ist,
nur die Händlermarke anstelle einer Vielzahl von Eigenmarken des Händlers zu
bewerben und damit eine hohe Kundenbindung an die Einkaufsstätte unter
gleichzeitiger Senkung der Kommunikationskosten zu erreichen. Gleichzeitig wird
mit der Benutzung der Händlermarke ohne Anbringung an den Waren der Zweck
verfolgt, bei dem Misserfolg eines einzelnen Artikels aus dem regelmäßig einige
hundert Produkte umfassenden Gesamtsortiment der Ruf der Marke und damit
gleichzeitig des Händlernamens nicht zu gefährden sowie in dem Fall der
Ausdehnung des Produktsortiments der Gefahr einer Verwässerung der Marke
entgegenzuwirken.
b.) Der Senat hält es nicht für gerechtfertigt, bei der Beurteilung, welche Art der
Markenbenutzung verkehrsüblich und wirtschaftlich angebracht ist, eine
Marketingpolitik als Maßstab zugrundezulegen, die von den Waren völlig
unabhängig ist und deren Konzept entsprechend dem wirtschaftlichen Interesse
des (Discount-)Handels gerade nicht in der Verwendung der Marke als Mittel zur
Unterscheidung und Identifikation einer Ware besteht. Dies hätte im Ergebnis zur
Folge, daß die Verkehrsüblichkeit der Benutzung einer für ein und dieselben
Waren geschützten Marke unterschiedlich zu beurteilen wäre, je nachdem, ob sie
als Hersteller- oder als Händlermarke verwendet wird, denn der Hersteller bringt
sein Unternehmenskennzeichen üblicherweise, gegebenenfalls mit einem
weiteren Produktkennzeichen, an der Ware an. Der Händler sieht dagegen aus
den genannten marketingstrategischen Gründen von der Kennzeichnung der
Ware mit seinem durch die Händlermarke verkörperten Händlernamen ab, obwohl
er gerade bei der Verwendung von Eigenmarken selbst wie ein Hersteller auftritt
und seine Händlermarke ohne weiteres an der Ware anbringen könnte.
c.)
Eine derartige, der Wirtschaftsstufe des Markeninhabers entsprechende
rechtliche Unterscheidung der Warenmarken in Fabrik- und Handelsmarken ist
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von der Rechtsprechung seit jeher als dem Markenrecht fremd abgelehnt worden
(vgl bereits BGH GRUR 1962, 647, 648 – Strumpfzentrale; Fezer, aaO, § 3
Rdn
32). Gesetzlich vorgesehen sind ausschließlich Warenmarken und
Dienstleistungsmarken (§ 3 Abs. 1 MarkenG), denen alle Marken zuzuordnen
sind, gleich zu welchem Zweck sie von ihrem Inhaber eingesetzt werden, zB als
Fabrik-, Handels-, Händler-, Haus-, Dach-, Sortenmarken usw. Eine abweichende
Beurteilung der Benutzung von Warenmarken, je nachdem ob sie durch einen
Hersteller oder einen Händler erfolgt, wäre mit dem Gebot der Gleichbehandlung
der Markeninhaber anhand der objektiven Merkmale der Art der Marke und der Art
der Waren, für die sie benutzt wird, kaum vereinbar.
5. Der Vortrag der Widersprechenden zu dem Konzept der Händlermarke als
„neuem markenpolitischen Phänomen“ (vgl Manfed Bruhn, Handelsmarken,
3. Aufl. 2001, S 294) läßt schließlich auch grundlegende Zweifel aufkommen, ob
die Marke „NORMA“ überhaupt für die eingetragenen Waren und nicht
ausschließlich für die von der Widersprechenden erbrachte – nicht geschützte –
Handelsleistung benutzt worden ist.
a.) Die Widersprechende unterscheidet in ihren Ausführungen selbst ausdrücklich
zwischen dem Begriff der - im Englischen unmißverständlich
Retailerbrand oder Storebrand – und dem Begriff der , die in
herkömmlichem Sinne als Eigenmarke unmittelbar an der Ware angebracht wird.
Die Händlermarke bezieht sich, wie die Widersprechende unter Verweis auf Bruhn
aaO, S. 176 ausführt, auf die gesamte Handelsleistung, nämlich gezielte Produkt-
und Lieferantenauswahl, strenge Qualitätskontrolle, produktgerechte Lagerung,
betriebsspezifische Darbietung im Sortiment, laufende Überwachung im Regal und
gegebenenfalls fachgerechte Beratung. Neben der auf die Handelsleistung
bezogenen Herkunfts-, Qualitäts- und Werbefunktion soll mit der Händlermarke
aber gleichzeitig auch eine enge Verbindung zu der einzelnen Ware hergestellt
werden. Der Kunde soll die Ware über die Händlermarke nur dem
Geschäftsbetrieb des Händlers und der durch ihn gewährleisteten stets
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gleichbleibenden Warengüte und - qualität zuordnen. In der Händlermarke ist also
– wirtschaftlich betrachtet – die Funktion einer Warenmarke und einer
Dienstleistungsmarke vereinigt.
b.)
Die Widersprechende weist zu Recht darauf hin, dass sich aus dem
„markenpolitischen Phänomen“ der Händlermarke auch ein „markenrechtliches
Phänomen“ ergibt, wobei das „markenpolitische Phänomen“, daß nur die
Händlermarke beworben und nicht an den einzelnen Waren angebracht wird,
entgegen ihrer Ansicht aber schon lange existiert. Dies zeigt die oben unter Ziff. 2)
zitierte "Codi/Rodi" – Entscheidung (BPatG Mitt 1996, 485), in der eine
rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchs(händler)marke "Rodi" im Hinblick
auf ihre Verwendung auf den Preisetiketten der Waren bejaht worden ist. Ob diese
Entscheidung der Problematik der Händlermarke gerecht wird, mag zweifelhaft
sein (verneinend Doetsch, GRUR 1989, 485). Jedenfalls kann die Lösung des
Phänomens "Händlermarke" in markenrechtlicher Hinsicht nicht in der
Anerkennung der Benutzung der (Waren)Marke ohne unmittelbaren Bezug zu den
einzelnen Waren liegen. Die Art und Weise der Benutzung der Marke "NORMA" in
den Werbeunterlagen könnte allenfalls als rechtserhaltende Benutzung für die von
der Widersprechenden erbrachten – nicht geschützten - Dienstleistungen eines
Einzelhändlers nach der Warenklasse 35 angesehen werden. Dies würde aber
nach der gegenwärtigen Rechtslage zu der Situation führen, dass die Marke eines
(Discount-)Händlers, sofern sie für Waren eingetragen ist, wegen mangelnder
unmittelbarer Verbindung mit der Ware nicht als rechtserhaltend benutzt erachtet
und daher nach Ablauf der Benutzungsschonfrist gegenüber einer jüngeren Marke
nicht durchgesetzt werden kann. Für die Dienstleistungen eines Einzelhändlers
erhält er nach der derzeitigen deutschen Praxis keinen Markenschutz, weil
Schutzgegenstand und Schutzbereich einer solchen Marke nicht hinreichend be-
stimmbar sind. Die Frage der Zulässigkeit der Eintragung von Einzelhandels-
Dienstleistungsmarken hat der 24. Senat mit Beschluß vom 15. Oktober 2002 (24
W(pat) 214/01) dem EuGH vorgelegt (vgl ferner 29 W(pat)80/02 vom 14.8.2002 –
Smartweb – beide Entscheidungen zur Veröffentlichung vorgesehen; Grabrucker,
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MarkenR 2002, 361 – Giacomelli Sport und die Folgen). Auf jeden Fall bedarf es
einer rechtlich strikten Trennung zwischen der für Waren und der für
Einzelhandels-Dienstleistungen erforderlichen Art der Benutzung, denn bei einer
sowohl für Waren als auch für Einzelhandelsdienstleistungen geschützten Marke
kann die Benutzung zwangsläufig nicht für beide Bereiche in ein und derselben
Weise rechtserhaltend erfolgen.
Die Beschwerde war daher zurückzuweisen, ohne daß noch auf die Frage
einzugehen war, ob wegen der deutlichen Begriffsunterschiede der Marken eine
Verwechslungsgefahr besteht, bei deren Beurteilung im übrigen – die
rechtserhaltende Benutzung unterstellt – allenfalls eine normale
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für „Strumpfhosen“ anzunehmen
wäre, weil sich eine möglicherweise starke Kennzeichnungskraft des
Handelsnamens der Widersprechenden keineswegs automatisch auf sämtliche
Waren ihres Warensortiments erstreckt.
III.
Wegen der Kosten des Beschwerdeverfahrens wird auf § 71 Abs. 1 Satz 2
MarkenG verwiesen.
IV.
Die Rechtsbeschwerde wird nach § 83 Abs. 2 MarkenG zugelassen, weil Rechts-
frage, ob die Benutzung einer Marke als „Händlermarke“ für ein Warensortiment
ohne unmittelbaren Bezug zu den einzelnen Waren gemäß § 26 MarkenG
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rechtserhaltend ist, grundsätzliche Bedeutung hat, auch im Hinblick auf die
gebotene richtlinienkonforme Auslegung des Begriffs der ernsthaften Benutzung.
Dr. Schermer
Eder
Kraft
Pü/Na