Urteil des BPatG vom 19.11.2002, 27 W (pat) 4/01

Aktenzeichen: 27 W (pat) 4/01

BPatG (marke, benutzung, ware, verkehr, händler, verbindung, verwendung, beschwerde, beurteilung, bezug)

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 4/01 _______________ Verkündet am 19. November 2002

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 395 06 940

BPatG 154

6.70

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mündliche Verhandlung vom 19. November 2002 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Schermer sowie des Richters Kraft und die Richterin Eder

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

G r ü n d e

I.

Gegen die für "Strumpfwaren" eingetragene und am 5. Februar 1996

veröffentlichte Wortmarke 395 06 940

"Nora"

ist Widerspruch erhoben worden aus der Wortmarke DD 647 137

"NORMA"

die am 20. Juni 1990 ua für die Waren "Bekleidungsstücke, Schuhwaren,

Kopfbedeckungen" eingetragen worden ist.

Nachdem die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts

die Verwechslungsgefahr der Marken zunächst durch Beschluß eines Beamten

des gehobenen Dienstes vom 28. September 1998 bejaht und die Löschung der

Marke angegriffenen Marke aufgrund des Widerspruchs aus der Marke

DD 647 137 angeordnet hatte, ist der Beschluß auf die Erinnerung der Inhaberin

der angegriffenen Marke aufgehoben und der Widerspruch zurückgewiesen

worden. Der Erinnerungsprüfer hat die Ansicht vertreten, daß selbst bei Anlegung

eines strengen Beurteilungsmaßstabs, der wegen der Identität der Waren geboten

sei, keine Gefahr von Verwechslungen der Marken bestehe. Es handele sich um

relativ kurze Wörter, deren unterschiedlicher Sinngehalt sich dem Verkehr bei der

visuellen wie auch der akustischen Wahrnehmung ohne weiteres erschließe.

Hinzu komme, daß die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke als

unterschnittlich einzustufen sei, weil Bekleidung üblicherweise mit weiblichen

Vornamen gekennzeichnet werde.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde.

Im Beschwerdeverfahren hat sie zur Glaubhaftmachung der von der Inhaberin der

angegriffenen Marke bereits im Erinnerungsverfahren bestrittenen Benutzung der

Widerspruchsmarke weitere Unterlagen vorgelegt. Zur Begründung der Beschwerde trägt sie vor, daß die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke als

seltener und in Verbindung mit Bekleidung unüblicher Vorname von Hause aus

normal und aufgrund der großen Verkehrsbekanntheit ihres gleichnamigen

Lebensmittelfilialbetriebs erheblich gesteigert sei. Die Bekanntheit ihres Unternehmens, das zu den 15 führenden europäischen Discountern gehöre, erstrecke

sich auf alle dort vertriebenen Waren, ua auch Strumpfhosen. In Anbetracht der

Identität der durch die Marken erfaßten Waren könne die Gefahr von Verwechslungen nicht ausgeschlossen werden. Auch der 28. Senat habe mit

Beschluß vom 19. Juli 1995 (28 W (pat) 264/94) die Verwechslungsgefahr der

Marken "Nora" und "Norma" bejaht, wobei er von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen sei. Die Widersprechende

verweist ferner auf die Annahme einer im Bekleidungsbereich bestehenden

hochgradigen Verwechslungsgefahr der Marken "Nora/NORMA“durch Beschluss

der Widerspruchsabteilung des HABM vom 31. Oktober 2002.

Zur Benutzung führt die Widersprechende aus, daß sie die Widerspruchsmarke in

über 150 Tageszeitungen und zahlreichen Anzeigenblättern ständig beworben und

in ihren über 1000 Filialen jährlich mehrere Millionen Packungen Strumpfhosen

verkauft habe. Dabei sei die Widerspruchsmarke neben ihren auf der Verpackung

der Strumpfhosen angebrachten Eigenmarken „Manou“, „Whisper“ und „Verena“

als sog. Händlermarke (Retailerbrand oder Storebrand) benutzt worden. Diese

stelle ein "neues markenpolitisches Phänomen" dar, dessen Besonderheit darin

bestehe, daß sich die mit der Händlermarke verbundene Produktverantwortung

des Händlers auf das gesamte Sortiment und die Qualitätsfunktion der Marke auf

die gesamte Handelsleistung beziehe. Daraus ergebe sich gleichzeitig das „neue

markenrechtliche Phänomen“, daß eine Verbindung zwischen Ware und

Händlermarke bestehe, ohne daß die Marke auf der Ware angebracht sei.

Zumindest sei dies bei den mit Eigenmarken des Händlers versehenen Produkten

der Fall, die unter der Händlermarke so umfangreich beworben würden, daß der

Verkehr das einzelne Produkt automatisch dem Händler zuordne und es

beispielsweise als „Toptil von NORMA“ oder „Tandil von Aldi“ bezeichne. Die

Benutzung der Widerspruchsmarke als Händlermarke erfülle auch die

Anforderungen an eine funktionsgerechte Benutzung, denn diese setze nach dem

Willen des Gesetzgebers nicht notwendig die Anbringung der Marke an der Ware

voraus. Es komme allein darauf an, ob die Marke entsprechend dem

Verkehrsüblichen und wirtschaftlich Angebrachten so verwendet werde, daß sie

vom Verkehr als kennzeichenmäßige Benutzung bestimmter Waren oder

Dienstleistungen aufgefaßt werde. Allein aus Rechtsgründen dürfe die Anbringung

der Händlermarke an der Ware jedenfalls nicht verlangt werden. Die

Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Eintragung der

Marke 395 06 940 zu löschen.

Sie regt ferner die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Nach ihrer Ansicht ist die Widerspruchsmarke als eine auf den Vertrieb von

Lebensmitteln gerichtete Dienstleistungsmarke benutzt worden. Es fehle daher an

der behaupteten rechtserhaltenden Benutzung für die Ware „Strumpfhosen“. Im

übrigen bestreitet die Inhaberin der angegriffenen Marke eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Marke "NORMA" im Foodbereich und erst recht im Non-Food-

Bereich, weil auf diesen mit ca 70 Artikeln nur ein geringer Anteil des ca 800

Produkte umfassenden Gesamtsortiments der Widersprechenden falle. Der

Abstand der Marken sei unter diesen Umständen als ausreichend zu erachten, um

die Gefahr von Verwechslungen auszuschließen.

Wegen der der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den

Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist nicht begründet. Unabhängig von der Frage, ob eine Verwechslungsgefahr der Marken nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht, ist der

Widerspruch jedenfalls wegen mangelnder Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke zurückzuweisen 43 Abs. 2 Satz 2

iVm §§ 43 Abs. 1, 26 MarkenG).

1. Auf die nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG zulässig erhobene und im

Beschwerdeverfahren aufrechterhaltene Nichtbenutzungseinrede der Inhaberin

der angegriffenen Marke war die von der Widersprechenden für "Strumpfhosen"

geltend gemachte Benutzung der Widerspruchsmarke sowohl für den vor der

Veröffentlichung der angegriffenen Marke liegenden Zeitraum von fünf Jahren

(5.2.1991 5.2.1996) als auch nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG für den

Fünfjahreszeitraum vor der Entscheidung über die Beschwerde (19.11.1997–

19.11.2002) glaubhaft zu machen (vgl BGH GRUR 1999, 54 Holtkamp; 1999,

995, 996 HONKA).

Für den ersten Zeitraum hat die Widersprechende durch eidesstattliche

Versicherung ihres Zentraleinkäufers vom 6. Mai 1999 dargelegt, daß sie im Jahr

1994 mehr als 5,5 Mio und 1996 mehr als 5,4 Mio Damenstrumpfhosen in den als

Muster beigefügten Verpackungen verkauft hat. Die Verpackungsmuster sind mit

den für die Widersprechende geschützten Marken "Manou" bzw "Whisper" sowie

relativ großen Preisetiketten versehen, auf denen die Marke „NORMA“ deutlich

sichtbar aufgedruckt ist.

Die von der Widersprechenden für den zweiten Zeitraum eingereichten Werbeanzeigen und Handzettel aus den Jahren 1997 bis 2002 zeigen die Marke „NORMA

ab ca Ende 2000 zusätzlich mit einem „R im Kreis“ - in großer Blockschrift mit

dem kleineren Untertitel „Hohe Qualität zum Niedrigpreis“ jeweils an dem oberen

oder unteren Rand einer Seite, auf der zahlreiche Artikel aus dem Warensortiment

der Widerspechenden dargestellt sind, darunter Strumpfhosen mit der

Kennzeichnung "Manou", "Whisper" und "Lady Verena". Die Werbeanzeigen sind

laut eidesstattlicher Versicherung des Einkäufers Widersprechenden vom

18. November 2002 jährlich in über 150 Tageszeitungen erschienen und die

Handzettel in einer Auflage von je 300 000 Stück verteilt worden; der Absatz von

Strumpfhosen habe im Jahr 1998 mehr als 3 Mio und im Jahr 2000 mehr als 3,2

Mio Packungen betragen.

2. Im vorliegenden Fall kann dahingestellt bleiben, ob die Verwendung der Widerspruchsmarke in relativ großer Schrift auf Preisetiketten, die an der Warenverpackung angebracht sind, als rechtserhaltend im Sinne des § 26 MarkenG zu

erachten ist, wie der 26. Senat des Bundespatentgerichts in einem vergleichbaren

Fall angenommen hat (Mitt. 1996, 168 Codi/Rodi). Jedenfalls entspricht die Art

und Weise, wie die Marke „NORMA“ im zweiten Benutzungszeitraum für die

eingetragenen Waren, ua Strumpfhosen, verwendet worden ist, nicht den

Anforderungen an eine rechtserhaltende Benutzung.

a.) Ausgangspunkt für diese Beurteilung bildet nach der „MONTANA“-

Entscheidung (BGH GRUR 1995, 583, 584) die - durch Art. 2 MRRL und § 3

Abs. 1 MarkenG nicht in Frage gestellte - Funktion der Marke, Waren oder

Dienstleistungen einem bestimmten Unternehmen zuzuordnen und sie von

denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Die Marke muß daher so

verwendet werden, daß der Verkehr in ihr eine kennzeichenmäßige Benutzung

bestimmter Waren und Dienstleistungen sieht (vgl auch BGH GRUR 1996, 267,

268 reSp– AQUA). Um ihre Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion erfüllen zu

können, muß die Marke allerdings nicht notwendig unmittelbar mit der Ware

verbunden sein. Bei der vom Gesetzgeber geforderten richtlinienkonformen

Auslegung des Benutzungsbegriffs kann - in Abkehr von der bisherigen strengen

deutschen Rechtsprechung - je nach den Umständen auch eine Verwendung auf

Geschäftspapieren, in Katalogen oder in der Werbung ausreichend sein (BT-

Drucks. 12/6581, 83 = BlPMZ 1994, Sonderheft, S. 77). Wie die Formulierung „je

nach den Umständen“ erkennen läßt, stellt die Anbringung der Marke an der

Ware auch nach § 26 MarkenG den Regelfall der funktionsgerechten Benutzung

dar. Es fällt also nicht jede Benutzung der Marke „als Marke“, die nach § 14 Abs. 2

und 3 MarkenG ausschließlich dem Markeninhaber vorbehalten ist, etwa die

Verwendung in Geschäftspapieren und in der Werbung 14 Abs. 3 Nr. 5

MarkenG), schon unter den Benutzungsbegriff des § 26 MarkenG. Dieser bedarf

vielmehr wie schon in der Rechtsprechung zu § 5 Abs. 7 WZG anerkannt war

(vgl ua BGH GRUR 1978, 294, 296 Orbicin; 1980, 52, 53 Contiflex; 1984, 354,

357 Tina-Spezialversand II) der eigenständigen Auslegung und Abgrenzung

gegenüber dem Begriff der rechtsverletzenden Benutzung (BGH GRUR 2000,

1038, 1039 Kornkammer), allerdings mit der Einschränkung, daß bei der

Beurteilung jedenfalls keine strengere Maßstäbe anzulegen sind als bisher (vgl

BGH GRUR 1995, 583, 584 MONTANA).

b.) Die Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion der Marke legt auch der Generalanwalt in seinen Schlussanträgen in der Rechtssache C-40/01 (Ansul) der

Auslegung des Benutzungsbegriffs nach Art. 12 MRRL zugrunde. Er hält den

Benutzungsbegriff als solchen allerdings für deckungsgleich mit dem Begriff der

rechtsverletzenden Benutzung nach Art. 5 MRRL (Tz. 46) und beurteilt die

einzelnen Umstände der Benutzung, insbesondere Art, Umfang und Dauer, unter

dem - nicht nur als Gegensatz zu einer bloßen Scheinbenutzung gewerteten

Merkmal der Ernsthaftigkeit (so auch Urteil des EuG vom 12.12.2002 in der

Rechtssache T-39/01 HIWATT- Tz. 37). Für eine ernsthafte Benutzung ist es

nach Ansicht des Generalanwalts erforderlich, dass die Marke durch ihre Nutzung

auf dem Markt für die Waren und Dienstleistungen, die sie repräsentiert, präsent

ist (Nr 56). Für den Markeninhaber sei "die Marke die Verbindung zwischen dem

Zeichen und der Ware oder Dienstleistung, um sich durch ihre Wahrnehmung

durch den Verbraucher und die daraus folgende Identifizierung des einen mit dem

anderen auf dem Markt zu etablieren" (Tz. 64). Zusammenfassend führt der

Generalanwalt aus, daß eine ernsthafte Benutzung nur vorliegt, wenn die Marke

so wie sie registriert worden ist, dauerhaft, öffentlich und mit Relevanz nach außen

benutzt wird, um für die durch sie repräsentierten Waren oder Dienstleistungen

einen Marktanteil zu erlangen, und dabei nicht ausschließlich der Zweck verfolgt

wird, die Marke zu erhalten (Tz. 72).

3. Die von der Widersprechenden für Strumpfhosen dargelegte Benutzung der Widerspruchsmarke als sog. Händlermarke wird der Herkunfts- und

Unterscheidungsfunktion als Hauptfunktion der Marke (vgl EuGH MarkenR 2002,

394, 399 Arsenal) nicht gerecht, unabhängig davon, ob die Beurteilung unter

dem Gesichtspunkt der "funktionsgerechten" oder der "ernsthaften" Benutzung

erfolgt.

a.) Die Widersprechende hat die mit dem Namen ihres Discounthandelsunternehmens identische Marke „NORMA“ für ihr gesamtes Warensortiment verwendet,

ohne dass ein Bezug der Marke zu den einzelnen Waren besteht. Das gilt nicht

nur für die Anbringung der Marke an den Schaufenstern und in den

Geschäftsräumen der zahlreichen Filialen, auf Einkaufstüten, Regalaufklebern

usw.. Auch in den vorgelegten Werbeunterlagen (Zeitungsanzeigen, Handzettel)

ist die Widerspruchsmarke stets nach Art einer Überschrift für einen ständig

wechselnden Ausschnitt aus dem Warensortiment der Widersprechenden

eingesetzt worden. Die einzelnen Produkte sind in den Anzeigen zwar dargestellt.

Es fehlt aber - ebenso wie beispielsweise bei der Anbringung der Marke auf der

Titelseite eines Katalogs oder einer Gesamtpreisliste - die unmittelbare

Verbindung der Marke mit einer bestimmten Ware. Der Verkehr sieht in dem

Kennzeichen „NORMA“, wenn es ihm in den Werbeanzeigen begegnet, im

allgemeinen nur einen Hinweis auf den Discounter, selbst, der unter seiner Geschäftsbezeichnung ankündigt, welche Artikel er in seinen Filialen aktuell zu

günstigem Preis anbietet. Eine vergleichbare Verwendung von

Geschäftsbezeichnungen in der Werbung kennt der Verkehr auch von anderen

Handelsunternehmen, wie das Beispiel des bekannten Discounters Aldi zeigt, der

seine Anzeigen mit „Aldi informiert“ betitelt. Andere Händler werben mit Aussagen

wie „Wo geht’s hier zu kika“; WALMART die Preise bleiben unten. Immer“, „Quelle

über 5000 mal in Deutschland, "Netto Marken Discount". Nach ständiger

Rechtsprechung kann die Marke bei einem solchen firmenmäßigen Gebrauch,

selbst wenn er - auch - markenmäßig im Sinne des § 14 Abs. 2 MarkenG sein

mag (vgl dazu BGH GRUR 1962, 647 Strumpfzentrale; 1975, 257 Buddelei;

1977, 789 Tina-Spezialversand I; 1984, 354 Tina-Spezialversand II), ihre

betriebliche Herkunftsfunktion in bezug auf die eingetragene Ware nicht erfüllen

(BGH GRUR 1979, 551 lamod; Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl.,

§ 26 Rdn. 11; Ingerl/Rohnke, Markenrecht, 1998, § 26 Rdn. 20; Fezer,

Markenrecht, 3. Aufl., § 26 Rdn. 21, 22). Sie repräsentiert die Waren nicht und ist

für diese auf dem Markt nicht tatsächlich und ernsthaft präsent, sondern weist

allenfalls mittelbar über den Namen der Einkaufstätte auf die betriebliche Herkunft

der Waren hin (vgl BGH aaO Buddelei). Für den Verkehr stellt nur das an der

Ware selbst angebrachte Kennzeichen das Unterscheidungsmittel dar, das ihm

die betriebliche Zuordnung ermöglicht und nach dem er die Ware benennt,

wiederkauft und weiterempfiehlt. Bei den in den Filialen der Widersprechenden

angebotenen Strumpfhosen sind das die auf der Verpackung befindlichen Marken

„Manou“, „Whisper“ und „Verena“.

b.) Der Ansicht der Widersprechenden, der Verkehr bringe die

Widerspruchsmarke jedenfalls zu den mit ihren Eigenmarken versehenen

Produkten in unmittelbaren Bezug und bezeichne sie dementsprechend auch mit

„NORMA“, kann nicht gefolgt werden. Dagegen spricht, dass daß der Verbraucher

in der Regel weder weiß noch sich weitere Gedanken darüber macht, ob die

Marken, mit der die in den Filialen der Widersprechenden angebotenen

zahlreichen Waren versehen sind, Eigenmarken für die nur in ihren Filialen

erhältlichen Produkt sind, oder ob es sich um Herstellermarken für Waren handelt,

die auch in anderen Geschäften gekauft werden können. Die Unterscheidung ist

für den Verkehr deshalb kaum möglich, weil er im Handel an die

unterschiedlichsten Vertriebsformen gewöhnt ist. Teils haben die Handelsbetriebe

nur Waren im Sortiment, die mit Herstellermarken gekennzeichnet sind, teils

bieten sie Waren sowohl unter Herstellermarken als auch Eigenmarken an, wobei

die Sortimentsbereiche, in denen nur oder überwiegend Eigenmarken bzw

umgekehrt nur oder überwiegend Herstellermarken verwendet werden, je nach

Händler stark variieren. Angesichts der Vielfalt von Vertriebskonzepten erkennt

der Verbraucher eine (Handels-) Eigenmarke daher nur unter besonderen

Umständen als solche, etwa wenn sie unter dem Namen des Händlers bzw der

Händlermarke gesondert beworben wird, wie zB die Bekleidungs - Eigenmarken

„Yessica“ und „Your 6 th Sense“ von „C&A“, oder wenn die unter einer Eigenmarke

vertriebene Ware aus sonstigen Gründen einem bestimmten Händler zugeordnet

wird. Dies kann der Fall sein, wenn die Eigenmarke in Verbindung mit dem

betreffenden Handelsunternehmen eine besondere Bekanntheit erlangt hat, etwa

aufgrund positiver Bewertungen in Warentests, weil hier die Testprodukte stets

unter der Eigenmarke und dem Händlernamen vorgestelt werden, wie die von der

Widersprechenden in diesem Zusammenhang genannten Beispiele der

umfangreich benutzten Waschmittel „Aldi/Tandil“ oder „NORMA/Toptil“ zeigen. Ein

weiteres Beispiel bildet der Verkauf von Computern bei dem Discounter Aldi, der

in der Presse ein starkes Echo gefunden und zu dem Schlagwort „Aldi-Computer“

geführt hat. Liegen solche besonderen Umstände vor, kann der Händlermarke im

Einzelfall möglicherweise individuelle Unterscheidungsfunktion für ein bestimmtes

Produkt aus dem Warensortiment zukommen. Das gilt aber keineswegs pauschal

für alle Produkte, die in den Werbeanzeigen ständig wechselnd und in großer Zahl

unter der Händlermarke angeboten werden, und zwar unabhängig davon, ob sie

mit Herstellermarken oder mit Eigenmarken versehen sind, wie die Strumpfhosen

„Manou“, Whisper“ und „Verena“ oder ob sie überhaupt nicht mit einer Marke

gekennzeichnet sind.

c.) Auch die von der Widersprechenden vorgenommene Interpretation der Widerspruchsmarke als Zweitmarke erscheint nicht zutreffend, denn die Marke

„NORMA“ wird von ihr nach Art einer Unternehmensmarke für ihr gesamtes

Warensortiment eingesetzt. Damit handelt es sich nach herkömmlichem

Verständnis gerade nicht um eine Zweitmarke, sondern um die Erst- bzw

Hauptmarke (vgl BGH GRUR 1993, 972, 974 Sana/Schosana; 2000, 510, 511

Contura).

4.) Eine rechtserhaltende Benutzung der Marke "NORMA" kann auch nicht aus

den Grundsätzen der “TETRASIL“-Entscheidung (BGH GRUR 1995, 583)

hergeleitet werden. Der Bundesgerichtshof hat dort zwar betont, daß den

Markeninhabern die Art der wirtschaftlichen Betätigung nicht allein aus

Rechtsgründen in bestimmter Weise etwa abweichend von der verkehrsüblichen

Art der Benutzung vorgeschrieben werden darf. Das bedeutet aber nicht, daß

jede Art der Benutzung, sofern sie nur den Gepflogenheiten eines Teils des

Geschäftsverkehrs entspricht, als rechterhaltend zu erachten wäre.

a.) Der „TETRASIL“- Fall weicht von dem vorliegenden Sachverhalt schon deshalb

grundlegend ab, weil die Marke „TETRASIL“ in Bestell- und Lieferscheinen zur

Kennzeichnung einer bestimmten, bereits im Markt erhältlichen Ware, nämlich

Wasserglas, benutzt worden ist. Ein weiterer wesentlicher Unterschied besteht

darin, dass die Anbringung der Marke bei der Ware „Wasserglas“ wegen Art und

Beschaffenheit des Produkts als solchem weder verkehrsüblich noch wirtschaftlich

zumutbar war. Im Gegensatz dazu sieht die Widersprechende von der Anbringung

der Marke „NORMA“ an den einzelnen Artikeln ihres Produktsortiments aufgrund

einer im Discounthandel üblichen Marketingstrategie ab, die darauf gerichtet ist,

nur die Händlermarke anstelle einer Vielzahl von Eigenmarken des Händlers zu

bewerben und damit eine hohe Kundenbindung an die Einkaufsstätte unter

gleichzeitiger Senkung der Kommunikationskosten zu erreichen. Gleichzeitig wird

mit der Benutzung der Händlermarke ohne Anbringung an den Waren der Zweck

verfolgt, bei dem Misserfolg eines einzelnen Artikels aus dem regelmäßig einige

hundert Produkte umfassenden Gesamtsortiment der Ruf der Marke und damit

gleichzeitig des Händlernamens nicht zu gefährden sowie in dem Fall der

Ausdehnung des Produktsortiments der Gefahr einer Verwässerung der Marke

entgegenzuwirken.

b.) Der Senat hält es nicht für gerechtfertigt, bei der Beurteilung, welche Art der

Markenbenutzung verkehrsüblich und wirtschaftlich angebracht ist, eine

Marketingpolitik als Maßstab zugrundezulegen, die von den Waren völlig

unabhängig ist und deren Konzept entsprechend dem wirtschaftlichen Interesse

des (Discount-)Handels gerade nicht in der Verwendung der Marke als Mittel zur

Unterscheidung und Identifikation einer Ware besteht. Dies hätte im Ergebnis zur

Folge, daß die Verkehrsüblichkeit der Benutzung einer für ein und dieselben

Waren geschützten Marke unterschiedlich zu beurteilen wäre, je nachdem, ob sie

als Hersteller- oder als Händlermarke verwendet wird, denn der Hersteller bringt

sein Unternehmenskennzeichen üblicherweise, gegebenenfalls mit einem

weiteren Produktkennzeichen, an der Ware an. Der Händler sieht dagegen aus

den genannten marketingstrategischen Gründen von der Kennzeichnung der

Ware mit seinem durch die Händlermarke verkörperten Händlernamen ab, obwohl

er gerade bei der Verwendung von Eigenmarken selbst wie ein Hersteller auftritt

und seine Händlermarke ohne weiteres an der Ware anbringen könnte.

c.) Eine derartige, der Wirtschaftsstufe des Markeninhabers entsprechende

rechtliche Unterscheidung der Warenmarken in Fabrik- und Handelsmarken ist

von der Rechtsprechung seit jeher als dem Markenrecht fremd abgelehnt worden

(vgl bereits BGH GRUR 1962, 647, 648 Strumpfzentrale; Fezer, aaO, § 3

Rdn 32). Gesetzlich vorgesehen sind ausschließlich Warenmarken und

Dienstleistungsmarken 3 Abs. 1 MarkenG), denen alle Marken zuzuordnen

sind, gleich zu welchem Zweck sie von ihrem Inhaber eingesetzt werden, zB als

Fabrik-, Handels-, Händler-, Haus-, Dach-, Sortenmarken usw. Eine abweichende

Beurteilung der Benutzung von Warenmarken, je nachdem ob sie durch einen

Hersteller oder einen Händler erfolgt, wäre mit dem Gebot der Gleichbehandlung

der Markeninhaber anhand der objektiven Merkmale der Art der Marke und der Art

der Waren, für die sie benutzt wird, kaum vereinbar.

5. Der Vortrag der Widersprechenden zu dem Konzept der Händlermarke als

„neuem markenpolitischen Phänomen“ (vgl Manfed Bruhn, Handelsmarken,

3. Aufl. 2001, S 294) läßt schließlich auch grundlegende Zweifel aufkommen, ob

die Marke „NORMA“ überhaupt für die eingetragenen Waren und nicht

ausschließlich für die von der Widersprechenden erbrachte nicht geschützte

Handelsleistung benutzt worden ist.

a.) Die Widersprechende unterscheidet in ihren Ausführungen selbst ausdrücklich

zwischen dem Begriff der Händlermarke - im Englischen unmißverständlich

Retailerbrand oder Storebrand und dem Begriff der Handelsmarke, die in

herkömmlichem Sinne als Eigenmarke unmittelbar an der Ware angebracht wird.

Die Händlermarke bezieht sich, wie die Widersprechende unter Verweis auf Bruhn

aaO, S. 176 ausführt, auf die gesamte Handelsleistung, nämlich gezielte Produktund Lieferantenauswahl, strenge Qualitätskontrolle, produktgerechte Lagerung,

betriebsspezifische Darbietung im Sortiment, laufende Überwachung im Regal und

gegebenenfalls fachgerechte Beratung. Neben der auf die Handelsleistung

bezogenen Herkunfts-, Qualitäts- und Werbefunktion soll mit der Händlermarke

aber gleichzeitig auch eine enge Verbindung zu der einzelnen Ware hergestellt

werden. Der Kunde soll die Ware über die Händlermarke nur dem

Geschäftsbetrieb des Händlers und der durch ihn gewährleisteten stets

gleichbleibenden Warengüte und - qualität zuordnen. In der Händlermarke ist also

wirtschaftlich betrachtet die Funktion einer Warenmarke und einer

Dienstleistungsmarke vereinigt.

b.) Die Widersprechende weist zu Recht darauf hin, dass sich aus dem

„markenpolitischen Phänomen“ der Händlermarke auch ein „markenrechtliches

Phänomen“ ergibt, wobei das „markenpolitische Phänomen“, daß nur die

Händlermarke beworben und nicht an den einzelnen Waren angebracht wird,

entgegen ihrer Ansicht aber schon lange existiert. Dies zeigt die oben unter Ziff. 2)

zitierte "Codi/Rodi" Entscheidung (BPatG Mitt 1996, 485), in der eine

rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchs(händler)marke "Rodi" im Hinblick

auf ihre Verwendung auf den Preisetiketten der Waren bejaht worden ist. Ob diese

Entscheidung der Problematik der Händlermarke gerecht wird, mag zweifelhaft

sein (verneinend Doetsch, GRUR 1989, 485). Jedenfalls kann die Lösung des

Phänomens "Händlermarke" in markenrechtlicher Hinsicht nicht in der

Anerkennung der Benutzung der (Waren)Marke ohne unmittelbaren Bezug zu den

einzelnen Waren liegen. Die Art und Weise der Benutzung der Marke "NORMA" in

den Werbeunterlagen könnte allenfalls als rechtserhaltende Benutzung für die von

der Widersprechenden erbrachten nicht geschützten - Dienstleistungen eines

Einzelhändlers nach der Warenklasse 35 angesehen werden. Dies würde aber

nach der gegenwärtigen Rechtslage zu der Situation führen, dass die Marke eines

(Discount-)Händlers, sofern sie für Waren eingetragen ist, wegen mangelnder

unmittelbarer Verbindung mit der Ware nicht als rechtserhaltend benutzt erachtet

und daher nach Ablauf der Benutzungsschonfrist gegenüber einer jüngeren Marke

nicht durchgesetzt werden kann. Für die Dienstleistungen eines Einzelhändlers

erhält er nach der derzeitigen deutschen Praxis keinen Markenschutz, weil

Schutzgegenstand und Schutzbereich einer solchen Marke nicht hinreichend bestimmbar sind. Die Frage der Zulässigkeit der Eintragung von Einzelhandels-

Dienstleistungsmarken hat der 24. Senat mit Beschluß vom 15. Oktober 2002 (24

W(pat) 214/01) dem EuGH vorgelegt (vgl ferner 29 W(pat)80/02 vom 14.8.2002

Smartweb beide Entscheidungen zur Veröffentlichung vorgesehen; Grabrucker,

MarkenR 2002, 361 Giacomelli Sport und die Folgen). Auf jeden Fall bedarf es

einer rechtlich strikten Trennung zwischen der für Waren und der für

Einzelhandels-Dienstleistungen erforderlichen Art der Benutzung, denn bei einer

sowohl für Waren als auch für Einzelhandelsdienstleistungen geschützten Marke

kann die Benutzung zwangsläufig nicht für beide Bereiche in ein und derselben

Weise rechtserhaltend erfolgen.

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen, ohne daß noch auf die Frage

einzugehen war, ob wegen der deutlichen Begriffsunterschiede der Marken eine

Verwechslungsgefahr besteht, bei deren Beurteilung im übrigen die

rechtserhaltende Benutzung unterstellt allenfalls eine normale

Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für „Strumpfhosen“ anzunehmen

wäre, weil sich eine möglicherweise starke Kennzeichnungskraft des

Handelsnamens der Widersprechenden keineswegs automatisch auf sämtliche

Waren ihres Warensortiments erstreckt.

III.

Wegen der Kosten des Beschwerdeverfahrens wird auf § 71 Abs. 1 Satz 2

MarkenG verwiesen.

IV.

Die Rechtsbeschwerde wird nach § 83 Abs. 2 MarkenG zugelassen, weil Rechtsfrage, ob die Benutzung einer Marke als „Händlermarke“ für ein Warensortiment

ohne unmittelbaren Bezug zu den einzelnen Waren gemäß § 26 MarkenG

rechtserhaltend ist, grundsätzliche Bedeutung hat, auch im Hinblick auf die

gebotene richtlinienkonforme Auslegung des Begriffs der ernsthaften Benutzung.

Dr. Schermer Eder Kraft

Pü/Na

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