Urteil des BPatG vom 18.01.2000, 5 W (pat) 4/00

Aktenzeichen: 5 W (pat) 4/00

BPatG (angemessene frist, aufforderung, gebrauchsmuster, zpo, ex tunc, zustellung, frist, antrag, unwirksamkeit, beschwerde)

BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 4/00 _______________

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152

10.99

wegen Löschung des Gebrauchsmusters

hier: Kostenentscheidung

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts

am 16. Februar 2001 durch den Vorsitzenden Richter Goebel sowie den Richter

Dr. Schade und die Richterin Friehe-Wich

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Antragsgegnerin gegen den Beschluß

des Deutschen Patent- und Markenamts

- GebrauchsmusterabteilungI -vom 18. Januar 2000 wird zurückgewiesen.

2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt die Antragsgegnerin.

Gründe

I.

Die Antragstellerin hat am 5. Mai 1999 unter Zahlung der Gebühr nach Tarif die

Löschung des mit der Bezeichnung

eingetragenen Gebrauchsmusters gestützt auf den Löschungsgrund

des § 15 Abs 1 Nr 1 GebrMG beantragt und mit Schriftsatz vom 27. Juli 1999

darum gebeten, zunächst von einer Zustellung des Löschungsantrags abzusehen.

Mit Schriftsatz vom 4. August 1999 hat sie den Antrag auf Löschung in einen An-

trag auf Feststellung der anfänglichen Unwirksamkeit des Gebrauchsmusters umgewandelt.

Die Antragsgegnerin hat gegen die ihr am 12. Oktober 1999 zugestellte Mitteilung,

daß ein Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Gebrauchsmusters gestellt

worden ist, mit Schriftsatz vom 18. Oktober 1999 erklärt, daß dem Feststellungsantrag nicht widersprochen wird, und beantragt, die Kosten des Verfahrens der

Antragstellerin aufzuerlegen. Hierzu führt sie aus, daß die Antragsgegnerin der

Aufforderung der Antragstellerin, auf das Streitgebrauchsmuster zu verzichten, bereits im März 1999 durch Verzichtserklärung gegenüber dem Amt nachgekommen

sei. Zwar sei sie von der Antragstellerin mit Schriftsatz vom 27. Juli 1999 aufgefordert worden, auch für die Vergangenheit auf Rechte aus ihrem Gebrauchsmuster zu verzichten. Da die Antragstellerin ihr auf Nachfrage jedoch lediglich

pauschal erklärt habe, daß sich ihr Interesse auf Schadensersatzforderungen für

die Vergangenheit beziehe, sei ihr Sinn und Zweck des Anliegens der Antragstellerin verborgen geblieben. Dieser fehle vielmehr ein besonderes Rechtschutzinteresse, weil zu keiner Zeit die Besorgnis bestanden habe, sie könne aus dem

Gebrauchsmuster in Anspruch genommen werden.

Mit Schriftsatz vom 2. Dezember 1999 hat die Antragstellerin zum Feststellungsinteresse ausgeführt, daß die Antragsgegnerin die in Deutschland produzierten

EPG-Systeme nach Dänemark liefere, insbesondere an eine Firma …. Mit dieser Firma sei ein Verletzungsstreit in Dänemark anhängig, für den die Schutzrechtslage für Zukunft und Vergangenheit eine wichtige Rolle spiele.

Mit Beschluß vom 18. Januar 2000 hat die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts die Kosten des Verfahrens den Beteiligten je zur

Hälfte aus Billigkeitsgründen auferlegt. Zwar sei der Löschungsantrag ins Leere

gegangen, jedoch habe es die Antragsgegnerin versäumt, die Antragstellerin hiervon zu unterrichten. Hinsichtlich des Festellungsantrags habe die Antragstellerin

Erfolg gehabt, ohne daß der Frage nachgegangen zu werden brauche, ob ein

Feststellungsinteresse glaubhaft gemacht worden sei.

Gegen den der Antragsgegnerin am 26. Januar 2000 zugestellten Beschluß hat

diese am 9. Februar 2000 Beschwerde eingelegt. In der Begründung führt sie

aus, daß nicht erkennbar sei, aus welchen Billigkeitsgesichtspunkten entschieden

worden sei. Der ursprüngliche Antrag sei von Anfang an unbegründet gewesen.

Aber auch für den Feststellungsantrag müsse die Antragstellerin nach § 91 ZPO

die Kosten tragen, weil der Antrag mangels Rechtschutzinteresses unzulässig sei.

Die Antragsgegnerin beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und der Antragstellerin

die Kosten des Verfahren aufzuerlegen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und der Antragsgegnerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Hinsichtlich des ursprünglichen Löschungsantrags führt sie aus, daß sie die Antragsgegnerin von dem Verzicht hätte unterrichten müssen. Zum Feststellungsinteresse verweist sie erneut auf den Rechtsstreit zwischen ihr und der Firma T…

in Dänemark. Im übrigen sei nicht von Bedeutung, ob ein Rechtsschutzinteresse

vorgelegen habe, weil kein Widerspruch eingelegt worden sei.

II.

Die form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde der Antragsgegnerin hat in der

Sache keinen Erfolg.

1. Da die Antragsgegnerin dem Feststellungsantrag der Antragstellerin nicht widersprochen hat, erfolgte die Löschung des

Gebrauchsmusters (dh auch für die Vergangenheit) nach

§ 17 Abs 1 Satz 2 GebrMG. Folglich hatte das Deutsche

Patent- und Markenamt nur noch zu bestimmen, zu welchem

Anteil die Kosten des Verfahrens den Beteiligten zur Last

fallen, 17 Abs 4 Satz 1 und 2 GebrMG). Zwar hatte die

Antragsgegnerin bereits mit Schriftsatz vom 1. März 1999,

zugegangen am 2. März 1999, dem Amt mitgeteilt, daß sie

auf das Gebrauchsmuster verzichtet. Dabei kann

aber dahingestellt bleiben, ob der Verzicht rechtswirksam erklärt worden ist, weil die Erklärung nicht von dem vertretungsberechtigten Herrn S… bzw. von Frau

R…, für die eine allgemeine Vollmacht hinterlegt worden war, erfolgt ist, sondern von einer dritten Person im Auftrag von Frau R…. Ob die unterzeichnende Person berechtigt war, derartige Erkärungen für die Antragsgegnerin abzugeben, war daher zum Zeitpunkt dieser Willenserklärung

nicht feststellbar. Da der Verfahrensbevollmächtigte der Antragsgegnerin jedoch im Beschwerdeverfahren ausdrücklich

vorgetragen hat, daß die Antragsgegnerin auf das Gebrauchsmuster verzichtet hat (Schriftsatz vom

20. Dezember 1999, Seite 2 Buchstabe b), liegt jedenfalls

eine ausdrückliche Genehmigung der Verzichtserklärung iSv

§ 184 BGB vor.

2. Nach § 17 Abs 4 Satz 2 GebrMG iVm § 84 Abs 2 Satz 2

PatG sind die Vorschriften der Zivilprozessordnung (ZPO)

über die Prozeßkosten entsprechend anzuwenden. Nach

§ 91 Abs 1 Satz 1 ZPO hat die unterliegende Partei die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, sofern nicht die Billigkeit

eine andere Entscheidung erfordert 84 Abs 2 Satz 2

PatG).

Unterlegen ist die Antragsgegnerin, weil sie sich freiwillig in

diese Rolle begeben hat, indem sie dem Feststellungsantrag

der Antragstellerin ausdrücklich nicht widersprochen hat.

Hiernach hätte die Antragsgegnerin als Unterlegene im Feststellungsverfahren die gesamten Verfahrenskosten zu tragen.

3. Die Ausnahmebestimmung in § 93 ZPO, wonach dem Kläger

(der Antragstellerin) die Prozeßkosten zur Last fallen, wenn

der Beklagte (die Antragsgegnerin) den Anspruch sofort anerkennt und nicht durch sein Verhalten zur Erhebung der

Klage (Feststellungsantrag) Veranlassung gegeben hat,

greift nicht. Denn die Antragsgegnerin hat zur Stellung des

Feststellungsantrags Veranlassung gegeben.

Veranlassung zur Erhebung eines Löschungsantrags bzw

eines Feststellungsantrags gibt ein Gebrauchsmusterinhaber

stets durch ein Verhalten, das bei einem Antragsteller vernünftigerweise den Schluß auf die Notwendigkeit eines Löschungs- bzw Feststellungsverfahrens rechtfertigt (vgl

BPatGE 21, 38, 39 mNachw). Ein solches Verhalten liegt

unter anderem dann vor, wenn der Gebrauchsmusterinhaber

- wie hier einer Aufforderung zum Verzicht der Rechte aus

dem Gebrauchsmuster auch für die Vergangenheit nicht

nachkommt (BPatGE, aaO). Dabei ist stets Voraussetzung,

daß der Antragsteller den Gebrauchsmusterinhaber unter

Angabe eines näher darzulegenden Löschungsgrunds mit

angemessener Fristsetzung zum Verzicht auffordert, wobei

sich aus der Aufforderung ausdrücklich oder konkludent ergeben muß, daß bei Nichtbefolgung der Aufforderung mit einem Löschungs- bzw Feststellungsantrag zu rechnen ist

(BPatGE, aaO). So liegt der Fall hier.

Die Antragsgegnerin ist von der Antragstellerin mit Schreiben

vom 27. Juli 1999 aufgefordert worden, über den dem Amt

gegenüber erklärten Verzicht auf das Streitgebrauchsmuster

eine Erklärung dahingehend abzugeben, daß auf Rechte aus

dem Gebrauchsmuster auch für die Vergangenheit verzichtet wird. Mit Telefax vom 3. August 1999 hat die Antragsgegnerin um Mitteilung gebeten, worauf sich das Interesse

der Antragstellerin an der Abgabe der geforderten Erklärung

ergebe. Auf die Rückantwort, daß es um Schadensersatzforderungen für die Vergangenheit gehe, ist sie vor Zustellung

des Feststellungsantrags nicht eingegangen. Es kann daher

festgestellt werden, daß die Aufforderung ernstlich gemeint

war und aus ihr hervorging, daß bei Erfolglosigkeit der Aufforderung die Feststellung der Unwirksamkeit beantragt werden würde (vgl hierzu Bühring, Gebrauchsmustergesetz,

5. Aufl., § 17 Rdn 36 mNachw). Nicht notwendig war es dagegen, mit der Aufforderung nachzuweisen, daß das Gebrauchsmuster (ex tunc) keinen Bestand hat und daß die

Antragstellerin ein entsprechendes Interesse an der Feststellung der Unwirksamkeit tatsächlich geltend gemacht hat.

Diese Voraussetzungen sind nämlich wegen des Amtsermittlungsprinzips von der Löschungsabteilung des Amts zu

prüfen und durch Beschluß hinsichtlich der Zulässigkeit und

der Begründetheit des Antrags entsprechend festzustellen.

Die einem Löschungs- oder Feststellungsverfahren vorangehende Aufforderung hat daher allein den Sinn, dem Antrags-

gegner klarzumachen, daß der Antragssteller die Löschung

bzw Feststellung der Unwirksamkeit des Gebrauchsmusters

betreiben will, falls der Antragsgegner der Aufforderung nicht

fristgemäß nachkommt (vgl BPatGE 21, 38, 40).

Die Antragsgegnerin hat trotz der Aufforderung, auch auf die

Rechte aus dem Gebrauchsmuster für die Vergangenheit zu

verzichten, nicht binnen einer damit in Lauf gesetzten angemessenen Frist auf die Rechte aus dem Gebrauchsmuster

für die Vergangenheit verzichtet. In dem Schriftsatz vom 27.

Juli 1999 war ihr eine Frist innerhalb der nächsten Woche

gesetzt worden und mit der Telefax-Rückantwort vom

3. August 1999 eine Frist für den gleichen Tag. Gleichwohl

hat sie sich bis zur Zustellung des Feststellungsantrags am

12. Oktober 1999 nicht zu der Aufforderung geäußert und

erst mit Schriftsatz vom 18. Oktober 1999 erklärt, daß sie

dem Feststellungantrag nicht widerspricht. Schon deshalb

hat sie durch ihr Verhalten, worauf § 93 ZPO abstellt, „zur

Erhebung der Klage“ Anlaß gegeben, da diese nicht mit Einreichung, sondern erst mit Zustellung an den Gegner erhoben ist 253 Abs 1 ZPO); das muß sinngemäß für die Zustellung eines Löschungs- oder Feststellungsantrags gelten

(vgl BPatGE 2, 211, 214; BPatGE 8, 47, 53). Die Antragsgegnerin hatte bis zur Zustellung des Feststellungsantrags unter Berücksichtigung aller Umstände eine mehr als angemessene Frist von über zwei Monaten (zur Fristlänge vgl

Bühring, Gebrauchsmustergesetz, 5. Aufl., § 17 Rdn 38 bis

40), um die Aufforderung zu prüfen und sodann auf Rechte

aus dem Gebrauchsmuster für die Vergangenheit zu verzichten. Da sie das nicht getan hat, ist von ihr die „Erhebung“

des Feststellungsantrags im Sinne des § 93 ZPO veranlaßt

worden.

Unerheblich ist dabei, daß die Antragstellerin den Antrag auf

Umwandlung des Antrags auf Löschung des Gebrauchsmusters in einen Antrag auf Feststellung der anfänglichen Unwirksamkeit des Gebrauchsmusters bereits am

4. August 1999 eingereicht hatte. Wäre dieser unverzüglich

und damit zu einem Zeitpunkt zugestellt worden, in dem

vielleicht eine angemessene Frist noch nicht abgelaufen gewesen sein würde, so hätte die Antragstellerin das Kostenrisiko ihres dann verfrühten Antrags für den Fall zu tragen

gehabt, daß die Antragsgegnerin binnen der angemessenen

Frist der Aufforderung noch nachgekommen wäre. Im vorliegenden Fall war jedoch bei der erst am 12. Oktober 1999

erfolgten Zustellung des Antrags eine angemessene Frist bereits abgelaufen, ohne daß die Antragsgegnerin auf die

Rechte aus ihrem Schutzrecht für die Vergangenheit verzichtet hätte (vgl BPatGE 8, 47, 53).

4. Gesichtspunkte der Billigkeit nach § 84 Abs 2 Satz 2 PatG

erfordern auch keine andere Entscheidung. Wie oben ausgeführt, war der Löschungsantrag als solcher hinsichtlich der

Kosten des Verfahrens nicht zu berücksichtigen, weil er der

Antragsgegnerin vor Umwandlung in einen Feststellungsantrag nicht zugestellt worden ist. Da sich die Antragsgegnerin

freiwillig in die Rolle der Unterlegenen begeben hat, weil sie

dem Feststellungsantrag nicht widersprochen hat und die

Ausnahmevorschrift des § 93 ZPO nicht greift, hat sie die

Kosten des Verfahrens zu tragen. Hierbei ist unerheblich, ob

sie mit Erfolg hätte geltend machen können, daß das beson-

dere Interesse für den Feststellungsantrag nicht nachgewiesen wurde, wenn sie Widerspruch eingelegt hätte. Dieser

Umstand wäre nur dann von Bedeutung, wenn der Rechtstreit nach § 91a ZPO in der Hauptsache für erledigt erklärt

worden wäre.

5. Da jedoch lediglich die Antragsgegnerin Beschwerde eingelegt hat und die Antragstellerin keine Anschlußbeschwerde

eingelegt hat, kann die Antragsgegnerin als Beschwerdeführerin nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen nicht schlechter

gestellt werden als durch den angefochtenen Beschluß. Allein aus diesem rechtlichen Gesichtspunkt ist der angefochtene Beschluß im Ergebnis aufrechtzuerhalten.

6. Die Kostenentscheidung für das Beschwerdeverfahren beruht auf § 18 Abs 3 Satz 2 GebrMG iVm § 84 Abs 2 Satz 2

PatG und § 97 Abs 1 ZPO. Daß die Billigkeit eine andere

Entscheidung erfordert, ist nicht ersichtlich.

Goebel Dr. Schade Friehe-Wich

prö

Letze Urteile des Bundespatentgerichts

Urteil vom 30.04.2015

2 ZA (pat) 10/14 vom 30.04.2015

Urteil vom 23.07.2015

2 Ni 20/13 (EP) vom 23.07.2015

Urteil vom 16.06.2016

10 W (pat) 20/16 vom 16.06.2016

Urteil herunterladen
Informationen
Optionen
Sie suchen einen Anwalt?

Wir finden den passenden Anwalt für Sie! Nutzen Sie einfach unseren jusmeum-Vermittlungsservice!

Zum Vermittlungsservice