Urteil des BPatG vom 30.07.2007
BPatG: internet, unterscheidungskraft, vermietung, beschreibende angabe, beratung, eugh, verkehr, kommunikation, spams, aktiven
BPatG 152
08.05
BUNDESPATENTGERICHT
25 W (pat) 125/05
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die Marken
meldung 304 53 071
_______________________
…
an
zenden Richters Kliems sowie des
ichters Merzbach und der Richterin Bayer
eschlossen:
hat der 25.
Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
30. Juli 2007 unter Mitwirkung des Vorsit
R
b
- 2 -
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
- 3 -
G r ü n d e
I.
ActiveSpamFilter
er 2004 für die Dienstleistungen
Dateiverwaltung mittels Computer, Durchführung von
Auktionen und Versteigerungen, auch im Internet,
Präsentation von Firmen im Internet und anderen
Medien, Standortermittlung von Güterwaggons durch
Computer, Vermietung von Werbeflächen, auch im
Internet (Bannerexchange), Vermittlung von Handels-
und Wirtschaftskontakten, auch über das Internet,
Werbung im Internet für Dritte
Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer,
Bereitstellen von Internetzugängen, Bereitstellen von
Informationen im Internet, Bereitstellung von
Plattformen im Internet, Bereitstellung von Portalen im
Internet, Betrieb von Chatlines, Chatrooms und Foren,
E-Mail-Dienste, Weiterleiten von Nachrichten aller Art
an Internet-Adressen (Web-Messaging)
Zurverfüg
Die Bezeichnung
ist am 13. Septemb
Klasse 35:
Klasse 38:
Klasse 42:
ungstellen von Webspace (Webhosting),
Aktualisieren von Computersoftware, Aktualisieren
estaltung von
Homepages und Internetseiten, Beratung für Tele-
von Internetseiten, Beratung bei der G
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kommunikationstechnik, Bereitstellung von
Computerprogrammen in Datennetzen, Betrieb von
Suchmaschinen für das Internet, Computersystem-
Design, Datensicherung, Datenverwaltung auf
Servern, Design von Computersoftware, Design von
Homepages und Webseiten, Dienstleistungen einer
Datenbank, EDV-Beratung, Erstellen von Webseiten,
Gestaltung und Unterhalt von Websites für Dritte,
Hard- und Softwareberatung, Implementierung von
EDV-Programmen in Netzwerken, Installieren von
Computerprogrammen,
Konfiguration von
Computernetzwerken durch Software, Konvertieren
von Computerprogrammen und Daten (ausgenommen
physische Veränderung), Konzeptionierung von
Webseiten, Kopieren von Computerprogrammen,
Nachforschungen, Recherchen in Datenbanken und
im Internet für Dritte, redaktionelle Betreuung von
Internetauftritten, Serveradministration, Styling
(industrielles Design), technische Beratung, Vergabe
und Registrierung Domainnames, Vermietung und
Wartung von Speicherplätzen zur Benutzung als
Websites für Dritte (Hosting), Vermietung von
Computersoftware, Vermietung von Speicherplatz im
Internet, Vermietung von Webservern, Wartung von
Internetzugängen, Zurverfügungstellen von
Speicherkapazitäten zur externen Nutzung (Web-
Housing), Zurverfügungstellen von Speicherplätzen im
Internet
zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.
- 5 -
Mit zwei Beschlüssen der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 1. März 2005 und vom 2. Mai 2005, von denen letzterer im Erin-
nerungsverfahren ergangen ist, wurde die Anmeldung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG zurückgewiesen. Ob darüber hinaus die Eintragung auch nach § 8
bs. 2 Nr. 2 MarkenG versagt werden kann, was der Erstprüfer bejaht hatte, blieb
as angemeldete Zeichen stelle eine nicht unterscheidungskräftige Wortzusam-
den. Die von den Produkten aus dem Bereich der
lektronischen Datenverarbeitung, -verbreitung und insbesondere Kommunikation
teilweise
spezialisierten Verkehrskreise verstünden diese Wortkombination ohne analysie-
rende Betrachtung wegen der diesen Medien und Dienstleistungen wesensimma-
A
im Erinnerungsbeschluss dahingestellt.
D
mensetzung aus den Begriffen „active“ und „Spamfilter“ dar, die als solche von
den maßgeblichen Verkehrskreisen begrifflich als „aktiver Spamfilter“ und in Be-
zug auf die verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen ohne weiteres als eine
im Vordergrund stehende Sachangabe erfasst werde. Diese Wortzusammen-
setzung weise darauf hin, dass die verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen
mittels eines aktiven Spamfilters vor unerwünschten Spams geschützt werden.
Das Wort „Spamfilter“ sei auf dem Sektor der elektronischen Datenverarbeitung im
weiteren Sinne ohne weiteres als Filtersoftware, die Spams aus Dateien, Daten-
beständen und -banken und auch aus Suchmaschinen selektiere, den von den
beanspruchten Produkten überwiegend angesprochenen allgemeinen und teil-
weise spezialisierten Verkehrskreisen verständlich. Dieser IT-Fachbegriff werde
aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise in seiner beschreibenden Eigen-
schaft sinnvoll durch das Adjektiv „Active“ ergänzt. Abgesehen davon, dass auch
Spamfiltern Aktivität zugebilligt und zugeschrieben werde, etwa dahin, dass diese
Technologie automatisch Daten untersuche und dann automatisch die Bereini-
gung starte, was sodann als aktiver Schutz oder aktiver Spam-Schutz bezeichnet
werde, würde es auch genügen, wenn die angesprochenen Verkehrskreise
glaubten, dass es aktiven Spamschutz gebe und die entsprechenden Angaben
daher als beschreibend empfän
e
im weitesten Sinne angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise und nur
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nenten und gewünschten Aktivität daher ohne weiteres beschreibend dahin, dass
iese Dienstleistungen über solche aktiven Spamfilter verfügten oder mittels sol-
die Beschwerde der Anmelderin, die keinen Antrag gestellt
at.
ftsangabe verstanden werde. Die Tatsache der Unterscheidungskraft
eige sich letztlich auch daran, dass eine Eingabe des Begriffs in der Internet-
te
h
e
riff werde im
eutschsprachigen Raum ebenso wenig wie im englischsprachigen Raum ver-
d
d
cher arbeiteten oder deren Realisierung zu dienen bestimmt seien oder diese zum
Inhalt hätten.
Dagegen richtet sich
h
Dem angemeldeten Zeichen fehle nicht jegliche Unterscheidungskraft. Es könne
ihm kein im Vordergrund stehender Begriffsinhalt zugeordnet werden und es
handle sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder ei-
ner bekannten Fremdsprache. Ein Spamfilter könne als Programm nicht „Active“,
also aktiv sein. Gerade die Zusammensetzung mit dem Wort „active“ stelle die
erforderliche Unterscheidungskraft her. Zu beachten sei auch, dass die Anmelde-
rin den Ausdruck seit geraumer Zeit auf ihrer Website verwende und die ange-
sprochenen Verkehrskreise diesen Begriff gerade mit Produkten in Verbindung
bringe, die von der Anmelderin angeboten werden, mithin die Wortmarke bereits
als Herkun
z
suchmaschine „google“ lediglich einen Treffer erziele, nämlich den auf die Websi
der Anmelderin, die diesen Begriff originär verwende. Der Anmeldung stehe auc
kein Freihaltebedürfnis entgegen. Vorliegend beschreibe die Marke weder die
Qualität der Ware oder Dienstleistung, noch den Wert, noch die geographisch
Herkunft noch deren bestimmungsgemäße Verwendung. Der Beg
d
wendet, da er gerade nicht die Eigenschaften eines Spamfilters beschreibe un
hierzu auch nicht geeignet sei.
Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.
- 7 -
II.
Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg,
-
rke, die Ursprungsiden-
tät der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten, die
zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678 – Postkantoor). Jedoch hat
der EuGH auch darauf hingewiesen, dass eine unmittelbar beschreibende Be-
deutung nicht Voraussetzung für die Annahme fehlender Unterscheidungskraft
da der Eintragung des angemeldeten Zeichens für die streitgegenständlichen
Dienstleistungen zumindest das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungs
kraft entgegensteht.
Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nach ständiger
Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion der Ma
ti
einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterschei-
dungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines
Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden
(vgl. zur st. Rspr. BGH GRUR 2003, 1050 – Cityservice; EuGH GRUR 2004, 674 –
Postkantoor). Es muss also eine Kennzeichnungskraft mit der Eignung zur Aus-
übung der Herkunftsfunktion verbunden sein, auch wenn eine Marke zusätzlich
noch weitere Funktionen haben kann (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. § 8
Rdn. 39).
Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten streit-
gegenständlichen Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die betei-
ligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf die mutmaßliche Wahrnehmung
eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durch-
schnittsverbrauchers der fraglichen Dienstleistungen abzustellen ist.
Keine Unterscheidungskraft besitzen nach der Rechtsprechung vor allem solche
Marken, denen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Dienst-
leistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffs-
inhalt
- 8 -
ist. Vielmehr kann die Unterscheidungskraft auch aus anderen Gründen fehlen
(vgl. EuGH GRUR 2004, 674 – Postkantoor; GRUR 2004, 680 – Biomild).
Dabei reicht zur Versagung der Eintragung bereits aus, wenn das Zeichen nur
für einen Teil der Dienstleistungen nicht schutzfähig ist, der unter die jeweiligen
Oberbegriffe fällt (vgl. BGH WRP 2002, 91 – AC).
Der Verkehr sieht in der Bezeichnung “AktiveSpamFilter“ hinsichtlich der ange-
meldeten Dienstleistungen eine bloße Sachbezeichnung.
Der englische Begriff „SpamFilter“ beschreibt ein Programm zum Filtern von un-
h
en Wortbestandteil „SpamFilter“ im Sinne von einen „aktiven Spamfilter bzw.
erwünscht übermittelten „Spams“ bzw. Nachrichten, etwa zu Werbezwecken, aus
Dateien, virtuellen Diskussionsforen im Internet oder Datenbeständen in Daten-
banken oder Suchmaschinen. Es ist hier davon auszugehen, dass diese Bedeu-
tung den von den verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen angesprochenen
allgemeinen und teilweise spezialisierten Verkehrskreisen bekannt ist. Entgegen
der Auffassung der Anmelderin vermag das englische Eigenschaftswort „Active“
als Wortbestandteil des angemeldeten Wortzeichens demselben keine Unter-
scheidungskraft zu verleihen. Vielmehr ergänzt dieses Eigenschaftswort begrifflic
d
Spamschutz“ beschreibend, denn ein „Spamfilter“ kann entgegen der Auffassung
der Anmelderin aktiv oder inaktiv sein, selbst wenn ein solcher „Spamfilter“, sofern
vorhanden, zweckmäßigerweise nicht inaktiv ist. Die von den verfahrensgegen-
ständlichen Dienstleistungen angesprochenen Verkehrskreise werden dem in
Rede stehenden Wortzeichen, ohne dieses einer analysierenden Betrachtung zu
unterziehen, keinen betrieblichen Herkunftshinweis, sondern vielmehr ohne weite-
res eine beschreibende Sachangabe dahingehend entnehmen, dass diese
Dienstleistungen mit einem „aktiven Spamfilter bzw. Spamschutz“ angeboten wer-
den.
- 9 -
Ein solcher Spamschutz kann für alle angemeldeten Dienstleistungen eine be-
schreibende Angabe sein, da alle eine Kommunikation erfordern können, bei dem
ein aktiver Spamfilter zum Einsatz kommen kann, um bei dieser Kommunikation
einen Schutz vor Spams zu gewährleisten. Wenn die Anmelderin meint, ein
Spamfilter könne als Programm nicht aktiv sein, so ist zu berücksichtigen, dass
„aktiv“ in der Bedeutung von wirksam auf einen leistungsstarken Spamschutz hin-
weisen kann, der mit dem Programm zu erzielen ist. Hinzu kommt, dass ein
Spamfilter auch insoweit aktiv sein kann, als er selbstständig anhand von Kriterien
und Erfahrungswerten bei einer vorangegangenen Kommunikation Spams eigen-
ständig als solche erkennen und entsprechend behandeln kann.
Da die Dienstleistungen der Klasse
35 „Dateiverwaltung mittels Computer,
Durchführung von Auktionen und Versteigerungen, auch im Internet, Präsentation
von Firmen im Internet und anderen Medien, Standortermittlung von Güter-
waggons durch Computer, Vermietung von Werbeflächen, auch im Internet (Ban-
erexchange), Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch über das
n
Internet, Werbung im Internet für Dritte“ eine Datenkommunikation erfordern kön-
nen, ist ein aktiver Spamschutz ein Merkmal dieser Dienstleistungen, das der Be-
schreibung dienen kann und vom Verkehr nur als Sachangabe verstanden wird.
Entsprechendes gilt für die Dienstleistungen Klasse 38 “Nachrichten- und Bild-
übermittlung mittels Computer, Bereitstellen von Internetzugängen, Bereitstellen
von Informationen im Internet, Bereitstellung von Plattformen im Internet, Bereit-
stellung von Portalen im Internet, Betrieb von Chatlines, Chatrooms und Foren,
E-Mail-Dienste, Weiterleiten von Nachrichten aller Art an Internet-Adressen (Web-
Messaging)“ und die Dienstleistungen der Klasse 42 “Zurverfügungstellen von
Webspace (Webhosting), Aktualisieren von Computersoftware, Aktualisieren von
Internetseiten, Beratung bei der Gestaltung von Homepages und Internetseiten,
Beratung für Telekommunikationstechnik, Bereitstellung von Computerprogram-
men in Datennetzen, Betrieb von Suchmaschinen für das Internet, Computer-
system-Design, Datensicherung, Datenverwaltung auf Servern, Design von Com-
- 10 -
putersoftware, Design von Homepages und Webseiten, Dienstleistungen einer
Datenbank, EDV-Beratung, Erstellen von Webseiten, Gestaltung und Unterhalt
von Websites für Dritte, Hard- und Softwareberatung, Implementierung von EDV-
Programmen in Netzwerken, Installieren von Computerprogrammen, Konfiguration
von Computernetzwerken durch Software, Konvertieren von Computerprogram-
men und Daten (ausgenommen physische Veränderung), Konzeptionierung von
Webseiten, Kopieren von Computerprogrammen, Nachforschungen, Recherchen
Datenbanken und im Internet für Dritte, redaktionelle Betreuung von Internet-
ie die Eintragung beantragt wird, selbst beschreibend
uGH GRUR 2004, 680 - BIOMILD). Dabei können auch relativ allgemeine An-
in
auftritten, Serveradministration, Styling (industrielles Design), technische Bera-
tung, Vergabe und Registrierung Domainnames, Vermietung und Wartung von
Speicherplätzen zur Benutzung als Websites für Dritte (Hosting), Vermietung von
Computersoftware, Vermietung von Speicherplatz im Internet, Vermietung von
Webservern, Wartung von Internetzugängen, Zurverfügungstellen von Speicher-
kapazitäten zur externen Nutzung (Web-Housing), Zurverfügungstellen von Spei-
cherplätzen im Internet“.
Unerheblich ist, ob das Wort „AktiveSpamFilter“ lexikalisch nachgewiesen werden
kann oder ob die Anmelderin die Bezeichnung bisher in dieser Form als erste ver-
wendet. Auch Wortzusammensetzungen, die lexikalisch nicht nachweisbar sind,
erfüllen nicht die Anforderungen an die Unterscheidungskraft (vgl. BGH
GRUR 2001, 1151 - marktfrisch; BGH GRUR 2001, 1153 - antiKALK), wenn es
sich um eine sprachübliche Begriffsbildung mit unmittelbar beschreibendem Wa-
ren- oder Dienstleistungsbezug handelt. Im Allgemeinen bleibt die bloße Kombi-
nation von Bestandteilen, von denen jeder Merkmale der Waren oder Dienst-
leistungen beschreibt, für d
(E
gaben von Fall zu Fall als verbraucherorientierte Sachinformation zu bewerten
sein, insbesondere wenn sie sich - wie hier - auf allgemeine Sachverhalte bezie-
hen (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rdn. 58). Dass das angemel-
dete Zeichen nicht den konkreten Inhalt der einzelnen Dienstleistung beschreibt,
sondern eine eher allgemeine Angabe darüber enthält, dass ein aktiver Spamfilter
- 11 -
verwendet wird oder eingerichtet werden kann, ändert nichts daran, dass es sich
dabei um eine Sachangabe handelt. Dies gilt hier in besonderem Maße, da Spam-
schutz in allen Fällen einer Kommunikation über Datennetze von Bedeutung sein
kann. Dass es noch andere Möglichkeiten gibt, dieses Merkmal der Dienstleistun-
en auszudrücken, ändert nichts am Verständnis des Verkehrs, dass es sich auch
l.
chens nicht zu begründen. Die Verbindung
es Adjektivs mit einem Substantiv ist sprachüblich (vgl. z. B. „Aktivurlaub“). Die
her aus einer bloßen Aneinanderreihung beschreibender Be-
tandteile ohne Vornahme einer ungewöhnlichen Änderung, insbesondere syntak-
zu einer Bezeichnung führen, die
usschließlich aus Zeichen oder Angaben besteht, welche im Verkehr zur Be-
eichnung von Merkmalen der genannten Waren oder Dienstleistungen dienen
(EuGH GRUR 2004, 680 Rdn.
) und vom Verkehr nich
arke verstanden werden.
Eintragungen der Bezeichnungen „NetMeeting“ und „Strukturfaser“, auf die die
Anmelderin hingewiesen hat, sind schon wegen ihres unterschiedlichen Begriffs-
gehalts mit der angemeldeten Marke nicht ohne weiteres vergleichbar, wobei
hinzu kommt, dass das Verkehrsverständnis sich weiterentwickelt, so dass es we-
sentlich auch auf den Zeitpunkt der Anmeldung bzw. der Eintragung ankommen
g
bei dem angemeldeten Ausdruck um einen bloßen Sachhinweis handelt (vg
EuGH, GRUR 2004, 674 - Postkantoor).
Auch die konkrete Wortzusammensetzung mit Binnengroßschreibung vermag die
Schutzfähigkeit des angemeldeten Zei
d
englischsprachige Bezeichnung für „aktiv“ ist für deutsche Verkehrskreise nicht
sprachunüblich, denn im Bereich der EDV und des Internets ist der Verkehr an
englischsprachige Bezeichnungen gewöhnt, wobei hinzu kommt, dass das engli-
sche „active“ und das deutsche Wort „aktiv“ sehr ähnlich sind, so dass der Verkehr
die Bedeutung ohne weiteres versteht. Die Binnengroßschreibung in der ange-
meldeten Marke ist ein werbeübliches Mittel. Sie dient hier insbesondere der kla-
ren Gliederung und erhöht noch das Verständnis des Begriffs. Die angemeldete
Marke besteht da
s
tischer oder semantischer Art, und kann nur
a
z
können
39 - Biomild
t als
M
- 12 -
kann. Darüber hinaus geben selbst Voreintragungen identischer Zeichen keinen
Rechtsanspruch auf Eintragung einer neu angemeldeten Marke, da es sich bei der
Beurteilung der Schutzfähigkeit nicht um eine Ermessensentscheidung handelt
(Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rdn. 25).
Ob es sich darüber hinaus - wofür vieles spricht - bei dem angemeldeten Zei-
chen um eine unmittelbar beschreibende Sachangabe im Sinne des § 8 Abs. 2
Nr. 2 Markengesetz handelt, kann dahingestellt bleiben, da die Eintragung hin-
sichtlich der streitgegenständlichen Dienstleistungen bereits wegen fehlender
Unterscheidungskraft zu versagen ist.
Es gibt auch keine Anhaltspunkte dafür, dass die angemeldete Marke im Sinne
von § 8 Abs. 3 MarkenG Unterscheidungskraft erlangt haben könnte. Dass die
Anmelderin nach ihrem Vortrag den Ausdruck „AktiveSpamFilter“ seit geraumer
Zeit auf ihrer Website verwendet und dem Teil der angesprochenen Verkehrs-
kreise, der diese Website der Anmelderin aufruft, diesem Begriff in Verbindung mit
Produkten der Anmelderin begegnet, stellt noch keinen Hinweis darauf dar, dass
die angemeldete Wortmarke als Marke für die angemeldeten Dienstleistungen
verstanden wird.
Die Beschwerde war deshalb zurückzuweisen.
Kliems Merzbach
Bayer
Bb