Urteil des BPatG, Az. 29 W (pat) 109/01

BPatG: verkehrsdurchsetzung, patent, unternehmen, herkunft, unterscheidungskraft, eugh, verbraucher, ausgabe, firma, verbreitung
BPatG 154
6.70
BUNDESPATENTGERICHT
29 W (pat) 109/01
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(Aktenzeichen)
Verkündet am
14. Mai 2003
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die Markenanmeldung 395 04 716.1
hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
Grund der mündlichen Verhandlung vom 14. Mai 2003 durch die Vorsitzende
Richterin Grabrucker, die Richterin Pagenberg und die Richterin k.A. Fink
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beschlossen:
1.
Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 13. April 1999 und 5. März 2001
werden aufgehoben.
2.
Das Verfahren wird zur Durchführung eines Verkehrsdurchset-
zungsverfahrens an das Deutsche Patent- und Markenamt zu-
rückverwiesen.
G r ü n d e
I.
Die Wortmarke
BSGE
ist am 3. Februar 1995 für die Waren der
Klasse 16:
Druckereierzeugnisse, Entscheidungssammlungen, Bücher, Taschenbü-
cher, Zeitungen, Zeitschriften, Poster
zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.
Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
Anmeldung mit Beschluss vom 13. April 1999 als beschreibende und nicht unter-
scheidungskräftige Angabe zurückgewiesen. Bei der angemeldeten Buchstaben-
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folge handele es sich um die Abkürzung für „Bundessozialgerichts-Ent-
scheidungen“, die die beanspruchten Waren unmittelbar beschreibe. Diese Abkür-
zung sei zwar in den einschlägigen juristischen Fachkreisen bekannt, es handele
sich dabei aber lediglich um einen Werktitel. Eine markenmäßige Benutzung die-
ser Abkürzung habe die Anmelderin nicht belegen können. Aus diesem Grunde
sei auch nicht glaubhaft gemacht worden, dass sich das angemeldete Zeichen im
Verkehr als Marke durchgesetzt habe. Gegen diesen Beschluss hat die Anmelde-
rin Erinnerung eingelegt und sich zur Einholung eines demoskopischen
Gutachtens bereit erklärt. Die Markenstelle hat der Anmelderin daraufhin mit
Bescheid vom 5. Juni 2000 einen Musterfragebogen für eine Verkehrsbefragung
übersandt. Die Anmelderin äußerte sich dazu nicht und reichte auch keine
anderweitige Begründung der Erinnerung ein. Mit Beschluss vom 5. März 2001 hat
die Markenstelle daher die Erinnerung aus den im Erstbeschluss aufgeführten
Rechtsgründen zurückgewiesen. Die geltend gemachte Verkehrsdurchsetzung sei
nicht nachgewiesen worden.
Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Zur Begründung führt sie
im Wesentlichen aus, dass es sich bei der angemeldeten Buchstabenkombination
um einen Kurztitel für die von der Anmelderin veröffentlichte Entscheidungs-
sammlung handele, die bei den Verkehrskreisen überragende Bekanntheit ge-
nieße und ausschließlich mit dem Verlag der Anmelderin in Verbindung gebracht
werde. Eine wichtige Funktion derartiger Kurztitel sei es, die betreffende Entschei-
dungssammlung beim Zitieren von anderen Entscheidungssammlungen unter-
scheidbar zu machen. Es gebe daher eine Vielzahl von Entscheidungssammlun-
gen, die jeweils mit entsprechendem Kurztitel in Form einer Buchstabenfolge auf
dem Markt seien. Mit der angemeldeten Marke werde ausschließlich die
Entscheidungssammlung der Anmelderin gekennzeichnet, so dass ein
Freihaltebedürfnis nicht ersichtlich sei. Aus demselben Grund habe sich die
angemeldete Marke auch nicht zu einer Gattungsbezeichnung entwickelt, sondern
die Unterscheidungskraft auf Grund der Tatsache erlangt, dass es sich bei
„BSGE“ um den bekannten Titel eines regelmäßig erscheinenden periodischen
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Werkes handele. Demgemäß macht die Anmelderin hilfsweise die
Verkehrsdurchsetzung geltend. Der Titel werde seit mehreren Jahrzehnten
genutzt und es seien bisher weit über …
Exemplare unter diesem Titel
erschienen.
Die Anmelderin beantragt,
den angefochtenen Beschluss aufzuheben.
II.
Die zulässige Beschwerde hat insoweit Erfolg, als sie zur Aufhebung der ange-
fochtenen Beschlüsse und zur Zurückverweisung der Sache an das Deutsche
Patent- und Markenamt zur Prüfung der Verkehrsdurchsetzung führt (§ 8 Abs 3
iVm § 70 Abs 3 Nr. 2 MarkenG).
1. Der Eintragung der angemeldeten Marke stehen die Schutzhindernisse des § 8
Abs 2 Nr 3 und Nr 1 MarkenG entgegen.
1. 1. Gemäß § 8 Abs 2 Nr 3 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung
ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im
allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen
Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der beanspruchten Waren oder
Dienstleistungen üblich geworden sind (vgl EuGH GRUR 2001, 148 – Bravo). Für
die beantragten Entscheidungssammlungen hat sich das angemeldete Zeichen zu
einer in diesem Sinne üblichen Bezeichnung entwickelt.
Dass das angemeldete Zeichen nicht in den allgemeinen Sprachgebrauch
eingegangen ist, bedarf keiner näheren Ausführungen. Es ist jedoch eine
fachsprachliche, allgemein bekannte Abkürzung. Für die Beurteilung der redlichen
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und ständigen Verkehrsgepflogenheiten ist auf die angesprochenen
Verkehrskreise abzustellen. Entscheidungssammlungen richten sich vorrangig an
den juristischen Fachverkehr, der daher als maßgeblicher Verkehrskreis zugrunde
zu legen ist. In lexikalischen Abkürzungsverzeichnissen und in
Abkürzungsverzeichnissen der juristischen Fachliteratur wird „BSGE“ mit der
Bedeutung von „Entscheidungen des Bundessozialgerichts“ aufgeführt, zB Duden,
Wörterbuch der Abkürzungen, 4.
Aufl 1999, S
71; Kirchner,
Abkürzungsverzeichnis der Rechtssprache, 4. Aufl 1993, S 50; Schmidt-Bleibtreu,
Kommentar zum Grundgesetz, 9. Aufl 1999, S XIX. Auch die Internet-Recherche
zu „BSGE“ ergibt in der Mehrzahl Hinweise auf Urteile des Bundessozialgerichts,
zB
lsvd.de - „Die Zuerkennung von Ersatzansprüchen ...(BSGE 49, 104, 112
- „Einführende Quellen zur Problematik
der Richtlinien BSGE 78, S. 70 ff. Methadon Entscheidung BSGE 81, 54“;
„Verantwortungsbereich der Hochschule... (BSGE Bd. 44 S. 11 ff)“. In Verbindung
mit den beanspruchten Entscheidungssammlungen ist das angemeldete Zeichen
damit in den juristischen Fachkreisen zur üblichen Bezeichnung für die
Entscheidungen des Bundessozialgerichts geworden. Dem steht nicht entgegen,
dass die Abkürzung „BSGE“ möglicherweise ursprünglich für die beanspruchten
Waren nicht beschreibend war. Denn auch eine ursprünglich schutzfähige Angabe
kann infolge der Benutzung durch Dritte als übliche Bezeichnung eine
beschreibende Funktion entfalten (vgl EuG T-237/01 – BSS – Rdn 48; BPatG
BlPMZ 2003, 219 - Bravo; Meister, WRP 2001, 796).
1. 2. Dem angemeldeten Zeichen fehlt auch für alle beanspruchten Waren die
erforderliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG).
1.2.1. In Verbindung mit den Entscheidungssammlungen erfasst das
angesprochene juristische Fachpublikum die Bezeichnung „BSGE“ ohne weiteres
als Hinweis auf die Entscheidungen des Bundessozialgerichts und nicht als
Unternehmenskennzeichen.
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Dass die Beschwerdeführerin das Zeichen seit 1955 als Titel benutzt, rechtfertigt
keine andere Beurteilung. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs
kann der Verkehr zwar in Ausnahmefällen mit dem bekannten Titel einer
periodischen Druckschrift, insbesondere einer Zeitschrift, gleichzeitig auch die
Vorstellung einer bestimmten betrieblichen Herkunft verbinden. Denn bei
Zeitschriften, bei denen unter einem identisch wiederkehrenden Titel ein
wechselnder Inhalt veröffentlicht wird, können die Bekanntheit des Titels und das
regelmäßige Erscheinen im selben Verlag dazu führen, dass der Verkehr
zumindest teilweise den Titel auch als Hinweis auf die Herkunft aus einem
bestimmten Verlag erfasst (vgl BGH GRUR 1970, 141 – Europharma; GRUR
1999, 581 – Max – mwN). Diese Voraussetzungen sind hier aber nicht erfüllt. Zwar
handelt es sich bei der von der Beschwerdeführerin veröffentlichten
Entscheidungssammlung zweifellos um eine regelmäßig erscheinende
Druckschrift. Während aber bei einer Zeitschrift der redaktionelle Inhalt von
Ausgabe zu Ausgabe wechselt und dessen Auswahl und Präsentation im Laufe
der Zeit bei den Lesern zu einer Vorstellung über die Herkunft dieser Zeitschrift
aus einem bestimmten Verlag führen kann, besteht der Inhalt einer
Entscheidungssammlung stets gleichbleibend aus den Entscheidungen eines
bestimmten Gerichts. Der Titel einer solchen Entscheidungssammlung weist daher
auf das Gericht und seine Rechtsprechung hin und nicht auf einen Verlag, der
diese Entscheidungen veröffentlicht, insbesondere weil auch eine enge
gedankliche Verknüpfung besteht auf Grund der amtlichen Abkürzung des
Bundessozialgerichts als BSG. Dass die Entscheidungssammlung des
Bundessozialgerichts den maßgeblichen Fachkreisen bekannt ist, beruht daher
vorrangig auf der Bekanntheit dieses Gerichts und der Anzahl der veröffentlichten
Entscheidungen und nicht auf dem Titel der Sammlung.
1.2.2. Die übrigen Waren richten sich als allgemeine Gebrauchsgüter an den
Endverbraucher, der als durchschnittlich informiert, aufmerksam und verständig
anzusehen ist (BGH GRUR 2002, 812 – FRÜHSTÜCKS-DRINK II – mwN). Wie
oben ausgeführt ist „BSGE“ die gängige Abkürzung für die Entscheidungen des
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Bundessozialgerichts, die mit dieser Bedeutung in den einschlägigen
Abkürzungsverzeichnisses aufgeführt und allgemein verwendet wird und darüber
hinaus eng an die amtliche Abkürzung des Bundessozialgerichts angelehnt ist. In
Verbindung mit den beanspruchten Druckereierzeugnissen, Büchern,
Taschenbüchern, Zeitungen, Zeitschriften und Postern versteht der Verbraucher
das Zeichen daher lediglich als fachsprachlichen Hinweis auf die Entscheidungen
des Bundessozialgerichts, weil auch im Bereich dieser Waren sachbezogene
Inhaltsangaben üblich sind.
2. Allerdings hält es der Senat nicht für unwahrscheinlich, dass sich das
angemeldete Zeichen infolge seiner Benutzung in den beteiligten Verkehrskreisen
im Sinne von § 8 Abs 3 MarkenG für die beanspruchten Waren durchgesetzt und
damit die ursprüngliche Schutzunfähigkeit überwunden hat. Anders als in seiner
früheren Entscheidung zur Schutzfähigkeit des Zeichens „BGHZ“ (BPatG GRUR
1998, 51) geht der Senat nunmehr auf Grund der Weiterentwicklung in der
Rechtsprechung zur Markenschutzfähigkeit von Titeln davon aus, dass eine
Verkehrsdurchsetzung auch dann in Betracht kommen kann, wenn ein Zeichen
bisher ausschließlich als Titel benutzt wurde. Denn jedes markenfähige Zeichen
kann sich gemäß § 8 Abs 3 MarkenG im Verkehr durchsetzen, wenn ein
wesentlicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise dieses Zeichen mit diesem
Marktteilnehmer und mit keinem anderen Unternehmen in Verbindung bringt (vgl
EuGH GRUR 2002, 804 - Philips/Remington).
2.1. Die Beschwerdeführerin hat die Verkehrsdurchsetzung im Verfahren vor dem
Patent- und Markenamt hilfsweise geltend gemacht. Die über … bisher
erschienenen Exemplare und rund … in der Zeit von 1992 bis Mitte 1998
verteilten Fachprospekte und sonstigen Produktkommunikationen machen die
Verkehrsdurchsetzung zumindest für die beanspruchten Entscheidungs-
sammlungen glaubhaft, die sich ausschließlich an das juristische Fachpublikum
richten. Der Senat ist außerdem auf Grund eigener Wahrnehmung als Teil der
maßgeblichen Verkehrskreise der Ansicht, dass nach den vom Europäischen
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Gerichtshof für die Erlangung der Unterscheidungskraft durch Benutzung
aufgestellten Anforderungen, insbesondere hinsichtlich der Dauer der Benutzung,
der geographischen Verbreitung und des Marktanteils der mit „BSGE“
bezeichneten Entscheidungssammlung eine Verkehrsdurchsetzung nicht von der
Hand zu weisen ist (vgl EuGH GRUR 1999, 723 – Windsurfing Chiemsee).
2.2. Aus der Übersendung eines Musterfragebogens für die Verkehrsbefragung an
die Beschwerdeführerin ergibt sich, dass auch die Markenstelle von einer
möglichen Verkehrsdurchsetzung des Zeichens ausging. Die Zurückweisung der
Anmeldung wegen Bestehen eines Freihaltebedürfnisses und fehlender
Unterscheidungskraft ohne Durchführung des hilfsweise beantragten
Verkehrsdurchsetzungsverfahrens verstößt damit gegen den Amtsermittlungs-
grundsatz gemäß § 59 Abs 1 MarkenG. Da die Markenstelle der Anmelderin keine
Frist zur Stellungnahme gesetzt hatte, wäre es zur Wahrung des rechtlichen
Gehörs zumindest erforderlich gewesen, die Anmelderin vor der
Beschlussfassung davon zu unterrichten, dass die Markenstelle nunmehr mangels
Vorlage eines demoskopischen Gutachtens den Nachweis der Verkehrs-
durchsetzung als nicht erbracht ansah. Die Beschlüsse der Markenstelle waren
daher aufzuheben und die Sache zur Durchführung eines Verkehrsdurch-
setzungsverfahrens an das Patent- und Markenamt zurückzuverweisen (§ 70
Abs 3 Nr 2 MarkenG).
3. Das demoskopische Gutachten zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung sollte
auf der Grundlage des von der Markenstelle entworfenen Fragebogens erstellt
werden, für dessen Inhalt nach Auffassung des Senats Folgendes zu
berücksichtigen ist:
3.1. Die Verkehrsdurchsetzung muss in den für die fraglichen Waren maßgebli-
chen Verkehrskreisen nachgewiesen werden, worunter die Kreise zu verstehen
sind, in denen das Zeichen Verwendung finden oder Auswirkungen zeigen soll (vgl
BGH GRUR 1990, 360 – Apropos Film II). Wie oben ausgeführt, richten sich die
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beanspruchten Waren an unterschiedliche Verkehrskreise, so dass zwei getrennte
Befragungen durchzuführen sind.
Hinsichtlich der beanspruchten Entscheidungssammlungen hat der Senat bereits
in einer früheren Entscheidung festgestellt, dass zu den beteiligten
Verkehrskreisen zunächst alle inländischen Juristen und sonstige beruflich mit
Rechtsfragen befasste Personen zu rechnen sind (vgl BPatG – BGHZ - aaO), also
insbesondere sämtliche Organe der Rechtspflege sowie die Lehrkörper und
Studierenden der juristischen Fakultäten und der verwaltungsrechtlichen
Fachhochschulen. Außerdem sind die juristischen Verlage und Fachbuch-
handlungen den maßgeblichen Verkehrskreisen zuzurechnen.
Bei den übrigen Waren „Druckereierzeugnisse, Bücher, Taschenbücher,
Zeitungen, Zeitschriften, Poster“ handelt es sich um Gegenstände des täglichen
Bedarfs, die sich an die Allgemeinheit der Verbraucher richten. Eine
Beschränkung der maßgeblichen Verkehrskreise auf den juristischen Fachverkehr
ist nur bei einer entsprechenden Einschränkung des Warenverzeichnisses
zulässig, wobei die Waren ihrer Art nach in der Weise präzisiert werden müssten,
dass nach den Eigenschaften und der Zweckbestimmung der Waren nur noch ein
bestimmter Abnehmerkreis in Betracht kommen kann, wie das zB bei juristischer
Fachliteratur der Fall ist (vgl BPatGE 24, 67 – „India“).
3.2. Nach dem Vorschlag der Markenstelle kann die Befragung für die insgesamt
drei Zeichen, für die die Anmelderin Markenschutz begehrt, nämlich „BVerwGE,
BSGE, BGHSt“, gemeinsam durchgeführt werden. Der Senat hat hiergegen keine
Bedenken, sofern die drei Zeichen den Befragten auf einem gesonderten Blatt zur
Ansicht vorgelegt und nicht vorgelesen werden. Dies erscheint deshalb wichtig,
weil die Zeichen in unterschiedlicher Weise ausgesprochen werden können und
die Befragten die Zeichen je nach Art der mündlichen Wiedergabe möglicherweise
unterschiedlich wahrnehmen.
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3.3. Die Frage 3 des Fragebogens besteht in Übereinstimmung mit der Richtlinie
des Patent- und Markenamts für die Prüfung von Markenanmeldungen vom
27. Oktober 1995 (BlPMZ 1995, 378 ff) aus den folgenden Teilfragen:
Weisen die Bezeichnungen BVerwGE, BSGE, BGHSt für die o.g. Waren
3.1. auf
ein ganz bestimmtes Unternehmen hin?
(sofern bekannt, bitte Namen angeben:
Firma....................................................
in..........................................................)
3.2. auf
mehrere Unternehmen hin?
(sofern bekannt, bitte Namen angeben:
Firma....................................................
in..........................................................)
3.3. nicht auf ein bestimmtes Unternehmen hin, sondern bloß auf eine
Sachangabe (z.B. Beschaffenheit, Verwendungszweck, Qualität,
örtliche Herkunft usw.?
Nach Auffassung des Senats sollte die Teilfrage 3.3. allgemein verständlicher und
gezielter formuliert werden, um größere Klarheit darüber zu gewinnen, ob der
Befragte in dem Zeichen ein Unternehmenshinweis sieht oder nicht, zB
3.3.
oder ist diese Bezeichnung für Sie gar kein Unternehmenshinweis?
Wenn die Frage verneint wird:
Was verbinden Sie sonst mit der Bezeichnung?
Ergänzt werden sollte außerdem die folgende vierte Teilfrage, um eine
differenzierte Aussage auch von denjenigen der Befragten zu bekommen, die mit
dem Zeichen keinerlei Vorstellung verbinden:
3.4.
oder können Sie dazu nichts sagen?
3.4. Zur Erhaltung des mit der Anmeldung begründeten Zeitrangs muss
grundsätzlich die Verkehrsdurchsetzung bereits für den Zeitpunkt der Anmeldung
nachgewiesen werden. Ein demoskopisches Gutachten kann aber für länger
zurückliegende Zeitpunkte keine zuverlässigen Feststellungen treffen, weil das
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Gedächtnis vieler Menschen den Zeitpunkt der Wahrnehmung eines bestimmten
Zeichens nicht mit hinreichender Genauigkeit rekonstruieren kann. Nach der
Rechtsprechung sind demoskopische Gutachten, die fünf Jahre und später nach
der Anmeldung des fraglichen Zeichens erstellt werden, daher nicht geeignet die
Verkehrsdurchsetzung zum Zeitpunkt der Anmeldung nachzuweisen (vgl BPatG
Mitt. 1985, 74 – Zürich; BPatGE 28, 44 – BUSINESS WEEK; BPatG GRUR 1997,
833 – digital). Dies kann allerdings nur dann gelten, wenn die Unsicherheit in der
rückblickenden Wahrnehmung der Verkehrskreise auf den sich fortlaufend
ändernden Verhältnissen in dem maßgeblichen Warensektor beruht. Im
vorliegenden Fall liegt aber eine davon abweichende Besonderheit darin, dass der
beteiligte juristische Fachverkehr seit 1955 unverändert mit der
Entscheidungssammlung in Berührung kommt und zwar üblicherweise erstmalig
im Rahmen der Ausbildung und dann fortlaufend während des ganzen
Berufslebens. Deshalb ist es gerechtfertigt, eine zum jetzigen Zeitpunkt ermittelte
Verkehrsdurchsetzung auch rückwirkend für den Zeitpunkt der Anmeldung
anzuerkennen.
Grabrucker Pagenberg
Fink
Cl