Urteil des BPatG vom 14.05.2003, 29 W (pat) 109/01

Aktenzeichen: 29 W (pat) 109/01

BPatG: verkehrsdurchsetzung, patent, unternehmen, herkunft, unterscheidungskraft, eugh, verbraucher, ausgabe, firma, verbreitung

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 109/01 _______________ Verkündet am 14. Mai 2003

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 395 04 716.1

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf

Grund der mündlichen Verhandlung vom 14. Mai 2003 durch die Vorsitzende

Richterin Grabrucker, die Richterin Pagenberg und die Richterin k.A. Fink

BPatG 154

6.70

beschlossen:

1. Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen

Patent- und Markenamts vom 13. April 1999 und 5. März 2001

werden aufgehoben.

2. Das Verfahren wird zur Durchführung eines Verkehrsdurchsetzungsverfahrens an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

BSGE

ist am 3. Februar 1995 für die Waren der

Klasse 16:

Druckereierzeugnisse, Entscheidungssammlungen, Bücher, Taschenbücher, Zeitungen, Zeitschriften, Poster

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die

Anmeldung mit Beschluss vom 13. April 1999 als beschreibende und nicht unterscheidungskräftige Angabe zurückgewiesen. Bei der angemeldeten Buchstaben-

folge handele es sich um die Abkürzung für „Bundessozialgerichts-Entscheidungen“, die die beanspruchten Waren unmittelbar beschreibe. Diese Abkürzung sei zwar in den einschlägigen juristischen Fachkreisen bekannt, es handele

sich dabei aber lediglich um einen Werktitel. Eine markenmäßige Benutzung dieser Abkürzung habe die Anmelderin nicht belegen können. Aus diesem Grunde

sei auch nicht glaubhaft gemacht worden, dass sich das angemeldete Zeichen im

Verkehr als Marke durchgesetzt habe. Gegen diesen Beschluss hat die Anmelderin Erinnerung eingelegt und sich zur Einholung eines demoskopischen

Gutachtens bereit erklärt. Die Markenstelle hat der Anmelderin daraufhin mit

Bescheid vom 5. Juni 2000 einen Musterfragebogen für eine Verkehrsbefragung

übersandt. Die Anmelderin äußerte sich dazu nicht und reichte auch keine

anderweitige Begründung der Erinnerung ein. Mit Beschluss vom 5. März 2001 hat

die Markenstelle daher die Erinnerung aus den im Erstbeschluss aufgeführten

Rechtsgründen zurückgewiesen. Die geltend gemachte Verkehrsdurchsetzung sei

nicht nachgewiesen worden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Zur Begründung führt sie

im Wesentlichen aus, dass es sich bei der angemeldeten Buchstabenkombination

um einen Kurztitel für die von der Anmelderin veröffentlichte Entscheidungssammlung handele, die bei den Verkehrskreisen überragende Bekanntheit genieße und ausschließlich mit dem Verlag der Anmelderin in Verbindung gebracht

werde. Eine wichtige Funktion derartiger Kurztitel sei es, die betreffende Entscheidungssammlung beim Zitieren von anderen Entscheidungssammlungen unterscheidbar zu machen. Es gebe daher eine Vielzahl von Entscheidungssammlungen, die jeweils mit entsprechendem Kurztitel in Form einer Buchstabenfolge auf

dem Markt seien. Mit der angemeldeten Marke werde ausschließlich die

Entscheidungssammlung der Anmelderin gekennzeichnet, so dass ein

Freihaltebedürfnis nicht ersichtlich sei. Aus demselben Grund habe sich die

angemeldete Marke auch nicht zu einer Gattungsbezeichnung entwickelt, sondern

die Unterscheidungskraft auf Grund der Tatsache erlangt, dass es sich bei

„BSGE“ um den bekannten Titel eines regelmäßig erscheinenden periodischen

Werkes handele. Demgemäß macht die Anmelderin hilfsweise die

Verkehrsdurchsetzung geltend. Der Titel werde seit mehreren Jahrzehnten

genutzt und es seien bisher weit über Exemplare unter diesem Titel

erschienen.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

II.

Die zulässige Beschwerde hat insoweit Erfolg, als sie zur Aufhebung der angefochtenen Beschlüsse und zur Zurückverweisung der Sache an das Deutsche

Patent- und Markenamt zur Prüfung der Verkehrsdurchsetzung führt 8 Abs 3

iVm § 70 Abs 3 Nr. 2 MarkenG).

1. Der Eintragung der angemeldeten Marke stehen die Schutzhindernisse des § 8

Abs 2 Nr 3 und Nr 1 MarkenG entgegen.

1. 1. Gemäß § 8 Abs 2 Nr 3 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung

ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im

allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen

Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der beanspruchten Waren oder

Dienstleistungen üblich geworden sind (vgl EuGH GRUR 2001, 148 Bravo). Für

die beantragten Entscheidungssammlungen hat sich das angemeldete Zeichen zu

einer in diesem Sinne üblichen Bezeichnung entwickelt.

Dass das angemeldete Zeichen nicht in den allgemeinen Sprachgebrauch

eingegangen ist, bedarf keiner näheren Ausführungen. Es ist jedoch eine

fachsprachliche, allgemein bekannte Abkürzung. Für die Beurteilung der redlichen

und ständigen Verkehrsgepflogenheiten ist auf die angesprochenen

Verkehrskreise abzustellen. Entscheidungssammlungen richten sich vorrangig an

den juristischen Fachverkehr, der daher als maßgeblicher Verkehrskreis zugrunde

zu legen ist. In lexikalischen Abkürzungsverzeichnissen und in

Abkürzungsverzeichnissen der juristischen Fachliteratur wird „BSGE“ mit der

Bedeutung von „Entscheidungen des Bundessozialgerichts“ aufgeführt, zB Duden,

Wörterbuch der Abkürzungen, 4. Aufl 1999, S 71; Kirchner,

Abkürzungsverzeichnis der Rechtssprache, 4. Aufl 1993, S 50; Schmidt-Bleibtreu,

Kommentar zum Grundgesetz, 9. Aufl 1999, S XIX. Auch die Internet-Recherche

zu „BSGE“ ergibt in der Mehrzahl Hinweise auf Urteile des Bundessozialgerichts,

zB www.lsvd.de - „Die Zuerkennung von Ersatzansprüchen ...(BSGE 49, 104, 112

ff; 52, 281, 289)“; http://userpages.fu-berlin - „Einführende Quellen zur Problematik

der Richtlinien BSGE 78, S. 70 ff. Methadon Entscheidung BSGE 81, 54“;

www.lutz-schnell.de - BSGE 20, 6, 8 = SozR Nr...; http://www.uni-kassel.de -

„Verantwortungsbereich der Hochschule... (BSGE Bd. 44 S. 11 ff)“. In Verbindung

mit den beanspruchten Entscheidungssammlungen ist das angemeldete Zeichen

damit in den juristischen Fachkreisen zur üblichen Bezeichnung für die

Entscheidungen des Bundessozialgerichts geworden. Dem steht nicht entgegen,

dass die Abkürzung „BSGE“ möglicherweise ursprünglich für die beanspruchten

Waren nicht beschreibend war. Denn auch eine ursprünglich schutzfähige Angabe

kann infolge der Benutzung durch Dritte als übliche Bezeichnung eine

beschreibende Funktion entfalten (vgl EuG T-237/01 BSS Rdn 48; BPatG

BlPMZ 2003, 219 - Bravo; Meister, WRP 2001, 796).

1. 2. Dem angemeldeten Zeichen fehlt auch für alle beanspruchten Waren die

erforderliche Unterscheidungskraft 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG).

1.2.1. In Verbindung mit den Entscheidungssammlungen erfasst das

angesprochene juristische Fachpublikum die Bezeichnung „BSGE“ ohne weiteres

als Hinweis auf die Entscheidungen des Bundessozialgerichts und nicht als

Unternehmenskennzeichen.

Dass die Beschwerdeführerin das Zeichen seit 1955 als Titel benutzt, rechtfertigt

keine andere Beurteilung. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs

kann der Verkehr zwar in Ausnahmefällen mit dem bekannten Titel einer

periodischen Druckschrift, insbesondere einer Zeitschrift, gleichzeitig auch die

Vorstellung einer bestimmten betrieblichen Herkunft verbinden. Denn bei

Zeitschriften, bei denen unter einem identisch wiederkehrenden Titel ein

wechselnder Inhalt veröffentlicht wird, können die Bekanntheit des Titels und das

regelmäßige Erscheinen im selben Verlag dazu führen, dass der Verkehr

zumindest teilweise den Titel auch als Hinweis auf die Herkunft aus einem

bestimmten Verlag erfasst (vgl BGH GRUR 1970, 141 Europharma; GRUR

1999, 581 Max mwN). Diese Voraussetzungen sind hier aber nicht erfüllt. Zwar

handelt es sich bei der von der Beschwerdeführerin veröffentlichten

Entscheidungssammlung zweifellos um eine regelmäßig erscheinende

Druckschrift. Während aber bei einer Zeitschrift der redaktionelle Inhalt von

Ausgabe zu Ausgabe wechselt und dessen Auswahl und Präsentation im Laufe

der Zeit bei den Lesern zu einer Vorstellung über die Herkunft dieser Zeitschrift

aus einem bestimmten Verlag führen kann, besteht der Inhalt einer

Entscheidungssammlung stets gleichbleibend aus den Entscheidungen eines

bestimmten Gerichts. Der Titel einer solchen Entscheidungssammlung weist daher

auf das Gericht und seine Rechtsprechung hin und nicht auf einen Verlag, der

diese Entscheidungen veröffentlicht, insbesondere weil auch eine enge

gedankliche Verknüpfung besteht auf Grund der amtlichen Abkürzung des

Bundessozialgerichts als BSG. Dass die Entscheidungssammlung des

Bundessozialgerichts den maßgeblichen Fachkreisen bekannt ist, beruht daher

vorrangig auf der Bekanntheit dieses Gerichts und der Anzahl der veröffentlichten

Entscheidungen und nicht auf dem Titel der Sammlung.

1.2.2. Die übrigen Waren richten sich als allgemeine Gebrauchsgüter an den

Endverbraucher, der als durchschnittlich informiert, aufmerksam und verständig

anzusehen ist (BGH GRUR 2002, 812 FRÜHSTÜCKS-DRINK II mwN). Wie

oben ausgeführt ist „BSGE“ die gängige Abkürzung für die Entscheidungen des

Bundessozialgerichts, die mit dieser Bedeutung in den einschlägigen

Abkürzungsverzeichnisses aufgeführt und allgemein verwendet wird und darüber

hinaus eng an die amtliche Abkürzung des Bundessozialgerichts angelehnt ist. In

Verbindung mit den beanspruchten Druckereierzeugnissen, Büchern,

Taschenbüchern, Zeitungen, Zeitschriften und Postern versteht der Verbraucher

das Zeichen daher lediglich als fachsprachlichen Hinweis auf die Entscheidungen

des Bundessozialgerichts, weil auch im Bereich dieser Waren sachbezogene

Inhaltsangaben üblich sind.

2. Allerdings hält es der Senat nicht für unwahrscheinlich, dass sich das

angemeldete Zeichen infolge seiner Benutzung in den beteiligten Verkehrskreisen

im Sinne von § 8 Abs 3 MarkenG für die beanspruchten Waren durchgesetzt und

damit die ursprüngliche Schutzunfähigkeit überwunden hat. Anders als in seiner

früheren Entscheidung zur Schutzfähigkeit des Zeichens „BGHZ“ (BPatG GRUR

1998, 51) geht der Senat nunmehr auf Grund der Weiterentwicklung in der

Rechtsprechung zur Markenschutzfähigkeit von Titeln davon aus, dass eine

Verkehrsdurchsetzung auch dann in Betracht kommen kann, wenn ein Zeichen

bisher ausschließlich als Titel benutzt wurde. Denn jedes markenfähige Zeichen

kann sich gemäß § 8 Abs 3 MarkenG im Verkehr durchsetzen, wenn ein

wesentlicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise dieses Zeichen mit diesem

Marktteilnehmer und mit keinem anderen Unternehmen in Verbindung bringt (vgl

EuGH GRUR 2002, 804 - Philips/Remington).

2.1. Die Beschwerdeführerin hat die Verkehrsdurchsetzung im Verfahren vor dem

Patent- und Markenamt hilfsweise geltend gemacht. Die über bisher

erschienenen Exemplare und rund in der Zeit von 1992 bis Mitte 1998

verteilten Fachprospekte und sonstigen Produktkommunikationen machen die

Verkehrsdurchsetzung zumindest für die beanspruchten Entscheidungssammlungen glaubhaft, die sich ausschließlich an das juristische Fachpublikum

richten. Der Senat ist außerdem auf Grund eigener Wahrnehmung als Teil der

maßgeblichen Verkehrskreise der Ansicht, dass nach den vom Europäischen

Gerichtshof für die Erlangung der Unterscheidungskraft durch Benutzung

aufgestellten Anforderungen, insbesondere hinsichtlich der Dauer der Benutzung,

der geographischen Verbreitung und des Marktanteils der mit „BSGE“

bezeichneten Entscheidungssammlung eine Verkehrsdurchsetzung nicht von der

Hand zu weisen ist (vgl EuGH GRUR 1999, 723 Windsurfing Chiemsee).

2.2. Aus der Übersendung eines Musterfragebogens für die Verkehrsbefragung an

die Beschwerdeführerin ergibt sich, dass auch die Markenstelle von einer

möglichen Verkehrsdurchsetzung des Zeichens ausging. Die Zurückweisung der

Anmeldung wegen Bestehen eines Freihaltebedürfnisses und fehlender

Unterscheidungskraft ohne Durchführung des hilfsweise beantragten

Verkehrsdurchsetzungsverfahrens verstößt damit gegen den Amtsermittlungsgrundsatz gemäß § 59 Abs 1 MarkenG. Da die Markenstelle der Anmelderin keine

Frist zur Stellungnahme gesetzt hatte, wäre es zur Wahrung des rechtlichen

Gehörs zumindest erforderlich gewesen, die Anmelderin vor der

Beschlussfassung davon zu unterrichten, dass die Markenstelle nunmehr mangels

Vorlage eines demoskopischen Gutachtens den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung als nicht erbracht ansah. Die Beschlüsse der Markenstelle waren

daher aufzuheben und die Sache zur Durchführung eines Verkehrsdurchsetzungsverfahrens an das Patent- und Markenamt zurückzuverweisen 70

Abs 3 Nr 2 MarkenG).

3. Das demoskopische Gutachten zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung sollte

auf der Grundlage des von der Markenstelle entworfenen Fragebogens erstellt

werden, für dessen Inhalt nach Auffassung des Senats Folgendes zu

berücksichtigen ist:

3.1. Die Verkehrsdurchsetzung muss in den für die fraglichen Waren maßgeblichen Verkehrskreisen nachgewiesen werden, worunter die Kreise zu verstehen

sind, in denen das Zeichen Verwendung finden oder Auswirkungen zeigen soll (vgl

BGH GRUR 1990, 360 Apropos Film II). Wie oben ausgeführt, richten sich die

beanspruchten Waren an unterschiedliche Verkehrskreise, so dass zwei getrennte

Befragungen durchzuführen sind.

Hinsichtlich der beanspruchten Entscheidungssammlungen hat der Senat bereits

in einer früheren Entscheidung festgestellt, dass zu den beteiligten

Verkehrskreisen zunächst alle inländischen Juristen und sonstige beruflich mit

Rechtsfragen befasste Personen zu rechnen sind (vgl BPatG BGHZ - aaO), also

insbesondere sämtliche Organe der Rechtspflege sowie die Lehrkörper und

Studierenden der juristischen Fakultäten und der verwaltungsrechtlichen

Fachhochschulen. Außerdem sind die juristischen Verlage und Fachbuchhandlungen den maßgeblichen Verkehrskreisen zuzurechnen.

Bei den übrigen Waren „Druckereierzeugnisse, Bücher, Taschenbücher,

Zeitungen, Zeitschriften, Poster“ handelt es sich um Gegenstände des täglichen

Bedarfs, die sich an die Allgemeinheit der Verbraucher richten. Eine

Beschränkung der maßgeblichen Verkehrskreise auf den juristischen Fachverkehr

ist nur bei einer entsprechenden Einschränkung des Warenverzeichnisses

zulässig, wobei die Waren ihrer Art nach in der Weise präzisiert werden müssten,

dass nach den Eigenschaften und der Zweckbestimmung der Waren nur noch ein

bestimmter Abnehmerkreis in Betracht kommen kann, wie das zB bei juristischer

Fachliteratur der Fall ist (vgl BPatGE 24, 67 „India“).

3.2. Nach dem Vorschlag der Markenstelle kann die Befragung für die insgesamt

drei Zeichen, für die die Anmelderin Markenschutz begehrt, nämlich „BVerwGE,

BSGE, BGHSt“, gemeinsam durchgeführt werden. Der Senat hat hiergegen keine

Bedenken, sofern die drei Zeichen den Befragten auf einem gesonderten Blatt zur

Ansicht vorgelegt und nicht vorgelesen werden. Dies erscheint deshalb wichtig,

weil die Zeichen in unterschiedlicher Weise ausgesprochen werden können und

die Befragten die Zeichen je nach Art der mündlichen Wiedergabe möglicherweise

unterschiedlich wahrnehmen.

3.3. Die Frage 3 des Fragebogens besteht in Übereinstimmung mit der Richtlinie

des Patent- und Markenamts für die Prüfung von Markenanmeldungen vom

27. Oktober 1995 (BlPMZ 1995, 378 ff) aus den folgenden Teilfragen:

Weisen die Bezeichnungen BVerwGE, BSGE, BGHSt für die o.g. Waren

3.1. auf ein ganz bestimmtes Unternehmen hin? (sofern bekannt, bitte Namen angeben: Firma.................................................... in..........................................................) 3.2. auf mehrere Unternehmen hin? (sofern bekannt, bitte Namen angeben: Firma.................................................... in..........................................................) 3.3. nicht auf ein bestimmtes Unternehmen hin, sondern bloß auf eine Sachangabe (z.B. Beschaffenheit, Verwendungszweck, Qualität, örtliche Herkunft usw.?

Nach Auffassung des Senats sollte die Teilfrage 3.3. allgemein verständlicher und

gezielter formuliert werden, um größere Klarheit darüber zu gewinnen, ob der

Befragte in dem Zeichen ein Unternehmenshinweis sieht oder nicht, zB

3.3. oder ist diese Bezeichnung für Sie gar kein Unternehmenshinweis? Wenn die Frage verneint wird: Was verbinden Sie sonst mit der Bezeichnung?

Ergänzt werden sollte außerdem die folgende vierte Teilfrage, um eine

differenzierte Aussage auch von denjenigen der Befragten zu bekommen, die mit

dem Zeichen keinerlei Vorstellung verbinden:

3.4. oder können Sie dazu nichts sagen?

3.4. Zur Erhaltung des mit der Anmeldung begründeten Zeitrangs muss

grundsätzlich die Verkehrsdurchsetzung bereits für den Zeitpunkt der Anmeldung

nachgewiesen werden. Ein demoskopisches Gutachten kann aber für länger

zurückliegende Zeitpunkte keine zuverlässigen Feststellungen treffen, weil das

Gedächtnis vieler Menschen den Zeitpunkt der Wahrnehmung eines bestimmten

Zeichens nicht mit hinreichender Genauigkeit rekonstruieren kann. Nach der

Rechtsprechung sind demoskopische Gutachten, die fünf Jahre und später nach

der Anmeldung des fraglichen Zeichens erstellt werden, daher nicht geeignet die

Verkehrsdurchsetzung zum Zeitpunkt der Anmeldung nachzuweisen (vgl BPatG

Mitt. 1985, 74 Zürich; BPatGE 28, 44 BUSINESS WEEK; BPatG GRUR 1997,

833 digital). Dies kann allerdings nur dann gelten, wenn die Unsicherheit in der

rückblickenden Wahrnehmung der Verkehrskreise auf den sich fortlaufend

ändernden Verhältnissen in dem maßgeblichen Warensektor beruht. Im

vorliegenden Fall liegt aber eine davon abweichende Besonderheit darin, dass der

beteiligte juristische Fachverkehr seit 1955 unverändert mit der

Entscheidungssammlung in Berührung kommt und zwar üblicherweise erstmalig

im Rahmen der Ausbildung und dann fortlaufend während des ganzen

Berufslebens. Deshalb ist es gerechtfertigt, eine zum jetzigen Zeitpunkt ermittelte

Verkehrsdurchsetzung auch rückwirkend für den Zeitpunkt der Anmeldung

anzuerkennen.

Grabrucker Pagenberg Fink

Cl

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