Urteil des BPatG vom 03.08.2006, 25 W (pat) 105/04

Aktenzeichen: 25 W (pat) 105/04

BPatG: form, medien, inhaber, internet, verkehr, gestaltung, unternehmen, bestandteil, computer, verwechslungsgefahr

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 105/04 _______________ Verkündet am 3. August 2006

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154

08.05

betreffend die Marke 399 50 027

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mündliche Verhandlung vom 3. August 2006 unter Mitwirkung

beschlossen:

1) Auf die Beschwerde der Inhaber der angegriffenen Marke

werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 vom

20. März 2002 und vom 19. Mai 2004 aufgehoben, soweit die

Löschung der Marke 39950027 angeordnet worden ist.

2) Der Widerspruch aus der Marke 39965656 wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 18. August 1999 angemeldete Marke 399 50 027

e.Sence

ist am 4. Juli 2000 für die Dienstleistungen

"Bereitstellen von Informationen im Internet; Dienstleistungen

eines Online-Anbieters, nämlich Sammeln, Bereitstellen und Übermitteln von Informationen, Texten, Zeichnungen und Bildern; Produktion und Zusammenstellung von Fernsehprogrammen; Schnitt

von bereits gedrehten Clips oder Kurzfilmen für Dritte; Erstellen

von Programmen für die Datenverarbeitung; Aktualisierung und

Pflege von Computer-Software; Computer-Beratungsdienste; technische Beratung; Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken"

in das Markenregister eingetragen worden. Die Eintragung wurde am

3. August 2000 veröffentlicht.

Die Inhaberin der am 28. Juli 1999 angemeldeten und am 23. Februar 2000 für die

Dienstleistungen

"CD-ROM Produktionen; Herausgabe und Veröffentlichung von

Daten (auch über das Internet); Internet Produktionen, nämlich

Bereitstellen und Liefern von Daten; Konzeption, Gestaltung und

Bereitstellung von Web-Sides und Homepages"

eingetragenen Marke 399 65 656

e.sense.e

hat dagegen Widerspruch erhoben.

Im Beschwerdeverfahren ist die Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 43

Abs. 1 Satz 2 MarkenG bestritten worden.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit

zwei Beschlüssen vom 20. März 2002 und vom 19. Mai 2004, wovon letzterer im

Erinnerungsverfahren ergangen ist, die angegriffene Marke wegen des Widerspruchs gelöscht.

Da Benutzungsfragen keine Rolle spielten, sei von der Registerlage auszugehen.

Es müsse deshalb von Ähnlichkeit im markenrechtlichen Sinn ausgegangen werden. Der Abstand der streitbefangenen Dienstleistungen könne nicht als besonders hoch eingestuft werden, da sich beide Streitparteien auf dem Multimediasektor bewegten. Ausgehend von durchschnittlichem Schutzumfang der Widerspruchsmarke sei von einem mittleren Prüfungsmaßstab auszugehen. Die Zeichen stimmten in der Buchstabenfolge "e.sens(c)e" klanglich identisch überein.

Klanglich unterschieden sich die Wörter nur durch das an die Widerspruchsmarke

zusätzlich angehängte, vom vorausgehenden Wortkörper durch einen Punkt getrennte "e". Dieser Zusatz übe auf das Gesamtklangbild wegen seiner Stellung am

Zeichenende nur einen geringen Einfluss aus, so dass die Gefahr markenrechtlicher Verwechslungen klanglicher Art hierdurch nicht ausgeschlossen werden

könne. Die Erinnerungsprüferin wies ergänzend darauf hin, dass die phonetische

Wiedergabe auch auf dem Internetsektor eine nicht unerhebliche Rolle spiele. Es

bestehe außerdem die Gefahr schriftbildlicher Verwechslungen, da es auf dem Internetsektor nicht auf Klein- und Großschreibung ankomme. In jedem Fall stünden

sich die Vergleichsmarken so nahe, dass Verwechslungen auch bei einander ferner stehender Dienstleistungen nicht auszuschließen seien.

Die Inhaber der angegriffenen Marke haben dagegen Beschwerde eingelegt und

beantragen (sinngemäß),

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 des DPMA vom

20. März 2002 und vom 19. Mai 2004 aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Marken unterschieden sich sowohl auf der schriftbildlichen als auch der phonetischen Ebene. Beide Marken enthielten unterschiedliche schriftbildliche Gestaltungskonzepte, wobei die Beschwerdeführerin durch die Integrierung des

Großbuchstabens "S" in das Wort eine unterscheidungskräftige Verfremdung vornehme. Darüber hinaus unterscheide sich der Wortbestandteil "sence" von

"sense". Die Marke der Beschwerdegegnerin werde dadurch geprägt, dass der im

allgemeinen Sprachgebrauch verwendete Begriff "sense" durch die beiden Punkte

und die beiden Buchstaben "e" quasi eingeklammert werde. Der Umstand, dass

fast 50 % des Wortbestandes der beiden zu vergleichenden Zeichen voneinander

abwichen, sei für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr von erheblicher Bedeutung. Bei der schriftbildlichen Ähnlichkeit sei nicht nur die Buchstabenfolge,

sondern auch die Buchstabengestaltung zu berücksichtigen. Zudem sei zu berücksichtigen, dass bei Bezeichnungen, die über eine geringe Unterscheidungskraft

verfügten, auch einfachere Unterschiede in der schriftbildlichen Gestaltung für

einen hinreichenden Abstand sorgten. Es liege eine originäre Kennzeichnungsschwäche der Bezeichnung "e.sense.e" vor. Diese ergebe sich aus der Nähe zu

dem Begriff "sense" (englische Bezeichnung für "Sinn") und aus der Existenz

benutzter Drittzeichen. Auf der Ebene der phonetischen Ähnlichkeit sei darauf

hinzuweisen, dass die Marke der Beschwerdegegnerin einen Doppelvokal enthalte, welcher phonetisch zu einer besonderen Betonung der Endsilben führe. Es seien nur die nahe liegenden Aussprachevarianten zu berücksichtigen. Es bestehe

auch keine Dienstleistungsähnlichkeit. Die Vielzahl abstrakt denkbarer Einsatzmöglichkeiten des Internets führe nicht automatisch zu einer fortlaufenden Erweiterung des Schutzbereichs von Anmeldungen betreffend internetbezogener

Dienstleistungen. Darüber hinaus haben die Beschwerdeführer im Beschwerdeverfahren die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Verwendet werde nicht die Widerspruchsmarke, sondern die Bezeichnungen

"e.sens.e" bzw. "e.sens.e medien & konzepte". Es handelt sich dabei nicht um

eine rechtserhaltende Benutzung der eingetragenen Marke, da durch die abgewandelte Form der kennzeichnende Charakter geändert werde. Außerdem fehlten

Unterlagen zum Umfang der Benutzung.

Die Widersprechende beantragt (sinngemäß),

die Beschwerde kostenpflichtig zurückzuweisen.

Das Unternehmen der Beschwerdeführerin sei nicht so bekannt, dass jedermann

wisse, dass man dieses Unternehmen mit einem großen "S" und mit "c" schreibe.

Für einige Kunden werde erst die Anschrift die richtige Unterscheidung ermöglichen, nicht aber die unterschiedliche Schreibweise der Bestandteile "Sence" und

"sense". Der Bestandteil "sense" sei nur mit dem vorangehenden Buchstaben "e"

geschützt, wobei die Bezeichnung "e.sense.e" keinen Sinngehalt aufweise. Noch

weniger könne ein phonetischer Unterschied festgestellt werden. Hinsichtlich der

Dienstleistungsähnlichkeit stelle die Beschwerdeführerin lediglich auf ihre Fernsehproduktionen ab, lasse aber völlig unberücksichtigt, dass sie im Übrigen dieselben Tätigkeiten ausführe. Hinsichtlich der Frage der Benutzung der Widerspruchsmarke macht die Widersprechende geltend, dass sie in den vergangenen

Jahren mit der Marke "e.sens.e" auf dem Markt aktiv gewesen sei. Für sie sei

auch die Marke 30035803 "e.sens.e medien & konzepte" eingetragen. Außerdem

weist die Beschwerdegegnerin auf ihre Domain und Webseite hin, welche "e-sense.de" laute. Die Bezeichnung "e-sens-e" sei eine rechtserhaltende Benutzungsform der Widerspruchsmarke "e.sense.e".

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten, einschließlich des Protokolls der mündlichen Verhandlung vom 3. August 2006 Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Inhaber der angegriffenen Marke hat in der Sache

Erfolg, da die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht hat.

Im Beschwerdeverfahren haben die Inhaber der angegriffenen Marke mit Schriftsatz vom 2. Juni 2006 die nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG zulässige Einrede der

Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke erhoben. Die Widersprechende hätte

deshalb glaubhaft machen müssen, dass sie ihre Marke innerhalb der letzten fünf

Jahre vor der Beschwerdeentscheidung benutzt hat, wobei zur Beurteilung der

Verwechslungsgefahr für sie nur die eingetragenen Waren/Dienstleistungen berücksichtigt werden könnten, für die eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft

gemacht wurde 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG).

Da die Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht wurde, kann

dahingestellt bleiben, ob und inwieweit die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen ähnlich und die Zeichen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG verwechselbar

sind.

Für eine Benutzung der Widerspruchsmarke, so wie sie eingetragen ist, wurden

keinerlei Unterlagen eingereicht.

Entgegen der Ansicht der Widersprechenden handelt es sich bei der Verwendung

der Bezeichnung "e.sens.e" bzw. "e.sens.e medien & konzepte" nicht um eine

Benutzung der eingetragenen Widerspruchsmarke "e.sense.e". Nach § 26 Abs. 3

MarkenG gilt als Benutzung einer eingetragenen Marke auch die Benutzung der

Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichungen

den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Das ist dann der Fall,

wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung

der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke

gleichsetzt, d. h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (vgl. BGH,

GRUR 2003, 1047 - Kellog’s/Kelly’s).

Entgegen der Auffassung der Widersprechenden verändert sich bei der Bezeichnung "e.sens.e" bzw. "e.sens.e medien & konzepte" der kennzeichnende Charakter. Abgesehen davon, dass der Bestandteil "sense" der Widerspruchsmarke

einen eigenständigen Sinngehalt hat (das englische Wort für "Sinn" oder das

deutsche Wort "Sense") und dadurch der Unterschied zwischen "sens" und

"sense" durch den Begriffsgehalt von "sense" dazu führt, dass der Verkehr die

Wörter nicht gleichsetzt, kommt hinzu, dass die Widerspruchsmarke am Wortende

zwei Buchstaben "e" enthält, die graphisch durch einen Punkt getrennt sind, so

dass der Verkehr, der die Unterschiede zwischen der eingetragenen Form und der

benutzten Form wahrnimmt, ohne weiteres erkennt, dass es unterschiedliche

Wörter sind, und daher die benutzte und die eingetragene Form nicht gleichsetzt.

Unerheblich ist vorliegend, dass die Widersprechende auch die Marke 30035803

"e.sens.e medien & konzepte" eingetragen hat. Nach § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG

schließt zwar die Eintragung der benutzten Form nicht aus, dass deren Benutzung

auch eine rechtserhaltende Benutzung einer anderen Marke sein kann. Voraussetzung ist aber auch dann, dass durch die Abweichung der kennzeichnende Charakter nicht verändert ist. Dies ist hier jedoch der Fall.

Darüber hinaus hat die Widersprechende auch keine Unterlagen eingereicht, aus

denen sich der Umfang der Benutzung des Zeichens "e.sens.e" bzw. "e.sens.e

medien & konzepte" für die eingetragenen Dienstleistungen entnehmen ließe.

Die Beschwerde der Inhaber der angegriffenen Marke hat daher Erfolg.

Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass,

§ 71 Abs. 1 MarkenG, sondern es bleibt bei der Regelung, dass jeder Beteiligte

seine Kosten selbst trägt (MarkenG § 71 Abs. 1 Satz 2).

Maßgebliche Rechtsgrundlage für die Kostenentscheidung hinsichtlich des Beschwerdeverfahrens ist MarkenG § 71 Abs. 1 Satz 1, wonach das Bundespatentgericht die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen kann, wenn dies der Billigkeit entspricht. Das Gesetz geht, was auch durch

MarkenG § 71 Abs. 1 Satz 2 deutlich wird, im Grundsatz davon aus, dass im mar-

kenrechtlichen Verfahren, einschließlich des Beschwerdeverfahrens, jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt und dass es für eine Abweichung hiervon stets

besonderer Umstände bedarf (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 71

Rdn. 11; vgl. zum - inhaltlich übereinstimmenden - früheren Recht BGH BlPMZ

1973, 23 "Lewapur"). Solche Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn

ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist.

Derartige besondere Umstände liegen hier jedoch nicht vor. Dem Kostenantrag

der Widersprechenden konnte somit nicht entsprochen werden.

gez.

Unterschriften

Letze Urteile des Bundespatentgerichts

Urteil vom 30.04.2015

2 ZA (pat) 10/14 vom 30.04.2015

Urteil vom 23.07.2015

2 Ni 20/13 (EP) vom 23.07.2015

Urteil vom 16.06.2016

10 W (pat) 20/16 vom 16.06.2016

Urteil herunterladen
Informationen
Optionen
Sie suchen einen Anwalt?

Wir finden den passenden Anwalt für Sie! Nutzen Sie einfach unseren jusmeum-Vermittlungsservice!

Zum Vermittlungsservice