Urteil des BPatG vom 09.07.2007

BPatG: marke, glaubhaftmachung, verwechslungsgefahr, arzneimittel, verfahrenskosten, sorgfaltspflicht, veröffentlichung, begriff, kennzeichnungskraft, patent

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 53/05

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(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

BPatG 152

08.05

- 2 -

betreffend die angegriffene Marke 300 82 664

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 9. Juli 2007 unter Mitwirkung …

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin werden die Beschlüsse

der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Mar-

kenamts vom 8. Mai 2003 und vom 17. Januar 2005 aufgehoben,

soweit die teilweise Löschung der angegriffenen Marke wegen des

Widerspruchs aus der Marke 481 596 angeordnet worden ist.

Der Widerspruch aus der Marke 481 596 wird auch insoweit zu-

rückgewiesen.

G r ü n d e

Eingetragen am 20. Dezember 2000, veröffentlicht am 18. Januar 2001, unter der

Nummer 300 82 664 – nach Teillöschung – u. a. für folgende Waren:

Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke, haupt-

sächlich bestehend aus Vitaminen, Aminosäuren, Mineralien und

Spurenelementen; diätetische Erzeugnisse für nichtmedizinische

Zwecke, nämlich Aminosäuren und Spurenelemente;

- 3 -

ist die Marke

Diacor.

Widerspruch wurde erhoben aus der Marke Nr. 481 596

Diacard

eingetragen seit 1935 für die Waren

Arzneimittel, chemische Produkte für medizinische und hygieni-

sche Zwecke, pharmazeutische Drogen und Präparate, Pflaster,

Verbandstoffe, Tier- und Pflanzenvertilgungsmittel, Desinfekti-

onsmittel; diätetische Nährmittel.

Deren Benutzung ist bereits im Verfahren vor dem Patentamt mit Schriftsatz vom

19. September 2001 unbeschränkt bestritten worden. Die Widersprechende hat

mit Schriftsatz vom 3. Dezember 2001 Ausführungen zur Benutzung der Wider-

spruchsmarke für ein Fertigarzneimittel gemacht und Unterlagen insbesondere

eine eidesstattliche Versicherung über hierzu erzielte Umsätze für den Zeit-

raum 1996 bis 2000 dazu vorgelegt.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Paten- und Markenamts hat die an-

gegriffene Marke in zwei Beschlüssen - einer davon im Erinnerungsverfahren er-

gangen - teilweise gelöscht für die Waren

„Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke, haupt-

sächlich bestehend aus Vitaminen, Aminosäuren, Mineralien und

Spurenelementen; diätetische Erzeugnisse für nichtmedizinische

Zwecke, nämlich Aminosäuren und Spurenelemente“

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und im Übrigen den Widerspruch zurückgewiesen. Die Benutzung der Wider-

spruchsmarke sei nachgewiesen für ein homöopathisches Arzneimittel zur Be-

handlung von funktionellen Herzbeschwerden und damit für die Gruppe der Kardi-

aka. Bei normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und teilweise en-

ger ähnlichen, zumindest durchschnittlich ähnlichen Waren sei der mindestens

durchschnittliche Markenabstand in klanglicher Hinsicht nicht mehr eingehalten.

Die in den Endsilben liegenden Abweichungen seien nicht deutlich genug, der zu-

sätzlich in der Widerspruchsmarke enthaltenen Konsonant „d“ sei klangschwach,

die dunklen Vergleichslaute „o/a“ seien klangverwandt. Die zwar abweichenden

Sinninhalte „cor“ (Herz) und „card“ (Kard: Wortteil mit der Bedeutung Herz) wiesen

noch eine gewisse begriffliche Nähe auf. Zudem seien uneingeschränkt allge-

meine Verkehrskreise angesprochen.

Hiergegen hat die Inhaberin der jüngeren Marke Beschwerde eingelegt. Sie hat im

Wesentlichen ausgeführt, der Wortbestandteil „Dia“ sei kennzeichnungsschwach,

so dass der Verbraucher mehr auf die unterschiedlichen Wortenden achten werde,

die durch die Vokale „a“ und „o“ sowie das hart gesprochene „d“ über ein unter-

schiedliches Klangbild verfügten. Eine begriffliche Nähe der Wortenden sei für den

Durchschnittsverbraucher nicht erkennbar.

Mit Schriftsatz vom 22. Mai 2007 hat sie unter anderem erklärt, dass sie die Ein-

rede der Nichtbenutzung aufrechterhalte.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben und den Wider-

spruch zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

- 5 -

Sie führt im Wesentlichen aus, die Benutzung sei durch die vorgelegten Unterla-

gen für den maßgeblichen Zeitraum glaubhaft gemacht. Die angesprochenen Ver-

kehrskreise seien zum Großteil Fachkreise, die beide Wortendungen dem Begriff

„Herz“ zuordneten, so dass eine Verwechslungsgefahr in klanglicher, schriftbildli-

cher und begrifflicher Hinsicht bestehe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf die angefochtenen Be-

schlüsse sowie auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache schon deshalb Erfolg, weil die Wider-

sprechende eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht gem.

§ 43 Abs. 1 i. V. m. § 26, 152 MarkenG glaubhaft gemacht hat, obwohl die Inhabe-

rin der angegriffenen Marke die nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG ku-

mulativ mögliche Einrede mangelnder Benutzung der Widerspruchsmarke bereits

im Verfahren vor dem Patentamt zulässig erhoben hat (vgl. hierzu BGH

GRUR

1998, 938, 939 –

DRAGON; Ströbele/Hacker MarkenG 8.

Aufl. §

Rdn. 3, 14).

Die Einrede wurde von der Inhaberin der angegriffenen Marke im Beschwerde-

verfahren ausdrücklich aufrechterhalten und weder hier noch im Verfahren vor der

Markenstelle auf einen bestimmten Zeitraum beschränkt. Angesichts dieses un-

differenzierten Bestreitens ist die Einrede dahingehend zu verstehen, dass sie sich

auf die beiden Alternativen des § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG bezieht, die

kumulativ geltend gemacht werden können (vgl. BGH a.

O –

DRAGON;

GRUR 1999, 995, 996 – HONKA; GRUR 2000, 510 - Contura; GRUR 2006, 150,

151 – NORMA; Ströbele/Hacker a. a. O. § 43 Rdn. 14, 15). Die Widersprechende

hat daher die rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke (§ 26 MarkenG) nicht nur

innerhalb von fünf Jahren vor der Veröffentlichung der angegriffenen Marke, also

vom 18. Januar 1996 bis 18. Januar 2001, sondern außerdem auch innerhalb von

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weiteren fünf Jahren vor der Entscheidung des Senats über den Widerspruch also

vom 9. Juli 2002 bis 9. Juli 2007 glaubhaft zu machen (vgl. BGH a.

- HONKA; - Contura; - NORMA). Zwar hat die Widersprechende mit den die

Jahre 1996 bis 2000 betreffenden Unterlagen Belege zur Glaubhaftmachung der

Benutzung der Widerspruchsmarke für den ersten Zeitraum eingereicht, für den

zweiten maßgeblichen Zeitraum fehlt hingegen jegliches Material zur Glaubhaft-

machung. Die Einrede mangelnder Benutzung greift deshalb bereits aus diesem

Grund durch, ohne dass es im Weiteren noch auf die Frage ankommt, ob und für

welche Waren die eingereichten Unterlagen eine rechtserhaltende Benutzung der

Widerspruchsmarke in dem ersten fraglichen Zeitraum glaubhaft machen können.

Gemäß des im Rahmen des Benutzungszwangs herrschenden Beibringungs- und

Verhandlungsgrundsatzes obliegt es grundsätzlich der Widersprechenden, von

sich aus alle für eine rechtserhaltende Benutzung erforderlichen Umstände dar-

zulegen und glaubhaft zu machen. In dieser Hinsicht trägt die Widersprechende

die Verantwortung für die vollständige Glaubhaftmachung, verbleibende Zweifel

gehen zu ihren Lasten. Insoweit gibt es keine Veranlassung zu gerichtlichen Auf-

klärungshinweisen (vgl. BGH a.

O. –

DRAGON; GRUR

2006, 152, 154

GALLUP; BPatG GRUR

2000, 900, 902 -

Neuro-Vibolex; Ströbele/Hacker

a. a. O. § 43 Rdn. 37 m. w. N.).

Nachdem der Widerspruch bereits wegen unzureichender Glaubhaftmachung der

Benutzung gem. §§ 43 Abs. 1 Satz 2, 26, 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG keinen Erfolg

haben kann, kommt es auf die Frage einer zwischen den Vergleichsmarken be-

stehenden Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht mehr an.

Angesichts der besonderen Sachlage im vorliegenden Fall liegen keine Billigkeits-

gründe vor, der Widersprechenden gem. § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG die Kosten

des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen. Ein entsprechender Kostenantrag war

nicht gestellt. Die Widersprechende hatte im Verfahren vor der Markenstelle Be-

nutzungsunterlagen vorgelegt, welche die Markenstelle in ihrer abschließenden

- 7 -

Entscheidung als im Sinne des § 43 Abs. 1 S. 1 - und insbesondere auch des vor-

liegend besonders relevanten S. 2 - MarkenG als ausreichend für den Nachweis

der Benutzung erachtet hatte. Bei dieser Ausgangslage für das Beschwerdever-

fahren lässt sich ein so grober Verstoß der Widersprechenden gegen die ihr dort

obliegende prozessuale Sorgfaltspflicht nicht erkennen, der es rechtfertigen

würde, ihr aus Billigkeitsgründen sämtliche Verfahrenskosten aufzuerlegen. Nach-

dem eine mündliche Verhandlung nicht stattgefunden hatte, sondern im schriftli-

chen Verfahren entschieden worden war, bestand auch kein Anknüpfungspunkt,

die Verfahrenskosten jedenfalls teilweise der Widersprechenden aufzuerlegen.

Somit bleibt es bei dem Grundsatz (§ 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG), wonach jeder

Verfahrensbeteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst trägt.

gez.

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