Urteil des BPatG, Az. 28 W (pat) 284/04

BPatG: verwechslungsgefahr, verkehr, beschreibende angabe, bestandteil, verwertung, verwaltung, kennzeichnungskraft, gesamteindruck, serie, umbau
BPatG 154
08.05
BUNDESPATENTGERICHT
28 W (pat) 284/04
_______________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
31. Mai 2006
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
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betreffend die Marke 303 31 508
hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 31. Mai 2006 unter Mitwirkung …
beschlossen:
Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss
der Markenstelle für Klasse
07 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 23. September 2004 aufgehoben.
Wegen des Widerspruchs aus der Marke 819 917 wird die Lö-
schung der angegriffenen Marke für alle Waren und Dienstleis-
tungen, ausgenommen „Verwaltung und Verwertung von ge-
werblichen Schutzrechten“, angeordnet.
Die Beschwerden hinsichtlich der übrigen Widersprüche sind der-
zeit gegenstandslos.
G r ü n d e
I.
Gegen die für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 07, 37 und 42
„Maschinen für die Papier-, Sicherheitspapier-, Papiergeld-, Zell-
stoff-, Faservlies-, Filz-, Kartonbe- und -verarbeitung, -zubereitung
und -herstellung; Teile von Maschinen für die Papier-, Sicherheits-
papier-, Papiergeld-, Zellstoff-, Faservlies-, Filz-, Kartonbe- und -verar-
beitung, -zubereitung und -herstellung; Stoffaufläufe, Suspensions-
verteiler, Diffusorplatten, Dämpfungsregler, Zentralverteiler, Schwin-
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gungsdämpfer Hähne und Regelarmaturen von Papiermaschinen;
Langsiebe, Rundsiebe, Schrägsiebe, Doppelsiebe und deren An-
triebe; Kalanderwalzen, Nasspressen, Glättwerke, Prägewalzen und
deren Antrieb; Reinigungsanlagen für Faserstoffsuspensionen; Ent-
wässerungspumpen; Wirbelsichter; Zentrifugen; Strömungsmaschi-
nen; Installation, Montage und Umbau von Maschinen und Anlagen
für die Papier-, Sicherheitspapier, Papiergeld-, Zellstoff-, Faservlies-,
Filz-, Kartonbe- und -verarbeitung, -zubereitung und -herstellung;
Montage, Reparatur und Wartung von Erzeugnissen des Maschinen-
baus; Dienstleistungen eines Ingenieurs; Projektierung und Planung
von Papiermaschinen und deren Umbau; technische Beratung und
gutachterliche Tätigkeit; Vermessen und Prüfen von Papier-, Faser-
vliesen, Filz, Karton; Prüfen der Faserorientierung in Papier; Quali-
tätsuntersuchungen an Papier, Karton und deren Vorprodukten;
Verwaltung und Verwertung von gewerblichen Schutzrechten; Be-
rechnung und Auslegung strömungstechnischer Prozesse.“
eingetragene und am 12. Dezember 2003 veröffentlichte Wortmarke 303 31 508
„Brickbox“
haben die Inhaberinnen der prioritätsälteren Wortmarken
a)
Nr. 819 917
„Brik“
die seit dem 25. Mai 1966 für „Verpackungsmaschinen; Verpackungen und
Verpackungsmaterial aus Papier; Pappe und Kunststoff“ eingetragen ist,
b)
Nr. DD 643171
„TETRA BRIK“
die seit dem 18. September 1980 für identische bzw. weitere Waren der
Klassen 07, 16 – 18, 20 – 22 eingetragen ist,
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c)
Nr. 2R 282 160
„BRIK“
d)
Nr. 2R 282 162
„TETRA BRIK“
die jeweils seit dem 16. Dezember 1963 für identische bzw. weitere Waren
der Klassen 06, 07, 16, 17, 20 – 22 international registriert sind,
Widerspruch erhoben.
Die Markenstelle für Klasse 07 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
Widersprüche mit der Begründung zurückgewiesen, die Marken hielten auch bei
sich gegenüberstehenden hochgradig ähnlichen bzw. identischen Waren und
normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchmarken für die hier betroffenen
Fachkreise einen ausreichenden Abstand zueinander ein. Eine Verkürzung der
angegriffen Marke auf den Bestandteil „Brick“ komme nicht in Betracht, da die
Endsilbe „box“ trotz ihrer Kennzeichnungsschwäche zum Gesamteindruck bei-
trage, nachdem kein begründeter Anlass für die Annahme bestehe, dass der Ver-
kehr diesen Wortteil außer Acht lassen werde.
Gegen diesen Beschluss richten sich die Beschwerden der Widersprechenden,
mit der sie auf den Umstand verweisen, dass die Widerspruchsmarken seit lan-
gem Teile einer Reihe von Serienmarken seien, die sämtlich intensiv benutzt wür-
den. Vor dem Hintergrund identischer Waren müssten daher an den Markenab-
stand strenge Anforderungen gestellt werden, die vorliegend nicht eingehalten
seien. Letztlich werde auch der betroffene Fachverkehr den Bestandteil „box“
- zumal dieser häufig in Marken bzw. in markenmäßig verwendeten Firmennamen
vorkomme - als beschreibenden Hinweis auf die Art der Verpackung ohne Weite-
res erkennen und als nicht kennzeichnend einstufen. Deshalb werde er denken, er
habe es bei der angegriffenen Marke mit einer Abwandlung aus der „BRIK“-Serie
der Widerspruchsmarken zu tun, da der Mittelkonsonant „c“ in dem Bestandteil
„Brick“ klanglich nicht in Erscheinung trete und im Schriftbild untergehe.
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Zur Stützung der erhöhten Bekanntheit der „BRIK“-Marken reichen sie weitere
Unterlagen ein.
Die Widersprechenden beantragen,
unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses die angegriffene
Marke zu löschen.
Die Markeninhaberin beantragt,
die Beschwerden zurückzuweisen.
Sie bestreitet weiterhin eine erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarken, weil
sie die Unterlagen darüber für lückenhaft hält. Auch die Benutzung der Serienmar-
ken der Widersprechenden sei nicht hinreichend dargelegt.
Hinsichtlich der Verwechslungsgefahr geht sie davon aus, dass für den angespro-
chenen Fachverkehr die Marken im Gesamteindruck ausreichend unterschiedlich
seien und auch die Gefahr einer assoziativen Verwechslung daran scheitere, dass
die Folge „BRIK“ vom Verkehr als beschreibender Hinweis auf
„brick = ziegelstein(förmig)“ verstanden werde und sich deshalb nicht als Stamm-
bestandteil für Serienmarken eigne. Vielmehr sei dies in den Widerspruchsmarken
der Bestandteil „TETRA“. Auch werde die Kennzeichnungskraft des Bestandteils
„box“ nicht aufgrund der Drittzeichenlage geschwächt, da zum Teil völlig andere
Waren betroffen seien und zudem der Rollenstand nichts über deren Benutzung
aussage. Zudem werde die angegriffene Marke als einheitliches Fantasiewort auf-
gefasst.
Den Termin zur mündlichen Verhandlung hat sie nicht wahrgenommen.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die gewechselten Schriftsätze und die
patentamtlichen Akten Bezug genommen.
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II.
Die zulässige Beschwerde ist überwiegend begründet. Nach Auffassung des Se-
nats kommt die angegriffene Marke der Widerspruchsmarke 819 917 hinsichtlich
der im Tenor eingegrenzten Waren verwechselbar nahe im Sinne von § 9 Abs. 1
Nr. 2 MarkenG.
Ob Verwechslungsgefahr besteht, hängt nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ab von
der Identität oder Ähnlichkeit der Marken einerseits und andererseits von der
Identität oder Ähnlichkeit der durch diese Marken erfassten Waren. Daneben sind
alle Umstände zu berücksichtigen, die sich auf die Verwechslungsgefahr auswir-
ken können, vor allem die Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke. Nach
diesen Grundsätzen muss vorliegend ganz überwiegend eine Verwechslungsge-
fahr bejaht werden.
Hinsichtlich der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist weder von einem
verminderten noch erhöhten Grad auszugehen. Auf der einen Seite ist die Marke
für die Verpackungsmaschinen und Verpackungen nicht an eine beschreibende
Angabe angelehnt; selbst wenn der Verkehr darin den englischen Begriff „Zie-
gel(stein)“ erkennen würde, wäre dies unschädlich, denn bei einem Ziegelstein
handelt es sich nicht um eine typische Bezeichnung für eine geometrische Form
wie etwa „Quader“. Auf der anderen Seite kann der Widerspruchsmarke aber auch
keine erhöhte Kennzeichnungskraft zugebilligt werden, da die von der Markenin-
haberin bestrittene erhöhte Bekanntheit durch intensive Benutzung jedenfalls nicht
für die hier betroffenen Waren substantiiert dargelegt worden ist. Zum Einen be-
ziehen sich die eingereichten Unterlagen nicht auf Verpackungsmaschinen, son-
dern im Wesentlichen auf Verpackungen. Zum Anderen sind insoweit eine Reihe
von anderen Kennzeichnungen erwähnt, die die Marke gar nicht oder nur mit dem
Zusatz „TETRA“ enthalten (TETRA PAK, TETRA BRIK, Tetra Rex, Tetra King,
etc.). Unter diesen Umständen ist eine Zuordnung zu der vorliegenden Wider-
spruchsmarke nicht möglich.
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Die Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke bewegen sich bis auf
„Verwaltung und Verwertung von gewerblichen Schutzrechten“ im engeren Ähn-
lichkeitsbereich der Widerspruchsmarke. Es können sich auch identische Waren
gegenüberstehen, wie der Erstprüfer zu Recht ausgeführt hat und wogegen sich
die Markeninhaberin auch nicht gewandt hat. Dies gilt insbesondere für die Ma-
schinen und ihre Teile, aber auch die übrigen Geräte wie Siebe Dämpfungsregler,
Walzen und Pressen, Glättwerke, Reinigungsanlagen, Entwässerungspumpen etc,
die sämtlich auch in Verpackungsmaschinen zum Einsatz kommen können. Aber
auch die angegriffenen Dienstleistungen stehen im engen Zusammenhang mit den
Maschinen (vgl. dazu auch Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und
Dienstleistungen, 13. Aufl. 2005, S. 361 f., Stichworte „Industrieanlagen“ und „In-
standhaltung“), deren Komplexität und Spezialität gerade für die Installation,
Montage, Umbau, Reparatur und Wartung die Erfahrung und Kenntnisse des Her-
stellers benötigt, der den entsprechenden Service deshalb auch selbst anbietet.
Gleichermaßen betrifft dies auch die Ingenieurleistungen, Projektierung und Pla-
nung von Maschinen, technische Beratung und gutachterliche Tätigkeit, die Ver-
messungs- und Prüfarbeiten, Qualitätsuntersuchungen sowie die Berechnung und
Auslegung strömungstechnischer Prozesse. Lediglich bei der „Verwaltung und
Verwertung von gewerblichen Schutzrechten“ ist nicht davon auszugehen, dass
ein entsprechender Anbieter und ein Hersteller der Widerspruchswaren sich je-
weils auch auf dem anderen Gebiet eigenständig gewerblich betätigen. Da dies
aber für die Annahme einer Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen erforder-
lich ist (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl. 2006, § 9 Rdn. 83, 85 m. w. N.),
muss der Widerspruch aus der Marke 819 917 insoweit mangels Ähnlichkeit mit
dieser Dienstleistung ohne Erfolg bleiben.
Allerdings ist der Umstand, dass sich die Waren nur an ausgesprochenen Fach-
verkehr richten, der erfahrungsgemäß im Umgang mit technischen Gerätschaften
eher Sorgfalt walten lässt und diese nicht wie etwa Massenartikel des täglichen
Bedarfs mit einer gewissen Flüchtigkeit und Unaufmerksamkeit gegenüber den
Kennzeichnungen erwirbt, eher kollisionsmindernd. Vor diesem Hintergrund wird
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man an den zur Verneinung einer Verwechslungsgefahr noch einzuhaltenden Ab-
stand der Marken daher nur durchschnittliche Anforderungen stellen müssen, die
vorliegend allenfalls im direkten Markenvergleich eingehalten werden, nicht aber
unter dem Blickwinkel eines gedanklichen Inverbindungbringens der Marken.
Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit steht zwischen den Beteiligten im
Grunde außer Streit, dass die Marken in ihrer Gesamtheit deutliche Unterschiede
aufweisen, weil sie in ihrem Wortbestandteil unterschiedliche Länge, Buchstaben-
und Silbenzahl, Vokal- und Konsonantenfolge zeigen, was auch bei einem flüchti-
gen Verhalten weder überhört noch übersehen werden kann. Eine die Verwechs-
lungsgefahr begründende Markenähnlichkeit wäre allenfalls über die ähnliche
Buchstabenfolge „bri(c)k“ in Betracht zu ziehen, was sich aber schon deshalb ver-
bietet, weil der Verkehr Zeichen regelmäßig so auffasst, wie sie ihm entgegentre-
ten, d. h. als einheitliches und eigenständiges Gebilde. Hinzu kommt, dass bei
einem zusammengeschriebenen und auf den Verkehr als Wortheit wirkenden
Markenwort wie „Brickbox“ nicht ohne Weiteres auf „Bestandteile“ abgestellt wer-
den darf, die den „Gesamteindruck“ des einheitlichen Wortes prägen und insoweit
für sich gesehen eine unmittelbare Verwechslungsgefahr mit anderen Marken be-
gründen könnten. Gegen die Übernahme dieser ausschließlich zu mehrteiligen
Kombinationsmarken entwickelten Grundsätze auf einteilige
Marken bestehen um
so größere Bedenken, als dadurch eine sichere Abgrenzung zwischen mittelbarer
und unmittelbarer Verwechslungsgefahr unmöglich würde und die bewusst hoch
angesetzten Anforderungen an die Bejahung einer mittelbaren Verwechslungsge-
fahr umgangen werden könnten (vgl. auch BGH GRUR
1999, 735, 736
„MONOFLAM/POLYFLAM“). Eine Verkürzung der Widerspruchsmarke im Sinne
einer „Abspaltung“ wäre allenfalls denkbar, wenn es sich bei „box“ um ein geläufi-
ges beschreibendes Kürzel handeln würde, wie man es auf dem Arzneimittelsek-
tor mit Wörtern wie „soft, forte, plus“ usw. häufig antrifft. Für eine solche Annahme
fehlt es jedoch an tatsächlichen Feststellungen. Zwar dürfte für den Fachverkehr
der Hinweis auf die Art einer Verpackungsform nahe liegen; ob aber eine entspre-
chende Branchenüblichkeit vorliegt, aufgrund derer das Kürzel ausschließlich als
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glatt beschreibender Hinweis verstanden würde (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O.,
Rdn. 310), lässt sich mangels hinreichender Anhaltspunkte nicht feststellen, so
dass das Kürzel nicht mit den vom Bundesgerichtshof anerkannten „Abspaltungs“-
Fällen vergleichbar ist, wobei ohnehin diese Rechtskonstruktion umstritten und auf
enge Ausnahmefälle zu begrenzen ist. Gleichermaßen wäre es rechtsfehlerhaft,
ohne Weiteres eine Zeichenkollision lediglich deshalb feststellen zu wollen, weil
sich ein Teil des älteren Zeichens wie hier fast identisch in dem jüngeren Zeichen
wiederfindet. Mangels ausreichender Markenähnlichkeit nach dem Gesamtein-
druck scheidet damit sowohl eine unmittelbare klangliche wie schriftbildliche Ver-
wechslungsgefahr aus.
Nach Auffassung des Senats besteht indes die Gefahr, dass die Marken bei Ver-
wendung im betroffenen Waren- und Dienstleistungsbereich im Sinne von § 9
Abs. 1 Nr. 2 MarkenG gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden,
auch wenn unter diese Formulierung des Gesetzes nicht jede wie auch immer ge-
artete gedankliche Assoziation fällt (vgl. EuGH GRUR 1998, 387 - Springende
Raubkatze), sondern primär die zum früheren Warenzeichenrecht entwickelten
Grundsätze zur mittelbaren Verwechslungsgefahr und zur Verwechslungsgefahr
im weiteren Sinne Eingang in das neue Markenrecht finden sollen. Da es sich bei
der mittelbaren Verwechslungsgefahr um einen Ausnahmetatbestand handelt, ist
bei seiner Anwendung Zurückhaltung geboten, und auch das neue Recht gibt kei-
nen Anlass, etwa für die Feststellung einer mittelbaren Verwechslungsgefahr unter
dem Gesichtspunkt des Serienzeichens neue Maßstäbe anzulegen. Trotz dieser
Vorbehalte muss vorliegend die Gefahr des gedanklichen Inverbindungbringens
der Marken bejaht werden, weil der Verkehr die Verwendung der Widerspruchs-
marke in dem jüngeren Zeichen als Herkunftshinweis auf die Widersprechende
werten wird. Zwar kann das bloße Vorhandensein eines (fast) übereinstimmenden
Wortbestandteils allein noch nicht die Annahme einer gedanklichen Verwechs-
lungsgefahr rechtfertigen. Dem Bestandteil muss auch im Rahmen des Gesamt-
zeichens ein derartiger Hinweischarakter auf den Geschäftsbetrieb der Widerspre-
chenden zukommen. Dies muss dem Verkehr Anlass geben, trotz des unter-
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schiedlichen Gesamteindrucks der Zeichen aus der bloßen Übereinstimmung ein-
zelner Zeichenteile irrigen Schlussfolgerungen auf die Herkunft entsprechend ge-
kennzeichneter Waren zu unterliegen. Dazu ist nicht zwingend erforderlich, dass
die Widersprechende bereits über eine Reihe von Zeichen mit dem relevanten
Bestandteil in Form einer Serienbildung verfügt. Besteht aber wie vorliegend eine
solche Serie mit „BRIK“ und ist deren Benutzung dargetan, was angesichts der
von der Widersprechenden eingereichten Unterlagen wohl ernstlich nicht mehr
bestritten werden kann, ist hinreichend zu erkennen gegeben, dass das Stamm-
zeichen für sie umfassenden Hinweischarakter haben soll, selbst wenn es in ihren
anderen Kennzeichnungen bisweilen nachgestellt wird. Hinzu kommt, dass in der
angegriffenen Marke der abweichende Bestandteil „box“ als Hinweis auf den Ge-
genstand der Verpackung bzw. der dazugehörigen Maschine ausgesprochen
kennzeichnungsschwach und ans Wortende gestellt ist, wodurch der Anfangsbe-
standteil den Eindruck eines Stammbestandteils hervorruft und vom Verkehr als
eigentliches Betriebskennzeichen aufgefasst wird (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O.,
Rdn. 332 m. w. N.), so dass auch ohne Vorliegen einer Zeichenserie der Serien-
charakter besteht. Bedenkt man schließlich, dass bei der assoziativen Verwechs-
lungsgefahr der Verkehr nicht bloß aus der Erinnerung heraus einen Zeichenver-
gleich vornimmt, sondern ihm beide Zeichen vollständig gegenwärtig sind, wird
sich ihm bei der angegriffenen Marke der Zusammenhang mit der Widerspruchs-
marke zwangsläufig aufdrängen.
Eine andere rechtliche Beurteilung wäre allenfalls denkbar, wenn die Eingangssil-
be „brick“ als Stammbestandteil einer Serienmarke deshalb ungeeignet wäre, weil
es sich hierbei entweder um einen deutlichen beschreibenden Hinweis handelt,
dem der Verkehr keinerlei Hinweisfunktion entnimmt, oder dieses Kürzel durch
Verwendung in Drittmarken anderer Anbieter seine Eignung als Hinweis auf die
Widersprechende verloren hätte. Für beide Gesichtspunkte konnten vom Senat
keine tatsächlichen Feststellungen getroffen werden, insbesondere nicht dafür,
dass es sich bei „brick“ um einen (ggfls. sogar gebräuchlichen) Fachbegriff für die
von den Maschinen hergestellten Verpackungen handelt. Die Widerspruchsmarke
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ist, wie oben dargelegt, auch in ihrem Verständnis „Ziegelstein“ nicht lediglich be-
schreibend, was im vorliegenden Fall den Verkehr zusätzlich veranlassen wird, die
angegriffene Marke lediglich als Teil einer Serie der Widerspruchsmarke einzu-
ordnen. Jedenfalls sind die beiden Anfangssilben der Vergleichswörter wesens-
gleich und können nicht mit den in der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts
entschiedenen Fällen (z. B. 12 W (pat) 50/96 - CAPE GENESIS/GENESYS) ver-
glichen werden, weil dort auf den unterschiedlichen Sinngehalt abgestellt wurde
und weitere Umstände den Gedanken an assoziative Verwechslungsgefahr ent-
fallen ließen.
Bei Abwägung aller maßgeblichen Gesichtspunkte ist der Senat daher der Auffas-
sung, dass bei einem Zusammentreffen beider Marken zwar die Gefahr unmittel-
barer Verwechslungen, nicht jedoch die einer gedanklichen Verbindung auszu-
schließen ist, so dass die Beschwerde hinsichtlich der tenorierten Waren und
Dienstleistungen Erfolg haben musste, nicht jedoch hinsichtlich der „Verwaltung
und Verwertung von gewerblichen Schutzrechten“.
Mit Rücksicht darauf, dass die angegriffene Marke bereits wegen des Wider-
spruchs aus der Marke 819 917 nahezu vollständig zu löschen ist, sind die Wider-
sprüche aus den übrigen Marken, deren Warenverzeichnisse ohnehin keine mit
der verbliebenen Dienstleistung der angegriffenen Marke ähnliche Waren aufwei-
sen, derzeit gegenstandslos.
Zu einer Auferlegung von Kosten hatte der Senat keine Veranlassung (MarkenG
§ 71 Abs. 1).
gez.
Unterschriften