Urteil des BPatG vom 01.02.2006, 28 W (pat) 159/04

Entschieden
01.02.2006
Schlagworte
Kennzeichnung, Marke, Anmeldung, Bezeichnung, Zeitpunkt, Absicht, Verwendung, Markt, Beschwerde, Bösgläubigkeit
Urteil herunterladen

BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 159/04 _______________ Verkündet am 1. Februar 2006

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154

08.05

betreffend die Marke 302 31 843

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mündliche Verhandlung vom 1. Februar 2006 unter Mitwirkung

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der

Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamtes

vom 9. März 2004 aufgehoben.

Der Antrag auf Löschung der Marke 302 31843 wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Buchstabenmarke

„UPW“

ist für die Waren

„Maschinen für die Metallverarbeitung, insbesondere Gewindewalz- und Rohrbearbeitungsmaschinen, Walzmaschinen für Verzahnungen, Gewinderollanlagen, Profilwalzmaschinen, Umformwerkzeuge; Teile und Werkzeuge für Metallverarbeitungsmaschinen“

am 27. Juni 2002 angemeldet und am 30. Juli 2002 unter der Nummer 302 31 843

in das Markenregister eingetragen worden.

Dagegen ist Löschungsantrag hinsichtlich aller Waren gem. § 50 Abs. 1 Nr. 3 und

4 MarkenG (nunmehr §§ 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nrn. 1, 2, 10) gestellt worden.

Die Antragstellerin hat im Wesentlichen ausgeführt, die Bezeichnung „UPW“ sei

den beteiligten Verkehrskreisen im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren

als Abkürzung für „Universal-Profil-Walzmaschine“ bekannt und stelle daher lediglich eine Beschaffenheitsangabe dar. Des Weiteren sei die Markeninhaberin bei

der Anmeldung bösgläubig gewesen, die sie allein in der Absicht vorgenommen

habe, die Antragstellerin in der Verwendung ihrer eigenen identischen Kennzeichnung zu behindern, die seit Jahren für dieselben Waren im Markt etabliert sei.

Die Markenabteilung 3.4 hat den Löschungsantrag hinsichtlich der geltend gemachten Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen, da der Buchstabenfolge nicht ohne Weiteres eine beschreibende Bedeutung entnommen werde könne. Die Marke sei jedoch wegen Bösgläubigkeit der

Markeninhaberin im Zeitpunkt der Anmeldung zu löschen, da die Markeninhaberin

als Wettbewerberin im eng begrenzten Marktsegment der beanspruchten Waren

von der seit vielen Jahren im Markt befindlichen traditionsreichen Baureihe der

Antragstellerin mit der Bezeichnung „UPW“ gewusst haben müsse, nachdem im

Rahmen von vorangegangenen Rechtsstreitigkeiten eine einverständliche Klärung

der gegenseitigen Kennzeichnungen stattgefunden habe; die anschließende Anmeldung durch die Markeninhaberin, für die keine sachlich rechtfertigenden

Gründe ersichtlich seien, könne daher nur zum Zwecke der Behinderung der Antragstellerin verstanden werden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Ein schutzwürdiger

Besitzstand der Antragstellerin bestehe schon deshalb nicht, weil die streitige

Buchstabenfolge von ihr schon seit Jahren nicht mehr verwendet werde; auch

hätten nach deren eigenen Unterlagen keine Verkäufe mehr seit 1993 - jedenfalls

nicht im Inland und nicht mit der streitigen Kennzeichnung - stattgefunden. Auch

auf der Homepage der Antragstellerin seien keine Hinweise auf Waren mit dieser

Kennzeichnung zu finden, die zudem gar nicht markenmäßig eingesetzt worden

sei, sondern allein nach Art einer internen Produkt-Kennung. Selbst bei Unterstel-

lung der angeblichen Vorbenutzung verbiete es sich, ohne Weiteres von der Unlauterkeit der Markeninhaberin auszugehen. In den Gesprächen der vorangegangenen Rechtsstreitigkeiten sei es jedenfalls nicht um die vorliegende Kennzeichnung gegangen, mit der die Markeninhaberin eine separate Produktserie auf den

Markt bringen wolle.

Die Markeninhaberin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung vom 9. März 2004 aufzuheben und den Löschungsantrag zurückzuweisen.

Die Antragsstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen,

und regt an, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Sie reicht weitere Unterlagen mit Abbildungen ihrer mit der Kennzeichnung versehenen Maschinen ein und verweist im Übrigen auf den Beschluss der Markenabteilung. Es könne nicht angehen, dass die Markeninhaberin sich durch Übernahme

der Kennzeichnung der Antragstellerin in deren zukunftsträchtiges Ersatzteilgeschäft, welches mit ihren hochwertigen und langlebigen Maschinen verbunden sei,

hineindränge, zumal sie selbst bisher keine einzige derartige Maschine hergestellt

habe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin ist auch in der Sache begründet.

Der Löschungsantrag, dem die Markeninhaberin gemäß § 54 Abs. 3 Satz 2

MarkenG rechtzeitig widersprochen hat, muss ohne Erfolg bleiben. Weder ist die

angegriffene Marke entgegen §§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2, 50 Abs. 1 MarkenG eingetragen worden, wie die Markenabteilung bereits festgestellt hat, noch kann davon

ausgegangen werden, dass die Antragsgegnerin bei der Anmeldung bösgläubig

gewesen ist (§§ 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG).

a) Bösgläubigkeit eines Anmelders liegt jedenfalls dann vor, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erfolgt ist. Damit knüpft die Bestimmung an die Rechtsprechung zum außerkennzeichenrechtlichen Löschungsanspruch aus § 1 UWG oder § 826 BGB unter Geltung des Warenzeichengesetzes

an. Zur Beurteilung der Bösgläubigkeit des Anmelders nach § 50 Abs. 1 Nr. 4

MarkenG sind daher die insoweit entwickelten Grundsätze weiter heranzuziehen

(vgl. BGH GRUR 2004, 510, 511 „S 100“ m. w. N.).

Nach den genannten Grundsätzen handelt der Anmelder einer Marke nicht schon

deshalb unlauter und ist daher nicht schon deswegen als bösgläubig im Sinne von

§ 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG anzusehen, weil er weiß, dass ein anderer dasselbe

oder ein ähnliches Kennzeichen im Inland für gleiche oder ähnliche Waren benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben; ein

Vorbenutzungsrecht in diesem Sinne ist dem Markenrecht fremd (BGH

GRUR 2000, 1032, 1034 „EQUI 2000“; GRUR 1998, 1034, 1036 „Makalu“;

GRUR 1998, 412, 414 „Analgin“ m. w. N.). Etwas anderes kann jedoch dann gelten, wenn auf Seiten der Markeninhaberin besondere Umstände vorliegen, welche

die Erwirkung der Markeneintragung als wettbewerbswidrig erscheinen lassen

(vgl. BGH GRUR 2005, 582 „The colour of Elégance“).

In der Rechtsprechung werden insoweit im Wesentlichen zwei Fallgruppen unterschieden. Ein sittenwidriger Markenerwerb kann zum Einen darin liegen, dass der

Markeninhaber in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers

ohne zureichenden sachlichen Grund die gleiche oder eine verwechselbar ähnliche Bezeichnung für gleiche oder ähnliche Waren (oder Dienstleistungen) mit

dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für

diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Marke hat eintragen lassen.

Zum Anderen kann er auch darin gesehen werden, dass ein Markenanmelder die

mit der Eintragung der Marke entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (vgl. BGH a. a. O. „EQUI 2000“; a. a. O. „Makalu“). In diesem Fall hängt die

rechtliche Bewertung des Handelns des Markeninhabers als sittenwidrig nicht von

der Feststellung eines schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers ab (vgl.

BGH GRUR a. a. O. „Analgin“ m. w. N.).

b) Der Senat konnte keine Feststellungen dahingehend treffen, dass die Antragstellerin im maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke über

einen sowohl in tatsächlicher Hinsicht ausreichenden wirtschaftlich wertvollen wie

in rechtlicher Hinsicht schutzwürdigen Besitzstand an der Kennzeichnung „UPW“

verfügte.

Für die Annahme eines wertvollen und schutzwürdigen Besitzstandes ist in tatsächlicher Hinsicht eine hinreichende Bekanntheit der Kennzeichnung erforderlich,

wobei es neben den objektiven Feststellungen hinsichtlich des Umfangs und der

Dauer der Verwendung auch darauf ankommen kann, welche Bedeutung die

Kennzeichnung bei der konkreten geschäftlichen Betätigung des Vorbenutzers

erlangt hat (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 50 Rdn. 17). Insoweit sind Umsatzzahlen, Dauer der Benutzung, Werbeaufwendungen, eine erreichte Marktposition,

bestehende Konkurrenzverhältnisse und damit Absatzchancen und Gewinnerwartungen auf dem jeweiligen Markt maßgeblich, ohne dass es auf die absoluten

Stückzahlen verkaufter Produkte ankäme (vgl. BGH Mitt. 2004, 315 „P21S“).

Die Antragstellerin konnte aber für den maßgeblichen Zeitpunkt weder wesentliche

Umsätze und damit einen deutlichen Marktanteil nachweisen noch vertreibt sie ein

spezielles Produkt für einen beschränkten Abnehmerkreis (vgl. BGH a. a. O.

„S 100“, „P21S“).

Die von der Antragstellerin mit Schriftsatz vom 22. November 2005 eingereichten

Unterlagen mit eidesstattlich versicherten Umsatzzahlen belegen zum Einen keine

Benutzung der Bezeichnung „UPW“ in Alleinstellung, sondern beziehen sich auf

Produktbezeichnungen, die sich aus der Bezeichnung „UPW“ und weiteren Bestandteilen (z. B. „6,3“, „12,5“, „25.1“, „12,5 X 70“) zusammensetzen oder die

Kennzeichnung „UPWS“ enthält. Zum Anderen beziehen sich die eingereichten

Rechnungen entweder auf Auslandslieferungen oder von der Sache her auf gebrauchte Maschinen bzw. Ersatzteile und Generalüberholungen. Lediglich auf einer Rechnung vom 2. Oktober 2002 fehlt ein entsprechender Gebrauchtwarenhinweis. Allerdings ist der angegebenen Maschinen-Nr. 3421 zu entnehmen, dass

es sich auch hierbei um eine ältere Maschine handeln muss, wenn es in der

gleichzeitig von der Antragstellerin eingereichten Übersicht über ihre Produkt- und

Firmengeschichte („Profiroll ist: Maschine, Werkzeug, Verfahren aus einer Hand -

…“) heißt: „3. Generation UPW-Baureihe von 6 - 23 t 8578 Stück (1963 - heute)“.

Überhaupt ist in der genannten Übersicht wie auch in anderen Unterlagen im Zusammenhang mit „UPW“ wiederholt von „Type“, „Reihe“ oder „Baureihe“, „Typenschild“ oder „Typenzeichen“ die Rede, so dass ein markenmäßiger Einsatz gerade

nicht nahe gelegt ist. Dies trifft insbesondere auf die mit Schriftsätzen der Antragstellerin vom 26. Januar 2006 (Bl. 86 ff. der Gerichtsakte) und 27. Januar 2006

(Bl. 114 ff.) eingereichten Anlagen zu, wobei wiederum alte Maschinen betroffen

oder Auslandsmärkte (fremdsprachige Katalogauszüge) angesprochen sind. Ob

die Löschungsantragstellerin möglicherweise früher einmal einen wirtschaftlich

wertvollen Besitzstand erworben hatte, kann dahinstehen, weil es im Löschungsverfahren auf den Zeitpunkt der Anmeldung ankommt (vgl. Ströbele/Hacker,

a. a. O. § 50 Rdn. 15, 16 m. w. N.). Andernfalls wäre die Antragstellerin mit ihrer

Kennzeichnung rechtlich besser gestellt als die Inhaberin einer eingetragenen,

aber wegen Verfalls löschungsreifen Marke.

Dem Vortrag hinsichtlich des wirtschaftlich wertvollen Besitzstandes zum Zeitpunkt

der Anmeldung im Jahre 2002 fehlen damit nicht nur die erforderlichen Belege,

sondern er ist generell als nicht ausreichend substantiiert zu werten. Aufgabe der

Antragstellerin wäre aber ein insoweit lückenloses Vorbringen gewesen, da sie im

Löschungsverfahren eine besondere Mitwirkungspflicht hat, während das in den

§§ 59, 73 MarkenG verankerte Amtsermittlungsprinzip eingeschränkt ist (vgl.

BPatG GRUR 1997, 833, 835 digital; Ströbele/Hacker a. a. O. § 54 Rdn. 28, § 73

Rdn. 16, 18).

c) Es ergeben sich auch keine Anhaltspunkte dafür, dass die Antragsgegnerin

bei der Anmeldung die Absicht hatte, die mit der Eintragung des Zeichens „UPW“

kraft Zeichenrechts entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche

Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes gegenüber der Antragsstellerin einzusetzen.

Dieser Tatbestand erfordert neben einer objektiven Eignung des Zeichens, eine

Sperrwirkung zu entfalten und als Mittel des Wettbewerbskampfes zu fungieren,

eine entsprechende Absicht des Anmeldenden. An einer wettbewerbswidrigen

Behinderungsabsicht fehlt es aber insbesondere dann, wenn die Förderung des

eigenen Wettbewerbs im Vordergrund steht (vgl. BGH a. a. O. - „The colour of

Elégance“), was hier zutrifft.

Zum Einen ist eine Verwendung der Bezeichnung „UPW“ in Alleinstellung weder

für die Antragstellerin noch für andere Wettbewerber belegt. Zum Anderen ergibt

sich aus der zwischen den Verfahrensbeteiligten vor dem OLG Frankfurt geschlossenen Vergleich vom 25. Mai 2000) nicht, dass die Markeninhaberin zur

Unterlassung der hier streitigen Markenanmeldung verpflichtet war. Schließlich ist

der Vortrag der Antragsgegnerin nachvollziehbar, sie habe die von ihr verwendete

Buchstabenkombination zur Kennzeichnung einer eigenen Produktreihe für sich

angemeldet, so dass eine Absicht zur Verwendung der angemeldeten Bezeichnung als Sperrmarke nicht von Vornherein angenommen werden kann. Ob letztlich die Behauptung der Antragstellerin zutrifft, dass ihre Marktposition durch Verwendung ihrer Kennzeichnung als Marke unlauter ausgenutzt werden soll, entzieht

sich der beweisrechtlichen Feststellung im Register-(Löschungs-)-Verfahren. Denn

selbst wenn die Markeninhaberin über keinen entsprechenden Geschäftsbetrieb

verfügt, ist dies seit der Reform des Warenzeichenrechts durch § 47 ErstrG auch

nicht mehr notwendig, so dass nicht allein deshalb eine Bösgläubigkeit festgestellt

werden kann. Vielmehr lässt sich dies nur durch eine wettbewerbsrechtliche Klage

vor den ordentlichen Gerichten klären.

Andere Schutzhindernisse, die einer Eintragung des Zeichens „UPW“ für die eingetragenen Waren entgegengestanden hätten, sind nicht ersichtlich.

Das von der Antragstellerin benutzte Kennzeichen „UPW“ war somit am Tag der

Anmeldung der angegriffenen Marke schutzfähig.

Der Anregung der Antragstellerin zur Zulassung der Rechtsbeschwerde war nicht

zu folgen, da im vorliegenden Registerverfahren weder eine Rechtsfrage von

grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden war noch die Fortbildung des Rechts

oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine höchstrichterliche

Entscheidung erfordert.

Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass,

so dass es bei der grundsätzlichen Kostenregelung des § 71 Abs. 1 MarkenG

bleibt.

gez.

Unterschriften

Urteil vom 30.04.2015

2 ZA (pat) 10/14 vom 30.04.2015

Urteil vom 23.07.2015

2 Ni 20/13 (EP) vom 23.07.2015

Urteil vom 16.06.2016

10 W (pat) 20/16 vom 16.06.2016

Anmerkungen zum Urteil