Urteil des BPatG vom 24.05.2006

BPatG: form der ware, unterscheidungskraft, harmonisierungsamt für den binnenmarkt, verkehr, eugh, dreidimensionale marke, gesamteindruck, bindungswirkung, freihaltebedürfnis, herkunft

BPatG 152

08.05

BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 92/97

_______________________

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

betreffend die Markenanmeldung 394 02 516.4

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 24. Mai 2006 unter Mitwirkung …

- 2 -

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

II. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

G r ü n d e

Die nachfolgende Darstellung

- 3 -

ist am 3. Dezember 1994 als dreidimensionale Marke für

„Taschenlampen“

zur Eintragung in das Register angemeldet worden, wobei sich die Anmelderin mit

einer Verschiebung des Zeitrangs auf den Tag des Inkrafttretens des MarkenG

(1. Januar 1995) einverstanden erklärt hat.

Nach Auffassung der Anmelderin versteht der Verkehr die beanspruchte Form als

markenmäßige Herkunftskennzeichnung. Dies ergebe sich aus der Kombination

der folgenden Merkmale:

- zylinderförmiger

Schaft;

der Schaft weist in der Mitte eine farbige, mit in axialer Richtung verlaufenden

Stegen versehene Kunststoffeinlage auf;

der zylinderförmige Kopf ist durch zwei umlaufende Einkerbungen dreigeteilt;

- der mittlere Teil des Kopfes verfügt über doppelte, umlaufende, in axialer

Richtung gezahnte Kunststoffeinlagen;

der hintere Verschlussdeckel ist zylindrisch mit gegenüber dem Schaft verrin-

gertem Durchmesser.

Die Markenstelle für Klasse 11 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die

Anmeldung mit zwei Beschlüssen vom 22. November 1995 und vom 9. April 1997

- letzterer ist im Erinnerungsverfahren ergangen - wegen fehlender Unterschei-

dungskraft zurückgewiesen. Der Erstprüfer hat zur Begründung ausgeführt, die

Marke stelle lediglich eine handelsübliche Taschenlampe ohne schutzbegrün-

dende Eigentümlichkeit dar. Der Darstellungsgehalt gehe in keinem Element über

den Gedanken an eine Taschenlampe hinaus.

Auch der Erinnerungsprüfer hat der angemeldeten Marke die erforderliche Unter-

scheidungskraft abgesprochen. Zwar weise die Taschenlampe, so wie sie darge-

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stellt sei, gewisse Konstruktionsmerkmale auf, die sich bei konkurrierenden Lam-

pen derzeit nicht fänden. Das reiche aber nicht aus. Denn die angemeldete Marke

habe die Form der Ware selbst zum Gegenstand, wobei es sich um eine Ware mit

einer bestimmten technischen Funktion handle. Bei Industrieprodukten dieser Art

würden die besonderen Merkmale der äußeren Form vom Verkehr in erster Linie

als rein technische oder ästhetische Eigenschaften der Ware angesehen und bei

der Kaufentscheidung allein unter diesem Gesichtspunkt gewürdigt, nicht aber als

Hinweis auf die betriebliche Herkunft des Produkts. Äußere Formmerkmale der

Ware verfügten deshalb über weit weniger Unterscheidungskraft als herkömmliche

Wort- oder Bildzeichen. Aus diesem Grund müsse - trotz nur geringer Anforderun-

gen an die Unterscheidungskraft - die Form einer Ware vergleichsweise auffällige

und originelle Besonderheiten aufweisen, um vom Verkehr auch bei nur flüchtiger

Betrachtung als Hinweis auf einen bestimmten Hersteller verstanden zu werden.

Daran fehle es hier.

Die Zylinderform des Schaftes sei für Stabtaschenlampen typisch. Sie entspreche

im Übrigen den darin untergebrachten, ebenfalls zylinderförmigen Batterien. Die

Einkerbungen würden vom Verkehr als durch Schraubkonstruktion bedingt ange-

sehen (abschraubbare Lampenfassung, Zugang zum Batteriefach o. ä.). Die

Kunststoffummantelungen verbesserten durch ihre rippenförmige Struktur die Grif-

figkeit und ihre weiße Farbe erleichtere (auch durch den Kontrast zum schwarzen

Metallgehäuse) die Auffindbarkeit der Lampe bei Dunkelheit. Der unterschiedliche

Durchmesser bestimmter Teile der Lampe schließlich gehe ebenfalls nicht über

den Rahmen üblichen Industriedesigns hinaus.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie

beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben.

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Zur Begründung beruft sie sich - über ihr Vorbringen vor der Markenstelle hinaus -

auf eine Reihe von ihrer Auffassung nach vergleichbaren Taschenlampenformen,

die sowohl vom Deutschen Patent- und Markenamt als auch vom Harmonisie-

rungsamt für den Binnenmarkt sowie vom französischen und vom Benelux-Mar-

kenamt als Marken eingetragen worden seien.

Die Beschwerde ist vom erkennenden Senat durch Beschluss vom 14. Janu-

ar 1998 zurückgewiesen worden (vgl. die Parallelsache BPatG, 32 W (pat) 91/97

= GRUR 1999, 56 - Taschenlampen). Zur Begründung wurde ausgeführt, bei der

Beurteilung der Unterscheidungskraft von Warenformen würden andere und

strengere Voraussetzungen gelten als bei herkömmlichen Markenformen wie

Wort- oder Bildzeichen. Dies beruhe auf der Wesensverschiedenheit des her-

kunftskennzeichnenden Markenrechts und des für den Schutz von Gestaltungen in

erster Linie geltenden Geschmacksmusterrechts. Diesen erhöhten Anforderungen

werde die angemeldete Marke nicht gerecht. Trotz einer gewissen Eleganz der

schlanken Linienführung bleibe diese im marktüblichen Rahmen. Die einzelnen

Gestaltungselemente seien nicht so ungebräuchlich, dass dadurch die Aufmerk-

samkeit des Publikums auf die Anmelderin als Herstellerin gelenkt werde. Auch

die Gesamtgestaltung der Lampe wirke nicht so eigenartig und einprägsam, dass

der Verkehr darin eine markenmäßige Herkunftskennzeichnung erblicken könne.

Aus der Eintragung ähnlicher Lampenformen könne die Anmelderin nichts für sich

herleiten.

Gegen diesen Beschluss hat die Anmelderin - ebenso wie in der erwähnten Pa-

rallelsache 32 W (pat) 91/97 - (zugelassene) Rechtsbeschwerde eingelegt. In der

Parallelsache hat der Bundesgerichtshof mit Beschluss vom 23. November 2000

(WRP 2001, 265 - Stabtaschenlampen) dem Europäischen Gerichtshof folgende

Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

„1. Ist bei der Feststellung der Unterscheidungskraft im Sinne von

Art. 3 Abs. 1 lit. b Markenrechts-Richtlinie bei dreidimensio-

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nalen Marken, die die Form der Ware darstellen, ein strenge-

rer Maßstab an die Unterscheidungskraft anzulegen als bei

anderen Markenformen?

2. Besitzt Art. 3 Abs. 1 lit. c neben Art. 3 Abs. 1 lit. e Marken-

rechts-Richtlinie für dreidimensionale Marken, die die Form

der Ware darstellen, eine eigenständige Bedeutung?

Ist bejahendenfalls bei der Prüfung von Art. 3 Abs. 1 lit. c

- andernfalls bei lit. e - das Interesse des Verkehrs an der

Freihaltung der Produktform dergestalt zu berücksichtigen,

dass eine Eintragung jedenfalls grundsätzlich ausgeschlossen

ist und in der Regel nur bei Marken in Betracht kommt, die die

Voraussetzungen des Art. 3 Abs. 3 Satz 1 der Richtlinie erfül-

len?“

Mit Urteil vom 8. April 2003 (GRUR 2003, 514 - Linde, Winward u. Rado) hat der

Europäische Gerichtshof die Vorlagefragen wie folgt beantwortet:

„1. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft im Sinne von

Art. 3 Abs. 1 lit. b Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom

21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften

der Mitgliedstaaten über die Marken ist bei dreidimensionalen

Marken, die aus der Form der Ware bestehen, kein strengerer

Maßstab anzulegen als bei anderen Markenformen.

2. Neben Art. 3 Abs. 1 lit. e Erste Richtlinie 89/104/EWG besitzt

Art. 3 Abs. 1 lit. c dieser Richtlinie auch für dreidimensionale

Marken, die aus der Form der Ware bestehen, eine Bedeu-

tung.

- 7 -

Bei der Prüfung des Eintragungshindernisses nach Art. 3

Abs. 1 lit. c Erste Richtlinie 89/104/EWG ist in jedem Einzelfall

das dieser Vorschrift zugrunde liegende Allgemeininteresse

daran zu berücksichtigen, dass dreidimensionale, aus der

Form der Ware bestehende Marken, die im Sinne dieser Be-

stimmung zur Bezeichnung der Merkmale einer Ware oder ei-

ner Dienstleistung dienen können, von allen frei verwendet

und vorbehaltlich des Art. 3 Abs. 3 dieser Richtlinie nicht ein-

getragen werden können.“

Daraufhin hat der Bundesgerichtshof mit Beschluss vom 20. November 2003 (vgl.

zur Parallelsache BGH GRUR 2004, 506 - Stabtaschenlampen II) den Senatsbe-

schluss vom 14. Januar 1998 aufgehoben und die Sache zur anderweitigen Ver-

handlung und Entscheidung zurückverwiesen. Soweit die erforderliche Unter-

scheidungskraft der angemeldeten Marke verneint worden sei, könne dem nicht

beigetreten werden. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft sei grundsätz-

lich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d. h. jede auch noch so ge-

ringe Unterscheidungskraft genüge, um das Schutzhindernis zu überwinden. Dies

gelte auch für dreidimensionale Marken, die aus der Form der Ware bestünden.

Insoweit sei kein strengerer Maßstab anzulegen als bei herkömmlichen Marken-

formen. Allein maßgebend sei, ob der Verkehr in dem angemeldeten Zeichen für

die in Rede stehenden Waren (oder Dienstleistungen) einen Herkunftshinweis

sehe. Zwar könne - wie der Europäische Gerichtshof ausgeführt habe - die Beur-

teilung der Unterscheidungskraft dreidimensionaler Warenformmarken schwieriger

sein als bei herkömmlichen Markenformen, weil der Verkehr sich in dem Bereich,

für den der Schutz beansprucht werde, (noch) nicht an die Herkunftskennzeich-

nung von Produktgestaltungen gewöhnt habe. Daraus dürfe indessen nicht für

Formmarken ein erweitertes Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ab-

geleitet werden. Der erkennende Senat habe insoweit zu hohe Anforderungen an

die Unterscheidungskraft gestellt. Darüber hinaus habe er sich nicht mit den

Merkmalen auseinandergesetzt, die die Anmelderin als herkunftskennzeichnend

- 8 -

für sich in Anspruch nehme. Bei dieser - nachzuholenden - Prüfung sei auch der

Umstand einzubeziehen, ob und in welchem Umfang Eintragungen in Mitglied-

staaten der Europäischen Union und aufgrund der GemeinschaftsmarkenV bereits

erfolgt seien. Da es um die Anwendung harmonisierten Rechts und von Gemein-

schaftsrecht gehe, könne die Eintragungspraxis der anderen Mitgliedstaaten und

des Harmonisierungsamts nicht außer Betracht bleiben, ohne dass ihr eine bin-

dende Wirkung zukomme.

Sollte der Senat ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG verneinen,

sei eine Prüfung der angemeldeten Marke anhand des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

veranlasst. Dabei sei auch das Interesse der Allgemeinheit an einer Freihaltung

der Formenvielfalt zu berücksichtigen. Liege die als Marke beanspruchte Form der

Ware innerhalb einer auf dem Warengebiet üblichen Formenvielfalt, und seien die

Möglichkeiten, die Produktgestaltung im Interesse einer Individualisierung zu vari-

ieren, beschränkt, könne dies dafür sprechen, dass die als Marke beanspruchte

Form im Interesse der Allgemeinheit freizuhalten sei. In einem solchen Fall könne

das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG begründet sein.

Die Anmelderin hat sich mit einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren einver-

standen erklärt.

II.

Der zulässigen Beschwerde ist der Erfolg weiterhin zu versagen. Die Markenstelle

hat die Anmeldung zu Recht wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8

Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Darüber hinaus unterliegt die angemeldete

Marke auch einem Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

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1. Nachdem die Anmelderin schon zusammen mit der Anmeldung ihr

Einverständnis mit einer Verschiebung des Zeitrangs auf den 1. Januar 1995

erklärt hat (vgl. § 156 Abs. 3 MarkenG), bestehen gegen die Markenfähigkeit

der angemeldeten dreidimensionalen Marke keine Bedenken. Anhaltspunkte

für einen Schutzausschluss nach § 3 Abs. 2 Nr. 1-3 MarkenG liegen ebenfalls

nicht vor.

2. Die angemeldete Marke weist jedoch nicht die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG

erforderliche Unterscheidungskraft auf.

a) Durch die in dem Parallelverfahren 32 W (pat) 91/97 ergangene Vorabent-

scheidung des Europäischen Gerichtshofs ist abschließend geklärt, dass

an die Unterscheidungskraft dreidimensionaler Marken, die lediglich die

Form der im Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen beanspruchten

Ware(n) selbst darstellen, keine höheren Anforderungen gestellt werden

dürfen als bei anderen, insbesondere auch den herkömmlichen Marken-

formen wie Wort- oder Bildmarken (EuGH GRUR 2003, 514, 517 [Nr. 49]

- Linde, Winward u. Rado). Der rechtliche Ausgangspunkt, den der Senat

in seinem ersten Beschluss vom 14. Januar 1998 eingenommen hat, ist

daher überholt.

b) Damit ist indessen noch nichts darüber gesagt, wie hoch diese allgemein

geltenden Anforderungen anzusetzen sind. Diese - letztlich entscheiden-

de - Frage war auch nicht Gegenstand des Vorlageverfahrens (vgl. hierzu

auch Ströbele in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. 2006, § 8

Rdn. 139 a. E.). Der Bundesgerichtshof geht insoweit sowohl in seinem

Zurückverweisungsbeschluss (insoweit nicht in GRUR 2004, 506 - Stab-

taschenlampen II; vgl. aber BGH GRUR 2004, 502, 504 - Gabelstapler II)

wie auch in seiner sonstigen ständigen Rechtsprechung davon aus, dass

ein großzügiger Maßstab anzulegen sei. Jede auch noch so geringe

Unterscheidungskraft reiche aus, um das Schutzhindernis zu überwinden

- 10 -

(vgl. z. B. BGH GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2005, 257, 258

- Bürogebäude). Diese Formulierungen sind weitgehend der Amtlichen

Begründung zum MarkenG entnommen (vgl. BlPMZ 1994, Sonderheft,

S. 64), die sich ihrerseits darauf beruft, dass das europäische Recht,

insbesondere die Markenrechts-Richtlinie, eine solche Auslegung fordere.

Das trifft jedoch so nicht zu. Der Satz, dass ein großzügiger Maßstab

anzulegen sei und jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft

genüge, findet sich weder im Wortlaut der Markenrechts-Richtlinie noch in

der für deren Auslegung maßgeblichen Rechtsprechung des Euro-

päischen Gerichtshofs. Diese Auffassung geht vielmehr auf eine entspre-

chende Meinung im deutschen Schrifttum zurück (s. dazu ausführlich

Hacker GRUR 2001, 630, 631 f.). Der Europäische Gerichtshof hat dem-

gegenüber mehrfach eine strenge und vollständige, nicht auf ein Min-

destmaß beschränkte Prüfung von absoluten Schutzhindernissen ange-

mahnt, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu verhindern

(EuGH GRUR 2003, 604, 608 [Nr. 59] - Libertel; GRUR 2004, 674, 680

[Nr. 123] - Postkantoor). Dies weist eher in Richtung eines weniger groß-

zügigen Prüfungsmaßstabes.

Letztlich kann dies aber dahinstehen, weil der Beschwerde auch bei Anle-

gung des vom Bundesgerichtshof geforderten großzügigen Maßstabs der

Erfolg versagt bleiben muss.

c) Wie der Europäische Gerichtshof betont hat, ist es bei dreidimensionalen

Warenformmarken im allgemeinen schwieriger, die erforderliche Unter-

scheidungskraft festzustellen als z. B. bei traditionellen Wort- oder Bild-

marken (EuGH GRUR 2003, 514, 517 [Nr. 48] - Linde, Winward u. Rado).

Gewöhnlich schließen nämlich die Durchschnittsverbraucher nicht aus der

Form der Ware auf deren Herkunft (vgl. EuGH GRUR Int. 2004, 631, 633

[Nr. 38] - Dreidimensionale Tablettenform I; GRUR Int. 2005, 135, 137

[Nr. 30] - Maglite; GRUR Int. 2006, 226, 227 [Nr. 28] - Standbeutel). Auch

- 11 -

der Bundesgerichtshof hat verschiedentlich ausgeführt, dass der Verkehr

die Formgestaltung einer Ware regelmäßig nicht in gleicher Weise wie

Wort- und Bildmarken als Herkunftshinweis auffasse, weil es dabei zu-

nächst um die funktionelle und ästhetische Ausgestaltung der Ware selbst

gehe. Auch eine besondere Gestaltung der Ware selbst werde danach

eher diesem Umstand zugeschrieben werden als der Absicht, auf die Her-

kunft der Ware hinzuweisen (BGH GRUR 2003, 332, 334 - Abschluss-

stück; vgl. auch BGH GRUR 2005, 414, 416 - Russisches Schaumgebäck

- und zur ähnlichen Problematik bei Farben BGH GRUR 2004, 151, 154

Farbmarkenverletzung

I; GRUR

2004, 154, 155 -

Farbmarkenver-

letzung II; GRUR 2005, 427, 428 - Lila-Schokolade; GRUR 2005, 1044,

1046 -

Dentale Abformmasse). Die genannten Entscheidungen des

Bundesgerichtshofs sind zwar nicht zu den absoluten Schutzhindernissen,

sondern zur Frage des markenmäßigen Gebrauchs im Rahmen des § 14

Abs.

2 MarkenG ergangen. Die Sichtweise der angesprochenen

Verkehrskreise, auf die es maßgeblich ankommt, kann hier aber keine

andere als bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft sein.

Dies darf zwar nicht dazu führen, dass für Warenformmarken ein erwei-

tertes Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG aufgestellt wird

(s. Zurückverweisungsbeschluss, Bl. 10, und BGH GRUR 2004, 502, 504

- Gabelstapler II). Andererseits weist der Europäische Gerichtshof aber in

nunmehr ständiger Rechtsprechung darauf hin, dass die Eignung einer

Warenform zur betrieblichen Herkunftskennzeichnung nur bejaht werden

kann, wenn die Form eine erhebliche Abweichung von der Norm oder der

Branchenüblichkeit aufweist (EuGH GRUR

2004, 428, 431 [Nr.

49]

- Henkel; GRUR Int. 2004, 631, 634 [Nr. 39] - Dreidimensionale Tablet-

tenform I; GRUR Int. 2004, 635, 638 [Nr. 37] - Dreidimensionale Tablet-

tenform II; GRUR Int. 2004, 639, 643 [Nr. 37] - Dreidimensionale Tablet-

tenform III; GRUR Int. 2005, 135, 137 [Nr. 31] - Maglite; GRUR Int. 2006,

226, 227 [Nr. 31] - Standbeutel). Denn nur bei einer solchen erheblichen

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Abweichung ist es dem Durchschnittsverbraucher möglich, die betreffende

Ware (allein) anhand ihrer Form ohne analysierende und vergleichende

Betrachtungsweise von Waren anderer Unternehmen zu unterscheiden

(EuGH GRUR 2004, 428, 431 [Nr. 53] - Henkel).

d) Nach diesen Grundsätzen kann auch ein geringes Maß an Unter-

scheidungskraft nur bejaht werden, wenn die beanspruchte Form

vergleichsweise auffällige Besonderheiten aufweist, die sie - ohne ana-

lysierende und vergleichende Betrachtungsweise seitens der angespro-

chenen Verkehrskreise - aus ihrem wettbewerblichen Umfeld heraushebt.

Dies ist genau der Prüfungsmaßstab, den schon der Erinnerungsprüfer

seiner Beurteilung zugrunde gelegt hat. Der diese Entscheidung im Er-

gebnis bestätigende Senatsbeschluss vom 14. Januar 1998 ist jedoch

durch den Bundesgerichtshof aufgehoben worden, weil der erkennende

Senat zu strenge Anforderungen an die Unterscheidungskraft gestellt

habe. Zum Zeitpunkt des Zurückverweisungsbeschlusses des Bundesge-

richtshofes vom 20. November 2003 lag indessen die dargestellte Recht-

sprechung des Europäischen Gerichtshofs zur Unterscheidungskraft von

Warenformmarken noch nicht vor. Insbesondere das letztlich entschei-

dende Kriterium der „erheblichen Abweichung“ ist erst danach herausge-

arbeitet worden, nämlich erstmals in der „Henkel“-Entscheidung vom

12. Februar 2004 (s. zur zeitlichen Entwicklung auch Ströbele in: Strö-

bele/Hacker, a. a. O., § 8 Rdn. 141 und zur inhaltlichen Divergenz a. a. O.

Rdn. 144). Insoweit erhebt sich die Frage, ob der Senat im vorliegenden

Verfahren aufgrund der in § 89 Abs. 4 Satz 2 MarkenG vorgeschriebenen

Bindung gehalten ist, von der großzügigeren Sichtweise des Bundesge-

richtshofes auszugehen, oder ob er den Beurteilungsgrundsätzen zu fol-

gen hat, die der Europäische Gerichtshof nach Erlass des Zurückverwei-

sungsbeschlusses des Bundesgerichtshofes vom 20.

November

2003

aufgestellt hat.

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Nach Auffassung des Senats muss der richtlinienkonformen Auslegung

Vorrang vor der Bindungswirkung eingeräumt werden. Für diese Sicht-

weise spricht zunächst das Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom

16. Januar 1974 in der Vorlagesache 166/73 Rheinmühlen-Düssel-

dorf/Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide- und Futtermittel (Slg. 1974, 33

- Rheinmühlen-Düsseldorf). Dort war im Ausgangsverfahren ein Urteil des

Hessischen Finanzgerichts vom Bundesfinanzhof aufgehoben und die Sa-

che an das Finanzgericht zurückverwiesen worden. Ungeachtet der in

§ 126 Abs. 5 FGO - wie in § 89 Abs. 4 Satz 2 MarkenG - vorgeschriebe-

nen Bindung des Finanzgerichts an die rechtliche Beurteilung der Sache

durch den Bundesfinanzhof hatte sich das Finanzgericht auf den Stand-

punkt gestellt, dass die Rechtsauffassung des Bundesfinanzhofs mit euro-

päischem Recht nicht in Einklang stehe und hatte die betreffende Frage

dem Europäischen Gerichtshof zur Vorabentscheidung vorgelegt. Gegen

diesen Vorlagebeschluss war von der Klägerin des Ausgangsverfahrens

Beschwerde zum Bundesfinanzhof eingelegt worden, der das Verfahren

seinerseits aussetzte und dem Europäischen Gerichtshof die Frage vor-

legte:

„Gibt Artikel 177 Absatz 2 des Vertrages zur Gründung der Eu-

ropäischen Wirtschaftsgemeinschaft [nunmehr Art. 234 Abs. 2

EGV] den nicht-letztinstanzlichen Gerichten ein in jeder Hinsicht

unbeschränktes Recht zu einer Vorlage an den Gerichtshof

oder lässt er entgegenstehende innerstaatliche Normen unbe-

rührt, die das Gericht an die rechtliche Beurteilung des im In-

stanzenzuge übergeordneten Gerichts binden?“

Der Europäische Gerichtshof hat diese Frage dahingehend beantwortet,

dass das Vorlagerecht umfassend sei und nicht durch eine innerstaatliche

Rechtsnorm aufgehoben werde, die den Richter an die rechtliche Beurtei-

lung des übergeordneten Gerichts binde.

- 14 -

Nach Auffassung des Senats folgt daraus zweifelsfrei, dass die Bindung

an das Gemeinschaftsrecht und dessen Auslegung durch den Europäi-

schen Gerichtshof der Bindung nach § 89 Abs. 4 Satz 2 MarkenG vorgeht.

Denn wenn eine Vorlage an den Europäischen Gerichtshof nach einer Zu-

rückverweisung uneingeschränkt zulässig ist, so impliziert dies, dass das

vorlegende Gericht die Auslegung durch den Europäischen Gerichtshof

seiner erneuten Entscheidung auch zugrundelegen muss und daran nicht

durch die Bindungswirkung gehindert sein darf.

Aus ähnlichen Erwägungen hat auch das Bundesverwaltungsgericht eine

Selbstbindung an ein erstes Revisionsurteil abgelehnt, wenn der Europäi-

sche Gerichtshof die betreffende Auslegungsfrage danach in einem ande-

ren Sinne entschieden hat (BVerwG MDR 1991, 685, 686; s. des weiteren

BPatG GRUR 2005, 1049, 1051 zweifarbige Kombination Grün/Gelb II

[nicht rechtskräftig; Rechtsbeschwerde beim BGH anhängig unter dem

Az.: I ZB 86/05]; Ströbele in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 89 Rdn. 6).

Den vorstehenden Erwägungen steht nicht die Besonderheit des vorlie-

genden Falles entgegen, dass der Bundesgerichtshof den ersten Be-

schluss des Senats vom 14. Januar 1998 seinerseits erst nach einer Vor-

lage an den Europäischen Gerichtshof (in der Parallelsache 32 W (pat)

91/97) aufgehoben hat. Allerdings dürfte in einem solchen Fall eine

Durchbrechung der Bindungswirkung des § 89 Abs. 4 Satz 2 MarkenG

grundsätzlich ausgeschlossen sein (vgl. EuGH Slg. 1974, 33, 39 [Nr. 4]

- Rheinmühlen-Düsseldorf). Sie kann aber in Betracht kommen, wenn sich

die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs selbst nach Erlass

der auf die Vorlage durch den Bundesgerichtshof ergangenen Entschei-

dung geändert oder in einem Sinne konkretisiert hat, der bei der aufhe-

benden und zurückverweisenden Entscheidung des Bundesgerichtshofs

so noch nicht erkennbar war. Letzteres ist hier der Fall. Dass die Unter-

scheidungskraft einer dreidimensionalen Warenformmarke nur bejaht

- 15 -

werden kann, wenn die betreffende Form erheblich von der Norm oder der

Branchenüblichkeit abweicht, war dem auf die Vorlage des Bundesge-

richtshofes ergangenen Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom

8. April 2003 so nicht zu entnehmen. Nach den konkreten Anforderungen

der Unterscheidungskraft einer dreidimensionalen Warenformmarke war

- wie dargelegt - auch nicht gefragt worden. Dies wurde erst in späteren

Entscheidungen, beginnend mit „Henkel“, herausgearbeitet. Auch der

Bundesgerichtshof hat das Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom

8. April 2003 ersichtlich nicht in diesem Sinne verstanden.

e) Eine

erhebliche Abweichung der vorliegend als Marke beanspruchten Ta-

schenlampenform vom Branchenüblichen kann nicht festgestellt werden.

Maßgeblich ist insoweit der durch die Form vermittelte Gesamteindruck für

den Durchschnittsverbraucher. Diesen Gesamteindruck hat die Anmelde-

rin im Wesentlichen zutreffend auf die folgenden Merkmale zurückgeführt:

- zylinderförmiger

Schaft;

- der Schaft weist in der Mitte eine farbige, nämlich weiße, mit in axialer

Richtung verlaufenden Stegen versehene Einlage auf;

- der zylinderförmige Kopf ist durch zwei umlaufende Einkerbungen

dreigeteilt;

- der mittlere Teil des Kopfes verfügt über doppelte, umlaufende, in axia-

ler Richtung gezahnte Einlagen;

- der hintere Verschlussdeckel ist zylindrisch mit gegenüber dem Schaft

verringertem Durchmesser.

Als weiteres für den Gesamteindruck erhebliches Formmerkmal kann auf

den konvexen Übergang vom Schaft zum Kopf der Lampe hingewiesen

werden.

- 16 -

Eine Herkunftskennzeichnung kann der Kombination dieser Merkmale je-

doch nicht entnommen werden. Der zylinderförmige Schaft entspricht der

gängigen Grundform von Taschenlampenschäften. Im Übrigen ist diese

Form weitgehend technisch bedingt. Sie entspricht der zylindrischen Form

der Batterien, die bei derartigen Taschenlampen gewöhnlich in dem

Schaft Aufnahme finden. Die Zylinderform des Kopfes der Lampe und der

gegenüber dem Schaft vergrößerte Durchmesser sind ebenfalls seit jeher

üblich. Die Ausgestaltung des konvexen Übergangs vom Schaft zum Kopf

gehört zwar nicht zu dem seit jeher vorfindlichen Formenschatz; sie ist

aber in den letzten Jahren zunehmend üblich geworden. So findet sich ein

wenn nicht identischer, so doch sehr ähnlicher Übergang auch schon bei

den von der Markenstelle im Erstbeschluss nachgewiesenen Lampenfor-

men. Auch die dreiteilige Ausgestaltung der Oberfläche des Kopfes mit

den Einkerbungen und umlaufenden zahnförmigen Riffelungen im Mittel-

teil ist teils für den Gesamteindruck völlig unbedeutend, teils (hinsichtlich

der Riffelungen) ersichtlich technisch-funktionaler Natur. So dienen die

zahnförmigen Riffelungen - ebenso wie die geriffelte Oberfläche des

Schaftes (von der Anmelderin als in axialer Richtung verlaufende Stege

bezeichnet) - offensichtlich dazu, die Griffigkeit des Kopfes (bzw. des

Schaftes) bei dessen Verdrehen zum Anschalten der Lampe - ein dem

Verkehr mittlerweile vertrauter Mechanismus - zu verbessern. Mit der farb-

lichen Absetzung dieser Teile gegenüber dem Grundgehäuse werden die

gegeneinander verdrehbaren Teile der Lampe besonders hervorgehoben.

Die zylindrische Gestaltung der Verschlusskappe macht wiederum nur von

einer gängigen Grundform Gebrauch. Dass sie im Durchmesser gegen-

über dem Schaft geringfügig verkleinert ist, spielt für den Gesamteindruck

nur eine untergeordnete Rolle.

- 17 -

Insgesamt erschöpft sich die beanspruchte Taschenlampenform somit in

- auch in ihrer Kombination - bekannten, teils ersichtlich technisch-funktio-

nalen Gestaltungsmerkmalen. Die wenigen Abweichungen sind nicht ge-

eignet, die Gesamtform über das Branchenübliche hinauszuheben.

f) In

dieser

Beurteilung

sieht sich der Senat auch durch das „Maglite“-Urteil

des Europäischen Gerichtshofes vom 7. Oktober 2004 bestätigt (GRUR

Int. 2005, 135). Gegenstand dieses Urteils war (u. a.) die als Gemein-

schaftsmarke angemeldete, nachfolgend abgebildete dreidimensionale

Form einer Taschenlampe:

Dass an der Kopfspitze dieser Lampe umlaufend das Wort „MAGLITE“

angebracht ist, hat in diesem Verfahren keine Rolle gespielt. Die Form als

solche ist der vorliegend beanspruchten offensichtlich sehr ähnlich. Der

Europäische Gerichtshof hat die Unterscheidungskraft dieser Taschen-

lampenform in Übereinstimmung mit allen Vorinstanzen verneint.

g) Damit erübrigt sich letztlich auch ein Eingehen auf die von der Anmelderin

vorgelegten Markeneintragungen, die ihrer Meinung zufolge vergleichbare

Taschenlampenformen betreffen. Zwar hat der Bundesgerichtshof dem

Senat aufgegeben, diese Voreintragungen zu würdigen. Diesen Eintra-

- 18 -

gungen kann aber, zumal sie nicht mit Gründen versehen sind, kein

größeres Gewicht zukommen als den ausführlich begründeten Entschei-

dungen der europäischen Gerichte und zumal des Europäischen Ge-

richtshofes.

Im Übrigen hat es der Europäische Gerichtshof - wiederum nach Erlass

der zurückverweisenden Entscheidung des Bundesgerichtshofes - aus-

drücklich abgelehnt, Eintragungen vermeintlich ähnlicher Marken irgend-

eine Bedeutung für die Beurteilung der Unterscheidungskraft beizulegen

(EuGH GRUR 2004, 428, 432 [Nr. 64] - Henkel; GRUR 2004, 674, 676

[Nr. 44] - Postkantoor). Auch insoweit ist daher die Bindung des Senats an

die Rechtsauffassung des Bundesgerichtshofes durch die zwischenzeitli-

che Entwicklung des Gemeinschaftsrechts überholt.

3. Darüber hinaus unterliegt die angemeldete Marke auch nach § 8 Abs. 2 Nr. 2

MarkenG einem Eintragungsverbot. Wie der Bundesgerichtshof in seinem Zu-

rückverweisungsbeschluss ausgeführt hat, kann es für ein Freihaltebedürfnis

im Sinne dieser Vorschrift sprechen, wenn die beanspruchte Form innerhalb

einer auf dem betreffenden Warengebiet üblichen Formenvielfalt liegt und die

Möglichkeiten beschränkt sind, die Produktgestaltung im Interesse einer Indi-

vidualisierung zu variieren.

Nach diesen Grundsätzen (zur Kritik hieran s. Ströbele in: Ströbele/Hacker,

a. a. O., § 8 Rdn. 280) kann im vorliegenden Fall ein Freihaltebedürfnis nicht

verneint werden. Dass sich die beanspruchte Form im Rahmen des Bran-

chenüblichen hält, wurde bereits bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft

festgestellt (s. oben 2e). Darüber hinaus ist die Formenwahl bei Taschenlam-

pen in nicht unerheblichem Maß durch technische Anforderungen beschränkt,

der Gestaltungsspielraum also verhältnismäßig eng.

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4. Der Senat hat die Rechtsbeschwerde erneut zugelassen, weil der Fall

grundsätzliche Fragen der Reichweite der Bindungswirkung nach § 89 Abs. 4

Satz 2 MarkenG aufwirft, über die der Bundesgerichtshof - soweit ersichtlich -

bisher nicht entschieden hat.

gez.

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