Urteil des BPatG, Az. 35 W (pat) 477/08

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BPatG 154
08.05
BUNDESPATENTGERICHT
35 W (pat) 477/08
_______________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
9. September 2009
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
- 2 -
betreffend das Gebrauchsmuster 20 2005 006 365
(hier: Löschungsantrag)
hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatent-
gerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. September 2009 durch den
Vorsitzenden Richter Müllner sowie die Richter Dipl.-Ing. Sandkämper und
Dr.-Ing. Baumgart
beschlossen:
1.
Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluss
des Deutschen Patent- und Markenamtes - Gebrauchsmus-
terabteilung I - vom 16. September 2008 aufgehoben.
2.
Das Gebrauchsmuster 20 2005 006 365 wird gelöscht soweit
es über die als Hauptantrag in der mündlichen Verhandlung
vom 9. September 2009 überreichten Schutzansprüche 1 bis
6 hinausgeht.
3.
Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.
4.
Von den Kosten des Löschungsverfahrens in beiden Instan-
zen trägt die Antragsgegnerin 4/5 und die Antragstellerin 1/5.
- 3 -
G r ü n d e
I.
Die Antragsgegnerin und Beschwerdeführerin ist Inhaberin des mit Anmeldetag
20. April 2005 am 16. Juni 2005 in das Register eingetragenen, eine Verpackung
mit hochglänzender, metallisch wirkender Oberfläche betreffenden deutschen Ge-
brauchsmusters 20 2005 006 365 (Streitgebrauchsmuster).
Die der Eintragung zugrunde liegenden Schutzansprüche 1 bis 8 lauten:
- 4 -
Die Antragstellerin und Beschwerdegegnerin hat am 8. Dezember 2007 beim
Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung des Gebrauchsmusters in vollem
Umfang beantragt und sich dabei auf fehlende Schutzfähigkeit berufen.
- 5 -
Nach rechtzeitig eingelegtem Widerspruch der Antragsgegnerin hat die Ge-
brauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts auf die mündli-
che Verhandlung vom 16. September 2008 das Gebrauchsmuster gelöscht. Sie
hat ihre Entscheidung mit Verweis auf § 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG i. V. m. § 1
Abs. 1 GebrMG damit begründet, dass die Erfindung nicht so deutlich und voll-
ständig offenbart sei, dass ein Fachmann sie ausführen könne.
Die Antragsgegnerin hat hiergegen Beschwerde eingelegt. Sie hat in der mündli-
chen Verhandlung vor dem Beschwerdesenat neue Anspruchssätze vorgelegt, mit
denen sie das Streitgebrauchsmuster im Rahmen eines Haupt- und von drei Hilfs-
anträgen verteidigt. Sie vertritt die Ansicht, dass die Gegenstände der jeweils ver-
teidigten Schutzansprüche 1 gegenüber dem Stand der Technik neu seien und
auch auf einem erfinderischen Schritt beruhten, zudem für eine Ausführung der
Erfindung durch den Fachmann ausreichend und vollständig offenbart seien.
Die Antragstellerin hat als Stand der Technik folgende Druckschriften herangezo-
gen:
D1
WO 2004/048118 A1
D2
EP 0 615 285 A2
D3
EP 1 211 634 A2
D4
DE 103 15 775 A1
D5
US 6 478 229 B1
D6
EP 1 089 220 A1
D7
US 5 823 350 A
D8
DE 101 40 286 A1
D9
US 2004/0076802 A1
D10
GERTHSEN, Christian: Physik. Ein Lehrbuch zum Gebrauch
neben Vorlesungen. 15. Auflage, Springer Verlag Berlin, 1986,
S. 280 bis 284.
- 6 -
Die Gebrauchsmusterabteilung hatte mit einem Zwischenbescheid noch folgende
Druckschrift ins Verfahren eingeführt:
D11
DE 10 2004 040 831 A1 (Offenlegungstag 09.03.2006).
Die Antragsgegnerin hatte zur Stützung ihres Vorbringens zusätzlich zur D4 noch
auf folgende Literaturstellen und Druckschriften hingewiesen:
E1
Hochschule der Medien Stuttgart, Studiengang Verpackungstech-
nik, Auszug aus dem Online-Vorlesungsverzeichnis vom SS 09
mit Beschreibungen einzelner Vorlesungen und des Studiengangs
E2
WO 2004/020194 A1
E3
Lexikon der Fertigungstechnik und Arbeitsmaschinen Band 9,
Deutsche Verlagsanstalt GmbH, Stuttgart 1968, Seiten 407 bis
409
E4
DUDEN, 21. Auflage, DUDENVERLAG 1996, Seite 425
E6
Brockhaus Enzyklopädie Band 9, 17. Auflage, F.A. Brockhaus,
Wiesbaden 1970, Seite 813.
Die gemäß Hauptantrag verteidigten Schutzansprüche 1 bis 6 lauten:
1.
Verpackung (1) aus Karton mit einer Metallpigmente enthal-
tenden, für elektromagnetische oder akustomagnetische
Strahlung oder für Radiofrequenzwellen durchlässigen Be-
schichtung (3) auf der Außenseite (2) oder der Innenseite der
Verpackung (1) und mit einem Transponder beispielsweise
für RFID oder mit einem EAS-Tag im Bereich der Verpa-
ckung (1), wobei die Beschichtung (3) hochglänzend durch
eine im Tiefdruckverfahren mit einer Metallpigmente enthal-
tenden Dispersion kontergedruckte Kunststofffolie, die eine
Dicke von ca. 20 µ aufweist, ausgebildet ist, die auf den Kar-
- 7 -
ton mit weißer oder anders farbener Oberfläche aufkaschiert
ist, und wobei die Metallpigmente eine Dicke von <100 nm
aufweisen.
2.
Verpackung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass die Metallpigmente Aluminiumpigmente sind.
3.
Verpackung nach mindestens einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Transponder
in ein aufklebbares Etikett (5) integriert ist.
4.
Verpackung nach mindestens einem der vorhergehenden
Ansprüche 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Trans-
ponder in die Verpackung (1) eingelegt ist.
5.
Verpackung nach mindestens einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Transponder
oder der EAS-Tag in die Materialien einlaminiert oder /einge-
arbeitet ist.
6.
Verpackung nach mindestens einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Transponder
und/oder die Antenne auf die Verpackung aufgedruckt ist.
Für den Wortlaut der Schutzansprüche nach den Hilfsanträgen 1 bis 3 wird auf die
Akten verwiesen.
Die Beschwerdeführerin beantragt,
den angefochtenen Beschluss aufzuheben und den Löschungsan-
trag im Umfang des in der mündlichen Verhandlung vom 9. Sep-
- 8 -
tember 2009 übergebenen Hauptantrags, hilfsweise der ebenfalls
in der mündlichen Verhandlung überreichten Hilfsanträge 1 bis 3
zurückzuweisen.
Die Beschwerdegegnerin stellte den Antrag aus dem Schriftsatz vom 6. Mai 2009,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Für weitere Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.
II.
Die zulässige Beschwerde der Antragsgegnerin ist begründet.
1.
Soweit das Gebrauchsmuster nicht mehr verteidigt wird, ist es nach § 17
Abs. 1 Satz 2 GebrMG ohne weiteres zu löschen, da insoweit der Widerspruch fal-
lengelassen worden ist.
2.
Gegenstand des Streitgebrauchsmusters ist eine einen Transponder zum
Zwecke einer automatisierten Identifikation oder Diebstahlsicherung aufweisende
Verpackung mit einer Metallpigmente aufweisenden Beschichtung (vgl. Ab-
sätze [0004]
und
[0008]
im
Streitgebrauchsmuster
in
Gestalt
der
DE 20 2005 006 365 U1). Weil derartige Transponder mittels elektromagnetischer
Strahlung für ein Lesen bzw. Beschreiben angeregt werden (vgl. Absatz [0005] im
Zusammenhang mit Absatz [0019]), sind diese störanfällig durch Materialien, die
diese berührungslose Kommunikation beeinträchtigen (vgl. Absatz [0006]). Hie-
runter fallen Materialien wie das Metallgitter eines Einkaufswagens (zwischen
Transponder und Lesegerät) oder auch Verpackungen, die ein vorteilhaftes
Erscheinungsbild durch eine mit metallischen Farben erzeugte metallisch glän-
zende Oberfläche aufweisen (vgl. Absatz [0003]).
- 9 -
Die Aufgabe soll darin liegen, eine Verpackung mit einer veredelten hochglänzen-
den Beschichtung vorzustellen, welche für eine Diebstahlsicherung mithilfe von
EAS oder eine Warenidentifikation mithilfe von RFID geeignet ist (vgl. Ab-
satz [0007]).
Fachmann ist hier ein FH-Ingenieur, der über die im Studiengang Verpackungs-
technik vermittelten Kenntnisse und praktische Erfahrungen auf diesem Gebiet
verfügt.
3.
Der in der mündlichen Verhandlung überreichte Schutzanspruch 1 gemäß
Hauptantrag definiert eine Verpackung mit folgenden Merkmalen:
A
Verpackung aus Karton
A1
mit weißer oder anders farbener Oberfläche,
B
mit einem Transponder beispielsweise für RFID oder mit
einem EAS Tag im Bereich der Verpackung,
C
mit einer Metallpigmente enthaltenden Beschichtung auf der
Außenseite oder der Innenseite der Verpackung,
C1
die Beschichtung ist hochglänzend durch eine im Tief-
druckverfahren mit einer Metallpigmente enthaltenden
Dispersion kontergedruckte Kunststofffolie ausgebildet,
C2
die Metallpigmente weisen eine Dicke von < 100 nm
auf,
C3
die Beschichtung ist durchlässig für elektromagnetische
oder akustomagnetische Strahlung oder für Radiofre-
quenzwellen,
C4
C5
die Kunststofffolie ist auf den Karton aufkaschiert.
- 10 -
4.
Die Verteidigung des Gebrauchsmusters im Umfang des in der mündlichen
Verhandlung überreichten Schutzanspruchs 1 und der darauf rückbezogenen
Ansprüche 2 bis 6 gemäß Hauptantrag vom 9. September 2009 ist zulässig.
Die Merkmale A, B, C und C3 waren bereits im Anspruch in der eingetragenen
Fassung gemäß DE 20 2005 006 365 U1 enthalten.
Das Merkmal C2 war Gegenstand des auf den Anspruch 1 in der eingetragenen
Fassung rückbezogenen Anspruchs 4 gemäß DE 20 2005 006 365 U1.
Die weiteren Merkmale A1, C4 und C5 sind in der Beschreibung Absatz [0015] als
zur Erfindung gehörend offenbart, und zwar das Merkmal A1 im Satz 3, das Merk-
mal C4 im Satz 1 und das Merkmal C5 im Satz 3. Im Zusammenhang mit den
Merkmalen A und A1 ist das Merkmal C5 im Sinne einer vollflächigen Kaschierung
des Kartonmaterials für die Verpackung zu verstehen, das für die Ausbildung der
Kartonverpackung verwendet wird.
Das die Eigenschaft des fertigen Erzeugnisses bestimmende Merkmal C1 dient
der Kennzeichnung der gegenständlichen Ausführung einer ersten im Streitge-
brauchsmuster beschriebenen Ausführung, vgl. Absatz [0015]. So ergibt sich im
Zusammenhang mit Absatz [0016], in dem eine zweite, von den geltenden Schutz-
ansprüchen nicht mehr umfasste Ausführung beschrieben ist, die direkt auf den
Karton aufgetragene Metallpigmente vorsieht und a. a. O. „als nicht so hochglän-
zend“ wie die erste Variante bezeichnet ist, dass der mit dem Merkmal C1
definierte „Hochglanz“ aus der Kombination der bereits „hohe Glanzwerte ermögli-
chenden Metallpigmente“ - vgl. Absatz [0011], Satz 7 - mit einer Kunststofffolie
resultiert. Im Absatz [0011] sind Metallpigmenten „hohe Glanzwerte“ zugeschrie-
ben, soweit die Pigmente gemäß Merkmal C2 eine Dicke von <100nm aufweisen
(vgl. Absatz [0011], Satz 3) und die Beschichtung gemäß Merkmal C1 mit einer
Dispersion derartiger Pigmente erfolgt (vgl. Absatz [0011], Satz 8). Weil mit derar-
tigen Metallpigmenten aufgrund der „gerichteten Reflexion“ (vgl. Absatz [0011],
- 11 -
Satz 7) unabhängig davon, ob die Beschichtung direkt auf dem Karton aufgetra-
gen wird (nicht mehr weiterverfolgte Ausführungsvariante gemäß Absatz [0016])
oder als im Tiefdruckverfahren kontergedruckte Folie entsprechend Merkmal C1
ausgeführt ist, gleichermaßen ein „metallischer Effekt“ (Absatz [0016]) bzw. ein
„Metallglanzeffekt“ (Absatz [0015], Satz 2) erreicht werden kann, ist die Art der
Metalle beliebig, solange sie einen „Hochglanz“ durch „Bildung einer gleichmäßig
glatten Oberfläche“ bewirken (Absatz [0011], Satz 5). So ist im Absatz [0015],
Satz 2 eine bestimmte Marke von Metallpigmenten auch lediglich beispielhaft
(„beispielsweise“) genannt; der dort explizit bezeichnete „Chromglanzeffekt“ be-
zeichnet lediglich die optische Farbwirkung des dort genannten Pigmenttyps in
einer ansonsten hochglänzenden Beschichtung entsprechend Merkmal C1, die als
bloße Zweckangabe nicht in den Schutzanspruch 1 über die darin angegebenen
Merkmale hinaus aufzunehmen war.
Der von der Antragstellerin noch mit Schriftsatz vom 6. Mai 2009 gerügten unzu-
lässigen Erweiterung ist somit durch Aufnahme aller für das erste Ausführungsbei-
spiel im Streitgebrauchsmuster Absatz [0015] als wesentlich in Kombination offen-
barten Merkmale in den geltenden Schutzanspruch 1 begegnet. Den Einwand,
dass der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 über den Inhalt der ursprünglichen
Anmeldungsunterlagen hinausgehe, hat die Antragstellerin in der mündlichen Ver-
handlung gegenüber den Schutzansprüchen in der verteidigten Fassung auch
nicht mehr aufrechterhalten.
Die Schutzansprüche 2 und 3 bis 6 entsprechen den eingetragenen Schutzan-
sprüchen 3 bzw. 5 bis 8.
5.
Der Gegenstand des verteidigten Schutzanspruchs 1 ist unstreitig neu, wie
auch die nachstehenden Ausführungen zur Erfindungshöhe zeigen.
Die im Vorbescheid der Löschungsabteilung noch angezogene, nachveröffent-
lichte D11 lehrt zwar die Strukturierung/Unterbrechung einer elektrisch leitfähigen
- 12 -
Schicht in kleine leitende Flächen zu Erhöhung des elektrischen Widerstandes
(vgl. dort Absätze [0018], [0025] und [0026]), wobei die durch die so gestaltete
Schicht noch erzeugte Abschirmung den Einsatz von Funketiketten nicht beein-
trächtigen soll. Die dort vermittelte Erkenntnis, dass hochohmig (mit hohem elek-
trischen Widerstand) gestaltete metallische Schichten noch ausreichend durchläs-
sig für Strahlung sein können, ist dort allerdings Bestandteil der Lehre selbst und
kann nicht dem allgemeinen Fachwissen des hier zuständigen Fachmanns unter-
stellt werden. Das Drucken ist dort im Übrigen lediglich allgemein als Verfahren für
das Aufbringen einer zudem „bereits strukturierten elektrisch leitenden Schicht auf
den Träger“ vorgeschlagen (vgl. dort Absatz [0024]), wobei „die Breite der Struktur
beliebig ist“ (vgl. dort Absatz [0027]). Dies steht der Ausbildung einer hochglän-
zenden Beschichtung entsprechend Merkmal C1 entgegen. Mithin offenbart die
D11 - soweit gemäß § 15 (1) 2 GebrMG überhaupt berücksichtigungsfähig - nicht
den im Merkmal C1 angegebenen Weg, eine durchlässige Beschichtung bereits
durch Bedruckung im Tiefdruckverfahren ohne gesonderte, jedenfalls nicht mit
beliebiger Strukturierung auszubilden.
Die D11 wurde von daher von der Antragstellerin in der mündlichen Verhandlung
zurecht nicht mehr aufgegriffen.
6.
Die gewerblich anwendbare Verpackung mit den Merkmalen des verteidig-
ten Schutzanspruchs beruht auch auf einem erfinderischen Schritt.
Die D1 betrifft Sicherheitselemente mit durch Energieeintrag aktivierbaren Eigen-
schaften, u. a. magnetischen Kodierungsmerkmalen; für die Aufbringung einer
Schicht mit elektrischen Eigenschaften sind Farben mit Metallpigmenten vorge-
schlagen (vgl. dort Seite 10, letzter Absatz). Diese Sicherheitselemente sind nach
Konfektionierung zur Verwendung als Sicherheitsmerkmal u. a. in Verpackungs-
materialien vorgesehen (vgl. Seite 13, letzter Absatz). Somit offenbart die D1
keine als solche verwendbare Beschichtungsfolie für eine Verpackung mit einem
gesondertem Transponder wie vom geltenden Schutzanspruch 1 gefordert, weil
- 13 -
dort die für die Informationsspeicherung ähnlich einem Transponder vorgesehe-
nen Schichten des Sicherheitselements nicht von einer weiteren Schicht mit metal-
lischen und somit ggf. abschirmenden Partikeln abgedeckt ist. Somit bietet diese
Druckschrift auch keinen Problemlösungsansatz.
Ähnliches gilt für die Druckschriften D2, D3, D5 und D6, die die Herstellung und
den Aufbau von Transpondern an sich betreffen.
Die E2 offenbart Folienverbunde aus aneinander kaschierten Kunststofffolien,
auch mit im Tiefdruck metallisch beschichteten Folien für Behälterabdeckungen
(vgl. dort die letzten Absätze auf Seite 3 und Anspruch 1). Hinweise für eine
Anwendung als aufzukaschierende Beschichtung bei Kartonverpackungen fehlen
ebenso wie Aussagen zu einer möglichen Durchlässigkeit für Strahlung beim
Betrieb von Transpondern.
Die D4 betrifft Metallpigmente für die abdeckende Beschichtung mit metallischem
Effekt von Oberflächen an sich; diese Druckschrift befasst sich an keiner Stelle mit
der Frage einer für den Betrieb von Transpondern notwendigen Durchlässigkeit für
elektromagnetische Strahlung.
Die D8 betrifft ein Verfahren zur Herstellung von mit Transpondern versehener
Wellpappe. Hinweise auf Metallpigmente enthaltende Kaschierfolien finden sich in
der Entgegenhaltung nicht.
Die E3 belegt lediglich das dem hier zuständigen Fachmann zurechenbare allg.
Fachwissen zu Tiefdruckverfahren, während die D10 eine theoretische Abhand-
lung zur Berechnung elektrischer Feldwirkungen auf Metalloberflächen zum
Gegenstand hat, deren Kenntnis bei einem Fachmann der Verpackungstechnik
nicht vorausgesetzt werden kann.
- 14 -
Vorstehend genannte Druckschriften können den Fachmann von daher nicht zum
vorliegend beanspruchten Gegenstand führen und wurden in der mündlichen Ver-
handlung von der Antragstellerin auch nicht mehr aufgegriffen.
Auch der zu berücksichtigende Stand der Technik, zu dem der Senat zugunsten
der Antragstellerin die Lehren gerechnet hat, die die in der mündlichen Verhand-
lung diskutierten D7 und D9 vermitteln, steht der Schutzfähigkeit des Gegenstands
nach dem geltenden Schutzanspruch 1 nicht entgegen:
Die D7 lehrt für eine Kartonverpackung für Batterien eine spezielle Anordnung
eines Überwachungssensors darin, vgl. dort Anspruch 1 im Zusammenhang mit
Spalte 1, Zeilen 29 bis 38. Wenn der Fachmann aus optischen Gründen eine Kar-
tonverpackung mit einer aufkaschierten, aufgrund von aufgebrachten Metallpig-
menten metallisch hochglänzenden Folie hernimmt - eine solche Folie zum Aufka-
schieren geht aus D9 hervor (vgl. dort Absätze [0002], [0021]/Satz 1, [0032] und
[0051]), und an dieser Kartonverpackung wie aus D7 bekannt einen Transponder
vorsehen möchte, gelangte er noch zu einer Verpackung mit den Merkmalen A,
A1, B, C und C5. Eine eingeschränkte Funktion des Transponders wird er auf-
grund seines allgemeinen Fachwissens auf die in der Beschichtung enthaltenen
Metallpigmente zurückführen, nachdem der in der D7 offenbarte Vorschlag zur
Ausgestaltung der Kartonverpackung auf die dort unterstellte Abschirmung durch
das metallische Gehäuse der Batterien zurückgeht, vgl. dort Spalte 2, Zeilen 2 bis
5.
Bei der Suche nach Abhilfe wird der Fachmann zunächst den in D7 offenbarten
Weg weiterverfolgen, die Anordnung des Transponders gegenüber dem abschir-
menden Element – dort den Batterien – zu variieren, um die Verpackung mit einer
wegen der angestrebten optischen Wirkung beizubehaltenden hochglänzenden
Beschichtung so zu gestalten, dass die Funktion des Transponders wegen der
unterstellten abschirmenden Wirkung nicht beeinträchtigt wird. Einen Anlass, die
Beschichtung selbst durch Bedruckung mit einer Metallpigmente der angegebenen
- 15 -
Dicke aufweisenden Dispersion im Tiefdruckverfahren dahingehend auszuführen,
dass sie durchlässig für elektromagnetische oder akustomagnetische Strahlung
oder für Radiofrequenzwellen ist, bieten weder die Druckschriften D7 oder D9
noch der übrige Verfahren befindliche Stand der Technik (s. o.); auch konnte der
Fachmann hiervon keine Vorteile erwarten, die zu entsprechenden Untersuchun-
gen Anlass hätten geben können.
Die Antragstellerin hatte hierzu in der mündlichen Verhandlung das Bestehen
eines Vorurteils bestritten und ohne Stützung durch eine konkrete tatsächliche
Grundlage behauptet, dass nach der praktischen Lebenserfahrung jede metalli-
sche Beschichtung für Radiofrequenzwellen „irgendwie durchlässig“ sei. Mithin
würden mit dem die Durchlässigkeit fordernden Merkmal C3 einer mit den Merk-
malen C1, C2 und C4 ausgeführten Beschichtung lediglich entsprechende Ge-
brauchseigenschaften zugeschrieben, die sich zufällig einstellen.
Dem kann nicht gefolgt werden: Dass in der Fachwelt metallische Wände als
abschirmend angesehen werden, ist in dieser allgemeinen Feststellung durch das
von der Antragstellerin eingeführte Lehrbuch D10 belegt, vgl. dort Seite 283,
rechte Spalte, erster Absatz. Dieses auch im Streitgebrauchsmuster Absatz [0006]
erwähnte Vorurteil ist technischer Natur und bestand auch zum Prioritätszeitpunkt
und im Übrigen in Anbetracht des entgegengehaltenen Standes der Technik zu
Recht, nachdem keiner der im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen eine für
Radiofrequenzwellen durchlässige, metallische Beschichtung entnehmbar ist, mit-
hin wurde der mit dem Gegenstand des Schutzanspruchs 1 erzielte Erfolg für nicht
erreichbar gehalten.
Für das Vorliegen eines erfinderischen Schritts spricht hier der Umstand, dass
nach dem nicht zu bezweifelnden Vortrag der Antragsgegnerin jedenfalls genau
mit der im geltenden Schutzanspruch 1 angegebenen Merkmalskombination eine
für den gegebenen Anwendungsfall des Transpondereinsatzes ausreichende
Durchlässigkeit einer Metallpigmente enthaltenden Beschichtung einer Kartonver-
- 16 -
packung erzielt werden kann, was in Kenntnis des Standes der Technik nicht vor-
hersehbar und somit überraschend war.
Weil auch eine Zusammenschau des Standes keine weiteren Gesichtspunkte
erkennen lässt, ist der Schutzanspruch 1 gemäß Hauptantrag gewährbar.
7.
Die Unteransprüche 2 bis 6 betreffen vorteilhafte Ausgestaltungen der Ver-
packung nach Schutzanspruch 1. Sie werden von diesem getragen.
8.
Das Streitgebrauchsmuster offenbart die Erfindung so deutlich und vollstän-
dig, dass ein Fachmann sie ausführen kann.
Das Erfordernis hierfür ist im Rahmen des Löschungsgrundes des § 15 Abs. 1
Nr. 1 GebrMG zu prüfen, vgl. BGH Beschluss X ZB 12/98 vom 28. April 1999
(„Flächenschleifmaschine“, auch GRUR 101 Jg. 1999, Heft 10, S. 920f.).
Die Gebrauchsmusterabteilung hatte in ihrer Entscheidung die Löschung des
Gebrauchsmusters damit begründet, dass es an einer Offenbarung fehle, wie der
Fachmann die – auch im geltenden Schutzanspruch im Merkmal C3 angeführte –
genannte Durchlässigkeit der Beschichtung für elektromagnetische oder akusto-
magnetische Strahlung oder für Radiofrequenzwellen erreichen soll; vielmehr
bliebe des dem Fachmann überlassen, wie er eine hochglänzende Kunststofffolie
mit Metallpigmente enthaltender Beschichtung (…) für Strahlen durchlässig ma-
chen soll.
Die Antragstellerin hatte im erstinstanzlichen Verfahren und auch mit Schriftsatz
vom 6. Mai 2009 im Beschwerdeverfahren geltend gemacht, dass die Menge und
Verteilung der Verteilung Metallpigmente relevant sein dürfte, weil nach ihrer Auf-
fassung die Metallpigmente einen sog. „Faraday-Käfig“ bilden, der zu einer
Abschirmung und Undurchlässigkeit führe. Nach ihrem Vortrag in der mündlichen
Verhandlung spreche gegen eine ausreichende Offenbarung zudem, dass die
- 17 -
Antragsgegnerin das physikalisch-technische Funktionsprinzip des Systems auch
nicht anhand des Streitgebrauchsmusters erklären könne.
Die Antragsgegnerin hat in der mündlichen Verhandlung zum Gegenstand mit den
Merkmalen des geltenden Schutzanspruchs 1 ausgeführt, dass die Bedruckung im
Tiefdruckverfahren jedenfalls bei dieser Verpackung gemäß dem ersten im Streit-
gebrauchsmuster offenbarten Ausführungsbeispiel für eine ausreichende Durch-
lässigkeit in üblichen Anwendungsfällen, d. h. mit üblichen Anordnungen von
Schreib- oder Lesegeräten, wesentlich sei.
Zu diesen Vorträgen sind folgende Bemerkungen veranlasst:
Die vermeintliche Schwierigkeit hinsichtlich der Ausführung der Lehre des gelten-
den Schutzanspruchs 1 liegt tatsächlich darin, das Tiefdruckverfahren so auszu-
führen bzw. die Dispersion hinsichtlich der Anzahl der Metallpigmente derart ein-
zustellen, dass trotz der zu unterstellenden abschirmenden Wirkung eines jeden
einzelnen Metallpigments eine für den Anwendungsfall von Transpondern ausrei-
chende Durchlässigkeit entsprechend Merkmal C3 resultiert, deren Funktion auf
der Beschreib- oder Lesbarkeit mittels elektromagnetischer wie akustomagneti-
scher Strahlung oder Radiofrequenzwellen beruht. Dieses Merkmal bezeichnet
demnach nicht nur aufgabenhaft den zu erzielenden Erfolg, sondern nimmt inso-
weit an der Definition des Gegenstands des Schutzanspruchs teil, als es eine am
fertigen Erzeugnis feststellbare Eigenschaft betrifft.
Für die Ausführbarkeit ist ausreichend, dass die Lehre von einem Fachmann über-
haupt ausgeführt werden kann; hierbei ist es entscheidend, ob dem Fachmann
aus frei zugänglichen Quellen oder unter bloßer Ausschöpfung seiner Kenntnisse
und Fähigkeiten die Mittel zur Verfügung standen, die er zur Ausführung der Lehre
benötigt, vgl. hierzu den vorstehend genannten Beschluss des BGH.
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Wie die Antragstellerin selbst bereits schriftsätzlich zugestanden hatte, ist das
Tiefdruckverfahren ein dem Fachmann geläufiges Verfahren, wofür auch in der
mündlichen Verhandlung auf die E2 hingewiesen wurde. Mag auch die Festlegung
der Teilchendichte in der Suspension und des Auftragsvolumens noch ein Probie-
ren erforderlich machen, um die angegebene Lehre nacharbeiten zu können, so
liegt die Ausführung somit noch im Bereich durchschnittlichen fachlichen Könnens.
In der Folge zielgerichteter Versuche mit vertretbarem Aufwand kann somit eine
im Sinne des Merkmals C3 durchlässige Beschichtung zur Verfügung gestellt wer-
den.
Wenngleich es auf die Kenntnis der beteiligten physikalischen Gesetzmäßigkeiten
nicht ankommt, besteht auch in dieser Hinsicht kein Zweifel, dass eine entspre-
chend Merkmal C3 taugliche Beschichtung bei einer Ausführung gemäß Merk-
mal C1 zur Verfügung gestellt werden kann: Beim Tiefdruckverfahren wird die in
Vertiefungen unterschiedlichen Volumens einer Druckform haftende Farbe - hier
die Suspension - unter mechanischem Druck auf das zu bedruckende Material
- hier die Kunststofffolie – gebracht, hierbei wird der Druck zwangsläufig in einzel-
nen Rasterpunkten ausgeführt; vgl. hierzu die im schriftlichen Verfahren zum
Beleg des Fachwissens herangezogene E3. Die resultierende Bedeckung bildet
offensichtlich weder einen Faraday-Becher noch einen Faraday-Käfig, weil zwi-
schen den leitenden Metallpigmenten keine für einen Abschirmungseffekt ausrei-
chende elektrische Verbindung zur Ausbildung einer elektrisch leitfähigen Schicht
bestehen dürfte. Auf diesen physikalischen Hintergrund, dessen Kenntnis und Um-
setzung allerdings dem hier zuständigen Fachmann nicht zuzurechnen ist, hatte
die Antragstellerin selbst in ihrer Eingabe vom 6. Mai 2009 hingewiesen (Seite 3,
letzter Satz unten).
9.
Nach alledem war bereits dem Hauptantrag der Antragsgegnerin zu folgen;
Ausführungen zu den Hilfsanträge erübrigen sich somit.
- 19 -
III.
Dem Antrag der Beschwerdegegnerin auf Einräumung einer Schriftsatzfrist
brauchte nicht stattgegeben zu werden, nachdem alle im Schutzanspruch 1
gemäß Hauptantrag enthaltenden Merkmale bereits Gegenstand der schriftsätzli-
chen Erörterung hinsichtlich unzulässiger Erweiterung und Schutzfähigkeit - ein-
schließlich ausreichender und deutlicher Offenbarung für eine Ausführbarkeit -
durch die Verfahrensbeteiligten waren und sich durch die zulässige Beschränkung
auf ein in den ursprünglichen Unterlagen enthaltenes, vom Schutzanspruch 1 in
der ursprünglich eingetragenen Fassung umfasstes Ausführungsbeispiel auch
keine neue Wendung ergeben hat.
Bei dieser Sach- und Rechtslage bestand zudem kein Grund für die von der
Antragstellerin angemahnte Zulassung der Rechtsbeschwerde. Sie hat im Übrigen
auch nicht dargetan, welche konkreten Sach- und Rechtsfragen noch einer Erörte-
rung bedurft hätten.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG in Verbindung mit
§ 84 Abs. 2 PatG und §§ 91 ff. ZPO in entsprechender Anwendung.
Müllner
Sandkämper
Dr. Baumgart
Fa