Urteil des BPatG vom 20.06.2001, 29 W (pat) 386/00

Aktenzeichen: 29 W (pat) 386/00

BPatG: telekommunikation, internet, farbe, unternehmen, vermietung, begriff, wiedergabe, patent, verkehrsdurchsetzung, unterscheidungskraft

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 386/00 _______________

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 300 20 861.8

hat der 29. Senat des Bundespatentgerichts (Marken-Beschwerdesenat) in der

Sitzung vom 20. Juni 2001 durch den Richter Baumgärtner als Vorsitzenden, die

Richterin Pagenberg und den Richter Guth

BPatG 152

10.99

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts

vom 25. September 2000 aufgehoben.

Gründe

I

Die nachstehend wiedergegebene Wort/Bildmarke

siehe Abb. 1 am Ende

soll als farbige Eintragung mit den Farben magenta/grau nach der im Beschwerdeverfahren vorgenommenen Beschränkung nurmehr für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 9: Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten für die

Telekommunikation

Klasse 16: Druckerereierzeugnisse, nämlich Telefonbücher und

sonstige Verzeichnisse für die Telekommunikation

Klasse 37: Installation, Wartung und Reparatur von Einrichtungen

für die Telekommunikation

Klasse 38: Telekommunikation; Vermietung von Einrichtungen für

die Telekommunikation

Klasse 42: Vermietung von Apparaten zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild

oder Daten für die Telekommunikation; Projektierung

und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation; Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken in

Form der Zurverfügungstellung des Zugangs zum Internet für Dritte (Onlinedienst und Internetprovider)

und der Zurverfügungstellung von über das Internet

abrufbaren Inhalten

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die

Anmeldung mit Beschluß vom 25. September 2000 gemäß § 37 Abs 1 in Verbindung mit § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen. Das Anmeldezeichen

bestehe im Wesentlichen aus dem Begriff "Action", der für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine unmittelbar beschreibende, freihaltebedürftige und

nicht unterscheidungskräftige Sachangabe darstelle. "Action" weise ausschließlich

beschreibend darauf hin, daß die so gekennzeichneten Dienstleistungen im Rahmen einer bestimmten Werbeaktion und Waren angeboten werden oder bei ihnen

Action geboten sei. Außerdem sei das Wort "Action/action" seit langem in die

deutsche Alltags- und Werbesprache eingegangen. Die Markenstelle hat dem Beschluß hierzu Beispiele aus der Werbung für Geschäftsausstattung und Warenpräsentation aus dem Juwelier-, Textil- und Sportbereich beigefügt. Die graphische Gestaltung des angemeldeten Zeichens sei nicht geeignet, die Schutzfähigkeit zu begründen. Der im Anmeldezeichen enthaltene, an das "@" Zeichen

angelehnte Buchstabe " " sei heutzutage nicht mehr originell genug, um einem

als solchem schutzunfähigen Wort die Schutzfähigkeit zu verleihen, mag er in Alleinstellung auch eingetragen und schutzfähig sein. Auch die konkrete Farbgestaltung könne die Eintragungshindernisse nicht ausräumen, weil sie im Rahmen

der üblichen bunten Werbegraphik liege. Soweit die Anmelderin einen hohen Zuordnungsgrad der abstrakten Farben grau und magenta für ihr Unternehmen vortrage, ergebe sich daraus nicht automatisch, daß ein in diesen Farben gestaltetes,

nicht schutzfähiges Wort mit der Anmelderin in Verbindung gebracht werde.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Die angemeldete Marke

sei auf der Grundlage der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, des

Bundespatentgerichts und der Begründung zum Markengesetz unterscheidungskräftig und nicht freihaltebedürftig. Die konkrete farbliche und graphische Ausgestaltung der angemeldeten Marke wiesen auf die Anmelderin hin. Hierzu nimmt sie

auf die Eintragung ihrer Farbmarken "magenta/grau" und "magenta" und deren

wahrnehmungsprägende Identifizierungsfunktion Bezug. Dem Bildbestandteil " "

komme ebenfalls ein betrieblicher Hinweischarakter zu, was sich nach Ansicht der

Anmelderin aus den zahlreichen Voreintragungen in Alleinstellung und im Wortverbund ergebe. Zumindest verstärke die graphische Typengestaltung den Farbkontrast grau/magenta. Darüber hinaus sei der Wortbestandteil der angemeldeten

Marke im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibend unergiebig und ein eher verfremdeter Wortgebrauch gegeben. Ein Freihalte-

bedürfnis bestehe nicht, weil ein konkreter Produktbezug gegenwärtig nicht festgestellt werden könne.

Auf Hinweis des Senats hat die Anmelderin eine Beschreibung der angemeldeten

Marke eingereicht, wonach diese sich aus den Buchstaben "A", "c", "i", "o" und "n"

in der Farbe GRAU: RAL 7045/Cool-Grey 7 U und dem Buchstaben " " in der

Farbe MAGENTA: RAL 4010/Pantone Rhodamine Red U zusammensetzt. Außerdem hat sie die entsprechenden Farbkarten RAL 7045 und RAL 4010 vorgelegt.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben.

Der Senat hat die Akten der Farbmarke magenta/grau 32 W (pat) 79/97 beigezogen und zum Gegenstand des Verfahrens gemacht.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Akten Bezug genommen.

II

Die zulässige Beschwerde ist nach der Einschränkung des Verzeichnisses der

Waren und Dienstleistungen und der Einreichung der Beschreibung sowie der

Farbmuster auch begründet.

Der angemeldeten Marke stehen nach Auffassung des Senats die Eintragungshindernisse des § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG nicht entgegen, weil ihr auf Grund

der Farbgebung in der für die Anmelderin hinsichtlich der noch beanspruchten

Waren und Dienstleistungen durchgesetzten Farbkombination "magenta/grau"

nicht jegliche Unterscheidungskraft fehlt und am Markenwort in der konkreten

Farbgestaltung kein Freihaltebedürfnis besteht.

Die angemeldete Marke ist eine Kombinationsmarke, die sich aus dem Wortelement "Action", dem graphisch und farblich hervorgehobenen " " und der Farbgebung "grau/magenta" zusammensetzt. Sie enthält im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen sowohl einen Sachhinweis als auch zugleich einen betriebskennzeichnenden Hinweis.

Der Wortbestandteil "Action" ist hier als solcher nicht schutzfähig. Wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, ist das englische Wort "action" seit langem

Teil der inländischen Alltags- und Werbesprache geworden, zunächst im Sinne

einer spannenden Handlung im Film-, Fernseh- und Videobereich. Der Ausdruck

ist aber auf weitere Gebiete (Sport, Urlaub, Lebensstil) ausgedehnt und zum Inbegriff von Aktivitäten, Spannung und Unterhaltung (wo sich etwas tut, wo etwas los

ist) geworden (vgl H. Küpper, Illustriertes Lexikon der deutschen Umgangssprache, Band 1, 1982, S 87; Eike Schönfeld Alles easy, Ein Wörterbuch des Neudeutschen, 1995, S 16; H. Fink, Von Kuh-Look bis Fit for Fun: Anglizismen in der

heutigen deutschen Allgemein- und Werbesprache, 1997, S 132). Der angesprochene Verkehr verbindet mit dem Begriff "Action" im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren und Dienstleistungen lediglich den allgemeinen Sachhinweis,

daß diese den Zugang zu Ereignissen, Veranstaltungen und spannenden Übertragungen per Telekommunikation vermitteln oder unmittelbar ermöglichen. Das

Wortelement "Action" der angemeldeten Marke allein wird nur als solches und

nicht als betriebliches Unterscheidungsmittel verstanden (vgl BGH st. Rspr. zB

MarkenR 1999, 347, 348 f. "ABSOLUT"; WRP 1999, 1169, 1171 "FOR YOU";

WRP 1999, 1167, 1168 "YES"), so daß ihm keine Unterscheidungskraft zukommt. Darüber hinaus handelt es sich bei "Action" um einen Fachbegriff der Datenverarbeitung sowie des Hörfunk- und Fernsehbereichs, mit dem auf Bedienungsmaßnahmen, Funktionen und Aktionen hingewiesen wird (vgl H.H. Schulze,

Computer-Englisch, 1986, S 11; PONS Fachwörterbuch, Datenverarbeitung, 1997,

S 7; H. Tillmann, Fachwörterbuch, Hörfunk und Fernsehen, 5. Aufl, 2000, S 252).

Das Wort "Action" ist deshalb auch geeignet, als Sachangabe iSv § 8 Abs 2 Nr 2

MarkenG für einen Teil der Waren und Programme der Anmeldung zu dienen. Die

Anmelderin hat die fehlende Schutzfähigkeit des Wortes "Action" als solchem in

der mündlichen Verhandlung vom 30. Mai 2001 auch nicht mehr ernsthaft in Frage

gestellt.

Im Gegensatz zur Auffassung der Anmelderin folgt aus der Verwendung des " "

und aus dessen Eintragung als Marke ebenfalls nicht die Schutzfähigkeit der vorliegenden Markenanmeldung. In Alleinstellung mag das " " als betriebliches

Unterscheidungsmerkmal dienen, zumal mit dem Minuskel "t" weder ein ersichtlich

beschreibender Sinngehalt noch eine geläufige Abkürzung in Bezug auf die in

Rede stehenden Waren und Dienstleistungen verbunden wird. Im vorliegenden

Fall vermag das " " die bei Alleinstellung selbständig kennzeichnende Funktion,

als betriebliches Herkunftshinweis zu wirken, nicht zu erfüllen, da es Teil des Gesamtwortes und in dieses eingebunden ist, so daß es vom Verkehr lediglich als "t"

mit dem zusätzlichen Sachhinweis auf das Internet bzw auf vergleichbare elektronische Zugangsmedien gelesen wird. Der Senat schließt sich insoweit den Ausführungen der Markenstelle an, wonach die Gestaltung in Anlehnung an das bekannte @ Zeichen für den Verkehr derzeit lediglich den Bezug zum Internet verdeutlicht oder einen aktuellen Trend zum Ausdruck bringt. Die Gründe entsprechen im Übrigen auch der Beurteilung, die der Senat seinen Entscheidungen

"WebTr@iner" (29 W (pat) 7/00 vom 29. November 2000) und "Netk@uf" (Beschluß vom 6. Dezember 2000 - 29 W (pat) 226/99) zugrundegelegt hat.

Die von der Anmelderin genannten vergleichbar gebildeten Voreintragungen

"Wel ", Vi al" etc. lassen den Schluß auf die schutzbegründende Wirkung des

" " im Wortganzen gleichfalls nicht zu. Denn die Eintragung der ebenfalls in magenta/grau gehaltenen Wort/Bildmarken läßt als solche nicht die Gründe erkennen, die für die Eintragung der Marken in ihrer Gesamtwirkung maßgeblich waren.

Der bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit eines Zeichens maßgebliche Gesamteindruck, bei dem sämtliche Merkmale zu berücksichtigen sind, führt aber vorlie-

gend gleichwohl zur Eintragbarkeit. Die angemeldete Marke erschöpft sich nämlich nicht in dem Begriff und der Aussage "Action im Internet". Vielmehr sind die

einzelnen Buchstaben mit Ausnahme des " " - in einem der Beschreibung entsprechenden Grauton gehalten, während das "t" durch die an das @-Zeichen

angelehnte Umrahmung in der auf dem Gebiet der Telekommunikation ohnehin

schon eigentümlichen Farbe magenta hervorsticht.

Die Anmelderin verkennt ebensowenig wie der Senat, daß die farbige Ausgestaltung von an sich schutzunfähigen Markenelementen für sich allein in der Regel die

Eintragung einer Kombinationsmarke nicht rechtfertigt (vgl Althammer/Ströbele

MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdn 149). Denn nicht nur Kennzeichen, sondern auch reine

Sachaussagen werden auf nahezu allen Gebieten farbig wiedergegeben, ohne

daß ihnen schon aus diesem Grund betriebskennzeichnende Wirkung beigemessen wird. Anders ist die Situation, wenn sich wie hier eine bestimmte Farbgebung für ein Unternehmen auf dem in Rede stehenden Gebiet bereits als Herkunftshinweis durchgesetzt hat, sofern diese im Gesamterscheinungsbild der

Marke so unübersehbar hervortritt, daß sie noch als betrieblicher Herkunftshinweis

erkannt werden kann (vgl zum Grundsatz Althammer/Ströbele, aaO Rn 145), was

vorliegend der Fall ist.

Für die Anmelderin sind die Farben Magenta RAL 4010 und die Farbkombination

Magenta/Grau RAL 4010 und RAL 7045 für die nurmehr beanspruchten Waren und Dienstleistungen mit Wirkung vom 27. Dezember 1995 als durchgesetzt

festgestellt und als Farbmarken eingetragen worden (vgl BGH Beschlüsse vom

25. März 1999 I ZB 23/98 und I ZB 24/98; BPatG Beschlüsse vom 19. April 2000

- 32 W (pat) 72/97 und 79/97). Dieser Umstand ist als Rechtstatsache zu berücksichtigen.

Zwar handelt es sich bei letzteren jeweils um eine sogenannte abstrakte Farbmarke, die auf der Grundlage der eingereichten Farbmuster eingetragen worden

ist. Die Rechtswirkungen, die mit der Feststellung der Durchsetzung einer ab-

strakten Farbmarke verbunden sind, entfalten sich aber nicht nur, wenn die eingetragene Marke dem Verkehr in Gestalt der zur graphischen Darstellung erforderlichen Farbmusterkarten begegnet. Denn das Wesen einer kraft Verkehrsdurchsetzung eingetragenen abstrakten Farbmarke besteht gerade darin, daß sie abstrakt,

dh losgelöst und unabhängig von der jeweiligen Erscheinungsform bzw ungeachtet der unterschiedlichen Konturen, vom Verkehr einem bestimmten Unternehmen

auf dem betreffenden Waren- bzw Dienstleistungsgebiet als Herkunftshinweis

zugeordnet wird. Entscheidungsrelevant ist, daß in der konkret gewählten Verkörperung der Farbe die Farbgebung als solche wahrgenommen und als sog. Hausfarbe erkannt wird (vgl hierzu auch Grabrucker Neue Markenformen, MarkenR

2001, 95, 99 f.).

Das hier zu beurteilende Zeichen "Ac ion" ist in den für die Anmelderin durchgesetzten, durch die RAL-Farbnummern definierten Farben angemeldet, was durch

die im Verfahren eingereichte Beschreibung der Marke eindeutig klargestellt worden ist, und es wird Schutz für diese farbliche Ausgestaltung begehrt. Hierbei hat

der Senat berücksichtigt, daß die Farbtöne in der kompakten Farbmusterfläche

tiefer oder kräftiger erscheinen können, als bei der Wiedergabe in einzelnen

Buchstaben und Bildelementen.

Die Farbgebung grau/magenta tritt in der konkret beschriebenen Markenanmeldung dem Verkehr gegenüber eindeutig und ohne weiteres erkennbar unübersehbar hervor, weil der Schriftzug in diesen Farben ausgestaltet ist und diese nicht

zuletzt wegen der Dicke der Druckbuchstaben selbst bei nicht optimalen Lichtverhältnissen auf den ersten Blick wahrgenommen werden. Dies gilt insbesondere,

wenn der Verkehr der Marke in Verbindung mit den verfahrensgegenständlichen

Waren und Dienstleistungen begegnet. Die angesprochenen Verkehrskreise werden die Farbgebung daher als Herkunftshinweis auf die Anmelderin betrachten.

Die angemeldete Marke vermittelt dem angesprochenen Verkehr in Verbindung

mit diesen sämtlich auf die Telekommunikation bezogenen Waren und Dienstleistungen ohne weiteres den Aussagegehalt "Action im Internet bzw einem entspre-

chenden elektronischen Zugang der Telekom" im Sinne eines Hinweises auf spannende Unterhaltung sowie alle relevanten Informationen zu Veranstaltungen, Ereignissen oder Übertragungen im Internet oder sonstigen elektronischen Medien

und Zugängen der Anmelderin. Daß die Farben grau und magenta nicht im gleichen Verhältnis auf die Wort- und Bildelemente verteilt sind, ist weder Grundlage

der Verkehrsdurchsetzung noch in der Regel als Kriterium zur Bestimmung einer

abstrakten Farbmarke geeignet (vgl Ströbele, Die Eintragungsfähigkeit neuer Markenformen GRUR 1999, 1041, 1047 f.).

Baumgärtner Guth Pagenberg

Hu

Abb. 1

Letze Urteile des Bundespatentgerichts

Urteil vom 30.04.2015

2 ZA (pat) 10/14 vom 30.04.2015

Urteil vom 23.07.2015

2 Ni 20/13 (EP) vom 23.07.2015

Urteil vom 16.06.2016

10 W (pat) 20/16 vom 16.06.2016

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