Urteil des BPatG vom 29.11.2004
BPatG (bezeichnung, marke, beschreibende angabe, zeichen, zusammensetzung, begriff, klasse, beschwerde, analyse, eugh)
BPatG 154
6.70
BUNDESPATENTGERICHT
30 W (pat) 160/03
_______________
(Aktenzeichen)
An Verkündungs Statt
zugestellt am
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
betreffend die Markenanmeldung 302 04 057.9
hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 29. November 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzen-
den Richters Dr. Buchetmann sowie der Richterinnen Winter und Hartlieb
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beschlossen:
Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Mar-
kenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes
vom 11. April 2003 insoweit aufgehoben, als darin die Anmeldung
für die Waren „Kautschuk, Guttapercha, Gummi, Asbest, Glimmer
und Waren daraus, soweit sie in Klasse 17 enthalten sind; rohes
oder teilweise bearbeitetes Glas und Keramik (mit Ausnahme von
Bauglas)“ zurückgewiesen worden ist.
Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.
G r ü n d e
I.
Zur Eintragung in das Markenregister angemeldet ist die Wortmarke
„PicoArrays“
für die Waren und Dienstleistungen
Wissenschaftliche, medizintechnische, diagnostische, Analyse-,
Vermessung-, photografische, film-, optische, Wäge-, Mess-, Si-
gnal-, Kontroll-, und Unterrichtsapparate und –instrumente, insbe-
sondere im Bereich der Biotechnologie, Diagnostik, Analyse von
Substanzen, Grundlagenforschung und Pharmaforschung; Geräte
zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton- und
Bild; Magnetaufzeichnungsträger; Rechenmaschinen, Datenverar-
beitungsgeräte und Computer; Chips, Biochips, insbesondere mit
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Substanzen oder biologischen Materialien, insbesondere mit DNA
oder Proteinen beschichtete Chips; Reagenzien zur Analyse von
Chips, insbesondere Biochips; Transducer, Laser, Kautschuk,
Guttapercha, Gummi, Asbest, Glimmer und Waren daraus, soweit
sie in dieser Klasse enthalten sind; Waren aus Kunststoffen
(Halbfabrikate), insbesondere Objekt- und Substanzträger (Slides
und Microarrays) aus diesen Materialien. Rohes oder teilweise
bearbeitetes Glas und Keramik (mit Ausnahme von Bauglas);
Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit sie in dieser Klasse
enthalten sind, insbesondere Objekt- und Substanzträger (Slides
und Microarrays) aus diesen Materialien. Materialbearbeitung,
insbesondere Bedrucken, Markieren, Kennzeichnen, Beschichten,
Aktivieren von Materialien und Substanzträgern (Slides und Mi-
croarrays) und Gefäßen. Dienstleistungen im Bereich der Wissen-
schaft, Analytik, Forschung und der Technologie, insbesondere
Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von chemischen,
medizinischen, pharmazeutischen und biologischen Analysen und
Untersuchungen, Umweltanalysen, Lebensmittelanalysen, chemi-
sches Aktivieren von Oberflächen, insbesondere zur Immobilisie-
rung von Molekülen, Design und Entwurf von Objekt- und Sub-
stanzträgern, Biochips (Slides und Microarrays), sowie diesbezüg-
liche Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen, Grundlagen-
und Pharmaforschung; industrielle Analysen und Forschung, Ent-
wurf und Entwicklung von Computern und Computerprogrammen,
insbesondere zur Steuerung von Robotern und Analysegeräten.
Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die
Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft und eines bestehenden Frei-
haltebedürfnisses insgesamt zurückgewiesen, da es sich bei dem im Rahmen der
Zusammensetzung als Grundwort auftretenden Wortelement „Array“ um einen
einschlägig beschreibenden speicher- und schaltungstechnologischen, sowohl
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hard- als auch softwaretechnisch verwendeten Basisbegriff handele, der lediglich
darauf hinweise, dass es sich um eine Glasscheibe handele, die noch mehr
Punkte enthalte als ein Microarray. Daran ändere auch der vorangesetzte Grö-
ßenvorsatz „Pico“ nichts, der die atomare Größenanordnung einer Struktur be-
schreibe.
Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt. Zur Begründung führt sie im wesentli-
chen aus, dass der Bestandteil „Pico“ üblicherweise nicht dazu verwendet werde,
um wie „Micro“ auf besonders kleine Dimensionen eines Gegenstandes hinzuwei-
sen, „Pico“ werde strikt in seiner Bedeutung als Zehnerpotenz in Kombination mit
Einheits- oder Zahlenangaben verwendet, so dass bei der angemeldeten Marke
eine sprachunübliche Bildung vorliege. Zudem habe der Bestandteil „Array“ noch
andere Bedeutungen außer der Bedeutung „Ordnung, Anordnung“. Die Verwen-
dung des Begriffes „PicoArrays“ als Fachbegriff sei nicht nachweisbar. Die bean-
spruchten Waren bezögen sich auf sogenannte Biochips – kleine Plättchen aus
Glas oder Kunststoff, auf die in einer Punktrasteranordnung viele verschiedene
DNA-Moleküle fixiert seien, die sich grundlegend von aus der Elektrotechnik
bekannten und eine Vielzahl von elektrischen Schaltungen beinhaltenden Chips
unterschieden, so dass der angemeldete Begriff keine Sachaussage auf dem
speicher- und schaltungstechnischen Elektroniksektor darstelle. Ein Zusammen-
hang mit schaltungstechnischen Elektronikbauelementen sei ausgeschlossen, da
die angemeldete Marke keine schaltungstechnischen Bauelemente schützen solle.
Die Anmelderin hat ein eingeschränktes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis
vorgelegt, in dem gegenüber dem ursprünglichen Waren- und Dienstleistungsver-
zeichnis folgende Waren gestrichen sind: „Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung
und Wiedergabe von Ton- und Bild; Magnetaufzeichnungsträger; Rechenmaschi-
nen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer-Chips; Reagenzien zur Analyse von
Chips“.
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Sie beantragt,
den Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamtes vom 11. April 2003 aufzuheben.
hilfsweise,
auf der Grundlage des eingeschränkten Waren- und Dienstlei-
stungsverzeichnisses.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen, ins-
besondere auf die der Anmelderin übersandten Internetauszüge.
II.
Die zulässige Beschwerde hat in der Sache nur zum Teil in dem im Tenor aufge-
führten Umfang Erfolg.
1.) Bezüglich der übrigen von der Zurückweisung betroffenen Waren und
Dienstleistungen – nach Hauptantrag – ist die Beschwerde jedoch zurückzuwei-
sen. Insoweit ist die angemeldete Wortmarke „PicoArrays“ eine beschreibende
und damit freihaltungsbedürftige Sachangabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 Mar-
kenG.
Nach § 8 Absatz 2 Nr. 2 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung ausge-
schlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr
ua zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger
Merkmale der Waren und Dienstleistungen dienen können.
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Auch Wortneubildungen kann der Eintragungsversagungsgrund des § 8 Abs. 2
Nr. 2 MarkenG entgegenstehen, wenn sie sprachüblich gebildet sind und ihr be-
schreibender Aussagegehalt so deutlich und unmissverständlich ist, dass sie ihre
Funktion als Sachbegriffe erfüllen können. Dies ist dann der Fall, wenn sich den
angesprochenen Abnehmern eine konkret beschreibende Angabe ohne die Not-
wendigkeit besonderer Denkprozesse unmittelbar erschließt, wobei auch bei der
Kombination fremdsprachiger Wörter die Verständnisfähigkeit des inländischen
Publikums nicht zu gering veranschlagt werden darf (vgl. Ströbele/Hacker, Mar-
kenG, 7. Aufl., § 8 Rdn. 380).
Insbesondere hat eine Marke, die sich aus einem Wort mit mehreren Bestand-
teilen zusammensetzt, von denen jeder Merkmale der beanspruchten Waren oder
Dienstleistungen beschreibt, selbst einen die genannten Merkmale beschreiben-
den Charakter im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, es sei denn, dass ein
merklicher Unterschied zwischen dem Wort und der bloßen Summe seiner Be-
standteile besteht. Dabei führt die bloße Aneinanderreihung solcher beschreiben-
den Bestandteile ohne Vornahme einer ungewöhnlichen Änderung, insbesondere
syntaktischer oder semantischer Art, nur zu einer Marke, die ausschließlich aus
beschreibenden Zeichen oder Angaben besteht (EuGH GRUR Int 2004, 410,413
- BIOMILD; EuGH GRUR Int 2004, 500, 507 – Postkantoor).
Auf die Frage der Mehrdeutigkeit der Wortzusammensetzung kommt es bei § 8
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG grundsätzlich nicht an. Es ist zudem nicht erforderlich, dass
die Zeichen oder Angaben, aus denen die Marke besteht, zum Zeitpunkt der An-
meldung bereits tatsächlich zu beschreibenden Zwecken für Waren oder Dienst-
leistungen wie die in der Anmeldung aufgeführten oder für Merkmale dieser Waren
oder Dienstleistungen verwendet werden. Es genügt, wie sich schon aus dem
Wortlaut des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ergibt, dass die Zeichen oder Angaben zu
diesem Zweck „dienen können“. Ein Wortzeichen ist demnach von der Eintragung
ausgeschlossen, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein
Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet. Dabei
spielt es keine Rolle, ob es Synonyme oder gebräuchlichere Zeichen oder Anga-
ben zur Bezeichnung dieser Merkmale gibt, da es nicht erforderlich ist, dass diese
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Zeichen oder Angaben die ausschließliche Bezeichnungsweise der fraglichen
Merkmale sind (vgl. EuGH aaO S. 410, 412 - BIOMILD; EuGH aaO S. 500, 507
- Postkantoor).
Die angemeldete Marke setzt sich aus den beiden Bestandteilen „Pico“ und „Ar-
rays“ zusammen, die durch die Binnengroßschreibung des Bestandteils „Arrays“
als solche deutlich erkennbar sind, so dass trotz des fehlenden Leerzeichens kein
echtes Einwortzeichen vorliegt.
Der Begriff „Pico“ bedeutet „Billionstel einer Einheit“ und wird als Vorsilbe einer
Maßeinheit verwendet, um die Potenz 10
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auszudrücken und leitet sich von dem
italienischen Wort „piccolo“ für „klein“ her. So sind Zusammensetzungen bekannt
wie „Picometer“ sowie „Picowatt“, „Picofarad“ (vgl. http://de.wikipedia.org.pico
unter „Liste der Vorsilben für Maßeinheiten“).
In dieser Bedeutung „Billionstel einer Einheit“ ist der Bestandteil „Pico“ auch in den
deutschen Sprachgebrauch eingegangen und der Verkehr wird „Pico“ in einer Zu-
sammensetzung nur als Hinweis auf „eine kleine Einheit, Form, Dimension des
nachfolgenden Begriffs“ sehen (vgl. BPatG 32 W (pat) 252, 99 PAVIS PROMA,
Kliems).
Dies belegen auch die der Anmelderin übersandten Verwendungsbeispiele wie
unter anderem die Verwendung des Begriffs „Picofunkzelle“ (vgl. Süddeutsche
Zeitung vom 12. September 2000).
Als Fachbegriff in der Computersprache ist die Zusammensetzung „Piconet“ be-
legbar für ein sogenanntes Bluetooth-Netzwerk (vgl. http://de.wikipedia.org/wi-
ki/Bluetooth).
Der Begriff „Array“ bedeutet allgemein „Anordnung, Aufstellung, Bereich“ und hat
so im Computer-Bereich auch Eingang in die Fachsprache gefunden als „das Ar-
ray“ in der Bedeutung von „(Daten-)Feld, Datenbereich“ und auch „(Schalt)Matrix“
(vgl. Leo-Online-Lexikon der TU München). Dabei umfasst das Feld einen Satz
sequenzieller Datenelemente bestehend aus demselben Datentyp (vgl.
http://www.kublikon.de/lexikon/html/a.html), wobei auch zwischen ein- und mehrdi-
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mensionalen Arrays unterschieden wird (vgl http://www.informationsar-
chiv.net/dexid_368.Shtml).
Neben Kombinationen wie „diode array“ für „Diodentafeln“, „gate array“ für „das
„Gate-array“ und „cell array“ für „Zellenträger“ ist als Zusammensetzung mit dem
Bestandteil „Array“ insbesondere der Fachbegriff „Microarray“ bekannt. So wird
der Begriff „Microarrays“ in der Bedeutung von „Datensammlung“ in der Gentech-
nik insbesondere in der Zusammensetzung „DNA-Microarrays“ verwendet, „...bei
denen tausende von DNA-Sequenzen mit einem Roboter auf einer Glasoberfläche
etwa eines Objektträgers oder einer Nylonmembran in Reih und Glied angeordnet
und fixiert werden. Auf einer ganz kleinen Fläche, kleiner als eine Visitenkarte,
können sehr viele DNA-Spots untergebracht werden. Mit ihnen lassen sich zehn-
tausende von Experimenten in zwei Tagen machen. Oder ein komplettes Genom
mit einem Array analysieren. Solche Arrays können zur Analyse unbekannter DNA
verwendet werden, oder es kann geprüft werden, ob bestimmte Gene angeschal-
tet sind. Mit Laserlithographie hergestellte DNA-Microarrays sind als Bio- oder
Genchips bekannt. Microarrays gibt es auch mit „Proteinen, RNA und Zellen...“
(vgl. http://aerztezeitung.de/docs/2000/11/03/197a1602.asp).
Die angemeldete Bezeichnung bedeutet daher in wörtlicher Übersetzung „(Da-
ten)Feld in Picodimension (der Dimension der Zehnerpotenz 10
-12)“
, d.h. in einer
besonders klein (hoch, fein) dimensionierten Struktur.
Die Kombination „PicoArray“ ist zwar lexikalisch nicht nachweisbar, angesichts der
Fülle möglicher Wortkombinationen mit einem ohne weiteres erkennbaren und
sinnvollen Bedeutungsgehalt kommt diesen Umstand für sich allein bezüglich der
Schutzfähigkeit jedoch wenig Bedeutung zu.
Ebenso wie die oben genannten Wortzusammensetzungen, insbesondere die
Zusammensetzung Microarray ist auch die angemeldete Bezeichnung
„PicoArrays“ eine sprachübliche und naheliegende Wortverbindung.
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So ist für den Fachverkehr aus der Kenntnis der Bezeichnung der Maßeinheiten
bzw. Zehnerpotenzen und des Fachbegriffes Microarray die angemeldete Wort-
verbindung naheliegend und unschwer verständlich als Bezeichnung für eine noch
tiefergehende und weitergehende Anordnung im Sinne einer Steigerung und Ver-
feinerung der bekannten Microarrays.
In diesem Sinne findet der Begriff „Picoarray“ bereits Verwendung, um die sog.
„Pico-Array-Technologie“ zu bezeichnen (vgl. http://www.elektronikpraxis.de/fach-
artikel/ep_fachartikel_558002.html.).
Die angemeldete Bezeichnung ist daher keine ungewöhnliche Neuschöpfung,
sondern eine sprachübliche Aneinanderreihung der für sich beschreibenden Be-
standteile. Beide Einzelbegriffe werden dabei entsprechend ihrem Sinngehalt
verwendet und bilden auch in der Gesamtheit keinen neuen, über die bloße Kom-
bination hinausgehenden Begriff.
Wie auch im Waren und Dienstleistungsverzeichnis zum Ausdruck gebracht, das
unter anderem Chips, Biochips, Slides und Microarrays sowie Waren und Dienst-
leistungen aus dem Bereich der Biotechnologie nennt, ergibt die Bezeichnung un-
ter Bezugnahme auf die von der Zurückweisung betroffenen Waren und Dienst-
leistungen mit Ausnahme der im Tenor genannten Waren die zur Beschreibung
geeignete Sachangabe, dass es sich nach Art, Beschaffenheit und Bestimmung
um Waren handelt, die entweder mit „PicoArrays“ arbeiten bzw. für deren Aus-
wertung bestimmt sind oder selbst „PicoArrays“ darstellen bzw. deren Bestandteile
bilden bzw. einen speziellen Ausgangsstoff für die DNA-Herstellung bilden.
Die beanspruchten Dienstleistungen können sich auf diese spezielle Technik der
Anwendung und des Einsatzes von „PicoArrays“ beziehen.
Wegen des in Bezug auf die beanspruchten Waren in Vordergrund stehenden
Begriffsgehalts sowohl der Einzelelemente als auch der daraus gebildeten Kombi-
nation, die über den Sinngehalt der Einzelelemente nicht hinausgeht, handelt es
sich um eine Angabe ohne jegliche begriffliche Ungenauigkeit, die zu einer kon-
kreten Erläuterung dienen kann.
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Dem stehen auch die weiteren Bedeutungen des Bestandteils „Array“ nicht ent-
gegen. Auch ein weiterer möglicher zusätzlicher Begriffsinhalt der angemeldeten
Bezeichnung kann eine Schutzfähigkeit nicht begründen, da ein Wortzeichen von
der Eintragung ausgeschlossen ist, wenn es zumindest in einer seiner möglichen
Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren bezeichnen (vgl. EuGH
MarkenR 2003, 450 – DOUBLEMINT).
Die Binnengroßschreibung des „A“ vermag die Eintragbarkeit nicht zu begründen,
denn in dieser Schreibweise werden die beiden Begriffe nur deutlich hervorgeho-
ben.
Soweit sich die Anmelderin auf ausländische Voreintragungen bezieht, vermag
dies keinerlei Bindungswirkung zu entfalten. (vgl. Ströbele/Hacker MarkenG
7. Aufl. § 8 Rdn. 264).
2) Für die übrigen von der Zurückweisung durch die Markenstelle betroffenen
Waren stehen der Eintragung der angemeldeten Marke nach der Auffassung des
Senats jedoch keine absoluten Schutzhindernisse entgegen. Diesbezüglich lässt
sich der Bezeichnung „PicoArrays“ in der dargelegten Bedeutung keine beschrei-
bende Sachaussage entnehmen, so dass insoweit ein Freihaltebedürfnis nach § 8
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht angenommen werden kann.
So könne diese Waren zwar als Rohstoffe bzw. Ausgangsstoffe unter anderem
auch zur Herstellung von Picoarrays Verwendung finden, als Ausgangs- bzw.
Hilfsstoffe für alle möglichen Produkte lassen sich diese Waren aber nicht in einen
erkennbar direkten Zusammenhang mit dem Endprodukt Picoarrays bringen.
Da der angemeldeten Marke aus den dargelegten Gründen für die im Tenor ge-
nannten Waren kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsgehalt
mehr zugeordnet werden kann und sich auch nicht feststellen lässt, dass das
angemeldete Zeichen stets nur in seinem Wortsinn und nicht auch als Marke
verstanden wird, fehlt „PicoArrays“ insoweit auch nicht die erforderliche Un-
terscheidungskraft iSv § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.
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3) Die Beschwerde hat auch gemäß Hilfsantrag keinen weitergehenden Erfolg.
Die nach der Einschränkung noch verbleibenden Waren und Dienstleistungen
entsprechen den im ursprünglichen Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ent-
haltenen Waren und Dienstleistungen, für die die angemeldete Bezeichnung
„PicoArrays“ aus den oben dargelegten Gründen einen beschreibenden Sachhin-
weis darstellt.
Dr. Buchetmann
Winter
Hartlieb
Hu