Urteil des BPatG, Az. 25 W (pat) 5/00

BPatG: verkehr, unterscheidungskraft, arzneimittel, zustellung, patent, form, bonus, bestandteil, lehrbuch, chemie
BUNDESPATENTGERICHT
25 W (pat) 5/00
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(Aktenzeichen)
Verkündet am
10. August 2000
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die angegriffene Marke 397 48 189
hier Löschungsverfahren S 175/98
BPatG 154
6.70
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hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 10. August 2000 unter Mitwirkung des Richters Knoll
als Vorsitzenden sowie der Richter Brandt und Engels
beschlossen:
Die Beschwerde der Löschungsantragstellerin wird zurückgewie-
sen.
G r ü n d e
I.
Die Bezeichnung
Eprosart
wurde am 8. Januar 1998 als Marke für "pharmazeutische Erzeugnisse sowie Prä-
parate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zweck,
Babykost; Pflaster, Verbandmaterial" unter der Nummer 397
48
189 im
Markenregister für die Antragsgegnerin eingetragen.
Die Antragstellerin hat die Löschung der Marke wegen fehlender Schutzfähigkeit
beantragt. Der am 7. Juli 1998 beim Deutschen Patent- und Markenamt einge-
gangene Löschungsantrag ist an die Inhaberin der angegriffenen Marke zum
Zwecke der Zustellung am 28. September 1998 mittels eingeschriebenem Brief
abgesandt worden zusammen mit der Mitteilung über die Einleitung des Lö-
schungsverfahrens nach § 54 Abs 3 Satz 1 MarkenG. Mit dem am 30. Novem-
ber 1998 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schriftsatz vom
gleichen Tag hat die Inhaberin der angegriffenen Marke dem Löschungsantrag
widersprochen.
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Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Lö-
schungsantrag zurückgewiesen. Die angegriffene Bezeichnung verfüge über die
erforderliche Unterscheidungskraft. "Eprosart" stelle selbst keinen Fachbegriff dar
und hebe sich noch hinreichend eigenständig von dem INN "Eprosartan" ab, da
aufgrund der unterschiedlichen Silbenzahl und der betonten Endung "an" im INN
ein deutlich differierender Wortcharakter gegeben sei. Die Unterscheidungskraft
fehle bei der Abwandlung eines Fachwortes nur dann, wenn der Verkehr darin oh-
ne weiteres Nachdenken den Fachbegriff als solchen erkenne. Dies sei hier nicht
der Fall. Es bestehe im übrigen kein Freihaltebedürfnis. Auch eine Täuschungs-
gefahr sei zu verneinen, da der Oberbegriff "pharmazeutische Erzeugnisse" auch
solche Waren umfasse, die den Wirkstoff "Eprosartan" enthielten. Für Waren,
welche diesen Wirkstoff nicht enthielten, sei die Bezeichnung nicht täuschend, da
der Verkehr die angegriffene Bezeichnung nicht mit dem INN in Verbindung brin-
ge.
Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Löschungsantragstellerin, die bean-
tragt,
den angefochtenen Beschluß der Markenabteilung 3.4. aufzuhe-
ben und die angegriffene Marke zu löschen.
Die angegriffene Bezeichnung sei nicht unterscheidungskräftig. Bei ihr werde im
Vergleich zum INN "Eprosartan" lediglich die Endsilbe "an" weggelassen. Eine
Änderung im Bedeutungsgehalt werde hierdurch nicht bewirkt. Vielmehr erkenne
der Verkehr in der Bezeichnung "Eprosart", soweit er die Abwandlung zu dem
INN "Eprosartan" überhaupt wahrnehme, eine abgekürzte Verwendung des
INN "Eprosartan". Der Verkehr erkenne in der Abwandlung ohne weiteres Nach-
denken den Fachbegriff als solchen, woraus sich das Fehlen der Unterschei-
dungskraft ergebe. Die unterschiedliche Silbenzahl und eine lediglich gedanklich
unterstellte Änderung der Betonung der letzten Wortsilbe würden an dieser Beur-
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teilung nichts ändern. Die Konstellationen in den BGH-Entscheidungen "Meto-
proloc", "TRILOPIROX" und "Alphaferon" würden sich von der vorliegenden Ab-
wandlung einer Fachbezeichnung unterscheiden und seien nicht einschlägig, was
näher ausgeführt wird. Es bestehe auch ein Freihaltebedürfnis, da es auf in dem
vorliegenden Bereich üblich sei, Fachbegriffe entsprechend verkürzt wiederzuge-
ben. Es sei eine Täuschungsgefahr in bezug auf Waren gegeben, die den Wirk-
stoff "Eprosartan" nicht enthielten, da der Verkehr in der angegriffenen Bezeich-
nung ohne weiteres den INN "Eprosartan" erkenne und somit auf den entspre-
chenden Wirkstoff schließe. Dies führe in entsprechenden Fällen zu einer nicht
hinnehmbaren Gesundheitsgefährdung für die Patienten.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Zur Begründung verweist sie zunächst auf den Beschluß der Markenabteilung und
führt ergänzend aus, daß die angegriffene Marke schutzfähig sei. Um von
"Eprosart" auf den INN Eprosartan zu schließen, sei ein gedanklicher Akt erfor-
derlich, denn gerade die beiden letzten Buchstaben "an" des INN Eprosartan stel-
len den Bezug zur Gruppe der Sartane dar, weshalb gerade diese beiden Schluß-
buchstaben nicht bloß eine bedeutungslose Endung eines Fachbegriffs darstell-
ten, sondern den zur Einordnung zu einer Wirkstoffgruppe erforderlichen Be-
standteil. Es sei entgegen der Auffassung der Löschungsantragstellerin nicht üb-
lich, Fachbegriffe wie den INN Eprosartan verkürzt wiederzugeben. Im übrigen sei
auch keine Täuschungsgefahr gegeben.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Beschluß der Markenabteilung so-
wie auf die Schriftsätze der Beteiligten Bezug genommen.
II.
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Die Beschwerde der Löschungsantragstellerin ist zulässig, insbesondere statthaft
sowie form- und fristgerecht eingelegt, § 66 Abs 1 Satz 1, Abs 2 MarkenG.
Die Beschwerde hat jedoch keinen Erfolg. Zunächst hat die Inhaberin der ange-
griffenen Marke dem innerhalb der 10-Jahres-Frist des § 50 Abs 2 Satz 2 Mar-
kenG eingereichten Löschungsantrag rechtzeitig innerhalb von zwei Monaten
nach der Zustellung der Mitteilung über die Einleitung eines Löschungsverfahrens
gemäß § 54 Abs 3 Satz 2 MarkenG widersprochen. Die mittels eingeschriebenem
Brief am 28. September 1998 zum Zwecke der Zustellung abgesandte Mitteilung
gilt als am 1. Oktober 1998 zugestellt, § 4 Abs 1 VwZG, so daß der am 30. No-
vember 1998 eingegangene Widerspruch der Löschungsantragsgegnerin fristge-
recht war. In der Sache war der Löschungsantrag von der Markenstelle zu Recht
zurückgewiesen worden, weil die geltend gemachten Schutzhindernisse nach § 50
Abs 1 Nr 3 in Verbindung mit § 8 Abs 2 Nr 1, Nr 2 und Nr 4 MarkenG nicht
bestehen.
Es trifft zwar zu, daß die angegriffene Bezeichnung "Eprosart" der Wirkstoffbe-
zeichnung und chemischen Kurzbezeichnung bzw dem INN (International Non-
proprietary Name) "Eprosartan" (= ein als Antihypertonikum verwendeter Wirkstoff)
angenähert ist und der fachkundige Verkehr diese Annäherung auch erkennen
wird. Gleichwohl steht dies für sich genommen der Bejahung der Unterschei-
dungskraft nicht entgegen, denn auch Abwandlungen warenbeschreibender Fach-
ausdrücke können unterscheidungskräftig sein, zumal im pharmazeutischen Be-
reich in großem Umfang Markenbildungen üblich sind, welche die Art, Zusam-
mensetzung, Wirkung, Indikation und dergleichen des zu kennzeichnenden Prä-
parats jedenfalls für den Fachmann erkennen lassen, was häufig noch nicht ein-
mal für eine Kennzeichnungsschwäche der Marken spricht. Etwas anderes gilt nur
dann, wenn der Abwandlung warenbeschreibender Fachausdrücke jede indivi-
dualisierende Eigenart fehlt. Dies ist dann der Fall, wenn der Verkehr bei Kenntnis
des Fachwortes in der Abwandlung ohne weiteres Nachdenken den Fachbegriff
als solchen erkennt und ihn quasi mit diesem gleichsetzt (vgl dazu BGH
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GRUR 1994, 803 "TRILOPIROX", 1994, 805 "Alphaferon" und 1995, 48 "Meto-
proloc"; siehe hierzu auch Althammer/Ströbele MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdn 60 mit
weiteren Rechtsprechungshinweisen). Von einer in diesem Sinne engen Anleh-
nung kann bei der angemeldeten Bezeichnung noch nicht ausgegangen werden,
auch wenn es sich um einen Grenzfall handeln mag.
Zunächst sind die Abweichungen der angemeldeten Bezeichnung von der Wirk-
stoffbezeichnung nicht so geringfügig, daß sie vom Verkehr unbemerkt bleiben
oder für Druck- bzw Hörfehler gehalten werden. Vielmehr ist die Bezeich-
nung "Eprosart" noch hinreichend phantasievoll abgewandelt. Sie ist zwar voll-
ständig in der Wirkstoffbezeichnung "Eprosartan" enthalten. Dies ist in klanglicher
Hinsicht aber schon eher nur ein formales Element, da die Bezeichnungen von der
Sprechsilbeneinteilung "E-pro-sar-tan" gegenüber "E-pro-sart" lauten. Der An-
fangslaut "t" der Schlußsilbe des INN stellt in der angegriffenen Marke den
Schlußlaut der Gesamtbezeichnung dar. Zudem unterscheiden sich die zu ver-
gleichenden Bezeichnungen im Sprech- und Betonungsrhythmus ganz erheblich,
wobei die Phantasiebezeichnung "Eprosart" über eine harte und kurz klingende
Endung verfügt, wohingegen der INN "Eprosartan" weich und gedehnt auf "-an"
ausklingt. Auch in schriftbildlicher Hinsicht wirkt sich unterschiedliche Wortlänge
und das abweichende Wortende noch so aus, daß der angegriffenen Marke eine
hinreichende Eigenart zuerkannt werden kann. Nach Auffassung des Senats sind
die Abwandlungen jedenfalls in zwei der drei oben genannten BGH-Entscheidun-
gen deutlich schwächer ausgeprägt als in der vorliegenden Konstellation. So un-
terscheiden sich die in diesen Verfahren beurteilten Markenwörter "TRILOPIROX"
und "Metoproloc" von den INN's "Rilopirox" und "Metoprolol" jeweils nur in einem
Buchstaben, wobei dies bei der Marke "Metoproloc" sogar nur der Schlußbuch-
stabe ist. Zudem stimmen in diesen Fällen die jeweils zu vergleichenden Be-
zeichnungen - anders als die hier zu beurteilenden Bezeichnungen - bei gleicher
Sprechsilbenzahl im Sprech- und Betonungsrhythmus identisch überein. Gleich-
wohl war diesen Abwandlungen noch eine hinreichend individualisierende und
damit schutzbegründende Eigenart zugestanden worden.
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Es sind auch ansonsten keine Gründe erkennbar, weshalb der Verkehr in "Epro-
sart" ohne weiteres Nachdenken den Fachbegriff "Eprosartan" als solchen sehen
und deshalb dieser Bezeichnung jede schutzbegründende Eigenart fehlen sollte.
Entgegen der Behauptung der Löschungsantragstellerin, es sei üblich, Fachbe-
griffe entsprechend der hier vorliegenden Konstellation zu verkürzen, kann eine
entsprechende Übung nicht festgestellt werden. Wirkstoffbezeichnungen werden
zwar zum Teil abgekürzt. Dies geschieht etwa durch Buchstabenkürzel (vgl zB
ASS für Acetylsalicylsäure oder MCP für Metoclopramid). Eine Abkürzungspraxis
dahingehend, daß bei der Fachbezeichnung die Endsilbe oder wie vorliegend die
letzten beiden Buchstaben weggelassen werden, kann aber nicht festgestellt wer-
den. Ihre dahingehend aufgestellte Behauptung hat die Löschungsantragstellerin
im übrigen mit keinem einzigen Beispiel belegt.
Etwas anderes mag in den Fällen gelten, in denen Bestandteile von Wirkstoffbe-
zeichnungen von verschiedenen Herstellern in gleicher Weise nach Art einer
Fachbezeichnung und häufig auch im Rahmen ihrer Kennzeichnungen verwendet
werden. Eine entsprechende Übung hat sich einer ganz erheblichen Anzahl von
Fällen mit den beiden Anfangssilben von chemischen Kurzbezeichnungen her-
ausgebildet, die in den Kennzeichnungen nicht selten als isoliertes Wort in ir-
gendeiner Form kombiniert mit sonstigen warenbeschreibenden Angaben oder
Firmenbezeichnungen bzw -schlagwörtern verwendet werden. In dieser Art ver-
wendete Firmenangaben sind zB "Abz" (für Abz-Pharma GmbH), "BASF" (BASF
Generics GmbH), "beta" (betapharm Arzneimittel GmbH), "corax" (corax Pharma
GmbH), "doc" (DOCPHARM Arzneimittelvertrieb GmbH & Co KGaA), "dura" (du-
rachemie bzw Merck dura GmbH), "Eu Rho" (Eu.Rho. Arznei GmbH), "Heumann"
(Heumann Pharma GmbH, "Hexal" (Hexal AG), "ISIS" (ISIS PUREN Arzneimittel
GmbH & Co KG), "KD" (Dr. Kade Pharmazeutische Fabrik GmbH), "Merck" (Merck
dura GmbH) , "PUREN" (ISIS PUREN Arzneimittel GmbH & Co KG), "ratiopharm"
(ratiopharm GmbH), "saar" (Chephasaar), "TAD" (TAD Pharma GmbH), "von ct"
(ct-Arzneimittel GmbH) oder "Wolff" (Dr. August Wolff Arzneimittel GmbH & Co).
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Die mit diesen Firmenangaben kombinierten Wirkstoffhinweise sind zB "Ambro"
als Hinweis auf Ambroxol, "Capto" als Hinweis auf Captopril, "Cromo" als Hinweis
auf Cromoglicinsäure, "Dexa" als Hinweis auf Dexamethason, "Diclo" als Hinweis
auf Diclofenac, "Doxy" als Hinweis auf Doxycyclin, "Ibu" als Hinweis auf Ibuprofen,
"Indo" als Hinweis auf Indometacin, "Meto" als Hinweis auf Metoprolol, "Nife" als
Hinweis auf Nifedipin und "Vera" als Hinweis auf Verapamil (vgl dazu die Rote
Liste 2000 in den dort unter den vorgenannten chemischen Kurzbezeichnungen
aufgeführten Arzneimittelkennzeichnungen), wobei sich diese Aufzählung noch
stark erweitern ließe. Bei einem Teil der angeführten Bezeichnungen kann ernst-
haft darüber diskutiert werden, ob diese wohl ursprünglichen kennzeichnungs-
kräftigen Wörter sich inzwischen zu Freizeichen entwickelt haben und ihnen des-
halb die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt. Bei der Wirkstoffbezeich-
nung "Eprosartan" kann eine entsprechende Übung aber nicht festgestellt werden.
Soweit ersichtlich gibt es derzeit nur ein Präparat mit diesem Wirkstoff auf dem
Markt, das unter der Marke "Teveten" vertrieben wird (vgl dazu die Rote Li-
ste 2000). Ausgehend von der oben dargestellten Kennzeichnungspraxis wäre
unter dem Gesichtspunkt fehlender Unterscheidungskraft im übrigen nur eine Ab-
kürzung "Epro", nicht aber die hier angegriffene Bezeichnung "Eprosart" kritisch zu
beurteilen.
Schließlich stellt sich die angemeldete Bezeichnung "Eprosart" auch noch aus ei-
nem anderen Gesichtspunkt als hinreichend phantasievoll und originell dar. Wie
die Inhaberin der angegriffenen Marke zutreffend ausführt, gehört der Wirk-
stoff "Eprosartan" nämlich zur Wirkstoffgruppe der Angiotensin-II-Rezeptoranta-
gonisten, die als "Sartane" bezeichnet werden (vgl dazu Auterhoff, Knabe, Höltje,
Lehrbuch der Pharmazeutischen Chemie, 14. Aufl, S 566/567). Hierzu gehören die
Wirkstoffe "Losartan", "Valsartan", Irbesartan" und "Eprosartan" (vgl Auterhoff,
Knabe, Höltje, Lehrbuch der Pharmazeutischen Chemie, aaO). Ausgehend von
diesem Verständnis stellt sich die Verkürzung gerade des für die Einordnung in
eine bestimmte Wirkstoffgruppe maßgeblichen Bestandteils doch als eher unge-
wöhnlich und originell dar. Den Fachleuten, die in erster Linie dahingehend ge-
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fährdet sind, die angegriffene Bezeichnung mit dem INN "Eprosartan" gleichzu-
setzen, wird aufgrund ihrer Kenntnisse auffallen, daß gerade der für die Einord-
nung des Wirkstoffs in die Wirkstoffgruppe der "Sartane" wichtige Bestand-
teil "-sartan" in der Bezeichnung "Eprosart" stark verkürzt und verfremdet ist. Des-
halb werden sie in "Eprosart" weniger einen Fachbegriff vermuten, sondern sie
werden eher die Vorstellung entwickeln, daß es sich dabei um ein Phantasiewort
und einen betrieblichen Herkunftshinweis handelt. Dies ist für die Bejahung der
Unterscheidungskraft ausreichend, zumal die Anforderungen nach ständiger
Rechtsprechung insoweit sehr gering anzusetzen sind (vgl dazu zB BGH WRP
2000, 741 742 liSp- LOGO; GRUR 1999, 1089, 1091 liSp - YES).
Auch das Schutzhindernis nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG steht dem Verbleib der
angegriffenen Marke im Markenregister nicht entgegen. Als freihaltebedürftig wer-
den nur unerheblich verfremdete Anlehnungen an glatt beschreibende und des-
halb stark freihaltebedürftige Angabe angesehen (vgl hierzu Althammer/Ströbele
MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdn 151 mit weitergehenden Rechtsprechungsnachweisen).
Davon, daß die angegriffene Bezeichnung eine nur unerheblich verfremdete
Anlehnung in diesem Sinne darstellt, kann gerade nicht ausgegangen werden.
Hierzu kann auf die entsprechenden Ausführungen zum Schutzhindernis der feh-
lenden Unterscheidungskraft verwiesen werden.
Schließlich ist die angemeldete Marke auch nicht geeignet, den Verkehr im Sinne
des § 8 Abs 2 Nr 4 MarkenG zu täuschen, so daß der Löschungsantrag auch in-
soweit keinen Erfolg haben kann. Bei den Waren "pharmazeutische Erzeugnisse
sowie Präparate für die Gesundheitspflege" kommt eine Täuschungsgefahr schon
deshalb nicht in Betracht, weil diese Warenoberbegriffe "Eprosartan"-haltige Prä-
parate umfassen. Es liegt auf der Hand, daß bei einer entsprechenden Verwen-
dung der Bezeichnung "Eprosart" keine unrichtigen Vorstellungen etwa über die
Inhaltsstoffe oder die Indikation der so gekennzeichneten Präparate entstehen
kann. Aber auch bei den übrigen Waren der angegriffenen Marke "Babykost; Pfla-
ster, Verbandmaterial" besteht keine Täuschungsgefahr. Zwar kann davon aus-
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gegangen werden, daß diese Waren den Wirkstoff "Eprosartan" nicht enthalten.
Gleichwohl besteht keine Gefahr, daß sich beim Verkehr eine entsprechende
Fehlvorstellung entwickeln könnte. Ebensowenig wie bei der Verwendung der Be-
zeichnung "Panzer" für "Fahrräder" (vgl zu diesem Beispiel BPatG GRUR 1995,
737 "BONUS" und BGH GRUR 1998, 465 "BONUS") die Fehlvorstellung aufkom-
men wird, daß es sich bei den Fahrrädern um Kettenfahrzeuge handeln könnte,
liegt die Vorstellung im Bereich des Wahrscheinlichen, daß etwa "Babykost" den
Wirkstoff "Eprosartan" enthalten könnte oder "Pflaster und Verbandmaterial" mit
diesem Wirkstoff präpariert sein könnten. Hier kommt der Grundsatz zum Tragen,
daß die Täuschungsgefahr nur von den beanspruchten Waren her beurteilt wer-
den darf (vgl Althammer/Ströbele MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdn 226), was vorliegend
gegen eine relevante Täuschungsgefahr spricht.
Nach alledem konnte die Beschwerde der Löschungsantragstellerin keinen Erfolg
haben.
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Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlaß,
§ 71 Abs 1 MarkenG.
Knoll Brandt
Engels