Urteil des BPatG, Az. 33 W (pat) 118/06

BPatG: unternehmen, beschreibende angabe, öffentlicher zweck, eugh, internet, veranstaltung, zukunft, organisation, forschung, slogan
BPatG 152
08.05
BUNDESPATENTGERICHT
33 W (pat) 118/06
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die Markenanmeldung 306 14 864.1
_______________________
Vorsitzenden Richters Bender,
es Richters Kätker und des Richters Dr. Kortbein
eschlossen:
hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 20. Mai 2008 unter Mitwirkung des
d
b
- 2 -
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
G r ü n d e
I.
m 7. März 2006 ist die Marke
Wir geben Ihnen die nötige Energie
ngen der Klassen 9, 16, 21, 25, 28, 34, 35,
8 und 41 bis 43 angemeldet worden.
ung teilweise zurückgewiesen, nämlich für folgende Waren und Dienstleistungen:
A
Stadtwerke Bochum
für zahlreichen Waren und Dienstleistu
3
Mit Beschluss vom 29. August 2006 hat die Markenstelle für Klasse 35 die Anmel-
d
Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; bespielte Schallplatten,
Magnetbänder, CDs und sonstige Speichermedien für Bild, Daten
und Ton; Datenverarbeitungsgeräte und -apparate, insbesondere
Dateneingabegeräte, insbesondere Tastaturen, Datenerfassungs-
geräte und -apparate sowie auf Datenträgern aufgezeichnete
und/oder in Datenspeichern enthaltene Betriebssystem- und An-
wendungsprogramme hierfür; sonstige Sicht- und Fühlgeräte;
Apparate und Geräte für die Datenfernübertragung sowie hieraus
ganz oder im Wesentlichen bestehende Anlagen; Druckereier-
zeugnisse; Handbücher; Magazine; Rundschreiben; Organisation
von Ausstellungen für wirtschaftliche und Werbezwecke; betriebs-
wirtschaftliche Beratung; Forschung; Internetdienstleistungen,
nämlich interaktive Beratungsdienstleistungen organisatorischer
und betriebswirtschaftlicher Art, insbesondere Ermöglichung von
elektronischen Anfragen; Dienstleistungen eines Online-Anbieters
- 3 -
durch Bereitstellen eines Internetforums für Beschaffung im Busi-
ness to Business-Bereich durch Veröffentlichung von redaktionell
aufbereiteten Beiträgen von Anbietern von Wirtschafts- und Bran-
cheninformationen zur allgemeinen Information sowie zur Abgabe
und zum Austausch von Meinungen und Informationen zu den In-
halten über das Internet; Übermittlung von Informationen bei Fern-
anzeigen, Vernetzungen, Fernschaltungen und Ferneinstellungen
(Fernwirkinformationen) zwischen Fernwirkstellen bzw. Wirk-,
Mess- und Kontrollpunkten; Ausbildung; Fernunterricht; Organisa-
tion und Veranstaltung von Konferenzen, Kongressen und Sympo-
sien; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Internet-
Dienstleistungen, nämlich interaktive Beratungsdienstleistungen
technischer Art, insbesondere Ermöglichung von elektronischen
Anfragen.
Nach Auffassung der Markenstelle stellt das angemeldete Zeichen insoweit eine
nicht unterscheidungskräftige Angabe dar. Die von der Zurückweisung umfassten
Waren und Dienstleistungen könnten von Stadtwerken in Bochum hergestellt, ver-
wendet oder erbracht werden und einen Bezug zur Lieferung von Energie aufwei-
sen. Damit werde in einprägsamer und sloganartiger Form darauf hingewiesen,
dass die gegenständlichen Waren und Dienstleistungen mit der Energieversor-
gung durch Stadtwerke in Bochum in Zusammenhang stünden. Bei dem bean-
spruchten Zeichen handele es sich um die verständliche Zusammensetzung von
Wörtern der deutschen Alltagssprache. Der Bestandteil „Stadtwerke Bochum“ ver-
leihe dem Gesamtzeichen ebenfalls nicht die notwendige Unterscheidungskraft,
da es heutzutage eine Vielzahl von Energieanbietern gebe. Insbesondere bestehe
kein Monopol zugunsten eines bestimmten städtischen Anbieters mehr. Auch
seien ähnlich wie das Markenelement „Wir geben Ihnen die nötige Energie“ gebil-
dete Kombinationen, wie u. a. „Energie ist unsere Natur“ oder „Denn unsere Ener-
gie kann mehr“, gebräuchlich. Die von der Anmelderin geltend gemachte Vorein-
tragung ihrer Marke „Stadtwerke Bochum - Wir sorgen dafür“ sei anders zu be-
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urteilen, da bei ihr nicht erkennbar sei, für was gesorgt werden solle. Zudem seien
bereits vergleichbare Wortfolgen, so z. B. „Wir stecken voller Energie“ oder „Ener-
ie ohne Ende“, von der Eintragung ausgeschlossen worden.
ung hat die Anmelderin Beschwerde erhoben, mit der sie
inngemäß beantragt,
aufzuheben, soweit die An-
eldung zurückgewiesen worden ist.
g
Gegen diese Entscheid
s
den Beschluss vom 29. August 2006
m
Zur Begründung der Beschwerde wird vorgetragen, dass bereits der Markenbe-
standteil „Stadtwerke Bochum“ die Eintragbarkeit des Gesamtzeichens begründe.
Der Verkehr werde davon ausgehen, dass die gegenständlichen Waren und
Dienstleistungen von dem so bezeichneten kommunalen Unternehmen angeboten
würden. Es gebe innerhalb einer Gebietskörperschaft kein zweites Unternehmen
mit identischem Namen. Dabei werde der durchgängig verwendete Plural „Stadt-
werke“ nicht dahingehend verstanden, dass es sich um eine Mehrzahl städtischer
Unternehmen handele. Auf die Aufhebung des Energiebezugsmonopols komme
es hierbei nicht an. Vielmehr sei darauf abzustellen, dass der Begriff „Stadtwerke“
eindeutig belegt sei und nur von entsprechend organisierten Unternehmen ver-
wendet werden dürfe. Hierfür sei eine gesetzliche Kodifizierung entsprechend dem
Bezeichnungsschutz von Sparkassen nicht erforderlich. Demzufolge werde - wie
auch aus den vom Senat übersandten Belegen hervorgehe - vom Verbraucher nur
ein bestimmtes Unternehmen mit dem Zeichenelement „Stadtwerke Bochum“ in
Verbindung gebracht. Aus diesen Gründen seien bereits vergleichbare Marken für
die Anmelderin und Dritte eingetragen worden. Der Slogan „Wir geben Ihnen die
nötige Energie“ sei zudem im Kontext eines Energieversorgungsunternehmens
doppeldeutig und damit unterscheidungskräftig. Er werde üblicherweise im Zu-
sammenhang mit Begriffen verwendet, aus denen sich ergebe, wofür die Energie
notwendig sei. Zudem sei er in Verbindung mit physikalischer Energie wie Strom
oder Gas nicht gebräuchlich. Korrekterweise müsse es darüber hinaus „Energie
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liefern“ heißen. Auch bestehe an dem angemeldeten Zeichen kein Freihaltungsbe-
dürfnis, da es sich nicht um eine unmittelbar beschreibende Angabe handele. Die
Anmeldemarke enthalte keinen Hinweis auf bestimmte Produkteigenschaften. Des
Weiteren seien keine konkurrierenden und auf die Bezeichnung „Stadtwerke Bo-
chum“ angewiesenen Anbieter in dem maßgeblichen Waren- und Dienstleistungs-
bereich vorhanden. Dritte könnten sie aus praktischen und rechtlichen Gründen
nicht verwenden. Diese Monopolstellung der Anmelderin schließe ein gegenwär-
tiges und zukünftiges Freihaltungsbedürfnis an der Marke aus. Schließlich könne
mit Hilfe des § 23 MarkenG ein sachgerechter Interessenausgleich herbeigeführt
erden.
uch
as Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstehen kann.
egen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II.
ie Beschwerde ist zulässig, jedoch nicht begründet.
mzufolge gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von
er Eintragung ausgeschlossen.
w
Der Senat hat der Beschwerdeführerin vorab die ermittelten Belege zur Stellung-
nahme zugeleitet und gleichzeitig darauf hingewiesen, dass der Eintragung a
d
W
D
1. Das angemeldete Zeichen stellt eine unmittelbar beschreibende freihaltungs-
bedürftige Angabe dar und ist de
d
Nach dieser Vorschrift sind solche Zeichen dem Markenschutz nicht zugänglich,
die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung
der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der Bezeichnung sonstiger Merkmale
der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen dienen können (BGH GRUR
2000, 882 - 883, Nr. 16 - Bücher für eine bessere Welt; EuGH GRUR 2004, 146,
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Nr. 29 - DOUBLEMINT). Solche Zeichen oder Angaben müssen im Allgemeinin-
teresse allen Unternehmen zur freien Verfügung belassen werden (EuGH GRUR
2004, 680, 681, Nr. 36 - BIOMILD). Bei der Beurteilung der Eintragungsfähigkeit
ist immer auf das Verständnis eines normal informierten, angemessen aufmerk-
samen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der angesprochenen Ver-
kehrskreise abzustellen (EuGH GRUR Int. 1998, 795 - 797, Nr. 31 - Gut Springen-
heide und GRUR 2004, 943, 944, Nr. 24 - SAT.2). Die im hiesigen Verfahren rele-
vanten Waren und Dienstleistungen richten sich nicht nur an das allgemeine Publi-
kum, so dass bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit auch auf Verkehrskreise mit
esonderen Fachkenntnissen abzustellen ist.
/wiki/Stadtwerke“ und
ttp://de.wikipedia.org/wiki/Kommunales_Unternehmen“).
gramm/faq…“). Im Übrigen handelt es sich bei dem Verb „liefern“ um ein Synonym
b
a) Der
Zeichenbestandteil
„Stadtwerke Bochum“ bezeichnet unabhängig von der
Pluralform ein kommunales Unternehmen in der kreisfreien, in Nordrhein-West-
falen gelegenen Stadt Bochum. Bei einem solchen handelt es sich um den wirt-
schaftlichen Betrieb einer Gemeinde, der sich um die Grundversorgung der Bevöl-
kerung, insbesondere mit Strom, Wasser und Gas, oder um die Abfall- und Ab-
wasserentsorgung kümmert. Kommunale Unternehmen nehmen folglich Aufgaben
der unmittelbaren Daseinsvorsorge wahr (vgl. „Wikipedia“ unter „http://de.wikipe-
dia.org/wiki/Stadtwerke_Bochum“, „http://de.wikipedia.org
„h
Das weitere Element „Wir geben Ihnen die nötige Energie“ ist ein Slogan, der zum
Ausdruck bringt, dass die Beschwerdeführerin dem Kunden Energie, wie Strom
oder Gas, liefert. Diese Interpretation liegt entgegen der von ihr geäußerten An-
sicht, insbesondere in Verbindung mit dem vorangehenden Bestandteil „Stadtwer-
ke Bochum“, auf der Hand. Den hier maßgeblichen Verkehrskreisen ist bekannt,
dass Stadtwerke beispielsweise keine Körperenergie spendenden Nahrungsmittel,
sondern zum Betrieb von Geräten bzw. Maschinen und zur Erzeugung von Wärme
bzw. Licht bestimmte Energie zur Verfügung stellen (vgl. auch „Stadtwerke NRW“
unter „http://www.stadtwerke-nrw.de/page.php?page=/stadtwerke-nrw/aktionspro-
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für das Wort „geben“, so dass dieses gerade im Kontext des Gesamtzeichens eine
klare Aussage vermittelt.
b) In seiner Gesamtbedeutung „Stadtwerke in Bochum liefern Ihnen die notwen-
dige Energie“ kann das angemeldete Zeichen zur Bezeichnung der Art, der Be-
schaffenheit oder der Bestimmung der von der Zurückweisung betroffenen Waren
und Dienstleistungen dienen:
So können „Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; bespielte Schallplatten,
Magnetbänder, CDs und sonstige Speichermedien für Bild, Daten und Ton“ Infor-
mationen zur Energielieferung durch Stadtwerke in Bochum enthalten. Hierfür sind
sie nicht nur geeignet, sondern auch bestimmt.
„Datenverarbeitungsgeräte und -apparate, insbesondere Dateneingabegeräte, ins-
besondere Tastaturen, Datenerfassungsgeräte und -apparate sowie auf Daten-
trägern aufgezeichnete und/oder in Datenspeichern enthaltene Betriebssystem-
und Anwendungsprogramme hierfür“ können zur Steuerung der Energiezufuhr
oder zur Abrechnung der abgenommenen Energie eingesetzt werden.
„Sonstige Sicht- und Fühlgeräte; Apparate und Geräte für die Datenfernübertra-
gung sowie hieraus ganz oder im Wesentlichen bestehende Anlagen“ sowie die
„Übermittlung von Informationen bei Fernanzeigen, Vernetzungen, Fernschaltun-
gen und Ferneinstellungen (Fernwirkinformationen) zwischen Fernwirkstellen bzw.
Wirk-, Mess- und Kontrollpunkten“ sind dafür geeignet, den Verbrauch beispiels-
weise von Strom oder Gas zu steuern, insbesondere auch zu messen und an den
Energielieferanten, hier Stadtwerke in Bochum, zu melden.
Als Inhalt der weiter beanspruchten „Druckereierzeugnisse; Handbücher; Maga-
zine; Rundschreiben“ kommen Themen in Betracht, die sich mit dem Bezug von
Energie durch Stadtwerke in Bochum beschäftigen. Die Einsparung von Energie,
die Preisentwicklung oder die Zuverlässigkeit der Energieversorgung sind zum
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Beispiel wichtige Fragestellungen, die immer wieder in den Medien, aber auch in
Kundenzeitschriften und Ratgebern von Energieanbietern erörtert werden.
Die „Organisation von Ausstellungen für wirtschaftliche und Werbezwecke; be-
triebswirtschaftliche Beratung“, „Internetdienstleistungen, nämlich interaktive Bera-
tungsdienstleistungen organisatorischer und betriebswirtschaftlicher Art, insbeson-
dere Ermöglichung von elektronischen Anfragen; Dienstleistungen eines Online-
Anbieters durch Bereitstellen eines Internetforums für Beschaffung im Business to
Business-Bereich durch Veröffentlichung von redaktionell aufbereiteten Beiträgen
von Anbietern von Wirtschafts- und Brancheninformationen zur allgemeinen Infor-
mation sowie zur Abgabe und zum Austausch von Meinungen und Informationen
zu den Inhalten über das Internet“ und „Internet-Dienstleistungen, nämlich inter-
aktive Beratungsdienstleistungen technischer Art, insbesondere Ermöglichung von
elektronischen Anfragen“ sind dazu bestimmt, über die Bedingungen und Vorteile
zu unterrichten und zu diskutieren, die mit der Inanspruchnahme von Energie
eines kommunalen Unternehmens in Bochum verbunden sind.
Mit Hilfe der „Forschung“ werden neue Möglichkeiten des Energiebezugs durch
Stadtwerke in Bochum entwickelt. So ist es denkbar, dass durch neue Techniken
die Übertragungsverluste bei Strom und damit die Kosten für den Kunden gesenkt
werden.
„Ausbildung; Fernunterricht; Organisation und Veranstaltung von Konferenzen,
Kongressen und Symposien; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren“
können schließlich den Zweck haben, Fachkenntnisse zur Energielieferung durch
Stadtwerke in Bochum zu vermitteln. Die Dienstleistungen sind damit in erster Li-
nie für Experten gedacht, die sich vertieft mit diesem Thema auseinander setzen
möchten oder müssen.
c) An dem angemeldeten Zeichen besteht zumindest ein zukünftiges Freihal-
tungsbedürfnis. Die Zurückweisung einer Anmeldung setzt nämlich nicht voraus,
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dass die Zeichen und Angaben, aus denen die in § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ge-
nannte Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich für die
gegenständlichen Waren oder Dienstleistungen oder für ihre Merkmale im Verkehr
beschreibend verwendet werden. Es genügt, wie sich schon aus dem Wortlaut der
Bestimmung ergibt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck verwendet
werden können, dies also vernünftigerweise für die Zukunft zu erwarten ist (EuGH,
a. a. O., Nr. 32 - DOUBLEMINT). Ein zukünftiges Freihaltungsbedürfnis setzt eine
nicht lediglich spekulative, sondern realitätsbezogene Prognose voraus, die nicht
nur auf die gegenwärtigen Verhältnisse abstellt, sondern auch mögliche, nicht
außerhalb der Wahrscheinlichkeit liegende zukünftige wirtschaftliche Entwicklun-
gen berücksichtigt, die eine beschreibende Verwendung der betreffenden Angabe
vernünftigerweise erwarten lassen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufla-
ge, § 8, Rdnr. 201; EuGH GRUR 1999, 723, 726, Nr. 37 - Chiemsee).
(1) Die Eignung der vorliegenden Kombination einer üblichen Bezeichnung eines
kommunalen Unternehmens mit einer geographischen Angabe zur unmittelbaren
Beschreibung wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass ausweislich der ermittel-
ten Internet-Belege im Verkehr der Zeichenbestandteil „Stadtwerke Bochum“ der-
zeit ausschließlich mit der Beschwerdeführerin in Verbindung gebracht wird (vgl.
„Google-Trefferliste“ unter
„http://www.google.de/search?hl=de&newwindow=1&q=%22Stadtwerke+Bochum
%2…“, „Der Solarserver“ unter
„http://www.so-larserver.de/news/news-8051.html“, „WiRo Energie&Konnex
Consulting GmbH“ unter
„http://www.wiro-consultants.de/druck/p_haendlerschulung.html“ oder „WDR.de“
unter
„http://www.wdr.de/themen/wirtschaft/wirtschaftsbranche/eon/gelsenwasser.
jhtml“).
Dies gilt auch dann, wenn nach einzelnen Waren oder Dienstleistungen gesucht
wird (vgl. zu „Datenverarbeitungsgeräte“, „Handbücher“ und „Forschung“
beispielsweise die „Google-Trefferlisten“ unter
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„http://www.google.de/search?hl=de&newwindow=1&q=%22Stadtwerke+Bochum
%2…“,
„http://www.google.de/search?q=%22Stadtwerke+Bochum%22+%2B+Handb%C3
%B…“ und
„http://www.google.de/search?q=%22Stadtwerke+Bochum%22+%2B+Forschung&
hl=…“).
Selbst wenn die Beschwerdeführerin in Bochum gegenwärtig noch eine faktische
Monopolstellung auf dem Energiesektor innehaben sollte, so ist es angesichts der
Liberalisierung des Energiemarktes nicht ausgeschlossen, dass in Zukunft weitere
Anbieter von Strom oder Gas mit Sitz in Bochum auf dem Markt auftreten. Die
Richtlinie 2003/55/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
26. Juni 2003 ist durch das Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung
(Energiewirtschaftsgesetz - EnWG) in nationales Recht umgesetzt worden. Die
Regelwerke dienen der Öffnung der Erdgas- und Strommärkte, damit der Kunde
unter verschiedenen Anbietern auf dem Europäischen Binnenmarkt frei wählen
kann. Demzufolge ist Dritten beispielsweise der Zugang zu den Energieversor-
gungsnetzen zu ermöglichen (Art. 18 Abs. 1 Satz 1 der Richtlinie 2003/55/EG,
§ 20 Abs. 1 Satz 1 EnWG). Spätestens zum 1. Juli 2007 musste diese Liberali-
sierung vollzogen sein (Art. 23 Abs. 1c) der Richtlinie 2003/55/EG). Damit stehen
auch Stadtwerke in Nordrhein-Westfalen im Wettbewerb zu anderen privaten oder
öffentlichen Anbietern (vgl. „Stadtwerke NRW“, a. a. O.) und besitzen in rechtlicher
Hinsicht keine Monopolstellung mehr.
Darüber hinaus kann im Hinblick auf die gegenständlichen Waren und Dienstleis-
tungen nicht von einer faktischen Monopolstellung der Beschwerdeführerin ausge-
gangen werden. Bei ihr handelt es sich um eine privatrechtlich organisierte GmbH,
die den Regelungen der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
(GO NRW) unterliegt. Danach darf eine Gemeinde Unternehmen in der Rechts-
form des privaten Rechts nur gründen oder sich daran beteiligen, wenn ein drin-
gender öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert (§ 108 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
i. V. m. § 107 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GO NRW). Zudem sind Tätigkeiten außerhalb
- 11 -
der Energie- und Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betrie-
bes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telefondienstleis-
tungen ausgeschlossen, wenn der dringende öffentliche Zweck durch andere Un-
ternehmen ebenso gut und wirtschaftlich ausgeübt werden kann (§ 108 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 i. V. m. § 107 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 GO NRW). Auch Stadtwerke in
Nordrhein-Westfalen haben somit primär Aufgaben der unmittelbaren Daseinsvor-
sorge wahrzunehmen. Dazu können die von der Zurückweisung betroffenen Wa-
ren und Dienstleistungen jedoch nicht gezählt werden. Einige von ihnen berühren
diesen Kernbereich allenfalls am Rande. Demzufolge wurden und werden sie
auch von Dritten angeboten.
Des Weiteren lassen sich, insbesondere in der GO NRW, keine Regelungen fin-
den, die entsprechend §§ 39 und 40 des Kreditwesengesetzes die Bezeichnung
„Stadtwerke“ ausdrücklich schützen. Auch seitens der Beschwerdeführerin sind
hierzu keine näheren Angaben gemacht worden. Im Übrigen ist es gerade ange-
sichts der Liberalisierungstendenzen nicht ausgeschlossen, dass sich ein etwaiger
Kennzeichenschutz in Zukunft ändern wird.
Schließlich besteht im Zuge des verstärkten Wettbewerbs und der zunehmenden
Privatisierung öffentlicher Aufgaben die Möglichkeit, dass Stadtwerke ihre Leistun-
gen in verschiedenen Gebietskörperschaften anbieten und den jeweiligen Ortsna-
men mit in ihre Bezeichnung aufnehmen. Der Verbraucher kann in diesem Fall die
Kombination des Begriffs „Stadtwerke“ mit einer geographischen Angabe nicht
mehr einem bestimmten kommunalen Unternehmen zuordnen (vgl. auch BPatG
33 W (pat) 154/05 - IKK Nordrhein-Westfalen).
(2) Auch der Slogan „Wir geben Ihnen die nötige Energie“ unterliegt einem Frei-
haltungsbedürfnis. Es handelt sich um eine aus geläufigen Wörtern zusammen-
gesetzte Feststellung, die eine auf den ersten Blick verständliche Sachaussage
vermittelt. Sie weist - wie unter a) bereits ausgeführt - entgegen der Auffassung
der Beschwerdeführerin keinerlei Phantasiegehalt auf, so dass sie sich für Dritte
zur Beschreibung der gegenständlichen Waren und Dienstleistungen ohne weite-
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res anbietet. Selbst wenn die Wortfolge im übertragenen Sinn auch soviel wie „Wir
geben Ihnen den erforderlichen Durchhaltewillen“, „Wir schieben Sie an“ oder „Wir
motivieren Sie“ bedeuten kann, so führt diese Mehrdeutigkeit nicht zur Eintragbar-
keit des angemeldeten Zeichens. Es reicht aus, wenn eine Angabe jedenfalls mit
einer Bedeutung zur Beschreibung der gegenständlichen Waren und Dienstleis-
tungen dienen kann (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678, Nr. 97 - Postkantoor).
(3) Schließlich weist auch das Gesamtzeichen in seiner beanspruchten Kombi-
nation keine Besonderheiten auf, die das Freihaltungsbedürfnis entfallen lassen
könnten. Zumindest in Zukunft müssen Mitbewerber in prägnanter und verständli-
cher Weise auf die Herkunft („Stadtwerke Bochum“) und die Zweckbestimmung
(„Wir geben Ihnen die nötige Energie“) der in Rede stehenden Waren und Dienst-
leistungen hinweisen können. Hierfür eignet sich die vorliegende Begriffskombina-
tion in besonderer Weise.
2. Das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kann auch nicht gemäß
§ 8 Abs. 3 MarkenG durch Verkehrsdurchsetzung, insbesondere des Zeichenbe-
standteils „Stadtwerke Bochum“, überwunden werden. Dies setzt Angaben voraus,
aus denen sich ergibt, in welcher Form, für welche Waren und Dienstleistungen,
von wem, in welchem Gebiet und Umfang sowie seit wann die angemeldete An-
gabe im Verkehr nach Art einer Marke eingesetzt worden ist (vgl. Ströbele/Hacker,
a. a. O., § 8, Rdnr. 345). Die Beschwerdeführerin hat hierzu jedoch nichts vorge-
tragen. Die Behauptung, sie besitze eine Monopolstellung, reicht zur Glaubhaftma-
chung der Verkehrsdurchsetzung, insbesondere hinsichtlich der verfahrensgegen-
ständlichen Waren und Dienstleistungen, nicht aus.
3. Die Schutzfähigkeit des angemeldeten Zeichens wird entgegen der Ansicht
der Beschwerdeführerin nicht durch die Möglichkeit einer beschreibenden Verwen-
dung durch Dritte gemäß § 23 Nr. 2 MarkenG begründet. Diese Vorschrift führt in
keinem Fall zur Eintragung einer für sich gesehen freihaltungsbedürftigen be-
schreibenden Angabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Vielmehr steht
- 13 -
einer solchen Eintragung stets das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 Mar-
kenG zwingend entgegen (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8, Rdnr. 188). § 23
MarkenG darf zudem keinesfalls in die Richtung missverstanden werden, dass sie
zu einer flüchtigeren Prüfung der Eintragungshindernisse verleiten dürfe (EuGH
GRUR 2003, 604, 607, Nrn. 57 - 59 - Libertel).
4. Die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Voreintragungen führen
ebenfalls zu keinem anderem Ergebnis. Ihre Marke 398 52 749 („Stadtwerke Bo-
chum - Wir sorgen dafür“) und die für ein anderes kommunales Unternehmen ein-
getragene Marke 301 43 292 („Stadtwerke Osnabrück - Immer für Sie da“) enthal-
ten andere Slogans, die zu den jeweiligen Waren und Dienstleistungen einen
größeren sachlichen Abstand aufweisen können. Die weiterhin angeführte Vorein-
tragung
306 04 815
(„S…-
GmbH“) besteht nicht nur aus dem Begriff „Stadtwerke“ verbunden mit einer Orts-
angabe, sondern setzt sich aus weiteren, in vorliegendem Zeichen nicht vorkom-
menden Bestandteilen zusammen. Insofern erscheint auch hier die Vergleichbar-
keit mit dem angemeldeten Zeichen zumindest fraglich.
Im Hinblick auf die weiterhin angeführte Voreintragung 399
68
505 („S1…
GmbH“) ist festzustellen, dass sich neben einer Vielzahl von Eintragungen
auch mehrere Zurückweisungen von Zeichen mit dem Bestandteil „Stadtwerke“ in
Kombination mit einer Ortsangabe im nationalen Markenregister befinden. Inso-
fern sind entsprechend dem angemeldeten Zeichen aufgebaute Wortverbindungen
bereits in der Vergangenheit nicht generell als schutzfähig angesehen worden. Zu-
dem können die eingetragenen Marken für andere Waren und Dienstleistungen
geschützt sein, die zu den Aufgaben von Stadtwerken keinen sachlichen Bezug
aufweisen. Schließlich ist nicht erkennbar, ob die rechtlichen und tatsächlichen
Verhältnisse mit denen im vorliegenden Fall vergleichbar sind. Seitens der Be-
schwerdeführerin ist hierzu nichts weiter vorgetragen worden.
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Im Übrigen kommt selbst unter Berücksichtigung des Grundsatzes des Vertrau-
ensschutzes, der Gleichbehandlung oder einer einheitlichen Verwaltungspraxis
Voreintragungen allgemein keine Bindungswirkung zu (vgl. BPatG MarkenR 2007,
88 - Papaya und BPatG MarkenR 2007, 178 - CASHFLOW; andererseits BPatG
GRUR 2008, 164 - SCHWABENPOST). Bei den Entscheidungen über die Schutz-
fähigkeit von Marken handelt es sich um gebundene, nicht jedoch um Ermessens-
entscheidungen. Die Rechtmäßigkeit solcher Entscheidungen ist daher allein auf
der Grundlage des anzuwendenden Markengesetzes unter Beachtung der Mar-
kenrechtsrichtlinie, nicht aber auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungs-
praxis zu beurteilen. Dies hat der Europäische Gerichtshof bereits in mehreren Ur-
teilen zur Anwendung der Gemeinschaftsmarkenverordnung auf Anmeldungen
von Gemeinschaftsmarken festgestellt (vgl. EuGH GRUR 2006, 229, 231, Nr. 47
- BioID und GRUR 2006, 233, 235, Nr. 48 - Standbeutel und zuletzt MarkenR
2008, 160, Nrn. 43 und 44 - HAIRTRANSFER).
Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.
Bender Kätker
Dr.
Kortbein
Hu