Urteil des BPatG, Az. 19 W (pat) 701/09

BPatG: stand der technik, einspruch, vorbenutzung, kunststoff, patentanspruch, erfindung, offenkundigkeit, verfügung, neuheit, auslieferung
BPatG 154
08.05
BUNDESPATENTGERICHT
19 W (pat) 701/09
_______________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
30. Juni 2010
B E S C H L U S S
In der Einspruchssache
betreffend das Patent 10 2006 003 579
- 2 -
hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mündliche Verhandlung vom 30. Juni 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dipl.-Ing. Bertl, des Richters Dr.-Ing. Kaminski, der Richterin Kirschneck
und des Richters Dipl.-Ing. Groß
beschlossen:
Der Einspruch wird als unzulässig verworfen.
G r ü n d e
I.
Für die am 25. Januar 2006 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegange-
ne Anmeldung wurde die Erteilung des nachgesuchten Patents 10 2006 003 579
am 25. Oktober 2007 veröffentlicht.
Das Patent betrifft einen
Überspannungsableiter mit Käfig-Design und Herstellungsverfah-
ren für diesen.
Gegen das Patent hat die S… AG in M…, mit Schriftsatz vom
23. Januar 2008, eingegangen am selben Tag, Einspruch erhoben mit der Begrün-
dung, dass der Patentgegenstand im Hinblick auf zwei geltend gemachte offen-
kundige Vorbenutzungen und auf einen im Einzelnen genannten druckschriftlichen
Stand der Technik nicht neu sei, und auch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit
beruhe.
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Die Patentinhaberin hat dem Einspruchsvorbringen widersprochen, da sie den
Einspruch für unzulässig und zumindest im Umfang eines beigefügten Hilfsantrags
auch für unbegründet hält.
Zuletzt mit Schriftsatz vom 4. Mai 2009, eingegangen beim Patentamt am selben
Tag, hat die Patentinhaberin Antrag auf patentgerichtliche Entscheidung nach § 61
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 PatG gestellt und die hierfür erforderlichen Gebühren per Ein-
zugsermächtigung bezahlt.
Mit Verfügung vom 19. Mai 2009 (Bl. 107 VA) hat das Deutsche Patent- und Mar-
kenamt die Akten dem Bundespatentgericht zur Entscheidung vorgelegt.
Die Einsprechende beantragt,
das Patent 10 2006 003 579 in vollem Umfang zu widerrufen.
Die Patentinhaberin beantragt,
den Einspruch als unzulässig zu verwerfen,
hilfsweise das angegriffene Patent im erteilten Umfang,
weiter hilfsweise das angegriffene Patent mit folgenden Unterla-
gen beschränkt aufrecht zu erhalten:
Patentansprüche 1 bis 7 gemäß Hilfsantrag vom 29. Mai 2008,
Beschreibung und 2 Blatt Zeichnungen, Figuren 1 bis 3, wie erteilt.
Der nach Hauptantrag geltende erteilte PA 1 lautet:
"Überspannungsableiter mit mindestens einem Varistorblock (1);
zwei Endarmaturen (3), die auf gegenüberliegenden Seiten des
Varistorblocks (1) angeordnet sind; mindestens einem Verstär-
kungselement (9), das den Varistorblock (1) und die Endarmatu-
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ren (3) zusammenhält und welches durch ein erstes Durchgangs-
loch (11) durch mindestens eine der Endarmaturen (3) verläuft; ei-
nem Außengehäuse (5) aus Kunststoff, vorzugsweise Silikon, das
durch Gießen oder Spritzen um den Varistorblock (1), das Verstär-
kungselement (9) und Teile der Endarmaturen (3) ausgebildet ist;
dadurch gekennzeichnet,
tur (3) zweite Durchgangslöcher (15) ausgebildet sind, die in einer
Nut (17) auf der dem Varistorblock (1) abgewandten Seite der
Endarmatur (3) münden, wobei die Nut (17) sich von einem zwei-
ten Durchgangsloch (15) zu einem ersten Durchgangsloch (11) er-
streckt, und wobei das zweite Durchgangsloch (15), die Nut (17)
und das erste Durchgangsloch (11) auf der dem Varistorblock (1)
abgewandten Seite der Endarmatur (3) mit dem Kunststoff versie-
gelt sind."
Der auf ein Verfahren zum Herstellen eines Überspannungsableiters nach An-
spruch 1 gerichtete erteilte nebengeordnete Patentanspruch 7 nach Hauptantrag
lautet:
"Verfahren zum Herstellen eines Überspannungsableiters nach
Anspruch 1 mit den Schritten:
Befestigen von mindestens einem Verstärkungselement (9) in ei-
nem ersten Durchgangsloch (11) einer ersten Endarmatur (3);
Anordnen eines Stapels von Varistorblöcken (1) auf der Endarma-
tur (3) und neben dem Verstärkungselement (9);
Anbringen einer zweiten Endarmatur auf dem Stapel von Varistor-
blöcken und den Verstärkungselemente (9) derart, daß die Varis-
torblöcke (1) zwischen den beiden Endarmaturen (3) liegen;
Befestigen des Verstärkungselements (9) in einem ersten Durch-
gangsloch (11) der zweiten Endarmatur (3);
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Umspritzen oder Umgießen von Teilen der beiden Endarmatu-
ren (3), der Varistorblöcke (1) und des Verstärkungselements (9)
zur Ausbildung eines Außengehäuses (5) aus Kunststoff, wobei
der Kunststoff durch die zweiten Durchgangslöcher (15) und die
Nut (17) in den Endarmaturen (3) fließt und die ersten Durch-
gangslöcher (11) auf der den Varistorblöcken (1) abgewandten
Seite der Endarmaturen (3) versiegelt."
Gemäß Streitpatentschrift (Abs. [0011]) hat die Erfindung die Aufgabe, einen
Überspannungsableiter mit Käfig-Design bereitzustellen, der weder das Problem
der Teilentladung aufgrund von vorspringenden Kanten von Schrauben oder Mut-
tern hat, noch bei dem Probleme durch das Eindringen von Feuchtigkeit durch
Durchgangslöcher der Endarmatur auftreten.
Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.
II.
Der Senat ist gemäß § 61 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 u. Satz 2 PatG für die Entscheidung
über den Einspruch zuständig. Die Patentinhaberin hat am 4. Mai 2009 und damit
nach Ablauf von 15 Monaten seit Ablauf der Einspruchsfrist am 25. Januar 2008
Antrag auf Entscheidung durch das Bundespatentgericht gestellt. Auch hat die Pa-
tentabteilung innerhalb von drei Monaten nach Zugang des Antrags auf patentge-
richtliche Entscheidung weder eine Ladung zur Anhörung noch eine Entscheidung
über den Einspruch zugestellt.
Der Einspruch war als unzulässig zu verwerfen.
Die Einsprechende hat ihren Rechtsbehelf zwar innerhalb der gesetzlichen Frist
erhoben (§ 59 Abs. 1 Satz 1 PatG), ihn schriftlich begründet und mit dem Hinweis
auf § 59 in Verbindung mit § 21 Abs. 1, 3 und 4 Nr. 1 PatG zulässigerweise auf
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mangelnde Patentfähigkeit wegen fehlender Neuheit und dem Nichtberuhen auf
erfinderischer Tätigkeit als Widerrufsgrund gestützt (§ 59 Abs. 1 Satz 2 und 3
PatG). Jedoch sind die den Einspruch nach Ansicht der Einsprechenden rechtferti-
genden Tatsachen innerhalb der Einspruchsfrist nicht bzw. nicht hinreichend im
Einzelnen angegeben worden (§ 59 Abs. 1 Satz 3 und 4 PatG).
1.
der genannten Vorschrift, wenn darin die für die Beurteilung der behaupteten Wi-
derrufsgründe maßgeblichen Umstände im Einzelnen so darlegt sind, dass die Pa-
tentinhaberin und das Patentamt daraus abschließende Folgerungen für das Vor-
liegen oder Nichtvorliegen eines Widerrufsgrundes ziehen können. Der Vortrag
muss erkennen lassen, dass ein bestimmter Tatbestand behauptet werden soll,
der auf seine Richtigkeit nachgeprüft werden kann. Da der Einspruch nur auf die
Behauptung gestützt werden kann, dass einer der in § 21 PatG genannten Wider-
rufsgründe vorliege (§ 59 Abs. 1 Satz 3 PatG), müssen sich die Tatsachenanga-
ben außerdem auf die geltend gemachten Widerrufsgründe beziehen (st. Rspr.
vgl. u. a. BGH GRUR 1987, 513, 514 - Streichgarn; GRUR 1997, 740 - Tabakdo-
se; GRUR 2003, 695 - Automatisches Fahrzeuggetriebe). Dabei muss sich die Be-
gründung mit der Erfindung befassen, wie sie patentiert ist; sie muss also die ge-
samte Lehre ihrer Argumentation zugrunde legen (vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl., § 59
Rdn. 97 m. N. w.). Soweit sich die Einsprechende darauf beruft, dass der Gegen-
stand des erteilten Patents nicht neu sei, weil die dem Patent zugrunde liegende
Erfindung auf Kenntnissen beruhe, die vor dem Anmeldetag der Öffentlichkeit
durch Benutzung zugänglich gemacht worden seien (§ 3 Abs. 1 Satz 2 PatG),
müssen die dazu im Einzelnen vorzutragenden Tatsachen die konkreten Umstän-
de erkennen lassen, aus denen sich die behauptete Benutzung nach Art, Zeit so-
wie hinsichtlich ihres Zugänglichwerdens für die Öffentlichkeit ergeben soll (vgl.
BGH a. a. O. - Streichgarn; a. a. O.; a. a. O. - Tabakdose).
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Diesen Anforderungen genügt die innerhalb der Einspruchsfrist eingegangene Be-
gründung weder hinsichtlich der beiden geltend gemachten Vorbenutzungshand-
lungen noch hinsichtlich der Ausführungen zum entgegengehaltenen druckschriftli-
chen Stand der Technik.
2.
ge A (2 Seiten Fotos, Werkszeichnung "Flansch, Armatur", Zeichnungsnummer
2HT 490 02511, Zeichnungsstand vom 17.9.2002, Werkszeichnung "Kegelseg-
ment", Zeichnungsnummer 3HT 490 02512, Zeichnungsstand Ersterstellung vom
18.3.2002) ausgebildeten Überspannungsableiters sind weder die Angaben zum
maßgeblichen Zeitpunkt der behaupteten Vorbenutzung noch die Angaben zur öf-
fentlichen Zugänglichkeit konkret und vollständig genug, als dass der Senat ohne
eigene Ermittlungen zu einer abschließenden Entscheidung hätte gelangen kön-
nen.
2.1
ters vor dem 25. Januar 2006, also vor dem Anmeldetag des Streitpatents be-
hauptet (Bl. 2 le. Abs. vom 23.1.2008), so ist damit nach Ansicht des Senats im
hier zu entscheidenden Fall nicht die erforderliche zeitliche Substantiierung gege-
ben.
Es kann dahingestellt bleiben, ob dieser Tag lediglich die Übergabe an einen Spe-
diteur bedeutet, wie die Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung vorgetra-
gen hat, oder der Tag der tatsächlichen Auslieferung eines Ableiters an die
B… H… & P… A… in K….
Denn anders als in dem der Entscheidung "Tabakdose" (vgl. BGH a. a. O) vom
Bundesgerichtshof entschiedenen Fall kann die erforderliche zeitliche Substantiie-
rung hier nicht aus dem Gesamtzusammenhang der Einspruchsschrift ergänzt
werden.
Es ist nämlich für den gemäß Anlage A ausgebildeten Ableiter lediglich eine einzi-
ge Lieferung angegeben, die einen einzigen Ableiter umfasste. Somit war diese
Lieferung nicht Teil eines in der vorgenannten BGH-Entscheidung als "ununterbro-
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chen und gleichförmig verlaufend" bezeichneten Geschehens - hier also nicht ei-
ner vor dem Anmeldetag des Streitpatents beginnenden und durch den Anmelde-
tag unbeeinflußt ununterbrochenen Lieferung von Ableitern.
Dass es sich bei dem Ableiter gemäß Anlage A um ein Serienprodukt gehandelt
habe, das vielfach geliefert worden sei, hat die Einsprechende erstmals in der
mündlichen Verhandlung vorgetragen. Dies war jedoch bei der Beurteilung der in-
nerhalb der Einspruchsfrist zu erfolgenden zeitlichen Substantiierung außer Acht
zu lassen.
2.2
nutzung ist der Vortrag im Einspruchsschriftsatz nicht hinreichend substantiiert.
Denn zu der Frage, warum beliebige Dritte eine so tief gehende Kenntnis vom Auf-
bau des an die B… H… & P… gelieferten Ableiters gewinnen konnten,
dass der Ableiter gemäß Anlage A zum den Zeitrang des Streitpatents definieren-
den Anmeldetag zum Stand der Technik gehörte (Einspruchschriftsatz a. a. O.,
Bl. 3 Abs. 1) ist einzig ausgeführt, dass dieser ohne Geheimhaltungsvermerk aus-
geliefert wurde (Einspruchsschriftsatz a. a. O., Bl. 2 le. Abs.).
Bei dem Ableiter gemäß Anlage A, Seite 2 sind jedoch alle Bauteile innerhalb des
undurchsichtigen Außengehäuses aus Kunststoff angeordnet und dadurch den
Blicken entzogen; lediglich ein Teil der Unterseite des Flansches (Anlage A, S. 1)
und zumindest der randseitige Bereich der Flanschoberseite sind unvergossen.
Damit war es aber unmöglich, ohne Zerstörung des gelieferten Ableiters Kenntnis
von dessen Innenleben zu erhalten.
Angesichts der Lieferung eines einzigen Ableiters an einen Kraftwerksbetreiber
scheint dem Senat ein solches Vorgehen mangels weiterer Angaben im Ein-
spruchsschriftsatz jedoch lediglich eine theoretische Möglichkeit zu sein. Denn re-
gelmäßig interessiert sich ein solcher Kunde in erster Linie für das elektrische und
mechanische Verhalten eines im Netz eingebauten Betriebsmittels, nicht aber für
konstruktive Details des inneren Aufbaus. Demgegenüber hat eine Firma, die
neue Ableiter entwickelt, ein großes Interesse, einen solchen Ableiter nach der Er-
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probung im Prüffeld unter realistischen Bedingungen in einem Hochspannungs-
netz zu prüfen, wie es nur Kraftwerks- und Netzbetreibern zur Verfügung steht,
und anschließend die Auswirkungen der Netzbelastung auf die geänderte Kon-
struktion bis ins Detail zu untersuchen.
Die Lieferung eines einzigen Ableiters an die B… H… & P… in K…,
deutet nach Ansicht des Senats deshalb auf einen im gegenseitigen Interesse und
Einvernehmen vorgenommenen Praxistest hin, nach dessen Ende der Hersteller
selbst den Prüfling in seinen eigenen Labors und Werkstätten genauestens unter-
suchen konnte, wo die erforderlichen Einrichtungen und Personal vorhanden sind.
Zur Substantiierung der behaupteten Offenkundigkeit reicht deshalb im vorliegen-
den Fall der Hinweis auf einen fehlenden Geheimhaltungsvorbehalt nicht aus.
Vielmehr hätten für einen den Blicken entzogenen Sachverhalt schon im Ein-
spruchsschriftsatz konkrete Umstände aufgezeigt werden müssen, aus denen sich
die behauptete Benutzung hinsichtlich ihres Zugänglichwerdens für die Öffentlich-
keit hätte ergeben sollen (vgl. auch BGH GRUR 1987, 513, 514 - Streichgarn).
3.
(Declaration der Fa. F… E… Co., Ltd, ohne Datum) ist der Einspruch
hinsichtlich des Zugänglichwerdens im Sinne des § 3 Abs. 1 Satz 2 PatG nicht
ausreichend substantiiert.
Da auch für den in Zusammenarbeit mit der t… Gesellschaft entwic-
kelten Ableiter aus technischen Gründen davon auszugehen ist, dass die Aktivteile
des Ableiters durch das Kunststoff-Außengehäuse verborgen wurden, schließt
sich der Senat der Ansicht der Patentinhaberin an, dass im Einspruchsschriftsatz
schon offen bleibt, ob der Ableiter mit oder ohne Gehäuse ausgestellt war, und
was die Besucher an dem Ausstellungsstück wirklich sehen konnten (S. 3 Abs. 4
und 7 vom 29.5.2008).
Die Einsprechende hat in der mündlichen Verhandlung zur zweiten Vorbenutzung
auch nach Rückfrage des Senats nichts vorgetragen.
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4.
EP 0 642 141 B1; D2): WO 01/15292 A1; D3): CH 659 909 A5) entgegengehalten
(a. a. O. Bl. 3 Abs. 2 bis 4).
Von diesen Druckschriften nimmt der Einspruchsschriftsatz lediglich auf D1) Be-
zug, und das auch nur ergänzend zu einem Merkmal, welches in der Vorbenut-
zung gemäß Anlage A nicht erkennbar sei, nämlich des Materials des Außenge-
häuses (Einspruchsschriftsatz a. a. O. Bl. 6 Abs. 2).
Für eine - von der Vorbenutzung gemäß Anlage A unabhängige - auf die Druck-
schrift D1) allein oder in Kombination mit den beiden anderen entgegengehaltenen
Druckschriften gestützte Begründung hätte sich der Einspruchsschriftsatz jedoch
mit der gesamten im Patentanspruch 1 bzw. Patentanspruch 7 patentierten Lehre
auseinandersetzen müssen, was üblicherweise durch einen Vergleich aller Merk-
male eines Patentanspruchs mit dem aus einer oder mehreren Druckschriften Vor-
bekannten erfolgt, der bei fehlender Neuheit ergänzt ist durch Angaben zur fehlen-
den erfinderischen Tätigkeit.
Ein derartiger Merkmalsvergleich mit dem Inhalt der D1) fehlt aber im Einspruchs-
schriftsatz; zu den beiden anderen Druckschriften finden sich keinerlei Ausführun-
gen.
Dass im vorliegenden Fall allein die Übersendung der drei Druckschriften zur Be-
gründung des Einspruchs ausreiche, weil der Patentgegenstand so einfach und
ein Blick auf die Figuren ausreichend sei, wie die Einsprechende in der mündli-
chen Verhandlung vorgetragen hat, trifft im vorliegenden Fall ersichtlich nicht zu.
Der Fachmann mag zwar die vier Grund-Bauelemente Varistorblock / Endarmatu-
ren / Verstärkungselemente und Außengehäuse des patentgemäßen Ableiters in
den Figuren der drei Druckschriften ohne Weiteres erkennen. Jedoch sind diese
Bauelemente allesamt bereits als zum Stand der Technik gehörend im Oberbegriff
des Anspruchs 1 aufgeführt (vgl. auch Abs. [0002] der Streitpatentschrift), wäh-
rend die Erfindung eine im kennzeichnenden Teil detailliert angegebene Ausge-
staltung mindestens einer der Endarmaturen betrifft. Deshalb hätte die Einspre-
chende angeben müssen, durch welche Merkmale der vorbekannten Ableiterkon-
- 11 -
struktionen sie den kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 vorweggenommen
oder zumindest als dem Fachmann nahegelegt ansieht.
5.
sondern auch bei der Angabe der einzelnen Verfahrensschritte alle wesentlichen
Sachmerkmale der Ableiterkonstruktion auf, so dass hinsichtlich der Frage der
Substantiierung des Einspruchs im Hinblick auf diesen Nebenanspruch nichts an-
deres gelten kann, als für erteilten Anspruch 1 ausgeführt ist.
Da somit kein zulässiger Einspruch vorlag war dieser ohne sachliche Prüfung der
Patentfähigkeit zu verwerfen.
Bertl
Dr. Kaminski
Kirschneck
Groß