Urteil des BPatG, Az. 6 W (pat) 15/05

BPatG (patentgesetz, anmeldung, patg, aufgabe, busse, beschwerde, sachprüfung, prüfung, begründung, bezug)
BPatG 152
08.05
BUNDESPATENTGERICHT
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die Patentanmeldung 103 53 277.3
6 W (pat) 15/05
_______________________
ke sowie der Richter
Guth, Dipl.-Ing.
Schneider und Dipl.-Ing.
Hildebrandt
hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 10.
Januar
2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dr.-Ing.
Lisch
- 2 -
beschlossen:
Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der Prü-
fungsstelle
25 des Deutschen Patent- und Markenamts vom
16. Februar 2005 aufgehoben und das Verfahren zur weiteren Be-
arbeitung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwie-
sen.
Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.
G r ü n d e
I.
Der Anmelder hat am 14. November 2003 die Patentanmeldung mit der Bezeich-
nung „Verbesserungen an Systemen zum Bauen von Bauwerken in bewährtem
Beton oder einem anderen Material mit Hilfe hochpräziser, integraler, modularer
Verschalungen“ beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht, welche
43 Patentansprüche umfasst.
Mit Bescheid der Prüfungsstelle 25 vom 1. Juni 2004 wurde der Antragssteller im
Rahmen der Offensichtlichkeitsprüfung darauf hingewiesen, dass die Anmeldung
eine Gruppe von Erfindungen enthalte, die untereinander zwar in einer gewissen
Weise verbunden seien, möglicherweise auch eine allgemeine Idee verwirklichten,
diese Idee aber nicht neu und nicht erfinderisch sei. Denn es sei bekannt, modu-
lare Schalungssysteme einzusetzen und auch mit entsprechender Präzision und
unter Zuhilfenahme von Kontroll- und Hilfsmechanismen aufzubauen. Eine dar-
über hinaus gehende allgemeine, neuartige und erfinderische Idee könne nicht
festgestellt werden. Folglich sei gemäß § 34 Abs. 5 PatG die Einheitlichkeit der
Anmeldung nicht gegeben.
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Da der Anmelder die gerügten Mängel in der Folgezeit nicht beseitigte, wurde die
Patentanmeldung durch den angegriffenen Beschluss der Prüfungsstelle 25 vom
16. Februar 2005 unter Hinweis auf den vorgenannten Beanstandungsbescheid
vom 1. Juni 2004 und die fehlende Einheitlichkeit der unverändert beanspruchten
Vielzahl von Patentsprüchen aufgrund § 42 Abs. 3 PatG zurückgewiesen.
Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Anmelders, der seine
Patentanmeldung mit den am Anmeldetag eingegangenen Patentansprüchen un-
verändert weiterverfolgt.
Der Anmelder führt zur Begründung der Beschwerde aus, dass im Rahmen der
Offensichtlichkeitsprüfung nur Mängel zu rügen seien, die der Prüfer aufgrund des
ihm unterbreiteten Sachverhalts ohne weitere Sachprüfung zweifelsfrei als solche
erkenne. Weiterhin sei eine offensichtliche Uneinheitlichkeit nur dann gegeben,
wenn sich auch ohne Prüfung der Neuheit keine sinnvolle technische Aufgabe an-
geben ließe, zu deren Lösung alle Teile der Anmeldung nötig oder zumindest
dienlich seien. Im Rahmen der Offensichtlichkeitsprüfung sei daher lediglich die
Frage zu stellen, ob eine technisch sinnvolle und vor Berücksichtigung eines
Standes Technik auch einheitliche Aufgabe angegeben werden könne. Wenn dies
möglich sei, könne die Anmeldung nicht als uneinheitlich angesehen werden. Da
die Prüfungsstelle jedoch bestätigt habe, dass als einheitliche Aufgabe eine Ver-
besserung der Schalungstechnik angesehen werden könne, sei eine offensichtli-
che Uneinheitlichkeit der Anmeldung ausgeschlossen. Dies ergebe sich auch aus
der Entscheidung BPatGE 21, 243.
Wegen weiterer Einzelheiten, insbesondere des Wortlauts der Patentansprüche,
wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
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II.
1)
Die Beschwerde des Anmelders ist zulässig, insbesondere statthaft sowie
form- und fristgerecht eingelegt, § 73 Abs. 1, Abs. 2 PatG. Die Beschwerde hat
auch insoweit in der Sache Erfolg, als der angegriffene Beschluss aufzuheben und
das Verfahren zur weiteren Bearbeitung der Anmeldung an das Deutsche Patent-
und Markenamt zurückzuverweisen ist, § 79 Abs. 3 Satz 1 Nrn. 1, 2 PatG.
§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG bestimmt, dass das Patentgericht die angefochtene
Entscheidung ohne eigene Sachentscheidung aufheben kann, wenn die Gründe,
die der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegen, beseitigt werden und inso-
weit eine neue Sachprüfung oder eine Fortsetzung der Sachprüfung erforderlich
ist (vgl. Busse, Patentgesetz, 6. Aufl., § 79 Rdn. 56 und 57; Schulte, Patentgesetz,
7. Aufl., § 79 Rdn. 19 bis 21 - jeweils m. w. N.).
2) Zunächst ist festzustellen, dass der angefochtene Beschluss bereits einen for-
mellen Mangel aufweist, weil er der in § 47 Abs. 1 Satz 1 PatG bestimmten Be-
gründungspflicht nicht bzw. nicht in ausreichender Weise genügt (vgl. Busse, Pa-
tentgesetz, 6. Aufl., § 79 Rdn. 58 m. w. N.). Nach dieser Vorschrift erfordert die
Begründung eines den Anmelder beschwerenden Beschlusses - wie hier die Zu-
rückweisung der Patentanmeldung gemäß § 47 PatG - eine nähere Darlegung
aller tatsächlichen und rechtlichen Überlegungen, welche die Prüfungsstelle zu der
getroffenen Entscheidung veranlasst haben und zwar derart, dass eine Nachprü-
fung dieser Überlegungen durch die Beteiligten und die Beschwerdeinstanz mög-
lich ist (vgl.
Busse, Patentgesetz, 6.
Aufl., §
47 Rdn.
26 unter Hinweis auf
DPA-PrRL 3.4 und m. w. N. zur st. Rspr. des BPatG). Nicht ausreichend sind
insbesondere bloße summarische Feststellungen, formelhafte Wendungen oder
Ausführungen, die nicht erkennen lassen, welche Gründe für die Entscheidung
maßgebend waren, inhaltlos sind bzw. sich in bloßen Wiederholungen des
Gesetzes oder allgemeiner Rechtsgrundsätze erschöpfen (BPatGE 1, 76, 77; 6,
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50, 52; 7, 26, 29; 14, 209, 210-211; 49, 154 - tragbares Gerät; BGH GRUR 1992,
159 - Crackkatalysator II; Busse, Patentgesetz, 6. Aufl., § 100 Rdn. 61 - m. w. N.).
Vorliegend erschöpft sich der angefochtene Beschluss auch in Verbindung mit der
Begründung des zulässigerweise in Bezug genommenen Beanstandungsbe-
scheids vom 1. Juni 2004 hinsichtlich des für die Zurückweisung der Anmeldung
herangezogenen entscheidungserheblichen Umstandes fehlender Einheitlichkeit
in dem Wortlaut des § 34 Abs. 5 PatG und in der pauschalen Behauptung, dass
die beispielhaft aufgezählten Patentansprüche auf eine Vielzahl von unterschiedli-
chen Gegenständen gerichtet seien und jedem dieser Gegenstände offenbar eine
andere erfinderische Idee zu Grunde liege. Wie die nähere Betrachtung einzelner
Patentansprüche unter 3) zeigt, sind deren Gegenstände jedoch offensichtlich
einheitlich. Der angefochtene Beschluss ist daher in seiner Begründung lücken-
haft.
3) Vor allem ist dem angefochtenen Beschluss aber in sachlicher Hinsicht nicht
zu folgen.
§ 34 Abs. 5 PatG bestimmt, dass die Anmeldung nur eine einzige Erfindung ent-
halten darf oder eine Gruppe von Erfindungen, die untereinander in der Weise
verbunden sind, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen.
a) Eine - vorliegend allein in Betracht kommende - Gruppe von Erfindungen ist
anzunehmen, wenn die einzelnen Erfindungen untereinander in der Weise ver-
bunden sind, dass diese eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen,
d. h. ein technischer Zusammenhang besteht, der in gleichen oder gleichwirken-
den, besonderen technischen Merkmalen zum Ausdruck kommt (vgl. Busse, Pa-
tentgesetz, 6. Aufl., § 34 Rdn. 116), wobei die jeweiligen besonderen technischen
Merkmale der einzelnen Erfindungen nicht identisch sein müssen und es auch
ausreichend ist, dass diese sich nur entsprechen, d. h. in einer technischen
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Wechselbeziehung zueinander stehen (Schulte, Patentgesetz, 7.
Aufl., §
34
Rdn. 244).
Die einheitliche erfinderische Idee kann deshalb auch bei Lösung mehrerer, auf-
grund eines technologischen Zusammenhangs unter eine Gesamtaufgabe sub-
sumierbarer Aufgaben oder bei einer einheitlichen Wirkung mehrerer Erfindungen
oder Patentansprüche unterschiedlicher Patentkategorien vorliegen, sofern diese
einen technisch ausreichenden Bezug zueinander aufweisen und erkennbar ist,
dass diese eine erfinderische Idee verwirklichen. Hierbei kann die Verbindung der
einzelnen Erfindungen untereinander auf verschiedenste Weise zum Ausdruck
gebracht werden. Nicht entscheidend ist die formale Wortwahl (vgl. Schulte, Pa-
tentgesetz, 7. Aufl., § 34 Rdn. 246 und 247).
Nach der Rechtsprechung ist bei der Beurteilung eines Erfindungskomplexes und
des hierzu erforderlichen wirtschaftlichen und technologischen Zusammenhangs
auch darauf zu achten, dass eine unnötige Zerstückelung von Anmeldungen ver-
mieden wird und zusammengehörige Fragen in einem Verfahren behandelt wer-
den (BGH GRUR 1979, 461, 462 - Farbbildröhre; BGH GRUR 2002, 143, 146
- Suche fehlerhafter Zeichenketten; BPatGE 49, 154 - tragbares Gerät).
In diesem Zusammenhang ist besonders zu beachten, dass nach der Rechtspre-
chung des Bundespatentgerichts die Prüfung gemäß §§ 42 Abs. 1, 34 Abs. 5 PatG
nur der Eliminierung von klar uneinheitlichen Anmeldungen dient, so dass im
Zweifel die Einheitlichkeit anzuerkennen ist (vgl. Schulte, Patentgesetz, 7. Aufl.,
§ 34 Rn. 289). Denn die Einheitlichkeit des Gegenstands einer Patentanmeldung
kann in der Regel erst nach Ermittlung des einschlägigen Standes der Technik
geprüft werden (vgl. BPatG BlPMZ 1991, 195 - 196).
Für die Ermittlung und Würdigung des Standes der Technik ist bei der Offensicht-
lichkeitsprüfung aber kein Raum. Denn die Offensichtlichkeitsprüfung ist gegen-
über der Prüfung nach § 44 PatG in doppelter Weise beschränkt, nämlich einmal
auf die in § 42 PatG genannten Mängel, zu denen fehlende Neuheit und erfinderi-
- 7 -
sche Tätigkeit nicht zählen (vgl. dazu BGH BlPMZ 1985, 117
-
118
- Offensichtlichkeitsprüfung; Schulte, Patentgesetz, 7. Aufl., § 42 Rn. 9; Benkard,
Patentgesetz, 10. Aufl., § 42 Rn. 5), und auf das offensichtliche Vorliegen dieser
Mängel. Offensichtlich ist ein Mangel wie der hier in Frage stehende der fehlenden
Einheitlichkeit, wenn er für den Prüfer auf Grund des ihm unterbreiteten Sachver-
halts ohne weitere Sachprüfung - in technischer und rechtlicher Beziehung -
zweifelsfrei als solcher erkennbar ist, d. h. als Mangel offen zutage tritt (vgl. BGH
BlPMZ 71, 371, 373 - Isomerisierung; BGH BlPMZ 1972, 323 - Gelbe Pigmente;
BGH GRUR 1990, 346, 348 - Aufzeichnungsmaterial; BPatGE 11, 47, 49; 26, 110;
BPatGE 40, 254 - Kernmechanisches Modell; vgl. auch Schulte, Patentgesetz,
7. Aufl., § 42 Rn. 6 ff.; Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl., § 42 Rn. 8 ff.; Busse, Pa-
tentgesetz, 6. Aufl., § 42 Rn. 26 ff.).
Erfolgt die Prüfung der Einheitlichkeit - wie im vorliegenden Fall - im Rahmen der
Offensichtlichkeitsprüfung, so kommt deshalb eine Zurückweisung der Anmeldung
nur dann in Betracht, wenn sich auch unter Nichtbeachtung der Frage der Patent-
fähigkeit keine sinnvolle technische Aufgabe angeben lässt, zu deren Lösung alle
Teile der Anmeldung nötig oder zumindest dienlich sind (vgl. dazu BPatGE 21,
243; Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl., § 42 Rn. 8).
b) Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze ist nach Auffassung des Senats
trotz des Umstandes, dass die Vielzahl der Patentansprüche verschiedene Vor-
richtungen umfassen, entgegen der Auffassung der Prüfungsstelle beim jetzigen
Verfahrensstand nicht offensichtlich von einer Uneinheitlichkeit der Anmeldung
i. S. v. § 34 Abs. 5 PatG auszugehen. Denn die Patentansprüche weisen bei der
hier gebotenen pauschalen Betrachtungsweise trotz der Verschiedenheit der Ge-
genstände der unterschiedlichen Einzelaufgaben und der technischen Lösungen
der jeweiligen beanspruchten Vorrichtungen einen hinreichenden technologischen
Zusammenhang im Hinblick auf die der Anmeldung zugrundeliegende übergeord-
nete Gesamtaufgabe auf und sind Teil eines einheitlichen Erfindungskomplexes
zur Realisierung einer gemeinsamen übergeordneten erfinderischen Idee.
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aa)
Ausgehend von der maßgeblichen objektiven Aufgabe, die auch in der Be-
zeichnung und Beschreibung der Anmeldung zum Ausdruck kommt und die als
Hilfsmittel für die Ermittlung des objektiven technischen Problems heranzuziehen
ist (vgl. BGH GRUR 2003, 693, 695 - Hochdruckreiniger; BGH GRUR 2005, 141,
142 - Anbieten aktiver Hilfe - m. w. N.), besteht vorliegend die den Patentansprü-
chen zugrunde liegende gemeinsame, übergeordnete Aufgabe darin, mittels
hochpräziser, integraler, modularer Schalungen sowie weiterer Hilfsmittel und
Verfahrensweisen den Bauprozess komplett zu mechanisieren, rationalisieren und
effizienter zu gestalten.
bb) Wie die Anmeldung belegt, soll diese universelle Aufgabe durch die im An-
spruch 1 angegebenen Maßnahmen gelöst werden.
cc) Die übergeordnete identische erfinderische Idee, mittels hochpräziser,
integraler, modularer Schalungen sowie weiterer Hilfsmittel und Verfahrensweisen
den Bauprozess komplett zu mechanisieren, rationalisieren und effizienter zu
gestalten, schließt deshalb die weiteren hiermit technisch verbundenen oder je-
denfalls je nach Einsatzzweck in unterschiedlicher technischer Wechselwirkung
stehenden Patentgegenstände mit ein und begründet die Einheitlichkeit der An-
meldung.
4) Gemäß § 80 Abs. 3 PatG war die Rückzahlung der Beschwerdegebühr
anzuordnen, da dies bei der oben erörterten Sach- und Rechtslage der Billigkeit
entspricht.
Lischke Guth
Schneider
Hildebrandt
Cl