Urteil des BPatG vom 10.01.2008, 6 W (pat) 15/05

Entschieden
10.01.2008
Schlagworte
Patentgesetz, Anmeldung, Patg, Aufgabe, Busse, Beschwerde, Sachprüfung, Prüfung, Begründung, Bezug
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BUNDESPATENTGERICHT

6 W (pat) 15/05

_______________________

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 103 53 277.3

hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 10. Januar 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Dr.-Ing. Lischke sowie der Richter Guth, Dipl.-Ing. Schneider und Dipl.-Ing.

Hildebrandt

BPatG 152

08.05

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der Prüfungsstelle 25 des Deutschen Patent- und Markenamts vom

16. Februar 2005 aufgehoben und das Verfahren zur weiteren Bearbeitung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Der Anmelder hat am 14. November 2003 die Patentanmeldung mit der Bezeichnung „Verbesserungen an Systemen zum Bauen von Bauwerken in bewährtem

Beton oder einem anderen Material mit Hilfe hochpräziser, integraler, modularer

Verschalungen“ beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht, welche

43 Patentansprüche umfasst.

Mit Bescheid der Prüfungsstelle 25 vom 1. Juni 2004 wurde der Antragssteller im

Rahmen der Offensichtlichkeitsprüfung darauf hingewiesen, dass die Anmeldung

eine Gruppe von Erfindungen enthalte, die untereinander zwar in einer gewissen

Weise verbunden seien, möglicherweise auch eine allgemeine Idee verwirklichten,

diese Idee aber nicht neu und nicht erfinderisch sei. Denn es sei bekannt, modulare Schalungssysteme einzusetzen und auch mit entsprechender Präzision und

unter Zuhilfenahme von Kontroll- und Hilfsmechanismen aufzubauen. Eine darüber hinaus gehende allgemeine, neuartige und erfinderische Idee könne nicht

festgestellt werden. Folglich sei gemäß § 34 Abs. 5 PatG die Einheitlichkeit der

Anmeldung nicht gegeben.

Da der Anmelder die gerügten Mängel in der Folgezeit nicht beseitigte, wurde die

Patentanmeldung durch den angegriffenen Beschluss der Prüfungsstelle 25 vom

16. Februar 2005 unter Hinweis auf den vorgenannten Beanstandungsbescheid

vom 1. Juni 2004 und die fehlende Einheitlichkeit der unverändert beanspruchten

Vielzahl von Patentsprüchen aufgrund § 42 Abs. 3 PatG zurückgewiesen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Anmelders, der seine

Patentanmeldung mit den am Anmeldetag eingegangenen Patentansprüchen unverändert weiterverfolgt.

Der Anmelder führt zur Begründung der Beschwerde aus, dass im Rahmen der

Offensichtlichkeitsprüfung nur Mängel zu rügen seien, die der Prüfer aufgrund des

ihm unterbreiteten Sachverhalts ohne weitere Sachprüfung zweifelsfrei als solche

erkenne. Weiterhin sei eine offensichtliche Uneinheitlichkeit nur dann gegeben,

wenn sich auch ohne Prüfung der Neuheit keine sinnvolle technische Aufgabe angeben ließe, zu deren Lösung alle Teile der Anmeldung nötig oder zumindest

dienlich seien. Im Rahmen der Offensichtlichkeitsprüfung sei daher lediglich die

Frage zu stellen, ob eine technisch sinnvolle und vor Berücksichtigung eines

Standes Technik auch einheitliche Aufgabe angegeben werden könne. Wenn dies

möglich sei, könne die Anmeldung nicht als uneinheitlich angesehen werden. Da

die Prüfungsstelle jedoch bestätigt habe, dass als einheitliche Aufgabe eine Verbesserung der Schalungstechnik angesehen werden könne, sei eine offensichtliche Uneinheitlichkeit der Anmeldung ausgeschlossen. Dies ergebe sich auch aus

der Entscheidung BPatGE 21, 243.

Wegen weiterer Einzelheiten, insbesondere des Wortlauts der Patentansprüche,

wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

1) Die Beschwerde des Anmelders ist zulässig, insbesondere statthaft sowie

form- und fristgerecht eingelegt, § 73 Abs. 1, Abs. 2 PatG. Die Beschwerde hat

auch insoweit in der Sache Erfolg, als der angegriffene Beschluss aufzuheben und

das Verfahren zur weiteren Bearbeitung der Anmeldung an das Deutsche Patentund Markenamt zurückzuverweisen ist, § 79 Abs. 3 Satz 1 Nrn. 1, 2 PatG.

§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG bestimmt, dass das Patentgericht die angefochtene

Entscheidung ohne eigene Sachentscheidung aufheben kann, wenn die Gründe,

die der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegen, beseitigt werden und insoweit eine neue Sachprüfung oder eine Fortsetzung der Sachprüfung erforderlich

ist (vgl. Busse, Patentgesetz, 6. Aufl., § 79 Rdn. 56 und 57; Schulte, Patentgesetz,

7. Aufl., § 79 Rdn. 19 bis 21 - jeweils m. w. N.).

2) Zunächst ist festzustellen, dass der angefochtene Beschluss bereits einen formellen Mangel aufweist, weil er der in § 47 Abs. 1 Satz 1 PatG bestimmten Begründungspflicht nicht bzw. nicht in ausreichender Weise genügt (vgl. Busse, Patentgesetz, 6. Aufl., § 79 Rdn. 58 m. w. N.). Nach dieser Vorschrift erfordert die

Begründung eines den Anmelder beschwerenden Beschlusses - wie hier die Zurückweisung der Patentanmeldung gemäß § 47 PatG - eine nähere Darlegung

aller tatsächlichen und rechtlichen Überlegungen, welche die Prüfungsstelle zu der

getroffenen Entscheidung veranlasst haben und zwar derart, dass eine Nachprüfung dieser Überlegungen durch die Beteiligten und die Beschwerdeinstanz möglich ist (vgl. Busse, Patentgesetz, 6. Aufl., § 47 Rdn. 26 unter Hinweis auf

DPA-PrRL 3.4 und m. w. N. zur st. Rspr. des BPatG). Nicht ausreichend sind

insbesondere bloße summarische Feststellungen, formelhafte Wendungen oder

Ausführungen, die nicht erkennen lassen, welche Gründe für die Entscheidung

maßgebend waren, inhaltlos sind bzw. sich in bloßen Wiederholungen des

Gesetzes oder allgemeiner Rechtsgrundsätze erschöpfen (BPatGE 1, 76, 77; 6,

50, 52; 7, 26, 29; 14, 209, 210-211; 49, 154 - tragbares Gerät; BGH GRUR 1992,

159 - Crackkatalysator II; Busse, Patentgesetz, 6. Aufl., § 100 Rdn. 61 - m. w. N.).

Vorliegend erschöpft sich der angefochtene Beschluss auch in Verbindung mit der

Begründung des zulässigerweise in Bezug genommenen Beanstandungsbescheids vom 1. Juni 2004 hinsichtlich des für die Zurückweisung der Anmeldung

herangezogenen entscheidungserheblichen Umstandes fehlender Einheitlichkeit

in dem Wortlaut des § 34 Abs. 5 PatG und in der pauschalen Behauptung, dass

die beispielhaft aufgezählten Patentansprüche auf eine Vielzahl von unterschiedlichen Gegenständen gerichtet seien und jedem dieser Gegenstände offenbar eine

andere erfinderische Idee zu Grunde liege. Wie die nähere Betrachtung einzelner

Patentansprüche unter 3) zeigt, sind deren Gegenstände jedoch offensichtlich

einheitlich. Der angefochtene Beschluss ist daher in seiner Begründung lückenhaft.

3) Vor allem ist dem angefochtenen Beschluss aber in sachlicher Hinsicht nicht

zu folgen.

§ 34 Abs. 5 PatG bestimmt, dass die Anmeldung nur eine einzige Erfindung enthalten darf oder eine Gruppe von Erfindungen, die untereinander in der Weise

verbunden sind, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen.

a) Eine - vorliegend allein in Betracht kommende - Gruppe von Erfindungen ist

anzunehmen, wenn die einzelnen Erfindungen untereinander in der Weise verbunden sind, dass diese eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen,

d. h. ein technischer Zusammenhang besteht, der in gleichen oder gleichwirkenden, besonderen technischen Merkmalen zum Ausdruck kommt (vgl. Busse, Patentgesetz, 6. Aufl., § 34 Rdn. 116), wobei die jeweiligen besonderen technischen

Merkmale der einzelnen Erfindungen nicht identisch sein müssen und es auch

ausreichend ist, dass diese sich nur entsprechen, d. h. in einer technischen

Wechselbeziehung zueinander stehen (Schulte, Patentgesetz, 7. Aufl., § 34

Rdn. 244).

Die einheitliche erfinderische Idee kann deshalb auch bei Lösung mehrerer, aufgrund eines technologischen Zusammenhangs unter eine Gesamtaufgabe subsumierbarer Aufgaben oder bei einer einheitlichen Wirkung mehrerer Erfindungen

oder Patentansprüche unterschiedlicher Patentkategorien vorliegen, sofern diese

einen technisch ausreichenden Bezug zueinander aufweisen und erkennbar ist,

dass diese eine erfinderische Idee verwirklichen. Hierbei kann die Verbindung der

einzelnen Erfindungen untereinander auf verschiedenste Weise zum Ausdruck

gebracht werden. Nicht entscheidend ist die formale Wortwahl (vgl. Schulte, Patentgesetz, 7. Aufl., § 34 Rdn. 246 und 247).

Nach der Rechtsprechung ist bei der Beurteilung eines Erfindungskomplexes und

des hierzu erforderlichen wirtschaftlichen und technologischen Zusammenhangs

auch darauf zu achten, dass eine unnötige Zerstückelung von Anmeldungen vermieden wird und zusammengehörige Fragen in einem Verfahren behandelt werden (BGH GRUR 1979, 461, 462 - Farbbildröhre; BGH GRUR 2002, 143, 146

- Suche fehlerhafter Zeichenketten; BPatGE 49, 154 - tragbares Gerät).

In diesem Zusammenhang ist besonders zu beachten, dass nach der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts die Prüfung gemäß §§ 42 Abs. 1, 34 Abs. 5 PatG

nur der Eliminierung von klar uneinheitlichen Anmeldungen dient, so dass im

Zweifel die Einheitlichkeit anzuerkennen ist (vgl. Schulte, Patentgesetz, 7. Aufl.,

§ 34 Rn. 289). Denn die Einheitlichkeit des Gegenstands einer Patentanmeldung

kann in der Regel erst nach Ermittlung des einschlägigen Standes der Technik

geprüft werden (vgl. BPatG BlPMZ 1991, 195 - 196).

Für die Ermittlung und Würdigung des Standes der Technik ist bei der Offensichtlichkeitsprüfung aber kein Raum. Denn die Offensichtlichkeitsprüfung ist gegenüber der Prüfung nach § 44 PatG in doppelter Weise beschränkt, nämlich einmal

auf die in § 42 PatG genannten Mängel, zu denen fehlende Neuheit und erfinderi-

sche Tätigkeit nicht zählen (vgl. dazu BGH BlPMZ 1985, 117 - 118

- Offensichtlichkeitsprüfung; Schulte, Patentgesetz, 7. Aufl., § 42 Rn. 9; Benkard,

Patentgesetz, 10. Aufl., § 42 Rn. 5), und auf das offensichtliche Vorliegen dieser

Mängel. Offensichtlich ist ein Mangel wie der hier in Frage stehende der fehlenden

Einheitlichkeit, wenn er für den Prüfer auf Grund des ihm unterbreiteten Sachverhalts ohne weitere Sachprüfung - in technischer und rechtlicher Beziehung -

zweifelsfrei als solcher erkennbar ist, d. h. als Mangel offen zutage tritt (vgl. BGH

BlPMZ 71, 371, 373 - Isomerisierung; BGH BlPMZ 1972, 323 - Gelbe Pigmente;

BGH GRUR 1990, 346, 348 - Aufzeichnungsmaterial; BPatGE 11, 47, 49; 26, 110;

BPatGE 40, 254 - Kernmechanisches Modell; vgl. auch Schulte, Patentgesetz,

7. Aufl., § 42 Rn. 6 ff.; Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl., § 42 Rn. 8 ff.; Busse, Patentgesetz, 6. Aufl., § 42 Rn. 26 ff.).

Erfolgt die Prüfung der Einheitlichkeit - wie im vorliegenden Fall - im Rahmen der

Offensichtlichkeitsprüfung, so kommt deshalb eine Zurückweisung der Anmeldung

nur dann in Betracht, wenn sich auch unter Nichtbeachtung der Frage der Patentfähigkeit keine sinnvolle technische Aufgabe angeben lässt, zu deren Lösung alle

Teile der Anmeldung nötig oder zumindest dienlich sind (vgl. dazu BPatGE 21,

243; Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl., § 42 Rn. 8).

b) Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze ist nach Auffassung des Senats

trotz des Umstandes, dass die Vielzahl der Patentansprüche verschiedene Vorrichtungen umfassen, entgegen der Auffassung der Prüfungsstelle beim jetzigen

Verfahrensstand nicht offensichtlich von einer Uneinheitlichkeit der Anmeldung

i. S. v. § 34 Abs. 5 PatG auszugehen. Denn die Patentansprüche weisen bei der

hier gebotenen pauschalen Betrachtungsweise trotz der Verschiedenheit der Gegenstände der unterschiedlichen Einzelaufgaben und der technischen Lösungen

der jeweiligen beanspruchten Vorrichtungen einen hinreichenden technologischen

Zusammenhang im Hinblick auf die der Anmeldung zugrundeliegende übergeordnete Gesamtaufgabe auf und sind Teil eines einheitlichen Erfindungskomplexes

zur Realisierung einer gemeinsamen übergeordneten erfinderischen Idee.

aa) Ausgehend von der maßgeblichen objektiven Aufgabe, die auch in der Bezeichnung und Beschreibung der Anmeldung zum Ausdruck kommt und die als

Hilfsmittel für die Ermittlung des objektiven technischen Problems heranzuziehen

ist (vgl. BGH GRUR 2003, 693, 695 - Hochdruckreiniger; BGH GRUR 2005, 141,

142 - Anbieten aktiver Hilfe - m. w. N.), besteht vorliegend die den Patentansprüchen zugrunde liegende gemeinsame, übergeordnete Aufgabe darin, mittels

hochpräziser, integraler, modularer Schalungen sowie weiterer Hilfsmittel und

Verfahrensweisen den Bauprozess komplett zu mechanisieren, rationalisieren und

effizienter zu gestalten.

bb) Wie die Anmeldung belegt, soll diese universelle Aufgabe durch die im Anspruch 1 angegebenen Maßnahmen gelöst werden.

cc) Die übergeordnete identische erfinderische Idee, mittels hochpräziser,

integraler, modularer Schalungen sowie weiterer Hilfsmittel und Verfahrensweisen

den Bauprozess komplett zu mechanisieren, rationalisieren und effizienter zu

gestalten, schließt deshalb die weiteren hiermit technisch verbundenen oder jedenfalls je nach Einsatzzweck in unterschiedlicher technischer Wechselwirkung

stehenden Patentgegenstände mit ein und begründet die Einheitlichkeit der Anmeldung.

4) Gemäß § 80 Abs. 3 PatG war die Rückzahlung der Beschwerdegebühr

anzuordnen, da dies bei der oben erörterten Sach- und Rechtslage der Billigkeit

entspricht.

Lischke Guth Schneider Hildebrandt

Cl

Urteil vom 30.04.2015

2 ZA (pat) 10/14 vom 30.04.2015

Urteil vom 23.07.2015

2 Ni 20/13 (EP) vom 23.07.2015

Urteil vom 16.06.2016

10 W (pat) 20/16 vom 16.06.2016

Anmerkungen zum Urteil