Urteil des BPatG, Az. 15 W (pat) 31/06

BPatG: stand der technik, patentanspruch, zahl, gold, patentfähigkeit, aluminium, silber, einspruch, erfindung, auszug
BPatG 154
08.05
BUNDESPATENTGERICHT
_______________
(Aktenzeichen)
18. Juni 2007
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend das Patent 40 22 319
15 W (pat) 31/06
Verkündet am
- 2 -
hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 18. Juni 2007 unter Mitwirkung des Richters Dr. Egerer
als Vorsitzenden, der Richter Reker und Dr. Maksymiw sowie der Richterin Zettler
beschlossen:
Der angefochtene Beschluss wird aufgehoben
und das Patent widerrufen.
G r ü n d e
I
Auf die am 13. Juli 1990 eingereichte Patentanmeldung 40 22 319.1-51 hat das
Deutsche Patent- und Markenamt das Patent 40 22 319 mit der Bezeichnung „Be-
schichtungsmasse für ein elektrophotographisches lichtempfindliches Aufzeich-
nungsmaterial und Verfahren zur Bildung eines Beschichtungsfilms eines solchen
Aufzeichnungsmaterials unter deren Verwendung“ erteilt. Veröffentlichungstag der
Patenterteilung ist der 11. Februar 1999.
Der erteilte Patentanspruch 1 lautet:
„1.
Beschichtungsmasse für ein elektrophotographisches Aufzeich-
dadurch ge-
kennzeichnet,
dass das Silikonöl flüchtig ist, einen Siedepunkt von
nicht mehr als 300 °C sowie ein Gewichtsmittel des Molekulargewichts
- 3 -
von nicht mehr als 1000 hat und durch die nachstehende allgemeine
Formel ausgedrückt wird:
worin R
9
und R
10
jeweils eine substituierte oder unsubstituierte Alkyl-, Aryl- oder
Alkoxygruppe bedeuten, und n eine ganze Zahl bedeutet.“
Gegen das Patent ist Einspruch erhoben worden.
Der Einspruch wurde u. a. auf folgende Entgegenhaltungen gestützt:
US 4 571 371 (E4) und
JP 60-040531 A, Patent Abstracts of Japan, mit JP 60-40531 und
englischem Auszug aus der japanischen ungeprüften Patentanmel-
dung (E12)
Nach Prüfung des Einspruchs wurde das Patent mit Beschluss der Patentabtei-
lung 51 vom 19. Juni 2006 beschränkt aufrecht erhalten.
Dem Beschluss lagen die am 16. Mai 2000 eingegangenen Patentansprüche 1 bis
17 zugrunde. Der Patentanspruch 1 hat dabei folgenden Wortlaut:
„1.
Beschichtungsmasse für ein elektrophotographisches Aufzeich-
dadurch ge-
kennzeichnet,
dass das Silikonöl bei Erhitzung der Beschichtungs-
masse nach dem Beschichten flüchtig ist, einen Siedepunkt von nicht
mehr als 300 °C sowie ein Gewichtsmittel des Molekulargewichts von
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nicht mehr als 1000 hat und durch die nachstehende allgemeine Formel
ausgedrückt wird:
worin R
9
und R
10
jeweils eine substituierte oder unsubstituierte Alkyl-,
Aryl- oder Alkoxygruppe bedeuten, und n eine ganze Zahl bedeutet.“
Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden.
Die Einsprechende führt aus, in der E4 seien für die Herstellung einer Beschich-
tungsmasse Silikonöle angegeben, die sich mit dem Patent überschnitten. Außerdem
werde nach der E4 die dortige Beschichtungsmasse bei 170°C getrocknet, so dass
die Trocknungstemperatur in etwa derjenigen nach dem Patent entspricht. Somit ge-
lange man mit gleichen Silikonölen auch zu gleichen Beschichtungsmassen. Darüber
hinaus sei die Auswahl eines zyklischen Silikonöls wegen dem in der E12 beschrie-
benen Stand der Technik nahe gelegt.
Die Einsprechende und Beschwerdeführerin stellt deshalb den Antrag,
den Beschluss der Patentabteilung 51 des DPMA vom 19. Juni 2006
aufzuheben und das Patent in vollem Umfang zu widerrufen.
Die Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin stellt demgegenüber den Antrag,
- 5 -
das Patent aufrecht zu erhalten in dem mit Beschluss vom 19. Juni 2006 beschränkt
aufrecht erhaltenen Umfang, hilfsweise im Umfang der Hilfsanträge I - VI, eingegan-
gen am 18. Juni 2007.
Gemäß Hilfsantrag I lautet der Patentanspruch 1 folgendermaßen:
„1. Beschichtungsmasse für ein elektrophotographisches Aufzeich-
dadurch
gekennzeichnet,
dass das Silikonöl bei Erhitzung der Beschich-
tungsmasse nach dem Beschichten flüchtig ist, einen Siedepunkt von
nicht mehr als 300 °C sowie ein Gewichtsmittel des Molekularge-
wichts von nicht mehr als 1000 hat und durch die nachstehende all-
gemeine Formel ausgedrückt wird:
worin R
9
und R
10
jeweils eine substituierte oder unsubstituierte Alkyl-,
Aryl- oder Alkoxygruppe bedeuten, und n eine ganze Zahl bedeutet.“
Gemäß Hilfsantrag II lautet der Patentanspruch 1 folgendermaßen:
„1. Beschichtungsmasse für ein elektrophotographisches Aufzeich-
dadurch
gekennzeichnet,
dass das Silikonöl bei Erhitzung der Beschich-
tungsmasse nach dem Beschichten flüchtig ist, einen Siedepunkt von
nicht mehr als 300 °C sowie ein Gewichtsmittel des Molekularge-
wichts von nicht mehr als 1000 hat und durch die nachstehende all-
gemeine Formel ausgedrückt wird:
- 6 -
worin R
9
und R
10
jeweils eine substituierte oder unsubstituierte Alkyl-,
Aryl- oder Alkoxygruppe bedeuten, und n = 6 ist.“
Gemäß Hilfsantrag III lautet der Patentanspruch 1 folgendermaßen:
„1. Beschichtungsmasse für ein elektrophotographisches Auf-
zeichnungsmaterial, die ein Silikonöl als Egalisiermittel in einer
Menge von 0,1 bis 1 Masse-%, bezogen auf die gesamte Be-
schichtungsmasse, und ein Aluminium-, Silber-, Gold-, Nickel-,
Kohlenstoff-, Zinnoxid-, Antimonoxid-, Indiumoxid- oder Titanoxid-
da-
durch gekennzeichnet,
dass das Silikonöl bei Erhitzung der Be-
schichtungsmasse nach dem Beschichten flüchtig ist, einen Sie-
depunkt von nicht mehr als 300 °C sowie ein Gewichtsmittel des
Molekulargewichts von nicht mehr als 1000 hat und durch die
nachstehende allgemeine Formel ausgedrückt wird:
worin R
9
und R
10
jeweils eine substituierte oder unsubstituierte Alkyl-,
Aryl- oder Alkoxygruppe bedeuten, und n = 6 ist.“
- 7 -
Gemäß Hilfsantrag IV lautet der Patentanspruch 1 folgendermaßen:
„1. Beschichtungsmasse für ein elektrophotographisches Auf-
zeichnungsmaterial, die ein Silikonöl als Egalisiermittel in einer
Menge von 0,1 bis 1 Masse-%, bezogen auf die gesamte Be-
schichtungsmasse, und ein Aluminium-, Silber-, Gold-, Nickel-,
Kohlenstoff-, Zinnoxid-, Antimonoxid-, Indiumoxid- oder Titanoxid-
da-
durch gekennzeichnet,
dass das Silikonöl bei Erhitzung der Be-
schichtungsmasse nach dem Beschichten flüchtig ist, einen Sie-
depunkt von nicht mehr als 300 °C sowie ein Gewichtsmittel des
Molekulargewichts von nicht mehr als 1000 hat und durch die
nachstehende allgemeine Formel ausgedrückt wird:
worin R
9
und R
10
jeweils eine substituierte oder unsubstituierte Alkyl-,
Aryl- oder Alkoxygruppe bedeuten, und n = 6 ist.“
Gemäß Hilfsantrag V lautet der Patentanspruch 1 folgendermaßen:
„1. Beschichtungsmasse für ein elektrophotographisches Auf-
zeichnungsmaterial, die eine Ladungsträger-erzeugende Substanz
dadurch gekenn-
zeichnet,
dass das Silikonöl bei Erhitzung der Beschichtungs-
masse nach dem Beschichten flüchtig ist, einen Siedepunkt von
nicht mehr als 300 °C sowie ein Gewichtsmittel des Molekularge-
- 8 -
wichts von nicht mehr als 1000 hat und durch die nachstehende
allgemeine Formel ausgedrückt wird:
worin R
9
und R
10
jeweils eine substituierte oder unsubstituierte Al-
kyl-, Aryl- oder Alkoxygruppe bedeuten, und n eine ganze Zahl
bedeutet.“
Gemäß Hilfsantrag VI lautet der Patentanspruch 1, orthographisch korrigiert, folgen-
dermaßen:
„1. Verfahren zur Bildung einer Ladungsträger erzeugenden
Schicht eines elektrophotographischen Aufzeichnungsmaterials
vom zweischichtigen Aufbau, bei dem eine Beschichtungsmasse
für das elektrophotographische Aufzeichnungsmaterial aufgetra-
dadurch gekennzeichnet,
masse besteht aus einem Bindemittelharz, einem Lösungsmittel,
einem Silikonöl und einer organischen photoleitfähigen Substanz,
wobei das Silikonöl einen Siedepunkt von nicht mehr als 300°C
sowie ein Gewichtsmittel des Molekulargewichts von nicht mehr
als 1000 hat und durch die nachstehende allgemeine Formel aus-
gedrückt wird:
- 9 -
worin R
9
und R
10
jeweils eine substituierte oder unsubstituierte Al-
kyl-, Aryl- oder Alkoxygruppe bedeuten, und n = 6 ist und die Be-
schichtungsmasse nach dem Auftragen in einem Maße erhitzt
wird, dass ausreichend Egalisiermittel verflüchtigt wird, um eine
Beeinträchtigung der elektrophotographischen Eigenschaften zu
verhindern.
Die Patentinhaberin hält den beanspruchten Gegenstand für patentfähig. Insbeson-
dere führt sie aus, in der E4 seien nur lineare, jedoch keine zyklischen Silikonöle of-
fenbart. Darüber hinaus ergebe sich aus dem Gesamtzusammenhang, dass gemäß
der E4 das Egalisiermittel nicht flüchtig sei. Auch werde nach der E4 mehr Egalisier-
mittel eingesetzt als gemäß dem Patent. Zur E12 vertritt sie die Auffassung, es sei
fraglich, ob der Fachmann die E12 heranziehen würde, da diese Entgegenhaltung
auf einem ganz anderen Gebiet liege, so dass sich die Verwendung zyklischer Sili-
konöle lediglich in einer rückschauenden Betrachtungsweise erschließe. Anders als
beim Patent gehe es in der E12 nämlich lediglich um eine Beschichtungsmasse für
ein magnetisches Aufzeichnungsmedium aus Eisenoxidpulver, Harz und Egalisier-
mittel. Darüber hinaus gebe es dort keinen Hinweis darauf, dass das in dieser Entge-
genhaltung beschriebene Egalisiermittel auch bei den patentgemäßen lichtempfindli-
chen Pigmenten, die sehr komplexe Moleküle darstellten, eingesetzt werden könn-
ten.
Außerdem führe das zyklische Silikonöl mit n = 6 zu dem überraschenden Effekt der
Verbesserung von Langzeitwerten.
Wegen der übrigen Patentansprüche und weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt
der Akten verwiesen.
- 10 -
II
Die zulässige Beschwerde der Einsprechenden ist begründet (PatG § 79 Abs. 1). Der
Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19 Juni 2006 wird aufgeho-
ben und das Patent widerrufen, weil der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in
sämtlichen Anträgen nicht patentfähig ist (PatG § 21 Abs. 1 S. 1 i.V.m. PatG § 61).
a.
Der
in
Hauptantrag und Hilfsantrag I übereinstimmende Patentanspruch 1 lautet
mit Gliederungspunkten versehen folgendermaßen:
B1-1 Beschichtungsmasse
B1-2 für ein elektrophotographisches Aufzeichnungsmaterial,
B1-3 die ein Silikonöl als Egalisiermittel enthält,
dadurch gekennzeichnet,
B1-4 dass das Silikonöl bei Erhitzung der Beschichtungsmasse
nach dem Beschichten flüchtig ist,
B1-5 einen Siedepunkt von nicht mehr als 300 °C sowie ein Ge-
wichtsmittel des Molekulargewichts von nicht mehr als 1000
hat
B1-6 und durch die nachstehende allgemeine Formel ausgedrückt
wird:
worin
R
9
und R
10
jeweils eine substituierte oder unsubstituierte Al-
kyl-, Aryl- oder Alkoxygruppe bedeuten, und n eine ganze Zahl
bedeutet.
- 11 -
Von Haupt- und Hilfsantrag I unterscheidet sich der Patentanspruch 1 nach Hilfsan-
trag II durch die Einschränkung „n = 6“.
Der in den Hilfsanträgen III und IV übereinstimmende Patentanspruch 1 unterschei-
det sich vom Hilfsantrag II durch die zusätzliche Einschränkung, dass das Silikonöl
„in einer Menge von 0,1 bis 1 Masse-%, bezogen auf die gesamte Beschichtungs-
masse, und ein Aluminium-, Silber-, Gold-, Nickel-, Kohlenstoff-, Zinnoxid-, Anti-
monoxid-, Indiumoxid- oder Titanoxidpulver oder eine organische photoleitfähige
Substanz“ vorhanden sind.
Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag V unterscheidet sich vom Patentanspruch
nach Hauptantrag durch die zusätzliche Angabe, dass die Beschichtungsmasse
„eine Ladungsträger-erzeugende Substanz“ enthält.
Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag VI, der auf ein Verfahren zur Bildung einer
Ladungsträgererzeugenden Schicht eines elektrophotographischen Aufzeichnungs-
materials gerichtet ist, lautet mit Gliederungspunkten versehen folgendermaßen:
V1-1 Verfahren zur Bildung einer Ladungsträger erzeugenden
Schicht
V1-2 eines elektrophotographischen Aufzeichnungsmaterials vom
zweischichtigen Aufbau,
V1-3 bei dem eine Beschichtungsmasse für das elektropho-
tographische Aufzeichnungsmaterial aufgetragen wird,
dadurch gekennzeichnet,
V1-4 dass die Beschichtungsmasse besteht aus einem Binde-
mittelharz, einem Lösungsmittel, einem Silikonöl und einer
organischen photoleitfähigen Substanz, wobei das Silikonöl
einen Siedepunkt von nicht mehr als 300°C sowie ein Ge-
wichtsmittel des Molekulargewichts von nicht mehr als 1000
hat
- 12 -
V1-5 und durch die nachstehende allgemeine Formel ausgedrückt
wird:
worin R
9
und R
10
jeweils eine substituierte oder unsubstituierte Al-
kyl-, Aryl- oder Alkoxygruppe bedeuten, und n = 6 ist,
V1-6 und die Beschichtungsmasse nach dem Auftragen in einem
Maße erhitzt wird, dass ausreichend Egalisiermittel verflüchtigt
wird, um eine Beeinträchtigung der elektrophotographischen Ei-
genschaften zu verhindern.
b.
Der Patentanspruch 1 ist jeweils formal zulässig, denn er findet seine Grundlage
sowohl in der Patentschrift als auch in den am Anmeldetag eingereichten Unterlagen.
Im Einzelnen sind die Merkmale gemäß Hauptantrag offenbart in der Patentschrift im
Patentanspruch 1 i. V. m. Patentanspruch 6 sowie in den am Anmeldetag einge-
reichten Unterlagen in den Ansprüchen 1 bis 3, 5, 6 und 11. Die zusätzlichen Merk-
male gemäß den Hilfsanträgen finden sich in der Patentschrift im Patentanspruch 4,
S. 4 Zn. 52 bis 54 und S. 4 Z. 63 bis S. 5 Z. 2 sowie S. 5 Zn. 53 bis 57, S. 5 Zn. 38
bis 41, Patentansprüche 6 bis 8, 10, 11 und 14 i. V. m. S. 5 Zn. 28 bis 33 bzw. in den
am Anmeldetag eingereichten Unterlagen im Anspruch 9, S. 6 Zn. 30 bis 35 und S. 7
Zn. 16 bis 29 sowie S. 10 Zn. 9 bis 17, S. 9 Zn. 19 bis 25, Ansprüche 11 bis 13, 15,
16, 19 und S. 9 Zn. 1 bis 10.
c.
Dem Streitpatent liegt die Aufgabe zugrunde (S. 2 Zn. 54 bis 60 i. V. .m. S. 2
Zn. 25 bis 43, insbesondere Zn. 33 bis 35), eine Beschichtungsmasse für ein elektro-
photographisches lichtempfindliches Element bzw. Aufzeichnungsmaterial, bei dem
der aus der Beschichtungsmasse gebildete Beschichtungsfilm eine glatte Oberfläche
- 13 -
hat und das auch nach wiederholter Anwendung zufrieden stellende elektrophoto-
graphische Eigenschaften hat, bereitzustellen. Dabei soll berücksichtigt werden, dass
einige Substanzen, die für eine Beschichtungsmasse für ein elektrophotographisches
lichtempfindliches Element verwendet werden, nicht hitzebeständig sind und sich
durch Wärme bei verlängertem Trocknen bei einer hohen Temperatur verschlech-
tern, so dass die elektrophotographischen Eigenschaften beeinträchtigt werden (S. 2
Zn. 33 bis 35) und dass in dem Beschichtungsfilm zurückgebliebene Egalisiermittel
die elektrophotographischen Eigenschaften beeinträchtigen (S. 2 Zn. 44 bis 47). Fer-
ner soll durch die Erfindung ein Verfahren zur Bildung eines Beschichtungsfilms für
ein elektrophotographisches lichtempfindliches Element bzw. Aufzeichnungsmaterial
unter Verwendung der vorstehend erwähnten Beschichtungsmasse bereitgestellt
werden.
d.
Als Fachmann kommt hier ein in der Entwicklung von Polymerphotoleitern täti-
ger Diplom-Chemiker in Betracht.
e.
Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist in sämtlichen Anträgen nicht
patentfähig.
Hauptantrag bzw. Hilfsantrag I:
Die E4 betrifft ein elektrophotographisches lichtempfindliches Element, das u. a. eine
Mischung aus einem Elektronen leitenden Pulver („electroconductive powder“), ei-
nem Bindemittelharz („binder resin“) und einem Egalisiermittel aus einer Siliziumver-
bindung („silicone compound leveling agent“) enthält (Anspruch 1 i. V. .m. An-
spruch 4 und Sp. 5 Zn. 25 bis 34). Wie aus dem Beispiel 1 in der Beschreibung
(Sp. 5 Zn. 35 bis 56) des Weiteren hervorgeht, wird diese Mischung auf die Oberflä-
che eines Aluminiumrohres aufgetragen und danach zum Aushärten auf 170°C er-
hitzt. Außerdem ist gemäß dem Anspruch 2 das Egalisiermittel eine Siliziumverbin-
dung, die für R = H die im Streitpatent auf S. 3 für im Rahmen der patentgemäßen
Erfindung vorzugsweise verwendeten Silikonöle angegebene Strukturformel (I) erfüllt
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und somit ebenfalls ein Silikonöl i. S. d. Streitpatents ist. Insgesamt bedeutet dies
nichts anderes, als dass eine Beschichtungsmasse für ein elektrophotographisches
Aufzeichnungsmaterial beschrieben wird, die ein Silikonöl als Egalisiermittel enthält,
wie in den Gliederungspunkten B1-1 bis B1-3 angegeben.
Von diesem Stand der Technik unterscheidet sich der Gegenstand des Patentan-
spruchs 1 dadurch, dass das Silikonöl bei Erhitzung der Beschichtungsmasse nach
dem Beschichten flüchtig ist (B1-4), einen Siedepunkt von nicht mehr als 300°C so-
wie ein Gewichtsmittel des Molekulargewichts von nicht mehr als 1000 hat (B1-5)
und durch die nachstehende allgemeine Formel ausgedrückt wird:
worin R
9
und R
10
jeweils eine substituierte oder unsubstituierte Alkyl-, Aryl- oder Al-
koxygruppe bedeuten, und n eine ganze Zahl bedeutet (B1-6).
Diese Unterschiede können die Patentfähigkeit jedoch nicht begründen. Denn der
Fachmann wird aufgrund seines Wissens und Könnens allein schon im Hinblick auf
sein Ziel, eine Beeinträchtigung der elektrophotographischen Eigenschaften aufgrund
eines nach dem Beschichten zurück gebliebenen Egalisiermittels zu beseitigen, ohne
Weiteres in Erwägung ziehen, entweder das Egalisiermittel in einer möglichst gerin-
gen Menge einzusetzen, oder - als einzig verbleibende Alternative - das Egalisier-
mittel nach dem Beschichten zu entfernen. Aus der E4 erfährt er jedoch, dass bei ei-
ner zu geringen Menge an Silikonöl als Egalisiermittel dessen gewünschte Wirkung
der Oberflächenglättung nicht erhalten werden kann (Sp. 2 Z. 64 bis Sp. 3 Z. 4).
Folglich wird er sich der zweiten Möglichkeit zuwenden, und ein solches Silikonöl
auswählen, das sich im einfachsten Fall bereits beim Erhitzen der Beschichtungs-
masse ausreichend verflüchtigt.
- 15 -
Ein Beispiel dafür findet er in der E12. Dort ist beschrieben, dass man durch Zugabe
einer geeigneten Menge eines flüchtigen Siloxanmonomers als ein Egalisiermittel
(„volatile siloxane monomer as a leveling agent“) bei einer magnetischen Beschich-
tungsmasse und Verdampfen dieses Monomers beim Trocknen der aufgeschichteten
Masse ein magnetisches Aufzeichnungsmedium mit ausgezeichneter Oberflä-
chenglattheit ohne Ausblühen oder ohne Verschlechterung verschiedener elektri-
scher und mechanischer Eigenschaften erhält. Wie aus dem japanischen Patent
Abstract und dem Original auf S. 170 li. Sp. Z. 6 i. V. m. der von der Einsprechenden
vorgelegten zugehörigen englischsprachigen Übersetzung von Auszügen der japani-
schen Offenlegungsschrift, deren Richtigkeit die Patentinhaberin nicht bestritten hat,
hervorgeht, besitzt dieses Egalisiermittel einen Siedepunkt von nicht mehr als 200 °C
und kann ein zyklisches Siloxanmonomer sein, das durch die Formel (II) (bzw. For-
mel 2 auf S. 170 des japanischen Originals) angegeben ist, wobei der Rest R eine
Alkylgruppe und n ≤ 5 ist. Da die Formel (II) somit mit der Formel (II) i. V. m. S. 3
Zn. 25 bis 30 und S. 4 Zn. 5 bis 25 des Streitpatents übereinstimmt, handelt es sich
für n ≤ 5 folglich ebenfalls um ein Silikonöl, das beispielsweise für n = 5 einen Sie-
depunkt von 204°C (also „von nicht mehr als 300°C“) und ein Molekulargewicht von
370 (also „von nicht mehr als 1000“) hat, was insgesamt nichts anderes bedeutet, als
ein Silikonöl mit den in den Gliederungspunkten B1-4 bis B1-6 angegebenen Merk-
malen.
Somit ergibt sich in nahe liegender Weise eine Beschichtungsmasse mit den im An-
spruch 1 angegebenen Merkmalen.
An dieser Feststellung ändert auch der Einwand der Patentinhaberin nichts, wonach
der Fachmann die E12 erst gar nicht in Betracht ziehen würde, weil es in der E12,
anders als beim Patent, lediglich um eine Beschichtungsmasse für ein magnetisches
Aufzeichnungsmedium aus Eisenoxidpulver, Harz und Egalisiermittel gehe. Darüber
hinaus gebe es dort keinen Hinweis darauf, dass das in dieser Entgegenhaltung be-
schriebene Egalisiermittel auch bei den patentgemäßen lichtempfindlichen Pigmen-
ten, die sehr komplexe Moleküle darstellten, eingesetzt werden könnten. Denn dem
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Fachmann ist vielmehr klar, dass das in einer Beschichtungsmasse enthaltene Egali-
siermittel ausschließlich dem Zweck dient, eine fehlerfreie, glatte Oberfläche zu er-
zeugen, wie es im Übrigen auch in der Patentschrift auf S. 2 Zn. 25 bis 32 ausgeführt
ist. Und er weiß beispielsweise aus der E4 Sp. 1 Z. 47 bis Sp. 2 Z. 32, dass das Ega-
lisiermittel bei der Herstellung eines elektrophotographischen Aufzeichnungsmateri-
als für die Erzeugung einer elektrisch leitenden Schicht einer Beschichtungsmasse
zugegeben wird, die neben einem Harz elektrisch leitfähiges Pulver wie etwa Eisen-
oxidpulver enthält. Eine solche elektrisch leitende Schicht ist im Übrigen - wie die
Patentinhaberin einräumte - auch Gegenstand des Streitpatents im Rahmen eines
zweischichtigen Aufbaues des elektrophotographischen Aufzeichnungsmaterials be-
stehend aus einer Ladungsträger erzeugenden Schicht und einer Ladungsträger
transportierenden Schicht (DE 40 22 319 C2 S. 5 Zn. 14 bis 16 i. V. m. S. 4 Zn. 44
bis 48). Schließlich ist ohnehin klar, dass ein Egalisiermittel, das nach dem Be-
schichten flüchtig ist, in einem fertigen elektrophotographischen Aufzeichnungsmate-
rial auch nicht mit Pigmenten wechselwirken könnte. Somit wird sich der Fachmann
bei der Suche eines für die Lösung seines Problems geeigneten Egalisiermittels nicht
nur auf Pigmente enthaltende Beschichtungsmassen beschränken, sondern wird sich
auch dort umsehen, wo es grundsätzlich um den glatten Oberflächenverlauf von Be-
schichtungsmassen i. V. m. flüchtigen Egalisiermitteln geht, die beispielsweise wie in
der E12 (Abstract und „Working Example 1“) in einem Harz dispergiertes ferromag-
netisches Eisenoxid enthalten.
Hilfsantrag II:
Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag II unterscheidet sich vom
Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag bzw. Hilfsantrag I durch die
Einschränkung „n = 6“.
- 17 -
Dieser Unterschied kann die Patentfähigkeit nicht begründen. Denn, wie in der
mündlichen Verhandlung einvernehmlich festgestellt worden ist, weiß der Fachmann,
dass die Egalisierwirkung eines Egalisiermittels mit dem Molekulargewicht zunimmt.
Dies ist im Übrigen auch in der Patentschrift auf S. 4 Zn. 38 und 39 so dargestellt.
Wenn sich nun herausstellt, dass für einen bestimmten Anwendungsfall die Egali-
sierwirkung der in der E12 beschriebenen zyklischen Silikonöle mit n ≤ 5 nicht zufrie-
denstellend ist, dann wird der Fachmann zwar keinesfalls von den als vorteilhaft be-
schriebenen flüchtigen Egalisiermitteln abweichen, er wird aber - selbst unter Inkauf-
nahme einer möglicherweise geringfügigen Abnahme der Flüchtigkeit - ohne Weite-
res auch ein solches zyklisches Silikonöl mit geringfügig größerer Anzahl n der Alkyl-
siloxaneinheit, beispielsweise n = 6, und somit erhöhter Egalisierwirkung, in Betracht
ziehen. Somit ergibt sich die Beschichtungsmasse gemäß Patentanspruch 1 in nahe
liegender Weise.
Hilfsantrag III bzw. Hilfsantrag IV:
Der Gegenstand des Patentanspruchs gemäß Hilfsantrag III bzw. IV unterscheidet
sich vom Hilfsantrag II durch die zusätzliche Einschränkung, dass die Beschich-
tungsmasse „ein Silikonöl als Egalisiermittel in einer Menge von 0,1 bis 1 Masse-%,
bezogen auf die gesamte Beschichtungsmasse, und ein Aluminium-, Silber-, Gold-,
Nickel-, Kohlenstoff-, Zinnoxid-, Antimonoxid-, Indiumoxid- oder Titanoxidpulver oder
eine organische photoleitfähige Substanz enthält“.
Dieser Unterschied kann die Patentfähigkeit nicht begründen. Denn aus der E12
(englischsprachiger Auszug S. 1 vorle. Abs. i. V. m. Arbeitsbeispiel 1 „Working
Example 1“) geht hervor, dass die dort beschriebenen zyklischen Silikonöle in einer
Menge von 0,1 bis 10 Gewichtsprozent bezogen auf das Eisenoxidpulver zugegeben
werden. Laut dem Arbeitsbeispiel 1 enthält die dort angegebene Beschichtungs-
masse demgemäß Octamethylcyclotetrasiloxan, das dem patentgemäßen zyklischen
Silikonöl mit n = 4 entspricht, in einer Menge von 4 Gewichtsteilen, was in Bezug auf
die gesamte Beschichtungsmasse von 255,6 Gewichtsteilen 1,56 Masse-% bedeutet.
- 18 -
Da aus stofflicher Hinsicht ein Grund nicht erkennbar ist, weshalb für ein entspre-
chendes zyklisches Silikonöl mit n = 6 von diesen Mengenangaben abgewichen wer-
den sollte, wird sich der Fachmann im Hinblick auf die Lehre der E4, die seinen Aus-
gangspunkt bildet und die ebenso 0,001 bis 1 Gew.-% bezogen auf die nichtflüchti-
gen Bestandteile vorsieht, an diesem Ausführungsbeispiel orientieren und die Men-
genverhältnisse dementsprechend anpassen. Weil schließlich in der D1 beschrieben
ist, dass in der dortigen Beschichtungsmasse auch Pulver aus beispielsweise Zinn-
oxid, Antimonoxid, Indiumoxid und Kohlenstoff vorhanden sein können (E4 Sp. 3
Zn. 5 bis 12), ergibt sich der Gegenstand des Patentanspruchs 1 somit in nahe lie-
gender Weise.
Hilfsantrag V:
Der Gegenstand des Patentanspruchs gemäß Hilfsantrag V unterscheidet sich vom
Hauptantrag durch die zusätzliche Angabe, dass die Beschichtungsmasse „eine La-
dungsträgererzeugende Substanz“ enthält.
Dieser Unterschied kann die Patentfähigkeit nicht begründen. Denn aus der E4 Sp. 5
Z. 67 bis Sp. 6 Z. 19 ist auch eine weitere Beschichtungsmasse für ein elektrophoto-
graphisches Aufzeichnungsmaterial bekannt, das aus einem Bindemittelharz („acrylic
resin“), einem Lösungsmittel („toluene“) und einer organischen photoleitfähigen Sub-
stanz besteht („dyesensitized zinc oxide“, „Rose Bengal“) (vgl. auch Sp. 4 Zn. 17 bis
25). Aufgrund der im Zusammenhang mit der Ladungsträger transportierenden
Schicht als äußerst vorteilhaft beschriebenen Wirkung des flüchtigen zyklischen Sili-
konöls als Egalisiermittel – vgl. die obigen Ausführungen zum Hauptantrag und Hilfs-
antrag II – wird der Fachmann ohne Weiteres in Erwägung ziehen, dieses flüchtige,
und somit nicht mit Pigmenten im fertigen Aufzeichnungsmaterial wechselwirkende
Silikonöl bedarfsweise auch für einen glatten Verlauf der Ladungsträger erzeugen-
den Schicht der entsprechenden Beschichtungsmasse zuzusetzen, um auf diese
Weise zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 zugelangen, ohne erfinderisch tätig
werden zu müssen.
- 19 -
Hilfsantrag VI:
Schließlich ist auch der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag VI, der auf ein Verfahren
zur Bildung einer Ladungsträger-erzeugenden Schicht eines elektrophotographi-
schen Aufzeichnungsmaterials gerichtet ist, nicht patentfähig.
Denn wie bereits zum Hauptantrag sowie zu den Hilfsanträgen II und V oben ausge-
führt worden ist, ergibt sich für den Fachmann aus der E4 i. V. m. E12 in nahe lie-
gender Weise eine Beschichtungsmasse für ein elektrophotographisches Aufzeich-
nungsmaterial, die aus einem Bindemittelharz, einem Lösungsmittel, einem Silikonöl
und einer organischen photoleitfähigen Substanz besteht, wobei das Silikonöl einen
Siedepunkt von nicht mehr als 300°C sowie ein Gewichtsmittel des Molekularge-
wichts von nicht mehr als 1000 hat und durch die nachstehende allgemeine Formel
ausgedrückt wird:
worin R
9
und R
10
jeweils eine substituierte oder unsubstituierte Alkyl-, Aryl- oder Al-
koxygruppe bedeuten, und n = 6 ist. Das bedeutet nichts anderes als die in den Glie-
derungspunkten V1-4 und V1-5 angegebenen Merkmale der im Verfahren gemäß
Patentanspruch 1 beschriebenen Beschichtungsmasse.
Bei der stofflichen Zusammensetzung der Beschichtungsmasse wird der Fachmann
für die Lösung seines Problems jedoch nicht stehen bleiben, sondern hat im Hinblick
auf ein angestrebtes fertiges elektrophotographisches Aufzeichnungsmaterial selbst-
verständlich auch ein Verfahren im Auge, mit dem er ein solches Produkt am Ein-
fachsten erhalten kann. Dabei erhält er bereits aus der E4 die Anleitung, wie er
grundsätzlich vorzugehen hat. Denn wie bereits zum Hauptantrag ausgeführt, ist dort
im Beispiel 1 beschrieben, dass eine ein Silikonöl enthaltende Beschichtungsmasse
- 20 -
auf die Oberfläche eines Aluminiumrohres – zur Ausbildung einer Ladungsträger
transportierenden Schicht – aufgetragen wird, bevor im weiteren Verlauf der in die-
sem Ausführungsbeispiel dargestellten Vorgehensweise darauf eine Ladungsträger
erzeugende Schicht („photosensitive layer“) gebildet wird (E4 Sp. 5 Z. 57 bis Sp. 6
Z. 19). Das bedeutet nichts anderes, als dass in der E4 ein Verfahren zur Bildung ei-
nes elektrophotographischen Aufzeichnungsmaterials aus einer Ladungsträger er-
zeugenden und einer Ladungsträger transportierenden Schicht, somit vom zwei-
schichtigen Aufbau, beschrieben ist, bei dem u. a. eine Beschichtungsmasse für die
Ladungsträger erzeugende Schicht aufgetragen wird, wie es im Patentanspruch 1 in
den Gliederungspunkten V1-1 bis V1-3 angegeben ist. Um schließlich sicherzuge-
hen, dass hinsichtlich einer ökonomischen Produktion ausreichend Egalisiermittel in
möglichst kurzer Zeit verflüchtigt wird, denkt der der Fachmann ohnehin daran, die
Beschichtungsmasse im einfachsten Fall nach dem Auftragen in einem geeigneten
Maße zu erhitzen (V1-6). Somit ergibt sich das beanspruchte Verfahren ohne erfinde-
risches Zutun.
An dieser Feststellung ändert schließlich auch der Einwand der Patentinhaberin
nichts, wonach das zyklische Silikonöl mit n = 6 zu dem überraschenden Effekt einer
Verbesserung von Langzeitwerten führe, wie sich aus einem Vergleich der in der
Patentschrift auf S. 7 und 8 angegebenen Anfangswerten und Werten nach jeweils
Kopieren von 50.000 Blatt ergebe, denn eine deutliche Verbesserung lässt sich aus
diesen Angaben nicht erkennen. Die einzigen lichtempfindlichen Elemente, die im
Hinblick auf das Merkmal eines zyklischen Silikonöls dort miteinander verglichen
werden dürfen, sind nämlich die Elemente Nr. 1, 5 und 7, da nur diese anspruchs-
gemäße zyklische Silikonöle mit n = 4, 5 bzw. 6 aufweisen und, wie sich aus den in
der Patentschrift dargestellten Beispielen ergibt, jeweils auf die selbe Weise wie in
Beispiel 1 hergestellt wurden. Die jeweiligen Unterschiede in den Potentialen „V
D
“ ei-
nes dunklen Bereichs bzw. „V
L
“ eines hellen Bereiches (vgl. Patentschrift S. 7 Zn. 1
und 2) liegen jedoch in der Größenordnung der Vergleichswerte der meisten übrigen
lichtempfindlichen Elemente. Demgegenüber fallen lediglich die Werte der Ele-
mente 2, 4, 8 und 10, die jeweils ein – nicht vergleichbares - lineares bzw. modifi-
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ziertes Polymethylsiloxan mit einem durchschnittlichen Molekulargewicht von 10.000
betreffen, nachteilig aus diesem Rahmen heraus. Schließlich finden sich auch in den
übrigen Patentunterlagen keine Anzeichen, die für einen überraschenden Effekt bei
einem zyklischen Silikonöl mit n = 6 sprechen könnten.
f. Die Patentinhaberin hat in der mündlichen Verhandlung nach ausführlicher
Erörterung der Sachlage abschließend sechs Hilfsanträge eingereicht. Weitere An-
haltspunkte für ein stillschweigendes Begehren einer weiter beschränkten Fassung
haben sich nicht ergeben. Infolgedessen hat die Patentinhaberin die Aufrechterhal-
tung des Patents erkennbar nur im Umfang eines Anspruchssatzes beantragt, der
sowohl nach Hauptantrag als auch nach sämtlichen Hilfsanträgen zumindest einen
nicht rechtsbeständigen Anspruch enthält. Deshalb war das Patent insgesamt zu wi-
derrufen. Auf die übrigen Patentansprüche brauchte bei dieser Sachlage nicht ge-
sondert eingegangen zu werden (BGH v. 27. Juni 2007 - X ZB 6/05, Informations-
übermittlungsverfahren II; Fortführung von BGH v. 26. September 1996 - X ZB 18/95,
GRUR 1997, 120, Elektrisches Speicherheizgerät).
Egerer Richter
Reker
ist wegen Erkran-
kung an der Unter-
schriftsleistung ver-
hindert.
Maksymiw Zettler
Na