Urteil des BPatG vom 17.05.2010, 15 W (pat) 305/05

Entschieden
17.05.2010
Schlagworte
Stand der technik, Druckgas, Unnötige kosten, Wesentlicher grund, Vertagung, Patentanspruch, Vorbenutzung, Fig, Patentfähigkeit, Einspruch
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BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 305/05 _______________ Verkündet am 17. Mai 2010

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 199 25 945

BPatG 154

08.05

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf

die mündlichen Verhandlungen vom 18. März 2010 und vom 17. Mai 2010 unter

Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Feuerlein, der Richterinnen

Schwarz Angele und Dipl.-Chem. Zettler sowie des Richters Dr. Lange

beschlossen:

I. Das Patent wird beschränkt aufrecht erhalten

auf Grundlage der Patentansprüche 1 und 2 gemäß Hauptantrag, überreicht in der mündlichen Verhandlung am

17. Mai 2010,

Beschreibung und Zeichnungen wie Patentschrift.

II. Der Kostenantrag der Einsprechenden wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Auf die am 8. Juni 1999 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte

Patentanmeldung ist das Patent 199 25 945 mit der Bezeichnung

“Druckgas- und stopfenbetätigte Gießeinrichtung“

erteilt worden. Veröffentlichungstag der Patenterteilung in Form der

DE 199 25 945 B4 ist der 26. August 2004.

Die Patentansprüche 1 bis 3 lauten:

Gegen das Patent hat die J… GmbH in S…

Einspruch eingelegt.

Die Einsprechende führt aus, dass der Gegenstand des Patents nicht patentfähig

sei, weil er nicht neu sei und nicht auf einer erfinderischer Tätigkeit beruhe. Zusätzlich macht sie noch eine offenkundige Vorbenutzung aus dem Jahr 1988 geltend. Sie stützt sich dabei auf die Druckschriften

D1 US 5 271 539 A

D2 JP 2-25269 A mit PATENT ABSTRACT OF JAPAN 02025269 A

D2a deutsche Übersetzung der JP 2-25269 A

D3 Auftragsbestätigung für den Verkauf einer Vergießeinrichtung

RGD - Ge 6/200: Anlagen 1 bis 4.

Im Prüfungsverfahren wurden außerdem die CH 646 624 A5 und die

US 5 465 777 A entgegengehalten.

Die Patentinhaberin hat der Einsprechenden in allen Punkten widersprochen. In

der mündlichen Verhandlung vom 18. März 2010 hat sie das angegriffene Patent

(im Folgenden das Patent) mit schriftsätzlich eingereichten Ansprüchen gemäß

Hauptantrag und Hilfsanträgen 1 bis 3 sowie mit den in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Ansprüchen gemäß Hilfsanträgen 4 und 5 gegenüber dem vorgebrachten Stand der Technik verteidigt. Nachdem die Einsprechende beantragt

hat, das Verfahren zu vertagen und der Patentinhaberin die Kosten des Verhandlungstermins aufzuerlegen, wurde das Verfahren vertagt.

Mit Schriftsatz vom 13. April 2010 hat die Patentinhaberin neue Anspruchsätze

gemäß Haupt- und Hilfsantrag eingereicht und beantragt, das Patent im Umfang

dieses Haupt- bzw. Hilfsantrags aufrecht zu erhalten.

Mit Schriftsatz vom 21. April 2010 hat die Einsprechende erklärt: “Der Antrag auf

Vertagung der mündlichen Verhandlung wird hiermit zurückgenommen. Es wird

gebeten im schriftlichen Verfahren nach Aktenlage zu entscheiden.“

In der mündlichen Verhandlung vom 17. Mai 2010 verteidigt die Patentinhaberin

das Patent mit den Ansprüchen 1 und 2 gemäß dem nunmehr einzigen Antrag

(Hauptantrag). Sie beantragt, das Patent beschränkt aufrecht zu erhalten, auf

Grundlage der Patentansprüche 1 und 2 gemäß Hauptantrag, überreicht in der

mündlichen Verhandlung am 17. Mai 2010, Beschreibung und Zeichnungen wie

Patentschrift.

Die Patentansprüche 1 und 2 gemäß Hauptantrag lauten:

Der Vertreter der Einsprechenden hat schriftsätzlich den Antrag gestellt, das Patent im vollen Umfang zu widerrufen. Zum Termin am 17. Mai 2010 ist die Einsprechende nicht erschienen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

1.Das Bundespatentgericht bleibt auch nach Wegfall des § 147 Abs. 3 PatG für

die Entscheidung über die Einsprüche zuständig, die in der Zeit vom

1. Januar 2002 bis zum 30. Juni 2006 eingelegt worden sind (BGH, GRUR 2007,

859 - Informationsübermittlungsverfahren I und BGH, GRUR 2007, 862 - Informationsübermittlungsverfahren II, BGH, GRUR 2009, 184 - Ventilsteuerung).

2.Der rechtzeitig und formgerecht eingelegte Einspruch ist zulässig, denn es

sind im Hinblick auf den druckschriftlich belegten Stand der Technik innerhalb der

Einspruchsfrist die den Widerrufsgrund der mangelnden Patentfähigkeit nach § 21

Abs. 1 PatG rechtfertigenden Tatsachen im Einzelnen dargelegt worden, so dass

die Patentinhaberin und der Senat daraus abschließende Folgerungen für das

Vorliegen oder Nichtvorliegen der geltend gemachten Widerrufsgründe ohne eigene Ermittlungen ziehen können 59 Abs. 1 PatG).

3.Der Gegenstand des angegriffenen Patents geht nicht über den Inhalt der

Anmeldung hinaus, in der sie beim Deutschen Patent- und Markenamt ursprünglich eingereicht worden ist 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG). Der geltende Patentanspruch 1 findet seine Grundlage in den am Anmeldetag eingereichten Patentansprüchen 1, 2 und 4 i. V. m. S. 5 Abs. 2 sowie S. 6 der ursprünglichen Beschreibung. Unteranspruch 2 lässt sich aus dem ursprünglichen Unteranspruch 3 herleiten. Mit den in der mündlichen Verhandlung vorgelegten neuen Patentansprüchen 1 und 2 ist der Schutzbereich des Patents nicht erweitert worden, da die

neuen Ansprüche ihre Grundlage in den erteilten Patentansprüchen 1, 2, und 3

i. V. m. Abs. [0022] und [0026] finden.

4.Die druckgas- und stopfenbetätigte Gießeinrichtung nach dem “Teapot-Prinzip" gemäß dem geltenden Patentanspruch 1 erweist sich als patentfähig

(§§ 1 bis 5 PatG). Das Patent war deshalb beschränkt aufrecht zu erhalten.

a) Der Gegenstand des Anspruchs 1 betrifft eine druckgas- und stopfenbetätigte Gießeinrichtung nach dem „Teapot-Prinzip" zum automatischen Gießen von

Metallschmelzen in Gießformen (8), mit einem feuerfest ausgekleideten Kessel (1), einem druckdichten Deckel (2), einem Eingusssiphon (3) und einem Ausgusssiphon (4), welcher in ein Gießbecken (5) mündet, welches eine mittels eines

Stopfens (6) verschließbare Auslauföffnung (9) aufweist. Gemäß der Patentschrift

ist eine derartige druckgas- und stopfenbetätigte Gießeinrichtung allgemein bekannt und in den Figuren 5 und 6 der Patentschrift gezeigt - vgl. Abs. [0006] der

Patentschrift. Bei einer solchen druckgasbetätigten Gießeinrichtung wird die

Schmelze durch Druckerhöhung aus dem Kessel in das Gießbecken gedrückt,

dessen Ablauföffnung mit dem Stopfen verschließbar ist. Das Niveau der

Schmelze im Gießbecken wird dabei unabhängig vom jeweiligen Kesselinhalt

durch entsprechende Druckregelung auf gleicher Höhe gehalten, so dass für die

Stopfendosierung konstante Bedingungen vorliegen - vgl. Abs. [0007]. Bisher

hatten die allgemein bekannten Kessel ein ungünstiges Verhältnis von Nutz- zu

Gesamtfassung an Schmelze, d. h. es verbleibt bei der Druckförderung eine nicht

unerhebliche Menge an Restschmelze im Kessel - vgl. Abs. [0010]. Laut Vortrag

der Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung vom 18. März 2010 war dies

ein wesentlicher Grund dafür, dass die bisher bekannten Gießöfen ein Durchmesser-Höhen-Verhältnis von etwa 1:1 aufwiesen. Eine größere Bodenfläche des

Kessels wurde vermieden, da sich dadurch bei gleichem Mindest-Schmelzspiegel

im Kessel eine größere Menge an Restschmelze ergeben hätte.

Um beim Entleeren die Schmelze im Kessel bis auf den Mindest-Schmelzspiegel

drücken zu können, liegt der maximale Überdruck im Kessel bei den bekannten

Gießöfen bei etwa 0,7 atü. Bis zu diesem Mindest-Schmelzspiegel wird das Niveau der Schmelze im Gießbecken auf gleicher Höhe gehalten. Einen Beleg für

den Druckwert von 0,7 atü gibt die CH 646 624 A5. Dort ist ausgeführt, dass das

Druckniveau beim vollem Ofen etwa einem Druck von 1,3 bar und bei “fast leerem

Ofen" einem Wert von etwa 1,7 bar entspricht. Ausgangsniveau ist dabei ein

Druck von 1 bar. Der atmosphärische Überdruck entspricht dort also 0,7 bar bzw.

0,7 atü. Zum Erreichen des Niveaus N2 (Füllen des Gießbeckens) ist sogar ein

noch höherer Überdruck von etwa 1,1 bar notwendig - vgl. S. 3 re. Sp. Zn. 42 bis

47 der CH 646 624 A5.

b) Dem Patent liegt dementsprechend das objektive Problem zugrunde, eine

druckgas- und stopfenbetätigte Giesseinrichtung der eingangs genannten Art anzugeben, bei der schon im drucklosen Zustand Schmelze im Gießbecken ist und

die durch einen stark reduzierten Restschmelze-Inhalt für häufiges Entleeren geeignet, d. h. ausreichend flexibel für den häufigen Werkstoff-Wechsel bzw. den

Teilzeit-Betrieb ist. Gleichzeitig soll zum Entleeren der Gießeinrichtung deutlich

weniger Überdruck benötigt werden als bei den herkömmlichen Gießvorrichtungen

- vgl. Abs. [0011] des Patents.

c) Die Giesseinrichtung zur Lösung des Problems gemäß geltendem Patentanspruch 1 betrifft - nach Merkmalen gegliedert:

1 Druckgas- und stopfenbetätigte Gießeinrichtung nach dem „Teapot-

Prinzip" zum automatischen Gießen von Metallschmelzen in

Gießformen (8),

2 mit einem feuerfest ausgekleideten Kessel (1),

3 einem druckdichten Deckel (2),

4 einem Eingusssiphon (3) und

5 einem Ausgusssiphon (4),

6 welcher in ein Gießbecken (5) mündet,

6.1 welches eine mittels eines Stopfens (6) verschließbare

Auslauföffnung (9) aufweist;

7 der Kessel (1) ist in seinem Boden mit einer Rinne (11) ausgerüstet,

in der sowohl der Ausgusssiphon (4) als auch der Eingusssiphon (3)

enden;

8 die Gießeinrichtung weist ein Gesamtfassungsvermögen von

4600 kg Eisenschmelze auf, und

8.1 ist per Druckförderung komplett bis auf den Inhalt der Rinne (11),

dem Gießbecken (5) und den Siphons (3, 4) entleerbar und

8.2 wird zum Entleeren die Schmelze mit einem maximalen Überdruck

von 0,3 atü in das Gießbecken (5) gedrückt, und

9 die äußere Mündung des Eingusssiphons (3) und die

Auslassöffnung (9) des Gießbeckens (5) sind derart angeordnet,

dass der die Schmelze enthaltende Kessel (1) im Störfall derart

kippbar ist, dass einerseits das Gießbecken (5) soweit leerläuft, dass

der Stopfen (6) geöffnet werden kann, und dass andererseits die

Schmelze nicht aus dem Eingusssiphon (3) ausläuft.

Figuren 1 und 2 des Patents zeigen eine entsprechende Gießeinrichtung:

d) Der zuständige Fachmann ist hier ein Diplomingenieur der Metallurgie bzw.

Werkstofftechnik, der eine langjährige Tätigkeit und große Erfahrung auf dem Gebiet der Gießereitechnik aufweist und der mit der Entwicklung von Gießwerkzeugen beauftragt ist.

e) Die Neuheit der beanspruchten druckgas- und stopfenbetätigten Gießeinrichtung nach dem “Teapot-Prinzip" zum automatischen Gießen von Metallschmelzen

in Gießformen ist anzuerkennen, da keine der im Einspruch als auch im Prüfungsverfahren aufgegriffenen Druckschriften eine Vorrichtung mit sämtlichen Merkmalen des Patentanspruchs 1 offenbart, wie sich im Einzelnen auch aus den nachfolgenden Ausführungen zur erfinderischen Tätigkeit ergibt.

Auch die von der Einsprechenden geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung kann nicht weiterführen, da sie nicht belegt wurde. Von Seiten der Einsprechenden wurde in Anlage 2 unter “Urheberrecht und Geheimhaltung“ Geheimhaltung festgelegt. In der mündlichen Verhandlung vom 18. März 2010 wurde

die offenkundige Vorbenutzung von der Einsprechenden auch nicht weiter verfolgt.

f) Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruht auf einer erfinderischen

Tätigkeit.

aa) Die Druckschrift JP 2-25269 A mit PATENT ABSTRACT OF JAPAN

02025269 A (D2) und die deutsche Übersetzung der JP 2-25269 A (D2a) betrifft

einen druckgasbetätigten Gießofen nach dem “Teapot-Prinzip“.

Der D2/D2a liegt das Problem zugrunde, einen druckgasbetätigten Gießofen bereitzustellen, der den Anteil der Flüssigmetallrestmenge in Bezug auf die druckgegossene (herausgepresste) Flüssigmetallmenge stark reduziert - vgl. S. 6 Abs. 2

der D2a -, was u. a. der Aufgabenstellung des Patents entspricht - vgl. Abs. 4.b).

Der Fachmann hatte demnach Anlass diese Druckschrift auf jeden Fall zu beachten, da hier das gleiche Problem wie nach dem Patent behandelt wird.

Eine Ausführungsform des druckgasbetätigten Gießofens zur Lösung dieses

Problems gemäß den Fig. 1 bis 3 und Seite 8 in D2a umfasst eine Drucksteuervor-

richtung 11, die über ein Druckbeaufschlagungsrohr 10 mit der Flüssigmetallkammer 1 verbunden ist. In der Flüssigmetallkammer 1 befindet sich das Flüssigmetall 4 im Innern des Ofenkörpers 1a. Der Ofenkörper 1a ist mit einem Ofendeckel 7, der zwangsläufig druckdicht

sein muss, ausgerüstet. Wie aus Figur 1 ersichtlich ist, beruht der Gießofen auf dem “Teapot-Prinzip“. Es sind

ein Aufnahmesiphon 5a, ein Ausgusssiphon 6a und eine Ausgusskammer 6,

in die der Ausgusssiphon 6a mündet,

vorgesehen. Die Ausgusskammer 6

weist einen Ausgussdüse 8 auf. Der

Ofenkörper 1a der Flüssigmetallkammer 1 ist aus feuerfestem Material - vgl.

D2a S. 5 Abs. 2 -, und die Flüssigmetallkammer 1 ist am Boden mit der

Gicht 3 verbunden. Aufnahmesiphon 5a

und Ausgusssiphon 6a liegen niedriger als die Flüssigmetallkammer und öffnen

sich in der Seitenfläche des Gichtteils, so dass der niedrigste Flüssigmetallspiegel

bei Höchstdruck zum Druckgießen unter der Ebene der Bodenfläche der Flüssigmetallkammer 1 liegt. Somit wird die Flüssigmetall-Restmenge, die nicht druckgegossen werden kann, gegenüber dem Stand der Technik stark verringert - vgl.

S. 9 Abs. 1.

Damit offenbart die D2/D2a dem Fachmann, dass zur Lösung des Problems, die

Flüssigmetall-Restmenge zu verringern, herkömmliche Druckgas- und stopfenbetätigte Gießeinrichtungen nach dem “Teapot-Prinzip“ mit den bekannten Merkmalen 1 bis 6.1 - vgl. die Ausführungen unter Absatz 4.a) - mit einem Aufnahmesiphon und Ausgusssiphon, der am Boden mit einer Gicht verbunden ist, auszustatten. Er erkennt aus den Figuren 1 bis 3 deutlich, dass die Gicht als Rinne aus-

gebildet sein muss, in der Aufnahmesiphon und Ausgusssiphon enden (Merkmal 7).

In D2/D2a nicht beschrieben sind die Merkmale 8, 8.1, 8.2, und 9. Zwar ist es

durchaus möglich, die Oberfläche in Figur 1 der D2 nachträglich so geneigt einzuzeichnen, dass das Merkmal 9 erfüllt ist, dazu muss der Fachmann aber die Lehre

des Patents kennen. Anregungen, diese Lehre aus der D2/D2a ohne nachträgliche Betrachtungsweise zu ziehen, hatte der Fachmann jedoch nicht. Selbst bei

Kenntnis von D2/D2a hatte er keinen Anlass zu der Lehre des Patents im Hinblick

auf ein Durchmesser-Höhen-Verhältnis des Gießofens von > 1 mit den Merkmalen 8, 8.1, 8.2 zu gelangen - vgl. BGH, Urteil vom 8. Dezember 2009 X ZR 65/05 -

Einteilige Öse, in juris.

bb) Auch die Druckschriften US 5 271 539 A (D1) sowie US 5 465 777 A und

CH 646 624 A5, können hier nicht weiterführen. Die D1 betrifft eine druckgasgesteuerte Gießeinrichtung nach dem “Teapot-Prinzip“ zum automatischen Gießen

von Metallschmelzen in Gießformen - vgl. Sp. 1 Zn. 10 bis 17 und Figur 1. Dabei

soll auch das Problem gelöst werden, die im Gießofen verbleibende Restschmelze

zu minimieren - vgl. Sp. 2 Zn. 14 bis 18. Die D1 offenbart aber weder eine Rinne

im Boden des Kessels gemäß Merkmal 7 noch ein Durchmesser-Höhenverhältnis

des Gießofens von > 1 entsprechend den Merkmalen 8, 8.1, 8.2 und auch nicht

Merkmal 9. Die Schrift gibt aus fachmännischer Sicht keinen Anlass, zur Ausführung des Durchmesser-Höhenverhältnisses von > 1 gemäß den Merkmalen 8 bis

8.2 und der Anordnung der Mündung des Einganssiphons und der Auslassöffnung

des Gießbeckens entsprechend Merkmal 9.

cc) Die Druckschriften US 5 465 777 A - vgl. Fig. 1 - und die CH 646 624 A5

- vgl. Fig. 1 - beschreiben druckgasbetätigte Gießeinrichtungen zum automatischen Gießen von Metallschmelzen in Gießformen. Anregungen, die im Gießofen

verbleibende Restschmelze zu minimieren, sind aus diesen Druckschriften nicht

zu entnehmen. Hinweise für den Fachmann, die Merkmale 7 bis 9 des Patents zu

verwirklichen, sind dort nirgends gegeben. Auch die Zusammenschau der Druck-

schriften (D1) sowie US 5 465 777 A und CH 646 624 A5 mit D2/D2a konnte den

Fachmann nicht zu den Merkmalen 8 bis 9 des Patents führen.

Die erfindungsgemäße Lösung des Problems, eine druckgas- und

stopfenbetätigte Gießeinrichtung nach dem „Teapot-Prinzip" zum automatischen

Gießen von Metallschmelzen in Gießformen mit den Merkmalen 1 bis 7 bereitzustellen, insbesondere mit der Maßgabe, das Durchmesser-Höhenverhältnis des

Gießofens von > 1 entsprechend den Merkmalen 8, 8.1, 8.2 und die Anordnung

der Mündung des Einganssiphons und der Auslassöffnung des Gießbeckens entsprechend Merkmal 9 auszubilden, hat weder aus den in Betracht zu ziehenden

Entgegenhaltungen noch deren Zusammenschau nahe gelegen. Vielmehr ermöglicht die Verwirklichung der Merkmale 8 bis 8.2 eine weitere, überraschend einfache zusätzliche Verbesserung des Verhältnisses von Nutz- zu Gesamtfassung an

Schmelze und des zur Entleerung benötigten Überdrucks.

g) In Verbindung mit Patentanspruch 1 hat auch der darauf rückbezogene

Patentanspruch 2 Bestand, da er eine vorteilhafte und nicht selbstverständliche

Ausführungsform der im Anspruch 1 angegebenen Vorrichtung beschreibt.

5.Der Antrag der Einsprechenden, der Patentinhaberin die Kosten der Termins

zur mündlichen Verhandlung vom 18. März 2010 aufzuerlegen, ist unbegründet

und war deshalb zurückzuweisen.

Auch im Einspruchsverfahren vor dem Bundespatentgericht trägt jeder Beteilige

grundsätzlich seine Kosten selbst, was sich für dieses Verfahren aus § 147 Abs. 3

Satz 2 PatG (in der Fassung vom 15. Dezember 2004 bis 30. Juni 2006) in Verbindung mit § 62 Abs. 1 PatG ergibt. Von dieser Regel kann abgewichen werden,

wenn dies aus Gründen der Billigkeit gerechtfertigt erscheint. Eine vom Regelfall

abweichende Kostenentscheidung kann dann notwendig sein, wenn sich das Verhalten eines der Beteiligten im Verlauf des Verfahrens als ein Verstoß gegen die

allgemeine prozessuale Sorgfaltspflicht darstellt. Der Verstoß muss dabei von einem derartigen Gewicht sein, dass es unbillig erscheint, die ohne weiteres vermeidbaren Kosten den anderen Beteiligten tragen zu lassen. Dies bedeutet, dass

derjenige, der vorwerfbar aus Säumnis oder Nachlässigkeit unnötige Kosten verursacht, diese auch billigerweise tragen muss (vgl. Schulte, Patentgesetz mit EPÜ

8. Auflage zu § 80 Rn. 9, 13).

Ein solcher verschuldeter Pflichtenverstoß der Patentinhaberin ist hier nicht erkennbar. Aufgrund des Verhaltens der Patentinhaberin war jedoch zunächst die

Vertagung der mündlichen Verhandlung notwendig geworden. Sie hat unmittelbar

vor dem ersten Termin zur mündlichen Verhandlung mit Schriftsatz vom

17. März 2010 einen neuen Hauptantrag und drei Hilfsanträge, in der mündlichen

Verhandlung vom 18. März 2010 selbst zwei weitere Hilfsanträge vorgelegt. Die

Änderungen der Patentansprüche entstammten dabei zum Teil aus den ursprünglich eingereichten Patentansprüchen 2 und 4 und zum Teil aus der Beschreibung.

Im Verlauf der mündlichen Verhandlung gab der Senat zu erkennen, dass eine

Aufrechterhaltung des Patents in einer der vorgelegten beschränkten Fassungen

in Betracht kommt. Diese für die Einsprechende neue Situation verlangte nach

Überlegung und Vorbereitung, was der verteidigten Fassung des Patents entgegengehalten werden könnte. Da sich der Vertreter der Einsprechenden nicht in der

Lage sah, sich “aus dem Stand“ oder nach einer entsprechenden kurzzeitigen

Unterbrechung der mündlichen Verhandlung zu der beschränkten Verteidigung

des Patents zu äußern, wurde der Termin auf Antrag der Einsprechenden vertagt.

Diese Vertragung gemäß § 99 Abs. 1 PatG in Verbindung mit § 227 Abs. 1 ZPO

war auch notwendig, denn durch die unmittelbar vor der Hauptverhandlung bzw.

die im Termin selbst vorgelegten neuen Haupt- und Hilfsanträge wurde die Einsprechende mit neuen Tastsachen- und Rechtsfragen konfrontiert, die möglicherweise eine neue Recherche erforderlich machten, um sich vollständig zur Patentfähigkeit der verteidigten Fassung äußern zu können. Es konnte der Einsprechenden auch nicht zugemutet werden sich gleichsam “vorauseilend“ mit einer eventuellen Beschränkung des Patents zu befassen um so auf einen Rückzug der Patentinhaberin auf die Beschreibung oder auf Ausführungsbeispiele vorbereitet zu

sein. Es ist vielmehr das Recht der Einsprechenden, ihren Angriff auf die in den

erteilten Patentansprüchen aufgenommenen Merkmale zu beschränken und ihre

Angriffsstrategie hierauf einzurichten. Zieht sich die Patentinhaberin unmittelbar

vor oder im Verlauf der mündlichen Verhandlung auf eine geänderte Fassung des

Patents zurück, so gebietet es der Grundsatz des rechtlichen Gehörs, dass dem

Gegner, notfalls durch Vertagung des Verfahrens, ausreichend Gelegenheit gegeben wird sich mit dieser neuen Situation auseinander zu setzen. Dies gilt auch

dann, wenn die erfolgte Beschränkung den “Kern der Erfindung“ betrifft, oder als

Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik durchaus erkennbar und erwartbar erschien (vgl. hierzu BGH GRUR 2004, 354 - Vertagung).

Diese notwendige Vertagung führt jedoch nicht dazu, dass der Patentinhaberin

nunmehr aus Billigkeitsgründen die Kosten des ersten Termin gemäß § 62 Abs. 1

PatG aufzuerlegen wären. Die Einsprechende hatte mit Schriftsatz vom

5. März 2010 unter anderem einen neuen druckschriftlichen Stand der Technik in

das Verfahren eingeführt und eine eigene offenkundige Vorbenutzung behauptet.

Damit hat sie zunächst ihrerseits eine veränderte prozessuale Lage herbeigeführt.

Mit ihren mit Schriftsatz vom 17. März 2010 vorgelegten Haupt- und Hilfsanträgen

hat die Patentinhaberin auf diesen neuen Sachvortrag unmittelbar reagiert und ihr

Patent nur noch beschränkt verteidigt. Im Verlauf der mündlichen Verhandlung

sodann hat der Senat in den Sach- und Streitstand eingeführt und seine rechtliche

Wertung zur Schutzfähigkeit des Streitpatents zu erkennen gegeben. Daraufhin

hat die Patentinhaberin zwei weitere Hilfsanträge vorgelegt, zu denen sich der

Vertreter der Einsprechenden nicht äußern wollte, sondern eine Vertagung des

Termin beantragte. Dies ist ebenso wenig zu beanstanden wie das vorherige Verhalten der Patentinhaberin. Dass ein angegriffenes Patent beschränkt wird, um

damit die Zweifel des Gerichts an der Patentfähigkeit auszuräumen, entspricht

einer üblichen und sorgfältigen Vorgehensweise bei der Verteidigung eines

Schutzrechts. In einer derartigen Situation kann der Gegner zwar die Vertagung

des Termins nach § 227 Abs. 1 ZPO verlangen, denn er braucht seine Recherche

zunächst nur auf das erteilte Schutzrecht richten. Gründe, die durch die Vertagung

entstehenden Kosten der Patentinhaberin aufzuerlegen, liegen damit aber nicht

vor. Hier nahm die Einsprechende die zugesprochene Überlegungsfrist zudem

nicht wahr, denn sie äußerte sich weder schriftsätzlich zu den neuen Patentansprüchen, noch erschien sie zum zweiten Verhandlungstermin. Auch aus diesem

Verhalten ergibt sich, dass Billigkeitsgründe für eine Kostenauferlegung nach

§ 62 PatG nicht vorliegen.

Feuerlein Schwarz-Angele Zettler Lange

Bb

Urteil vom 30.04.2015

2 ZA (pat) 10/14 vom 30.04.2015

Urteil vom 23.07.2015

2 Ni 20/13 (EP) vom 23.07.2015

Urteil vom 16.06.2016

10 W (pat) 20/16 vom 16.06.2016

Anmerkungen zum Urteil