Urteil des BPatG, Az. 3 Ni 42/00

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BUNDESPATENTGERICHT
IM NAMEN DES VOLKES
3 Ni 42/00 (EU)
(Aktenzeichen)
URTEIL
Verkündet am
5. Juli 2001
In der Patentnichtigkeitssache
BPatG 253
9.72
- 2 -
betreffend das europäische Patent 0 384 282
(DE 590 08 782)
hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mündlichen Verhandlung vom 5. Juli 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dipl.-Ing. Hellebrand sowie der Richter Dipl.-Chem. Dr. Deiß,
Dipl.-Chem. Dr. Niklas, der Richterin Sredl und des Richters
Dipl.-Chem. Dr. Feuerlein
für Recht erkannt:
Das europäische Patent 0 384 282 wird mit Wirkung für das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig er-
klärt.
Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von
18.000,- DM vorläufig vollstreckbar.
Tatbestand
Die Beklagte ist Inhaberin des am 14. Februar 1990 angemeldeten und ua mit Wir-
kung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäi-
schen Patents 0 384 282 B 2 (Streitpatent), für das sie die Priorität der deutschen
Patentanmeldung 39 05 548 vom 23. Februar 1989 in Anspruch genommen hat.
Das Streitpatent, das vom Deutschen Patent-und Markenamt unter dem Aktenzei-
chen 590 08 782 geführt wird, betrifft nach der Entscheidung der Beschwerdekam-
mer 3.3.1. des Europäischen Patentamts vom 14. April 1999 die Verwendung von
sekundären Aminen als Kettengleitmittel und umfasst 7 Patentansprüche. Patent-
anspruch 1 hat danach folgenden Wortlaut:
- 3 -
"1. Verwendung von sekundären Aminen und/oder Salzen der-
artiger Amine der allgemeinen Formeln (Ia), (Ib) und (Ic)
R-NH-(CH
2
)
3
NH
2
(Ia)
R-NH-(CH
2
)
3
N
+
H
3
X
-
(Ib)
R-N
+
H
2
-(CH
2
)
3
-N
+
H
3
2X
-
(Ic),
wobei die Reste R jeweils bedeuten:
einen linearen oder verzweigten, gesättigten oder einfach
oder mehrfach ungesättigten Alkylrest mit 12 bis 18 C-Ato-
men,
X
-
ein Anion aus der Gruppe Amidosulfonat, Nitrat,
Halogenid, Sulfat, Hydrogencarbonat, Carbonat, Phos-
phat oder R
1
-COO
-
bedeutet, wobei der Rest R
1
für
- Wasserstoff,
- einen substituierten oder unsubstituierten, linearen oder
verzweigten Alkylrest mit 1 bis 20 C-Atomen oder Alke-
nylrest mit 2 bis 20 C-Atomen, die als Substituenten
mindestens einen Hydroxy-, Amin- oder Iminrest auf-
weisen können, oder
- einen substituierten oder unsubstituierten Phenylrest,
der als Substituenten einen Alkylrest mit 1 bis 20 C-Ato-
men aufweisen kann, steht,
- 4 -
in Mengen von 1 bis 100 Gew.- %, gegebenenfalls zusam-
men mit üblichen Verdünnungsmitteln oder Hilfs- und Zu-
satzstoffen, als Kettengleitmittel für automatische Ketten-
und Bandschmieranlagen in der Lebensmittelindustrie, die
zum Transport von Kunststoffgebinden aus Polyethylente-
rephthalat dienen."
Wegen der auf Patentanspruch 1 mittelbar oder unmittelbar zurückbezogenen Pa-
tentansprüche 2 bis 7 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.
Die Klägerin macht geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfä-
hig, weil er nicht neu sei und auch nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Dar-
über hinaus sei die technische Lehre nicht so deutlich und vollständig offenbart,
daß ein Fachmann sie ausführen könne und die Lösung der gestellten Aufgabe
gewährleistet sei. Zur Begründung beruft sie sich auf die Anlagen
K 1
EP 0 372 628 A 2,
K 2
Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry, 6. Aufl, Auszug 6.7.
"Glass Bottles and Wide Neck Containers"
K 3
DE 38 31 448 A 1,
K 4
TNO Nutrition and Food Research Institute, Report No. V 96.836,
K 5
TNO Nutrition and Food Research Institute, Addendum to Report
No. V 96.836.
Die Klägerin beantragt,
das europäische Patent 0 384 282 mit Wirkung für das Hoheits-
gebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.
- 5 -
Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.
Sie tritt dem Vorbringen entgegen und hält das Streitpatent unter Hinweis auf die
Anlagen
B 1
Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1. des Eu-
ropäischen Patentamts vom 14. April 1999,
B 2
Zulassungsliste Coca-Cola vom 23. Oktober 1998,
B 3
Produktmerkblatt Dicolube RS 148,
B 4
EP 0 486 656 B1,
B 5
Schreiben der Patentanwälte Elkington and Fife vom 20. Juni 1995
an das EPA,
B 6
R.R. Limbach, W. Albrecht: Moderne Bandschmierung, Brauwelt
115 (1975), 1141-1146;
dieselben in Grundlagen der Bandschmierung, Brauwissenschaft
28 (1975), 346-348,
B 7
TNO Nutrition and Food Research Institute, Report No. V 96.897,
B 8 Zulassungsliste betr zugelassene Hilfsstoffe für die Verarbeitung
von REFPET-Flaschen vom 15. September 1993,
B 9
Kopie des Prospektblatts "Solid Choice Dispenser", Klenzade
®, ©
1987 Ecolab Inc.
für patentfähig.
Entscheidungsgründe
Die zulässige Klage erweist sich als begründet.
- 6 -
Der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit führt zur
Nichtigerklärung des Streitpatents wegen fehlender Neuheit mit Wirkung für das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland, Art II § 6 Abs 1 Nr 1 IntPatÜG,
Art 138 Abs 1 lit a EPÜ iVm Art 54 EPÜ.
Die Frage, ob dem Streitpatent darüber hinaus auch der weiter geltend gemachte
Nichtigkeitsgrund der mangelnden Offenbarung entgegensteht, Art II § 6 Abs 1
Nr 2 IntPatÜG, Art 138 Abs 1 lit b EPÜ, konnte insoweit offen bleiben.
I
Das Streitpatent betrifft die Verwendung von sekundären Aminen und/oder Salzen
dieser Amine als Kettengleitmittel für automatische Ketten- und Bandschmieranla-
gen in der Lebensmittelindustrie, die zum Transport von Kunststoffgebinden aus
Polyethylenterephthalat (PET), insbesondere beim Abfüllen von Getränken in
Kunststofflaschen dienen. Die dabei eingesetzten Plattentransportbänder oder an-
dere Förderanlagen werden mit geeigneten wässrigen Schmiermittelzubereitun-
gen über Tauchschmieranlagen oder über automatische Bandschmiersysteme ge-
schmiert und sauber gehalten. Hierbei können Ausfällungen schwerlöslicher Salze
und mikrobiologische Ablagerungen Düsen und Filter der zentralen Schmieranla-
gen beträchtlich stören, so daß die Abfüllanlagen nach einer bestimmten Betriebs-
dauer abgeschaltet und gereinigt werden müssen.
Die bisher als Schmiermittel eingesetzten Kettengleitmittel, die auf Fettsäuren in
Form ihrer wasserlöslichen Alkali- oder Alkanolaminsalze oder auf Fettaminen in
Form ihrer organischen oder anorganischen Salze basieren, weisen in den heute
üblichen Kettenschmiersystemen eine Reihe von Nachteilen auf (vgl
DE-A-23 13 330, StrPS S 2 Z 23 bis 47, einerseits und DE-A-36 31 953, StrPS S 2
Z 50 bis S 3 Z 19, andererseits). Demgegenüber vermeiden die weiteren aus dem
Stand der Technik bekannten Kettenschmiermittel gemäß der europäischen Pa-
tentschrift 0 044 458 bzw der deutschen Offenlegungsschrift 38 31 448 (StrPS S 3
Z 28 bis 43) die geschilderten Nachteile, beeinträchtigen den Verfahrensablauf je-
doch dadurch, daß sie gute Wachstumsbedingungen für Mikroorganismen schaf-
fen, nur eine geringe Reinigungskraft besitzen und auch das Schaumverhalten nur
- 7 -
schwer zu kontrollieren ist. Die Schmiermittel der amerikanischen Patentschriften
3 718 588 bzw 3 754 100 (richtig: 3 574 100, s StrPS, Titelseite, Entgegenhaltun-
gen) (vgl StrPS S 3 Z 45 bis 54) enthalten entweder neben Wasser ein Salz eines
Phosphatesters, der auf Orthophosphorsäure, kondensierten Phosphorsäuren
oder Polyphosphorsäuren basiert, bei dem mindestens eine Säuregruppe mit einer
Alkoholgruppe verestert ist und mindestens eine Säuregruppe in Salzform vorliegt,
für die Alkalimetalle oder Amine in Frage kommen, oder bestehen aus einer wäss-
rigen Lösung eines Phosphatesters eines ethoxylierten Oleylalkohols und/oder ei-
ner speziell ausgewählten amphoteren Verbindung.
Schließlich werden in der europäischen Offenlegungsschrift 0 372 628 (s StrPS
S 3 Z 55 bis S 4 Z 4) wässrige Schmiermittellösungen für Flaschentransportbän-
der beschrieben, die mindestens ein Fettalkylamin mit gesättigten oder ungesättig-
ten, verzweigten oder linearen Alkylresten bei einem pH-Wert im Bereich von 5 bis
8 aufweisen. Zusätzlich können derartige Schmiermittellösungen Fettalkylmono-
amine aufweisen.
2) Dem Streitpatent liegt die Aufgabe zugrunde (s StrPS S 4 Z 5 bis 9), Ketten-
gleitmittel (Schmiermittel) für automatische Ketten- und Bandschmieranlagen be-
reitzustellen, die zum Transport von Kunststoffgebinden dienen und die nicht die
Nachteile der aus dem Stand der Technik bekannten Mittel aufweisen, sondern
vielmehr über einen guten Reibwert, eine ausgezeichnete Schmierwirkung, ein ge-
ringes Schaumverhalten, eine gute Reinigungswirkung und eine gute mikrobizide
Wirkung verfügen.
3) Dementsprechend beschreibt Patentanspruch 1
1. die Verwendung von sekundären Aminen und/oder Salzen derar-
tiger Amine als Kettengleitmittel für automatische Ketten- und
Bandschmieranlagen in der Lebensmittelindustrie, die zum
Transport von Kunststoffgebinden aus Polyethylenterephthalat
dienen, mit den allgemeinen Formeln (Ia), (Ib) und (Ic)
- 8 -
1.1. R-NH-(CH
2
)
3
NH
2
(Ia)
1.2. R-NH-(CH
2
)
3
N
+
H
3
X
-
(Ib)
1.3. R-N
+
H
2
-(CH
2
)
3
-N
+
H
3
2X
-
(Ic),
1.4. wobei
die
Reste R jeweils bedeuten:
einen linearen oder verzweigten, gesättigten oder einfach
oder mehrfach ungesättigten Alkylrest mit 12 bis 18 C-Ato-
men,
1.5. X
-
ein Anion aus der Gruppe Amidosulfonat, Nitrat, Haloge-
nid, Sulfat, Hydrogencarbonat, Carbonat, Phosphat oder
R
1
-COO
-
bedeutet,
1.5.1. wobei der Rest R
1
für
1.5.1.1. Wasserstoff,
1.5.1.2 einen substituierten oder unsubstituierten, linearen
oder verzweigten Alkylrest mit 1 bis 20 C-Atomen
oder Alkenylrest mit 2 bis 20 C-Atomen, die als
Substituenten mindestens einen Hydroxy-, Amin-
oder Iminrest aufweisen können, oder
1.5.1.3. einen substituierten oder unsubstituierten Phenyl-
rest, der als Substituenten einen Alkylrest mit 1
bis 20 C-Atomen aufweisen kann,
steht,
- 9 -
2. in Mengen von 1 bis 100 Gew.-%,
3. gegebenenfalls zusammen mit üblichen Verdünnungsmitteln
oder Hilfs- und Zusatzstoffen.
II
Der Gegenstand des Streitpatents wird durch die europäische Offenlegungsschrift
EP 0 372 628 A2 mit älterem Zeitrang neuheitsschädlich vorweggenommen,
Art. 54 Abs. 3 EPÜ.
In dieser Druckschrift wird die Verwendung wässriger aminhaltiger Kettengleitmit-
tel für Transportbänder für Flaschen beschrieben. Die Kettengleitmittel enthalten
dabei spezielle Amine, wobei sekundäre Fettalkylamine der Formel
RNH-(CH
2
)
3
NH
2
und deren Salze mit organischen Säuren wie Ameisensäure, Es-
sigsäure oder Gluconsäure als besonders bevorzugt genannt werden (vgl insbes
Anspruch 1, Formel I iVm den Ansprüchen 2 bis 4, 6 und 13 und die Beschreibung
S 3, Z 41 bis 49 und S 4, Z 14 bis 18). Mit diesen, die genannten speziellen Amine
enthaltenden Kettengleitmitteln werden bei der Anwendung als Schmiermittel für
Transportbänder zum Transport von Flaschen eine verringerte Neigung zur Bil-
dung von unerwünschten Ausflockungen sowie eine verbesserte Schmierwirkung
erzielt als mit den bisher eingesetzten Schmiermitteln auf Basis von Fettsäuresei-
fen oder auf Basis von anderen Aminen, wobei diese Schmiermittel außerdem ei-
ne geringe Schaumtendenz und verbesserte antimikrobielle Eigenschaft aufwei-
sen (vgl S 2, Z 1 bis 31 iVm S 3, Z 7 bis 21). Damit ist aber die Verwendung von
sekundären Aminen und deren Salzen der im Streitpatent angegebenen Formeln
(Ia), (Ib) und (Ic) zusammen mit Wasser und damit zusammen mit einem üblichen
Verdünnungsmittel als Kettengleitmittel für automatische Bandschmieranlagen in
der Lebensmittelindustrie, die zum Transport von Flaschen dienen, aus dieser
Druckschrift bereits bekannt.
- 10 -
Unter dem Begriff "Flaschen" verstand der Fachmann zum Zeitpunkt der Prioritä-
ten dieser Druckschrift sowie des Streitpatents neben Glasflaschen auch Kunst-
stofflaschen und hier insbesondere PET-Flaschen. Diese wurden bereits lange vor
diesen Prioritätsdaten neben Glasflaschen für die Abfüllung von Getränken in gro-
ßen Mengenanteilen eingesetzt und dabei auf denselben Förderbändern transpor-
tiert wie Glasflaschen. Dies wird von der Beklagten auch eingeräumt und geht zu-
dem auch aus dem von dieser in der mündlichen Verhandlung überreichten
Schreiben der C… GmbH vom April 1986 hervor, in dem eine Vielzahl von
in den USA für die Befüllung von PET-Flaschen empfohlenen Bandschmiermitteln
benannt werden.
Die Offenbarung eines allgemeinen Begriffes nimmt zwar üblicherweise die Neu-
heit eines darunter fallenden speziellen Begriffs nicht vorweg. Doch versteht der
Fachmann unter dem Begriff "Flaschen" hier neben Glasflaschen auch die bereits
vor dem Prioritätstag in großer Anzahl verwendeten PET-Flaschen, so daß er die-
se unter dem Begriff "Flaschen" in der EP 0 372 628 A2 mitliest, obgleich diese
dort nicht wörtlich genannt sind (vgl BGH "Elektrische Steckverbindung"
BlPMZ 1995, 319 ff, insbes S 321, re Sp, Abs 2 sowie R. Rogge, Gedanken zum
Neuheitsbegriff nach geltendem Patentrecht, GRUR 1996, 931 ff, insbes S 937,
re Sp, Abs 2 bis S 938, li Sp, Abs 1). Der Auffassung der Beklagten, diese Druck-
schrift lehre die Verwendung der dort beschriebenen Bandgleitmittel nur für die
Schmierung von Transportbändern für Glasflaschen, da dort nur davon die Rede
sei, diese Gleitmittel zur Erzielung eines guten Gleitkontaktes zwischen Glas und
Metall anzuwenden und da die Gleitwirkung auch nur zwischen Glas und Metall
gemessen worden sei (vgl EP 0 372 628 A2 S 2, Z 6/7 sowie den Gleittest in Bei-
spiel 2 auf S 5/6), kann nicht gefolgt werden. Eine Beschränkung des Offenba-
rungsgehaltes des Begriffes "Flaschen" nur auf Glasflaschen ergibt sich hieraus
für den Fachmann schon deshalb nicht, weil aaO auf S 2 für die Gleitwirkung nur
beispielhaft (for instance) das Gleiten von Glas auf Metall erwähnt wird und die
Bestimmung der Gleitwirkung von Schmiermitteln bei Flaschentransportbändern
durch Messung zwischen Glasflaschen und Metall offensichtlich die übliche Me-
thode ist. Auch beim Streitpatent (S 6, Z 16-19) erfolgt die Messung der Gleitwir-
kung durch Messung des Reibwiderstandes zwischen "Euro-Bierflaschen", dh zwi-
- 11 -
schen Glasflaschen und dem Metall des Transportbandes und nicht zwischen
PET-Flaschen und dem Transportband (vgl hierzu BGH "Elektrische Steckverbin-
dung" BlPMZ 1995, 319 ff, insbes S 322, Abs 1).
Nach Auffassung der Beklagten hat der Fachmann unter dem Begriff "Flaschen"
PET-Flaschen auch deshalb nicht mitgelesen, weil viele Bandschmiermittel bei
PET-Flaschen unerwünschte Rißbildung verursachten. Deshalb würden bei
PET-Flaschen zur Vermeidung solcher Rißbildungen von der C… GmbH,
wie ua aus dem in der mündlichen Verhandlung überreichten Schreiben hervor-
gehe, nur bestimmte Kettengleitmittel als geeignet empfohlen. Auch dieser Ansicht
kann nicht beigetreten werden. Das Problem der Rißbildung bei PET-Flaschen
war, wie ua aus dem genannten Schreiben der C… GmbH hervorgeht, be
reits vor der Priorität der entgegengehaltenen Druckschrift bekannt und trat insbe-
sondere bei Schmiermitteln auf Seifenbasis auf. Aus der dem Schreiben der C…
GmbH angehefteten Liste von für den Transport von PET-Flaschen
brauchbaren, keine oder nur eine verringerte Rißbildung verursachenden Band-
schmiermitteln ist zu entnehmen, daß hierfür eine Vielzahl unterschiedlicher
Schmiermittel geeignet ist. Offensichtlich hat der Fachmann zunächst jedes För-
derbandschmiermittel sowohl für den Transport von Glas als auch von PET-Fla-
schen eingesetzt, wobei er wegen der für Schmiermittel auf Seifenbasis bekann-
ten Rißbildungsproblematik von vorneherein erwarten konnte, daß Schmiermittel
auf Aminbasis für PET-Flaschen eher geeignet sein dürften als solche auf Seifen-
basis. Nachdem in der entgegengehaltenen Druckschrift EP 0 372 628 A2 aus-
drücklich auf die Vorteile der nach diesem Stand der Technik verwendeten
Schmiermittel gegenüber bekannten Schmiermitteln auf Seifenbasis sowie auf Ba-
sis von Aminen hingewiesen wurde, war es für den Fachmann selbstverständlich,
diese auch für die üblicherweise auf denselben Transportbändern wie Glasfla-
schen beförderten PET-Flaschen zu verwenden. Dabei stellt sich der Vorteil einer
besonders geringen Rißbildung von selbst ein und gehört somit zum Offenba-
rungsgehalt dieses Standes der Technik.
- 12 -
Damit ist der Gegenstand des Streitpatents durch die Lehre der auf einem älteren
Zeitrang basierenden europäischen Offenlegungsschrift EP 0 372 628 A2 vorbe-
schrieben und somit nicht mehr neu.
Ob dem Streitpatent zusätzlich die Nichtigkeitsgründe der mangelnden Offenba-
rung entgegenstehen, kann bei dieser Sachlage dahingestellt bleiben.
III
Die Kostenentscheidung folgt aus § 84 Abs 2 PatG iVm § 91 Abs 1 ZPO.
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergeht auf Grund von § 99
Abs 1 PatG iVm § 709 ZPO.
Hellebrand
Dr. Deiß
Dr. Niklas
Sredl
Dr. Feuerlein
Hu/Be