Urteil des BPatG vom 08.05.2003, 2 Ni 47/01

Entschieden
08.05.2003
Schlagworte
Einlage, Fig, Härte, Gestaltung, Schuh, Patentanspruch, Profil, Spikes, Gerüst, Konzept
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BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am 8. Mai 2003

2 Ni 47/01 (EU)

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

BPatG 253 9.72

betreffend das europäische Patent 0 548 475

(= DE 692 24 050)

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der

mündlichen Verhandlung vom 8. Mai 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Meinhardt sowie der Richter Gutermuth,

Dipl.-Phys. Ph.D./M.I.T.Cambridge Skribanowitz, Dipl.-Ing. Harrer und

Dipl.-Ing. Schmitz

für Recht erkannt

I. Das europäische Patent 0 548 475 wird mit Wirkung für das

Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.

II. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtstreits.

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in

Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig

vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 26. September 1992 unter Inanspruchnahme einer französischen Priorität vom 24. Dezember 1991

(FR 9 116 275) angemeldeten Patents EP 0 548 475 (Streitpatent), dessen Erteilung am 30. Juni 1993 veröffentlicht worden ist.

Das in der Verfahrenssprache Französisch veröffentlichte Patent, das beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer DE 692 24 050 geführt wird, betrifft eine "mehrschichtige Sportschuhsohle". Es umfasst 23 Ansprüche, die in der

deutschen Fassung nach der Patentschrift EP 0 548 475 B1 folgenden Wortlaut

besitzen:

"1. Sohle (2) für Sportschuhe (1), die durch einen Schaft überhöht ist und gemäß einem aus mehreren Schichten aufgebauten Profil hergestellt ist, das eine äußere Schicht für den

Kontakt mit dem Boden, die Eigenschaften bezüglich der

Haftung und bezüglich des Widerstandes gegenüber Abreibung, und eine Zwischenschicht aufweist, die Eigenschaften bezüglich der Steifigkeit aufweist und die direkt in Kontakt mit der Kontaktschicht ist,

dadurch gekennzeichnet daß

sie eine obere Schicht (8, 8A, 8B) für den Komfort aufweist,

die direkt unter dem Fuß (4) angeordnet ist, und Eigenschaften bezüglich der Dämpfung und/oder Elastizität gegenüber Stößen aufweist, und dadurch, daß die Zwischenschicht kontrollierte Eigenschaften bezüglich der Steifigkeit

gegenüber Torsion und Biegung aufweist, um gleichzeitig

die Verteilung der Stoßwellen und der Kräfte, die durch die

Kontaktschicht (7, 7A, 7B) registriert werden, und ihre Diffusion zu gewährleisten, bevor sie auf den Fuß treffen, und

um eine Art Gerüst zu bilden, das die Deformationen der

Gesamtheit der Kontaktschicht verhindert, wobei sie jedoch

relativ nachgiebig gegenüber Biegung bleibt, um ein gutes

Abrollen des Fußes beim Ausüben des Sportes zu erlauben, und wobei daher ein modulförmiges Konzept für eine

Sohle erhalten wird, deren globale Funktionen durch die

Veränderung einer einzelnen Schicht verändert werden

können.

2. Sohle gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß

die Komfortschicht (8) aus einem nachgiebigen Material

hergestellt ist, das eine Dichte aufweist, die progressiv von

ihrem oberen Tell in Richtung ihres unteren Teils ansteigt,

der im Kontakt mit dem steifen Zwischennerv (9, 9A, 9B,

9C, 91), 9E, 917) ist.

3. Sohle gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß

die Komfortschicht (8) aus mehreren unterschiedlichen benachbarten Bereichen zusammengesetzt ist, wobei ein erster Bereich (8a) mit großer Elastizität der Ferse entspricht,

wobei ein zweiter Bereich (8b) mit mittlerer Elastizität der

Fußwölbung entspricht und die Zirkulation des Blutes begünstigt und wobei ein dritter Bereich (8c) mit geringer Elastizität die Kontrolle des Gehens begünstigt.

4. Sohle gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß

die Steifigkeit der Zwischenschicht oder des Nervs (9) im

wesentlichen einen konstanten Wert an jedem Punkt aufweist, wobei dieser Wert adäquat im Laufe der Herstellung

in Abhängigkeit von der Bestimmung des Schuhes ausgewählt ist.

5. Sohle gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß

die Zwischenschiecht oder Nerv (9A) durch eine Vielzahl

von Bereichen (98, 9b, 9c) gebildet ist, die beidseitig einer

Torsionsachse (x-x') erstrecken, deren Steifigkeitswerte unterschiedlich sind und im Laufe der Herstellung in Abhängigkeit von der Bestimmung des Schuhes adäquat ausgewählt sind.

6. Sohle gemäß Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß

der Nerv (9A) durch einen hinteren Bereich (9a), der steif

ist, durch einen halbsteifen Zwischenbereich (9b), der dazu

geeignet ist, die Biegung in dem Bereich der Mittelfußknochen des Fußes (4) zu begünstigen, und einen vorderen

steifen Bereich (9c) in dem Bereich der Zehenglieder gebildet ist.

7. Sohle gemäß Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß

der Nerv (9A) aus einem hinteren steifen Bereich (9a), einem nachgiebigen Zwischenbereich (9b), der dazu geeignet

ist, die Biegung in den Bereich der Mittelfußknochen des

Fußes (4) zu begünstigen, und einem steifen vorderen Bereich (9c) in dem Bereich der Zehen für Schuhe, gebildet

ist, die insbesondere zum Gehen im Mittelgebirge bestimmt

sind.

8. Sohle gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß

die steife Zwischenschicht oder der Nerv (9B) zumindest in

dem Bereich der Mittelfußknochen aus einer Folge von steifen Einlagen (10) gebildet ist, die abwechselnd senkrecht

zur Torsionsachse (x-x') der Sohle angeordnet sind, um eine gute Nachgiebigkeit bezüglich der Biegung zu erhalten,

wobei jedoch eine gute Steifigkeit bezüglich Torsion bewahrt werden soll.

9. Sohle gemäß Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß

die Einlagen (10), die den Nerv (9B) bilden, im Verlauf eines gleichen Formarbeitsschrittes mit der "Nerv" - Schicht

(9B) hergestellt sind.

10. Sohle gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß

die Zwischenschicht oder der Nerv (9C) in der Nähe ihres

vorderen Teiles und ihres hinteren Teiles zwei kreisbogenförmige Aussparungen (11a, 11b) aufweist, die im wesentlichen den Enden der Sohle entsprechen und dazu geeignet

sind, den Durchgang der beiden Anschläge (12, 13) zu er-

lauben, die von der Kontaktschicht (7) ausgehen und auf

deren inneren Seiten Teile des Schaftes (3) geklebt sind.

11. Sohle gemäß Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß

eine Schulter (14, 15), die senkrecht zu den äußeren Seiten

der Anschläge (12, 13) ist, zwischen ihnen und der Ebene

des Nervs (9C) besteht, um einen Haltepunkt zu erhalten,

der zum Befestigen von Steigeisen bei einem Schuh für das

Hochgebirge bestimmt ist.

12. Sohle gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Komfortschicht (8A) in ihrem hinteren

Teil eine kompensierte Ferse (6A) aufweist, die auf Monoblockweise mit der Schicht (8A) erhalten ist und die äußere

Sohle (6) des Schuhes (1) ersetzt.

13. Sohle gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß

die Schicht (7A), die im Kontakt mit dem Boden ist, aus einer Vielzahl von Bereichen gebildet ist, wobei ein erster peripherer Bereich (17) einem Hauptbereich zum mechanischen Verhaften mit dem Boden entspricht, ein zweiter zentraler Bereich (18) einem zweiten Bereich zum Halten oder

zum Haften entspricht und ein dritter zentraler hinterer Bereich (19) neutral ist.

14. Sohle gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß

die Schicht (7B), die in Kontakt mit dem Boden ist, aus Kufen hergestellt ist, die außen auf den Nerv (9) in Aussparungen (20) angesetzt sind, die zu diesem Zweck in diesen

letzteren vorgesehen sind.

15. Sohle gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß

die Komfortschicht aus Reliefs (8B) gebildet ist, die aus Material auf dem oberen Teil (7a) der Kontaktschicht (7) erhalten sind und die die Zwischenschicht oder den Nerv (9D)

durchqueren, um gemäß einem Wert zu münden, der gleich

der Dicke der zu erhaltenen Komfortschicht ist.

16. Sohle gemäß Anspruch 1 oder einem der Ansprüche 4

bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß die steife Zwischenschicht oder der Nerv (9, 9E) dazu geeignet ist, ein mechanisches Anbringen einer Einlage oder einer Befestigungsschlaufe (21) zu erlauben, die dazu geeignet ist, mit einer

zugeordneten Befestigung für die Montage der Sohle an einem Element zusammenzuwirken, wie z.B. einem Ski, einer

Fahrrad - Pedale, ..., wobei die Einlage in der steifen Zwischenschicht (9, 9E) überformt ist.

17. Sohle gemäß Anspruch 1 oder einem der Ansprüche 5

bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß die steife Zwischenschicht oder der Nerv (9F) dazu geeignet ist, ein mechanisches Anbringen von Spikes durch Schrauben bei einer Anwendung für Golfschuhe zu erlauben.

18. Sohle gemäß irgendeinem der vorangehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, daß die Zwischenschicht oder der

Nerv (9, 9A, 9B, 9C, 91), 9E, 9F) eine Härte aufweist, die

größer als 45 Shore D ist.

19. Sohle gemäß irgendeinem der vorangehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet daß die Schicht (7, 7A, 7B) für den

Kontakt mit dem Boden eine Härte aufweist, die kleiner als

45 Shore D. ist.

20. Sohle gemäß irgendeinem der vorangehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, daß die Komfortschicht (8, BA,

8B) eine Härte aufweist, die kleiner als 80 Shore A ist.

21. Sohle gemäß irgendeinem der vorangehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, daß die Schicht (7, 7A, 7B) für

den Kontakt mit dem Boden aus einem Gummi ist, der Eigenschaften bezüglich der Haftung und des Widerstandes

gegenüber Abreibung aufweist.

22. Sohle gemäß irgendeinem der Ansprüche 1 bis 20, dadurch

gekennzeichnet, daß die Schicht (7, 7A, 7B) für den Kontakt

mit dem Boden aus einem thermoplastischen Material ist.

23. Sohle gemäß irgendeinem der vorangehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, daß die Zwischenschicht oder der

Nerv (9, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F) aus einem thermoplastischen Material ist."

Mit ihrer Nichtigkeitsklage macht die Klägerin geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei mangels Neuheit, zumindest aber wegen Fehlens einer erfinderischen

Tätigkeit nicht patentfähig. Den jeweiligen kennzeichnenden Merkmalen der ebenfalls angegriffenen Unteransprüche liege keine eigenständige erfinderische Tätigkeit zugrunde.

Sie stützt ihre Ausführungen auf folgende Dokumente:

K1 EP 0 548 475 B1

K2 DE 692 24 050 T2 (= Deutsche Übersetzung von K1)

K3 EP 0 458 174 A1 ("Fitsall") D1

K4 Merkmalsgliederung

K5 EP 0 373 336 A1 ("Mayer") D2

K6 EP-Recherchebericht und Prüfungsbescheid vom 3. Dezember 1993 mit

K6a englischer Übersetzung des Prüfungsbescheids

K7 EP 0 272 082 A2 ("Barry") D3

K8 US 5 052 130 ("Barry") D4

Die von der Klägerin für die Entgegenhaltungen gewählten Bezeichnungen (D1 bis

D4) werden auch nachfolgend verwendet.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 0 548 475 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Ansprüche 1 bis 23 für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage zurückzuweisen.

Hilfsweise verteidigt sie die Unteransprüche, die unmittelbar auf den Anspruch 1

zurückbezogen sind, als selbständig erfinderisch. An diese Ansprüche sollen sich

die Ansprüche 6, 7, 9 und 11 als Unteransprüche anschließen.

Weiter verteidigt die Beklagte den Patentanspruch 1 hilfsweise in einer Fassung,

in der die Angabe "Fuß (4)" in der zweiten Zeile des kennzeichnenden Teils, Seite 1 Zeile 21 der Ansprüche in der Fassung der Übersetzung der Streitpatentschrift (DE 692 24 050 T 2, Anl. K2), ersetzt ist durch "Schaft (3)".

Sie tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen und hält das

Streitpatent für bestandsfähig.

Entscheidungsgründe

Die Klage, mit der der in Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 1 IntPatÜG, Artikel 138 Absatz 1 lit a EPÜ iVm Artikel 54 Absatz 1, 2 und Artikel 56 EPÜ vorgesehene Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend gemacht wird, ist zulässig

und begründet.

I

Das Streitpatent betrifft nach dem geltenden Patentanspruch 1 auch in der hilfsweise verteidigten Fassung eine Sohle für Sportschuhe.

In der Patentschrift (Übersetzung K2) ist angeführt, dass bei Sportschuhen Sohlen

erforderlich sind, die gleichzeitig erlauben, Steifigkeitseigenschaften bezüglich der

Torsion bezüglich ihrer longitudinalen Achse zusammen mit guten Biegungseigenschaften, insbesondere im Bereich des Mittelfußes zu erhalten. Dies ist besonders

beim Skilanglaufen und beim nordischen Wandern, aber auch bei freiem Gehen

erwünscht. Bekannte Schuhsohlen weisen eine zu große Steifigkeit gegen Biegungen auf, leiten die Stoßwellen zu stark zum Fuß, sind zu schwer (reine Gummisohlen) oder zu komplex und damit zu kostspielig.

Das technische Problem (die Aufgabe) besteht deshalb zusammengefasst darin,

eine komfortable und preiswerte Schuhsohle zu erhalten, die leicht an unterschiedliche Verwendungen angepasst werden kann.

Die Lösung wird in einer Sohle für einen Sportschuh nach dem Anspruch 1 gesehen, dessen Merkmale nach einem Vorschlag der Klägerin wie folgt aufgegliedert

sein können:

(1) Die Sohle ist durch einen Schaft überhöht;

(2) die Sohle ist gemäß einem aus mehreren Schichten

aufgebauten Profil hergestellt, das aufweist:

(a) eine äußere Schicht für den Kontakt mit dem Boden,

die Eigenschaften bezüglich der Haftung und bezüglich des Widerstandes gegenüber Abreibung aufweist;

(b) eine Zwischenschicht, die Eigenschaften bezüglich

der Steifigkeit aufweist und die direkt in Kontakt mit

der Kontaktschicht ist;

(3) die Sohle weist eine obere Schicht für den Komfort

auf, die

(a) direkt unter dem Fuß (Schaft) angeordnet ist, und

(b) Eigenschaften bezüglich der Dämpfung und/oder

Elastizität gegenüber Stößen aufweist;

(4) die Zwischenschicht ist durch die folgenden weiteren

Merkmale gekennzeichnet:

(a) sie weist kontrollierte Eigenschaften bezüglich der

Steifigkeit gegenüber Torsion und Biegung auf, um

gleichzeitig die Verteilung der Stoßwellen und der

Kräfte, die durch die Kontaktschicht registriert werden, sowie ihre Diffusion zu gewährleisten, bevor sie

auf den Fuß treffen;

(b) sie bildet eine Art Gerüst, das die Deformationen der

Gesamtheit der Kontaktschicht verhindert;

(c) gleichzeitig bleibt sie jedoch relativ nachgiebig gegenüber Biegung, um ein gutes Abrollen des Fußes

beim Ausüben des Sportes zu erlauben;

(5) es wird daher ein modulförmiges Konzept für eine

Sohle erhalten, deren globale Funktionen durch die

Veränderung einer einzelnen Schicht verändert werden können.

Die Beklagte sieht die Merkmale des Anspruchs 1 wie folgt aufgegliedert:

Mehrschichtige Sohle

(1) Die Sohle dient der Befestigung unter einem Schaft eines

Sportschuhs.

(2) Die Sohle besteht - in der Reihenfolge vom Fuß (Schaft)

bis zur Auflage - aus drei Schichtmodulen.

(2.1) Das erste Schichtmodul besteht aus einer (oberen) Komfortschicht mit Eigenschaften der Dämpfung und/oder

Elastizität gegenüber Stößen.

(2.2) Das zweite Schichtmodul besteht aus einer Zwischenschicht mit kontrollierten Eigenschaften der Steifigkeit

- zur Verhinderung von Torsion unter gleichzeitiger Ermöglichung von Abrollbiegung;

- zur Verteilung und Abschwächung von Stoßwellen

und Kräften; und

- zur Verhinderung der Deformation der Kontaktschicht.

(2.3) Das dritte Schichtmodul besteht aus einer (äußeren) Kontaktschicht mit Eigenschaften der Bodenhaftung und Abriebfestigkeit.

(3) Die Eigenschaften jedes einzelnen Schichtmoduls sind für

ein bestimmtes Verhalten der Sohle gezielt veränderbar.

Für eine derartige Schuhsohle ist als Fachmann auch nach übereinstimmender

Auffassung der Parteien - ein Ingenieur der Fachrichtung Schuhtechnik mit Fachhochschulabschluss zuständig, der über langjährige Berufserfahrung auf dem Gebiet der Sohlenkonstruktion verfügt.

II

Mag die Neuheit der gewerblich anwendbaren Sohle für Sportschuhe gegeben

sein, so beruht dieser Gegenstand angesichts des im Nichtigkeitsverfahrens entgegengehaltenen Standes der Technik jedenfalls nicht auf einer erfinderischen

Tätigkeit.

Der Fachmann versteht unter der Sohle im patentgemäßen Sinn jenen Schuh-Teil

der unterhalb des Schafts angeordnet ist, zu dieser Schuhsohle zählt er demnach

weder eine Brandsohle noch ein Fußbett.

Aus der europäischen Patentanmeldung 0 373 336 [D2] kennt der Fachmann eine

Einlage für einen Schuh. Diese Einlage ist bestimmungsgemäß außer als lose Einlage oder für eine Brandsohle auch als eine Sohle im patentgemäßen Sinn vorgesehen (Sp 9, Z 42 - 56). Die Einlage ist in ein Kunststoffmaterial eingebettet und

bildet zumindest einen Teil oder die gesamte Sohle (Sp 5, Z 3, 4). Somit findet der

Fachmann in der D2 auch eine von einem Schaft überhöhbare Sohle, die durch

ein aus mehreren Schichten aufgebautes Profil gebildet ist, nämlich aus einer äußeren Schicht für den Kontakt mit dem Boden, gebildet durch Kunststoffmaterial,

mit der die Einlage auf ihrer unteren Seite bedeckt ist, oder das fest mit einer

separaten Außensohle 19 verbunden (Sp 15, Z 32 - 36) ist (Kontaktschicht), einer

Zwischenschicht (Einlage 1) und einer oberen Schicht, gebildet durch Kunststoffmaterial, mit dem die Einlage auf der oberen Seite bedeckt ist (Komfortschicht).

Für ihn steht außer Frage, dass, wie bei Schuhsohlen üblich, die Kontaktschicht

(Außensohle bzw äußere Schicht) Eigenschaften bezüglich der Haftung und des

Widerstandes gegen Abrieb aufweist. Die Einlage ist in der Sohlenquerrichtung

biegesteif und in der Sohlenlängsrichtung vertikal biegeweich, deshalb besitzt die

Zwischenschicht (Einlage) kontrollierte Eigenschaften bezüglich der Steifigkeit. Die

Einlage ist durch Umschäumen, Umspritzen, Umgießen oder sonstiges Umformen

mit einem oder Einvulkanisieren in ein Kunststoffmaterial mit der Sohle verbunden

oder Teil der Sohle (Sp 4, Z 55 bis Sp. 5, Z 4). Zwischen dem Kunststoffmaterial,

von dem die Einlage umgeben ist (Sp 15, Z 33, 34), also der Kontaktschicht, be-

steht somit wie beim Streitgegenstand nach Patentanspruch 1 direkter Kontakt

und die Einlage ist auch fest mit der durch das Kunststoffmaterial gebildeten oder

separaten Außensohle 19 verbunden (Sp 15, Z 32 - 36).

Was in der D2 als selbstverständlich, doch nur in Bezug auf das Vorsehen der

Einlage in einer Brandsohle angeführt ist, nämlich dass die Ausfüllmasse oder das

Kunststoffmaterial, mit dem die Einlage umformt ist, weichelastisch und (eventuell)

stoßabsorbierend ist, damit die erfindungsgemäßen Eigenschaften der Einlage in

hohem Maße wirksam sind (Sp 17, Z 54 bis Sp 18, Z 4), muss für den Fachmann

erkennbar gleicherweise für die Ausgestaltung als Schuhsohle gelten; denn auch

dort dürfen die Eigenschaften der Einlage nicht beseitigt werden. Oberhalb dieser

dreischichtigen Schuhsohle ist nach der D2 eine Innensohle 20 und ein Fußbett 21

(Sp 15, Z 40, 41) angeordnet. Die Innensohle mit dem Fußbett muss aus fachmännischer Sicht dort - genauso wie beim Streitpatent - örtlich dem Schaft zugeordnet werden, so dass auch für die D2 gilt, dass die obere Schicht für den Komfort direkt unter dem Fuß (bzw im Sinne des Streitpatents unter dem Schaft) angeordnet ist. Da diese Schicht, wie dargelegt, weichelastisch ist und auch stoßabsorbierend sein kann, erkennt der Fachmann darin auch Eigenschaften bezüglich

der Dämpfung und/oder der Elastizität gegenüber Stößen.

Die Einlage nach der D1 ist in jedem Fall aus relativ steifem Werkstoff, wie Federstahl (Sp 16, Z 39 - 53) gefertigt und bestimmungsgemäß steifer als das sie umgebende Material. Sie ist konstruktiv stets so gestaltet, dass eine Biegung um die

Längsachse jedenfalls nach oben (Sp 16, Z 29) nach Überwinden der Grundsteifigkeit möglich ist, ein Biegen um die Querachse jedoch verhindert ist (Anspruch 1). Die dazu ergriffenen Maßnahmen wirken sich naturgemäß auch auf das

Torsionsverhalten dergestalt aus, dass die Sohle verwindungsfähig ist (Anspruch 2). Damit besitzt die bekannte Einlage als Zwischenschicht die aufgabenhaften Eigenschaften des Streitgegenstandes nach Anspruch 1 bezüglich der Steifigkeit gegenüber Torsion und Biegung jedenfalls insofern, als sie eine kontrollierte

Torsion zulässt.

Der Einlage nach der D2 wohnen in für den Fachmann erkennbarer Weise auch

die Eigenschaften inne, die Stoßwellen und Kräfte, die durch die Kontaktschicht

aufgenommen (registriert) werden, zu verteilen und zu zerstreuen (Diffusion) bevor sie auf den Fuß treffen, da sie aus relativ steifem und festem, aber rückstellfähigen Werkstoff gefertigt ist (Sp 5, Z 27 - 31). Aus dem gleichen Grund bildet die

Einlage, wie die Zwischenschicht beim Streitgegenstand, was der Fachmann folgert, eine Art Gerüst, das die Deformation der Gesamtheit der Kontaktschicht verhindert (Sp 5, Z 20 - 23). Durch die Gestaltung der Einlage, beispielsweise als

zickzackförmiges Profil (Fig 6) ist in jedem Fall erreicht, dass die Sohle ein gutes

Abrollen des Fußes beim Ausüben des Sportes erlaubt (Sp 5, Z 56 Sp 6, Z 3).

In D2 sind mehrere Varianten für die Konstruktion der Einlage angegeben, es sind

dort auch mehrere Hinweise auf die Art des Einbettens der Einlage in Kunststoffmaterial zu finden. Jedes Aufgreifen einer dieser Varianten als solcher wirkt sich

auf die Eigenschaften der mehrschichtigen Sohle nach der D2 insgesamt aus. Damit liefert schon die D2 ein modulförmiges Konzept für eine Sohle deren gesamte

(globale) Funktionen durch die Veränderung einer einzelnen Schicht gezielt verändert werden kann, was aufgabenhaft so auch im Anspruch 1 des Streitpatentes

angegeben ist.

Somit gleicht die dem Fachmann durch die D2 an die Hand gegebene Lehre weitestgehend schon der des Streitpatents.

Wie die Beklagte allerdings darlegt, soll bei der Schuhsohle nach Anspruch 1 des

Streitpatents aber gerade eine erhöhte Torsionssteifigkeit erreicht werden, was

durch den Wortlaut „kontrollierte Eigenschaften bezüglich der Steifigkeit gegenüber Torsion“ im Anspruch 1 zum Ausdruck gebracht werden soll. Keineswegs

dürfe darunter eine Verwindungsfähigkeit wie bei der D2 verstanden werden. Dies

ergebe sich aus der Patentschrift, da dort angeführt sei "... gleichzeitig eine große

Steifigkeit bezüglich der Torsion (in einer Richtung senkrecht zur Achse x-x’) und

eine bestimmte Nachgiebigkeit bezüglich der Biegung gemäß der Achse x-x'" (K1:

SP 6, Z 51, 52).

Somit besteht nach den Darlegungen der Beklagten gegenüber der D2 bei der

streitpatentgemäßen Lösung nach Anspruch 1 der Unterschied darin, dass die

Schuhsohle insgesamt durch die Zwischenschicht torsionssteif gestaltet wird, während sie bei der D2 durch gezielte Maßnahmen bezüglich der Gestaltung der Zwischenschicht verwindungsfähig ist.

Doch weiß der Fachmann, dass es auch beim Streitpatent nicht darum gehen

kann, eine absolut torsionssteife Sohle zu schaffen, sondern darum, die Torsion

der Sohle zu kontrollieren, wie es durch den Wortlaut des Patentanspruchs 1 des

Streitpatent so auch zum Ausdruck gebracht ist ("...kontrollierte Eigenschaften...").

Dies erkennt der Fachmann auch als das wesentliche Ziel der Ausgestaltung der

Schuhsole nach der D2.

Schon anhand des Werkstoffs für die Einlage nach der D2 (zB Federstahl) stellt

der Fachmann fest, dass die Sohle nach der D2 mit der Einlage torsionssteifer ist

als eine Sohle ohne eine solche Einlage. Wegen deren konstruktiver Gestaltung,

beispielsweise als trapezförmiges Mäanderprofil (D2, Fig 5) folgert er zudem, dass

es bei der Lösung nach der D2 gezielt darum geht, ein kontrolliertes Torsionsverhalten zu erreichen. Durch eine Variation der in der D2 vorgeschlagenen Profile

der Einlage (Zwischenschicht) vermag der Fachmann die Verwindungsfähigkeit

der Sohle auch zu vermindern, wenn es erforderlich ist, somit die Torsionssteifigkeit zu erhöhen.

Damit wird dem Fachmann durch die D2 augenscheinlich aufgezeigt, durch eine

gezielt gestaltete Einlage ein kontrolliertes Torsionsverhalten einzustellen. Die D2

liefert dem Fachmann damit das Vorbild, bei einer mehrschichtigen Schuhsohle

eine Zwischenschicht vorzusehen, die kontrollierte Eigenschaften bezüglich der

Steifigkeit auch gegenüber Torsion aufweist, welche sich auf die gesamte Sohle

auswirken.

Einer erfinderischen Tätigkeit bedurfte es für den Fachmann daher nicht, um ausgehend von der D2 zur überwiegend aufgabenhaften, streitpatengemäßen Lösung

nach dem Anspruch 1 zu gelangen, nämlich kontrollierte Eigenschaften bezüglich

der Steifigkeit gegenüber Torsion vorzusehen.

Anspruch 1 in der in erster Linie verteidigten Fassung erweist sich aus den dargelegten Gründen nicht als bestandsfähig.

Die Lehre des Anspruchs 1 des Streitpatents ändert sich nicht, wenn die obere

Schicht für den Komfort direkt unter dem Fuß (Hauptantrag), oder unter dem

Schaft (Hilfsantrag) angeordnet ist. Beide Fassungen des Anspruchs 1 stellen aus

fachmännischer Sicht denselben Sachverhalt dar, was aus der Patenschrift auch

so hervorgeht (Sp 5, Z 49). Somit erweist sich auch der zulässige Anspruch 1 in

der hilfsweise verteidigten Fassung nicht als bestandsfähig.

Auch die Unteransprüche 2 bis 23 konnten keinen Bestand haben, da die in ihnen

enthaltenen Merkmale dem Gegenstand des Anspruchs 1 nichts hinzufügen, was

eine erfinderische Tätigkeit begründen könnte.

Dem Fachmann obliegt es, die stoßdämpfenden Eigenschaften der Kontaktschicht

festzulegen. Zwar finden sich diesbezüglich in der D2 keine näheren Angaben für

das Kunststoffmaterial, das die Einlage aufnimmt. Dennoch ist dem Fachmann geläufig, dass eine an sich bekannte und vielfach verwendete nichtlineare Dämpfung

unter bestimmten Umständen vorteilhaft sein kann. Diese erreicht er, wie er weiß,

in einfacher Weise durch eine progressive Dichte der Komfortschicht gemäß Anspruch 2 des Streitpatents, ohne hierbei erfinderisch tätig zu werden.

Die Festlegung unterschiedlich elastischer Bereiche nach Patentanspruch 3 des

Streitpatents entspringt logischen Überlegungen des Fachmannes ohne erfinderische Anstrengung, wonach die unterschiedlichen Zonen des menschlichen Fußes

aus dynamischen und physiologischen Gründen einer unterschiedlichen Unterstützung bedürfen.

Bei der speziellen Auslegung der Sohle bzw. der Zwischenschicht berücksichtigt

der Fachmann natürlich die Bestimmung der Sohle, also für welchen Schuh bzw.

welchen Einsatzzweck sie vorgesehen ist. Davon abhängig wählt er eine Zwischenschicht mit konstanter Steifigkeit (Anspruch 4 des Streitpatents), wie sie bei

D2 prinzipiell schon bekannt war (Sp 3, Z 25 bis 31), oder eine Zwischenschicht

mit mehreren Bereichen unterschiedlicher Steifigkeit (Anspruch 5 des Streitpatents), die sich beidseitig einer Torsionsachse erstrecken, wie es aus D2 hervorgeht (Fig 3), im Laufe der Herstellung adäquat und in naheliegender Weise aus.

Die aus der D2 (ua Fig 7) entnehmbare (beispielsweise rechteckige) Querprofilierung der Einlage im Vorderfußbereich stellt im Prinzip nichts anderes als eine Folge von steifen Einlagen gemäß Patentanspruch 8 des Streitpatents dar, die senkrecht zur Torsionsachse angeordnet sind, um eine gute Nachgiebigkeit bezüglich

der Biegung zu erhalten, wobei wegen der Werkstoffwahl (Federstahl) dennoch eine ausreichende Steifigkeit bezüglich Torsion vorhanden sein muss. Damit findet

der Fachmann dort das Vorbild für die Sohle nach Anspruch 8 des Streitpatents.

Schon die Einlage nach der D2 besitzt Durchbrüche 4 (Fig 2), durch die Kunststoffmaterial durchtreten kann. Der Zweck dieser Durchbrüche ist, die Schichten

der Sohle fest miteinander zu verbinden. Diese Ausgestaltung in Verbindung mit

seinem fachmännischen Wissen, dass es bei Sportschuhen gebräuchlich ist, von

der Laufsohle (Kontaktschicht) ausgehend am vorderen und hinteren Ende Fortsätze zum Ankleben des Schafts vorzusehen, führt den Fachmann in naheliegender Weise zur Ausgestaltung nach Anspruch 10 des Streitpatents.

Die Integration des Absatzes als Keil in die Sohle, die sinngemäß durch den Anspruch 12 des Streitpatents gelehrt wird, findet der Fachmann schon in der D2

(Fig 12). Dort ist angeführt, dass der Fersenkeil zusammen mit der Einlage in die

Sohle eingeschäumt wird (Sp 16, Z 9 - 11). Anhand dieser Angabe erkennt der

Fachmann die möglichen Alternativen, den Fersenkeil separat oder als integralen

Bestandteil der Komfortschicht vorzusehen. Er findet darin den Hinweis auf die

Ausgestaltung nach Anspruch 12 des Streitpatents.

Die jeweilige Sportart, für die ein Schuh mit der Sohle nach dem Streitpatent vorgesehen ist, bringt stets eine bestimmte und an sich bekannte Laufsohlengestaltung mit sich. Eine solche findet sich auch in Anspruch 13 des Streitpatents. Mit

der vorgesehenen Bestimmung der Sohle im Auge muss eine solche Gestaltung

vom Fachmann auf der Grundlage seines fachmännischen Könnens erwartet werden.

Es ist seit geraumer Zeit in der Fachwelt üblich, Sportschuhe und Sportgeräte als

Funktionseinheit zu konzipieren. Seien dies nun Langlaufschuhe, Radschuhe oder

dergleichen, so bringt dies mit sich, dass die Schuhe und das Sportgerät (Bindung, Pedale usw) in ihrer Geometrie funktionell aufeinander auszurichten sind.

Eine solche zielgerichtete Ausgestaltung ist - prinzipiell unabhängig davon, ob die

Schuhsohle mehrschichtig im Sinne von D2 oder des Streitpatents ist, oder nicht -

Inhalt der Ansprüche 14 und 16 des Streitpatents. Dazu gelangt der Fachmann mit

Rücksicht auf das letztgültige Einsatzgebiet des mit der Sohle des Streitpatents

versehenen Sportschuhs ohne weiteres auf der Basis fachmännischen Wissens.

Zur Gestaltung einer Sohle nach Anspruch 15 des Streitpatents, bei der keine eigentliche Komfortschicht mehr vorgesehen ist, sondern diese vielmehr durch einzelne Reliefs dargestellt wird, greift der Fachmann wiederum auf seinen Erfahrungsschatz zurück. Aus diesem sind ihm solche Reliefs in Form von Noppen an

Gesundheits- oder Massagesohlen (als Einlegesohlen oder mit der Sohle integriert) zum direkten Kontakt mit der Fußsohle bekannt. Ist allerdings kein unmittelbarer Kontakt mit dem Fuß, sondern eine Zwischenlage vorgesehen, weiß er andererseits auch, dass solche Reliefs die Oberfläche vergrößern, um darauf eine

weitere Lage zum Beispiel durch Gießen aufzubringen, oder dass solche Reliefs

zwischen sich Luftkammern bilden können, wenn eine Auflage (Brandsohle, Fußbett) aufgebracht wird, was die Dämpfung begünstigt. Durchbrüche in der Einlage,

also in der Zwischenschicht, die Reliefs nach Art des Anspruchs 15 ermöglichen,

findet der Fachmann in der D2 (Fig 2). In der Kombination dieser mit seinem fachlichen Erfahrungsschatz gelangt er zu der Ausgestaltung nach Anspruch 15 des

Streitpatents in naheliegender Art.

Es kann für den Fachmann kein Zweifel daran bestehen, dass die Einlage der D2,

also die steife Zwischenschicht, dazu geeignet ist, ein lösbares, mechanisches Anbringen von Spikes zu erlauben (SP 14, Z 17, 18). Da bei einer Anwendung für

Golfschuhe das Schrauben der Spikes durchaus gängig ist, führt ihn die D2 unmittelbar auch zur Ausgestaltung der Sohle nach Anspruch 17 des Streitpatents.

Der Ort und die Funktion jeder einzelnen der Schichten der mehrschichtigen Sohle

nach der D2 erfordert eine bestimmte Charakteristik, die u.a. durch ihre Härte bestimmt ist. Die für die Schichten verwendeten Werkstoffe, wofür übliche Materialien in Frage kommen (D2: Sp 16, Z 7 - 9), bringen die Härte mit sich. Es versteht

sich für den Fachmann von selbst, für die Kontaktschicht und die Zwischenschicht

Werkstoffe mit einer größeren Härte und für die Komfortschicht Werkstoffe mit einer geringeren Härte vorzusehen, woran er durch die D2 auch noch erinnert wird

(Sp 17, Z 66 - Sp 18, Z 4). Er vermag letztlich in einfachen, ihm ohne weiteres zuzumutenden Versuchen die in den Ansprüchen 18, 19 und 20 angegebenen

Grenzwerte, abhängig vom jeweiligen Einsatzzweck der Sohle, zu ermitteln, wofür

es somit ebenfalls keiner erfinderischen Tätigkeit bedarf.

Schließlich findet der Fachmann in den Ansprüchen 21 und 22 des Streitpatents

übliche, ihm geläufige Werkstoffe für die Kontaktschicht, die er selbstverständlich

in die engere Wahl zieht. Für die Einlage, also für die Zwischenschicht nennt D2

u.a. Kunststoffmaterial (Sp 14, Z 52), wozu auch das in Anspruch 23 des Streitpatents zu findende, verbreitete thermoplastische Material zu rechnen ist, weshalb

er dieses auch für die Zwischenschicht in Erwägung zieht. Auch diese Auswahl ist

demzufolge nicht mit erfinderischer Tätigkeit verbunden.

Aus den dargelegten Gründen konnten sich auch die hilfsweise als erfinderisch

verteidigten, auf den Anspruch 1 des Streitpatents zurückbezogenen Ansprüche 2

bis 5, 8, 10 und 12 bis 23 nicht als bestandsfähig erweisen.

Die verbleibenden, nicht als erfinderisch verteidigten Ansprüche 6, 7, 9 und 11 lassen ebenfalls nichts erkennen, was für den Fachmann nicht naheliegend wäre und

damit deren Bestand begründen könnte, und fallen somit zusammen mit den übrigen Ansprüchen.

Auch die vom Senat vorgenommene Berücksichtigung der französischen Fassung

der Patentansprüche konnte zu keiner anderen Beurteilung des Sachverhalts führen, da in den deutschsprachigen Patentansprüchen keine anderen, insbesondere

von der französischsprachigen Fassung abweichenden Inhalte zu erkennen sind.

Nach alledem war das Patent in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

III

Als Unterlegene hat die Beklagte die Kosten des Rechtsstreits gemäß §§ 84 Abs 2

PatG iVm § 91 Abs 1 Satz 1 ZPO zu tragen. Die Entscheidung über die vorläufige

Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 99 Abs.1 PatG, 709 ZPO.

Meinhardt Gutermuth Skribanowitz Harrer Schmitz

Be

Urteil vom 30.04.2015

2 ZA (pat) 10/14 vom 30.04.2015

Urteil vom 23.07.2015

2 Ni 20/13 (EP) vom 23.07.2015

Urteil vom 16.06.2016

10 W (pat) 20/16 vom 16.06.2016

Anmerkungen zum Urteil