Urteil des BPatG vom 15.12.2009

BPatG (Geistiges Eigentum, Bezeichnung, Grundsatz der Gleichbehandlung, Unterscheidungskraft, Klasse, Beschreibende Angabe, Www, Verkehr, Marke, Eugh)

BPatG 154

08.05

BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 15/08

_______________

(Aktenzeichen)

Verkündet am

15. Dezember 2009

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

betreffend die Markenanmeldung 305 23 645.8

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mündliche Verhandlung vom 15. Dezember 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzen-

den Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Viereck und Eisenrauch

beschlossen:

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Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

Das Wortzeichen

IPXperts

ist für die Dienstleistungen

„Klasse 41:

Herausgabe von Texten (ausgenommen Werbetexten); Ausbil-

dung, Erziehung und Unterricht; Veröffentlichung und Herausgabe

von Büchern, Zeitungen und Zeitschriften;

Klasse 42:

Dienstleistungen eines Rechtsanwalts, eines Patentanwalts, eines

Ingenieurs, Physikers, Chemikers, Programmierers; technische

Recherchen, Beratung bei der Verwertung gewerblicher Schutz-

rechte, Überwachung und Verwaltung gewerblicher Schutzrechte;

Vermietung der Zugriffszeiten auf Datenbanken“

zur Eintragung als Marke in das vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA)

geführte Register angemeldet worden.

Mit zwei Beschlüssen vom 29. Mai 2006 und vom 8. November 2007, von denen

letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 42

des DPMA die Anmeldung u. a. wegen des Schutzhindernisses fehlender Unter-

scheidungskraft gemäß §§ 8 Abs. 2 Nr. 1, 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen.

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, der Wortkombination „IPXperts“

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fehle im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG jegliche Unterscheidungskraft. Zum

einen sei die Bezeichnung „Xperts“ eine übliche Abkürzung für das Wort „Experts“

(deutsch „Experten“), zum anderen sei die vorangestellte Buchstabenfolge „IP“ die

hinreichend bekannte Abkürzung für „intellectual property“. Damit werde die an-

gemeldete Marke im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen der

Klasse 42 als ein beschreibender Hinweis darauf verstanden, dass diese Dienst-

leistungen von IP-Experten, also Fachleuten auf dem Gebiet des gewerblichen

Rechtsschutzes erbracht würden. In Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 41

sei die Bezeichnung ein Hinweis darauf, dass diese Dienstleistungen für

IP-Experten bestimmt seien oder von diesen erbracht würden. Der Verkehr sei im

Übrigen daran gewöhnt, dass Wörter ohne Leerstellen aneinandergereiht würden

oder in diesen Groß- und Kleinbuchstaben willkürlich gesetzt würden. Es sei des-

halb davon auszugehen, dass der Verkehr die Bezeichnung „IPXperts“ ohne wei-

teres als eine Zusammensetzung aus den Bestandteilen „IP“ und „Xperts“

dechiffriere. Darüber hinaus bestehe an dem Zeichen „IPXperts“ auch ein Frei-

haltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Er ist der Auffassung, die

angemeldete Bezeichnung „IPXperts“ sei im Zusammenhang mit den bean-

spruchten Dienstleistungen hinreichend unterscheidungskräftig. Die Markenstelle

habe einer in jüngster Zeit verstärkt auftretenden, unreflektierten Tendenz zu zu-

rückweisenden Entscheidungen folgend, die angemeldete Bezeichnung „IPXperts“

in unzulässiger Weise in Bestandteile zergliedert. Ein Fehlen jeglicher Unterschei-

dungskraft würde bedeuten, dass ein rechtlich erheblicher Teil der Durchschnitts-

verbraucher, wenn ihm die Bezeichnung „IPXperts“ auf Verpackungen, Ge-

schäftspapieren, Internetseiten usw. entgegentrete, in ihr nicht mehr einen Hin-

weis auf ein bestimmtes Unternehmen erkennen könnte. Dies sei aber vorliegend

nicht der Fall, da das Wort „IPXperts“ keine bekannte Sachaussage enthalte. Die

bloße theoretische Möglichkeit, dass die eine oder andere Sachaussage durch die

vorliegende Bezeichnung vermittelt werde, reiche zur Verneinung der Unterschei-

dungskraft nicht aus. Bereits die von der Markenstelle „herausanalysierten“ Be-

standteile „IP“ und „Xperts“ seien in Alleinstellung nicht derart geläufig, dass die

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angemeldete Wortmarke vom Verkehr sofort und ohne nähere Analyse als eine

Zusammensetzung aus den beiden Bestandteilen erscheine. Sowohl die Dienst-

leistungen der Klasse 41 als auch die der Klasse 42, für die die Marke angemeldet

worden sei, richteten sich an „jedermann“; dem maßgeblichen Verkehr, nämlich

sämtliche Verbraucher, sei aber der englischsprachige Begriff „intellec-

tual property“ unbekannt. Die Markenstelle gehe auch darin fehl, dass sie „Xperts“

für eine übliche Abkürzung des Wortes „experts“ halte. Die Markenstelle habe

selbst eingeräumt, dass die Buchstabenfolgen „Xpert“ oder „Xperts“ in keinem Ab-

kürzungsverzeichnis zu finden sei. Sämtliche im Rahmen einer Internet-Recher-

che auffindbaren Verwendungen des Wortes „Xperts“ würden kennzeichnend be-

nutzt (z. B. „hair-Xperts - Haarpflegeprodukte von Wella“, „www.harrypotter-

xperts.de“, „www.biss-xperts.com“, „www.sw-xperts.com“; „MIT-xperts GmbH“;

Fachhandwerker-Magazin „Xperts“, „www.food-xperts.de“ der „Food-Xperts GmbH

& Co. KG“, „i-tegra Xperts GmbH“, „Xperts-Aachen Computerservice“).

An der Bezeichnung „IPXperts“ bestehe auch kein Freihaltebedürfnis im Sinne von

§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, da keine konkreten Anhaltspunkte dafür vorlägen, dass

eine beschreibende Verwendung des Bestandteils „Xperts“ vernünftigerweise in

Zukunft zu erwarten sei. Im Übrigen werde auf die Voreintragung vergleichbarer

Marken hingewiesen, aus denen sich ein starkes Indiz für das Fehlen von Schutz-

hindernissen ergebe.

Der Anmelder beantragt (sinngemäß),

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 vom 29. Mai 2006

und vom 8. November 2007 aufzuheben.

Für den Fall der Zurückweisung der Beschwerde regt der Anmelder die Zulassung

der Rechtsbeschwerde an. Höchstrichterlich sei insbesondere die Frage klärungs-

bedürftig, ob das Schutzhindernis einer fehlenden Unterscheidungskraft dann

noch bejaht werden könne, wenn bei einer in zwei Bestandteile zerlegbaren Be-

zeichnung nicht nachweisbar sei, dass jeder dieser Bestandteile eine beschrei-

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bende Angabe oder zumindest eine geläufige Abkürzung für eine beschreibende

Angabe darstelle.

Wegen den weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde des Anmelders hat keinen Erfolg. Der als Marke an-

gemeldeten Bezeichnung „IPXperts“ muss wegen Fehlens jeglicher Unterschei-

dungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG die Eintragung versagt bleiben.

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke

innewohnende (konkrete) Eignung, die Waren oder Dienstleistungen, für welche

die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend

zu kennzeichnen und diese Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer

Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EuGH GRUR 2003, 514, 517 (Nr. 40)

„Linde, Winward u. Rado“; GRUR 2004, 428, 431 (Nr. 48) „Henkel“; GRUR 2008,

608, 611 (Nr. 66) „EUROHYPO“; BGH GRUR 2006, 850, 854 (Nr. 18) „FUSSBALL

WM 2006“; GRUR 2008, 71, 73 (Nr. 23) „Fronthaube“; GRUR 2009, 949 (Nr. 10)

„My World“). Ausgehend hiervon besitzt eine Wortmarke u. a. dann keine Unter-

scheidungskraft, wenn ihr die maßgeblichen Verkehrskreise im Zusammenhang

mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vorder-

grund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. u. a. EuGH

GRUR 2004, 674, 678 (Nrn. 81 u. 86) „Postkantoor“; GRUR 2008, 608, 611

(Nrn. 56 ff.) „EUROHYPO“; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 „marktfrisch“;

GRUR 2006, 850, 854 (Nrn. 18 f.) „FUSSBALL WM 2006“; GRUR 2009, 952, 953

(Nr. 10) „DeutschlandCard“). Dies trifft auf die hier angemeldete Bezeichnung

„IPXperts“ in Bezug auf die mit ihr beanspruchten Dienstleistungen zu.

Bei der Wortkombination „IPXperts“ handelt es sich - entgegen der Auffassung

des Anmelders - um eine für die einschlägigen Verkehrskreise ohne weiteres in

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ihrem beschreibenden Gehalt erkenn- und verstehbare Kombination aus den

Wortbestandteilen „IP“ und „Xperts“. Bei beschreibenden Angaben gibt es regel-

mäßig keine Anhaltspunkte dafür, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel

versteht (vgl. EuGH GRUR 2004, 678, 674, (Nr. 86) „Postkantoor“; BGH

GRUR 2009, 411 (Nr. 9) „STREETBALL“; GRUR 2009, 952, 953 (Nr. 10)

„DeutschlandCard“).

Im Zusammenhang mit den vorliegend beanspruchten Dienstleistungen sehen die

einschlägigen Verkehrskreise in der Buchstabenfolge „IP“ ohne weiteres die Ab-

kürzung für den Begriff „Intellectual Property“, dem im Deutschen der Terminus

„Geistiges Eigentum“ entspricht (vgl. PONS, Großwörterbuch für Experten und

Universität, Englisch-Deutsch, Stuttgart 2002). Der Anmelder ist zwar der Auffas-

sung, dass das Kürzel „IP“ nicht „jedermann“ geläufig sei, und er meint ferner, ein

enger beschreibender Bezug zu den beanspruchten Dienstleistungen sei auch

wegen der allgemein gehaltenen Fassung des Dienstleistungsverzeichnisses aus-

zuschließen. Er übersieht allerdings, dass es sich hierbei um keine in marken-

rechtlicher Hinsicht wesentlichen Gesichtspunkte handelt. Zu den beteiligten Ver-

kehrskreisen zählen nicht nur normal informierte und angemessen aufmerksame

und verständige Durchschnittsverbraucher der beanspruchten Dienstleistungen,

sondern auch (und insbesondere) Fachkreise, die entsprechende Dienstleistungen

nachfragen, z. B. technologieorientierte Unternehmen (vgl. EuGH GRUR 2006,

411, 413 (Nrn. 24 ff.) „Matratzen Concord/Hukla“). Richtig ist zwar, dass die vor-

liegend in Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen „Herausgabe von Texten

(ausgenommen Werbetexten)“, „Ausbildung, Erziehung und Unterricht“ sowie

„Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitungen und Zeitschriften“ nicht

notwendigerweise mit „IP“ zu tun haben müssen. Jedoch reicht es für die Beja-

hung des Eintragungshindernisses mangelnder Unterscheidungskraft bereits aus,

dass ein Waren- und Dienstleistungsverzeichnis Oberbegriffe enthält, für die ein

Fehlen der Unterscheidungskraft hinsichtlich einzelner, unter den Oberbegriff fal-

lender Dienstleistungen - hier z. B. solcher mit Bezug zu geistigem Eigentum - in

Betracht kommt (vgl. BGH GRUR 2005, 578, 581 „LOKMAUS“).

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Eine beschreibende Bedeutung in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen

hat auch der Wortbestandteil „Xperts“. Der Anmelder geht insoweit fehl, als er die

Bejahung des Eintragungshindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von einem

lexikalischen Nachweis abhängig macht, dass es sich bei der Buchstabenfolge

„Xperts“ um eine übliche und allgemeinverständliche Abkürzung für den Begriff

„Experten“ handelt. Der Anmelder selbst hat durch die von ihm vorgelegte Liste

seiner im Internet ermittelten Verwendungen des Wortes „Xperts“ umfassend be-

legt, in welcher Weise der inländische Verkehr die Buchstabenfolge „Xperts“ ver-

steht. Anhand der Ergebnisse (vgl. nochmals: „hair-Xperts - Haarpflegeprodukte

von Wella“, „www.harrypotter-xperts.de“, „www.biss-xperts.com“, „www.sw-xperts

.com“; „MIT-xperts GmbH“; Fachhandwerker-Magazin „Xperts“, „www.food-

xperts.de“ der „Food-Xperts GmbH & Co. KG“, „i-tegra Xperts GmbH“, „Xperts-

Aachen Computerservice“) zeigt sich, dass es sich bei der Buchstabenfolge

„Xperts“ im eigentlichen Sinne nicht um eine Abkürzung eines Wortes handelt,

sondern vielmehr um ein - nach einem allgemein bekannten Sprachmuster gebil-

detes - klangidentisches Synonym des englischen Wortes „experts“, das von den

inländischen Verkehrskreisen ohne weiteres im Sinne von „Fachleute“, „Sachver-

ständige“ oder „Experten“ verstanden wird (vgl. BPatGE 17, 261, 263 „xpert“;

BPatG in PAVIS PROMA 24 W (pat) 270/97 „XPERTWARE“ - auch mit Verweis

auf die vergleichbaren Worte „xact“, „xpress“ und „xtra“; vgl. auch: HABM Mitt.

1998, 311, 312 „XTRA“). Dass es sich bei den vom Anmelder vorgelegten Nach-

weisen um überwiegend werbemäßige und/oder kennzeichnende Verwendungen

des Begriffs „Xperts“ handelt, ist insoweit ohne Belang.

Wegen der Bekanntheit der Abkürzung „IP“ und des Wortes „Xperts“ erkennt der

Verkehr - was der Anmelder ersichtlich auch selbst möchte -, dass die Bezeich-

nung „IPXperts“ aus den beiden Bestandteilen „IP“ und „Xperts“ zusammengesetzt

ist. Diese Bestandteile sind inhaltlich aufeinander bezogen und ergänzen sich in

Hinblick auf die vorliegend konkret beanspruchten Dienstleistungen der Klas-

sen 41 und 42 zu einem sinnvollen Gesamtbegriff. Es bestehen keine Zweifel,

dass die Bezeichnung „IPXperts“ vom Verkehr ohne weiteres im beschreibenden

Sinne dahingehend verstanden, dass es sich bei den so gekennzeichneten

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Dienstleistungen um solche handelt, die von „Fachleuten für geistiges Eigentum“

o. ä. erbracht werden oder für solche bestimmt sind. Damit bestätigt die Bezeich-

nung „IPXperts“ auch den allgemeinen Grundsatz, dass eine Kombination von Be-

standteilen, von denen jeder Merkmale der Waren oder Dienstleistungen be-

schreibt, für die die Eintragung begehrt wird, im Regelfall selbst beschreibend

bleibt und mangels Unterscheidungskraft dem Schutzausschlussgrund des § 8

Abs. 2 Nr. 1 MarkenG unterfällt (vgl. EuGH GRUR 2004, 680, 681 (Nr. 39)

„BIOMILD“; BGH GRUR 2009, 949, 950 (Nr. 13) „My World“).

Die vom Anmelder aufgezeigten Voreintragungen vergleichbarer Marken und die

von ihm zitierte Entscheidung des 29. Senats des Bundespatentgerichts in der

Sache 29 W (pat) 5/06 vom 5. August 2009 „TV SCHWABEN“ rechtfertigen keine

andere Beurteilung. Über die Frage, welche Bedeutung der Voreintragung identi-

scher oder auch nur mehr oder weniger ähnlicher Marken für die Beurteilung der

Eintragbarkeit einer neu angemeldeten Marke zukommt, ist nur scheinbar ein

grundsätzlicher Dissens entstanden. Die höchstrichterliche Rechtsprechung so-

wohl des Bundesgerichtshofes als auch des Europäischen Gerichtshofes geht

davon aus, dass die Schutzfähigkeit einer neu angemeldeten Marke bezogen auf

den konkreten Einzelfall und ausschließlich anhand der gesetzlichen Bestimmun-

gen zu prüfen ist, die insoweit keinen Ermessensspielraum vorsehen; einer vor-

gängigen Amtspraxis von Markenämtern kommt somit keine entscheidende Be-

deutung zu (BGH GRUR 2008, 1093, 1095 (Nr. 18) „Marlene-Dietrich-Bildnis“;

EuGH MarkenR 2009, 478, 484 (Nr. 57) „American Clothing/HABM“, jeweils

m. w. N.; zusammenfassend: BPatG GRUR 2007, 333, 335 „Papaya“). Hiervon

abweichend hat lediglich der 29. Senat des Bundespatentgerichts in zwei Vorla-

gebeschlüssen vom 19. Dezember 2007 (BPatG GRUR 2008, 164 „Schwaben-

post II“ und GRUR 2008, 171 „VolksHandy“) die Auffassung vertreten, dass eine

ungleiche Eintragungspraxis gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung und der

Chancengleichheit

Wettbewerb

verstoße.

Durch

Beschluss

vom

12. Februar 2009 ist der Europäische Gerichtshof dieser Auffassung jedoch aus-

drücklich entgegengetreten (vgl. GRUR 2009, 667, 668 (Nrn. 13-16) „Bild.T-On-

u. ZVS“). Spätestens seit dieser Entscheidung findet die Auffassung des

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29. Senats in der höchstrichterlichen Rechtsprechung keine Grundlage mehr

(hierzu eingehend: Senatsbeschluss in der Sache 24 W (pat) 142/05 vom

29. Januar 2010 „VOLKSFLAT“; ebenso: BPatG (33. Senat) GRUR 2009, 1175,

1179 f. „Burg Lissingen“; BPatG (25. Senat), Beschl. v. 17. Dezember 2009,

25 W (pat) 65/08 „Linuxwerkstatt“; BPatG (26. Senat), Beschl. v. 22. April 2009,

26 W (pat) 87/08 „Ecoboards“).

Nachdem eine Eintragung der Wortkombination „IPXperts“ bereits wegen Fehlens

jeglicher Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht in Frage

kommt, kann dahingestellt bleiben, ob zusätzlich noch von einem Freihaltebedürf-

nis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ausgegangen werden muss.

Für die Zulassung der Rechtsbeschwerde bestand kein Anlass, weil es sich bei

der Bezeichnung „IPXperts“ - wie oben ausgeführt - um eine Kombination von

zwei jeweils beschreibenden Bestandteilen handelt und daher kein Sachverhalt

gegeben ist, bei dem sich die vom Anmelder aufgeworfenen, höchstrichterlich für

klärungsbedürftig angesehenen Rechtsfragen stellen.

Hacker

Viereck

Richter Eisenrauch ist

wegen Urlaubs an der

Unterschrift gehindert.

Hacker