Urteil des BPatG, Az. 5 W (pat) 401/04

BPatG (stand der technik, röhre, form, gegenstand, technik, ausdehnung, stand, verhandlung, fachmann, zusammenwirken)
BPatG 154
08.05
BUNDESPATENTGERICHT
5 W (pat) 401/04
_______________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
- 2 -
betreffend das Gebrauchsmuster 295 21 206
hier: Löschungsantrag
hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts
auf die mündliche Verhandlung vom 22. November 2005 durch den Vorsitzenden
Richter Müllner sowie die Richter Dipl.-Phys. Dr. Häußler und
Dipl.-Phys. Dr. Maksymiw
beschlossen:
1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes -
Gebrauchsmusterabteilung I vom 9. Juli 2003 wird aufgehoben
2. Die Unwirksamkeit des Gebrauchsmusters 295 21 206 wird
festgestellt, soweit es über den in der mündlichen Verhandlung
übergebenen Schutzanspruch 1 gemäß Hilfsantrag hinausgeht,
- 3 -
an den sich die eingetragenen Schutzansprüche 4 und 5 an-
schließen.
3. Im Übrigen wird der Feststellungsantrag und die weitergehen-
den Beschwerden zurückgewiesen.
4. Die Kosten des Löschungsverfahrens in beiden Verfahren wer-
den zu 2/3 der Gebrauchsmusterinhaberin, zu 1/3 der Antrag-
stellerin auferlegt.
5. Die durch die Nebenintervention entstandenen Kosten des Be-
schwerdeverfahrens trägt die Nebenintervenientin.
G r ü n d e
I
1.)
Gebrauchsmusters 295 21 206 (Streitgebrauchsmuster) mit der Bezeichnung „Ein
flexibler ausdehnbarer Stent“, das aus der internationalen Anmeldung
PCT/US95/08975 vom 26. Juli 1995 mit den beiden Prioritäten 28. Juli 1994
(US 282181) und 31. Mai 1995 (US 457354) abgezweigt worden ist. Mit der Ab-
zweigungserklärung sind eine Abschrift der internationalen Patentanmeldung, eine
deutsche Übersetzung der internationalen Patentanmeldung, mit der deutschen
Übersetzung identische Anmeldunterlagen sowie Unterlagen, die der Eintragung
des Gebrauchsmusters zugrunde zu legen waren, eingereicht worden. Das
Gebrauchsmuster ist am 19. September 1996 mit zwölf Schutzansprüchen in das
Gebrauchsmusterregister eingetragen worden.
- 4 -
Die eingetragenen Schutzansprüche lauten:
1. Ausdehnbarer Stent, welcher als eine langgestreckte einstü-
ckige Röhre ausgebildet ist, mit einer gemusterten Form, wel-
cher in ein Blutgefäß einführbar ist, in welchem er ausdehnbar
ist, dadurch gekennzeichnet, dass die gemusterte Form flexi-
bel ist und eine Vielzahl von ersten Mäandermustern, welche
sich in eine erste Richtung erstrecken, und eine Vielzahl von
zweiten Mäandermustern aufweist, welche sich in eine zweite
Richtung erstrecken, wobei jedes der Mäandermuster
Schlaufen aufweist und die Mäandermuster derart verbunden
sind, dass zumindest eine Schlaufe jedes ersten Mäander-
musters zwischen den benachbarten zweiten Mäandermus-
tern angeordnet ist, mit welchen es verbunden ist, und zumin-
dest eine Schlaufe jedes zweiten Mäandermusters zwischen
den benachbarten ersten Mäandermustern angeordnet ist, mit
denen es verbunden ist, wobei die Mäandermuster eine ein-
heitliche Zellenstruktur definieren, in welcher die so angeord-
neten Schlaufen der ersten und der zweiten Mäandermuster
derart zusammenwirken, dass beim Ausdehnen des Stents
das Wachsen der Mäandermuster in der Längsrichtung der
Röhre das Schrumpfen der Mäandermuster in der Längsrich-
tung der Röhre kompensiert.
2. Stent nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die
ersten und zweiten Mäandermuster aus Draht ausgebildet
sind.
3. Stent nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die
ersten und zweiten Mäandermuster aus flachem Metall ge-
schnitten sind.
- 5 -
4. Stent nach einem der Ansprüche
1 bis
3, dadurch
gekennzeichnet, dass die erste und die zweite Richtung or-
thogonal sind.
5. Stent nach einem der Ansprüche
1 bis
4, dadurch
gekennzeichnet, dass bei Ausdehnung Änderungen in der
Form der Schlaufen dem Stent Steifigkeit verleihen, damit der
Stent ein Blutgefäß oder Lumen auf einem gewünschten inne-
ren Durchmesser halten kann.
6. Ausdehnbarer Stent in der Form einer langgestreckten einstü-
ckigen Röhre, welcher aus flachem Metall ausgebildet ist, mit
einer gemusterten Form, welcher in ein Blutgefäß oder eine
andere Öffnung in dem Körper einführbar ist, in welchem bzw.
in welcher dieser ausdehnbar ist, um die sich ergebende
Größe des Lumens aufrechtzuerhalten, dadurch gekennzeich-
net, dass die gemusterte Form flexibel ist und eine Vielzahl
von ersten Mäandermustern, welche sich in eine erste Rich-
tung erstrecken, und eine Vielzahl von zweiten Mäandermus-
tern aufweisen, welche sich in eine zweite Richtung erstre-
cken, wobei die Mäandermuster untereinander verbunden
sind, um eine Vielzahl von flexiblen Zellen zu bilden, so dass
bei Anbringung an einem Ballonkatheter der Stent leicht durch
die gekrümmten Blutgefäße hindurchführbar ist, wobei jede
der flexiblen Zellen mit einer Vielzahl von Schlaufen versehen
ist, welche derart zusammenwirken, dass bei Ausdehnung des
Stents das Wachsen einiger der Schlaufen in der Längsrich-
tung der Röhre das Schrumpfen anderer Schlaufen in der
Längsrichtung der Röhre kompensiert, um jegliches signifi-
kantes Schrumpfen des Stents in der Länge während der
Ausdehnung zu eliminieren.
- 6 -
7. Stent nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass bei
Ausdehnung Änderungen in der Form der Schlaufen dem
Stent Steifigkeit verleihen, damit der Stent ein Blutgefäß oder
Lumen auf einem gewünschten inneren Durchmesser halten
kann.
8. Stent nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass
die flexiblen Zellen des Stents aus orthogonalen miteinander
verwundenen ersten und zweiten Mäandermustern gebildet
sind.
9. Stent nach einem der Ansprüche
6 bis
8, dadurch
gekennzeichnet, dass die flexiblen Zellen des Stents aus mit-
einander verwundenen Umfangs- und Längsmäandermustern
gebildet sind, wobei bei Ausdehnung das Umfangswachsen
des Umfangsmäandermusters zumindest teilweise das Um-
fangsschrumpfen des Längsmäandermusters kompensiert und
umgekehrt.
10. Stent nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die
Endabschnitte des Stents bei Ausdehnung etwas schrumpfen.
11. Stent nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Stent in einer der nachfolgenden Arten
endbearbeitet ist: Platieren mit einem Schutzmaterial, Einbet-
ten eines Medikaments und Beschichten mit einem Material.
12. Flexibler, ausdehnbarer Stent in der Form einer langgestreck-
ten einstückigen Röhre, welcher aus einem Muster gebildet
ist, welches im wesentlichen einheitliche Räume oder Zellen
definiert, welcher aus flachem Metall geschnitten ist, wobei der
- 7 -
Stent dadurch gekennzeichnet ist, dass bei seiner radialen
Ausdehnung seine Gesamtlänge im wesentlichen gleich bleibt,
da einige Zellenelemente des Stents in der Längsrichtung der
Röhre wachsen, während einige Zellenelemente des Stents in
der Längsrichtung der Röhre schrumpfen.
2.)
Löschung des Streitgebrauchsmusters beantragt. Die Antragstellerin macht gel-
tend, dass der Gegenstand des angegriffenen Gebrauchsmusters weder neu sei,
noch auf einem erfinderischen Schritt beruhe und demnach nicht schutzfähig sei
(§ 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG). Ferner gehe der Gegenstand des Streitgebrauchs-
musters über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung
hinaus (§ 15 Abs. 1 Nr. 3 GebrMG).
Zum Stand der Technik hat die Antragstellerin auf die Druckschriften
E1: US 5 102 417
E2: EP 0 378 151 A2
E3: US 4 733 665
E4: US 5 104 404 und
E5: EP 0 540 290 A2
verwiesen.
Die Gebrauchsmusterinhaberin hat dem Löschungsantrag mit Schriftsatz vom
9. Januar 2002 rechtzeitig widersprochen und beantragt, das Streitgebrauchs-
muster in vollem Umfang aufrechtzuerhalten. In ihrer Eingabe vom 25. März 2002
hat die Gebrauchsmusterinhaberin erklärt, sie wolle das angegriffene Gebrauchs-
muster nur noch im Umfang der eingetragenen Schutzansprüche 1 bis 5 verteidi-
gen; die eingetragenen Schutzansprüche 6 bis 12 würden gestrichen. Der Schutz-
- 8 -
anspruch 1 des Streitgebrauchsmusters sei nicht unzulässig erweitert; sein Ge-
genstand sei neu und beruhe auf einem erfinderischen Schritt.
Mit Schriftsatz vom 22. Mai 2003 hat sich die Gebrauchsmusterinhaberin von ihrer
Verzichtserklärung distanziert. Sie vertritt nunmehr den Standpunkt, dass sie an
die ihrer Meinung nach lediglich Teilrücknahme ihres Widerspruchs
nicht gebunden sei. Sie wolle deshalb das Streitgebrauchsmuster in vollem Um-
fang, d. h. unter Einbeziehung der Schutzansprüche 6 bis 12 verteidigen.
Mit Eingabe vom 4. Juli 2003 hat die Nebenintervenientin ihren Beitritt zum Lö-
schungsverfahren auf Seiten der Antragstellerin erklärt. Sie begründet ihr rechtli-
ches Interesse durch eine vor dem Landgericht Düsseldorf wegen angeblicher
Gebrauchsmusterverletzung gegen sie anhängige Verletzungsklage. Die Neben-
intervenientin schließt sich dem Antrag der Antragstellerin, das Streitgebrauchs-
muster in vollem Umfang zu löschen, an. Auch sie vertritt die Auffassung, der
Schutzanspruch 1 des Streitgebrauchsmusters sei unzulässig erweitert. Sein
Gegenstand sei in Anbetracht des im Verfahren befindlichen Standes der Technik
Gebrauchsmusterinhaberin vom 25. März 2002 handle es sich zweifellos um einen
unwiderruflichen und unanfechtbaren Verzicht.
Die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts hat das
Streitgebrauchsmuster durch ihren am 9. Juli 2003 verkündeten Beschluss teilge-
löscht, soweit es über die in der mündlichen Verhandlung vom 9. Juli 2003 über-
reichten Schutzansprüche 1 bis 12 gemäß Hilfsantrag 1 hinausgeht.
Mit diesem Hilfsantrag werden neue Schutzansprüche 6 und 12 sowie die einge-
tragenen Schutzansprüche 1 bis 5 und 7 bis 11 verteidigt.
- 9 -
Die Schutzansprüche 6 und 12 gemäß Hilfsantrag 1 lauten:
6. Ausdehnbarer Stent in der Form einer langgestreckten einstü-
ckigen Röhre, welcher aus flachem Metall ausgebildet ist, mit
einer gemusterten Form, welcher in ein Blutgefäß oder eine
andere Öffnung in dem Körper einführbar ist, in welchem bzw.
in welcher dieser ausdehnbar ist, um die sich ergebende
Größe des Lumens aufrechtzuerhalten, dadurch gekennzeich-
net, dass die gemusterte Form flexibel ist und eine Vielzahl
von geraden und ungeraden ersten Mäandermustern aufweist,
welche sich in eine erste Richtung erstrecken, wobei die unge-
raden ersten Mäandermuster 180
außer Phase zu den gera-
den ersten Mäandermustern sind und zwischen jeweils zwei
geraden ersten Mäandermustern auftreten, und eine Vielzahl
von zweiten Mäandermustern aufweist, welche sich in eine
zweite Richtung erstrecken, wobei die Mäandermuster unter-
einander verbunden sind, um eine Vielzahl von flexiblen Zellen
zu bilden, so dass bei Anbringung an einem Ballonkatheter
der Stent leicht durch die gekrümmten Blutgefäße hindurch-
führbar ist, wobei jede der flexiblen Zellen mit einer Vielzahl
von Schlaufen versehen ist, welche derart zusammenwirken,
dass bei Ausdehnung des Stents das Wachsen einiger der
Schlaufen in der Längsrichtung der Röhre das Schrumpfen
anderer Schlaufen in der Längsrichtung der Röhre kompen-
siert, um jegliches signifikantes Schrumpfen des Stents in der
Länge während der Ausdehnung zu eliminieren.
12. Flexibler, ausdehnbarer Stent in der Form einer langgestreck-
ten, einstückigen Röhre, welcher aus einem Muster ausgebil-
det ist, welches im wesentlichen einheitliche Räume oder Zel-
len definiert, welcher aus flachem Metall geschnitten ist, wobei
- 10 -
der Stent dadurch gekennzeichnet ist, dass die Räume oder
Zellen zwischen einer Vielzahl von geraden und ungeraden
ersten Mäandermustern in einer ersten Richtung und zwi-
schen einer Vielzahl von zweiten Mäandermustern in einer
zweiten Richtung definiert sind, wobei die ungeraden ersten
Mäandermuster 180
außer Phase zu den geraden ersten
Mäandermustern sind und zwischen jeweils zwei geraden
ersten Mäandermustern auftreten, und dass der Stent bei sei-
ner radialen Ausdehnung seine Gesamtlänge im wesentlichen
gleich bleibt, da einige Zellenelemente des Stents in der
Längsrichtung der Röhre wachsen, während einige Zellenele-
mente des Stents in der Längsrichtung der Röhre schrumpfen.
Gegen den vorgenannten Beschluss richten sich die Beschwerden der Beteiligten.
Mit ihrer Beschwerde betreibt die Antragstellerin weiterhin die vollständige Lö-
schung des Streitgebrauchsmusters. Sie vertritt die Auffassung, dass der einge-
tragene Schutzanspruch 1 unzulässig erweitert sei und dass sein Gegenstand
durch den im Verfahren befindlichen Stand der Technik neuheitsschädlich vor-
weggenommen werde, zumindest aber diesem gegenüber nicht auf einem erfinde-
rischen Schritt beruhe. Der Verzicht der Gebrauchsmusterinhaberin auf die einge-
tragenen Schutzansprüche 6 bis 12 sei rechtswirksam. Darüber hinaus macht die
Antragstellerin geltend, der Gegenstand des verteidigten Schutzanspruchs 1 sei
nicht ausführbar. Der Anspruch decke einen sehr breiten Bereich von Stentstruktu-
ren ab, die aber zum ganz überwiegenden Teil die dem Streitgebrauchsmuster
zugrunde liegende Aufgabe nicht lösten oder völlig unbrauchbar seien.
Auch die Nebenintervenientin hat im Beschwerdeverfahren den Standpunkt ver-
treten, dem Gegenstand des Streitgebrauchsmusters fehle es an der erforderli-
chen Klarheit, um dem zuständigen Fachmann eine konkrete Lehre zum techni-
schen Handeln zu geben.
- 11 -
Die Antragstellerin beantragt,
die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses, Feststellung der
Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters und Zurückweisung
der Beschwerde der Gebrauchsmusterinhaberin.
Die Gebrauchsmusterinhaberin beantragt,
die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses, Zurückweisung
des Feststellungsantrags, hilfsweise Zurückweisung des Feststel-
lungsantrags im Umfang des als Hilfsantrag übergebenen Schutz-
anspruchs 1, an den sich die Ansprüche 4 und 5 anschließen, so-
wie Zurückweisung der Beschwerde der Antragstellerin insoweit.
Im Übrigen regt die Gebrauchsmusterinhaberin die Zulassung der Rechtsbe-
schwerde an.
Die Gebrauchsmusterinhaberin macht geltend, ein wirksamer Verzicht auf die ein-
getragenen Schutzansprüche 6 bis 12 läge nicht vor. Der eingetragene Schutzan-
spruch 1 sei durch die ursprüngliche Offenbarung gedeckt und daher zulässig. Der
im Verfahren befindliche Stand der Technik könne weder die Neuheit, noch den
erfinderischen Schritt des Streitgebrauchsmustergegenstandes in Frage stellen.
Dies gelte insbesondere auch für den Gegenstand des als Hilfsantrag 1 in der
mündlichen Verhandlung übergebenen neuen Schutzanspruchs 1.
Dieser lautet:
1. Ausdehnbarer Stent hergestellt aus flachem Metall, welcher
als eine langgestreckte einstückige Röhre ausgebildet ist, mit
einer gemusterten Form, welcher in ein Blutgefäß einführbar
ist, in welchem er ausdehnbar ist, dadurch gekennzeichnet,
- 12 -
dass die gemusterte Form flexibel ist und eine Vielzahl von
ersten Mäandermustern, welche sich in eine erste Richtung
erstrecken, und eine Vielzahl von zweiten Mäandermustern
aufweist, welche sich in eine zweite Richtung erstrecken, wo-
bei jedes der Mäandermuster Schlaufen aufweist und die Mä-
andermuster derart verbunden sind, dass zumindest eine
Schlaufe jedes ersten Mäandermusters zwischen den be-
nachbarten zweiten Mäandermustern angeordnet ist, mit wel-
chen es verbunden ist, und zumindest eine Schlaufe jedes
zweiten Mäandermusters zwischen den benachbarten ersten
Mäandermustern angeordnet ist, mit denen es verbunden ist,
wobei die Mäandermuster eine einheitliche Zellenstruktur defi-
nieren, in welcher die so angeordneten Schlaufen der ersten
und zweiten Mäandermuster derart zusammenwirken, dass
beim Ausdehnen des Stents das Wachsen der Mäandermus-
ter in der Längsrichtung der Röhre das Schrumpfen der Mä-
andermuster in der Längsrichtung der Röhre kompensiert, und
wobei dieSchlaufen des zweiten Mäandermusters während
des Biegens des Stents beim Ziehen durch gekrümmte Blut-
gefäße die Form ändern, um die Differenzen in der Länge zwi-
schen der Innenkrümmung und der Außenkrümmung dadurch
auszugleichen, dass die Schlaufen der zweiten Mäandermus-
ter nahe der Innenseite der Krümmung dichter zusammen sind
als die Schlaufen der zweiten Mäandermuster auf der Außen-
seite der Krümmung, welche sich ausdehnen.
Die Nebenintervenientin hat mit Schriftsatz vom 10. Oktober 2005 ihren Beitritt
zum Löschungsverfahren und mit Schriftsatz vom 11. Oktober 2005 ihre Be-
schwerde zurückgenommen.
- 13 -
II
Die Beschwerde der Antragstellerin ist zulässig und insofern begründet, als sie zur
teilweisen Löschung des angegriffenen Gebrauchsmusters führt, soweit dieses
über den in der mündlichen Verhandlung übergebenen Schutzanspruch 1 nach
Hilfsantrag 1, an den sich die eingetragenen Schutzansprüche 4 und 5 anschlie-
ßen, hinausgeht. Der weitergehende Löschungsantrag der Antragstellerin und ihre
weiterreichende Beschwerde sind jedoch nicht begründet, weil sich der Gegen-
stand des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 im Sinne der §§ 1 bis 3 GebrMG
als schutzfähig erweist.
1.)
den. Denn mit Eingabe vom 25.
März
2002 (Seite
1, 2.
Absatz) hat die
Gebrauchsmusterinhaberin erklärt, das angegriffene Gebrauchsmuster würde nur
noch im Umfang der eingetragenen Schutzansprüche 1 bis 5 verteidigt, die einge-
tragenen Schutzansprüche 6 bis 12 hingegen würden gestrichen.
Entgegen der Auffassung der Gebrauchsmusterinhaberin kann diese teilweise
Rücknahme des Widerspruchs nach ihrem Wirksamwerden nicht ihrerseits wieder
rückgängig gemacht werden (vgl. BGH GRUR 1995, 210, Ls4, 211, 2.c - „Lüfter-
kappe“). Insofern geht der Einwand der Gebrauchsmusterinhaberin ins Leere, es
habe sich bei ihrer Verzichtserklärung lediglich um die Ankündigung eines Antrags
gehandelt, der wirksam erst in der mündlichen Verhandlung hätte gestellt werden
können. Eine Ausnahme von der in der vorstehend zitierten BGH-Entscheidung
angesprochenen Regelung wäre allenfalls dann möglich, wenn sich der Verzichts-
erklärung nicht mit der notwendigen Eindeutigkeit entnehmen ließe, in welchem
Umfang das angegriffene Gebrauchsmuster aufgegeben werden soll
(vgl. BGH GRUR 1997, 625, Ls2 - „Einkaufswagen“). Dies ist hier jedoch ersicht-
lich nicht der Fall, da in der von der Gebrauchsmusterinhaberin abgegebenen
Verzichtserklärung unmissverständlich von einer Streichung der eingetragenen
Schutzansprüche 6 bis 12 die Rede ist.
- 14 -
Insofern hat die Gebrauchsmusterabteilung in ihrem Beschluss vom 9. Juni 2003
durchaus zutreffend festgestellt, dass das Streitgebrauchsmuster im Umfang der
eingetragenen Schutzansprüche 6 bis 12 wegen teilweiser Rücknahme des Wi-
derspruchs entsprechend § 17 Abs. 1 Satz 2 GebrMG teilzulöschen sei. Darüber
hinaus vertritt die Gebrauchsmusterabteilung in dem Beschluss jedoch die Auffas-
sung, dass sich die Verzichtserklärung der Gebrauchsmusterinhaberin nicht auf
die Schutzansprüche 6 bis 12 gemäß Hilfsantrag 1 erstrecke. Die in diesen neuen
Ansprüchen ergänzten Merkmale seien keineswegs trivial bzw. belanglos. Sie
hätten vielmehr substantiellen technischen Gehalt und führten eine Beschränkung
der eingetragenen Gegenstände herbei.
Dieser Sichtweise vermag sich der Senat nicht anzuschließen. Denn mit dem Ver-
zicht auf die eingetragenen Schutzansprüche 6 bis 12 ist auf die darin bean-
spruchten Gegenstände verzichtet worden, und zwar in deren allgemeinster Form.
Durch die Aufnahme weiterer Merkmale in die besagten Ansprüche werden keine
anderen Gegenstände beansprucht, sondern lediglich spezielle Ausführungsfor-
men dieser Gegenstände, die von den eingetragenen Schutzansprüchen bereits
mitumfaßt sind. Das Ansinnen der Gebrauchsmusterinhaberin, die wirksam abge-
gebene Verzichtserklärung dadurch zu umgehen, dass sie die betroffenen Gegen-
stände in eingeschränkter Form sozusagen „wiederaufleben“ lässt, kann deshalb
nicht zum Erfolg führen.
2.)
wiedergegebene Schutzanspruch 1 lautet:
a) Ausdehnbarer Stent, welcher als eine langgestreckte einstü-
ckige Röhre ausgebildet ist, mit einer gemusterten Form, wel-
cher in ein Blutgefäß einführbar ist, in welchem er ausdehnbar
ist,
- 15 -
dadurch gekennzeichnet, dass
b) die gemusterte Form flexibel ist und
c) eine Vielzahl von ersten Mäandermustern, welche sich in eine
erste Richtung erstrecken, und
d)
eine
Vielzahl
von zweiten Mäandermustern aufweist, welche
sich in eine zweite Richtung erstrecken,
e) wobei jedes der Mäandermuster Schlaufen aufweist und
f) die Mäandermuster derart verbunden sind, dass zumindest
eine Schlaufe jedes ersten Mäandermusters zwischen den
benachbarten zweiten Mäandermustern angeordnet ist, mit
welchen es verbunden ist, und
g) zumindest eine Schlaufe jedes zweiten Mäandermusters zwi-
schen den benachbarten ersten Mäandermustern angeordnet
ist, mit denen es verbunden ist,
h) wobei die Mäandermuster eine einheitliche Zellenstruktur defi-
nieren,
i) in welcher die so angeordneten Schlaufen der ersten und der
zweiten Mäandermuster derart zusammenwirken, dass beim
Ausdehnen des Stents das Wachsen der Mäandermuster in
der Längsrichtung der Röhre das Schrumpfen der Mäander-
muster in der Längsrichtung der Röhre kompensiert.
- 16 -
Der nach Merkmalen gegliederte Schutzanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 lautet:
a)
Ausdehnbarer
Stent
a’)
,
a) welcher als eine langgestreckte einstückige Röhre ausgebildet
ist, mit einer gemusterten Form, welcher in ein Blutgefäß ein-
führbar ist, in welchem er ausdehnbar ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
b) die gemusterte Form flexibel ist und
c) eine Vielzahl von ersten Mäandermustern, welche sich in eine
erste Richtung erstrecken, und
d)
eine
Vielzahl
von zweiten Mäandermustern aufweist, welche
sich in eine zweite Richtung erstrecken,
e) wobei jedes der Mäandermuster Schlaufen aufweist und
f) die Mäandermuster derart verbunden sind, dass zumindest
eine Schlaufe jedes ersten Mäandermusters zwischen den
benachbarten zweiten Mäandermustern angeordnet ist, mit
welchen es verbunden ist, und
g) zumindest eine Schlaufe jedes zweiten Mäandermusters zwi-
schen den benachbarten ersten Mäandermustern angeordnet
ist, mit denen es verbunden ist,
- 17 -
h) wobei die Mäandermuster eine einheitliche Zellenstruktur defi-
nieren,
i) in welcher die so angeordneten Schlaufen der ersten und der
zweiten Mäandermuster derart zusammenwirken, dass beim
Ausdehnen des Stents das Wachsen der Mäandermuster in
der Längsrichtung der Röhre das Schrumpfen der Mäander-
muster in der Längsrichtung der Röhre kompensiert,
j)
Die im Schutzanspruch 1 gemäß Hilfsantrag gegenüber dem eingetragenen
Schutzanspruch 1 vorgenommenen Einfügungen bzw. Ergänzungen sind
geschrieben.
3.)
brauchsmuster Stents zum Implantieren in einen lebenden Körper. Unter einem
„Stent“ ist dabei eine Vorrichtung aus körper-kompatiblem Material zu verstehen,
welches zum Aufweiten eines Blutgefäßes oder einer anderen Öffnung in dem
Körper und zum Aufrechterhalten der resultierenden Größe des Lumens verwen-
det wird (Streitgebrauchsmusterschrift Seite 1, 1. und 2. Absatz).
E1
gen in der Streitgebrauchsmusterschrift zufolge - Stents in Form ausdehnbarer
- 18 -
röhrenförmiger Implantate bekannt, welche mittels flexibler, schraubenförmiger
Verbinder miteinander verbunden sind. Diese Implantate sind aus einer Vielzahl
von Schlitzen gebildet, welche parallel zur Längsachse der Röhre angeordnet
sind. Die Gebrauchsmusterinhaberin sieht es bei diesem Stand der Technik als
nachteilig an, dass sich die Transplantate bei einer Aufweitung des Stents radial
ausdehnen und dabei in Längsrichtung schrumpfen (Seite 2, 2. Absatz).
Dem Streitgebrauchsmuster liegt von daher die Aufgabe zugrunde, einen flexiblen
Stent bereitzustellen, welcher während der Ausdehnung minimal in Längsrichtung
schrumpft (Seite 2, vorletzter Absatz).
Diese Aufgabe wird - nach dem wirksamen Verzicht auf die beiden nebengeord-
neten Schutzansprüche 6 und 12 - durch einen Stent mit den im eingetragenen
a)
ten Stent kommt es darauf an, dass eine Vielzahl von ersten und zweiten Mäan-
dermustern vorgesehen ist, welche sich in eine erste und eine zweite Richtung
c)
e)
eine Schlaufe jedes ersten Mäandermusters zwischen den benachbarten zweiten
Mäandermustern und zumindest eine Schlaufe jedes zweiten Mäandermusters
f)
g)
zweiten Mäandermuster zusammenwirken, und zwar derart, dass beim Ausdeh-
nen des Stents in radialer Richtung, beispielsweise durch einen aufblasbaren
Ballon, ein Wachsen der zweiten Mäandermuster in der Längsrichtung der Röhre
erreicht wird, wodurch sich das Schrumpfen der ersten Mäandermuster in der
i)
der beiden Arten von Mäandermustern hat also zur Folge, dass sich zwar das
erste Mäandermuster in radialer Richtung ausdehnt und dabei in Längsrichtung
verkürzt, dass diese Verkürzung jedoch durch die gleichzeitig erfolgende Längen-
ausdehnung des zweiten Mäandermusters kompensiert wird und umgekehrt.
- 19 -
4.)
mäß Hilfsantrag, an welchen sich die eingetragenen Schutzansprüche 4 und 5
anschließen, sind zulässig.
So umfasst der eingetragene Schutzanspruch 1 die Merkmale der ursprünglich
eingereichten Schutzansprüche 1 bis 3 sowie 5 und findet darüber hinaus seine
inhaltliche Stütze in den in der ursprünglichen Beschreibung (Seite 5, 1. Absatz bis
Seite 10, letzter Absatz) erläuterten Ausführungsbeispielen. Die eingetragenen
Schutzansprüche 2 bis 4 entsprechen - in dieser Reihenfolge - den ursprünglichen
Schutzansprüchen 10, 11 und 8. Der eingetragene Schutzanspruch 5 geht auf die
ursprüngliche Beschreibung (Seite 8, letzter Absatz bis Seite 9, erster Absatz) zu-
rück.
Die zusätzlich in den Schutzanspruch 1 gemäß Hilfsantrag aufgenommenen
a’)
licher Schutzanspruch 11 und Beschreibung Seite 3, letzter Absatz, Seite 7,
2. Absatz sowie Seite 9, Zeilen 11 und 12) gedeckt.
Die Antragstellerin hat in der mündlichen Verhandlung geltend gemacht, der ein-
g)
mindest eine Schlaufe jedes zweiten Mäandermusters zwischen den benachbar-
ten ersten Mäandermustern angeordnet ist“ gegenüber den ursprünglichen An-
meldungsunterlagen unzulässig erweitert worden. In diesen Unterlagen seien
nämlich nur Ausführungsformen offenbart, bei denen jedes
zweiten Mäandermusters zwischen den benachbarten ersten Mäandermustern
angeordnet ist. Die Antragstellerin hat ferner die Auffassung vertreten, im ur-
sprünglichen Schutzanspruch 1 sei von geraden und ungeraden ersten Mäander-
mustern die Rede, wobei sich die ungeraden Mäandermuster um 180
außer
Phase zu den geraden Mäandermustern befänden. Dieses Merkmal fehle im ein-
getragenen Anspruch 1, ohne dass die Anmeldungsunterlagen eine Offenbarung
für diese Verallgemeinerung enthielten.
- 20 -
Entgegen der Auffassung der Antragstellerin sind beide Änderungen durch die ur-
sprünglichen Anmeldungsunterlagen gedeckt. Denn in dem die Seiten 2 und 3
verbindenden Absatz ist davon die Rede, dass die ersten Mäandermuster mit den
zweiten Mäandermustern verschlungen sind. Eine Einschränkung dahingehend,
dass sich jeweils nur eine Schlaufe jedes zweiten Mäandermusters zwischen den
benachbarten ersten Mäandermustern befinden soll, kann aus dieser sehr allge-
mein gehaltenen Offenbarungsstelle nicht hergeleitet werden. Was die geraden
und ungeraden Mäandermuster sowie die Phasenbeziehung zueinander anbe-
langt, so wird in den Anmeldungsunterlagen (vgl. Seite 3, 2. Absatz) ausgeführt,
dass es sich hierbei um ein Ausführungsbeispiel handelt. Insofern ist in Verbin-
dung mit der vorstehend zitierten Textstelle (Seite 2, letzter Absatz bis Seite 3,
1.
Absatz) davon auszugehen, dass die besagten Merkmale beim Streit-
gebrauchsmustergegenstand zwar vorhanden sein können, aber nicht zwingend
vorhanden sein müssen.
5.)
Stents befasster, berufserfahrener Fachhochschulingenieur der Fachrichtung
Feinwerktechnik, der bei seiner Arbeit in ständigem Kontakt zu einem auf dem
Gebiet der Gefäßchirurgie tätigen Mediziner steht.
6.)
den vorstehend definierten Fachmann ausführbar. Denn der Fachmann wird durch
die Streitgebrauchsmusterschrift in die Lage versetzt, den beanspruchten Stent zu
i)
Wirkungsangaben nicht auf Anhieb verstehen sollte, so wird er doch aufgrund der
gesamten Gebrauchsmusterunterlagen, insbesondere aufgrund der Figuren 5A
und 5B mit zugehöriger Beschreibung (Seite 8, 2. und 3. Absatz) ohne weiteres
erkennen, was mit diesem Merkmal gemeint ist und wie es verwirklicht werden
kann. Denn die Angaben, die der Fachmann zur Ausführung des Streitgebrauchs-
mustergegenstandes benötigt, müssen nicht im Schutzanspruch 1 enthalten sein.
Es genügt, wenn sie sich aus dem Inhalt der Gebrauchsmusterschrift insgesamt
- 21 -
ergeben (vgl. hierzu für das Patentrecht BGH GRUR 2003, 223, Ls, 225 - „Kupp-
lungsvorrichtung II“). Die Tatsache, dass vom Schutzanspruch 1 Stentstrukturen
mitumfaßt sind, welche die gestellte Aufgabe, wie die Antragstellerin geltend ge-
macht hat, möglicherweise nur unvollkommen oder überhaupt nicht lösen, stellt
die Ausführbarkeit der geschützten Lehre nicht in Frage.
a)
Schutzanspruchs 1 kann zwar als neu gelten, beruht jedoch nicht auf einem erfin-
derischen Schritt des zuständigen Fachmanns.
Wie in der Streitgebrauchsmusterschrift (Seite 5, 2. Absatz) ausgeführt ist, will die
Gebrauchsmusterinhaberin unter einem Mäandermuster ein
verstanden wissen. Ein Stent mit derartigen periodischen Mus-
E2
Druckschrift (vgl. insbesondere die Figur 2A und die Beschreibung Spalte 4,
Zeile 15 bis Spalte 5, Zeile 11) offenbart einen ausdehnbaren Stent, von dem sich
der Gegenstand des eingetragenen Schutzanspruchs
1 nur hinsichtlich des
d)
E2
kannte, in ein Blutgefäß einführbare Stent in dem Blutgefäß ausdehnbar und als
langgestreckte, einstückige Röhre mit einer gemusterten Form ausgebildet
a)
zahl von ersten Mäandermustern (loops 50) aufweist, die sich in einer ersten
c)
zweite Mäandermuster (back bone 52) vorhanden, die sich in einer zweiten Rich-
tung erstrecken [vgl.
Merkmal
d)
(50, 52)
e)
bunden sind, dass zumindest eine Schlaufe (54) jedes ersten Mäandermus-
ters (50) zwischen den benachbarten zweiten Mäandermustern (52) angeordnet
ist, mit welchen es verbunden ist [Merkmal
f)
Schlaufe (54)jedes zweiten Mäandermusters (52) zwischen den benachbarten
- 22 -
ersten Mäandermustern (50) angeordnet ist, mit denen es verbunden ist [Merk-
g)
h)
Entgegen der in der mündlichen Verhandlung vorgetragenen Auffassung der
i)
E2
radiale Ausdehnen des Stents werden die Schlaufen des ersten Mäandermus-
ters (50) gestreckt, was zwangsläufig eine Glättung der Schlaufen des zweiten
Mäandermusters (52) zur Folge hat, so dass - mit anderen Worten - die Schlaufen
des ersten und des zweiten Mäandermusters (50, 52) derart zusammenwirken,
dass beim Ausdehnen des Stents das Wachsen der Mäandermuster in der Längs-
richtung der Röhre das Schrumpfen der Mäandermuster in der Längsrichtung der
i)
sprucht wird.
Was nun das angesprochene Unterscheidungsmerkmal anbelangt, so liegt es im
Rahmen der handwerklich-konstruktiven Routine des Fachmanns, anstelle der
E2
dermuster vorzusehen. Ein Anlass für eine solche Vorgehensweise könnte bei-
spielsweise darin liegen, dass der Fachmann die Stabilität des bekannten Stents
erhöhen möchte, falls sich dieser beim Einführen in ein Blutgefäß verdrillen sollte.
b)
aa)
E4
Spalte 3, Zeile 40 bis Spalte 4, Zeile 37) nehmen den Gegenstand dieses Schutz-
a’)
stehender Merkmalsgliederung bei diesem Stand der Technik nicht erfüllt ist.
- 23 -
bb)
5
Hilfsantrag nicht in Frage zu stellen. Zwar handelt es sich bei den in diesen Druck-
schriften offenbarten Stents durchweg um solche, die - entsprechend dem Merk-
a’)
jedoch ein Stent beschrieben, der außer einer Vielzahl von ersten Mäandermus-
tern, die sich in einer ersten Richtung erstrecken, auch noch eine Vielzahl zweiter
Mäandermuster aufweist, die sich in einer zweiten Richtung erstrecken, wie dies
h)
wird.
E1
Spalte 6, Zeile 21 bis Spalte 7, Zeile 2, Spalte 7, Zeilen 19 bis 63 sowie Spalte 11,
Zeile 35 bis Spalte 12, Zeile 6) offenbart einen aus röhrenförmigen Gebilden (tu-
bular members 71) zusammengesetzten Stent. Selbst wenn man - der Sichtweise
der Antragstellerin folgend - die durch Schlitze (slots 82) voneinander getrennten
Stentabschnitte (elongate members 75) als erstes Mäandermuster im Sinne des
Streitgebrauchsmusters deuten würde, so fehlt ersichtlich ein zweites solches Mä-
andermuster. Statt dessen sind einzelne Stentbereiche (71) durch s-förmige Brü-
ckenelemente (connector members 100) miteinander verbunden. Eine Kompensa-
tion der Schrumpfung des Stents bei dessen radialer Ausdehnung, wie dies im
i)
mente (100) nicht ermöglicht.
E3
E1
aus.
E5
bis 44 sowie die Zusammenfassung) schließlich offenbart einen Stent mit einer
Vielzahl in Umfangsrichtung verlaufender erster Mäandermuster (cylindrical ele-
- 24 -
ments 12), die durch kurze, geradlinig verlaufende Brückenelemente (interconnec-
ting elements 13) miteinander verbunden sind. Ein zweites Mäandermuster, wie
d)
diesem Stand der Technik nicht vorgesehen.
Die Antragstellerin hat in der mündlichen Verhandlung anhand mehrerer kolorier-
E1
gleichwohl versucht, das Vorhandensein zweiter Mäandermuster bei den bekann-
ten Stents zu belegen. Dieser Sichtweise vermag sich der Senat schon deswegen
nicht anzuschließen, weil die Antragstellerin bei ihrem Vorgehen regelmäßig Teile
der beim Stand der Technik zwingend vorhandenen Stentstrukturen weglassen
muss, um zu der von ihr gewünschten Interpretation zu gelangen. Dies wider-
spricht jedoch dem in den genannten Entgegenhaltungen tatsächlich Offenbarten.
c)
einem erfinderischen Schritt des zuständigen Fachmanns.
E2
Technik repräsentiert, vermag dem Fachmann den beanspruchten Gegenstand
weder für sich genommen, noch unter Einbeziehung des übrigen, im Verfahren
E2
nerlei Hinweis, dass es von Vorteil sein könnte, von dem hier zur Herstellung des
bekannten Stents ausschließlich verwendeten Draht abzurücken und statt dessen
a’)
mäß Hilfsantrag beansprucht wird. Da sich Stents aus Draht und solche aus fla-
chem Metall hinsichtlich ihrer Herstellung und ihrer Eigenschaften grundlegend
unterscheiden, ist der Fachmann vielmehr gehalten, ausgehend von dem in der
E2
Konzept beizubehalten.
- 25 -
E1
sie unbestritten Stents aus Flachmaterial offenbaren, den Fachmann nicht dazu
E2
dessen - mit einer völlig anderen Herstellungsmethode - einen Stent aus flachem
j)
spruchs 1 gemäß Hilfsantrag bedurfte es für den Fachmann somit bereits eines
a’)
zu verwirklichen.
7.)
Schutzansprüche 4 und 5 betreffen vorteilhafte, nicht selbstverständliche Weiter-
bildungen des Gebrauchsmustergegenstandes gemäß Schutzanspruch 1 nach
Hilfsantrag und sind deshalb zusammen mit diesem rechtsbeständig.
8.)
Abs. 2 PatG und § 92 Abs. 1 ZPO. Die Billigkeit erfordert keine abweichende Ent-
scheidung, § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG.
Müllner
Dr. Maksymiw
Dr. Häußler
Pr