Urteil des BPatG vom 22.01.2007

BPatG (marke, verwechslungsgefahr, beschwerde, kennzeichnungskraft, bestandteil, bundesrepublik deutschland, verkehr, beschreibende angabe, bildmarke, vergleich)

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 181/04

_______________

(Aktenzeichen)

Verkündet am

22. Januar 2007

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

BPatG 154

08.05

- 2 -

…

betreffend die angegriffene Marke 300 43 678

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mündliche Verhandlung vom 22. Januar 2007 unter Mitwirkung …

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke

wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des Deut-

schen Patent- und Markenamts vom 14. Mai 2004 aufgeho-

ben, soweit darin die Löschung der angegriffenen Marke

300 43 678 angeordnet worden ist.

2. Die Beschwerden der Widersprechenden werden zurückge-

wiesen.

3. Die Widersprüche werden erneut zurückgewiesen.

- 3 -

G r ü n d e

Am 8. Juni 2000 als Wortmarke angemeldet, am 14. August 2000 unter der

Nummer 300

678 in das Markenregister eingetragen und am

BioGeneriX

Das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen lautet nach einer im Beschwer-

deverfahren erfolgten Einschränkung:

„biotechnologisch hergestellte pharmazeutische Erzeugnisse so-

wie Präparate für die Gesundheitspflege; Vermittlung von Ver-

kaufsverträgen für Dritte (Vertrieb) von biotechnologisch herge-

stellten pharmazeutischen Erzeugnissen sowie Präparaten für die

Gesundheitspflege; Herstellung für Dritte von biotechnologisch

hergestellten pharmazeutischen Erzeugnissen sowie Präparaten

für die Gesundheitspflege; Entwicklung und Lizensierung von

biotechnologisch hergestellten pharmazeutischen Erzeugnissen

sowie Präparaten für die Gesundheitspflege;

alle vorgenannten Waren und Dienstleistungen mit Ausnahme von

Vakzinen.“

- 4 -

Gegen die Eintragung sind folgende Widersprüche erhoben worden:

- am 7. Dezember 2000 aus der am 3. Februar 2000 angemeldeten und am

28. Juni 2000 als Wort-/Bildmarke eingetragenen Marke 300 07 830

Das Warenverzeichnis lautet:

„Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie

Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für

medizinische Zwecke; Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahn-

füllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfek-

tionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungi-

zide, Herbizide“

- am 12. Dezember 2000 aus der seit 1984 für „Vaccins“ international registrierten

ENGERIX

besteht.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch

Erstbeschluss die Widersprüche wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückge-

wiesen. Begründend ist im Wesentlichen darauf Bezug genommen, dass die an-

gegriffene Marke einen Gesamtbegriff darstelle, deren Anfangsbestandteil „Bio-“

die Unterscheidbarkeit der Marken in jeder Hinsicht gewährleiste. Zudem stehe bei

der für Impfstoffe geschützten IR-Marke der Fachverkehr im Vordergrund. Mittel-

bare Verwechslungsgefahr aufgrund der gemeinsamen Buchstabenfolge „-rix“

- 5 -

komme nicht in Betracht, weil jedenfalls in der jüngeren Marke „-riX“ nicht als

Stammbestandteil wahrgenommen werde.

ENGERIX

Markenstelle die teilweise Löschung der angegriffenen Marke hinsichtlich der Wa-

ren und Dienstleistungen „biotechnologisch hergestellte pharmazeutische Erzeug-

nisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; Herstellung für Dritte von bio-

technologisch hergestellten pharmazeutischen Erzeugnissen sowie Präparaten für

die Gesundheitspflege; Entwicklung und Lizensierung von biotechnologisch herge-

stellten pharmazeutischen Erzeugnissen sowie Präparaten für die Gesundheits-

pflege“ angeordnet und im Übrigen diese Erinnerung sowie insgesamt die Erinne-

rung der aus der aus der Wort-/Bildmarke 300 07 830 Widersprechenden zurück-

gewiesen. Die Markenstelle hat im Umfang der teilweisen Löschung mittelbare

Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt eines Serienzeichens aufgrund

des übereinstimmenden Bestandteils „-rix“, der den angesprochenen Verkehrs-

kreisen als Herkunftshinweis auf die Widersprechende 2 nahegebracht worden

sei, bejaht, im Übrigen die Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen verneint. Be-

züglich der Erinnerung der aus der Wort-/Bildmarke 300 07 830 Widersprechen-

den 1 ist Verwechslungsgefahr verneint worden.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke sowie die beiden Widersprechenden haben

Beschwerde eingelegt.

Die aus der Wort-/Bildmarke 300 07 830 Widersprechende 1 hält mit näheren

Ausführungen Verwechslungsgefahr für gegeben, weil in der angegriffenen Marke

der Bestandteil „Bio“ als beschreibende Angabe ohne Bedeutung sei; da die

Widerspruchsmarke „Genrix“ ausgesprochen werde, seien Übereinstimmungen in

klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht gegeben. Es bestehe jedenfalls

mittelbare Verwechslungsgefahr, weil die Widerspruchsmarke mit den Elementen

„Gen-r-X“ bzw. herausgehobenem Buchstaben „X“ in der angegriffenen Marke

enthalten sei.

- 6 -

Die Widersprechende 1 beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse des Deutschen Patent- und Mar-

kenamts aufzuheben, soweit ihr Widerspruch und ihre Erinnerung

zurückgewiesen worden sind und die Löschung der angegriffenen

Marke insgesamt aufgrund des Widerspruchs aus der Marke

300 07 830 anzuordnen,

die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke zurück-

zuweisen.

ENGERIX

Bereich der Dienstleistungen der Klasse 35 und damit, - unter Hinweis auf eine

erhöhte Kennzeichnungskraft der Endung „-RIX“ der Widerspruchsmarke bei

Vakzinen und darauf, dass die Endung „-riX“ der einzig schutzfähige Bestandteil

der angegriffenen Marke sei -, Verwechslungsgefahr insgesamt für gegeben.

Die Widersprechende 2 beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts aufzu-

heben, soweit der Widerspruch und die Erinnerung aus der IR-

ENGERIX

Löschung der angegriffenen Marke auch hinsichtlich der Dienst-

leistungen „Vermittlung von Verkaufsverträgen für Dritte (Vertrieb)

von biotechnologisch hergestellten pharmazeutischen Erzeugnis-

sen sowie Präparaten für die Gesundheitspflege“ anzuordnen,

die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke zurückzu-

weisen.

- 7 -

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

nach Maßgabe des eingeschränkten Warenverzeichnisses den

Erinnerungsbeschluss aufzuheben, soweit die teilweise Löschung

der angegriffenen Marke angeordnet worden ist, und den Wider-

ENGERIX

weisen,

die Beschwerden der Widersprechenden zurückzuweisen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke meint mit näheren Ausführungen, dass

unter keinem Gesichtspunkt Verwechslungsgefahr mit den Widerspruchsmarken

ENGERIX

samt sei nicht dargelegt, ebenso wenig die Gewöhnung des Verkehr an eine Mar-

kenserie mit einem Stammbestandteil „RIX“; in der Widerspruchsmarke trete die-

ses Element außerdem nicht selbständig hervor; soweit eine Bekanntheit der

Endung „RIX“ behauptet sei, seien nicht alle maßgeblichen Verkehrskreise be-

rücksichtigt worden. Abgesehen davon sei diese Endung im Arzneimittelbereich

verbraucht. Bezüglich des Widerspruchs aus der Marke 300 07 830

sei

davon auszugehen, dass deren Kennzeichnungskraft gering sei; schutzbegrün-

dend sei allein die grafische Gestaltung. Angesichts der deutlichen Unterschiede

der Marken sei Verwechslungsgefahr in jeder Hinsicht zu verneinen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt Bezug ge-

nommen.

- 8 -

II.

A. Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke 300

678

BioGeneriX

Die zulässige Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke ist begründet.

Es besteht nach Auffassung des Senats keine Verwechslungsgefahr im Sinne von

§ 107 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG mit der IR-Marke

ENGERIX

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr hat nach der Rechtsprechung des Euro-

päischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Um-

stände des Einzelfalls zu erfolgen. Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die

Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von den

Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen. Darüber hinaus ist die Kennzeich-

nungskraft der älteren Marke und - davon abhängig - der dieser im Einzelfall

zukommende Schutzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impli-

ziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen

den genannten Faktoren, so dass ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren

durch einen hohen Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann

und umgekehrt (ständige Rechtsprechung z. B. EuGH GRUR 2006, 237, 238

(Nr. 18 f.) - PICASSO; BGH WRP 2006, 92, 93 (Nr. 12) - coccodrillo).

Der Senat geht bei seiner Entscheidung von einer durchschnittlichen Kennzeich-

nungskraft und damit von einem normalen Schutzumfang der Widerspruchsmarke

ENGERIX

kraft kann der Widerspruchsmarke nicht zuerkannt werden.

Das diesbezügliche Vorbringen und die hierzu vorgelegten Unterlagen lassen

nicht den Schluss zu, dass die Voraussetzungen einer erhöhten Kennzeichnungs-

kraft der IR-Marke im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke vorge-

- 9 -

legen haben und im Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch noch fort-

bestehen. Die Verkehrsumfrage aus dem Monat April 2000 bezieht sich - ebenso

wie die Verkehrsumfrage aus dem Jahr 2004 - allein auf die Ermittlung der

Bekanntheit der Endsilbe „-RIX“, nicht aber auf die Bekanntheit der hier allein

ENGERIX

erhöhte Verkehrsbekanntheit für den maßgeblichen Zeitpunkt nachzuweisen. Von

Bedeutung sind darüber hinaus nämlich der von der Marke gehaltene Marktanteil,

die Intensität und Dauer der Markenverwendung sowie Umsatzzahlen und ins-

Marke

Ströbele/Hacker, MarkenG 8. Aufl. § 9 Rdn. 191), und nicht allein die Bekanntheit

von Bestandteilen, wie hier beansprucht für die Endung „-RIX“.

Nach Einschränkung des Warenverzeichnisses der angegriffenen Marke im Be-

schwerdeverfahren durch den Zusatz „alle vorgenannten Waren und Dienstleis-

tungen mit Ausnahme von Vakzinen“ ist es ausgeschlossen, dass sich die gegen-

überstehenden Waren auf identischen Produkten begegnen bzw. die Dienstleis-

tungen auf identische Produkte bezogen sind; da Impfstoffe dem vorbeugenden

Schutz vor Infektionskrankheiten dienen, ist davon auszugehen, dass es auch

nicht zu Überschneidungen in der Anwendung mit bei akuten Erkrankungszustän-

den eingesetzten pharmazeutischen Erzeugnissen kommen wird; allerdings kön-

nen pharmazeutische Erzeugnisse zur Stärkung der Immunabwehr bestimmt sein,

so dass keine deutliche Indikationsverschiedenheit gegeben ist.

Im Bereich der versagten Dienstleistungen ist wegen des engen Bezugs zwischen

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Ähnlichkeit mit den Waren der Wider-

spruchsmarke auszugehen.

Im Hinblick auf die normale Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und die

überwiegend gegebene kollisionsfördernde Waren- bzw. Dienstleistungsnähe ist

grundsätzlich ein eher strenger Maßstab bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der

- 10 -

Marken angezeigt. Beide Marken richten sich mangels einer Festschreibung der

Rezeptpflicht in den Warenverzeichnissen unter anderem an die allgemeinen

Verkehrskreise. Bei diesen ist aber grundsätzlich davon auszugehen, dass nicht

auf einen sich nur flüchtig mit der Ware befassenden, sondern durchschnittlich

informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrau-

cher abzustellen ist, dessen Aufmerksamkeit je nach Art der Ware unterschiedlich

hoch sein kann (vgl. BGH a. a. O. - ATTACHÉ/TISSERAND; BGH GRUR 1998,

942, 943 li. Spalte - ALKA-SELTZER; EuGH MarkenR 1999, 236, 239 unter 24.

- Lloyd/Loint’s) und der insbesondere allem, was mit der Gesundheit zusammen-

hängt, eine gesteigerte Aufmerksamkeit beizumessen pflegt (vgl. BGH GRUR

1995, 50, 53 - Indorektal/Indohexal). Vorliegend ist im Hinblick auf die vielfach und

kontrovers diskutierten Risiken, Nebenwirkungen und die schwerwiegenden, blei-

benden Folgeschäden von Impfungen insbesondere bei Kindern, die dazu geführt

haben, dass vielfach seitens der Endverbraucher Impfschutz trotz ärztlicher Emp-

fehlung abgelehnt wurde und wird, von einer gesteigerten Aufmerksamkeit der

Endverbraucher auszugehen.

Unter Berücksichtigung der aufgezeigten vorliegend relevanten Umstände, die ho-

he Anforderungen an den Markenabstand bedingen, erachtet der Senat die Ähn-

lichkeit der Marken für zu gering, um eine markenrechtlich beachtliche Verwechs-

lungsgefahr bejahen zu können.

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Ähnlichkeit der Mar-

ken ist auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen (vgl.

EuGH GRUR Int. 2004, 843, 845 (Nr. 29) - MATRATZEN; BGH GRUR 2006, 60,

62 (Nr. 17 - coccodrillo). Ausgehend hiervon ist die angegriffene Marke trotz Über-

einstimmungen am Wortausgang in ihrem Gesamteindruck durch die zusätzliche

Silbe „Bio" und die Lautfolge „Ge-ne-“ gegenüber „EN-GE“ klanglich wie bildlich in

nicht verwechselbarer Weise von der Widerspruchsmarke abgegrenzt; im Klang

wie im Schriftbild ist schon die sich daraus ergebende unterschiedliche Länge der

Vergleichswörter nicht zu überhören oder zu übersehen. Die angegriffene Marke

- 11 -

besteht im Klang bei Aussprache wie „Bio-Ge-ne-riX“, aus vier Sprechsilben, im

Vergleich dazu ist die Widerspruchsmarke dreisilbig; insbesondere tritt „Bio“ aber

auch phonetisch durch die markante Klangwirkung der Aneinanderreihung des hell

klingenden Vokals „i“ an den dunkel klingenden Vokal „o“ am allgemein stärker

beachteten Wortanfang jederzeit gut vernehmbar hervor und verändert zudem die

Wortmelodie der jüngeren Marke insgesamt trotz drei übereinstimmenden End-

buchstaben so nachhaltig gegenüber der Widerspruchsmarke, dass beachtliche

Verwechslungen im Verkehr ausgeschlossen werden können. Unter diesen Um-

ständen bedarf es keiner abschließenden Klärung der Frage, ob der Endbuchsta-

be „X“ der angegriffenen Marke als Einzelbuchstabe ausgesprochen werden

könnte, was ein zusätzliches Unterscheidungsmerkmal bilden würde.

Entgegen der Auffassung der Widersprechenden kann beim Markenvergleich nicht

nur auf den Bestandteil „-riX“ der angegriffenen Marke abgestellt werden. Die von

der Widersprechenden vorgenommene Trennung der Marke einerseits in

„BioGene-“ und andererseits in einen – zusammengehörenden – Bestandteil „-riX“

beruht auf einer dem natürlichen Sprachempfinden zuwider laufenden zergliedern-

den Betrachtungsweise, die von den angesprochenen Verkehrskreisen nicht er-

wartet werden kann (vgl. hierzu u. a. EuGH GRUR 1998, 387, 390 (Nr. 23)

- Sabél/Puma; GRUR Int. 2004, 843, 845 (Nr. 29) - MATRATZEN; BGH GRUR

2004, 779, 782 - Zwilling/Zweibrüder; GRUR 2004, 783, 784 - NEURO-VIBO-

LEX/NEURO-FIBRAFLEX). Dies gilt erst Recht, soweit die Widersprechende eine

Zergliederung in „Gen-erix“ und „Eng-erix“ erwägt.

ENGERIX

Markenabstand wegen der deutlich unterschiedlichen, allgemein stärker beachte-

ten Wortanfänge und deutlich unterschiedlicher Wortlängen in jeder Hinsicht aus-

reichend.

- 12 -

Das gilt auch, soweit die Widersprechende meint, unter Berücksichtigung der sog.

Prägetheorie oder unter Abspaltungsgesichtpunkten könne beim Markenvergleich

nur auf den Teil GeneriX der angegriffenen Marke abgestellt werden. Abgesehen

von der Frage, ob hierfür die Voraussetzungen überhaupt vorliegen, wäre auch

ENGERIX

nen. Bildlich wie klanglich sind die Unterschiede gravierend. Auch wenn die Vo-

kalfolge übereinstimmt; überlagern die überwiegenden Abweichungen in der Sil-

bengliederung (Ge-ne-rix gegenüber EN-GE-RIX) wie im Konsonantengerüst

(G n r -x gegenüber N-G-R-X) die Übereinstimmungen unüberhörbar und un-

übersehbar; zudem bieten die sich danach ergebenden unterschiedlichen Be-

griffsanklänge an „Gene“ und „Enge“ in den Wortanfängen eine weitere Unter-

scheidungshilfe. Die Übereinstimmung in den eher weniger beachteten Wortenden

führt unter diesen Umständen zu keiner anderen Bewertung.

Auch mit einer Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt eines gedanklichen

Inverbindungbringens der jüngeren Marke mit der Widerspruchsmarke ist nicht zu

rechnen. Bei der Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr ist aus mehre-

ren Gründen Zurückhaltung geboten. So muss zunächst berücksichtigt werden,

dass sich die Bejahung einer solchen Art der Verwechslungsgefahr jedenfalls im

Ergebnis der Zuerkennung eines Elementenschutzes nähert, für den das Marken-

recht keinen Raum bietet. Außerdem setzt die Gefahr mittelbarer Verwechslungen

in der Regel Abnehmer voraus, die den fachlich orientierten oder zumindest interes-

sierten Verkehrskreisen angehören. Die unter dem Gesichtspunkt der Serienmarke

vorgenommene Zuordnung unterschiedlicher Marken zu einem Unternehmen

erfordert nämlich detaillierte Überlegungen und eine beachtliche Branchenkenntnis

(vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 320). Die Annahme einer mittelbaren

Verwechslungsgefahr setzt aber u. a. voraus, dass dem als Stammbestandteil in

Betracht gezogenen Markenteil in beiden Marken die Eignung zukommt, als

Stammbestandteil zu dienen (vgl. Fezer, MarkenR, 3.

Aufl. §

14 Rdn.

221;

Ingerl/Rohnke, MarkenG 2. Aufl. § 14 Rdn. 731ff.). Vorliegend ist nicht ersichtlich,

dass von diesem aufmerksamen Publikum die Widerspruchsmarke nicht als ge-

- 13 -

schlossenes Ganzes, sondern als Serienzeichen mit dem Stammbestandteil „RIX“

ENGERIX

siewort, bei dem nicht erkennbar ist, wieso das Publikum überhaupt danach trach-

ten sollte, es in Bestandteile zu zerlegen. Entsprechendes gilt für die jüngere Mar-

ke, bei der sich im Hinblick auf die Herausstellung des Endbuchstabens „X“ durch

Großschrift die Frage stellen könnte, ob der Bestandteil „RIX“ überhaupt identisch

oder wesensgleich identisch enthalten ist.

Inwieweit durch die behauptete besonders stark hervortretende und im Verkehr in-

tensiv bekannt gemachte Verwendung von „RIX“ als Stammbestandteil einer Zei-

chenserie das Publikum gleichwohl veranlasst sein könnte, auch das angegriffene

Zeichen in eine Zeichenserie einzureihen, bedarf hier keiner Entscheidung, da die

Widersprechende eine solche intensiv benutzte Zeichenserie nicht dargelegt hat.

Maßgebend ist nämlich nur, ob das Publikum bereits vor der Anmeldung der an-

gegriffenen Marke an eine solche Markenserie der Widersprechenden gewöhnt

worden ist. Dabei wird die Annahme eines Stammbestandteils durch Umstände in-

diziert. Von der Rechtsprechung als Indiz anerkannt ist, wenn es sich bei dem

fraglichen Element a) um einen besonders charakteristisch hervorstechenden oder

b) als Firmenkennzeichnung verwendeten oder c) sonst mit erhöhter Verkehrsgel-

tung ausgestatteten Bestandteil handelt oder d) wenn sonstige Umstände, insbe-

sondere die Art der abweichenden Markenteile diesen Schluss aufdrängen (vgl.

Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 323). Von diesen zwar nicht kumulativ erfor-

derlichen, aber doch einander in dem Sinn stützenden Umständen, dass bei Weg-

fall des einen die anderen Umstände um so stärker ausgeprägt sein sollten, ist hier

von der Widersprechenden nur der Umstand c) als ausgeprägt angeführt. „RIX" hat

von Haus aus, wie schon erwähnt, als Endung keine besonders charakteristisch

hervorstechende Eigenschaft, die Endung ist als solche breiten Verkehrskreisen

allenfalls als Teil des Namens der Comic-Figur des Galliers „Asterix“ bekannt. Eine

erhöhte Verkehrsgeltung im Bereich aller hier maßgeblichen Verkehrskreise und

ihre Gewöhnung an „RIX“ als Stammzeichen ist nicht dargetan.

- 14 -

Bei den von der Widersprechenden vorgelegten Umfragen zur Bekanntheit der

Endung „RIX“ für Vakzine sind nicht alle beteiligten Verkehrskreise, sondern nur

Ärzte einbezogen worden. Die maßgeblichen Verkehrskreise mögen auf Ärzte be-

schränkt sein, soweit es um vorbeugenden Impfschutz gegen tropische Erkrankun-

gen geht und eine Verabreichung durch Injektionen nur in Impfinstituten erfolgt; eine

Beschränkung auf solche Produkte ist aber im Warenverzeichnis der Widerspruchs-

marke nicht enthalten. Demnach sind neben Ärzten auch Apotheker sowie allge-

meine Verkehrskreise für die Frage der Bekanntheit des Bestandteils „RIX“ maß-

geblich.

Ob sich die Grundsätze, die der Bundesgerichtshof in der Rechtsprechung dahin

aufgestellt hat, dass Prägung wie auch Aussprache bei berühmten Marken gleich-

sam stilbildend auf die Verkehrsgewohnheiten wirken (BGH GRUR 2003, 380 City

Plus; 2004, 239 - DONLINE), auch auf das Erkennen eines Stammbestandteils

anwenden lassen, braucht hier nicht entschieden zu werden, da die Widerspruchs-

marke weder bekannt noch gar berühmt ist.

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke ist danach erfolgreich. Der

Widerspruch aus der IR-Marke ist - auch - insoweit gem. §§ 43 Abs. 2 Satz 2,

107 Abs. 1 MarkenG zurückzuweisen.

B. Die Beschwerde der aus der IR-Marke 485 257 ENGERIX Widersprechenden

Die zulässige Beschwerde der aus der IR-Marke Widersprechenden ist unbe-

gründet. Soweit der Widerspruch aus der IR-Marke 485 257 zurückgewiesen wurde,

besteht nach Auffassung des Senats keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9

Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 107 Abs. 1 MarkenG. Es bleibt insoweit bei der Teil-

Zurückweisung des Widerspruchs durch die Markenstelle.

Der Senat geht bei seiner Entscheidung von einer durchschnittlichen Kennzeich-

nungskraft und damit von einem normalen Schutzumfang der Widerspruchsmarke

- 15 -

ENGERIX

kann der Widerspruchsmarke nicht zuerkannt werden. Auf die obigen Ausführungen

wird verwiesen.

Soweit die Markenstelle diesen Widerspruch betreffend die Dienstleistungen „Ver-

mittlung von Verkaufsverträgen für Dritte (Vertrieb) von biotechnologisch herge-

stellten pharmazeutischen Erzeugnissen sowie Präparaten für die Gesundheits-

pflege“ zurückgewiesen hat, ist zunächst von Bedeutung, dass die Ähnlichkeit zwi-

schen Waren und Dienstleistungen allgemein problematischer ist als die Ähnlichkeit

zwischen Waren, weil grundlegende Abweichungen zwischen der Erbringung einer

unkörperlichen Dienstleistung und der Herstellung bzw. dem Vertrieb einer kör-

perlichen Ware bestehen; gleichwohl können besondere Umstände die Feststellung

der Ähnlichkeit aber nahelegen (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 83). Maß-

geblich ist in diesem Zusammenhang, ob bei den beteiligten Verkehrskreisen der

Eindruck aufkommen kann, die Waren und Dienstleistungen unterlägen der Kon-

trolle desselben Unternehmens, sei es, dass der Dienstleistungsbetrieb sich selb-

ständig auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb der Waren befasst, sei es, dass

der Warenhersteller oder -händler sich auch auf dem entsprechenden Dienstleis-

tungsbereich selbständig betätigt (vgl. BGH GRUR 1999, 586, 587 - White Lion;

GRUR 2000, 883, 884 f. - PAPPAGALLO; GRUR 2002, 544 - BANK 24; BGH

a. a. O. 1999, 731, 733 – Canon II; GRUR 2001, 507 – EVIAN/REVIAN; GRUR

1986, 380, 382 - RE-WA-MAT; GRUR 1989, 347, 348 – MICROTRONIC).

Die Ähnlichkeit zwischen der „Vermittlung von pharmazeutischen Erzeugnissen“

und „Arzneimitteln“ ist jedenfalls verneint worden (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähn-

lichkeit von Waren und Dienstleistungen, 13. Aufl. S. 373). Ob dies angesichts der

von der Widersprechenden geschilderten Branchenverhältnisse noch uneinge-

schränkt gilt, bedarf indessen keiner abschließenden Entscheidung. Selbst wenn zu

Gunsten der Widersprechenden Ähnlichkeit zwischen Waren und Dienstleistungen

unterstellt wird, so ist selbst bei Zugrundelegung strenger Anforderungen an den

Markenabstand wegen des deutlichen Abstands der Markenwörter die Gefahr von

- 16 -

Verwechslungen in jeder Hinsicht ausgeschlossen; auf die obigen Ausführungen

wird Bezug genommen.

ENGERIX

deshalb ohne Erfolg.

C. Die Beschwerde der aus der Wort-/Bildmarke 300 07 830 Widerspre-

chenden.

Die zulässige Beschwerde der aus der Wort-/Bildmarke 300 07 830

Wi-

dersprechenden ist nicht begründet. Es besteht nach Auffassung des Senats keine

Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Die Markenstelle hat

den Widerspruch gem. § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG zu Recht zurückgewiesen.

Zugunsten der Widersprechenden kann unterstellt werden, dass die Kennzeich-

nungskraft der Wort-/Bildmarke in ihrer Gesamtheit als normal einzustufen ist.

Die sich gegenüberstehenden Waren können angesichts des im Warenverzeichnis

der Widerspruchsmarke enthaltenen weiten Oberbegriffs „Pharmazeutische Erzeug-

nisse“ die speziellen biotechnologisch hergestellten pharmazeutischen Erzeugnisse

der angegriffenen Marke umfassen, so dass von möglicher Warenidentität auszu-

gehen ist; auch die „Präparate für die Gesundheitspflege“ sind identisch in beiden

Warenverzeichnissen enthalten. Ob Ähnlichkeit im Bereich aller Dienstleistungen

bejaht werden kann, bedarf hier keiner abschließenden Entscheidung; denn selbst

im Bereich identischer Waren und unterstellter Ähnlichkeit bezüglich der Dienstleis-

tungen wird die angegriffene Marke strengen Anforderungen an den Markenab-

stand in jeder Hinsicht gerecht.

Weiter zu berücksichtigen ist, dass bei den vorliegenden pharmazeutischen Er-

zeugnissen bzw. Präparaten für die Gesundheitspflege eine Rezeptpflicht in den

Warenverzeichnissen nicht festgeschrieben ist, so dass allgemeine Verkehrskreise

- 17 -

uneingeschränkt zu berücksichtigen sind. Auch insoweit ist aber - wie oben bei der

Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke bereits ausgeführt - davon aus-

zugehen, dass grundsätzlich nicht auf einen sich nur flüchtig mit der Ware befas-

senden, sondern durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen

Durchschnittsverbraucher abzustellen ist, dessen Aufmerksamkeit je nach Art der

Ware unter schiedlich hoch sein kann und der insbesondere allem, was mit der

Gesundheit zusammenhängt, eine gesteigerte Aufmerksamkeit beizumessen pflegt.

Nach dem Gesamteindruck, der Maßstab für die Beurteilung der markenrechtlichen

Übereinstimmung ist, ist der Abstand zwischen den sich gegenüberstehenden Mar-

kenwörtern in jeder Hinsicht deutlich. Beim bildlichen Vergleich ergibt sich dies aus

den in der angegriffenen Marke am Wortanfang enthaltenen zusätzlichen Buch-

staben „Bio-“, die in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung haben, sowie den

zusätzlichen Vokal „e“ und „i“ vor bzw. nach dem Konsonanten „r“ und insbe-

sondere die zeilenversetzte Anordnung des Buchstaben „X“ in der Widerspruchs-

marke, die eine deutliche Absetzung dieses Buchstabens nach Art eines Buch-

staben-Formelzeichens für eine unbekannte Größe bewirkt (vgl. Duden, Deutsches

Universalwörterbuch, 6. Aufl. S. 1955). Beim Vergleich in klanglicher Hinsicht stellt

sich hier insbesondere die Frage, wie überhaupt die Widerspruchsmarke ausge-

sprochen wird. Das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt hat erwogen, dass

die dort zu beurteilende angemeldete Marke

der hier Widersprechenden

für die spanischen Verkehrskreise als Wort unaussprechbar ist (HABM R0013/03-2

vom 7. September 2004, Nr. 20 - GenRx/GeneRiX, im Volltext veröffentlicht auf

PAVIS PROMA CD-ROM). Entsprechendes dürfte für die deutschen Verkehrskreise

gelten, da die Aufeinanderfolge von drei Konsonanten - hier „NRX“ - in der deut-

schen Sprache als Wort nicht aussprechbar ist. Ob die Widerspruchsmarke deshalb

insgesamt nach Einzelbuchstaben ausgesprochen wird, oder welche Elemente als

Silben oder Einzelbuchstaben artikuliert werden könnten, bedarf aber keiner ab-

schließenden Klärung.

- 18 -

Selbst wenn, wie die Widersprechende meint, von einer Aussprache „Genrix“ aus-

gegangen wird, ist der klangliche Abstand der Markenwörter deutlich. Der Wortan-

fang „Bio-“ der angegriffenen Marke und der zusätzliche Vokal „e“, die zusammen

- bei Annahme einer eigenständigen Silbe beim Vokal „o“ - drei zusätzliche Sprech-

silben in der angegriffenen Marke bewirken; die angegriffene Marke klingt dadurch

deutlich länger, was bei der relativ kurzen Widerspruchsmarke nicht zu überhören

ist.

Entgegen der Auffassung der Widersprechenden wird die angegriffene Marke we-

der durch GeneriX geprägt noch tritt dieser Markenteil selbständig kennzeichnend

hervor noch wird „Bio-“ abgespalten.

Abweichend vom Grundsatz der Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks ist es zwar

nicht ausgeschlossen, dass unter Umständen ein einzelner Zeichenbestandteil für

den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorge-

rufenen Gesamteindruck prägend sein kann, so dass eine Identität oder eine

Ähnlichkeit dieses Bestandteils mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke

eine Verwechslungsgefahr begründen kann. Eine lediglich mitprägende Wirkung auf

den Gesamteindruck reicht dabei nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts-

hofs grundsätzlich nicht einmal bei mehrgliedrigen Marken aus, um die weiteren

Bestandteile bei der Beurteilung des Gesamteindrucks und der Verwechslungsge-

fahr in den Hintergrund treten zu lassen (vgl. BGH MarkenR

2000, 21

- RAUSCH/ELFI RAUCH). Eine allein oder selbständig kollisionsbegründende Wir-

BioGeneriX

Anwendung der sogenannten „Prägetheorie“ setzt zum einen das Vorliegen selb-

ständiger Markenbestandteile voraus (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 218;

232; BPatG GRUR 2002, 438, 440 - WISCHMAX/Max). Zudem besteht der Erfah-

rungssatz, dass der Verkehr Marken regelmäßig ohne analysierende Betrachtungs-

weise aufnimmt (vgl. BGH MarkenR 1999, 199, 201 li. Sp. 2. Absatz - MONO-

FLAM/POLYFLAM). Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze gibt auch eine

BioGeneriX

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für, dass die angegriffene Marke nicht als geschlossene Gesamtbezeichnung er-

fasst und einem der Zeichenteile eine allein prägende Bedeutung zugemessen wird.

BioGeneriX

vielmehr als geschlossene Gesamtbezeichnung, innerhalb der keines der Zeichen-

elemente besonders in den Vordergrund oder in den Hintergrund tritt, was eine

gedankliche Zergliederung der angegriffenen Marke ausschließt und bei der einzel-

ne unselbständige Bestandteile nicht unberücksichtigt bleiben dürfen, auch wenn

sie kennzeichnungsschwach sind (BPatG a. a. O. - WISCHMAX/Max). Allein durch

die Binnengroßschreibung des Buchstabens „G“ wird der Eindruck dieser Ge-

schlossenheit nicht beseitigt; der Wechsel zwischen Groß- und Kleinschreibung ist

ein werbeübliches Gestaltungsmittel bei zusammengesetzten Wörtern; eine be-

sondere grafische Gestaltung, die den Eindruck eigenständiger Wörter hervorzu-

rufen könnte (vgl. BGH a. a. O. - AntiVir/AntiVirus), liegt dadurch nicht vor; aus der

Binnengroßschreibung ergibt sich keine derart unübersehbare Absetzung, wie es

etwa durch die Wiedergabe in Konturschrift der Fall sein kann (vgl. BPatGE 35,

188, 192 – BERGER/BERGERLAHR). Wie es sich mit Endbuchstaben „X“ in

Grossdruck verhält, bedarf hier keiner abschließenden Entscheidung, weil entspre-

chend den obigen Ausführungen klanglich weder „BioGenerix“ noch „Biogeneri-iks“

mit der Widerspruchsmarke verwechselbar sind.

Nach einer aktuellen, im Anschluss an die „Thomson Life“-Entscheidung des EuGH

(GRUR 2005, 1042) ergangenen Entscheidung des BGH (WRP 2006, 1227 - Mal-

teserkreuz) kann darüber hinaus eine die Gefahr von Verwechslungen begründen-

de Markenähnlichkeit auch dann gegeben sein, wenn ein mit einer angemeldeten

oder eingetragenen Marke identischer oder ähnlicher Zeichenbestandteil, welcher

als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder komplexe Kennzeichnung

aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass er

das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeich-

nung dominiert oder prägt. Maßgeblich ist vielmehr, ob der Verkehr darin ein selb-

ständiges Kennzeichen z. B. im Sinne von Erst- und Zweitmarke erkennt. Aufgrund

der bereits angeführten einheitlichen Schreibweise der angegriffenen Marke, in der

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die Elemente nicht unverbunden nebeneinander stehen, insbesondere auch die

Buchstaben „-ri“ mit den vorangehenden Buchstaben eine geschlossene Einheit

bilden, wird der Verkehr in „GeneriX“ keinen selbständig kennzeichnenden Teil der

BioGenriX

Es besteht auch keine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt, dass der

Verkehr den Bestandteil „Bio-“ der angegriffenen Marke gedanklich abspaltet und

deshalb GeneriX der Widerspruchsmarke isoliert gegenüberzustellen wäre. Eine

solche Abspaltung kommt nur in Ausnahmefällen bei glatt beschreibenden und

üblichen Zusatzangaben, insbesondere Mengen-, Wirk-, oder Beschaffenheits-

hinweisen, wie z. B. „extra, forte, retard“ bei Arzneimitteln, in Betracht (vgl. hierzu

BPatGE 10, 93 ff. - EXTRAVERAL/Verla; BPatG Mitt. 1993, 310 ff. - Innovaaktiv).

Um einen solchen Bestandteil handelt es sich bei „Bio-“ nicht.

Soweit die Widersprechende meint, es bestehe begriffliche Verwechslungsgefahr

wegen Übereinstimmung in dem Hinweis der Marken auf „Generics“, dem engli-

schen Wort für „Generika“, vermag sich der Senat dem nicht anzuschließen. Beide

Marken weisen auch in diesem Fall keine die Gefahr von Verwechslungen begrün-

denden begrifflichen Ähnlichkeiten auf. Denn es ist der Grundsatz zu berücksichti-

gen, dass eine schutzunfähige Angabe nicht Grundlage einer markenrechtlichen

Verwechslungsgefahr sein kann (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 147, 150).

„Generika“ ist die Bezeichnung für Arzneimittel, die unter Verwendung eines nicht

mehr patentgeschützten Wirkstoffs preiswerter angeboten werden als das Original-

präparat und damit eine beschreibende, schutzunfähige Angabe. Dasselbe gilt, so-

weit, wie die Widersprechende auch meint, für den Begriff „Gen“, der Bezeichnung

für eine Erbanlage, mit dem das mögliche Einsatzgebiet der maßgeblichen Waren

bzw. Dienstleistungen assoziiert werden könnte.

Keinen Anhalt gibt es schließlich für die Gefahr, dass die beiden Marken gedanklich

aus der in den beiden Marken übereinstimmend enthaltenen Buchstaben „-Gen-r-X“

unter dem Gesichtspunkt einer Serienmarkenbildung miteinander in Verbindung ge-

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bracht werden könnten. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden kann

beim Markenvergleich schon nicht auf einen zusammengehörenden Bestandteil

„GenrX“ der angegriffenen Marke abgestellt werden. Die von der Widersprechenden

vorgenommene Trennung der Marke beruht auf einer dem natürlichen Sprach-

empfinden zuwider laufenden zergliedernden Betrachtungsweise, die von den an-

gesprochenen Verkehrskreisen nicht erwartet werden kann (vgl. hierzu u. a. EuGH

GRUR 1998, 387, 390 (Nr. 23) - Sabél/Puma; GRUR Int. 2004, 843, 845 (Nr. 29)

- MATRATZEN; BGH GRUR 2004, 779, 782 - Zwilling/Zweibrüder; GRUR 2004,

783, 784 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

Die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr setzt zudem voraus, dass der

als Stammbestandteil in Betracht gezogene Markenteil in beiden Marken identisch

oder wesensgleich enthalten ist. Identische Buchstabenfolgen legen noch nicht

zwangsläufig den Gedanken einer Serienmarke nahe (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O.

§ 9 Rdn. 325, 326). Da die Vorstellung von Serienmarken - wie oben schon aus-

geführt - eine sorgfältige Prüfung und eine gewisse Vertrautheit mit der abgewan-

delten Marke voraussetzt, können irrige Herkunftsvorstellungen nur entstehen,

wenn die Abweichungen so unauffällig sind, dass sie entweder nicht bemerkt, oder

als Hör- bzw. Druckfehler gewertet werden; insoweit reichen bereits relativ gering-

fügige Unterschiede aus, um den Gedanken an Serienmarken desselben Unterneh-

mens nicht aufkommen zu lassen; hierbei kann auch ein abweichendes Schriftbild

trotz Klangidentität die Wesensgleichheit ausschließen (vgl. Ströbele/Hacker

O. §

9 Rdn.

470, 480 m.

N.; auch BGH GRUR 2000, 886f. –

Ba-

yer/BeiChem). Unter diesen Umständen lässt sich vorliegend keine Wesensgleich-

heit zwischen der tatsächlichen Buchstabenfolge GeneriX und

feststellen.

Ebenso wenig ist erkennbar, aufgrund welcher Umstände, wie die Widersprechende

meint, der Verkehr den Endbuchstaben „X“ der Marken als einen eigenständigen

Serienzeichenstamm der Inhaberin der älteren Marke werten, d. h. diesen über-

haupt als einen eigenständigen Stamm erkennen und ihm darüber hinaus besonde-

ren Hinweischarakter auf das Unternehmen der Widersprechenden beimessen.

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Es bleibt damit bei der Zurückweisung des Widerspruchs durch die Markenstelle.

Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

gez.

Unterschriften