Urteil des BPatG vom 09.11.2004
BPatG (patentanspruch, fachmann, umfang, genom, herstellung, unterlagen, anmeldung, gegenstand, patent, erfindung)
BPatG 253
9.72
BUNDESPATENTGERICHT
IM NAMEN DES VOLKES
3 Ni 18/03 (DD)
(Aktenzeichen)
URTEIL
An Verkündungs Statt
zugestellt am
…
In der Patentnichtigkeitssache
…
- 2 -
betreffend das Patent DD 279 687
hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mündlichen Verhandlung vom 09. November 2004 unter Mitwirkung des Vorsit-
zenden Richters Dipl.-Ing. Hellebrand sowie der Richter Dipl.-Chem. Dr. Wagner
und Brandt, der Richterin Dipl.-Chem. Dr. Proksch-Ledig und des Richters
Dipl.-Chem. Dr. Gerster
für Recht erkannt:
Das DD-Patent 279 687 wird im Umfang der Variante B) des
Patentanspruchs 1 sowie der Unteransprüche 2 und 4, soweit
diese auf die Variante B) des Anspruchs 1 rückbezogen sind, für
nichtig erklärt.
Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120% des
zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.
Tatbestand:
Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des durch Ausscheidung aus der unter In-
anspruchnahme der Unionspriorität zweier Voranmeldungen in den Vereinigten
Staaten von Amerika vom 3. Januar 1985 (Nr. 688 622) und vom 22. Januar 1985
(Nr. 693 258) am 6. Dezember 1985 beim damaligen Amt für Erfindungs- und Pa-
tentwesen der DDR erfolgten Patentanmeldung 283 872 - 7 hervorgegangenen
DD-Patents 279 687 A5 (Streitpatents), das ein "Verfahren zur Herstellung von
Erythropoietin" betrifft und fünf Patentansprüche mit folgendem Wortlaut umfasst:
- 3 -
"1.
dadurch gekenn-
zeichnet
A) Wirtszellen in einem entsprechenden Medium gezüchtet wer-
den, die eine im wesentlichen in Abb. 3B dargestellte DNA-Sequenz
enthalten, die wirksam an eine Expressions-Kontrollsequenz gebunden
ist und das auf diese Weise von den Zellen und dem Medium produ-
zierte Erythropoietin abgetrennt wird
oder
B) eukaryontische Wirtszellen in einem entsprechenden Me-
dium gezüchtet werden, die eine wie im wesentlichen in Abb. 4C darge-
stellte DNA-Sequenz enthalten, die wirksam an eine Expressions-Kon-
trollsequenz gebunden ist und das auf diese Weise von den Zellen und
dem Medium produzierte Erythropoietin abgetrennt wird.
2.
dadurch gekennzeichnet
die Wirtszellen Säugerzellen sind.
3.
dadurch gekennzeichnet
die Säugerzellen 3T3-Zellen sind.
4.
dadurch gekennzeichnet
Säugerzellen Ovarienzellen des China-Hamsters (CHO) sind.
5.
dadurch gekennzeichnet
die betreffende DNA-Sequenz in einem Vektor beinhaltet ist, der auch
die Rinder-Papilloma-Virus-DNA enthält."
Die Klägerin macht geltend, das Streitpatent sei nicht patentfähig, weil das Verfah-
ren gemäß Patentanspruch 1 im Umfang der Variante B) sowie der Patentansprü-
che 2 und 4, soweit diese auf die Variante B) des Patentanspruches 1 rückbezo-
gen sind, nicht neu sei und darüber hinaus nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit
beruhe. Darüber hinaus seien die Prioritäten der amerikanischen Voranmeldungen
- 4 -
zu Unrecht in Anspruch genommen. Auch sei das Streitpatent nicht patentfähig,
weil es die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbare, dass ein Fach-
mann sie ausführen könne. Schließlich fehle dem Streitpatent die Patentfähigkeit,
weil sein Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinausgehe,
in der sie bei dem damaligen Amt für Erfindungs- und Patentwesen der DDR ein-
gereicht worden ist. Zur Begründung beruft sie sich im wesentlichen auf folgende
Unterlagen:
NK 1
DD 279 687 A5
NK 2
EP 0 205 564 B1
NK 3
EP 0 205 564 B2
NK 4
EP 0 411 678 B1
NK 5
EP 0 411 678 B2
NK 6 Lin et al, Proc Natl Acad Sci USA, November 1985, 82,
S 7580 bis 7584
NK 7 Entscheidung der Einspruchsabteilung des EPA im Ein-
spruchsverfahren EP 0 205 564 vom 11. Oktober 1996
NK 8 Prioritätsdokument US 688 622
NK 9 Prioritätsdokument US 693 258
NK 10a,b Mitteilung des Deutschen Patent- und Markenam-
tes,Technisches Informationszentrum Berlin, DD-Patent-
verwaltung, vom 27. Januar 2003 bzw. 11. April 2003
NK 11 EP 0 148 605 A2
NK 12 DD 251 786 A5
NK 13 Prioritätsdokument US 655 841
NK 14 Prioritätsdokument US 675 298
NK 15 WO 86/03520
NK 16
Jacobs et al, Nature, Februar 1985 , 313, S 806 bis 810
NK 17
Anmeldungsunterlagen zur Stammanmeldung DD 251 788
des Streitpatentes
NK 18 Mellon et al, Cell, 1981, 27, S 279 bis 288
- 5 -
NK 19
Punkt 9.4 des Protokolls zur mündlichen Verhandlung vor
der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamtes
in Sachen EP 02 05 564
NK 20
Miyake et al, J Biol Chem, 1977, 252, S 5558 bis 5564.
Die Klägerin beantragt,
das DD-Patent 279 687 im Umfang der Variante B) des Patentan-
spruchs 1 sowie der Unteransprüche 2 und 4, soweit diese auf die Va-
riante B) des Anspruchs 1 rückbezogen sind, für nichtig zu erklären.
Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen,
hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent in der Fassung der Patentan-
sprüche gemäß in der mündlichen Verhandlung überreichtem Hilfs-
antrag.
Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag lautet wie folgt:
"1.
dadurch gekenn-
zeichnet
A) Wirtszellen in einem entsprechenden Medium gezüchtet wer-
den, die eine im wesentlichen in Abb. 3B dargestellte DNA-Sequenz
enthalten, die wirksam an eine Expressions-Kontrollsequenz gebunden
ist und das auf diese Weise von den Zellen und dem Medium produ-
zierte Erythropoietin abgetrennt wird
oder
B) eukaryontische Wirtszellen in einem entsprechenden Me-
dium gezüchtet werden, die eine wie im wesentlichen im Genom-Klon
Lambda-HEPO 1 (ATCC 40154) hinterlegte DNA-Sequenz enthalten,
- 6 -
die wirksam an eine Expressions-Kontrollsequenz gebunden ist und
das auf diese Weise von den Zellen und dem Medium produzierte
Erythropoietin abgetrennt wird.“
Die mittelbar oder unmittelbar auf Patentanspruch 1 rückbezogenen Unteransprü-
che 2 bis 5 entsprechen denen gemäß Hauptantrag.
Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klägerin entgegen und hält das Streitpatent
in dem angegriffenen Umfang für patentfähig. Zur Stützung ihres Vorbringens
verweist sie auf folgende Dokumente
B1
Entscheidung der Einspruchsabteilung des EPA vom
11. Oktober 1996 in Sachen EP 0 205 564, Seite 18
B2
Erklärung von Dale D. Berkeley vom 4. Juni 1996
B3
MPEP, Section 103, Januar 1995, Seite 100-6
B4
Schreiben von Eric P. Schellin vom 20. Juli 1992 an das
USPTO betr. Akteneinsicht
B5
Schreiben des USPTO vom August 1992 über Gewährung
der Akteneinsicht
B6 Urteil
des
Korean
Patent Court vom 14. Juli 2000 in Sa-
chen der Nichtigkeitsklage gegen das koreanische Patent
101 875
B7A, B7B Kopien neuer Fotographien der Figur 4C der Prioritäts-
anmeldung US 688 622
B8
Analyse der Figur 4C des Prioritätsbeleges US 688 622
B9 Kopie
der
Hinterlegungsbescheinigung von ATCC für die
genomischen Klone
λHEPO 1, λHEPO 2, λHEPO 3 und
λHEPO 6, datiert vom 10. Januar 1985,
B10
Erklärung von Professor Bodo Rak von der Universität
Freiburg vom 24. August 1999
- 7 -
Entscheidungsgründe:
Die zulässige Klage erweist sich als begründet.
Der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund führt zur Nichtigkeit des Streitpatents in
dem im Tenor genannten Umfang, § 22 Abs 1 Abs 2 iVm § 21 Abs 1 Nr 1, Nr 2
und Nr 4; § 4 Abs. 1, § 5 ErstrG, § 5, § 6 des PatG der DDR vom 27. Okto-
ber 1983.
I.
1.
handelt es sich um ein zirkulierendes Glykoprotein, das die Erythrozytenbildung in
höheren Organismen stimuliert und als Arzneimittel u.a. zur Behandlung der
Anämie verwendet wird, dessen Gebrauch in der praktischen Therapie aber auf
Grund seiner geringen Verfügbarkeit bisher nicht geläufig war. Da die Lebenszeit
menschlicher Erythrozyten ungefähr 120 Tage beträgt, müssen ständig Erythro-
zyten in relativ konstanter Anzahl neu produziert werden. Dies erfolgt bei der
Reifung und Differenzierung der Erythroblasten im Knochenmark. Erythropoietin
ist ein Faktor, der die Differenzierung weniger differenzierter Zellen zu Erythro-
zyten induziert. Mit Rücksicht auf eine mögliche Antigenwirkung ist es erwünscht,
Erythropoietin für die Humantherapie aus Rohmaterial menschlichen Ursprungs
herzustellen. Bisher erfolgte die Herstellung im allgemeinen durch Konzentrierung
und Reinigung von Urin von Patienten mit hohem Erythropoietinspiegel, wie er
beispielsweise bei aplastischer Anämie auftritt, der aber nur begrenzt verfügbar
ist. Die Verwendung von Urin gesunder Menschen ist wegen des geringen
Erythropoietingehalts und wegen des Vorhandenseins von Inhibierungsfaktoren
problematisch, die eine gründliche Reinigung erforderlich machen. Die Gewin-
nung von Erythropoietin aus dem Blutplasma von Schafen kann beim Menschen
Antigen-Wirkungen auslösen (Beschreibung Seite 1).
- 8 -
2
ren zur Herstellung von Erythropoietin mit hohen Expressionsraten zur Verfügung
zu stellen (vgl Streitpatentschrift Seite 1 Beschreibung Absatz 2 iVm Seite 2 Ab-
satz 1 und 3).
3.
Nichtigkeitsverfahren unterliegenden Alternative B) durch ein Verfahren zur Her-
stellung von Erythropoietin durch die Schritte
a.
Züchten von eukaryontischen Wirtszellen in einem entsprechenden
Medium,
b. die Wirtszellen enthalten eine wie im wesentlichen in Abb. 4C
dargestellte DNA-Sequenz, die wirksam an eine Expressionskon-
trollsequenz gebunden ist,
c.
das produzierte Erythropoietin wird von den Zellen und dem Me-
dium abgetrennt,
sowie gemäß Patentanspruch 1 nach dem Hilfsantrag durch ein Verfahren zur
Herstellung von Erythropoietin durch die Schritte
a.
Züchten von eukaryontischen Wirtszellen in einem entsprechenden
Medium,
b.
die Wirtszellen enthalten eine wie im wesentlichen im Genom-Klon
Lambda-HEPO 1 (ATCC 40154) hinterlegte DNA-Sequenz, die
wirksam an eine Expressionskontrollsequenz gebunden ist,
c.
das produzierte Erythropoietin wird von den Zellen und dem Me-
dium abgetrennt.
- 9 -
II.
1.1. Der Patentanspruch 1 im angegriffenen Umfang der Verfahrensvariante B)
gemäß Hauptantrag erweist sich als nicht bestandsfähig, weil sein Gegenstand
über den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinausgeht, in der sie beim dama-
ligen Amt für Erfindungs- und Patentwesen der Deutschen Demokratischen Repu-
blik ursprünglich eingereicht worden ist.
Nach der Variante B) des mit dem Patentanspruch 1 angegebenen Verfahrens zur
Herstellung von Erythropoietin kommen eukaryontische Wirtszellen zum Einsatz,
die eine wie im wesentlichen in Abb 4c dargestellte DNA-Sequenz enthalten. Mit
den Anmeldungsunterlagen eingereicht worden ist jedoch – wie aus der Amtsakte
AP 251 788 zu ersehen ist – als Abbildung 4c eine Darstellung der genomischen
DNA-Sequenz, bei der die die Nukleotid-Abfolge angebenden Buchstaben in wei-
ten Bereichen nicht identifizierbar sind (vgl. aaO Bl 14). Dies trifft nicht nur für die
in Kleinbuchstaben wiedergegebenen Intron-Sequenzen und nicht kodierenden 3’-
und 5’- Abschnitte zu, bei denen auf Grund des unklaren Schriftbildes insbeson-
dere die Buchstaben „a“, „c“ und „t“ nicht differenziert werden können. Es trifft in
gleicher Weise auf die in Großbuchstaben angegebenen Exon-Bereiche zu. Selbst
dann, wenn die Angabe einzelner Buchstaben zu erkennen ist, ist deren Identifi-
zierbarkeit, vor allem im Hinblick auf die Buchstaben „C“ und „G“, nicht gegeben.
Eine lesbare Fassung, die die eindeutige Identifizierung der in Rede stehenden
DNA-Sequenz zulässt und sodann den erteilten und veröffentlichten Unterlagen zu
Grunde lag, ist dagegen erst nach der Trennung eines Teils der Stammanmeldung
in Folge einer amtsseitigen Aufforderung vom 24. Juli 1987 zur Akte der Aus-
scheidungsanmeldung AP 279 687, aus der das Streitpatent hervorgegangen ist,
gelangt (vgl aaO Bl 78 und 132/133). Das Nachreichen von Strukturformeln – auch
die Angabe von DNA-Sequenzen ist als solche anzusehen – ist aber nur zur Cha-
rakterisierung von Verfahrensprodukten und auch nur für den Fall zulässig, in dem
die zur Gewinnung des Produktes anzuwendenden Verfahrensmaßnahmen, die
auch hier alleine Gegenstand des Schutzes sind, nicht verändert werden (vgl
BPatG GRUR 1973 313, 314 li Sp Abs 1 – Cycloalkene). Nachdem ferner keiner
Stelle der maßgeblichen Unterlagen Angaben zu entnehmen sind, die es dem
- 10 -
Fachmann, einem im Team arbeitenden Biochemiker oder Molekularbiologen mit
mehrjähriger praktischer Erfahrung, erlauben könnten, unter deren Zugrundele-
gung auf die vollständige in Rede stehende genomische DNA-Sequenz zu schlie-
ßen, wurde mit der Nachreichung der leserlichen Fassung der Abbildung 4C das
ursprünglich vorliegende Anmeldungsbegehren erweitert. Erst mit dieser Ände-
rung wurde dem Fachmann nämlich die entscheidende Information über die wahre
Beschaffenheit der in Abbildung 4C dargestellten DNA-Sequenz vermittelt, die er
so den ursprünglich vorgelegten Unterlagen nicht entnehmen konnte (vgl Schulte
PatG 6. Aufl § 2 Rdn 96, § 21 Rdn 53ff und § 38 Rdn 9).
Die Patentinhaberin trägt in diesem Zusammenhang vor, dass der Fachmann je-
denfalls die Offenbarung der die Proteine kodierenden Abschnitte, dh der Exon-
Bereiche, in den eindeutig lesbaren Figuren 3B, 7, 8, und 9 des Streitpatentes fin-
den werde, welche die diese Abschnitte enthaltende cDNA-Sequenz vollständig
wiedergäben. Nur diese Sequenz-Abschnitte seien es auch, die für den Erfolg des
Verfahrens wesentlich seien, weshalb es auf die möglicherweise nicht identifizier-
baren Introns und nicht kodierenden 3’- und 5’- Bereiche überhaupt nicht ankäme.
Dieser Argumentation kann sich der Senat jedoch nicht anschließen. Zum einen
dient die Abbildung 4C der Darstellung der genomischen, dh alle kodierenden und
nicht kodierenden Abschnitte umfassenden DNA-Sequenz (vgl auch Streitpatent-
schrift S 5/6 Beispiel 1), im Gegensatz zu den Abbildungen 3B, 7, 8 und 9, die nur
die Sequenz der in der Verfahrensvariante A) des Patentanspruches 1 eingesetz-
ten, keine Intron-Abschnitte aufweisenden cDNA angeben. Zum anderen enthalten
die Intron-Abschnitte – wie die Klägerin, von der Streitpatentinhaberin unwider-
sprochen, vorgetragen hat – Elemente, wie Promotoren, Enhancer und Spleißsig-
nale, die sehr wohl Einfluß auf den Verfahrensverlauf nehmen und damit zum Er-
gebnis des beanspruchten Verfahrens beitragen.
Auch der Hinweis der Beklagten, die DNA-Sequenz gemäß Abbildung 4C sei an-
hand des hinterlegten Klons
λ-HEPO 1 direkt offenbart, kann zu keiner anderen
Beurteilung der Sachlage führen. So wird mit der Hinterlegung der in der Streitpa-
- 11 -
tentschrift genannten Genom-Klone, wie dem Klon
λ-HEPO 1, zweifelsohne die in
Rede stehende DNA-Sequenz insofern offenbart, als damit die Möglichkeit eröff-
net wird, durch Rückgriff auf diese Klone von der DNA-Sequenz an sich in dem mit
dem Patentanspruch 1 Variante B) angegebenen Verfahren Gebrauch zu machen,
womit die Wiederholbarkeit des Verfahrens gegeben ist. Die DNA-Sequenz als
Bestandteil des hinterlegten Klones ist jedoch damit im Hinblick auf ihre spezielle
Nukleotidsequenz für den Fachmann nicht unmittelbar und eindeutig erkennbar.
Das Wissen um die Existenz und die Eigenschaften einer Substanz in einer gege-
benen stofflichen Zusammensetzung oder in einem Organismus ist nicht mit einer
impliziten Offenbarung der diesem Stoff eigenen Struktur verbunden. Vielmehr be-
darf es im allgemeinen umfangreicher weiterer Untersuchungen, um solche Stoffe
in die Hand zu bekommen und sodann deren Struktur aufzuklären. Daß dies zum
maßgeblichen Zeitpunkt, nämlich dem Anmeldetag des Streitpatentes, auch auf
die Analyse von DNA-Sequenzen zutraf, wird durch die Auswertung eines weite-
ren in dieser Zeit - dh im Jahr 1985 - veröffentlichten Sequenzprotokolls bestätigt,
nach dem es den damit befassten Fachleuten nicht möglich war, die Gesamtheit
der vorhandenen Basen zweifelsfrei zu bestimmen (vgl zB NK 11 S 43 Tabelle VI
Z 6 bis 8 und S 47 Tabelle VI (Fortsetzung) vorletzte Zeile iVm S 48 Z 8 bis 11 und
Z 29 bis 33). Daher handelt es sich bei der Aufklärung der Sequenz einer genomi-
schen DNA zum maßgeblichen Zeitpunkt nach Überzeugung des Senates um ei-
nen Vorgang, der vom Fachmann nicht routinemäßig, ohne weitere Überlegungen
und ohne den zumutbaren Aufwand zu überschreiten, durchgeführt werden
konnte.
1.2. Bezüglich der sich anschließenden und im Umfang der Variante B) des Pa-
tentanspruches 1 angegriffenen Patentansprüche 2 und 4, hat die Beklagte nicht
vorgetragen, dass ihnen ein eigenständig patentfähiger Gehalt zukäme. Dies ist
auch für den Senat nicht ersichtlich.
Sie erweisen sich im angegriffenen Umfang gleichfalls als nicht bestandsfähig,
weil ihr Gegenstand auf Grund ihres Rückbezuges auf den Patentanspruch 1
- 12 -
ebenfalls über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Patentanmeldung hinaus-
geht.
2. Die von der Beklagten hilfsweise verteidigte Fassung des Patentanspruches 1
Variante B) gemäß Hilfsantrag erweist sich ebenfalls als nicht bestandsfähig.
2.1. Der neue Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag im Umfang der Variante B)
basiert auf dem erteilten Patentanspruch 1 iVm der Beschreibung S 6 Z 35 bis 41
und S 7 Z 15 bis 18. Das Patentbegehren hält sich im Umfang der ursprünglichen
Offenbarung. Weder der Patentgegenstand noch der Schutzbereich des Streitpa-
tentes sind hierdurch erweitert worden. Der Ersatz der im erteilten Patentan-
spruch 1 Variante B) angegebenen Formulierung „in Abb. 4C dargestellte“ durch
den Passus „im Genom-Klon
λ-HEPO 1 (ATCC 40154) hinterlegte“ ist zulässig.
Wie von beiden Parteien übereinstimmend vorgetragen worden ist, war die Fach-
welt am Anmeldetag nicht in der Lage, eine genomische DNA-Sequenz, wie sie
mit der Abbildung 4C dargestellt wird, auf synthetischem Wege herzustellen.
Wollte der Fachmann daher das mit dem Patentanspruchs 1 Variante B) angege-
bene Verfahren durchführen, so musste er unabhängig von dieser Abbildung im-
mer die in den Beispielen 1, 4 und 7 enthaltenen Angaben zur Auslegung heran-
ziehen. Er musste nämlich in jedem Fall auf die mit diesen Beispielen offenbarten
Ausführungsformen, dh auf die hinterlegten Genom-Klone
λ-HEPO 1, λ-HEPO 2,
λ-HEPO 3 und λ-HEPO 6 als Quellen der in Rede stehenden DNA-Sequenz zu-
rückgreifen. Damit erkannte der Fachmann aber die Klone als zur Erfindung gehö-
rig, weil nur sie ihm den Zugriff auf die spezielle DNA-Sequenz gestatteten, dh ihm
nur mit diesen die in Rede stehende DNA-Sequenz an sich offenbart worden ist,
und er nur so in der Lage war, das beanspruchte Verfahren auszuführen. Der
nunmehr mit dem Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag vorgenommene Austausch
eines Merkmals – die Abbildung 4C – gegen ein gleich wirkendes Merkmals – die
Angabe der DNA-Sequenz-Quelle in Form des hinterlegten Klones
λ-HEPO 1 –
stellt demnach eine Beschränkung auf das im Beispiel 1 Offenbarte und damit das
mit dem Patentanspruchs 1 Erteilte dar. Die vorgenommene Änderung ist daher
- 13 -
zulässig und stellt keine – wie die Klägerin vortrug – neue Kombination von Merk-
malen in Form eines Aliuds dar (vgl auch Busse PatG 6. Aufl § 38 Rdn 41 iVm
Rdn 33 und 34).
2.3. Das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 im Umfang der Variante B) erweist
sich aber gegenüber der Vorveröffentlichung von Lin et al in Proc Natl Acad Sci
USA vom November 1985 (NK 6) als nicht mehr neu, weil das Streitpatent die
Unionspriorität der US-Anmeldungen 688 622 (NK 8) und 693 258 (NK 9) vom
3. Januar 1985 und 22. Januar 1985 nicht in Anspruch nehmen kann.
Prioritätsbegründend kann eine frühere Anmeldung nur dann sein, wenn sie alle
wesentlichen Merkmale der Erfindung in der Gesamtheit der Anmeldungsunterla-
gen deutlich offenbart, dh, wenn die Voranmeldung dieselbe Erfindung betrifft wie
die Nachanmeldung. Zur Überprüfung wird dabei nach den gleichen Grundsätzen
vorgegangen wie bei der Prüfung der ursprünglichen Offenbarung. Diese ist dann
gegeben, wenn der Fachmann den Gegenstand der Anmeldung unter Heranzie-
hung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig der früheren An-
meldung als Ganzes entnehmen kann, wobei auch all jenes dazu zählt, was für
den Fachmann als selbstverständlich oder nahezu unerlässlich zu ergänzen ist
und was er bei aufmerksamer Lektüre der früheren Anmeldung ohne weiteres er-
kennt und in Gedanken mitliest. Eine Lehre geht aber über den Inhalt der priori-
tätsbegründenden Anmeldung hinaus, wenn die Gesamtheit dieser Unterlagen
nicht erkennen lässt, dass sie als Gegenstand von dem mit der prioritätsbegrün-
denden Anmeldung verfolgten Schutzbegehren umfasst sein soll (vgl Busse PatG
6. Aufl § 41 Rdn 18, 22 und 29 iVm § 34 Rdn 235, 242 und 244 sowie § 41 Rdn 30
und 32; BGH GRUR 2002 146, 148 li Sp – Luftverteiler sowie BGH GRUR 2004
133, 135 re Sp – Elektronische Funktionseinheit).
Dieses trifft im vorliegenden Fall zu. Die Nachanmeldung weist gegenüber den
prioritätsbegründenden Anmeldungen NK8 und NK9 einen Überschuß auf, weil
das Merkmal „eine wie im wesentlichen im Genom-Klon
λ-HEPO 1 (ATCC 40 154)
- 14 -
hinterlegte DNA-Sequenz“ so im Zusammenhang diesen Unterlagen nicht zu ent-
nehmen ist.
Die Dokumente NK8 und NK9 geben übereinstimmend jeweils – wie auch das
Streitpatent – ein Verfahren zur Herstellung von Erythropoietin unter Verwendung
eukaryontischer Wirtszellen an, die eine mit dem Genom-Klon
λ-HEPO 1 hinter-
legte DNA-Sequenz enthalten (vgl NK8, NK9 jeweils Patentansprüche 20 und 41
bis 45 iVm Beispiel 12). Wie den Beispielen und der Beschreibung weiter zu ent-
nehmen ist, weist die aus diesem Genom-Klon
λ-HEPO 1 isolierte, für Erythropoi-
etin kodierende DNA-Sequenz die in der Abbildung 4C dargestellte Basen-Abfolge
auf (vgl jeweils Beispiel 1 iVm Beschreibung S 10/11 übergreifender Absatz). Auf
diese Abbildung 4C als Darstellung der kompletten Nukleotidsequenz wird gemäß
NK8 und NK9 aber auch im Zusammenhang mit den Erythropoietin kodierenden
DNA-Sequenzen der dort im weiteren angegebenen, von einander unabhängigen,
hinterlegten Genom-Klone
λ-HEPO 2, λ-HEPO 3 und λ-HEPO 6 verwiesen (vgl je-
weils Beispiel 4 iVm Beschreibung S 10/11 übergreifender Absatz). Es wird sogar
dann auf die Abbildung 4C Bezug genommen, wenn die Erythropoietin kodierende
Nukleotidsequenz eines nicht weiter charakterisierten genomischen DNA-Klons -
dh in dessen allgemeinster beschreibbaren Form – definiert wird (vgl jeweils Pa-
tentansprüche 24 und 25). Somit wird in den prioritätsbegründenden Unterlagen
im Zusammenhang mit der Erythropoietin kodierenden genomischen DNA-Se-
quenz stets nur von einer speziellen Nukleotidsequenz berichtet. Damit wird dem
Fachmann mit den US-Anmeldungen NK8 und NK9 explizit nur eine Erythropoietin
kodierende genomische DNA-Sequenz offenbart. Auch allgemeine Hinweise, die
den Fachmann zum Anmeldetag des Streitpatentes hätten veranlassen können,
neben dieser explizit genannten DNA-Sequenz weitere, dieser im wesentlichen
entsprechende DNA-Sequenzen in Erwägung zu ziehen, sind – entgegen der
Auffassung der Streitpatentinhaberin – weder den Ansprüchen noch der Beschrei-
bung zu entnehmen. So wird sogar im Zusammenhang mit in der Beschreibung
enthaltenen verallgemeinernden Ausführungen ausdrücklich auf die Patentan-
sprüche verwiesen, mit denen zwar nicht näher charakterisierte genomische DNA-
Klone beansprucht werden, diese aber alle übereinstimmend eine spezielle
- 15 -
Nukleotidsequenz, wie in Abbildung 4C dargestellt, enthalten (vgl Beschreibung
S 44 Abs 2 iVm Patentansprüchen 24 und 25). Der Fachmann ergänzt den Ein-
satz genomischer DNA-Sequenzen, die eine von der einzigen explizit offenbarten
genomische DNA-Sequenz abweichende Basen-Abfolge aufweisen, auch deshalb
nicht als selbstverständlich oder nahezu unerlässlich, weil von allelomorphischen
Variationen lediglich im Zusammenhang mit der EPO-cDNA nicht nur allgemein
berichtet wird, sondern dieses auch ausschließlich in Verbindung mit den die
cDNA betreffenden Beispielen 10, 11, 13 und 14, nicht aber mit den die genomi-
sche DNA-Sequenz betreffenden Beispielen 1, 4 oder 12 (vgl jeweils Beschrei-
bung S 11 Abs 2 iVm S 15 Abs 2 und S 17 Abs 3).
Auch die Einbeziehung des allgemeinen Fachwissens kann zu keiner anderen
Beurteilung führen. Selbst dann, wenn nur die Modifikationen der genomischen
DNA-Sequenz in den nicht kodierenden Abschnitten, dh in den nicht wesentlichen
Intron- und den 3’- und 5’-Bereichen, in Betracht gezogen werden, so handelt es
sich doch auch hier um die Schaffung neuer, selbständiger Nukleotidsequenzen.
Zudem können Änderungen in den nicht kodierenden Bereichen mit Veränderun-
gen im Verfahrensablauf – und Gegenstand des Patentanspruches 1 ist ein Ver-
fahren - einhergehen, weil sie Sitz der die Transkription regulierenden Promotor-
und Enhancer-Elemente sowie der Spleißstellen sind. Angesichts der für die in
Rede stehende genomische DNA-Sequenz angegebenen Basenzahl von 3400
(vgl Streitpatentschrift Abb 4C), war es für den Fachmann zum maßgeblichen
Zeitpunkt, dh im Jahr 1985, jedoch nicht ohne weiteres erkennbar, welche Modifi-
kationen der Nukleotidsequenz zu einer wie im wesentlichen im Genom-Klon
λ-
HEPO 1 (ATCC 40 154) hinterlegten, aber hiervon unterschied-lichen DNA-Se-
quenz führen könnten. Vielmehr bedurfte es zu deren Bereitstellung und Identifi-
zierung vorausgehender umfangreicher Nachforschungen.
Nukleotid-Sequenzen, die nicht exakt, aber doch noch im wesentlichen der mit
dem Klon
λ-HEPO 1 hinterlegten DNA-Sequenz entsprechen und als Erythropoie-
tin kodierende DNA-Sequenz im mit dem Patentanspruch 1 angegebenem Verfah-
ren eingesetzt werden können, werden daher von den US-Anmeldungen 688 622
- 16 -
(NK8) und 693 258 (NK9) weder explizit mitumfasst noch sind sie für den Fach-
mann diesen Unterlagen unmittelbar und eindeutig zu entnehmen, weshalb sie
dort auch nicht als zur Erfindung gehörend offenbart sind. Die Priorität dieser frü-
heren Anmeldungen kann daher für das Streitpatent insoweit nicht in Anspruch
genommen werden.
2.3.2. Die von der Klägerin entgegengehaltene wissenschaftliche Veröffentlichung
von Lin et al in Proc Natl Acad Sci USA vom November 1985 (NK6) ist daher bei
der Neuheitsprüfung zu berücksichtigen.
Dieses Dokument beschreibt ein Verfahren zur Herstellung von humanem Erythro-
poietin unter Verwendung von eukaryontischen Wirtszellen. Dazu wird zunächst
das menschliche EPO aus dem Urin von Patienten mit aplastischer Anämie isoliert
und einer Trypsin-Verdauung unterzogen. Aus diesen so erhaltenen Fragmenten
werden sodann nach Auftrennung und Isolierung zwei Aminosäuresequenzen EpV
und EpQ erhalten, von denen das Heptapeptid EpV = Val-Asn-Phe-Tyr-Ala-Trp-
Lys für das Screening einer menschlichen Genom-Bibliothek im Charon 4A-Bakte-
riophagen-Lambda nach Lawn et al verwendet wird (vgl S 7580 li Sp Abs 4, re Sp
insbes Abs 1 und 3, S 7581 li/re Sp übergreifender Abs und S 7582 re Sp Abs 3).
Die Expression des auf diese Weise und über weitere dem Fachmann bekannte
Verfahrensschritte erhaltenen genomischen EPO-Gens erfolgt sodann über CHO-
Zellen, dh über eukaryontische Wirtszellen, wobei in Folge ein humanes Erythro-
poietin hergestellt wird, das die volle bioligische Aktivität aufweist (vgl S 7581 li Sp
Abs 2, S 7582 li Sp Abs 7 bis re Sp Abs 2 und S 7583 re/li Sp übergreifender Abs).
Diese Maßnahmen entsprechen aber genau jenen, die auch gemäß Streitpatent
ergriffen werden, um unter Verwendung der genomischen DNA-Seqenz in eukary-
ontischen Wirtszellen Erythropoietin herzustellen (vgl S 3 Abs 4 bis 6 iVm S 5/6
Beispiel 1 und S 10 Beispiel 12).
Eine chemische Verbindung - auch eine Nukleotidsequenz ist unter diese Bezeich-
nung zu subsumieren - steht jedoch bereits dann dem Fachmann zur Verfügung,
- 17 -
wenn er aufgrund der Angaben in einer vorveröffentlichten Druckschrift ohne wei-
teres in die Lage versetzt wird, die diese chemische Verbindung betreffende Erfin-
dung auszuführen, dh den betreffenden Stoff in die Hand zu bekommen (vgl BGH
GRUR 1988 447, 449 li/re Sp a), b) – Fluoran).
Nachdem daher – wie vorstehend ausgeführt – die Isolierung der Erythopoietin
kodierenden genomischen DNA-Sequenz gemäß NK6 unter Anwendung der glei-
chen Verfahrensmaßnahmen durchgeführt wird, wie im Streitpatent, ist davon
auszugehen, dass bereits gemäß Dokument NK6 eine genomische DNA-Sequenz
zur Verfügung stand, die im wesentlichen der im Genom-Klon
λ-HEPO 1 hinter-
legten DNA-Sequenz entspricht. Nachdem diese DNA-Sequenz ferner ebenfalls
wirksam an eine Expressions-Kontrollsequenz gebunden ist, in einer in einem ent-
sprechenden Medium gezüchteten eukaryontischen Wirtszelle exprimiert wird und
das auf diese Weise von den Zellen und dem Medium produzierte Erythropoietin
abgetrennt wird (vgl S 7582 li Sp Abs 7 bis re Sp Abs 2), ist die Neuheit der mit
Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag angegebenen Verfahrens Variante B) gegen-
über der Veröffentlichung Nk6 nicht gegeben.
Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag im Umfang der angegriffenen Variante
B) kann somit mangels Neuheit keinen Bestand haben.
2.3.3. Bezüglich der sich anschließenden Patentansprüche 2 und 4 im Umfang der
Variante B) des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag hat die Beklagte nicht vor-
getragen, dass ihnen ein eigenständiger Gehalt zukäme. Dies ist für den Senat
auch nicht ersichtlich, nachdem gemäß NK6 als Wirtszellen gleichfalls Säugetier-
zellen, und zwar Ovarienzellen des China-Hamsters (CHO), eingesetzt werden
(vgl S 7580 li Sp „Abstract“ und S 7582 li Sp Abs 7).
Diese Patentansprüche fallen daher im Umfang der Variante B) gemäß Patentan-
spruch 1 ebenfalls der Nichtigkeit anheim.
- 18 -
Bei diesem Ergebnis kommt es auf den Vortrag in dem nach Schluß der mündli-
chen Verhandlung eingegangenen – und damit nicht zu berücksichtigenden –
Schriftsatz der Klägerin vom 30. November 2004 auch inhaltlich nicht an.
III.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs 2 PatG iVm § 91 Abs 1 ZPO, die
Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs 1 PatG ivm § 709
Satz 1 und Satz 2 ZPO.
Hellebrand Dr.
Wagner Brandt
Dr. Proksch-Ledig
Dr. Gerster
Na