Urteil des BPatG vom 18.06.2002

BPatG: telekommunikation, ältere marke, dienstleistung, verwechslungsgefahr, bestandteil, verkehr, kennzeichnungskraft, wortmarke, wiedergabe, wiederholung

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 241/00

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(Aktenzeichen)

Verkündet am

18. Juni 2002

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. K. Wessing und Koll.,

Königsallee 92 a, 40212 Düsseldorf,

betreffend die eingetragene Marke 396 00 815

BPatG 154

6.70

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hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mündliche Verhandlung vom 18. Juni 2002 unter Mitwirkung der Vorsitzenden

Richterin Dr. Schermer, der Richterin Friehe-Wich und des Richters Schwarz

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüs-

se der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Mar-

kenamts vom 25. September 1998 und vom 29. April 2000 aufge-

hoben und die Löschung der Marke 396 00 815 aufgrund des Wi-

derspruchs aus der Marke 1 188 149 angeordnet.

G r ü n d e

Gegen die am 10. August 1996 veröffentlichte Eintragung der Wortmarke

TelAB Select

für "Geräte der Telekommunikation; Telekommunikation" ist Widerspruch eingelegt

aus der prioritätsälteren Wortmarke

TELLABS

eingetragen am 14. Juli 1993 unter der Nr 1 188 149 für "elektrotechnische und

elektronische Geräte, Apparate und Instrumente, soweit in Klasse 9 enthalten;

Test-, Signal- und Übertragungsapparate und -geräte; Apparate und Instrumente

zum Aufzeichnen, Empfangen und Wiedergeben von akustischen und visuellen Si-

gnalen; Kabel, Antennen, Apparate und Geräte zur Verarbeitung, Übertragung und

zum Empfang von Daten; Computer, Mikroprozessoren, magnetische Datenträger;

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auf Datenträgern gespeicherte Programme für Computer und Datenverarbeitungs-

geräte; Teile der vorstehenden Waren soweit in Klasse 9 enthalten".

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Verfahren vor der Markenstelle mit

Schriftsatz vom 19. Juni 1998 die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Daraufhin hat die Widersprechende mit Schriftsatz vom 18. September 1998 dar-

auf hingewiesen, daß sich die Widerspruchsmarke am 19. Juni 1998 noch in der

Benutzungsschonfrist befunden habe, so daß die mit Eingabe von diesem Tag er-

hobene Einrede mangelnder Benutzung unerheblich sei.

Die Markenstelle für Klasse 9 hat durch zwei Beschlüsse, von denen einer im Erin-

nerungsverfahren erging, den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung ist

jeweils ausgeführt, der Nichtbenutzungseinwand sei gemäß § 43 MarkenG zuläs-

sig. Die Widersprechende habe dementsprechend gemäß § 43 Abs 1 S 2 Mar-

kenG die Benutzung glaubhaft zu machen gehabt. Den Anforderungen an die

Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung sei sie aber nicht nachge-

kommen, denn die im Erinnerungsverfahren - erstmalig - vorgelegten Unterlagen

schlüsselten die getätigten Umsätze nicht nach den einzelnen Waren des Waren-

verzeichnisses auf. Auch aus den vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen sei

nicht zu ersehen, welche konkreten Umsätze mit welchen konkreten Waren in wel-

chem konkreten Jahr gemacht worden seien. Damit fehle es an einer Glaubhaft-

machung der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie meint, daß die

Markenstelle die verfrüht erhobene Einrede mangelnder Benutzung als irrelevant

hätte zurückweisen müssen. Daß die Markenstelle erst nach Ablauf der Benut-

zungsschonfrist über den Widerspruch entschieden habe, könne nicht zu Lasten

der Widersprechenden gehen, zumal die Inhaberin der angegriffenen Marke die

Einrede der mangelnden Benutzung nach Ablauf der Schonfrist nicht neu erhoben

habe. Vorsorglich hat sie weitere Benutzungsunterlagen vorgelegt. Sie hat ferner

darauf hingewiesen, daß - wie aus der eidesstattlichen Versicherung des Herrn

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Patrick Shanahan hervorgehe - bereits im Jahr 1997 zahlreiche elektrotechnische

und elektronische Geräte unter der Bezeichnung "TELLABS" an die Markeninha-

berin geliefert worden seien und daß diese Lieferungen in TELLABS-Verpackun-

gen stattgefunden hätten. In der von der Widersprechenden weiter vorgelegten ei-

desstattlichen Versicherung vom 30. März 2001 hat Herr Erroi, Prokurist der Firma

Tellabs GmbH, München, ua - von der Markeninhaberin unwidersprochen - bestä-

tigt: "Am 14. Dezember 1998, 16. März 2000 und 24. März 2000 wurden unmittel-

bare Sendungen an die Deutsche Telekom, Darmstadt bzw Malsch durch Vermitt-

lung der von mir vertretenen Gesellschaft geliefert." Dies hat die Markeninhaberin

nicht bestritten. Die Widersprechende hält die einander gegenüberstehenden Mar-

ken auch für verwechselbar. Die Waren der Widerspruchsmarke seien identisch

mit den Waren und Dienstleistungen, für die die angegriffene Marke bestimmt sei.

Der Zusatz "Select" sei bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr außer Acht zu

lassen, weil er eine reine Beschaffenheitsangabe für Telekommunikationsgeräte

darstelle. In klanglicher und bildlicher Hinsicht seien "TelAB" und "TELLABS" na-

hezu identisch.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke begehrt die Zurückweisung der Beschwer-

de. Sie meint, die mit Schriftsatz vom 19. Juni 1998 erhobene Nichtbenutzungs-

einrede erfülle die Voraussetzungen von § 43 Abs 1 S 2 MarkenG. Die Widerspre-

chende habe mit der Erinnerung die Rechtsauffassung der Markenstelle insoweit

nicht angegriffen. Wenn sie im Beschwerdeverfahren nunmehr die Erhebung der

Einrede gemäß § 43 Abs 1 S 2 MarkenG als fehlerhaft ansehe, mache sie dies

verspätet geltend. Für eine Wiederholung der Einrede habe keine Veranlassung

bestanden.

Es sei zweifelhaft, ob die vorgelegten Unterlagen eine markenmäßige rechtserhal-

tende Benutzung ausreichend belegten, insbesondere, ob die Widerspruchsmarke

im Sinne eines Produktkennzeichens und nicht nur im Rahmen firmenmässigen

Gebrauchs benutzt werde. Aus der vorgelegten Broschüre lasse sich ersehen,

dass kein konkretes Produkt, sondern die Gesamtproduktionspalette mit dem Be-

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griff "TELLABS" verknüpft werde. Auch auf den vorgelegten Rechnungen erschei-

ne "TELLABS" als Geschäftszeichen. Die Marke sei den beanspruchten Waren

mithin nicht zuzuordnen.

Mit der Ladung hat der Senat die Beteiligten ua auf die Entscheidung des Bundes-

patentgerichts BPatGE 43, 8 – Rhoda-Hexan/Sota-Hexal hingewiesen. In der

mündlichen Verhandlung ist die Markeninhaberin bei ihrer Ansicht geblieben, die

vor Ablauf der Benutzungsschonfrist erhobene Einrede der Nichtbenutzung sei mit

dem Ablauf dieser Frist wirksam geworden, und hat die Einrede ausdrücklich nicht

erneut erhoben.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Auf die zulässige und begründete Beschwerde der Widersprechenden waren we-

gen bestehender Verwechslungsgefahr die angefochtenen Beschlüsse der Mar-

kenstelle aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen (§ 9

Abs 1 Nr 2 MarkenG).

streitens der rechtserhaltenden Benutzung war die Widerspruchsmarke noch kei-

ne fünf Jahre in dem Register eingetragen, so daß die Erhebung der allein infrage

kommenden Nichtbenutzungseinrede gemäß § 43 Abs 1 S 2 MarkenG zu diesem

Zeitpunkt noch nicht zulässig war. Sie konnte daher keine Rechtswirkungen entfal-

ten (BPatGE 43, 8, 11 ff – Rhoda-Hexan/Sota-Hexal; 27 W (pat) 27/99 – DATA

MAX, vgl Pavis-Proma, CD-ROM Markenentscheidungen).

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Die Ausführungen der Markeninhaberin zur Frage der Zulässigkeit der seinerzeit

erhobenen Nichtbenutzungseinrede und zur Frage, ob die Benutzung der Wider-

spruchsmarke hinreichend glaubhaft gemacht ist, sind nicht im Sinne einer - nun-

mehr zulässigen - erneuten konkludenten Erhebung der Nichtbenutzungseinrede

auszulegen. Dies widerspräche den Erklärungen der Markeninhaberin, die sowohl

schriftsätzlich wie auch in der mündlichen Verhandlung ausdrücklich die Ansicht

vertreten hat, einer Wiederholung bzw erneuten Erhebung dieser Einrede bedürfe

es nicht; in der mündlichen Verhandlung hat sie darüber hinaus ausdrücklich er-

klärt, die Einrede nicht erneut zu erheben.

Die Widersprechende hat sich auf die Unwirksamkeit der Nichtbenutzungseinrede

auch nicht - wie dies die Markeninhaberin unzutreffend vorträgt - erst im Be-

schwerdeverfahren berufen; sie hat dies vielmehr bereits mit Schriftsatz vom

18. September 1998, also vor Erlaß des Erstbeschlusses der Markenstelle, gel-

tend gemacht und auch ihre Erinnerungsbegründung hierauf gestützt. Dass sie

daneben - vorsorglich - Benutzungsunterlagen vorgelegt hat, kann ihr nicht zum

Nachteil gereichen, sondern entspricht einer sorgfältigen Prozessführung, bei der

sie auch die Möglichkeit eines Festhaltens an der mit dem Erstbeschluß geäußer-

ten Rechtsansicht der Markenstelle in Betracht gezogen hat.

Die Markeninhaberin hat auch nicht Zwischenrechte gemäß § 22 Abs 1 Nr 2 Mar-

kenG erworben. Denn dies würde erfordern, daß die Voraussetzungen des § 51

Abs 4 in Verbindung mit § 49 Abs 1 S 1 MarkenG am Tag der Veröffentlichung der

Eintragung der jüngeren Marke vorgelegen haben. Zu diesem Zeitpunkt konnten

die Voraussetzungen noch gar nicht vorliegen, weil die ältere Marke seinerzeit

noch gar nicht fünf Jahre lang in das Register eingetragen war.

Wegen der Unzulässigkeit der Nichtbenutzungseinrede kommt es auf die Frage,

ob die Benutzung der Widerspruchsmarke hinreichend glaubhaft gemacht worden

ist, mithin nicht an.

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klanglicher Hinsicht gegeben.

Die Kennzeichnungskraft und damit der Schutzumfang der Widerspruchsmarke ist

als von Haus aus normal anzusehen. Anhaltspunkte für eine Stärkung oder

Schwächung sind nicht ersichtlich.

Die von dem Warenverzeichnis der jüngeren Marke umfaßte Dienstleistung "Tele-

kommunikation" liegt zwar im Gegensatz zu den weiterhin beanspruchten "Gerä-

ten der Telekommunikation" nicht im Identitätsbereich der Waren der Wider-

spruchsmarke. Die Dienstleistung "Telekommunikation" weist nach Ansicht des

Senats aber zumindest einen mittleren Ähnlichkeitsgrad zu den Waren der Wider-

spruchsmarke auf, jedenfalls soweit es sich um Geräte handelt, die zum Empfang

und zur Wiedergabe von akustischen oder visuellen Signalen bestimmt sind (zB

Telefonapparate, Anrufbeantworter, Faxgeräte, Mobiltelefone). Aufgrund der rela-

tiv engen wirtschaftlichen Verflechtung der Waren und der Dienstleistung, die dar-

auf beruht, daß bei dem Vertrieb und der Bewerbung der Waren vielfach auf ihre

Eignung für einen bestimmten Typ eines Telekommunikationsnetzes hingewiesen

wird und die Waren dem Verbraucher sogar mit vertraglicher Bindung an ein be-

stimmtes Netz angeboten werden (zB Netzkartenverträge für Mobiltelefone), lie-

gen hier Umstände vor, die beim Verkehr - abweichend von dem Grundsatz, dass

die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen eher die Ausnahme bildet (vgl

BGH GRUR 1999, 731 - CANON II) - zu der Annahme einer Herkunft aus gleichen

betrieblichen Ursprungsstätten oder zumindest wirtschaftlich verbundenen Unter-

nehmen führen können (vgl bereits 29 W (pat) 138/97 "Telekommunikation" ähn-

lich "elektronischen Geräten"; 24 W (pat) 228/97 "Telekommunikation" ähnlich

"Datenverarbeitungsgeräten", jeweils zitiert in Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von

Waren und Dienstleistungen, 12. Aufl, S 393).

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Auch bei Annahme einer nur mittleren Ähnlichkeit der Dienstleistung der jüngeren

Marke im Verhältnis zu den Waren der Widerspruchsmarke kann der Abstand der

Marken unter Berücksichtigung der normalen Kennzeichnungskraft der älteren

Marke nicht mehr als ausreichend erachtet werden, um die Gefahr von Verwechs-

lungen auszuschließen. Das gilt erst recht hinsichtlich der identischen Waren.

In der angegriffenen Marke wird ein erheblicher Teil der angesprochenen Ver-

kehrskreise - zu denen neben technischen Fachleuten insbesondere Endverbrau-

cher als Käufer von Telekommunikationsgeräten einerseits und Abnehmer von Te-

lekommunikationsdienstleistungen andererseits gehören - den Bestandteil "TelAB"

als den Gesamteindruck prägend ansehen. Denn bei dem weiteren Bestand-

teil "Select" handelt es sich um ein in der Bedeutung von "auswählen, ausgewählt"

praktisch allgemein bekanntes Wort, das gerade im Bereich der Telekommunika-

tion als beschreibender Hinweis auf die eine Auswahl von Verbindungen ermögli-

chende Funktion der entsprechend gekennzeichneten Produkte oder Dienstlei-

stungen gebräuchlich ist. Die Ansicht der Markeninhaberin, auch der Bestand-

teil "TelAB" habe in dem Sinne von Telefon-Anrufbeantworter einen beschreiben-

den Inhalt und werde vom Verkehr entsprechend verstanden, mag hinsichtlich ei-

nes Teils der Fachleute zutreffen, die "AB" möglicherweise als Abkürzung für An-

rufbeantworter kennen. Bei den Endverbrauchern kann hiervon aber in der Regel

nicht ausgegangen werden, zumal sie ohnehin nicht geneigt sind, neue Wortbil-

dungen wie "TELAB" einer analysierenden Betrachtung zu unterziehen und sich

Gedanken über die mögliche Bedeutung einzelner Wortelemente zu machen. Für

diese Verkehrskreise stellt sich "TelAB" daher als der für die Kennzeichnung we-

sentliche Bestandteil dar, Warenkennzeichnung dar, an dem sie sich allein orien-

tieren (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 9 RdNr 185 ff).

Stehen sich somit die Wörter "TelAB" und "TELLABS" gegenüber, kann die Gefahr

von Verwechslungen jedenfalls in klanglicher Hinsicht nicht ausgeschlossen wer-

den. Denn es ist entgegen der Ansicht der Inhaberin der jüngeren Marke damit zu

rechnen, daß der Verkehr "TelAB" weit überwiegend als einheitliches Wort wie

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"teelab" oder "tellab" ausspricht und nicht die längere umständlichere Wiederga-

be "Tel - A - Be" wählt. Das gilt selbst für diejenigen Verkehrskreise, die "AB" als

Abkürzung auffassen, etwa für Anrufbeantworter, denn auch leicht aussprechbare

Abkürzungen werden vielfach als Wort ausgesprochen, zB UNO oder NASA. Bei

einer Gegenüberstellung von "teelab" oder "tellab" einerseits und "tellabs" besteht

aber eine so starke Klangähnlichkeit, daß in Wechselwirkung dazu eine mittlere

Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen ausgeglichen wird (vgl EuGH

GRUR 1998, 387, 389 - Sabèl/Puma; 1998, 922, 923 - Canon; BGH GRUR 1999,

241 - Lions; 2000, 506 - ATTACHÈ/TISSERAND) und daher auch insoweit eine

Verwechslungsgefahr zu bejahen ist.

Dr. Schermer

Schwarz

Friehe-Wich

Pü