Urteil des BPatG, Az. 28 W (pat) 78/03

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BPatG 154
6.70
BUNDESPATENTGERICHT
28 W (pat) 78/03
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(Aktenzeichen)
Verkündet am
21. Januar 2004
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
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betreffend die Marke 397 25 404
hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 21. Januar 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Stoppel, der Richterin Schwarz-Angele und des Richters Paetzold
beschlossen:
Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Be-
schluss der Markenstelle für Klasse 2 des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 11. November 2002 aufgehoben.
Wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 098 889 wird die
Löschung der angegriffenen Marke 397 25 404 angeordnet.
G r ü n d e
I.
Gegen die für
"Pigmente; Füllstoffe für Papier, Farbe und Lacke“
eingetragene und am 10. Oktober 1997 veröffentlichte Wortmarke 397 25 404
CALCIMATT
hat die Inhaberin der prioritätsälteren Wortmarke Nr. 1 098 889
CALCIPLAST
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die seit dem 11. November 1986 für
"Calciumcarbonat, insbesondere feinteiliger Calcit als Füllstoff
für die Kunststoffindustrie"
eingetragen ist, Widerspruch erhoben.
Die Markenstelle für Klasse 2 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Wi-
derspruch mit der Begründung zurückgewiesen, die Widersprechende habe die
zulässigerweise bestrittene Benutzung ihrer Marke nicht hinreichend glaubhaft ge-
macht, zudem hielten die Marken auch bei sich gegenüberstehenden hochgradig
ähnlichen bzw. identischen Waren und normaler Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchmarke für die hier betroffenen Fachkreise einen ausreichenden Abstand zu-
einander ein. Eine Verkürzung der angegriffen Marke auf den Bestandteil "CALCI"
komme wegen dessen Kennzeichnungsschwäche nicht in Betracht, so dass auch
eine mittelbare Verwechslungsgefahr ausscheide.
Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit
der sie auf den Umstand verweist, dass die Widerspruchsmarke seit langem Teil
einer Reihe von Serienmarken sei, die sämtlich intensiv benutzt würden. Vor dem
Hintergrund identischer Waren müssten daher an den Markenabstand strenge An-
forderungen gestellt werden, die vorliegend nicht eingehalten seien. Letztlich wer-
de der betroffene Fachverkehr, falls er den Bestandteil "CALCI" überhaupt als be-
schreibenden Hinweis auf "Calcium" auffasse und als nicht kennzeichnend einstu-
fe, zumindest denken, er habe es bei der angegriffenen Marke mit einer Abwand-
lung aus der Serie der Widerspruchsmarke zu tun.
Zur Glaubhaftmachung der Benutzung reicht sie weitere Unterlagen ein und legt in
der mündlichen Verhandlung u.a. einen Katalog mit dem Lieferprogramm vor.
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Die Widersprechende beantragt,
unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses die ange-
griffene Marke zu löschen.
Die Markeninhaberin beantragt,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Sie hält weiterhin die Einrede der Nichtbenutzung aufrecht, weil sie die Unterlagen
über die Widerspruchsmarke für lückenhaft - keine Rechnungen oder Lieferschei-
ne zur Stützung des behaupteten, aber nicht im einzelnen aufgeschlüsselten Um-
satzes - hält. Zudem stelle der seitliche Aufdruck des Markenwortes auf den Lie-
fersäcken keine erkennbare markenmäßige Benutzung dar. Auch die Benutzung
der Serienmarken der Widersprechenden sei nicht hinreichend dargelegt.
Hinsichtlich der Verwechslungsgefahr geht sie davon aus, dass die Marken im Ge-
samteindruck ausreichend unterschiedlich seien und die Gefahr einer assoziativen
Verwechslung daran scheitere, dass sich die Folge "CALCI" als beschreibender
Hinweis auf "CALCIUM" im Sinne von „Calciumprodukten“ nicht als Stammbe-
standteil für Serienmarken eigne und im übrigen schon angesichts der Drittzei-
chenlage kein Hinweis auf die Widersprechende sein könne.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die gewechselten Schriftsätze und die
patentamtlichen Akten Bezug genommen.
II.
Die zulässige Beschwerde ist begründet. Nach Auffassung des Senats kommt die
angegriffene Marke der Widerspruchsmarke hinsichtlich der im Tenor aufgeführten
Waren verwechselbar nahe im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.
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Ob Verwechslungsgefahr besteht, hängt nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ab von
der Identität oder Ähnlichkeit der Marken einerseits und andererseits von der Iden-
tität oder Ähnlichkeit der durch diese Marken erfassten Waren. Daneben sind alle
Umstände zu berücksichtigen, die sich auf die Verwechslungsgefahr auswirken
können, vor allem die Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke. Nach die-
sen Grundsätzen muss vorliegend teilweise eine Verwechslungsgefahr bejaht wer-
den.
Was die Warenlage anbetrifft, ist von der Markeninhaberin zunächst die Benut-
zung in zulässiger Weise bestritten worden. Jedoch hat die Widersprechende die
Benutzung ihrer Marke im Sinne von §§ 43, 26 MarkenG, 294 ZPO hinreichend
glaubhaft gemacht.
Entgegen der Auffassung der Markeninhaberin sind hierfür nicht umfangreiche Un-
terlagen wie Rechnungen oder Lieferscheine oder sonstige Umsatzbelege erfor-
derlich. Vielmehr kann die Benutzung, wie im Gesetz vorgesehen, unter Umstän-
den sogar allein mit einer sorgfältig formulierten eidesstattlichen Versicherung
glaubhaft gemacht werden. In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass
nicht der Vollbeweis einer Benutzung erbracht werden muss, wie das die Ausfüh-
rungen der Markeninhaberin nahe legen, sondern lediglich deren Glaubhaftma-
chung. Wenn schon im einstweiligen Verfügungsverfahren die Vorlage einer ei-
desstattlichen Versicherung genügt, dürfen im markenrechtlichen Registerverfah-
ren die Anforderungen etwa an die Qualität und den Aussagegehalt einer solchen
Versicherung nicht höher geschraubt werden, auch wenn ein Widersprechender
hier mehr Zeit zur Zusammenstellung von Unterlagen hat. Letztlich sollen mit der
Regelung der §§ 43, 26 MarkenG vor dem Hintergrund des schon in der euro-
päischen Markenrichtlinie enthaltenen Benutzungszwangs lediglich Scheinbenut-
zungen oder sonstige nicht ernsthafte Benutzungshandlungen ausgeschlossen
sein, wobei selbst Umsatzangaben aus einem sehr kurzen Abschnitt des jeweils
relevanten Fünf-Jahres-Zeitraumes ohne weiteres die Ernsthaftigkeit belegen kön-
nen (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl. 2003, § 43 Rdn. 95). Im übrigen kön-
nen, wie gesagt, alle Kriterien zur Glaubhaftmachung umfassend durch Erklärung
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im Rahmen einer eidesstattlichen Versicherung erfüllt werden einschließlich der
verbalen Beschreibung einer funktionsmäßigen Benutzung, auch wenn insoweit
die Vorlage von Benutzungsbeispielen auf der Ware oder, falls das nicht möglich
oder üblich ist, der Verpackung in Form von entsprechenden Abbildungen sicher-
lich sachdienlich ist.
Im vorliegenden Fall hat die Widersprechende spätestens mit der Vorlage der ei-
desstattlichen Versicherung vom 18. Juni 2003 und jahresbezogenen Angaben
über den erzielten Umsatz mit „CALCIPLAST“-Füllstoff-Produkten, der sich er-
sichtlich außerhalb einer reinen Scheinbenutzung bewegt, sowie des Lieferkatalo-
ges und Abbildungen mit der gekennzeichneten Originalware eine ernsthafte und
wirtschaftlich sinnvolle Benutzung für ihre Waren glaubhaft gemacht. Die dagegen
von der Markeninhaberin vorgebrachten Einwände stehen mit der gesetzlichen
Voraussetzung nicht in Einklang und beruhen möglicherweise auf dem Umstand,
dass die Widersprechende anfänglich nur sehr zögerlich und lückenhaft Benut-
zungsmaterial eingereicht hat. Jedenfalls kommt auch die seitliche Anbringung der
Marke auf den Schmalseiten der Liefersäcke neben den weiteren Aufdrucken hin-
reichend als (Zweit-)Kennzeichnung zur Geltung, weil sie insbesondere bei der
Anlieferung der Säcke auf Paletten - was angesichts der benötigten großen Men-
gen der Abnehmer der Normalfall sein dürfte - gerade an dieser Stelle deutlich zu
erkennen ist.
Da die benutzten Waren unter den Begriff "Füllstoffe für Papier, Farbe und Lacke"
im Warenverzeichnis der angegriffenen Marke fallen, können sich insofern identi-
sche Waren gegenüberstehen. Was Füllstoffe und Pigmente betrifft, haben sie
z.B. auch farbliche Wirkung und liegen damit im engsten Ähnlichkeitsbereich. Al-
lerdings ist der Umstand, dass sich die Waren nur an ausgesprochenen Fachver-
kehr richten, der erfahrungsgemäß im Umgang mit Spezialstoffen eher Sorgfalt
walten lässt und diese nicht wie etwa Massenartikel des täglichen Bedarfs mit ei-
ner gewissen Flüchtigkeit und Unaufmerksamkeit gegenüber den Kennzeichnun-
gen erwirbt, eher kollisionsmindernd. Vor diesem Hintergrund wird man an den zur
Verneinung einer Verwechslungsgefahr noch einzuhaltenden Abstand der Marken
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daher nur durchschnittliche Anforderungen stellen müssen, die vorliegend allen-
falls im direkten Markenvergleich eingehalten werden, nicht aber unter dem Blick-
winkel eines gedanklichen Inverbindungbringens der Marken.
Eine die Verwechslungsgefahr begründende Markenähnlichkeit wäre zunächst
über die identische Buchstabenfolge "CALCI" in Betracht zu ziehen, was sich aber
schon deshalb verbietet, weil der Verkehr Zeichen regelmäßig so auffasst, wie sie
ihm entgegentreten, d.h. als einheitliches und eigenständiges Gebilde. Hinzu
kommt, dass bei einem zusammengeschriebenen Markenwort wie
"CALCIPLAST", das nicht (ausnahmsweise) aufgrund besonderer Umstände als
mehrgliedrig empfunden wird, auch nicht ohne weiteres auf "Bestandteile" abge-
stellt werden darf, die den "Gesamteindruck" des einheitlichen Wortes prägen und
insoweit für sich gesehen eine unmittelbare Verwechslungsgefahr mit anderen
Marken begründen könnten. Gegen die Übernahme dieser ausschließlich zu
mehrteiligen Kombinationsmarken entwickelten Grundsätze auf einteilige Marken
bestehen um so größere Bedenken, als dadurch eine sichere Abgrenzung zwi-
schen mittelbarer und unmittelbarer Verwechslungsgefahr unmöglich würde und
die bewusst hoch angesetzten Anforderungen an die Bejahung einer mittelbaren
Verwechslungsgefahr umgangen werden könnten (vgl. auch BGH GRUR 1999,
735, 736 "MONOFLAM/POLYFLAM"). Dementsprechend wäre es rechtsfehlerhaft,
ohne weiteres eine Zeichenkollision lediglich deshalb feststellen zu wollen, weil
sich ein Teil des älteren Zeichen wie hier identisch in dem jüngeren Zeichen wie-
derfindet. Allerdings weisen die verbleibenden Wortenden der Vergleichszeichen
schriftbildliche und klangliche Übereinstimmungen auf („A“, „T“), so dass auch im
Gesamteindruck Verwechslungen nahe liegen könnten. Dennoch ist damit zu
rechnen, dass die hier betroffenen Fachkreise den beschreibenden Anklang von
„CALCI“ als Hinweis auf „Calcium“ erkennen und den Wortenden zumindest eben-
so große Aufmerksamkeit widmen, so dass ihnen - nicht zuletzt aufgrund deren
abweichenden Sinngehalts - die Unterschiede auffallen sollten.
Dies kann jedoch letztendlich dahingestellt bleiben. Nach Auffassung des Senats
besteht nämlich die Gefahr, dass die Marken bei Verwendung auf identischen Wa-
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ren im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG gedanklich miteinander in Verbindung
gebracht werden, auch wenn unter diese Formulierung des Gesetzes nicht jede
wie auch immer geartete gedankliche Assoziation fällt (vgl EuGH GRUR 1998,
387 Springende Raubkatze), sondern primär die zum früheren Warenzeichenrecht
entwickelten Grundsätze zur mittelbaren Verwechslungsgefahr und zur Verwechs-
lungsgefahr im weiteren Sinne Eingang in das neue Markenrecht finden sollen. Da
es sich bei der mittelbaren Verwechslungsgefahr um einen Ausnahmetatbestand
handelt, ist bei seiner Anwendung Zurückhaltung geboten, und auch das neue
Recht gibt keinen Anlass, etwa für die Feststellung einer mittelbaren Verwechs-
lungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens neue Maßstäbe anzule-
gen. Trotz dieser Vorbehalte muss vorliegend die Gefahr des gedanklichen Inver-
bindungbringens der Marken bejaht werden, weil der Verkehr die Verwendung der
Widerspruchsmarke in dem jüngeren Zeichen als Herkunftshinweis auf die Wider-
sprechende werten wird. Zwar kann das bloße Vorhandensein eines übereinstim-
menden Wortbestandteils allein noch nicht die Annahme einer gedanklichen Ver-
wechslungsgefahr rechtfertigen. Dem Bestandteil muss auch im Rahmen des Ge-
samtzeichens ein derartiger Hinweischarakter auf den Geschäftsbetrieb der Wi-
dersprechenden zukommen. Dies muss dem Verkehr Anlass geben, trotz des un-
terschiedlichen Gesamteindrucks der Zeichen aus der bloßen Übereinstimmung
einzelner Zeichenteile irrigen Schlussfolgerungen auf die Herkunft entsprechend
gekennzeichneter Waren zu unterliegen. Dazu ist nicht zwingend erforderlich,
dass die Widersprechende bereits über eine Reihe von Zeichen mit dem relevan-
ten Bestandteil in Form einer Serienbildung verfügt. Besteht aber wie vorliegend
eine solche Serie mit den Eingangssilben "CALCI" (zB CALCILIT, CALCIFIN, CAL-
CICOLL) und ist deren Benutzung dargetan, wie schon der Katalog der Widerspre-
chenden mit der Darstellung ihrer Produktpalette belegen und was angesichts der
von der Widersprechenden eingereichten Unterlagen wohl ernstlich nicht mehr be-
stritten werden kann, ist hinreichend zu erkennen gegeben, dass das Stammzei-
chen für sie umfassenden Hinweischarakter haben soll. Bedenkt man schließlich,
dass bei der assoziativen Verwechslungsgefahr der Verkehr nicht bloß aus der Er-
innerung heraus einen Zeichenvergleich vornimmt, sondern ihm beide Zeichen
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vollständig gegenwärtig sind, wird sich ihm bei der angegriffenen Marke der Zu-
sammenhang mit der Widerspruchsmarke zwangsläufig aufdrängen.
Eine andere rechtliche Beurteilung wäre allenfalls denkbar, wenn die Eingangssil-
ben "CALCI" als Stammbestandteil einer Serienmarke deshalb ungeeignet wären,
weil es sich hierbei entweder um einen deutlichen beschreibenden Hinweis han-
delt, dem der Verkehr keinerlei Hinweisfunktion entnimmt, oder dieses Kürzel
durch Verwendung in Drittmarken anderer Anbieter seine Eignung als Hinweis auf
die Widersprechende verloren hätte. Diese beiden Gesichtspunkte sind von der
Markeninhaberin zwar behauptet, jedoch nicht ausreichend belegt worden, insbe-
sondere was die Benutzungslage der Drittzeichen betrifft. Es konnten auch vom
Senat keine tatsächlichen Feststellungen getroffen werden, dass es sich bei
"CALCI" um einen (ggfls. sogar gebräuchlichen) Fachbegriff für die betroffenen
Waren handelt. Zwar wird das Wort als Präfix (Calciumcarbonat, Calcit) für einige
chemische Begriffe im Baustoffbereich verwendet, aber auch im medizinischen
Bereich („Calcitriol, Calcifidol, Calcitonin“), jedoch niemals in Alleinstellung. Letzt-
lich ist die Widerspruchsmarke in ihrem Bestandteil „CALCI“ auch nicht lediglich
beschreibend, denn auch im Zusammenhang mit Füllstoffen ergibt dies selbst für
die Fachkreise keinen eindeutigen Sinn: es kann sich um Calcium allgemein, Cal-
cit oder Calciumcarbonat handeln.
Selbst wenn der Bestandteil aufgrund seines beschreibenden Anklanges als kenn-
zeichnungsschwach einzustufen wäre, so entfiele dadurch nicht automatisch seine
Eignung als Serienstamm. Denn ausnahmsweise kommt auch ein solcher Be-
standteil als Stamm in Betracht, wenn er tatsächlich im Rahmen einer vorhande-
nen Zeichenserie als solcher aufgefasst wird oder neben weiteren originalitäts-
schwächeren weiteren Elementen entscheidendes Gewicht erlangt hat (vgl.
Ströbele/Hacker, aaO., § 9 Rdn. 484 mwN). Hier sind beide Alternativen zu beja-
hen: zum einen wird „CALCI“ als Markenstamm einer beachtlichten Serie verwen-
det, so dass der Verkehr daran gewohnt ist; zum andern ist die Wortendung
„PLAST“ als gängiger Hinweis auf „Plastik“ noch originalitätsschwächer. Im übri-
gen wird der sogar glatt beschreibende Bestandteil „matt“ der angegriffenen Marke
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im vorliegenden Fall den Verkehr zusätzlich veranlassen, diese lediglich als Teil
einer Serie der Widerspruchsmarke einzuordnen.
Bei Abwägung aller maßgeblichen Gesichtspunkte ist der Senat daher der Auffas-
sung, dass bei einem Zusammentreffen beider Marken möglicherweise die Gefahr
unmittelbarer Verwechslungen, nicht jedoch die einer gedanklichen Verbindung
auszuschließen ist, so dass die Beschwerde Erfolg haben musste.
Zu einer Auferlegung von Kosten hatte der Senat keine Veranlassung (MarkenG
§ 71 Abs 1).
Stoppel Schwarz-Angele
Paetzold
Ko