Urteil des BPatG, Az. 25 W (pat) 158/05

BPatG (marke, benutzung, umfang, bezug, versicherung, unterlagen, internet, glaubhaftmachung, gebiet, beschwerde)
BPatG 152
08.05
BUNDESPATENTGERICHT
25 W (pat) 158/05
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
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betreffend die Marke 399 33 920
hat der 25.
Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
7. Februar 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der
Richterin Bayer und des Richters Merzbach
beschlossen:
Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wer-
den die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 25. Juni 2003 und 14. Juli 2005 auf-
gehoben, soweit die angegriffene Marke 399 33 920 aufgrund des
Widerspruchs aus der Marke 2
011
233 für die Waren und
Dienstleistungen
„Computer, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsgeräte und
hieraus bestehende Systeme; Geräte zur Aufzeichnung, Übertra-
gung und Wiedergabe von Ton und Bild; Installation und Inbe-
triebnahme von Computern, Datenverarbeitungs- und Kommu-
nikationsgeräten und hieraus bestehenden Systemen, Wartungs-
und Reparaturarbeiten an Computern, Datenverarbeitungs- und
Kommunikationsgeräten und hieraus bestehenden Systemen,
Servicearbeiten an Computern, Datenverarbeitungs- und Kommu-
nikationsgeräten und hieraus bestehenden Systemen, nämlich
Ausführung von Arbeiten zu Änderungen von Systemkonfigura-
tionen und anwenderspezifischen Einstellungen und Eigenschaf-
ten; Telekommunikation; Forschungs- und Entwicklungsarbeiten
auf dem Gebiet der Wissenschaft und Technik; Erstellen von Pro-
grammen für die Datenverarbeitung, insbesondere Datenbanklö-
sungen, Behörden- und Verwaltungssoftware; Dienstleistungen
auf dem Gebiet der Systemintegration; Dienstleistungen zur Pla-
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nung, Projektierung, Installation und Inbetriebnahme von Kommu-
nikationsanlagen, insbesondere von Netzlösungen für die Sprach-
und Datenübertragung; Dienstleistungen im Zusammenhang mit
der Nutzung des Internets, nämlich die Entwicklung und Erstellung
von Internetpräsentationen, Webseiten, Online-Shops, Internet-
Datenbanken und Informationssystemen sowie e-Commerce-Lö-
sungen zur elektronischen Abwicklung von Handelstätigkeiten im
Internet“
teilweise gelöscht worden ist.
Insoweit wird der Widerspruch aus der Marke 2 011 233 zurück-
gewiesen.
G r ü n d e
I.
Die Marke
ist am 2. Dezember 1999 unter der Nummer 399 33 920 für die Waren und
Dienstleistungen
„Computer, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsgeräte und
hieraus bestehende Systeme; Geräte zur Aufzeichnung, Übertra-
gung und Wiedergabe von Ton und Bild; Bauleistungen, Installa-
tion und Inbetriebnahme von Computern, Datenverarbeitungs- und
Kommunikationsgeräten und hieraus bestehenden Systemen,
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Wartungs- und Reparaturarbeiten an Computern, Datenverarbei-
tungs- und Kommunikationsgeräten und hieraus bestehenden
Systemen, Servicearbeiten an Computern, Datenverarbeitungs-
und Kommunikationsgeräten und hieraus bestehenden Systemen,
nämlich Ausführung von Arbeiten zu Änderungen von Systemkon-
figurationen und anwenderspezifischen Einstellungen und Eigen-
schaften; Telekommunikation; Forschungs- und Entwicklungsar-
beiten auf dem Gebiet der Wissenschaft und Technik; Erstellen
von Programmen für die Datenverarbeitung, insbesondere Daten-
banklösungen, Behörden- und Verwaltungssoftware; Dienst-
leistungen auf dem Gebiet der Systemintegration; Dienstleistun-
gen zur Planung, Projektierung, Installation und Inbetriebnahme
von Kommunikationsanlagen, insbesondere von Netzlösungen für
die Sprach- und Datenübertragung; Dienstleistungen im Zusam-
menhang mit der Nutzung des Internet, nämlich die Entwicklung
und Erstellung von Internetpräsentationen, Webseiten, Online-
Shops, Internet-Datenbanken und Informationssystemen sowie e-
Commerce-Lösungen zur elektronischen Abwicklung von Han-
delstätigkeiten im Internet“
in das Markenregister eingetragen worden. Dagegen hat die Inhaberin der seit
dem 16. März 1992 unter der Nummer 2 011 233 für die Waren und Dienstleistun-
gen
Computer, auf maschinenlesbaren Datenträgern aufgezeichnete
Computerprogramme (Software); Erstellung von Computerpro-
grammen, Wartung von Computerprogrammen
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eingetragenen Marke
AUCOTEC
Widerspruch erhoben.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat bereits im Verfahren vor der Marken-
stelle mit Schriftsatz vom 4. September 2003 die Benutzung der Widerspruchs-
marke bestritten. Die Widersprechende hat zum Beleg einer rechtserhaltenden
Benutzung der Widerspruchsmarke mit Schriftsatz vom 3. Februar 2004 u. a. ei-
desstattliche Versicherungen, verschiedene Prospekte sowie eine CD-ROM vor-
gelegt.
Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit
zwei Beschlüssen vom 25. Juni 2003 und 14. Juli 2005, von denen einer im Erin-
nerungsverfahren ergangen ist, eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Mar-
ken in Bezug auf sämtliche Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke
mit Ausnahme der Dienstleistung „Bauleistungen“ bejaht. Sie hat dementspre-
chend die teilweise Löschung der Marke für die im Tenor genannten Waren und
Dienstleistungen angeordnet und den Widerspruch im übrigen zurückgewiesen.
Die Löschungsanordnung deckt sich ihrem Inhalt und Umfang nach mit der in dem
Verfahren zwischen den Beteiligten 25
W
(pat)
84/03 durch Beschluss vom
4. November 2004 angeordneten teilweisen Löschung der Wortmarke 399 07 741
„AUCONET“. Dementsprechend hat die Markenstelle im Erinnerungsbeschluss
zur Begründung auf diesen Beschluss weitgehend Bezug genommen. Ergänzend
hat die Markenstelle zur rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke
noch ausgeführt, dass sich aus der Gesamtschau der mit Schriftsatz vom
3. Februar 2004 eingereichten Unterlagen eine hinreichende Wahrscheinlichkeit
für eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke in Bezug auf die
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Ware „auf maschinenlesbaren Datenträgern aufgezeichnete Computerprogramme
(Software)“ sowie für die Dienstleistung „Erstellung von Computerprogrammen“ für
beide nach § 43 Abs. 2 MarkenG relevanten Benutzungszeiträume ergebe. Die in
der eidesstattlichen Versicherung vom 19. Dezember 2003 des Geschäftsführers
der Widersprechenden genannten Umsatzzahlen umfassten zwar nur einen Teil
der jeweils relevanten Benutzungszeiträume; die für die Rechtserhaltung er-
forderliche Benutzung müsse allerdings nicht den gesamten Fünfjahreszeitraum
ausfüllen, es genüge die Glaubhaftmachung für eine begrenzte und auch weiter
zurückliegende Zeit innerhalb des relevanten Benutzungszeitraumes.
Ausgehend davon sei die danach relevante Waren- und Dienstleistungskonstella-
tion identisch mit derjenigen im Verfahren 25 W (pat) 84/03, so dass ausgehend
von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine klangliche
Verwechslungsgefahr aus den in dem vorgenannten Beschluss genannten Grün-
den in einem markenrechtlich relevantem Umfang nicht ausgeschlossen werden
könne. Die gegenüber der Wortmarke „AUCONET“ abweichende Ausgestaltung
der angegriffenen Marke als Wort-/Bildmarke ändere daran nichts, da bei der an-
gegriffenen Marke nach dem Grundsatz „Wort vor Bild“ allein auf den Wortbe-
standteil „AUCONET“ abzustellen sei.
Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke mit
dem (sinngemäßen) Antrag,
unter Aufhebung der Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42
des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. Juni 2003 und
14. Juli 2005 den Widerspruch auch hinsichtlich der gelöschten
Waren und Dienstleistungen zurückzuweisen.
Entgegen der Auffassung der Markenstelle sei eine rechtserhaltende Benutzung
der Widerspruchsmarke nicht belegt. Die vorgelegten Unterlagen wiesen lediglich
einen firmenmäßigen Gebrauch der Bezeichnung aus. Vor allem für die Ware „auf
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maschinenlesbaren Datenträgern aufgezeichnete Computerprogramme (Soft-
ware)“ fehle jeder Nachweis, dass die Marke auf entsprechenden Waren zur
Kennzeichnung angebracht sei. Allein der Umstand, dass die Marke für diese Wa-
ren werbend in Prospekten, Preislisten etc. abgedruckt sei, reiche insoweit für eine
rechtserhaltende Benutzung nicht aus.
Des weiteren beruft sie sich auf eine geschwächte Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarke und einen daraus resultierenden hinreichenden Abstand
zwischen beiden Marken.
Die Widersprechende beantragt,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Entgegen der Behauptung der Inhaberin der angegriffenen Marke sei die Wider-
spruchsmarke als Marke auch auf Datenträgern usw. angebracht, was ausrei-
chend glaubhaft gemacht worden sei. Im übrigen sei der Widerspruch aus den in
dem Beschluss 25 W (pat) 84/03 genannten Gründen in Bezug auf die gelöschten
Waren und Dienstleistungen zurückzuweisen. Da dieser bereits vor Erhebung der
Beschwerde bekannt gewesen sei, habe die Inhaberin der angegriffenen Marke
auch die Kosten des Verfahrens zu tragen.
Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen. Der Se-
nat hat mit Zwischenbescheid vom 29. Oktober 2007 die Widersprechende darauf
hingewiesen, dass die Benutzungslage für den nunmehr relevanten Benutzungs-
zeitraum abweichend von derjenigen im vergleichbaren Verfahren
25 W (pat) 84/03 beurteilt werden könnte.
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II.
Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Die Beschlüsse der Marken-
stelle waren aufzuheben, weil die Widersprechende auf die zulässige Nichtbe-
nutzungseinrede der Inhaberin der angegriffenen Marke eine rechtserhaltende
Benutzung der Widerspruchsmarke für den nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG
maßgeblichen Zeitraum nicht glaubhaft gemacht hat.
Die mit Schriftsatz vom 4. September 2003 vor der Markenstelle erhobene Nicht-
benutzungseinrede erstreckt sich mangels Differenzierung auf beide Benutzungszeit-
räume nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG. Da die Widerspruchsmarke
2 011 233 zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen
Marke auch bereits mehr als 5 Jahre eingetragen war, oblag es der Widersprechen-
den somit, eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke sowohl in den
letzten fünf Jahren vor der Veröffentlichung der angegriffenen Marke (§ 43 Abs. 1
Satz
1 MarkenG) -
dies betrifft den
Zeitraum
4. Januar 1995
bis
4. Januar 2000 - als auch in den letzten fünf Jahren vor der Entscheidung über
den Widerspruch (§ 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG) nach Art, Zeit, Ort und Umfang
glaubhaft zu machen. Dies ist aber seitens der Widersprechenden nicht
geschehen.
Zwar kann aufgrund der vor der Markenstelle eingereichten Benutzungsunterlagen
und insbesondere den in der eidesstattlichen Versicherung des Geschäftsführers
der Widersprechenden vom 19. Dezember 2003 genannten Umsatzzahlen für die
Geschäftsjahre 1999/2000 und 2000/2001 davon ausgegangen werden, dass die
Widerspruchsmarke in dem nach § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG relevanten Zeit-
raum Januar 1995 bis Januar 2000 im Rahmen der Entwicklung, Herstellung und
Vertrieb insbesondere einer speziellen CAE-Software in einem solchen Umfang
eingesetzt worden ist, dass dieser den schutzrechtserhaltenden Tatbestand der
Benutzung des § 26 MarkenG erfüllt. Die Verwendung auf der Titelseite und meh-
rerer anderer Seiten der vorgelegten Prospekte bzw. Beschreibungen sowie auf
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der CD-ROM belegen insoweit auch aus den in dem Beschluss 25 W (pat) 84/03
vom 4. November 2004 genannten Gründen, auf die der Senat zur Vermeidung
von Wiederholungen Bezug nimmt, eine markenmäßige und nicht nur firmen-
mäßige Verwendung der Widerspruchsmarke zumindest in Form einer Zweit-
marke.
Es fehlt jedoch - anders als im Verfahren 25 W (pat) 84/03 - an einer Glaubhaft-
machung einer rechtserhaltenden Benutzung für den nach § 43 Abs. 1 Satz 2
MarkenG nunmehr relevanten Zeitraum Anfang Februar
2003 bis Anfang
Februar 2008.
So enthält die eidesstattliche Versicherung vom 19. Dezember 2003 - wie bereits
dargelegt - nur Angaben zu den Umsätzen in den Geschäftsjahren 1999/2000 und
2000/2001, nicht jedoch zu den Umsätzen in den Jahren danach. Die Angaben
deckten damit zwar zum Zeitpunkt des Erinnerungsbeschlusses am 14. Juli 2005
neben dem Benutzungszeitraum nach § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG auch den
„wandernden“ Benutzungszeitraum nach § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG ab; dies gilt
hingegen nicht mehr für den jetzt zum Zeitpunkt der Beschwerdeentscheidung
maßgeblichen Benutzungszeitraum Februar 2003 bis Februar 2008.
Ebenso wenig erlauben auch die weiteren Unterlagen, insbesondere die eides-
stattliche Versicherung des Vertriebsleiters der Widersprechenden vom
4. August 2003, Rückschlüsse auf Art, Umfang und Zeitraum einer Benutzung der
Widerspruchsmarke für eine oder mehrere eingetragene Waren und/oder Dienst-
leistungen ab dem Zeitraum Februar 2003. Zwar weist die eidesstattliche Versi-
cherung selbst sowie ein Teil der als Anlage dazu eingereichten Unterlagen wie
z. B. der Mediaplan 2002/2003 noch einen Bezug zu dem Benutzungszeitraum
des § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG auf. Diese Unterlagen - welche im übrigen von
der Widersprechenden nicht zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Be-
nutzung, sondern zum Nachweis einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke vorgelegt wurden (vgl. Seite 5 des Schriftsatzes der Widerspre-
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chenden vom 3. Februar 2004) - enthalten jedoch keine Angaben über Umfang
und Zeit der tatsächlichen Markenverwendung für den nach § 43 Abs. 1 Satz 2
MarkenG maßgeblichen Zeitraum. Insbesondere lassen sich weder der eidesstatt-
lichen Versicherung des Vertriebsleiters der Widersprechenden vom
4. August 2003 noch den Mediaplänen Angaben dazu entnehmen, welche Um-
sätze in diesem Zeitraum mit unter dieser Marke vertriebenen Waren- und/oder
Dienstleistungsprodukten erzielt wurden und inwieweit bzw. in welcher Weise da-
bei die eingetragene Marke funktions- und bestimmungsgemäß verwendet wurde.
Aus den zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung vorgelegten
Unterlagen muss sich jedoch eindeutig ergeben, in welcher Form, in welchem
Zeitraum, in welchem Gebiet und in welchem Umfang die Benutzung erfolgt ist.
Diese Erfordernisse müssen insgesamt erfüllt sein. Fehlen z. B. Angaben über
Zeit oder Umfang der Benutzung, liegt keine ausreichende Glaubhaftmachung vor
(Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 43 Rdn. 43 m. w. Nachw.). Die Wider-
sprechende hat sich dazu im Beschwerdeverfahren trotz des Hinweises des Se-
nats vom 29. Oktober 2007, dass die Benutzungslage für den nunmehr relevanten
Benutzungszeitraum abweichend von derjenigen im vergleichbaren Verfahren
25 W (pat) 84/03 beurteilt werden könnte, nicht mehr geäußert.
Sie hat somit eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für den
nach §
43 Abs.
1 Satz
2 MarkenG maßgeblichen Benutzungszeitraum nicht
glaubhaft gemacht, so dass der Widerspruch bereits mangels berücksichtigungs-
fähiger Waren (§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG) keinen Erfolg haben kann. Die Frage
der Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Vergleichsmarken kann daher als
nicht mehr entscheidungserheblich dahingestellt bleiben.
Die seitens der Markenstelle angeordnete Teillöschung der angegriffenen Marke
ist daher aufzuheben und der Widerspruch aus der Marke 2 011 233 auch inso-
weit zurückzuweisen.
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Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass,
§ 71 Abs. 1 MarkenG. Dem Kostenantrag der Widersprechenden fehlt bereits
deshalb die Grundlage, weil die Inhaberin der angegriffenen Marke im Beschwer-
deverfahren obsiegt hat.
Kliems Bayer
Merzbach
Bb