Urteil des BPatG vom 02.02.2006
BPatG (marke, bezeichnung, gegenstand des verfahrens, anmeldung, verhalten, eintragung, bösgläubigkeit, absicht, beschwerde, verkehr)
BPatG 154
08.05
BUNDESPATENTGERICHT
25 W (pat) 142/03
_______________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
2. Februar 2006
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
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betreffend die Marke 301 48 030 (S 10/02 Lö)
hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 2. Februar 2006 unter Mitwirkung …
beschlossen:
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
G r ü n d e
I.
Die Marke
foxylady
ist am 9. August 2001 für umfangreiche Dienstleistungen der Klassen 35, 41 und
42 angemeldet und am 13. September 2001 unter der Nummer 301 48 030 u. a.
für
„Aufzeichnen von Videobändern, Herausgabe von Texten, soweit
in Klasse 41 enthalten, Herausgabe von Verlags- und Druckerei-
erzeugnissen in elektronischer Form, auch in Intranetzen und im
Internet, und Herausgabe von Zeitschriften und Büchern in elekt-
ronischer Form, auch in Intranetzen und im Internet“
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in das Markenregister eingetragen worden. Die Eintragung wurde am 18. Okto-
ber 2001 bekannt gemacht.
Mit Schriftsatz vom 18. Januar 2002 beantragte die Antragstellerin die vollständige
Löschung der Marke 301 48 030 gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG. Die Anmelde-
rin sei zum Zeitpunkt der Anmeldung bösgläubig gewesen. Die Anmeldung sei al-
lein zu dem Zweck erfolgt, die Antragstellerin in der Ausübung ihrer Rechte zu be-
hindern, nachdem die Antragsgegnerin mit Schreiben vom 7. August 2001 darauf
aufmerksam gemacht worden sei, dass die Antragstellerin unter der Bezeichnung
„foxy lady“ Sex-Videos und -magazine publiziere.
Die Markeninhaberin hat dem Löschungsantrag, der ihr am 20. Februar 2002 zu-
gestellt worden ist, fristgerecht widersprochen.
Die Markenabteilung
3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit
Beschluß vom 31. März 2003 den Löschungsantrag kostenpflichtig zurückgewie-
sen.
Eine bösgläubige Markenanmeldung im Sinne des § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG
habe nicht vorgelegen, da eine wettbewerbswidrige Behinderung des prioritätsäl-
teren Benutzers aus dem Vortrag der Antragstellerin nicht erkennbar sei. Zur Be-
gründung der Bösgläubigkeit müsse der Erwerb der Marke im Wesentlichen zum
Zweck der spekulativen Gewinnerzielung durch Androhung von Unterlassungs-
und Schadensersatzansprüchen erfolgt sein. Dies könne dem bisherigen Tatsa-
chenvortrag nicht entnommen werden. Der Umstand, dass die angegriffene Marke
bislang nicht benutzt worden sei, sei im Hinblick auf das Löschungsverfahren und
die allgemeine deliktische Pflicht der Antragsgegnerin zu erklären, nämlich eine
Schädigung der vermeintlichen Rechtsgüter der Antragstellerin zu vermeiden.
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Hiergegen hat die Antragstellerin mit Schriftsatz vom 16. Mai 2003 Beschwerde
mit dem Antrag (sinngemäß) erhoben,
den angefochtenen Beschluß der Markenabteilung 3.4. aufzuhe-
ben und die
Löschung der Marke 301 48 030 anzuordnen sowie
der Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.
Zur Begründung trägt sie vor, von Bösgäubigkeit sei auszugehen, wenn eine Mar-
ken-Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig sei. Umstände einer Sit-
tenwidrigkeit seien darin zu sehen, dass die Markeninhaberin in Kenntnis eines
schutzwürdigen Besitzstandes der Antragstellerin ohne ausreichenden sachlichen
Grund für gleiche oder ähnliche Dienstleistungen die gleiche oder verwechselbar
ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes der Antrag-
stellerin oder in der Absicht, dieser den Gebrauch ihrer Bezeichnung zu sperren,
als Marke eintragen lasse. Der Antragsgegnerin sei bei Anmeldung der angegrif-
fenen Marke der schutzwürdige Besitzstand der Antragstellerin an der Bezeich-
nung „foxy lady“ bekannt gewesen. Die Anmeldung sei als Reaktion auf die voran-
gegangene Abmahnung zu sehen. Die Marke sei auch mit dem Ziel der Störung
des Besitzstandes der Antragstellerin erworben worden. Dem stehe nicht entge-
gen, dass die Antragsgegnerin noch nicht mit expliziten Forderungen an die An-
tragstellerin herangetreten sei. Auch werde der Wille zur Benutzung der fraglichen
Bezeichnung durch die Antragsgegnerin bestritten, da auch nach Rechtskraft der
Entscheidung des LG Braunschweig unter dem Namen „foxylady“ keine Suchma-
schine für Frauen angeboten werde.
Die Antragsgegnerin beantragt,
die Beschwerde zurückzuweisen sowie
der Antragstellerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.
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Der Löschungsgrund der Bösgläubigkeit nach § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG sei nicht
gegeben. Die Antragsgegnerin nutze die Bezeichnung „foxy lady“ seit 1999 als Ar-
beitstitel für ein Computerprogramm für Frauen, das in Form einer speziellen
Suchmaschine angeboten werden solle. Nachdem die Antragstellerin die Antrags-
gegnerin abgemahnt habe, habe diese zur Absicherung ihrer geschäftlichen Tätig-
keit die Bezeichnung zur Eintragung als Marke angemeldet. Lediglich zur gütlichen
Einigung und keineswegs zur Erzielung von Gewinnen sei die gleich lautende do-
main „foxylady.de“ der Antragstellerin zum Selbstkostenpreis angeboten worden.
Die angegriffene Marke sei nur zur Kennzeichnung eigener Produkte der Antrags-
gegnerin und nicht für pornografische Schriften bestimmt. Zwar werde die Marke
zur Zeit nicht benutzt, ein Wille zur Benutzung bestehe aber durchaus. Wegen des
Löschungsverfahrens und die rechtlich unsichere Situation könne die Antragsgeg-
nerin sich auf berechtigte Gründe zur Nichtbenutzung im Sinne des § 26 Abs. 5
MarkenG berufen. Durch die Eintragung der angegriffenen Marke werde die An-
tragstellerin nicht in der Ausübung ihrer geschäftlichen Tätigkeit, nämlich dem
Vertrieb pornografischer Schriften behindert. Behinderungen seien auch keines-
falls beabsichtigt. Die Antragsgegnerin wolle in diesem Bereich auch nicht tätig
sein, was auch schon daraus folge, dass die von ihr entwickelte Suchmaschine ei-
nen entsprechenden Filter enthalte, der den Aufruf solcher Internetseiten verhin-
dere.
Auch nach den Urteilen des BGH „The Colour of Elegance“ (GRUR 2005, 582)
und „EQUI 2000“ (GRUR 2000, 1032) scheide eine Bösgläubigkeit der Antrags-
gegnerin aus, denn sie habe keine Kenntnis davon gehabt, dass die Bezeichnung
„foxylady“ von der Antragstellerin für gleiche Waren oder Dienstleistungen ver-
wendet werde, denn diese verwende die Bezeichnung als Werktitel für pornografi-
sche Schriften und Videos. Dadurch sei die Antragstellerin zum Zeitpunkt der Mar-
kenanmeldung durch die Antragsgegnerin rechtlich abgesichert gewesen und
habe einen geschützten Besitzstand erworben. Die Antragsgegnerin habe einen
sachlichen Grund für die Markenanmeldung gehabt, weil die ihre Arbeitsergeb-
nisse habe schützen wollen. Nach der „Colour of Elegance“-Entscheidung des
- 6 -
BGH biete die Förderung des eigenen Wettbewerbs keine Anhaltspunkte dafür,
dass gleichzeitig eine Behinderungsabsicht vorhanden sei. Eine Absicht, die an-
gegriffene Marke als Sperrmarke gegen die Antragstellerin einzusetzen, habe nie
bestanden. Zumindest könne dies nicht unterstellt werden, da auch das LG
Braunschweig in seinem Urteil vom 18. Juni 2003 - Az.: 9 O 2546/01 (680) zur
Frage, ob der hiesigen Antragsgegnerin Rechte an der domain „foylady.de“ zuste-
hen, festgestellt habe, dass diese zum Zeitpunkt der Markenanmeldung keine
Kenntnis davon gehabt habe, dass die Antragstellerin die fragliche Bezeichnung
verwende. Daher bestehe unter keinem Gesichtspunkt eine Bösgläubigkeit im
Sinne des § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG.
Gegen die Eintragung der Marke 301 48 030 hat die Antragstellerin Widerspruch
vor dem Deutschen Patent- und Markenamt erhoben, den sie auf § 10 MarkenG
stützt. Das Widerspruchsverfahren ist im Hinblick auf das vorliegende Löschungs-
verfahren ausgesetzt worden.
Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen und Bezug ge-
nommen.
II.
Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.
Eine eingetragene Marke wird nach §§ 50 Abs. 1 Nr. 4, 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG
gelöscht, wenn der Markeninhaber zum Zeitpunkt der Anmeldung bösgläubig war.
Der Begriff der Bösgläubigkeit ist ein eigenständiger Begriff des Kennzeichen-
rechts, der Art. 3 Abs. 2 lit. d. MRL entnommen ist und einer richtlinienkonformen
Auslegung bedarf, wobei die bisher zu § 1 UWG und § 826 BGB entwickelten
Grundsätze weiter heranzuziehen sind (BGH GRUR 1998, 412 - Analgin). Es
handelt sich um einen qualifizierten Tatbestand, der ein zusätzliches Element der
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Rechtsmißbräuchlichkeit oder Sittenwidrigkeit erfordert (vgl. BlPMZ 1994, Sonder-
heft: Das neue Markenrecht, S. 89 zu § 50 MarkenG; BGH GRUR 2000, 1032 -
EQUI 2000; GRUR 2003, 428, 431 - BIG BERTHA; GRUR 2005, 581 - The Colour
of Elegance). Dabei ist der Begriff der Bösgläubigkeit im Sinne von § 50 I Nr. 4
MarkenG allerdings enger auszulegen als der des allgemeinen Rechts-
mißbrauchs, der sowohl bei Rechtserwerb, d. h. der Markenanmeldung wie auch
bei der Ausübung der Rechte vorliegen kann (BGH GRUR 2001, 242 - Classe E).
1.
anzunehmen, wenn der Tatbestand eines unzulässigen Behinderungswettbewerbs
wie z. B. eine wettbewerbswidrige Nachahmung eines Kennzeichens für gleiche
oder ähnliche Waren bzw. Dienstleistungen, eine wettbewerbswidrige Übernahme
oder jedenfalls eine Störung eines schutzwürdigen Besitzstandes, eine wettbe-
werbswidrige Behinderung des Marktverhaltens oder eine wettbewerbswidrige
Verhinderung ausländischer Konkurrenz vorliegt (vgl. BGH GRUR 2001, 242 -
Classe E).
Eine wettbewerbswidrige Behinderung liegt dann vor, wenn ein Wettbewerber
ohne sachlich gerechtfertigten Grund die Absicht verfolgt, die Benutzung eines
fremden Kennzeichens, an dem der Vorbenutzer einen schutzwürdigen Besitz-
stand erlangt hat, zu stören (vgl. BGH GRUR 1998, 412 - Analgin). Die an sich
unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes ein-
zusetzen, braucht allerdings nicht der einzige Beweggrund zu sein; vielmehr reicht
es aus, wenn diese Absicht das wesentliche Motiv darstellt (vgl. BGH GRUR 2000,
1032 - EQUI 2000).
Zur Feststellung der Wettbewerbswidrigkeit bedarf es einer sorgfältigen Gesamt-
würdigung der besonderen Umstände des konkreten Einzelfalles. Zwar kann der
enge zeitliche Zusammenhang der Markenanmeldung mit einer rechtlichen Ausei-
nandersetzung mit dem Wettbewerber als Indiz für die Behinderungsabsicht in
Frage kommen (vgl. BPatG GRUR 2000, 809 - SSZ). Aber auch bei Vorliegen ei-
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nes wertvollen Besitzstandes braucht das Verhalten eines Wettbewerbers, der das
fremde Kennzeichen zur Eintragung anmeldet, dann nicht wettbewerbswidrig zu
sein, wenn er zur Wahrung seiner Rechte handelt, so dass die Beseitigung des
fremden Besitzstandes nur die Folge einer berechtigten Rechtsverteidigung dar-
stellt (vgl. BGH GRUR 1984, 210 - AROSTAR; GRUR 2005, 581 - The Colour of
Elegance).
2.
belegt worden, daß die angegriffene Marke bösgläubig, d. h. sittenwidrig oder
rechtsmissbräuchlich im Sinne des § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG angemeldet wor-
den ist.
a.
Dienstleistungen angemeldet und eingetragen worden, die mit den Produkten, für
die die Antragstellerin ihr nahezu identische Bezeichnung „foxy lady“ einsetzt, in
einem engen Zusammenhang stehen können, so dass von einer wenigstens im
mittleren Bereich angesiedelten Ähnlichkeit auszugehen ist.
Dass die Anmeldung allerdings mit dem Ziel erfolgt ist, die Antragstellerin in der
Benutzung ihrer Kennzeichnung zu behindern, ist nicht ausreichend dargetan
worden. Das Verhalten der Inhaberin der angegriffenen Marke, das sich aus ihrem
Schriftsatz von Anfang September 2001 - Anlage 2 des Antrags auf Löschung der
angegriffenen Marke vom 18. Januar 2002 - ergibt und auf das sich die Antrag-
stellerin bezieht, lässt eine solche Behinderungsabsicht nicht erkennen.
In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass dieses Schreiben an die Antrag-
stellerin sich auf einen anderen rechtlichen Sachverhalt bezieht, da es dort um die
Domain „foxylady.de“ geht, die sich die Antragsgegnerin im Jahr 1999 hatte si-
chern lassen, nicht aber um die Anmeldung bzw. Registrierung der fraglichen Be-
zeichnung als Marke. Bereits aus diesem Grund erscheint eine Behinderungsab-
sicht der Antragsgegnerin, die sich im vorliegenden Fall aus dem Recht an der
- 9 -
Marke ergeben müsste, schon fraglich. In dem o. g. Schreiben, das als Reaktion
auf ein entsprechendes Abmahnschreiben der Antragstellerin zu verstehen ist -
dies folgt aus dem letzten Satz des Schreibens vom Anfang September 2001 -,
bietet die Abtragsgegnerin der Antragstellerin an, gegen Kostenausgleich auf die
Domain zu verzichten. Auch soweit von einer „angemessenen Entschädigung“ die
Rede ist, kann dies jedenfalls nicht als Absicht ausgelegt werden, in rechtswidriger
Weise aus der Überlassung der Domain einen Gewinn zu erzielen und dadurch
die Antragstellerin zu behindern, denn die Antragsgegnerin hat keinen konkreten
Betrag gefordert, sondern das Schreiben als Grundlage für Verhandlungen auf-
gefasst. Über die Höhe des Geldbetrages, in den Eintragungs- und Umschrei-
bungskosten, die durch das Schreiben verursachten Kosten sowie Zeitaufwand
und „Verärgerung“ der Antragsgegnerin einfließen sollten, hätten die Beteiligten
sich vielmehr verständigen sollen, wozu es aber offensichtlich nicht gekommen ist.
Gegen eine Gewinnerzielungsabsicht spricht zudem, dass die Antragsgegnerin
bislang keine weiteren Forderungen an die Antragstellerin gerichtet hat, so dass
sich eine Behinderungsabsicht zumindest bislang auch nicht konkretisiert hat (vgl.
hierzu BGH GRUR 2001, 242, 244 - Classe E).
Eine die Antragstellerin behindernde Handlungsweise der Antragsgegnerin, die
aus dem Recht an der angegriffenen Marke folgt und sich gegen eine nicht einge-
tragene, aber ältere Kennzeichnung richtet, die von der Antragstellerin im Verkehr
verwendet wird, hätte zudem kaum Aussicht auf Erfolg. Die Antragstellerin setzt
ihre Kennzeichnung nach unbestrittenem Vortrag bereits seit 1988 ein und könnte
die bessere Priorität für ihren Werktitel in Anspruch nehmen, was sich auch aus
dem Urteil des LG Braunschweig vom 18. Juni 2003 - AZ: 9 O 2546/01(680) - er-
gibt. Danach darf die hiesige Antragsgegnerin die Bezeichnung „foxylady“ im ge-
schäftlichen Verkehr für Waren oder Dienstleistungen verwenden, soweit diese
keinen pornografischen Inhalt oder Bezug haben. Die weitergehende Klage der
hiesigen Antragstellerin wurde abgewiesen. Auch unter dem Gesichtspunkt der
Priorität lässt sich eine Behinderungsabsicht der Antragsgegnerin daher nicht als
nahe liegend feststellen.
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b.
Antragsgegnerin positive Kenntnis davon gehabt hat, dass ein anderer dasselbe
Kennzeichen für ähnliche oder gar gleiche Waren bzw. Dienstleistungen im Ver-
kehr benutzt, ohne sich hierfür selbst auf einen Markenschutz berufen zu können,
ist das Verhalten nicht von vorne herein als unlauter zu bewerten, sondern es
müssen weitere Anhaltspunkte hinzukommen, um in der Gesamtwürdigung aller
Unstände auf eine Sittenwidrigkeit der Markenanmeldung schließen zu können
(vgl. BGH GRUR 2005, 581 - The Colour of Elegance). Wie die Antragsgegnerin
insoweit unwidersprochen vorgetragen hat, verwendet sie die hier in Frage ste-
hende Bezeichnung seit 1999 als Arbeitstitel für ein spezielles Computerpro-
gramm für Frauen, das in Form einer Internetsuchmaschine angeboten werden
soll. Daraus folgt jedoch nicht ohne weiteres, dass die Störung der Antragstellerin
als Mitbewerberin zum Zeitpunkt der Markenanmeldung im Vordergrund gestan-
den hat. Soweit die Antragstellerin zur Begründung ihres Löschungsbegehrens auf
die fehlende Benutzung der angegriffenen Marke hinweist, hat die Antragsgegne-
rin diesen Umstand in der mündlichen Verhandlung für den Senat nachvollziehbar
damit erklärt, dass sie kein Risiko eingehen wollte, das sich aus der Verwendung
einer mit einem Löschungsantrag angegriffenen Marke im Verkehr und den damit
verbundenen Unsicherheiten ergibt. Zwar befindet sich die Inhaberin der ange-
griffenen Marke in Liquidation. Sie hat aber glaubhaft und unwidersprochen vor-
getragen, dass die A… AG die Markenrechte übernehmen wird, so
dass gegen einen ernsthaften Benutzungswillen aus der Sicht des Senats keine
zwingenden Umstände sprechen (vgl. BGH GRUR 2001, 242, 245 - Classe E).
- 11 -
3.
brauch zu sehen, sind ebenfalls nicht erkennbar. Anmeldung und Erwerb eines
Kennzeichenrechts können zwar einen unzulässigen Behinderungswettbewerb
darstellen, auch wenn ein schutzwürdiger Besitzstand des Vorbenutzers an dem
Kennzeichen nicht besteht (vgl. BGH GRUR 2001, 242 - Classe E), da der Erwerb
eines solchen Besitzstandes keine notwendige Voraussetzung des wettbewerbs-
rechtlichen oder auch des deliktsrechtlichen Kennzeichenschutzes darstellt. Es
reicht aus, dass eine Marke allein in der Absicht erworben wird, den Benutzer des
Kennzeichens überhaupt zu behindern soweit der Markenanmelder die mit der
Eintragung der Marke kraft Markenrechts entstehende und wettbewerbsrechtlich
an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbs-
kampfes einsetzt (vgl. BGH GRUR 1998, 412 - Analgin; GRUR 1998, 1034, 1037 -
Makalu). Abgesehen davon, dass sich zunächst die Antragstellerin an die An-
tragsgegnerin gewendet und diese zur Unterlassung aufgefordert hat, was dem
üblichen Verhalten von Wettbewerbern im geschäftlichen Verkehr entsprechen
dürfte, hat die Antragsgegnerin - bislang zumindest - keinerlei konkrete Forderun-
gen an die Antragstellerin gerichtet und beabsichtigt nach eigener Aussage auch
in Zukunft nicht, solche zu stellen (vgl. BGH GRUR 2001, 242, 246 - Classe E).
Insoweit ist die fragliche Markenanmeldung nicht als Mittel des Wettbewerbs-
kampfs eingesetzt worden und ein rechtsmissbräuchliches Verhalten nicht er-
kennbar. Inwieweit sich ein Missbrauch bei der Ausübung bzw. Durchsetzung des
Markenrechts ergeben könnte, ist demgegenüber nicht Gegenstand des Verfah-
rens.
In Würdigung der gesamten Umstände erscheint danach das Verhalten der An-
tragsgegnerin nicht als sittenwidrig im Sinne des § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG, so
dass die Beschwerde der Antragstellerin ohne Erfolg blieb.
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Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlaß,
§ 71 Abs. 1 MarkenG.
gez.
Unterschriften