Urteil des BPatG vom 02.02.2006, 25 W (pat) 142/03

Entschieden
02.02.2006
Schlagworte
Marke, Bezeichnung, Gegenstand des verfahrens, Anmeldung, Verhalten, Eintragung, Bösgläubigkeit, Absicht, Beschwerde, Verkehr
Urteil herunterladen

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 142/03 _______________ Verkündet am 2. Februar 2006

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154

08.05

betreffend die Marke 301 48 030 (S 10/02 Lö)

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mündliche Verhandlung vom 2. Februar 2006 unter Mitwirkung

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Marke

foxylady

ist am 9. August 2001 für umfangreiche Dienstleistungen der Klassen 35, 41 und

42 angemeldet und am 13. September 2001 unter der Nummer 301 48 030 u. a.

für

„Aufzeichnen von Videobändern, Herausgabe von Texten, soweit

in Klasse 41 enthalten, Herausgabe von Verlags- und Druckereierzeugnissen in elektronischer Form, auch in Intranetzen und im

Internet, und Herausgabe von Zeitschriften und Büchern in elektronischer Form, auch in Intranetzen und im Internet“

in das Markenregister eingetragen worden. Die Eintragung wurde am 18. Oktober 2001 bekannt gemacht.

Mit Schriftsatz vom 18. Januar 2002 beantragte die Antragstellerin die vollständige

Löschung der Marke 301 48 030 gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG. Die Anmelderin sei zum Zeitpunkt der Anmeldung bösgläubig gewesen. Die Anmeldung sei allein zu dem Zweck erfolgt, die Antragstellerin in der Ausübung ihrer Rechte zu behindern, nachdem die Antragsgegnerin mit Schreiben vom 7. August 2001 darauf

aufmerksam gemacht worden sei, dass die Antragstellerin unter der Bezeichnung

„foxy lady“ Sex-Videos und -magazine publiziere.

Die Markeninhaberin hat dem Löschungsantrag, der ihr am 20. Februar 2002 zugestellt worden ist, fristgerecht widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit

Beschluß vom 31. März 2003 den Löschungsantrag kostenpflichtig zurückgewiesen.

Eine bösgläubige Markenanmeldung im Sinne des § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG

habe nicht vorgelegen, da eine wettbewerbswidrige Behinderung des prioritätsälteren Benutzers aus dem Vortrag der Antragstellerin nicht erkennbar sei. Zur Begründung der Bösgläubigkeit müsse der Erwerb der Marke im Wesentlichen zum

Zweck der spekulativen Gewinnerzielung durch Androhung von Unterlassungsund Schadensersatzansprüchen erfolgt sein. Dies könne dem bisherigen Tatsachenvortrag nicht entnommen werden. Der Umstand, dass die angegriffene Marke

bislang nicht benutzt worden sei, sei im Hinblick auf das Löschungsverfahren und

die allgemeine deliktische Pflicht der Antragsgegnerin zu erklären, nämlich eine

Schädigung der vermeintlichen Rechtsgüter der Antragstellerin zu vermeiden.

Hiergegen hat die Antragstellerin mit Schriftsatz vom 16. Mai 2003 Beschwerde

mit dem Antrag (sinngemäß) erhoben,

den angefochtenen Beschluß der Markenabteilung 3.4. aufzuheben und die

Löschung der Marke 301 48 030 anzuordnen sowie

der Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Zur Begründung trägt sie vor, von Bösgäubigkeit sei auszugehen, wenn eine Marken-Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig sei. Umstände einer Sittenwidrigkeit seien darin zu sehen, dass die Markeninhaberin in Kenntnis eines

schutzwürdigen Besitzstandes der Antragstellerin ohne ausreichenden sachlichen

Grund für gleiche oder ähnliche Dienstleistungen die gleiche oder verwechselbar

ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes der Antragstellerin oder in der Absicht, dieser den Gebrauch ihrer Bezeichnung zu sperren,

als Marke eintragen lasse. Der Antragsgegnerin sei bei Anmeldung der angegriffenen Marke der schutzwürdige Besitzstand der Antragstellerin an der Bezeichnung „foxy lady“ bekannt gewesen. Die Anmeldung sei als Reaktion auf die vorangegangene Abmahnung zu sehen. Die Marke sei auch mit dem Ziel der Störung

des Besitzstandes der Antragstellerin erworben worden. Dem stehe nicht entgegen, dass die Antragsgegnerin noch nicht mit expliziten Forderungen an die Antragstellerin herangetreten sei. Auch werde der Wille zur Benutzung der fraglichen

Bezeichnung durch die Antragsgegnerin bestritten, da auch nach Rechtskraft der

Entscheidung des LG Braunschweig unter dem Namen „foxylady“ keine Suchmaschine für Frauen angeboten werde.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen sowie

der Antragstellerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Der Löschungsgrund der Bösgläubigkeit nach § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG sei nicht

gegeben. Die Antragsgegnerin nutze die Bezeichnung „foxy lady“ seit 1999 als Arbeitstitel für ein Computerprogramm für Frauen, das in Form einer speziellen

Suchmaschine angeboten werden solle. Nachdem die Antragstellerin die Antragsgegnerin abgemahnt habe, habe diese zur Absicherung ihrer geschäftlichen Tätigkeit die Bezeichnung zur Eintragung als Marke angemeldet. Lediglich zur gütlichen

Einigung und keineswegs zur Erzielung von Gewinnen sei die gleich lautende domain „foxylady.de“ der Antragstellerin zum Selbstkostenpreis angeboten worden.

Die angegriffene Marke sei nur zur Kennzeichnung eigener Produkte der Antragsgegnerin und nicht für pornografische Schriften bestimmt. Zwar werde die Marke

zur Zeit nicht benutzt, ein Wille zur Benutzung bestehe aber durchaus. Wegen des

Löschungsverfahrens und die rechtlich unsichere Situation könne die Antragsgegnerin sich auf berechtigte Gründe zur Nichtbenutzung im Sinne des § 26 Abs. 5

MarkenG berufen. Durch die Eintragung der angegriffenen Marke werde die Antragstellerin nicht in der Ausübung ihrer geschäftlichen Tätigkeit, nämlich dem

Vertrieb pornografischer Schriften behindert. Behinderungen seien auch keinesfalls beabsichtigt. Die Antragsgegnerin wolle in diesem Bereich auch nicht tätig

sein, was auch schon daraus folge, dass die von ihr entwickelte Suchmaschine einen entsprechenden Filter enthalte, der den Aufruf solcher Internetseiten verhindere.

Auch nach den Urteilen des BGH „The Colour of Elegance“ (GRUR 2005, 582)

und „EQUI 2000“ (GRUR 2000, 1032) scheide eine Bösgläubigkeit der Antragsgegnerin aus, denn sie habe keine Kenntnis davon gehabt, dass die Bezeichnung

„foxylady“ von der Antragstellerin für gleiche Waren oder Dienstleistungen verwendet werde, denn diese verwende die Bezeichnung als Werktitel für pornografische Schriften und Videos. Dadurch sei die Antragstellerin zum Zeitpunkt der Markenanmeldung durch die Antragsgegnerin rechtlich abgesichert gewesen und

habe einen geschützten Besitzstand erworben. Die Antragsgegnerin habe einen

sachlichen Grund für die Markenanmeldung gehabt, weil die ihre Arbeitsergebnisse habe schützen wollen. Nach der „Colour of Elegance“-Entscheidung des

BGH biete die Förderung des eigenen Wettbewerbs keine Anhaltspunkte dafür,

dass gleichzeitig eine Behinderungsabsicht vorhanden sei. Eine Absicht, die angegriffene Marke als Sperrmarke gegen die Antragstellerin einzusetzen, habe nie

bestanden. Zumindest könne dies nicht unterstellt werden, da auch das LG

Braunschweig in seinem Urteil vom 18. Juni 2003 - Az.: 9 O 2546/01 (680) zur

Frage, ob der hiesigen Antragsgegnerin Rechte an der domain „foylady.de“ zustehen, festgestellt habe, dass diese zum Zeitpunkt der Markenanmeldung keine

Kenntnis davon gehabt habe, dass die Antragstellerin die fragliche Bezeichnung

verwende. Daher bestehe unter keinem Gesichtspunkt eine Bösgläubigkeit im

Sinne des § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG.

Gegen die Eintragung der Marke 301 48 030 hat die Antragstellerin Widerspruch

vor dem Deutschen Patent- und Markenamt erhoben, den sie auf § 10 MarkenG

stützt. Das Widerspruchsverfahren ist im Hinblick auf das vorliegende Löschungsverfahren ausgesetzt worden.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen und Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Eine eingetragene Marke wird nach §§ 50 Abs. 1 Nr. 4, 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG

gelöscht, wenn der Markeninhaber zum Zeitpunkt der Anmeldung bösgläubig war.

Der Begriff der Bösgläubigkeit ist ein eigenständiger Begriff des Kennzeichenrechts, der Art. 3 Abs. 2 lit. d. MRL entnommen ist und einer richtlinienkonformen

Auslegung bedarf, wobei die bisher zu § 1 UWG und § 826 BGB entwickelten

Grundsätze weiter heranzuziehen sind (BGH GRUR 1998, 412 - Analgin). Es

handelt sich um einen qualifizierten Tatbestand, der ein zusätzliches Element der

Rechtsmißbräuchlichkeit oder Sittenwidrigkeit erfordert (vgl. BlPMZ 1994, Sonderheft: Das neue Markenrecht, S. 89 zu § 50 MarkenG; BGH GRUR 2000, 1032 -

EQUI 2000; GRUR 2003, 428, 431 - BIG BERTHA; GRUR 2005, 581 - The Colour

of Elegance). Dabei ist der Begriff der Bösgläubigkeit im Sinne von § 50 I Nr. 4

MarkenG allerdings enger auszulegen als der des allgemeinen Rechtsmißbrauchs, der sowohl bei Rechtserwerb, d. h. der Markenanmeldung wie auch

bei der Ausübung der Rechte vorliegen kann (BGH GRUR 2001, 242 - Classe E).

1.Eine sittenwidrige Behinderung eines Wettbewerbers ist in der Regel dann

anzunehmen, wenn der Tatbestand eines unzulässigen Behinderungswettbewerbs

wie z. B. eine wettbewerbswidrige Nachahmung eines Kennzeichens für gleiche

oder ähnliche Waren bzw. Dienstleistungen, eine wettbewerbswidrige Übernahme

oder jedenfalls eine Störung eines schutzwürdigen Besitzstandes, eine wettbewerbswidrige Behinderung des Marktverhaltens oder eine wettbewerbswidrige

Verhinderung ausländischer Konkurrenz vorliegt (vgl. BGH GRUR 2001, 242 -

Classe E).

Eine wettbewerbswidrige Behinderung liegt dann vor, wenn ein Wettbewerber

ohne sachlich gerechtfertigten Grund die Absicht verfolgt, die Benutzung eines

fremden Kennzeichens, an dem der Vorbenutzer einen schutzwürdigen Besitzstand erlangt hat, zu stören (vgl. BGH GRUR 1998, 412 - Analgin). Die an sich

unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen, braucht allerdings nicht der einzige Beweggrund zu sein; vielmehr reicht

es aus, wenn diese Absicht das wesentliche Motiv darstellt (vgl. BGH GRUR 2000,

1032 - EQUI 2000).

Zur Feststellung der Wettbewerbswidrigkeit bedarf es einer sorgfältigen Gesamtwürdigung der besonderen Umstände des konkreten Einzelfalles. Zwar kann der

enge zeitliche Zusammenhang der Markenanmeldung mit einer rechtlichen Auseinandersetzung mit dem Wettbewerber als Indiz für die Behinderungsabsicht in

Frage kommen (vgl. BPatG GRUR 2000, 809 - SSZ). Aber auch bei Vorliegen ei-

nes wertvollen Besitzstandes braucht das Verhalten eines Wettbewerbers, der das

fremde Kennzeichen zur Eintragung anmeldet, dann nicht wettbewerbswidrig zu

sein, wenn er zur Wahrung seiner Rechte handelt, so dass die Beseitigung des

fremden Besitzstandes nur die Folge einer berechtigten Rechtsverteidigung darstellt (vgl. BGH GRUR 1984, 210 - AROSTAR; GRUR 2005, 581 - The Colour of

Elegance).

2.Unter diesen Voraussetzungen ist nach Ansicht des Senats nicht hinreichend

belegt worden, daß die angegriffene Marke bösgläubig, d. h. sittenwidrig oder

rechtsmissbräuchlich im Sinne des § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG angemeldet worden ist.

a. Zwar ist die angegriffene Marke neben zahlreichen anderen auch für solche

Dienstleistungen angemeldet und eingetragen worden, die mit den Produkten, für

die die Antragstellerin ihr nahezu identische Bezeichnung „foxy lady“ einsetzt, in

einem engen Zusammenhang stehen können, so dass von einer wenigstens im

mittleren Bereich angesiedelten Ähnlichkeit auszugehen ist.

Dass die Anmeldung allerdings mit dem Ziel erfolgt ist, die Antragstellerin in der

Benutzung ihrer Kennzeichnung zu behindern, ist nicht ausreichend dargetan

worden. Das Verhalten der Inhaberin der angegriffenen Marke, das sich aus ihrem

Schriftsatz von Anfang September 2001 - Anlage 2 des Antrags auf Löschung der

angegriffenen Marke vom 18. Januar 2002 - ergibt und auf das sich die Antragstellerin bezieht, lässt eine solche Behinderungsabsicht nicht erkennen.

In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass dieses Schreiben an die Antragstellerin sich auf einen anderen rechtlichen Sachverhalt bezieht, da es dort um die

Domain „foxylady.de“ geht, die sich die Antragsgegnerin im Jahr 1999 hatte sichern lassen, nicht aber um die Anmeldung bzw. Registrierung der fraglichen Bezeichnung als Marke. Bereits aus diesem Grund erscheint eine Behinderungsabsicht der Antragsgegnerin, die sich im vorliegenden Fall aus dem Recht an der

Marke ergeben müsste, schon fraglich. In dem o. g. Schreiben, das als Reaktion

auf ein entsprechendes Abmahnschreiben der Antragstellerin zu verstehen ist -

dies folgt aus dem letzten Satz des Schreibens vom Anfang September 2001 -,

bietet die Abtragsgegnerin der Antragstellerin an, gegen Kostenausgleich auf die

Domain zu verzichten. Auch soweit von einer „angemessenen Entschädigung“ die

Rede ist, kann dies jedenfalls nicht als Absicht ausgelegt werden, in rechtswidriger

Weise aus der Überlassung der Domain einen Gewinn zu erzielen und dadurch

die Antragstellerin zu behindern, denn die Antragsgegnerin hat keinen konkreten

Betrag gefordert, sondern das Schreiben als Grundlage für Verhandlungen aufgefasst. Über die Höhe des Geldbetrages, in den Eintragungs- und Umschreibungskosten, die durch das Schreiben verursachten Kosten sowie Zeitaufwand

und „Verärgerung“ der Antragsgegnerin einfließen sollten, hätten die Beteiligten

sich vielmehr verständigen sollen, wozu es aber offensichtlich nicht gekommen ist.

Gegen eine Gewinnerzielungsabsicht spricht zudem, dass die Antragsgegnerin

bislang keine weiteren Forderungen an die Antragstellerin gerichtet hat, so dass

sich eine Behinderungsabsicht zumindest bislang auch nicht konkretisiert hat (vgl.

hierzu BGH GRUR 2001, 242, 244 - Classe E).

Eine die Antragstellerin behindernde Handlungsweise der Antragsgegnerin, die

aus dem Recht an der angegriffenen Marke folgt und sich gegen eine nicht eingetragene, aber ältere Kennzeichnung richtet, die von der Antragstellerin im Verkehr

verwendet wird, hätte zudem kaum Aussicht auf Erfolg. Die Antragstellerin setzt

ihre Kennzeichnung nach unbestrittenem Vortrag bereits seit 1988 ein und könnte

die bessere Priorität für ihren Werktitel in Anspruch nehmen, was sich auch aus

dem Urteil des LG Braunschweig vom 18. Juni 2003 - AZ: 9 O 2546/01(680) - ergibt. Danach darf die hiesige Antragsgegnerin die Bezeichnung „foxylady“ im geschäftlichen Verkehr für Waren oder Dienstleistungen verwenden, soweit diese

keinen pornografischen Inhalt oder Bezug haben. Die weitergehende Klage der

hiesigen Antragstellerin wurde abgewiesen. Auch unter dem Gesichtspunkt der

Priorität lässt sich eine Behinderungsabsicht der Antragsgegnerin daher nicht als

nahe liegend feststellen.

b. Selbst wenn zugunsten der Antragstellerin unterstellt wird, dass die

Antragsgegnerin positive Kenntnis davon gehabt hat, dass ein anderer dasselbe

Kennzeichen für ähnliche oder gar gleiche Waren bzw. Dienstleistungen im Verkehr benutzt, ohne sich hierfür selbst auf einen Markenschutz berufen zu können,

ist das Verhalten nicht von vorne herein als unlauter zu bewerten, sondern es

müssen weitere Anhaltspunkte hinzukommen, um in der Gesamtwürdigung aller

Unstände auf eine Sittenwidrigkeit der Markenanmeldung schließen zu können

(vgl. BGH GRUR 2005, 581 - The Colour of Elegance). Wie die Antragsgegnerin

insoweit unwidersprochen vorgetragen hat, verwendet sie die hier in Frage stehende Bezeichnung seit 1999 als Arbeitstitel für ein spezielles Computerprogramm für Frauen, das in Form einer Internetsuchmaschine angeboten werden

soll. Daraus folgt jedoch nicht ohne weiteres, dass die Störung der Antragstellerin

als Mitbewerberin zum Zeitpunkt der Markenanmeldung im Vordergrund gestanden hat. Soweit die Antragstellerin zur Begründung ihres Löschungsbegehrens auf

die fehlende Benutzung der angegriffenen Marke hinweist, hat die Antragsgegnerin diesen Umstand in der mündlichen Verhandlung für den Senat nachvollziehbar

damit erklärt, dass sie kein Risiko eingehen wollte, das sich aus der Verwendung

einer mit einem Löschungsantrag angegriffenen Marke im Verkehr und den damit

verbundenen Unsicherheiten ergibt. Zwar befindet sich die Inhaberin der angegriffenen Marke in Liquidation. Sie hat aber glaubhaft und unwidersprochen vorgetragen, dass die A… AG die Markenrechte übernehmen wird, so

dass gegen einen ernsthaften Benutzungswillen aus der Sicht des Senats keine

zwingenden Umstände sprechen (vgl. BGH GRUR 2001, 242, 245 - Classe E).

3.Anhaltspunkte dafür, im Verhalten der Antragsgegnerin einen Rechtsmissbrauch zu sehen, sind ebenfalls nicht erkennbar. Anmeldung und Erwerb eines

Kennzeichenrechts können zwar einen unzulässigen Behinderungswettbewerb

darstellen, auch wenn ein schutzwürdiger Besitzstand des Vorbenutzers an dem

Kennzeichen nicht besteht (vgl. BGH GRUR 2001, 242 - Classe E), da der Erwerb

eines solchen Besitzstandes keine notwendige Voraussetzung des wettbewerbsrechtlichen oder auch des deliktsrechtlichen Kennzeichenschutzes darstellt. Es

reicht aus, dass eine Marke allein in der Absicht erworben wird, den Benutzer des

Kennzeichens überhaupt zu behindern, soweit der Markenanmelder die mit der

Eintragung der Marke kraft Markenrechts entstehende und wettbewerbsrechtlich

an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (vgl. BGH GRUR 1998, 412 - Analgin; GRUR 1998, 1034, 1037 -

Makalu). Abgesehen davon, dass sich zunächst die Antragstellerin an die Antragsgegnerin gewendet und diese zur Unterlassung aufgefordert hat, was dem

üblichen Verhalten von Wettbewerbern im geschäftlichen Verkehr entsprechen

dürfte, hat die Antragsgegnerin - bislang zumindest - keinerlei konkrete Forderungen an die Antragstellerin gerichtet und beabsichtigt nach eigener Aussage auch

in Zukunft nicht, solche zu stellen (vgl. BGH GRUR 2001, 242, 246 - Classe E).

Insoweit ist die fragliche Markenanmeldung nicht als Mittel des Wettbewerbskampfs eingesetzt worden und ein rechtsmissbräuchliches Verhalten nicht erkennbar. Inwieweit sich ein Missbrauch bei der Ausübung bzw. Durchsetzung des

Markenrechts ergeben könnte, ist demgegenüber nicht Gegenstand des Verfahrens.

In Würdigung der gesamten Umstände erscheint danach das Verhalten der Antragsgegnerin nicht als sittenwidrig im Sinne des § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG, so

dass die Beschwerde der Antragstellerin ohne Erfolg blieb.

Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlaß,

§ 71 Abs. 1 MarkenG.

gez.

Unterschriften

Urteil vom 30.04.2015

2 ZA (pat) 10/14 vom 30.04.2015

Urteil vom 23.07.2015

2 Ni 20/13 (EP) vom 23.07.2015

Urteil vom 16.06.2016

10 W (pat) 20/16 vom 16.06.2016

Anmerkungen zum Urteil