Urteil des BPatG vom 07.01.2009

BPatG (zpo, doppelvertretung, patentanwalt, partei, ersatz der kosten, stand der technik, verhältnis zu, e contrario, verteidigung, beschwerde)

BPatG 152

08.05

BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 432/06

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

_______________________

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betreffend das Gebrauchsmuster …

hier: Erinnerung gegen Kostenfestsetzungsbeschluss

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentge-

richts am 21. September 2009 durch den Vorsitzenden Richter Müllner sowie die

Richter Baumgärtner und Eisenrauch

beschlossen:

Die Erinnerung gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss der

Rechtspflegerin des Bundespatentgerichts vom 7. Januar 2009

wird auf Kosten der Erinnerungsführerin zurückgewiesen.

G r ü n d e

Die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts hat das

am 3. Juni 1998 angemeldete und am 17. Juli 2003 in das Gebrauchsmusterregis-

ter eingetragene Gebrauchsmuster … mit der Bezeichnung …

mit Beschluss vom

24. April 2006 teilgelöscht.

Hiergegen haben sowohl die Gebrauchsmusterinhaberin als auch die Löschungs-

antragstellerin Beschwerde eingelegt, wobei die Löschungsantragstellerin im Be-

schwerdeschriftsatz mitgeteilt hat, dass „die Antragstellerin und Beschwerdeführe-

rin auch in der Beschwerdeinstanz die Patentanwälte W…,

sachbearbeitend: Herrn Patentanwalt Dr.

H… … zur Mitwirkung

bestimmt“ habe (Bl. 10). Die Beschwerde der Gebrauchsmusterinhaberin ist er-

folglos geblieben, auf die Beschwerde der Löschungsantragstellerin hin hat der

erkennende Senat den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung aufgehoben und

- 3 -

das Gebrauchsmuster in vollem Umfang gelöscht und der Gebrauchsmusterinha-

berin die Kosten beider Rechtszüge auferlegt.

Nach Rechtskraft dieses Beschlusses hat die Löschungsantragstellerin am

10. Juni 2008 beantragt, die ihr von der Gebrauchsmusterinhaberin zu erstatten-

den Kosten der Beschwerdeinstanz auf 12.693,19 € festzusetzen. Dieser Betrag

enthält auch die Kosten für den mitwirkenden Patentanwalt i. H. v. 4.670,– €. Die

Gebrauchsmusterinhaberin hat dem Antrag teilweise widersprochen, u. a. soweit

Kosten für eine Doppelvertretung geltend gemacht wurden.

Mit Beschluss vom 7. Januar 2009 hat die Rechtspflegerin die erstattungsfähigen

Kosten der Löschungsantragstellerin auf 7.705,47 € festgesetzt und den Antrag im

Übrigen zurückgewiesen. Nicht anerkannt wurden die geltend gemachten Kosten

für die Doppelvertretung durch einen Rechts- und einen Patentanwalt, da die Be-

auftragung eines Patentanwalts neben dem bevollmächtigten Rechtsanwalts nicht

notwendig gewesen sei.

Hiergegen richtet sich die Erinnerung der Löschungsantragstellerin (im Folgenden:

Erinnerungsführerin), mit der sie die Aufhebung und Abänderung des Beschlusses

vom 7. Januar 2009 beantragt mit dem Ziel, die beantragten Kosten des Rechts-

anwalts zur Erstattung festzusetzen. Zur Begründung verweist sie im Wesentli-

chen auf die Nichtigkeitsrechtsprechung, wonach bei einem parallel zum Angriff

auf ein Schutzrecht laufenden Verletzungsverfahren die Doppelvertretung stets als

notwendig anzusehen sei.

Der Senat hat auf mögliche Bedenken gegen die Zulässigkeit des Antrags hinge-

wiesen, da die Kosten des Rechtanwalts zuerkannt worden seien.

Die Erinnerungsführerin hält den Antrag für zulässig. Seine Auslegung ergebe,

dass sich die Erinnerung auf die nicht anerkannten Kosten des Patentanwalts be-

ziehe.

- 4 -

Sie beantragt,

den Beschluss der Rechtspflegerin vom 7. Januar 2009 zu ändern

und zusätzlich die beantragten Kosten des Patentanwalts zur Er-

stattung festzusetzen.

Hilfsweise beantragt sie,

die Rechtssache dem Europäischen Gerichtshof mit der Bitte um

Vorabentscheidung gemäß Art. 234 EGV vorzulegen zu der

Frage, ob es sich bei den für die Einschaltung sowohl eines Pa-

tentanwalts als auch eines Rechtsanwalts in einer Höhe nach

RVG anfallenden Gebühren in einem Gebrauchsmusterlö-

schungsverfahren betreffend ein Gebrauchsmuster, auf dessen

Grundlage ein paralleles Verletzungsverfahrens anhängig ist, um

zumutbare und angemessene Kosten der obsiegenden Partei im

Sinne von Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen

Parlaments und des Rats vom 29. April 2004 zur Durchsetzung

der Rechte des Geistigen Eigentums handle.

Weiter hilfsweise regt die Erinnerungsführerin die Zulassung der Rechtsbe-

schwerde an.

Die Gebrauchsmusterinhaberin hat sich im Erinnerungsverfahren nicht geäußert

und auch keine Anträge gestellt.

II.

Die zulässige Erinnerung ist nicht begründet. Denn die geltend gemachten Kosten

für den im Löschungsbeschwerdeverfahren neben dem verfahrensbevollmächtig-

ten Rechtsanwalt beauftragten Patentanwalt waren nicht zur zweckentsprechen-

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den Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig im Sinne von § 91

Abs. 1 S. 1 ZPO i. V. m. §§ 18 Abs. 2 S. 2 GebrMG und 84 Abs. 2 PatG.

Die Erinnerung ist zulässig. Zwar war der in der Erinnerungsschrift vom

29. Januar 2009 schriftsätzlich formulierte Antrag objektiv unrichtig, da er

auf die Festsetzung der bereits als erstattungsfähig anerkannten Kosten für

den Rechtsanwalt gerichtet war. Die auch bei unrichtigen prozessualen An-

trägen mögliche und gebotene Auslegung (vgl. Greger in Zöller, ZPO,

27. Aufl. 2009, Vor § 128, Rn. 25 m. w. N.) ergibt aber vor dem Hintergrund

des gesamten Vorbringens der Erinnerungsführerin, dass sie die Anerken-

nung der für ihren Patentanwalt entstanden Kosten anstrebt. Die Begrün-

dung der Erinnerung hebt zumindest auch auf die unterschiedlichen Rollen

von Rechts- und Patentanwalt ab, so dass eine Auslegung des Antrags

vom 29. Januar 2009 gerechtfertigt erscheint, dass die Aufhebung des Be-

schlusses der Rechtspflegerin vom 7. Januar 2009 gewollt war, soweit dort

die beantragten Kosten des Patentanwalts nicht anerkannt worden waren,

sowie die Festsetzung dieser Kosten als erstattungsfähig.

Der Antrag ist insoweit zulässig auf die nicht festgesetzten Kosten des

mitwirkenden Patentanwalts beschränkt, die ebenfalls nicht anerkannten

Flugkosten des Rechtsanwalts sowie die nicht anerkannten Fahrtkosten der

Partei sind nicht Gegenstand des Erinnerungsverfahrens.

Die Erinnerung ist aber nicht begründet. Die Erinnerungsführerin kann kei-

nen Ersatz der Kosten ihres im Verfahren mitwirkenden Patentanwalts be-

anspruchen. Die im Rahmen des § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO erforderliche Ein-

zelfallprüfung ergibt, dass diese Kosten trotz des parallelen Verletzungs-

verfahrens nicht notwendig im Sinn dieser Vorschrift waren.

2.1. Die Festsetzung der erstattungsfähigen Kosten richtet sich im Gebrauchs-

musterlöschungsverfahren nach § 18 Abs. 2 S. 2 GebrMG i. V. m. § 84

Abs. 2 PatG, §§ 91 ff. ZPO. Nach § 91 Abs. 1 ZPO hat die unterliegende

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Partei die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, insbesondere die dem Geg-

ner erwachsenen Kosten zu erstatten, soweit sie zur zweckentsprechenden

Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren. Zu diesen

Kosten gehören nach § 91 Abs. 2 Satz 1 ZPO auch die gesetzlichen Ge-

bühren und Auslagen des Rechtsanwalts der obsiegenden Partei. Die ge-

setzlichen Gebühren und Auslagen des Rechtsanwalts gelten von Rechts

wegen als zweckentsprechende Kosten der Rechtsverfolgung und Rechts-

verteidigung. Eine Einschränkung besteht nach dem Wortlaut („des

Rechtsanwalts“) nur dahingehend, dass lediglich die Gebühren und Ausla-

gen eines Rechtsanwalts, also des Hauptbevollmächtigten, nicht dagegen

Gebühren von Verkehrsanwälten oder Unterbevollmächtigten etc., erfasst

werden (BGH NJW 2003, 898 ff.).

2.2. Für die Erstattungsfähigkeit der Kosten (hier) des mitwirkenden Patentan-

walts kommt es daher gemäß §§ 18 Abs. 2 S. 2 GebrMG, 84 Abs. 2 PatG

nach § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO darauf an, ob diese Kosten zur zweckent-

sprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtverteidigung notwendig waren,

was sich nach einem objektiven Maßstab beurteilt (BGH GRUR 2007,

739 f. – Kosten der Schutzschrift II).

2.2.1. Für die Erstattungsfähigkeit der Kosten eines weiteren Anwalts kommt im

Gebrauchsmusterlöschungsverfahren vor dem Bundespatentgericht eine

entsprechende Anwendung der für Verfahren in Gebrauchsmusterstreitsa-

chen in § 27 Abs. 3 GebrMG gesondert geregelten Erstattungsfähigkeit von

Gebühren und Auslagen des mitwirkenden Patentanwalts nicht in Betracht.

Ebenso wie im Patentnichtigkeitsverfahren liegt insoweit auch im Ge-

brauchsmusterlöschungsverfahren keine planwidrige Regelungslücke vor.

Die Verfahrenssituation im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren bezüglich

der Tätigkeit des Patentanwalts ist in rechtlicher Hinsicht nicht so weit mit

dem vom Gesetzgeber für das Verletzungsverfahren geregelten Tatbestand

vergleichbar, dass angenommen werden kann, der Gesetzgeber wäre bei

- 7 -

einer Interessenabwägung, bei der er sich von den gleichen Grundsätzen

hätte leiten lassen, wie bei dem Erlass der herangezogenen Gesetzesvor-

schrift, zu dem gleichen Abwägungsergebnis gekommen. Vielmehr hat der

Gesetzgeber insbesondere in Kenntnis der Rechtsprechung des Bundes-

patentgerichts zu § 143 Abs. 5 PatG a. F. eine Regelung ausdrücklich nur

für die Verletzungsverfahren getroffen. In der Begründung des Regierungs-

entwurfs zur Änderung des § 27 Abs. 5 GebrMG wird auf die Begründung

zu § 143 Abs. 3 verwiesen (BlfPMZ 2002, 36 ff., 55). Danach sollte aus-

drücklich die Rolle des im Verletzungsverfahren mitwirkenden Patentan-

walts gestärkt werden. Die bisher bestehende Einschränkung der Erstat-

tungsfähigkeit auf eine Gebühr wurde für nicht mehr vertretbar erachtet, da

sie die tatsächliche Arbeitsleistung in den jeweiligen Verfahren und die

Rolle des Patentanwalts (§§ 3, 4 Patentanwaltsordnung) nicht angemessen

berücksichtige (BlfPMZ a. a. O., 54, 55) (vgl. zur identischen Problematik im

Patentnichtigkeitsverfahren: BPatG GRUR 2009, 706 f. – Doppelvertre-

tungskosten im Nichtigkeitsverfahren; BPatG GRUR 2009, 707 f. – Doppel-

vertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren

II; BPatG Beschluss vom

29. Januar 2009, 4 ZA (pat) 81/08, abrufbar bei juris Das Rechtsportal;

BPatG GRUR 2008, 735 ff. – Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren;

BPatG Mitt. 2008, 570 f. – Kosten des mitwirkenden Patentanwalts; BPatG

Beschluss vom 7. Dezember 2006, 4 ZA (pat) 33/06, abrufbar bei juris Das

Rechtsportal).

2.2.2. Für die Erstattungspflicht ist daher § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO maßgelblich, wo-

nach die unterliegende Partei die Kosten des Rechtsstreits zu tragen hat,

soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder -verteidigung

notwendig waren. Bei Prüfung der Notwendigkeit ist darauf abzustellen, ob

eine verständige und wirtschaftlich vernünftige Partei die die Kosten auslö-

sende Maßnahme im Zeitpunkt ihrer Veranlassung – also bei objektiver

Betrachtung ex ante – als sachdienlich ansehen durfte, wobei die Partei ihr

berechtigtes Interesse verfolgen und die zur vollen Wahrnehmung ihrer

- 8 -

Belange erforderlichen Schritte ergreifen darf und lediglich gehalten ist,

unter mehreren gleichartigen Maßnahmen die kostengünstigste auszu-

wählen (vgl. BGH GRUR 2005, 271 m. w. N.). Notwendig sind danach alle

Kosten, ohne die die zweckentsprechenden Maßnahmen nicht getroffen

werden könnten.

In besonderem Maße ist dabei jedoch auch der in § 254 Abs. 2 S. 1 BGB

verankerte allgemeine Grundsatz der Schadenminderungspflicht des Gläu-

bigers zu beachten. Nach diesem Grundsatz, der vor allem auch in der

Rechtsprechung zur Kostenerstattung angewendet wird, ist ein Verschul-

den bzw. ein Wegfall des Erstattungsanspruchs anzunehmen, wenn der

Gläubiger sich nicht so verhält wie ein ordentlicher und verständiger

Mensch sich verhalten würde (vgl. Palandt BGB 68. Aufl. § 254 Rdn. 36).

Bei der Beurteilung der Erstattungsfähigkeit ist grundsätzlich eine typisie-

rende Betrachtungsweise geboten. Denn der Gerechtigkeitsgewinn, der bei

einer übermäßig differenzierenden Betrachtung im Einzelfall zu erzielen ist,

in keinem Verhältnis zu den sich einstellenden Nachteilen steht, wenn in

nahezu jedem Einzelfall darüber gestritten werden kann, ob die Kosten ei-

ner bestimmten Rechtsverfolgungs- oder Rechtsverteidigungsmaßnahme

zu erstatten sind oder nicht (BGH GRUR 2005, 271 – Unterbevollmächtig-

ter

III; BGH NJW

2003, 901 –

Auswärtiger Rechtsanwalt

I; BGH

GRUR 2005, 1072 – Auswärtiger Rechtsanwalt V; BGH WRP 2008, 363).

2.2.3. Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze geht die Beauftragung eines Pa-

tentanwalts neben einem Rechtsanwalt im vorliegenden Gebrauchsmus-

terlöschungsbeschwerdeverfahren über das hinaus, was eine verständige,

kostenbewusste und wirtschaftlich vernünftige Partei bei der Einlegung der

Beschwerde als in diesem Sinn erforderlich ansehen durfte.

a) Der Bundesgerichtshof hat in seiner grundlegenden Entscheidung zum

Gebrauchsmusterlöschungsverfahren (GRUR 1965, 621, 626 - Patentan-

waltskosten) die Auffassung des 5. Senats des Bundespatentgerichts gebil-

- 9 -

ligt, dass eine Partei im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren durch einen

Patentanwalt regelmäßig vollwertig vertreten sei. Er hat darauf abgestellt,

dass ein Patentanwalt aufgrund seiner Ausbildung und Berufspraxis so ge-

schult ist, dass er die im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren regelmäßig

auftretenden gebrauchsmusterrechtlichen Fragen beherrscht (vgl. für den

Patentanwalt im Nichtigkeitsverfahren BPatG Beschluss vom

29. Januar 2009, 4 ZA (pat) 81/08, abrufbar bei juris Das Rechtsportal).

Auch die weitere Entscheidungspraxis des erkennenden sowie des

10. Senates geht in Fortführung der Entscheidung „Patentanwaltskosten“

des Bundesgerichtshofs dahin, Doppelvertretungskosten nur dann anzuer-

kennen, wenn über den Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes hinaus

derart schwierige rechtliche Fragen zu beurteilen sind, dass für deren Be-

urteilung das bei einem Patentanwalt vorauszusetzende rechtliche Wissen

nicht ausreicht (vgl. BPatGE 45,149 ff. m. w. N.; Senatsbeschlüsse vom

18. September 2006, 5 W (pat) 422/05, und vom 17.

Oktober

2006,

5 W (pat) 8/06, abrufbar bei juris Das Rechtsportal). An dieser Auffassung

wird festgehalten.

b) Dass derartig außergewöhnlich schwierige rechtliche Fragen ex ante,

also bei Einlegung der Beschwerde, zu erwarten waren, ist weder vorgetra-

gen worden noch ersichtlich. Auch haben sich keine solchen Fragen im

Verlauf des Verfahrens ergeben. Darüber hinaus würden sie – ihr Vorhan-

densein unterstellt – unter keinen Umständen die Beauftragung eines Pa-

tentanwalts neben dem mandatierten Rechtsanwalt rechtfertigen. Denn die

Bearbeitung auch schwieriger Rechtsfragen fällt ohne weiteres in die Zu-

ständigkeit des bevollmächtigten Rechtsanwalts.

c) Die von der Erinnerungsführerin in der Begründung des Kostenfestset-

zungsantrags angesprochene Diskussion in der mündlichen Verhandlung

vom 14. Januar 2008 über die Zulässigkeit der weiteren Anträge der Erinne-

rungsgegnerin beinhaltet keine derartigen rechtlichen Schwierigkeiten.

- 10 -

Vielmehr handelt es sich bei der Beurteilung neuer Ansprüche und der

Frage, ob sie von der ursprünglichen Offenbarung gedeckt sind oder eine

unzulässige Erweiterung enthalten, um üblicherweise in Gebrauchsmuster-

löschungsverfahren auftretende Problem, die selbstverständlich vom jewei-

ligen Verfahrensbevollmächtigten beherrscht werden müssen.

d) Die Erinnerungsführerin kann sich auch nicht mit Erfolg darauf berufen,

dass es im Hinblick auf die komplexe technische Natur des vorliegenden

Verfahrens notwendig i. S. v. § 91 Abs. 1 ZPO gewesen sei, neben dem

Rechtsanwalt einen Patentanwalt hinzuzuziehen.

Dass die Inanspruchnahme eines weiteren Anwalts zur zweckentsprechen-

den Rechtsverfolgung oder -verteidigung kostenrechtlich als notwendig an-

erkannt wird, stellt eine absolute Ausnahme dar und bedarf des Vorliegens

außergewöhnlicher Umstände (vgl. BVerfG NJW

1978, 258; BVerfG

NJW 1993, 1460). Grundsätzlich gilt, dass sich ein Anwalt die Kenntnisse

für ein übernommenes Mandat selbst verschaffen muss. Unabhängig da-

von, dass jede Partei daran interessiert ist, qualifizierten Rechtsschutz zu

erhalten, kann sie im Einzelfall bei ihrem Prozessbevollmächtigten fehlende

notwendige Kenntnisse nicht auf Kosten des Gegners beschaffen (vgl. Zöl-

ler-Herget, ZPO, 27. Aufl. 2009, § 91, Rn. 13 Stichwort „Spezialanwalt“,

m. w. N.). Im Gegensatz zu Verletzungsverfahren vor den Zivilgerichten be-

nötigen die Beteiligten zur Verfahrensführung vor dem Deutschen Patent-

und Markenamt oder vor dem Bundespatentgericht keinen Rechtsanwalt.

Verfügt ein dennoch mit der Führung eines Gebrauchsmusterlöschungs-

verfahrens oder dem sich anschließenden Beschwerdeverfahren betrauter

Rechtsanwalt nicht über die entsprechende Qualifikation, wäre seine Be-

auftragung daher grundsätzlich nicht erforderlich i. S. v. § 91 Abs. 1 ZPO.

Nachdem aber die Kosten für die Hinzuziehung eines Anwalts ohne Prü-

fung der Notwendigkeit stets nach § 91 Abs. 2 S. 1 ZPO erstattet werden

müssen, kann der Umstand, dass sich der mandatierte Rechtsanwalt feh-

lende technische Sachkunde durch Beiziehen eines Patentanwalts ver-

- 11 -

schaffen muss, kostenrechtlich nicht zu Lasten des unterlegenen Gegners

gehen. Andernfalls würde nämlich nicht nur der oben genannte Grundsatz

umgangen werden, dass ein Anwalt das zur ordnungsgemäßen Erfüllung

des übernommenen Auftrags erforderliche Wissen besitzen oder es sich

beschaffen muss (vgl. auch OLG Karlsruhe, Beschluss vom 27. Juni 2005,

15 W 28/05; BPatG Beschluss vom 29. Januar 2009, 4 ZA (pat) 81/08;

beide abrufbar bei juris Das Rechtsportal). Die Zulassung einer kosten-

rechtlich relevanten Doppelvertretung würde darüber hinaus auch noch die

nicht bestehende Analogiefähigkeit von § 27 Abs. 3 GebrMG (s. o. 2.2.1.)

unterlaufen, worauf im angefochtenen Beschluss zu Recht hingewiesen

worden ist.

2.2.4. Daran ändert sich auch und gerade vor dem Hintergrund der vom Bun-

desgerichtshof als geboten angesehenen typisierenden Betrachtungsweise

nichts.

a) Zwar besteht nunmehr in der Rechtsprechung der Nichtigkeitssenate

Einigkeit darüber, dass die Kosten der Doppelvertretung in Nichtigkeitsver-

fahren nicht in jedem Fall als notwendig anzusehen sind und dass die Fest-

stellung der Erforderlichkeit eine Prüfung im Einzelfall verlangt (vgl. BPatG

GRUR 2008, 735 f. – Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren;

Mitt. 2008, 570 – Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts; GRUR 2009,

706 f.; GRUR 2009, 707 f.). Allerdings wird dieser Ansatz der individuellen

Prüfung durch die Anwendung der typisierenden Betrachtungsweise da-

durch wieder außer Kraft gesetzt, dass im Fall eines parallel zu einem

Nichtigkeitsverfahren geführten Verletzungsverfahren die Doppelvertretung

stets als notwendig angesehen und nur bei einem deutlichem Abweichen

von dieser als Regelfall angesehenen Konstellation auch Ausnahmen zu-

lassen sind (vgl. BPatG GRUR 2009, 706 f.; GRUR 2009, 707 f.; BPatG

GRUR 2008, 735 f.; BPatG Mitt, 2008, 570 f. – Kosten des mitwirkenden

Patentanwalts; BPatG Beschluss vom 7. Dezember 2006, 4 ZA (pat) 33/06,

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abrufbar bei juris Das Rechtsportal; anders BPatG Mitt. 2008, 570 f. –

Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts; BPatG Beschluss vom

29. Januar 2009, 4 ZA (pat) 81/08, abrufbar bei juris Das Rechtsportal).

b) Dem kann nicht gefolgt werden. Vielmehr ist als Regelfall davon

auszugehen, dass auch bei parallelem Verletzungsverfahren im Verfahren

vor dem Bundespatentgericht eine Doppelvertretung nicht notwendig i. S. v.

§ 91 Abs. 1 ZPO ist.

Gemäß § 91 Abs. 2 ZPO einerseits und §§ 27 Abs. 3 GebrMG, 143 Abs. 5

PatG e contrario andererseits herrscht kostenrechtlich der Grundsatz, dass

regelmäßig nur ein Anwalt zulässig ist.

aa) Auch die in der Rechtsprechung der Nichtigkeitssenate zitierten

Entscheidungen des Bundesgerichtshofs zur typisierenden Betrachtungs-

weise weichen von diesem Grundsatz nicht ab. Der Bundesgerichtshof hat

es im Rahmen der Erstattung von Reisekosten eines nicht am Prozessge-

richt zugelassenen oder nicht am Gerichtsort ansässigen Rechtsanwalts als

Maßnahme zweckentsprechender Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidi-

gung i. S. v. § 91 Abs. 2 S. 1, 2. Halbsatz ZPO angesehen, wenn die an ei-

nem auswärtigen Gericht klagende oder verklagte Partei einen in ihrer

Nähe ansässigen Anwalt mandatiert. Dem liegt die auf den Normalfall re-

gelmäßig zutreffende Überlegung zugrunde, dass es in der ganz überwie-

genden Mehrzahl der Fälle erforderlich und sinnvoll ist, dass ein persönli-

ches Informations- und Beratungsgespräch zwischen Partei und Anwalt

mindestens zu Beginn eines Mandats stattfindet. In diesem Zusammenhang

ist es selbstverständlich, dass es die verständige und wirtschaftlich ver-

nünftige Partei bei Prozessbeginn regelmäßig als zur zweckentsprechen-

den Interessenwahrnehmung notwendig ansehen darf, einen für sie gut er-

reichbaren Anwalt beauftragt, dem sie vertraut und mit dem ein rascher In-

formationsaustausch möglich ist. Es ist ebenso selbstverständlich, dass die

Partei im Normalfall nicht darauf verwiesen werden darf, irgendeinen ihr

- 13 -

unbekannten, schlecht erreichbaren Anwalt am auswärtigen Gerichtsort zu

beauftragen.

Anderes gilt nur, wenn bereits zum Zeitpunkt der Beauftragung des

Hauptbevollmächtigten feststeht, dass ein eingehendes Mandantenge-

spräch für die Rechtsverfolgung oder -verteidigung nicht erforderlich sein

wird (BGH NJW 2003, 898 ff.; BGH GRUR 2005, 271 ff. – Unterbevoll-

mächtigter III; BGH NJW 2006, 1562 f.; jeweils m. w. N.). Daraus folgt, dass

in diesem Fall nur die Beauftragung eines beim Prozessgericht zugelasse-

nen Rechtsanwalts als notwendige Maßnahme der Rechtsverfolgung oder -

verteidigung anzuerkennen ist.

Auch soweit die Kosten eines Terminsvertreters als erstattungsfähig aner-

kannt wurden, liegt keine Abweichung von dem Grundsatz vor, dass regel-

mäßig nur die Kosten eines Anwalts im Rahmen der zweckentsprechenden

Rechtsverfolgung oder -verteidigung abgerechnet werden können. Denn

Kosten eines Unterbevollmächtigten sind nur dann notwendig i. S. v. § 91

Abs. 1 S. 1 ZPO, soweit durch dessen Tätigkeit erstattungsfähige Reise-

kosten des Hauptbevollmächtigten erspart werden (vgl. BGH NJW 2003,

898 ff.:; GRUR 2005, 84 f: – Unterbevollmächtigter II).

bb) Um daher von der gesetzlichen Grundregel durch eine typisierenden

Betrachtungsweise abweichen, genauer gesagt, sie für bestimmte Fall-

konstellationen umkehren zu können, müssten diese regelmäßig, also in

der ganz überwiegenden Mehrzahl der Fälle, die Voraussetzungen erfüllen,

die auch im Einzelfall eine Doppelvertretung als notwendig erscheinen lie-

ßen. Danach müsste im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren bzw. im sich

anschließenden Beschwerdeverfahren oder im Patentnichtigkeitsverfahren

eine verständige und wirtschaftlich vernünftige Partei allein aufgrund der

Tatsache, dass ein paralleles Verletzungsverfahren anhängig ist, zwangs-

läufig davon ausgehen dürfen, dass neben einem Rechtsanwalt ein Patent-

anwalt bzw. neben einem Patentanwalt einen Rechtsanwalt hinzugezogen

werden muss, weil andernfalls die vollen Wahrnehmung ihrer Belange nicht

- 14 -

gewährleistet wäre. Dies ist aber nicht der Fall. Denn eine solche Annahme

setzte nach dem oben unter 2.2.3.a) Gesagten voraus, dass bei der gleich-

zeitigen Anhängigkeit eines Verletzungsverfahrens im Verfahren über den

Bestand des Schutzrechts regelmäßig schwierige rechtliche Fragen auftre-

ten, die die Kompetenz des Patentanwalts übersteigen, was aber in der

Regel gerade nicht anzunehmen ist. Auch diejenigen Nichtigkeitssenate,

die eine Doppelvertretung regelmäßig als notwendig anerkennen, zeigen in

ihrer Rechtsprechung keine besonderen Rechtsprobleme auf, die außer-

halb dessen liegen würden, was ein Patentanwalt ohne die Hilfe eines

Rechtsanwalts bewältigen kann.

Die zutreffende Annahme, das Verletzungs- und das Verfahren über den

Bestand des Schutzrechts seien aufeinander abzustimmen, es sei die

Tragweite etwaiger Beschränkungen oder von Einzelheiten eines Vergleich

mit Erledigung von beiden Verfahren zu verhandeln, lässt nicht erkennen,

dass einem Patentanwalt die erforderliche Kompetenz dazu fehlt. Im Ge-

genteil ist er durch seine spezielle Ausbildung hierzu regelmäßig in beson-

derer Weise geeignet (vgl. insoweit die zutreffenden Ausführungen des

3. Senats, Mitt. 2008, 570 f. und des 4.

Senats im Beschluss vom

29. Januar 2009, 4 ZA (pat) 81/08, abrufbar bei juris Das Rechtsportal).

Abstrakt denkbare im Verletzungsverfahren begründete taktische Überle-

gungen, Abstimmungsbedarf oder das mögliche Erfordernis, einen Ver-

gleich zu formulieren, stellen regelmäßig ebenfalls keine besonderen recht-

lichen Schwierigkeiten dar. Soweit sich innerhalb des Löschungsverfahrens

die Notwendigkeit einer gegenüber den ursprünglich eingereichten Unterla-

gen eingeschränkten Verteidigung des Schutzrechts ergibt, folgt dies re-

gelmäßig aus dem Vergleich mit dem im Verfahren befindlichen Stand der

Technik, dessen Beurteilung in die Fachkompetenz des Patentanwalts fällt.

Dass im Rahmen einer Neuformulierung der Ansprüche der Verletzungsge-

genstand des parallelen Verletzungsverfahrens eine entscheidende Rolle

spielt, ist selbstverständlich. Die hierbei zu bewertende Reichweite des

Schutzumfangs und die Frage, innerhalb welcher Grenzen der Verlet-

- 15 -

zungsgegenstand den Schutzbereich eines eingeschränkten Gebrauchs-

musters noch ausfüllt, ist im Wesentlichen technischer Natur, die zusätzli-

chen juristischen Sachverstand nicht erfordert.

Dass ein wie im vorliegenden Fall tätiger Rechtsanwalt für die Bewältigung

schwieriger rechtlicher Fragen der Hilfe eines Patentanwalts bedürfte, ist

erst Recht nicht erkennbar und führte nach dem oben unter 2.2.3.d) Ge-

sagten in keinem Fall zur Anerkennung einer Doppelvertretung als notwen-

dig. Rechtliche Schwierigkeiten allgemeiner Art, wie sie üblicherweise in ei-

nem Gebrauchsmusterlöschungsverfahren auftreten, müssen nach dem

Gesagten sowohl ein mandatierter Rechtsanwalt als auch der hierfür aus-

gebildete und im Regelfall beauftragte Patentanwalt eigenständig bewälti-

gen (BPatG Mitt. 2008, 570 f.; BPatG Beschluss vom 29. Januar 2009,

4 ZA (pat) 81/08, abrufbar bei juris Das Rechtsportal).

cc) Vor diesem Hintergrund eignet sich daher die Parallelität von – hier –

Löschungs(beschwerde)- verfahren und Verletzungsverfahren nicht zur Ty-

pisierung, d. h. zu Annahme eines Regelfalls, wonach in diesen Fällen re-

gelmäßig eine Doppelvertretung erforderlich ist.

Dieses Ergebnis würde zudem zum einen ebenfalls im Widerspruch zu der

Erkenntnis aller Senate des Bundespatentgerichts stehen, dass eine ana-

loge Anwendung des § 27 Abs. 3 GebrMG, § 143 Abs. 3 PatG ausge-

schlossen ist, und der Vorgabe des Gesetzgebers widersprechen, dass die

Kosten einer Doppelvertretung in den Verfahren vor dem Bundespatentge-

richt regelmäßig nicht notwendig, deren Notwendigkeit vielmehr nach § 91

Abs. 1 ZPO im Einzelfall nachzuweisen ist. Zum anderen widerspräche das

Ergebnis der Gleichstellung der Tätigkeit der Patentanwälte mit der der

Rechtsanwälte, wie sie in der Rechtsprechung des Senats zur Abrechnung

nach der BRAGO bzw. nach dem RVG ihren Niederschlag gefunden hat

(vgl. GRUR 2007, 87 f. m. w. N.).

- 16 -

dd) Der Kostengläubiger muss danach weiterhin substanziiert darlegen, wa-

rum im Einzelfall aufgrund welcher konkreten Umstände eine Doppelver-

tretung erforderlich ist. Dies stellt keine übermäßige Differenzierung im

Rahmen von üblichen Geschehensabläufen dar, sondern dient dem Schutz

des Kostenschuldners davor, außerhalb der vom Gesetz in § 91 Abs. 2

ZPO getroffenen grundsätzlichen Entscheidung, wonach nur die Aufwen-

dungen eines Anwalts abgerechnet werden können, ohne besondere Um-

stände mit erheblichen Kosten belastet zu werden und damit vor allem Ge-

rechtigkeitsgesichtspunkten.

2.2.5. Dass die Löschungsantragstellerin neben ihrem Rechtsanwalt aus subjektiv

nachvollziehbaren Gründen noch einen Patentanwalt beauftragt hat, ist ihr

unbenommen. Sie muss entsprechend bereit sein, hierfür die Kosten zu

übernehmen. Für die Frage, ob die Gegenseite diese Kosten zu tragen hat,

kommt es allein darauf an, ob die Besonderheiten des Falles eine zusätzli-

che Beauftragung eines Patentanwalts erforderlich machten, was zum ei-

nen – wie ausgeführt – mangels besonderer Umstände zu verneinen ist.

Ebenso

wenig

begründet

der Umstand, dass der Prozessgegner einen Pa-

tent- und einen Rechtsanwalt hinzugezogen hat, nicht die Notwendigkeit ei-

ner Doppelvertretung. Hierfür kann insbesondere nicht das Argument der

Waffengleichheit herangezogen werden. Denn eine Doppelvertretung auf

der Gegenseite hat keinen Einfluss auf die aus dem Verfahrensgegenstand

zu beantwortende Frage, ob die Besonderheiten des Falles auf der Seite

der Erinnerungsführerin eine zusätzliche Beauftragung eines Patentanwalts

erforderlich machten. Insofern stellte sich der von der Gegenseite betrie-

bene Aufwand ebenfalls als nicht notwendig dar, allerdings ohne dass dies

bei der vorliegenden Entscheidung eine Rolle spielt.

Danach muss die Erinnerung zurückgewiesen werden.

- 17 -

Ein Verstoß gegen Art. 3 GG ist nicht erkennbar. Denn zum einen sind im

vorliegenden Fall die Kosten des Rechtsanwalts anerkannt worden. Zum

anderen liegt, wenn eine Doppelvertretung nicht zur Rechtsverfolgung oder

zur -verteidigung erforderlich ist, in der Ablehnung des zweiten Vertreters

keine Ungleichbehandlung, insbesondere nicht auf der Grundlage irgend-

welcher bestehenden oder nicht bestehenden beruflichen Qualifikationen.

Dies gilt auch für zukünftige Fälle. Inwieweit der aus kostenrechtlichen

Gründen abgelehnte oder abzulehnende Anwalt durch eine negative Ent-

scheidung über die Verpflichtung der Gegenseite, seine Kosten zu tragen,

in seiner Berufsfreiheit beeinträchtigt wird, ist nicht erkennbar.

Die Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 18 Abs. 4 S. 1 GebrMG

scheidet aus, da die vorliegend getroffene Entscheidung keine Entschei-

dung über eine Beschwerde nach § 18 Abs. 1 GebrMG ist (vgl. auch

Bühring, 7. Aufl. 2006, § 18 Rn. 108).

Auch wenn der Senat danach in letzter Instanz entscheidet, kommt eine

Vorlage an den Europäischen Gerichtshof mangels Relevanz der von der

Löschungsantragstellerin herangezogene Vorschrift nicht in Betracht.

Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des

Rats vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des Geistigen Ei-

gentums

regelt nur

die Verpflichtung der Vertragsstaaten, für Verletzungs-

verfahren sicherzustellen, dass der Unterliegende regelmäßig die Kosten

der obsiegenden Partei tragen muss, sofern diese Kosten

zumutbar und

angemessen sind, und sofern nicht Billigkeitsgründe entgegenstehen.

Unabhängig von der Frage der Anwendbarkeit der Richtlinie auf das

Gebrauchsmusterlöschungsverfahren hat der Gesetzgeber in den hier an-

zuwendenden Vorschriften der

§ 18 Abs. 2 S. 2 GebrMG, § 84 Abs. 2 PatG

und §§ 91 ff. ZPO entsprechende Regelungen getroffen. Art. 14 der Richtli-

nie 2004/48/EG,

für deren Auslegung der EuGH angerufen werden könnte,

- 18 -

trifft keine Bestimmung,

wann Kosten zumutbar und angemessen sind. Dies

ist regelmäßig nur bei solchen Kosten der Fall, die zur

Rechtsverfolgung

oder zur Rechtsverteidigung erforderlich i. S. v. § 91 ZPO sind.

III.

Die Erinnerungsführerin hat als Unterlegene entsprechend § 91 Abs. 1 Satz 1

ZPO die Kosten des Erinnerungsverfahrens zu tragen.

Müllner Baumgärtner

Eisenrauch