Urteil des BPatG vom 16.01.2001, 33 W (pat) 53/00

BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 53/00 _______________ Verkündet am 16. Januar 2001 …

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

…

betreffend die Markenanmeldung 398 07 097.0

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mündliche Verhandlung vom 16. Januar 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Winkler sowie der Richter Dr. Albrecht und von Zglinitzki

BPatG 154

6.70

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der

Markenstelle für Klasse 18 des Patentamts vom

22. Januar 1999 und vom 4. Januar 2000 aufgehoben.

Gründe

I

Am 11. Februar 1998 hat die Anmelderin für „Leder und Lederimitationen sowie

Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“

folgende Marke angemeldet:

Das Patentamt hat die Anmeldung und ebenso die Erinnerung der Anmelderin mit

Beschlüssen vom 22. Januar 1999 sowie vom 4. Januar 2000 zurückgewiesen; im

Erinnerungsbeschluss nannte es in der Rechtsmittelbelehrung für die Beschwerdegebühr einen Betrag von 300.-- DM. Zur Sachentscheidung heißt es in den Beschlüssen, die Fifth Avenue sei eine allgemein bekannte Einkaufsstraße in New

York. Andere Straßen gleichen Namens seien nicht berühmt. Im Gegensatz zu

„Broadway“ (BPatGE 7, 53 und 38, 157) stünden hier nicht Theater, sondern luxu-

riöse Einzelhandelsgeschäfte im Vordergrund. Die beteiligten Kreise würden in der

angemeldeten Marke eine geographische Herkunftsangabe sehen. Das müsse

nicht die Herstellung der Waren betreffen, weil andere Anknüpfungspunkte vorlägen; „5TH AVENUE“ sei nämlich ein Hinweis auf Luxusartikel. Dass es noch andere

bekannte Einkaufsstraßen in New York gäbe, mindere das Freihaltungsbedürfnis

an der angemeldeten Marke nicht. Die bildliche Ausgestaltung der Marke sei werbeüblich. Ob der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft fehle, könne wegen des gegebenen Freihaltungsbedürfnisses offen bleiben.

Die Anmelderin hat dagegen Beschwerde eingelegt und zunächst 300.-- DM Beschwerdegebühr bezahlt. Am 24. März 2000 hat sie weitere 45.-- DM bezahlt. Sie

ist der Ansicht, „5 th Avenue“ hießen Straßen in verschiedenen Städten des angloamerikanischen Bereichs. Selbst die Fifth Avenue in New York komme nicht als

Herstellungsort in Frage; sie sei keine relevante geographische Angabe und auch

keine Einkaufsstraße im eigentlichen Sinn; die Seventh Avenue sei als „fashion

avenue“ weitaus bekannter. Dementsprechend sei „5TH AVENUE“ bereits als Marke

eingetragen.

II

Die Beschwerdegebühr wurde rechtzeitig bezahlt, da die Frist hierfür wegen der in

Bezug auf die Gebühr falschen Rechtsmittelbelehrung gemäß § 61 Abs 2 Satz 3

MarkenG ein Jahr betrug.

Die somit zulässige Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg.

Der Senat hält die als Marke angemeldete Bezeichnung „5TH AVENUE“ hinsichtlich

der beanspruchten Waren für unterscheidungskräftig und nicht freihaltungsbedürftig. Ihrer Eintragung gemäß § 33 Abs 2, § 41 MarkenG stehen somit die absoluten

Schutzhindernisse des § 8 Abs 2 Nrn 1 und 2 MarkenG nicht entgegen.

Die Prüfung des Freihaltungsbedürfnisses an einer Ortsbezeichnung als geographische Herkunftsangabe gemäß § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG richtet sich vor allem

nach den Beurteilungsmaßstäben, die der Europäische Gerichtshof in der Chiemsee-Entscheidung zu Art 3 Abs 1 lit c der Ersten Richtlinie des Rates der EG

Nr 89/104 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die

Marken vom 21. Dezember 1988 vorgegeben hat. Diese Vorschrift liegt der inhaltsgleichen Bestimmung des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG zu Grunde und ist für

deren richtlinienkonforme Auslegung maßgeblich (EuGH GRUR 1999, 723; vgl

dazu auch BPatGE 41, 278 - WALLIS).

Nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind ua Marken schutzunfähig, die ausschließlich

aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der geographischen Herkunft oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren dienen können.

„Fifth Avenue“ ist der Name einer auch in Deutschland bekannten Straße in New

York und kann als solcher eine geographische Angabe sein (so schon BPatGE 4,

74 - Champs elysee; 7, 53 - Broadway). Daran ändert es nichts, dass es verschiedene Straßen mit dem Namen „Fifth Avenue“ in verschiedenen Städten gibt. Die

Schutzfähigkeit bemisst sich allein daran, ob hinsichtlich einer dieser Straßen ihr

Name als örtliche Bezeichnung wirkt und inwieweit ein Interesse an seinem ungehinderten Gebrauch gegeben ist (BPatGE 12, 215 - Parkavenue).

Trotz der infolge der Chiemsee-Entscheidung geänderten Anforderungen an die

Eintragbarkeit geographischer Angaben umfasst das Freihaltungsbedürfnis an

geographischen Angaben indessen nicht ohne Weiteres alle Straßennamen; diese

können freihaltungsbedürftig sein, wenn sie als solche für einschlägige Waren

verwendet oder benötigt werden (vgl Beschluss des Senats vom

22. Oktober 1999, 33 W (pat) 109/99 - Friedrichstadt-Center). Es ist also in jedem

Einzelfall zu prüfen, ob gerade im Hinblick auf die beanspruchten Waren ein

Freihaltungsbedürfnis vorliegt. Dabei kommt es nicht allein auf die aktuellen

Gegebenheiten an. Auch die Möglichkeit einer beschreibenden Verwendbarkeit in

der Zukunft führt dazu, dass die Angabe bereits gegenwärtig freihaltungsbedürftig

ist, weil sie zur Bezeichnung der geographischen Herkunft „dienen kann“ (EuGH

aaO, Ls 1, Tz 30; so auch BPatG GRUR 2000, 1050 - Cloppenburg). Diese

Möglichkeit muss jedoch „vernünftiger Weise“ (EuGH aaO, Ls 2, Tz 31, 37) zu

erwarten und „realitätsbezogen“ sein (Ströbele WRP 2000, 1028, I.4). Gleiches

muss für die Frage gelten, ob die angesprochenen Kreise „5TH AVENUE“ überhaupt

- also auch heute schon - als geographische Angabe ansehen.

Bei den beanspruchten Waren ist es unwahrscheinlich, dass die beteiligten Verkehrskreise annehmen könnten, sie würden in der Fifth Avenue produziert. Als

Herstellungsort kommt diese Straße schon deshalb nicht in Betracht, weil die

Mieten dort für Werkstätten viel zu hoch sind. Wie der 27. Senat in der Broadway-

Entscheidung (BPatGE 38, 191, 193) festgestellt hat, liegt zwar in Manhattan ein

Schwerpunkt der US-Produktion von Damenbekleidung. Angaben über die Herkunft aus einer bestimmten Straße sind aber - anders als etwa Angaben über eine

Stadt oder eine Region - eher ungewöhnlich.

Konkrete Feststellungen oder Anhaltspunkte dafür, dass für Lederwaren oder

Bekleidung mit „Fifth Avenue“ in irgendeiner herkunftsbezogenen Form geworben

wird, liegen dem Senat nicht vor. Erst recht kann nicht davon gesprochen werden,

dass solches üblich wäre. Es ist weder bekannt noch nachweisbar, dass die Fifth

Avenue für bestimmte Waren - auch für hier nicht beanspruchte - einen besonderen Ruf genösse.

Zwar besteht ein Freihaltungsbedürfnis nicht nur an Herkunftsangaben, die einen

unmittelbaren Bezug zu bestimmten Eigenschaften der einschlägigen Waren aufweisen, sondern auch an Ortsnamen, welche eine Verbindung zwischen den Waren und dem Ort herstellen sowie beim Verbraucher positiv besetzte Vorstellungen

entstehen lassen (vgl EuGH aaO, Tz 26, 36). Auch dabei ist aber immer ein örtlicher Bezug zu fordern. Eine solche Eignung, warenbezogene Eigenschaften als

Herkunftsangabe zu beschreiben, fehlt „5TH AVENUE“, obwohl es sich - wenn auch

in abgewandelter Schreibweise (5TH statt Fifth) - um den Namen eines bekannten

Ortes handelt. Dessen Eigenschaften machen es nämlich unwahrscheinlich, dass

die beteiligten Verkehrskreise zu den beanspruchten Waren Verbindungen herstellen (vgl EuGH aaO, Tz 32 f), die ein Freihaltungsbedürfnis begründen können.

Damit unterscheidet sich der Fall von dem der WALLIS-Entscheidung zugrundeliegenden Sachverhalt. Denn bei WALLIS waren im Zusammenhang mit Kosmetika Anknüpfungspunkte insoweit die nachweisbare Existenz von chemischer Industrie im Kanton Wallis sowie das Bedürfnis, auf die Herkunft von Naturprodukten und natürlichen Inhaltsstoffen aus einem Gebiet hinweisen zu können, das im

Hinblick auf seine natürlichen Gegebenheiten bekannt ist. Es lag also ein geographischer Bezug zwischen Eigenschaften der Waren und dem Wallis vor. Der

EuGH selbst nennt (aaO Tz 36) als Beispiel, dass die Ware an dem betreffenden

Ort entworfen worden ist.

Demgegenüber stellt es keine geographische Besonderheit dar, wenn die Fifth

Avenue - wie St. Moritz - eine Reihe von Geschäften für luxuriöse Lederwaren und

Designer-Mode aufweist (BPatGE 28, 266, 280). Selbst die Waren von sog Nobelmarken mit spezifisch nationaler Herkunft, wie zB Schweizer Uhren oder italienische Schuhe, kann man heute überall auf der Welt erwerben. Eine Beschränkung auf bestimmte Verkaufsstätten und -orte oder gar Straßen erfolgt selten. Für

die mit der angemeldeten Marke beanspruchten Waren ist dies nicht bekannt.

Damit eignet sich „5TH AVENUE“ auch nicht als kollektive Bezeichnung für Geschäfte in der Fifth Avenue in New York, zumal sich diese nicht auf eine Branche

oder wenigstens auf einige typische Branchen beschränken.

Je bedeutungsloser im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren aber ein

Hinweis auf den Ort ist, den die Marke benennt, um so ferner liegt die Möglichkeit,

dass der Verkehr den fraglichen Ortsnamen als solchen verwendet oder versteht

und dieser deshalb zur beschreibenden Verwendung freigehalten werden muss

(Ströbele aaO, I.6 unter Hinweis auf den Beschluss des Senats vom

18. Februar 2000, 33 W (pat) 155/99 - SONTRA).

Anders als bei „Chiemsee“, wo der EuGH (aaO Tz 11) ausdrücklich auf das Fehlen solcher Marken hinweist, gibt es vorliegend deutsche Wortmarken, durch die

„5TH AVENUE“ entsprechende Bezeichnungen als solche geschützt werden. Das

Patentamt hat „5TH AVENUE“ für - vorliegend nicht vergleichbare - Farben

(DE02905084) und FIFTH AVENUE MIXTURE für Tabakwaren (DT00727291) als

schutzfähig angesehen. Letzterem kommt jedenfalls eine indizielle Wirkung zu,

weil MIXTURE für Tabak keine Kennzeichnungskraft besitzt und Tabakwaren

durchaus Luxusartikel sein können (vgl Playboy 12/2000 Zigarren-Special).

Ein Verständnis von „5TH AVENUE“ als Anpreisung auf einen gewissen Luxus ua

liegt nach Auffassung des Senats näher als die Annahme einer ernsthaften Herkunftsangabe (so auch BPatG aaO S 195 zu BROADWAY und BGH aaO zu

Hollywood). Insoweit läge eine freihaltungsbedürftige Sachangabe aber nur vor,

wenn sich unter den gleich zu beurteilenden Bezeichnungen „Fifth Avenue“,

„5 th Avenue“ und „5TH AVENUE“ ein bestimmter Stil für die angemeldeten Waren

herausgebildet hätte (so BPatG, Beschluss vom 4. April 1989, 27 W (pat) 119/87

- WALL STREET); dies ist jedoch vorliegend nicht feststellbar, wie bereits dargestellt wurde.

Die angemeldete Marke weist auch noch ein ausreichendes Maß an Unterscheidungskraft auf. Das gilt vor allem für ihren Wortbestandteil, der nicht beschreibend

ist. Ohne Bedeutung bezüglich örtlicher Herkunft, Stilrichtung oä ist jedenfalls der

Wortbestandteil „5TH AVENUE“ geeignet, mit der angemeldeten Marke gekennzeichnete Waren von denen anderer Hersteller zu unterscheiden. Positive Assoziationen zu Reichtum, Schönheit, Eleganz usw reichen allein nicht aus, die Unterscheidungskraft zu beseitigen (vgl BGH aaO - Hollywood Duftschaumbad;

BPatGE 38, 266).

Vielmehr hängt es maßgeblich von der Warenart und von der Bedeutung des genannten Ortes im Rahmen des in Frage kommenden Geschäftszweigs ab, ob der

Verbraucher einer solchen symbolischen Verwendung eine konkretere Bedeutung

beimisst. Nachdem sich hier keine konkrete Bedeutung in den Vordergrund

drängt, ist „5TH AVENUE“ unterscheidungskräftig, so dass die Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben sind.

Winkler v. Zglinitzki Albrecht

Cl/Hu