Urteil des BPatG, Az. 25 W (pat) 191/03

BPatG: unterscheidungskraft, beschreibende angabe, internet, eugh, begriff, herkunft, vertretung, mitbewerber, markenschutz, ware
BPatG 152
08.05
BUNDESPATENTGERICHT
25 W (pat) 191/03
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(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die angemeldete Marke 300 56 261
hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 14. November 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Kliems sowie der Richterin Sredl und des Richters Merzbach
beschlossen:
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
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G r ü n d e
I.
Die Bezeichnung
Internetkanzlei
ist am 26. Juli 2000 für
„Rechtsberatung und –vertretung, juristische Beratung über das
Internet“
zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.
Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat nach
Beanstandung die Anmeldung mit Beschluss vom 10. Juni 2003 durch einen Be-
amten des höheren Dienstes zurückgewiesen. Auch wenn geringste Anforderun-
gen an die Unterscheidungskraft gestellt würden, erfüllte die angemeldete Marke
diese Bedingung nicht. Die Bezeichnung sei sprachüblich gebildet und wirke zu-
mindest als Fachbezeichnung für eine Kanzlei, die sich des Internets als techni-
sche Unterstützung der angebotenen Dienstleistungen bediene. Dies werde be-
reits von einer Vielzahl von Kanzleien auf dem Gebiet der Rechts- und Steuerbe-
ratung so angeboten, wie sich mit Hilfe der Suchmaschine google belegen lasse.
Auch die Ausführungen des Anmelders bestätigten dieses Verständnis. Der an-
gemeldeten Bezeichnung fehle daher die erforderliche Unterscheidungskraft ge-
mäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG. Ob auch die Eintragungshindernisse im Sinne von
§ 8 Abs 2 Nr 2 und Nr 3 MarkenG entgegenstünden, könne offen bleiben.
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Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders mit dem Antrag,
den angegriffenen Beschluss der Markenstelle aufzuheben und
Der angegriffene Beschluss beruhe auf einer zu strengen Praxis bei der
Bewertung der Unterscheidungskraft, weswegen bereits der BGH eine Kurs-
korrektur der registerrechtlichen Amtspraxis angemahnt habe, der die Mar-
kenstelle offensichtlich nicht folgen wolle Unter Berücksichtigung der europäischen
Markenrechts-Richtlinie reiche es aus, wenn einer Marke „irgendeine“ Unter-
scheidungskraft zukomme. Dem werde die angemeldete Marke gerecht, weil sie
die beanspruchten Dienstleistungen ihrer Herkunft nach unterscheidbar von den
Dienstleistungen anderer Anbieter mache. Maßgeblich komme es dabei auf die
Verkehrsauffassung an. Sei eine Marke markenfähig im Sinne des § 3 Abs 1
MarkenG, besitze sie im allgemeinen auch die konkrete Unterscheidungskraft für
die angemeldeten Dienstleistungen, die nach der Begründung zum Markengesetz
nur in seltenen und eindeutigen Fällen fehle (BT-Drucksache 12/6581 vom
14.1.1004, S. 70). So wende auch der BGH den Zurückweisungsgrund des § 8
Abs 2 Nr 2 MarkenG auch bei zusammengesetzten Wortarke restriktiv an (BGH
GRUR 1995, 408 – Protech), wobei ein aus zwei beschreibenden Abkürzungen
zusammengesetztes Wort, das als solches nicht als bekannt nachweisbar sei,
Unterscheidungskraft besitze. Dies müsse auch für die vorliegende Wortzu-
sammensetzung bei entsprechender Benutzung unter Berücksichtigung der
beanspruchten Waren oder Dienstleistungen gelten, deren beschreibender Gehalt
derzeit nicht nachweisbar sei. Hierbei handele es sich auch nicht um ein
gebräuchliches deutsches Wort. Zwar könne das Wort „Kanzlei“ nicht schutz-
begründend wirken, weil es nicht geeignet sei, die Dienstleistungen des
Anmelders von denen anderer Juristen zu unterscheiden. Die Dienstleistungen,
die nicht von jedem beliebigen Rechtsberater erbracht werden könnten, würden
jedoch spezifizierbar und unter der Bezeichnung „Internetkanzlei“ dem Anmelder
zugeordnet. Die Bezeichnung sei vom Anmelder geschaffen worden, um damit
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sämtliche Leistungen zu bezeichnen, die von ihm erbracht würden. Dass unter
dieser im Deutschen nicht vorhandenen Bezeichnung grundsätzlich alle
juristischen Leistungen, die im Internet angeboten würden, subsumiert würden,
beruhe auf der Fehlvorstellung der Markenstelle. Es sei für die Schutzfähigkeit
auch nicht erforderlich, dass die angemeldete Marke die Dienstleistungen des
Anmelders von den Dienstleistungen anderer juristischer Kanzleien begrifflich
unterscheide. Der Gesamtverkehr werde der angemeldeten Marke Unterschei-
dungskraft zumessen, da ihm bekannt sei, dass nicht nur eine Kanzlei entspre-
chende Dienstleistungen über das Internet anbiete. Gegen ein Freihaltungsbe-
dürfnis spreche darüber hinaus § 23 Nr 2 MarkenG, der einer Monopolisierung be-
schreibender Angabe entgegen wirke. Aktuell sei auch kein Freihaltungsbedürfnis
potentieller Mitbewerber ersichtlich, weil die angemeldete Marke die fraglichen
Dienstleistungen nicht unmittelbar, sondern allenfalls mittelbar beschreibe (vgl
BGH GRUR 1998, 465 – BONUS). Das Wort „Kanzlei“ beschreibe insoweit nicht
die Dienstleistungen, sondern nur die Herkunft des Produkts. Daher liege auch
keine Beschreibung von Merkmalen des Produkts vor. Die angemeldete Marke sei
auch kein allgemein anpreisender Begriff. Vielmehr nutze der Anmelder sie seit
langem als Unternehmenskennzeichen. Selbst wenn die einzelnen Bestandteile
nicht schutzfähig seien, ergebe sich doch aus der Kombination ein schutzfähiger
Gesamtbegriff, der über die Summe der einzelnen Bestandteile hinausgehe.
Schließlich stelle die angemeldete Marke auch keine Gattungsbezeichnung im
Sinne des § 8 Abs 2 Nr 3 MarkenG dar, da sie nicht im allgemeinen Sprach-
gebrauch üblich geworden sei. Auch hier bilde § 23 Nr 2 MarkenG die Schranke,
innerhalb derer auch andere Kanzleien die angemeldete Marke verwendeten.
Diese Ausnahme könne sich jedoch nicht zu Lasten des Anmelders auswirken,
der seit langem die Bezeichnung als Unternehmenskennzeichen verwende.
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II.
Die zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg, da auch nach Auffassung des Se-
nats der angemeldeten Bezeichnung die für eine Registrierung erforderliche Un-
terscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG fehlt.
Unterscheidungskraft ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die
Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren
oder Dienstleistungen zu gewährleisten, die einer Marke innewohnende (konkrete)
Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten
Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer
Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl zur st Rspr BGH GRUR 2003, 1050 –
Cityservice; EuGH GRUR 2003, 58 - COMPANYLINE - zur GMV). Deshalb kann
die Frage, ob ein Zeichen eine solche Unterscheidungskraft besitzt, nicht abstrakt
ohne Berücksichtigung der Waren oder Dienstleistungen, die sie unterscheiden
sollen, und ohne Einbeziehung der angesprochenen Verkehrskreise beurteilt wer-
den.
Danach sind insbesondere solche Zeichen nicht unterscheidungskräftig, bei denen
es sich - wie hier - für den Verkehr in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistun-
gen ohne weiteres erkennbar um unmittelbar beschreibende Angaben im Sinne
von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG handelt (vgl EuGH GRUR 2004, 674 – Postkantoor).
Allerdings kann auch sonstigen Zeichen, die dem Schutzhindernis als beschrei-
benden Angaben im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG nicht unterfallen und auch
nicht zu den allgemein gebräuchlichen Wörter der Alltagssprache zählen, jegliche
Unterscheidungskraft fehlen (vgl EuGH GRUR 2004, 674 – Postkantoor; GRUR
2004, 680 – BIOMILD). Maßgebend ist allein, ob der Verkehr in der angemeldeten
Bezeichnung einen Herkunftshinweis sieht oder nicht. Denn aus der Sicht des
Verkehrs kann es zahlreiche - im Einzelfall zu untersuchende - Gründe geben, in
einem Zeichen keinen herkunftsbezogenen Hinweis zu sehen - wie zB bei nur
mittelbar beschreibenden Bezeichnungen bzw solchen mit lediglich assoziativer
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Verbindung zur Ware oder Dienstleistung oder Werbeschlagwörtern (vgl BPatG
MarkenR 2002, 201, 205-207 - BerlinCard - mwH). Ein Eintragungshindernis kann
sich daher auch daraus ergeben, dass die angesprochenen Verkehrskreise im
Hinblick auf den möglichen Inhalt oder Gegenstand der jeweiligen Waren oder
Dienstleistungen in dem beanspruchten Zeichen eine Sachinformation sehen (vgl
BGH MarkenR 2002, 338 – Bar jeder Vernunft; MarkenR 2003, 148 – Winnetou;
EuGH GRUR Int. 2001, 864 – CINE COMEDY; BPatG MarkenR 2002, 299 –
OEKOLAND).
Die angemeldete Bezeichnung setzt sich aus den Begriffen „Internet“ und „Kanz-
lei“ zusammen, die jeweils für sich gesehen keinen Markenschutz beanspruchen
können, was auch der Anmelder nicht verkennt. Aber auch die Kombination beider
den angesprochenen Verkehrskreisen aus zahlreichen Wortzusammensetzungen
bekannten Wörter ergibt keinen Gesamtbegriff mit einem eigenen schutzfähigen
Charakter, denn auch in der Verbindung verliert die angemeldete Bezeichnung
„Internetkanzlei“ nicht den im Vordergrund stehenden und deutlich erkennbaren
Sinngehalt, wonach es sich um eine Kanzlei handelt, die ihre Dienstleistungen
über das Internet anbietet bzw erbringt. Die angemeldete Bezeichnung stellt auch
keine vom üblichen Sprachgebrauch in ihrer Wortstruktur oder Semantik von einer
Sachbezeichnung abweichende, ungewöhnliche Gesamtbezeichnung dar. Der
Verbraucher hat deshalb keine Veranlassung, diese Wortkombination - auch wenn
es sich um eine lexikalisch nicht nachweisbare Zusammensetzung handelt (vgl zB
BGH GRUR 2001, 1151, 1552 - marktfrisch; Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl,
§ 8 Rdn 88 mwN) - als individualisierenden, betrieblichen Herkunftshinweis für die
großzügigen Maßstab auszugehen ist und es zur Begründung der Unterschei-
dungskraft keiner eigentümlichen oder originellen Zeichenbildung oder eines
Phantasieüberschusses bedarf (vgl BGH MarkenR 2000, 264, 265 - LOGO; EuG
MarkenR 2002, 88 - EUROCOOL).
Selbst wenn entgegen der von der Markenstelle belegten tatsächlichen Verwen-
dung des Wortes „Internetkanzlei“ angenommen würde, es handele sich hierbei
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um eine neue, bisher nicht geläufige Wortzusammenstellung, führt dies allein nicht
zu einer schutzbegründenden Unterscheidungskraft, wie der Anmelder meint. Der
EuGH hat dazu in seiner Rechtsprechung wiederholt betont, dass die bloße Kom-
bination von schutzunfähigen Bestandteilen selbst bei einer Wortneuschöpfung
nicht zwangsläufig zur Eintragungsfähigkeit führt. Entscheidend sei vielmehr, ob
der von der Wortkombination erweckte Eindruck in seiner Gesamtheit hinreichend
weit von dem abweicht, der durch die bloße Zusammenstellung der Bestandteile
entsteht und somit über die Summe dieser Bestandteile hinausgeht (vgl. zuletzt
EuGH MarkenR 2004, 111, 115 – BIOMILD). Das ist aber bei der sprachüblichen
Kombination der Begriffe „Internet“ und „Kanzlei“ nicht der Fall. Vielmehr ist der
sachbezogene Aussagegehalt der Bezeichnung für die beanspruchten Dienstleis-
tungen so deutlich und unmissverständlich, dass seine Funktion als sachbezoge-
ner Begriff nahe gelegt ist und die beteiligten Verkehrskreise in dem Zeichen le-
diglich einen Hinweis auf Gegenstand und Inhalt der hier fraglichen Dienstleistun-
gen, nicht jedoch einen betrieblichen Herkunftshinweis erkennen. Die angemel-
dete Wortkombination benennt Inhalt und Gegenstand der beanspruchten Dienst-
leistungen, ohne dass durch die Zusammenfügung der Wörter der sachbezogene
Charakter der Gesamtbezeichnung verloren geht. Beide Einzelbestandteile wer-
den vielmehr entsprechend ihrem Sinngehalt verwendet und bilden auch in der
Gesamtheit keinen neuen, über die bloße Kombination hinausgehenden Begriff,
wie auch aus den von der Markenstelle dem angegriffenen Beschluss beigefügten
Beispielen zu ersehen ist.
Dass die beanspruchten Dienstleistungen ihrem Inhalt nach nicht näher
spezifiziert sind, führt nicht zu einer unter Umständen schutzbegründenden
Schutzfähigkeit, denn die mit einer eher verallgemeinernden Aussage einher-
gehende Unbestimmtheit einer Angabe steht einem Verständnis der hier in Frage
stehenden Bezeichnung als bloße Sachangabe ebenso wenig entgegen wie die
etwaige Unkenntnis der durch den Begriff repräsentierten tatsächlichen Inhalte
(vgl BGH MarkenR 2000, 330 – Bücher für eine bessere Welt). Insoweit stellt die
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angemeldete Wortkombination eine Bezeichnung dar, bei der die Leistungen einer
auf juristischen Gebieten tätigen Kanzlei mit Hilfe des Internets erbracht werden.
Dem kann auch nicht entgegengehalten werden, dass eine rein beschreibende
Verwendung der angemeldeten Bezeichnung den Mitbewerbern nach § 23 Nr 2
MarkenG unbenommen bleibe. Nach der Rechtsprechung des EuGH dient die
entsprechende Vorschrift des Art 6 Abs 1 b) der Markenrechts-Richtlinie der zu-
sätzlichen Sicherung zugunsten der Mitbewerber bei der Verwendung beschrei-
bender Angaben und beseitigt nicht das entsprechende Eintragungshindernis,
worunter nicht nur freihaltungsbedürftige, sondern auch nicht unterscheidungs-
kräftige Angaben fallen, soweit sie eine beschreibende Bedeutung haben (vgl
GRUR 1999, 723 – Chiemsee; MarkenR 2003, 227 – Orange; Ströbele/Hacker,
MarkenG, 7. Aufl, § 23, Rdnr 20 ff mwN).
Schließlich ist es ohne Belang, ob der Anmelder als Erster ein neues Modell für
die Beratung und Vertretung von Mandanten über das Internet entwickelt hat und
ob hierfür ein anderes gewerbliches Schutzrecht zur Verfügung stünde oder nicht.
Ebenso wenig kommt es darauf an, ob die wirtschaftliche Nutzung dieses Kon-
zepts erschwert wird, wenn die gewählte Bezeichnung nicht als Marke eingetragen
werden kann. Andererseits muss eine Marke im Gegensatz zu den echten Leis-
tungsschutzrechten nicht irgendwie erfinderisch und nicht einmal neu sein. Maß-
geblich ist nur, dass ihr keine Schutzhindernisse entgegenstehen (vgl BPatG
PAVIS PROMA 25 W(pat) 138/01 – TELEKANZLEI; 25 W (pat) 002/02 –
INTERNET-KOMMENTAR). Bestehende Hindernisse nach § 8 Abs 2 Nr 1 - 3 Mar-
kenG könnten zwar im Wege der Verkehrsdurchsetzung überwunden werden.
Hierfür hat der Anmelder allerdings nichts vorgetragen.
Aufgrund der vorgenannten Feststellungen bestehen auch erhebliche Anhalts-
punkte dafür, dass das angemeldete Zeichen in Bezug auf die hier maßgeblichen
Dienstleistungen eine beschreibende Angabe im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 2 Mar-
kenG darstellt, an der ein berechtigtes Allgemeininteresse an der Freihaltung be-
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steht. Einer abschließenden Entscheidung bedarf es aber im Hinblick darauf, dass
das Zeichen bereits keine ursprüngliche Unterscheidungskraft iS von § 8 Abs 2
Nr 1 MarkenG aufweist, insoweit nicht.
Kliems Merzbach Sredl
Na