Urteil des BPatG, Az. 24 W (pat) 53/08

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BPatG (marke, benutzung, klasse, verwechslungsgefahr, körper, kennzeichnungskraft, bestandteil, bezug, verhältnis zu, koch)

BPatG 154

08.05

BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 53/08

_______________

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt

zugestellt am

21. Oktober 2009

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

betreffend die Marke 303 46 770

- 2 -

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mündliche Verhandlung vom 9. Juni 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Prof. Dr. Hacker sowie des Richters Eisenrauch und der Richterin

Dr. Kober-Dehm

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüs-

se der Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Mar-

kenamts vom 15. November 2006 und vom 16. Mai 2008 insoweit

aufgehoben, als der Widerspruch aus der Marke 691 693 für die

Waren

„Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“

zurückgewiesen worden ist.

Wegen des Widerspruchs aus der Marke 691 693 wird die Lö-

schung der Marke 303 46 770 für die genannten Waren angeord-

net.

Im Übrigen wird die Beschwerde der Widersprechenden zurückge-

wiesen.

- 3 -

G r ü n d e

Die Wort-/Bildmarke

ist am 29. Januar 2004 für die Waren und Dienstleistungen:

„Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und

Schönheitspflege; pharmazeutische, humanmedizinische und ve-

terinärmedizinische Erzeugnisse und Stoffe sowie Präparate für

die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische

Zwecke; Beleuchtungs-, Heizungs-, Koch-, Kühl-, Wasserleitungs-

geräte für den Haushalt; Edelmetalle und deren Legierungen so-

wie daraus hergestellte Waren, soweit in Klasse 14 enthalten; Ju-

welier- und Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessin-

strumente; Papier, Pappe und Waren aus diesen Materialien, so-

weit in Klasse 16 enthalten; Leder und Lederimitationen sowie

Waren daraus, nämlich Taschen, Gürtel, Reise- und Handkoffer;

Möbel, Spiegel, Rahmen; Waren aus Holz, Kork, Rohr, Binsen,

Weide, Horn, Knochen und deren Ersatzstoffe oder aus Kunststof-

fen, soweit in Klasse 20 enthalten; Geräte und Behälter für Haus-

halt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert); Kämme,

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Schwämme; Bürsten (mit Ausnahme von Pinseln); Glaswaren,

Porzellan und Steingut, soweit in Klasse 21 enthalten; Webstoffe

und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten; Bett- und Tischde-

cken; Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen;

Teppiche, Fußmatten, Matten und andere Bodenbeläge; Spiele,

Spielzeug, Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten;

konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse;

Kaffee, Tee, Kakao, Kaffee-Ersatzmittel, Senf, Essig, Saucen, Ge-

würze; Mineral- und kohlensäurehaltige Wässer, Heilwässer und

andere alkoholfreie Getränke, Fruchtgetränke; Werbung, Ge-

schäftsführung, Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; wissen-

schaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungs-

arbeiten inklusive diesbezüglicher Designerdienstleistungen; Ent-

wurf und Entwicklung von Produkten für den Wellness-Markt; Li-

zenzvergabe von gewerblichen Schutzrechten“

in den Farben grün und grau unter der Nummer 303 46 770 in das Register einge-

tragen und am 5. März 2004 veröffentlicht worden.

Hiergegen ist Widerspruch erhoben worden aus der am 12. Juni 1956 unter der

Nummer 691 693 eingetragenen Wortmarke

Wella

deren Warenverzeichnis lautet:

„Arzneimittel, chemische Erzeugnisse für Heilzwecke und Gesund-

heitspflege, pharmazeutische Drogen, Pflaster, Verbandstoffe,

Tier- und Pflanzenvertilgungsmittel, Entkeimungs- und Entwe-

sungsmittel (Desinfektionsmittel); Heizungs-, Koch-, Kühl-, Tro-

cken- und Lüftungsgeräte, Wasserleitungs-, Bade- und Abortanla-

- 5 -

gen, insbesondere Einrichtungen für Gesichtsbäder, Waschbe-

cken, Rückwärtswaschbecken; Borsten, Bürstenwaren, Kämme,

Schwämme, Geräte für Körper- und Schönheitspflege (soweit in

Klasse 21 enthalten), Pinsel (soweit in Klasse 21 enthalten); Ni-

ckel- und Aluminiumwaren, nämlich Dauerwellapparate und Zube-

hör (soweit in Klasse 7 enthalten), Trockenhauben und Zubehör,

Seifen- und sonstige Behälter, Seifenschaumerzeuger, Zerstäu-

ber, Stative, Wandarme; Parfümerien, Mittel zur Körper- und

Schönheitspflege, ätherische Öle, Seifen, Wasch- und Bleichmit-

tel, Stärke und Stärkeerzeugnisse für kosmetische Zwecke, Farb-

zusätze zur Wäsche, Fleckenentfernungsmittel, Putz- und Polier-

mittel (ausgenommen für Leder), Schleifmittel, Haarpflegemittel,

Haarspülmittel, Haarfärbemittel“.

Der Widerspruch richtet sich gegen folgende Waren der jüngeren Marke:

„Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und

Schönheitspflege; pharmazeutische, humanmedizinische und ve-

terinärmedizinische Erzeugnisse und Stoffe sowie Präparate für

die Gesundheitspflege; Beleuchtungs-, Heizungs-, Koch-, Kühl-,

Wasserleitungsgeräte für den Haushalt; Kämme, Schwämme,

Bürsten“.

Die Markeninhaberin hat mit Schriftsatz vom 31. Januar 2005 erklärt: „Höchst vor-

sorglich wird mit Nichtwissen bestritten, dass die Inhaberin der Widerspruchsmar-

ke die Marke ‚Wella’ seit über 60 Jahren verwendet und der Umsatz der mit der

Marke ‚Wella’ gekennzeichneten Waren mindestens jährlich … Euro

beträgt“.

Mit Schriftsatz vom 29. Juni 2005 hat die Markeninhaberin erklärt, dass sie die Be-

nutzung der Widerspruchsmarke für die Waren „Mittel zur Körper- und Schönheits-

- 6 -

pflege, Haarpflegemittel, Haarspülmittel und Haarfärbemittel“ nicht mehr bestreite.

Sie erhalte den Nichtbenutzungseinwand jedoch weiterhin partiell, nämlich für fol-

gende Waren aufrecht:

„ätherische Öle, Seifen, Heizungs-, Koch-, Trocken- und Lüftungs-

geräte, Wasserleitungsanlagen, Bürstenwaren“.

Die Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Wi-

derspruch aus der Marke 691 693 mit Beschlüssen vom 15. November 2006 und

vom 16. Mai 2008, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, we-

gen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Fragen im Zusammenhang

mit dem Bestreiten und der Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung

könnten dahingestellt bleiben. Selbst wenn man zugunsten der Widersprechenden

eine rechtserhaltende Benutzung unterstelle, habe der Widerspruch keinen Erfolg.

Denn die angegriffene Marke halte auch den angesichts der Warenidentität in Be-

zug auf „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ und der insoweit erhöhten Kenn-

zeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu fordernden Abstand ein.

Die von der Widersprechenden geltend gemachte erhöhte Kennzeichnungskraft

sei für die Waren „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarpflegemittel,

Haarspülmittel und Haarfärbemittel“ amtsbekannt und durch die eingereichten Be-

nutzungsunterlagen auch ausreichend glaubhaft gemacht. Hinsichtlich der weite-

ren Waren sei die behauptete umfangreiche Benutzung und eine dadurch beding-

te gesteigerte Kennzeichnungskraft dagegen nicht hinreichend dargelegt.

Die Vergleichsmarken unterschieden sich in ihrer Gesamtheit klanglich und schrift-

bildlich in einer die Gefahr von Verwechslungen ausschließenden Weise. In klang-

licher Hinsicht sei zu beachten, dass der Bestandteil „Well!“ nicht geeignet sei, den

Gesamteindruck der angegriffenen Marke alleine zu prägen, da dieser mit der Be-

deutung „gut, wohl, gesund“ in Bezug auf die angegriffenen Waren und Dienstleis-

tungen schutzunfähig sei. Entsprechendes gelte für den ebenfalls nicht kennzeich-

- 7 -

nungskräftigen weiteren Bestandteil „shopping“. Die Schutzfähigkeit der angegrif-

fenen Marke beruhe auf ihrem Gesamteindruck, so dass beim Vergleich mit der

Widerspruchsmarke auch auf diesen abzustellen sei.

Aber auch wenn man zugunsten der Widersprechenden unterstelle, dass die jün-

gere Marke allein durch den Bestandteil „well“ geprägt werde, bestehe keine Ver-

wechslungsgefahr. Dann stünden sich mit „Wella“ und „well“ zwei Kurzwörter ge-

genüber, bei denen bereits die Abweichung in nur einem Laut die Gefahr von Ver-

wechslungen ausschließen könne. „Wella“ unterscheide sich durch den markanten

Vokal „a“ und die dadurch bedingte Zweisilbigkeit sowie den abweichenden

Sprechrhythmus ausreichend von „well“, zumal der dem Begriff „well“ zukommen-

de Bedeutungsgehalt der Gefahr von Verwechslungen zusätzlich entgegenwirke.

Eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr könne wegen der auffälligen graphi-

schen Gestaltung der angegriffenen Marke ebenfalls nicht festgestellt werden. Da

die Bezeichnung „Wella“ keinen Sinngehalt aufweise, bestehe auch keine begriffli-

che Verwechslungsgefahr.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie

macht geltend, dass die angegriffene Marke den hier aufgrund der Identität bzw.

Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen und der er-

höhten Kennzeichnungskraft notwendigen Abstand von der Widerspruchsmarke

nicht einhalte.

Im Verhältnis zu den Waren der Klasse 3 der angegriffenen Marke bestehe Wa-

renidentität. Die Waren der Klasse 5 der jüngeren Marke lägen im Ähnlichkeitsbe-

reich der Waren der Klasse 3 der Widerspruchsmarke. Überschneidungen bestün-

den auch im Bereich der von beiden Marken beanspruchten und mit dem Wider-

spruch angegriffenen Waren der Klassen 11 und 21. Die Widerspruchsmarke wei-

se - wie die Markenstelle zutreffend festgestellt habe - eine gesteigerte Kennzeich-

nungskraft im Bereich der Haarpflegeprodukte und der Friseurdienstleistungen

auf. Die Widersprechende verwende die Marke „Wella“ seit über 80 Jahren. Der

- 8 -

Umsatz der mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Waren habe seit

Januar 2002 im jährlichen Durchschnitt mehr als … Euro weltweit be-

tragen, wovon wiederum … Euro von W… in D… erwirt-

schaftet worden seien.

Die sich gegenüberstehenden Marken seien einander ähnlich. Die Widerspruchs-

marke „Wella“ finde sich in der jüngeren Marke fast vollständig wieder. Dabei trete

das gemeinsame Element „well“, das mit der Widerspruchsmarke auch klanglich

fast identisch sei, in der jüngeren Marke gegenüber dem Bestandteil „shopping“

aufgrund der Schriftgröße, der farblichen Gestaltung und durch den Bogen, der

das Wort „well!“ umgebe, deutlich hervor. Dieser Eindruck werde noch verstärkt,

wenn man den Bedeutungsgehalt des Bestandteils „shopping“ betrachte. Dieser

Begriff sei in der Bedeutung von „einkaufen“ in die deutsche Umgangssprache ein-

gegangen und unterliege als Kaufaufforderung einem Freihaltebedürfnis. Bei dem

Bestandteil „well!“ sei dies dagegen nicht der Fall. Dieser bedeute zwar „gesund“

und „gut“. Der normal informierte Durchschnittsverbraucher werde dies vorliegend

aber nicht unbedingt in diesem Sinne verstehen, da „well“ als Adverb zur Vollstän-

digkeit der Hinzufügung eines Verbs bedürfe. Selbst wenn man davon ausgehe,

dass der Bestandteil „well!“ der jüngeren Marke einem Freihaltebedürfnis unterlie-

ge, sei er doch geeignet, den Gesamteindruck der Marke zu prägen. Denn er wer-

de sowohl in der angegriffenen Marke als auch in den weiteren Marken der ent-

sprechenden Serie der Markeninhaberin in einer Art und Weise herausgestellt, die

darauf schließen lasse, dass er als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden wer-

den solle. Er wirke damit selbstständig kollisionsbegründend. Die Hinzufügung ei-

nes beschreibenden Elements könne demgegenüber eine Verwechslungsgefahr

nicht verhindern.

Zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke

hat die Widersprechende eine eidesstattliche Versicherung ihres Verkaufsleiters

für das Friseurgeschäft vom 20. April 2005 sowie Kopien von Preislisten und Aus-

zügen von Produktkatalogen mit Warenabbildungen vorgelegt.

- 9 -

Die Widersprechende beantragt (sinngemäß),

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben und

die Löschung der Marke 303 46 770 im beantragten Umfang anzu-

ordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Markeninhaberin verteidigt die Beschlüsse der Markenstelle. Zwischen der an-

gegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke bestehe keine Verwechslungsge-

fahr. Die Marken unterschieden sich sowohl in klanglicher als auch in optischer

Hinsicht. Das Klangbild des Bestandteils „Well!“ in der angegriffenen Marke mit

nur einem Vokal und dem Doppelschlusskonsonanten „ll“ sei hart, während die

Widerspruchsmarke dadurch, dass sie zwei Vokale enthalte und auf den Vokal „a“

ende, einen weichen singenden Klang erhalte. Aufgrund der in der Kombination

von Wort- und Bildelementen bestehenden graphischen Gestaltung weise die an-

gegriffene Marke auch optisch ein von der Widerspruchsmarke abweichendes Er-

scheinungsbild auf. Im Übrigen sei zu berücksichtigen, dass die Markeninhaberin

bereits über eine vergleichbar gebildete Marke („well! communication“) verfüge

und das Element „well!“ außerdem Teil ihrer Firmenbezeichnung sei. Die Wider-

sprechende könne demgegenüber kein Monopol auf die Buchstabenfolge „well“

erheben. Schließlich werde weiterhin bestritten, dass die Widersprechende die

Marke „Wella“ seit über 80 Jahren verwende und die angegebenen Umsätze er-

zielt habe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

- 10 -

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache teilweise

Erfolg. Im Hinblick auf die Waren „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ hat die

Markenstelle eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG

zu Unrecht verneint. Insoweit ist die angegriffene Marke 303 46 770 zu löschen.

Im Übrigen hat die Markenstelle den Widerspruch aus der Marke 691 693

dagegen zutreffend zurückgewiesen.

Die Markeninhaberin hat die Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchs-

marke lediglich in Bezug auf die Waren „ätherische Öle, Seifen, Heizungs-,

Koch-, Trocken- und Lüftungsgeräte, Wasserleitungsanlagen, Bürstenwaren“

wirksam erhoben. Nur die Erklärung im Schriftsatz vom 29. Juni 2005 erfüllt

die Anforderungen an eine wirksame Erhebung der Nichtbenutzungseinrede.

Die Ausführungen im Schriftsatz vom 31. Januar 2005, mit denen sich die

Markeninhaberin erstmals zur Verwendung der Marke „Wella“ und zu dem von

der Widersprechenden behaupteten Umsatz geäußert hat, können nicht als

wirksame Erhebung der Einrede der Nichtbenutzung nach § 43 Abs. 1

MarkenG angesehen werden. Zwar ist es nicht erforderlich, dass diese Geset-

zesbestimmung ausdrücklich genannt wird. Ebenso wenig steht ein „vorsorgli-

ches“ Bestreiten der Annahme einer wirksamen Erhebung der Einrede entge-

gen. Der Wille, die Benutzung der Widerspruchsmarke im Rahmen des Benut-

zungszwangs zu bestreiten, muss allerdings in jedem Fall eindeutig zum Aus-

druck gebracht werden. Allgemeine Ausführungen zur Benutzung der Wider-

spruchsmarke in ersichtlich anderem Zusammenhang - insbesondere bei der

Erörterung der Kennzeichnungskraft oder des Schutzumfangs - können nicht

als Einrede der Nichtbenutzung gewertet werden (Ströbele in Ströbele/Hacker,

Markengesetz, 9. Aufl., § 43 Rn. 23). Die Erklärung im Schriftsatz vom 31. Ja-

nuar 2005 ist im Zusammenhang mit Ausführungen der Widersprechenden zur

Verkehrsgeltung und überragenden Bekanntheit ihrer Marke erfolgt. Dabei

wird die Verwendung der Marke nicht in Bezug auf einen bestimmten Zeit-

- 11 -

raum, sondern vor allem hinsichtlich der von der Widersprechenden behaupte-

ten langen Dauer der Benutzung () und der vorgetragenen

Höhe des mit Waren der Widerspruchsmarke erzielten Umsatzes bestritten.

Eine eindeutige Erklärung, dass die Benutzung der Widerspruchsmarke gera-

de für die von ihr beanspruchten Waren bestritten wird, kann dem Schriftsatz

vom 31. Januar 2005 dagegen nicht entnommen werden. Der Wille, die Benut-

zung der Widerspruchsmarke für die beanspruchten Waren zu bestreiten,

kommt erstmals im Schriftsatz vom 29. Juni 2005 zum Ausdruck. Damit ist die

Benutzung nur für die dort genannten Waren, nämlich „ätherische Öle, Seifen,

Heizungs-, Koch-, Trocken- und Lüftungsgeräte, Wasserleitungsanlagen,

Bürstenwaren“, wirksam bestritten.

Dass die Markeninhaberin die Einrede nicht ausdrücklich auf einen der beiden

Tatbestände des § 43 Abs. 1 MarkenG gestützt hat, spielt keine Rolle. In ei-

nem undifferenzierten Bestreiten der Benutzung ist regelmäßig die Erhebung

beider Einreden zu sehen, wenn die tatbestandlichen Voraussetzungen hierfür

vorliegen (Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, a. a. O., § 43 Rn. 19).

Die fünfjährige sog. Benutzungsschonfrist, die für die Widerspruchsmarke

nicht mit der Eintragung, sondern gemäß der Übergangsregelung in Artikel 7,

§§ 2, 6 Abs. 2 des Gesetzes zur Änderung des Patentgesetzes, des Waren-

zeichengesetzes und weiterer Gesetze vom 4. September 1967 (BGBl. 1967 I,

S. 953) erst am 1. Januar 1968 begonnen hat, war zum Zeitpunkt der Veröf-

fentlichung der Eintragung der jüngeren Marke bereits abgelaufen, so dass die

Voraussetzungen für beide Einreden des § 43 Abs. 1 MarkenG gegeben sind.

Die Widersprechende traf mithin die Obliegenheit, eine rechtserhaltende Be-

nutzung ihrer Marke für die o. g. Waren in den beiden maßgeblichen Zeit-

räumen - hier März 1999 bis März 2004 und Juni 2004 bis Juni 2009 - glaub-

haft zu machen. Dies ist ihr in Bezug auf die Waren, für die die Markeninhabe-

rin die Benutzung der Marke in beachtlicher Form bestritten hat, nämlich die

- 12 -

Waren „ätherische Öle, Seifen, Heizungs-, Koch-, Trocken- und Lüftungsgerä-

te, Wasserleitungsanlagen, Bürstenwaren“, nicht gelungen.

Die vorgelegten Unterlagen sind nicht geeignet, eine rechtserhaltende Benut-

zung der Widerspruchsmarke im Umfang der Nichtbenutzungseinrede glaub-

haft zu machen. Die Unterlagen decken zwar beachtliche Teile beider Benut-

zungszeiträume ab. Jedoch wird die Art der Benutzung der Marke durch die

Abbildungen in den Produktkatalogen der Jahre 2003 und 2004 im Wesentli-

chen nur für die von der Markeninhaberin bereits anerkannten Waren „Mittel

zur Körper- und Schönheitspflege, Haarpflegemittel, Haarspülmittel und Haar-

färbemittel“ glaubhaft gemacht. Angaben oder Abbildungen zur Art der Benut-

zung für diejenigen Waren, für die die Benutzung wirksam bestritten ist, sind in

den vorgelegten Materialien nicht enthalten. Im Übrigen fehlt es insoweit auch

an Angaben zum Umfang der Benutzung. Die pauschalen Ausführungen in

der eidesstattlichen Versicherung lassen nicht erkennen, für welche der von

der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren welcher Umsatz erzielt wurde.

Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des

Europäischen Gerichtshofs als auch des Bundesgerichtshofs unter Beachtung

aller Umstände des Einzelfalles zu beurteilen. Von maßgeblicher Bedeutung

sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Mar-

ken sowie der von diesen erfassten Waren. Darüber hinaus ist die Kennzeich-

nungskraft der älteren Marke und – davon abhängig – der dieser im Einzelfall

zukommende Schutzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei im-

pliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung

zwischen den genannten Faktoren (st. Rspr., vgl. u. a. EuGH GRUR 1998,

387, 389 (Nr. 22) - Sabèl/Puma; GRUR Int. 2000, 899, 901 (Nr. 40)

- Marca/Adidas; GRUR 2006, 237, 238 (Nr. 18 f.) - PICASSO; BGH

GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHÉ/TISSERAND; GRUR 2001, 507, 508

- EVIAN/REVIAN; GRUR 2002, 626, 627 - IMS; GRUR 2004, 865, 866

- Mustang; GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May; GRUR 2006, 859, 860

- 13 -

- Malteserkreuz; GRUR 2007, 321, 322 - COHIBA; GRUR 2008, 903 (Nr. 10)

- SIERRA ANTIGUO; GRUR 2008, 905, 906 (Nr. 12) - Pantohexal;

GRUR 2008, 909 (Nr. 13) - Pantogast).

Nach diesen Grundsätzen besteht zwischen den Vergleichsmarken hinsicht-

lich der Waren „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ die Gefahr einer un-

mittelbaren Verwechslung (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der angegriffenen Waren der jüngeren

Marke mit den Waren der Widerspruchsmarke sind auf Seiten der Wider-

spruchsmarke einmal diejenigen Waren zu berücksichtigen, für die die Mar-

keninhaberin die Benutzung ausdrücklich anerkannt hat, nämlich

„Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarpflegemittel, Haar-

spülmittel und Haarfärbemittel“.

Darüber hinaus sind alle weiteren für die Widerspruchsmarke eingetragenen

Waren einzubeziehen, die von der Einrede der Nichtbenutzung nicht umfasst

sind, nämlich die Waren

„Arzneimittel, chemische Erzeugnisse für Heilzwecke und Gesund-

heitspflege, pharmazeutische Drogen, Pflaster, Verbandstoffe,

Tier- und Pflanzenvertilgungsmittel, Entkeimungs- und Entwe-

sungsmittel (Desinfektionsmittel); Kühlgeräte, Bade- und Abortan-

lagen, insbesondere Einrichtungen für Gesichtsbäder, Waschbe-

cken, Rückwärtswaschbecken; Borsten, Kämme, Schwämme, Ge-

räte für Körper- und Schönheitspflege (soweit in Klasse 21 enthal-

ten), Pinsel (soweit in Klasse 21 enthalten); Nickel- und Alumi-

niumwaren, nämlich Dauerwellapparate und Zubehör (soweit in

Klasse 7 enthalten), Trockenhauben und Zubehör, Seifen- und

sonstige Behälter, Seifenschaumerzeuger, Zerstäuber, Stative,

- 14 -

Wandarme; Parfümerien, Wasch- und Bleichmittel, Stärke und

Stärkeerzeugnisse für kosmetische Zwecke, Farbzusätze zur Wä-

sche, Fleckenentfernungsmittel, Putz- und Poliermittel (ausge-

nommen für Leder), Schleifmittel“.

Danach ist festzustellen, dass zwischen den angegriffenen Waren der jünge-

ren Marke und den auf Seiten der Widerspruchsmarke zu berücksichtigenden

Waren überwiegend Identität besteht. So sind die Vergleichsmarken beide

identisch für „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“, „Parfümeriewa-

ren/Parfümerien“, „Kühlgeräte“, „Kämme“ und „Schwämme“ eingetragen.

Ebenso kann es bei den auf Seiten der Widerspruchsmarke maßgeblichen

Waren „Arzneimittel, chemische Erzeugnisse für Heilzwecke und Gesund-

heitspflege“ zu Überschneidungen mit den für die jüngere Marke eingetrage-

nen Waren „pharmazeutische, humanmedizinische und veterinärmedizinische

Erzeugnisse und Stoffe sowie Präparate für die Gesundheitspflege“ kommen.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist von Hause aus grund-

sätzlich als durchschnittlich einzustufen. Jedoch weist die Widerspruchsmarke

im Bereich der Haarpflege und damit für die Waren „Haarpflegemittel, Haar-

spülmittel und Haarfärbemittel“ infolge intensiver langjähriger und umfangrei-

cher Benutzung, die gerichtsbekannt ist, eine deutlich erhöhte Kennzeich-

nungskraft auf. Der Widerspruchsmarke ist damit für diese Waren ein deutlich

größerer Schutzumfang zuzubilligen.

In Bezug auf die Waren „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ wird die an-

gegriffene Marke den unter diesen Bedingungen erhöhten Anforderungen an

den Markenabstand nicht gerecht.

Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit ist grundsätzlich vom jeweiligen Ge-

samteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen auszugehen (BGH

GRUR 2008, 258 (Nr. 26) - INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2008,

- 15 -

905 (Nr. 12) - Pantohexal; GRUR 2008, 909 (Nr. 13) - Pantogast). Allerdings

kann eine (unmittelbare) Verwechslungsgefahr auch dann zu bejahen sein,

wenn der Gesamteindruck der mehrbestandteiligen Marke gerade durch den

der Gegenmarke nahekommenden Bestandteil geprägt wird, sofern deren

übrige Bestandteile demgegenüber weitgehend in den Hintergrund treten und

für den Gesamteindruck des Zeichens vernachlässigt werden können (EuGH

GRUR 2005, 1042 (Nr. 28 f.) - THOMSON LIFE; GRUR 2007, 700 (Nr. 41)

- Limoncello; BGH GRUR 2008, 903 (Nr. 18) - SIERRA ANTIGUO; GRUR

2008, 909 (Nr. 27) - Pantogast; GRUR 2006, 859 (Nr. 18) - Malteserkreuz).

Dabei kommt - entgegen der Auffassung der Markenstelle - im Hinblick auf die

jüngere Marke durchaus auch eine Prägung durch kennzeichnungsschwache

oder schutzunfähige Bestandteile in Betracht (vgl. BGH GRUR 1998, 930,

931 f. - Fläminger; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 257 und Rn. 285).

Im vorliegenden Fall ist der Wortbestandteil „well!“ der angegriffenen Marke

durch deren graphische Gestaltung stark herausgestellt. Anders als in dem

Parallelverfahren 24 W(pat) 52/08 „well! come“ geht er mit dem weiteren, glatt

schutzunfähigen Bestandteil „shopping“ auch keine gesamtbegriffliche Verbin-

dung ein. Damit wird dem Verkehr das Wortelement „well!“ deutlich als (allein)

prägender Bestandteil nahegebracht, sodass sich der Zeichenvergleich auf die

beiden Wörter „well!“ und „Wella“ konzentriert.

Insoweit ist in klanglicher Hinsicht festzustellen, dass sich die Vergleichszei-

chen durch die Abweichungen in der Silbenzahl und der Vokalfolge zwar nicht

unbeträchtlich unterscheiden, andererseits stimmen sie aber in immerhin drei

Lautwerten identisch überein. Insgesamt liegt daher zwar eine eher unter-

durchschnittliche Zeichenähnlichkeit vor, absolute Unähnlichkeit besteht in-

dessen nicht.

Im Hinblick auf die von der angegriffenen Marke beanspruchten „Mittel zur

Körper- und Schönheitspflege“ reicht dieser Zeichenabstand nicht aus. Bei

- 16 -

diesen Waren kann es sich auch um Haarpflegeprodukte handeln, also um ei-

nen Warenbereich, in dem die Widerspruchsmarke „Wella“ seit Jahren auf

dem Markt gut etabliert ist und - wie ausgeführt - eine erhöhte Kennzeich-

nungskraft genießt. Insoweit kann die Marke „Wella“ von Rechts wegen einen

Schutzbereich beanspruchen, der über den Bereich der rein empirischen Ver-

wechselbarkeit hinausreicht (vgl. BGH GRUR 2002, 167, 171 Bit/Bud; BPatG

GRUR 2005, 777, 778 - NATALLA/nutella; Beschl. v. 12. November 2007,

30 W (pat) 49/05 - ASPITEC/Aspirin). Unter Berücksichtigung aller maßgebli-

chen Faktoren kann daher in dem genannten Warenbereich eine Verwechs-

lungsgefahr im Rechtssinne nicht verneint werden.

Hinsichtlich der weiteren angegriffenen Waren der jüngeren Marke, ist bei der

anzustellenden umfassenden Würdigung aller kollisionsrelevanter Faktoren al-

lerdings eine andere Beurteilung geboten. Diese Waren sind mit den maßgeb-

lichen Waren der Widerspruchsmarke zwar teilweise identisch bzw. hochgra-

dig ähnlich. Dennoch ist insoweit eine Verwechslungsgefahr nach Abwägung

aller maßgeblichen Faktoren zu verneinen. Die Vergleichsmarken weisen - wie

erörtert - nur eine eher unterdurchschnittliche Ähnlichkeit auf. Ferner kann bei

den hier noch in Rede stehenden Waren der angegriffenen Marke auf Seiten

der Widerspruchsmarke nur von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft

ausgegangen werden. Die erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-

marke vermag die nur unterdurchschnittliche Markenähnlichkeit lediglich hin-

sichtlich des Kernbereichs der Widerspruchsmarke, nämlich in Bezug auf

Haarpflegeprodukte, auszugleichen. Damit ist in Bezug auf die über die „Mittel

zur Körper- und Schönheitspflege“ hinaus angegriffenen Waren, auch soweit

sie im Identitäts- oder engen Ähnlichkeitsbereich liegen, die Gefahr unmittel-

barer Verwechslungen zu verneinen.

Insoweit besteht aber auch keine Gefahr, dass die jüngere Marke wegen der

Ähnlichkeit des darin enthaltenden Wortbestandteils „well!“ mit der Wider-

- 17 -

spruchsmarke gedanklich in Verbindung gebracht werden könnte (§ 9 Abs. 1

Nr. 2 a. E. MarkenG).

Die Annahme einer derartigen Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des

Serienzeichens setzt voraus, dass die Verkehrskreise zwar die Unterschiede

zwischen den Vergleichsmarken erkennen, gleichwohl einen in beiden Marken

weitgehend übereinstimmend enthaltenen Bestandteil als Stammzeichen des

Inhabers der älteren Marke werten, diesem Stammbestandteil also für sich

schon die maßgebliche Herkunftsfunktion beimessen und deshalb die übrigen

(abweichenden) Markenteile nur noch als Hinweis auf bestimmte Waren (oder

Dienstleistungen) aus dem Geschäftsbetrieb des Inhabers der älteren Marke

ansehen (vgl. BGH GRUR 1996, 200, 202 „Innovadiclophlont“; GRUR 2000,

886, 887 „Bayer/BeiChem“). Einer solchen Annahme steht hier bereits entge-

gen, dass sich der Bestandteil „well!“ aufgrund der abweichenden Silbenzahl

und Vokalfolge von der Widerspruchsmarke in einem Maße unterscheidet,

dass er nicht mehr als wesensgleich mit der Widerspruchsmarke und damit als

Stammbestandteil einer Serie der Widersprechenden angesehen werden kann

(vgl. Hacker in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 385).

Auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne kommt nicht in Betracht.

Zwar ist es nicht ausgeschlossen, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in

eine zusammengesetzte Marke aufgenommen wird, eine selbständig kenn-

zeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusam-

mengesetzten Marke dominiert oder prägt (EuGH GRUR 2005, 1042 (Nr. 30)

- THOMSON LIFE; BGH GRUR 2004, 865, 866 - Mustang; GRUR 2008, 903,

(Nr. 33) - SIERRA ANTIGUO). Bei Identität oder Ähnlichkeit dieses selbststän-

dig kennzeichnenden Bestandteils mit einer Marke mit älterem Zeitrang kann

das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zu bejahen sein, weil dadurch bei

den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden

kann, dass die fraglichen Waren zumindest aus wirtschaftlich miteinander ver-

bundenen Unternehmen stammen (EuGH GRUR 2005, 1042 (Nr. 31)

- 18 -

- THOMSON LIFE; BGH GRUR 2008, 903, (Nr. 33) - SIERRA ANTIGUO). Im

vorliegenden Fall fehlt es jedoch bereits an einer ausreichenden Ähnlichkeit

des Bestandteils „well!“ mit der Widerspruchsmarke. Dass ein Zeichen geeig-

net sein könnte, bloße Assoziationen an ein anderes Kennzeichen hervorzuru-

fen, reicht für die Annahme einer Verwechslungsgefahr nach diesen Gesichts-

punkten nicht aus (BGH GRUR 2008, 903, (Nr. 33) - SIERRA ANTIGUO). In-

soweit war die Beschwerde der Widersprechenden daher zurückzuweisen.

Es bestand kein Anlass, einer der Beteiligten die Kosten des Beschwerdever-

fahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Hacker

Eisenrauch

Kober-Dehm