Urteil des BPatG vom 08.10.2009

BPatG (marke, verwechslungsgefahr, verkehr, messe, kennzeichnungskraft, bezug, heilende wirkung, beschreibende angabe, gesamteindruck, beschwerde)

BPatG 154

08.05

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 52/08

_______________

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt

zugestellt am

8. Januar 2010

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

- 2 -

betreffend die angegriffene Marke 304 25 846

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mündliche Verhandlung vom 8. Oktober 2009 durch die Richterin Winter als Vor-

sitzende, den Richter Paetzold und die Richterin Hartlieb

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I .

Die am 24. August 2004 unter der Nummer 304 25 846 in das Register eingetra-

Paracelsus - Messe

den.

Das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen lautet nach Teillöschung:

„Wasch- und Bleichmittel, ätherische Öle, Zahnputzmittel; phar-

mazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse, Sanitärpro-

dukte für medizinische Zwecke, Babykost, Pflaster, Verbandma-

terial, Desinfektionsmittel; medizinische und veterinärmedizinische

Dienstleistungen“.

Gegen die Eintragung ist am 23. Dezember 2004 aus folgenden Marken der Wi-

dersprechenden Widerspruch erhoben worden:

- 3 -

- aus der am 28. August 1979 für „Parfümerien“ eingetragenen Marke 989 637

Paracelsus

- aus der Marke 397 48 550

P A R A C E L S U S

eingetragenen am 18. November 1997 für:

„Ätherische Öle; Bekleidungsstücke, Schuhwaren; Rasierappa-

rate, Haarschneidemaschinen, Instrumente aus Metall für die

Hand- und Fußpflege; Unfallschutzbekleidung, Ultraschallgeräte,

Hautmeßgeräte; Blutdruckmeßgeräte, Hörgeräte, elektrische

Heizkissen für medizinische Zwecke, elektrische Heizdecken; Ge-

räte für die Körper- und Schönheitspflege, elektrische Zahnbürs-

ten, Rasierpinsel“.

Die Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die

Verwechslungsgefahr teilweise bejaht und die teilweise Löschung der angegriffe-

nen Marke aufgrund beider Widersprüche angeordnet und im Übrigen die Wider-

sprüche zurückgewiesen. Begründend ist hinsichtlich der Zurückweisung ausge-

führt, dass es an der für die Bejahung einer Verwechslungsgefahr erforderlichen

Ähnlichkeit zwischen den sich gegenüberstehenden Produkten bzw. Dienstleis-

tungen fehle.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie hält mit nähe-

ren Ausführungen, auch soweit die Widersprüche zurückgewiesen worden sind,

Ähnlichkeit der Waren bzw. Dienstleistungen und damit Verwechslungsgefahr für

gegeben.

- 4 -

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 44 des

Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben, soweit die Wi-

dersprüche zurückgewiesen worden sind und die Eintragung der

angegriffenen Marke in vollem Umfang zu löschen sowie die

Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er hält mit näheren Ausführungen Verwechslungsgefahr nicht für gegeben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg.

Zwischen den Widerspruchsmarken und der angegriffenen Marke besteht - soweit

noch Gegenstand des Beschwerdeverfahrens - nach Auffassung des Senats keine

Verwechslungsgefahr im Sinn von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Die Markenstelle hat

die Widersprüche insoweit im Ergebnis zu Recht zurückgewiesen. Auch der An-

trag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist ohne Erfolg.

Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des Euro-

päischen Gerichtshofs als auch des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller

Umstände des Einzelfalles zu beurteilen. Von maßgeblicher Bedeutung sind inso-

weit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der

von diesen erfassten Waren bzw. Dienstleistungen. Darüber hinaus ist die Kenn-

- 5 -

zeichnungskraft der älteren Marke und - davon abhängig - der dieser im Einzelfall

zukommende Schutzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impli-

ziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen

den genannten Faktoren (st. Rspr., vgl. u. a. EuGH GRUR 1998, 387, 389 (Nr. 22)

- Sabèl/Puma; GRUR Int. 2000, 899, 901 (Nr. 40) - Marca/Adidas; GRUR 2006,

237, 238 (Nr. 18 f.) - PICASSO; BGH GRUR 2000, 506, 508 - ATTA-

CHÉ/TISSERAND; GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN; GRUR 2002, 626,

627 - IMS; GRUR 2004, 865, 866 - Mustang; GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella

May; GRUR 2006, 859, 860 - Malteserkreuz; GRUR 2007, 321, 322 - COHIBA;

GRUR 2008, 903 (Nr. 10) - SIERRA ANTIGUO; GRUR 2008, 905, 906 (Nr. 12)

- Pantohexal; GRUR 2008, 909 (Nr. 13) - Pantogast: GRUR 2009, 766, 768

(Nr. 26) -Stofffähnchen; GRUR 2009, 772, 776 (Nr. 51) - Augsburger Puppen-

kiste). In die Betrachtung einzubeziehen ist auch die bei der Auswahl zu erwar-

tende Aufmerksamkeit des beteiligten Verkehrs.

P A R A C E L S U S

Nach den genannten Grundsätzen ist hinsichtlich des Widerspruchs aus der

P A R A C E L S U S

Die Frage der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hat die Marken-

stelle nicht erörtert. Der Senat geht davon aus, dass die Kennzeichnungskraft der

Widerspruchsmarke warenbedingt zum Teil sehr gering, zum Teil unterdurch-

schnittlich und zum Teil als von Hause aus durchschnittlich einzustufen ist. Ihr

kommt deshalb teils ein sehr geringer, teils ein unterdurchschnittlicher, teils ein

durchschnittlicher Schutzumfang zu.

„Paracelsus“ ist der Kunstname eines Arztes, Naturforschers und Philosophen, der

die Schulmedizin seiner Zeit bekämpfte (vgl. Brockhaus, Enzyklopädie in 30 Bän-

den, 21. Aufl., Band 20 S. 816). Namen von Personen, zu denen auch Pseu-

donyme gehören, unterliegen in gleicher Weise wie sonstige Marken der Prüfung

- 6 -

auf absolute Schutzhindernisse, wobei keine grundsätzlich abweichenden

Kriterien gelten (vgl. Ströbele/Hacker MarkenG 9. Aufl. § 8 Rdn. 147). Heute steht

der Name „Paracelsus“ vor allem für ganzheitliche Medizin und naturheilkundliche

Verfahren, die eine umfassende Therapie für Körper, Geist und Seele anstreben;

die jährlich verliehene Paracelsus-Medaille ist die höchste Auszeichnung der

deutschen Ärzteschaft für verdiente Ärzte. Zahlreiche Kliniken und Heilpraktiker-

schulen, die ihre Therapie- und Ausbildungsangebote zur ganzheitlichen Behand-

lung des Menschen im Internet anbieten, verwenden den Begriff „Paracelsus“ (vgl.

online-Lexikon Wikipedia zu den Stichwörtern „Paracelsus“ und „Paracelsus-Me-

daille“). Der Name Paracelsus ist deshalb dem inländischen Publikum als ein be-

deutender Mediziner geläufig. Selbst wenn sein Werk dem Verkehr im Einzelnen

nicht präsent sein wird, ist seine besondere Bedeutung für die Medizin und Natur-

heilkunde nicht nur dem Fachverkehr, sondern auch der Allgemeinheit bekannt.

Wegen seiner Bedeutung und umfangreichen Verwendung ist das Wort „Paracel-

sus“ in medizinischen/alternativ-medizinischen/naturheilkundlichen Bereichen in

seiner Kennzeichnungskraft gegenüber einem reinen Phantasiewort geschwächt.

Dies trifft hier für die Waren „ätherische Öle“ zu, die diesen Bereichen zugeordnet

werden können; da ätherischen Ölen heilende Wirkung zukommt, sind sie als

Wirkstoffe in Arzneimitteln enthalten, die z. B. zur Behandlung von Erkrankungen

der Atemwege, Bronchitis verwendet werden; wegen des Einflusses auf das ve-

getative Nervensystem, die Hormonproduktion und das Nervensystem kommen

ätherische Öle ferner in der Aromatherapie zum Einsatz (vgl. Brockhaus, Enzyklo-

pädie in 30 Bänden, 21. Aufl., Band 2 S. 605; Wikipedia online-Lexikon, Stichwort

„Ätherische Öle“). Bereits im Eintragungsverfahren der auch hier verfahrensge-

Paracelsus

hat das Patentamt im Beanstandungsbescheid vom 13. März 1978 darauf hinge-

wiesen, dass das Wort „Paracelsus“ u. a. hinsichtlich der Waren „ätherische Öle“

einen medizinischen Bezug aufweise und insoweit Zurückweisung der Anmeldung

in Aussicht gestellt; die Anmelderin jenes Verfahrens (und hier Widersprechende)

hat daraufhin das Warenverzeichnis der Marke auf „Parfümerien“ eingeschränkt.

- 7 -

Insoweit geht der Senat - wie in der mündlichen Verhandlung erörtert - von einer

originären, am Rande der Schutzfähigkeit gelegenen Kennzeichnungsschwäche

der Widerspruchsmarke aufgrund eines deutlich beschreibenden Gehalts aus.

Dem steht die Tatsache ihrer Registrierung nicht entgegen, da einer Marke hierfür

nur nicht jegliche Unterscheidungskraft zu fehlen braucht, also bereits ein geringer

Grad an Kennzeichnungskraft für die Registrierung genügt (vgl. BGH GRUR 2007,

1066, 1068 (Nr. 30) - Kinderzeit; GRUR 2008, 905, 907 (Nr. 20) - Pantohexal).

Von einer reduzierten Kennzeichnungsschwäche aufgrund deutlicher beschrei-

bender Anklänge entsprechend den obigen Ausführungen geht der Senat ferner

hinsichtlich folgender Waren aus: „Ultraschallgeräte, Hautmeßgeräte; Blutdruck-

meßgeräte, elektrische Heizkissen für medizinische Zwecke“.

Anders verhält es sich hinsichtlich der Waren „Bekleidungsstücke, Schuhwaren;

Rasierapparate, Haarschneidemaschinen, Instrumente aus Metall für die Hand-

und Fußpflege; Unfallschutzbekleidung, Hörgeräte, elektrische Heizdecken; Ge-

räte für die Körper- und Schönheitspflege, elektrische Zahnbürsten, Rasierpinsel“.

Insoweit geht der Senat mangels beschreibenden Bezugs des Namens „Paracel-

sus“ von einer von Haus aus durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Wider-

spruchsmarke aus.

Aus dem Vortrag der Widersprechenden ergeben sich keine Anhaltspunkte für

eine gesteigerte Kennzeichnungskraft - etwa infolge intensiver Benutzung der

Marke.

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren und

Dienstleistungen ist von der Registerlage auszugehen.

- 8 -

Eine Ähnlichkeit von Waren ist nach gefestigter Rechtsprechung dann gegeben,

wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis

zueinander kennzeichnen - insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen

betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem

Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung oder ihrer

Eigenschaft als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte -

so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise bei

identischer Kennzeichnung der Meinung sein könnten, sie stammten aus densel-

ben Unternehmen oder würden zumindest unter ihrer Kontrolle hergestellt werden

(vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 [Tz. 23] - Canon; GRUR 2006, 582, 584 [Tz. 65]

- VITAFRUIT; BGH GRUR 2003, 428, 432 - BIG BERTHA).

Hinsichtlich der Waren „Wasch- und Bleichmittel; Babykost, Pflaster, Verbandma-

terial“ der jüngeren Marke scheitert der Widerspruch bereits an der fehlenden

Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren. Nach den für die Beurteilung

maßgeblichen Kriterien ist unter keinem Gesichtspunkt erkennbar, woraus sich in

diesem Bereich die Ähnlichkeit zu Waren der Widerspruchsmarke herleiten soll.

Die Beschaffenheit, das äußere Erscheinungsbild, der spezielle Verwendungs-

zweck, die stoffliche Beschaffenheit und die Anwendungsweise sowie die regel-

mäßigen Herstellerbetriebe der beiderseitigen Waren sind so unterschiedlich, dass

eine Warenähnlichkeit im genannten Umfang zu verneinen ist. Soweit die Wider-

sprechende hier insbesondere aus den Waren „ätherische Öle“ Warenähnlichkeit

herleiten will, ist dies ohne Erfolg. Zwischen ätherischen Ölen und Wasch- und

Bleimitteln wird nach den genannten Kriterien Ähnlichkeit regelmäßig verneint (vgl.

Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 14. Aufl. S. 19);

soweit Wasch- und Bleichmittel ätherischer Öle als Duftstoffe enthalten könnten,

greift dies nicht in den Verwendungszweck als Wasch- und Bleichmittel ein. Was

„ätherische Öle“ mit der Ware „Babykost“ gemeinsam haben soll, ist nicht ansatz-

weise erkennbar. Pflaster können zwar medizinisch wirksame Substanzen ent-

halten; dies ist aber hinsichtlich ätherischer Öle wegen ihrer hautreizenden Wir-

kung auszuschließen (vgl. Wikipedia a. a. O.). Im Gegensatz zu Wirkstoffpflastern

- 9 -

enthält Verbandmaterial zudem keine Wirkstoffe, die über die Haut aufgenommen

werden sollen.

Auch soweit sich die Widersprechende zur Begründung der Warenähnlichkeit auf

gemeinsame Vertriebsstätten bezieht, führt dies nicht zum Erfolg. Soweit ersicht-

lich sind ätherische Öle wegen ihrer haut- und schleimhautreizenden Wirkung

schon nicht in purer Form im Handel. Grundsätzlich trägt aber auch der Umstand,

dass die Waren in einzelnen Großmärkten nebeneinander angeboten werden

können, nicht zur Begründung eines abweichenden Verkehrsverständnisses über

die Herstellungsstätten bei. Der Verkehr wird aufgrund dieses Umstands kaum zu

der Annahme gelangen, dass die Herstellung von Waren, die ansonsten keine

oder geringe Berührungspunkte aufweisen, in einem und demselben Unterneh-

men bzw. unter einer gemeinsamen betrieblichen Verantwortung nun allgemein

üblich wäre. Der Verkehr ist zunehmend daran gewöhnt, eine Vielzahl völlig unter-

schiedlicher Waren oder Dienstleistungen angeboten zu bekommen, so dass dem

Gesichtspunkt regelmäßig gleicher Vertriebs- und Erbringungsstätten allenfalls

eine untergeordnete Bedeutung beigemessen werden kann (vgl. Ströbele/Hacker

a. a. O. § 9 Rdn. 73).

Hinsichtlich der Waren „Wasch- und Bleichmittel; Babykost, Pflaster, Verbandma-

terial“ ist die Beschwerde damit bereits wegen fehlender Warenähnlichkeit zurück-

zuweisen; die Markenstelle hat insoweit zu Recht bereits aus diesem Grund den

Widerspruch zurückgewiesen.

Die Waren „ätherische Öle“ sind in den sich gegenüberstehenden Warenverzeich-

nissen identisch enthalten. Aus diesen Waren lässt sich anhand der oben geschil-

derten Bedeutung von ätherischen Ölen engere Ähnlichkeit mit den Waren „phar-

mazeutische Erzeugnisse“ herleiten; ob im Bereich der Waren „veterinärmedizini-

sche Erzeugnisse“ noch von Ähnlichkeit ausgegangen werden kann, erscheint

demgegenüber zweifelhaft, wird aber zu Gunsten der Widersprechenden unter-

stellt. Auch zwischen der Ware „ätherische Öle“ und den Waren „Desinfektions-

- 10 -

mittel“ wird in ständiger Praxis Warenähnlichkeit bejaht (vgl. Richter/Stoppel

a. a. O. S. 19), was aus Überschneidungen im Bereich der Herstellerbetriebe her-

geleitet wird; dementsprechend geht der Senat auch für „Sanitärprodukte für me-

dizinische Zwecke“ von Ähnlichkeit aus. Ähnlichkeit besteht ferner zwischen den

Waren „elektrische Zahnbürsten“ einerseits und der Ware „Zahnputzmittel“ ande-

rerseits als einander ergänzende Produkte (vgl. Richter/Stoppel a. a. O. S. 351).

Ob noch bezüglich „medizinische und veterinärmedizinische Dienstleistungen“

eine Ähnlichkeit mit Waren der Widerspruchsmarke zu bejahen ist, erscheint aller-

dings zweifelhaft. Zwar ist trotz der grundlegenden Abweichung zwischen der

Erbringung einer unkörperlichen Dienstleistung und der Herstellung bzw. dem

Vertrieb einer körperlichen Ware in der Rechtsprechung anerkannt, dass grund-

sätzlich eine Ähnlichkeit zwischen Waren und Dienstleistungen in Betracht kommt

(vgl. BGH, GRUR 1999, 731, 733 - Canon II, GRUR 2004, 241, 243 - GeDIOS).

Maßgebend für die Beurteilung der Ähnlichkeit zwischen den hier maßgeblichen

Waren und Dienstleistungen ist dabei insbesondere, ob der Verkehr bei der Be-

gegnung mit den Marken der Fehlvorstellung unterliegt, der Hersteller der Waren,

für die die ältere Widerspruchsmarke Schutz genießt, trete auch als Erbringer der

Dienstleistungen auf, die unter Verwendung der angegriffenen Marke erbracht und

beworben werden, oder umgekehrt. Nur wenn der Verkehr insoweit zu der Auffas-

sung gelangt, die miteinander in Berührung kommenden Waren und Dienstleis-

tungen könnten auf einer selbständigen gewerblichen Tätigkeit desselben oder

eines wirtschaftlich verbundenen Unternehmens beruhen, kann er einer unzutref-

fenden Vorstellung über deren betriebliche Zuordnung unterliegen (vgl. Strö-

bele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 93).

Da die Dienstleistungen der jüngeren Marke kaum von Herstellern der Waren

„ätherische Öle; Bekleidungsstücke, Schuhwaren; Rasierapparate, Haarschnei-

demaschinen, Instrumente aus Metall für die Hand- und Fußpflege; Unfallschutz-

bekleidung, Ultraschallgeräte, Hautmessgeräte; Blutdruckmessgeräte, Hörgeräte,

elektrische Heizkissen für medizinische Zwecke, elektrische Heizdecken; Geräte

- 11 -

für die Körper- und Schönheitspflege, elektrische Zahnbürsten, Rasierpinsel“ der

Widerspruchsmarke angeboten werden dürften oder auch umgekehrt diese

Warenhersteller solche Dienstleistungen anbieten, kann der Verkehr kaum zu der

Auffassung gelangen, die miteinander in Berührung kommenden Waren und

Dienstleistungen könnten auf einer Tätigkeit desselben oder eines wirtschaftlich

verbundenen Unternehmens beruhen, so dass er einer unzutreffenden Vorstellung

über die betriebliche Zuordnung nicht unterliegen kann. Letztlich bedarf diese

Frage keiner abschließenden Entscheidung, der Senat unterstellt zu Gunsten der

Widersprechenden Ähnlichkeit zwischen den Waren der Widerspruchsmarke und

den von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen.

Soweit die Marken sich auf identischen oder zumindest erheblich ähnlichen

Waren begegnen können, hat die angegriffene Marke einen deutlichen Abstand

von der Widerspruchsmarke einzuhalten, damit Verwechslungen mit hinreichender

Sicherheit ausgeschlossen werden können.

Unter Zugrundelegung all dieser Umstände hält die angegriffene Marke den zur

Vermeidung von Verwechslungen notwendigen Abstand zur Widerspruchsmarke

in jeder Hinsicht ein.

Auf Seiten der angegriffenen Marke sind unter Berücksichtigung der eingangs be-

reits verneinten teilweise fehlenden Warenähnlichkeit für die Prüfung der Marken-

ähnlichkeit noch folgende Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marke zu

Grunde zu legen:

„ätherische Öle; Zahnputzmittel; pharmazeutische und veterinär-

medizinische Erzeugnisse, Sanitärprodukte für medizinische

Zwecke, Desinfektionsmittel; medizinische und veterinärmedizini-

sche Dienstleistungen“.

- 12 -

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist grundsätzlich vom jeweiligen Ge-

samteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen auszugehen (BGH

GRUR 2008, 258 (Nr. 26) - INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2008, 905

(Nr. 12) - Pantohexal; GRUR 2008, 909 (Nr. 13) - Pantogast). Das schließt es in-

dessen nicht aus, dass ein oder mehrere Bestandteile eines zusammengesetzten

Zeichens für den Gesamteindruck prägend sein und insoweit eine rechtlich rele-

vante Verwechslungsgefahr begründen können (vgl. m. w. N. BGH GRUR 2009,

772, 776 (Nr. 57) - Augsburger Puppenkiste). Darüber hinaus kann eine marken-

rechtlich erhebliche Zeichenähnlichkeit sowohl in klanglicher wie auch in schrift-

bildlicher oder begrifflicher Hinsicht vorliegen, wobei schon die Ähnlichkeit in einer

Wahrnehmungsrichtung eine Verwechslungsgefahr hervorrufen kann (vgl. zuletzt

BGH GRUR 2008, 903, 904 (Nr. 17) - SIERRA ANTIGUO; GRUR 2008, 803, 804

(Nr. 21) - HEITEC). Schließlich ist zu berücksichtigen, dass sich der klangliche,

der bildliche und der begriffliche Gesamteindruck einer Marke wie auch die inso-

weit gegebenenfalls prägenden Elemente sich unterschiedlich darstellen können

(vgl. BGH GRUR 2007, 235, 237 (Nr. 22) - Goldhase; GRUR 2008, 254, 257

(Nr. 36) - THE HOME STORE).

Im unmittelbaren Gesamteindruck, d. h. bei Vergleich der jüngeren Marke in ihrer

Gesamtheit mit der Widerspruchsmarke, halten die sich gegenüberstehenden Zei-

chen durch das in der jüngeren Marke enthaltene zusätzliche Wort „Messe“ klang-

lich und schriftbildlich einen in jeder Hinsicht ausreichend großen Abstand vonein-

ander ein. Auch begrifflich unterscheidet sich die jüngere Marke, in der das Wort

„Messe“ das Grundwort bildet und insgesamt Vorstellungen erweckt, die in die

Richtung einer speziellen Messe gehen, von der die Widerspruchsmarke bilden-

den allgemeinen Bezeichnung „Paracelsus“ hinreichend deutlich.

Somit kommt eine unmittelbare Verwechslungsgefahr nur dann in Betracht, wenn

das in der angegriffenen Marke enthaltene Wort „Paracelsus“ die angegriffene

Marke allein kollisionsbegründend prägt, indem es eine selbständig kennzeich-

nende Funktion aufweist, und die übrigen Markenteile für die angesprochenen

- 13 -

Verkehrskreise in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck ver-

nachlässigt werden können (st. Rspr. des BGH, vgl. MarkenR 2006, 402, 404

- Malteserkreuz; vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 279 ff. m. w. N.).

Das Wort „Messe“ ist - neben der Bedeutung in den Bereichen Religion und Mu-

sik, die hier nach dem Waren-/Dienstleisungsverzeichnis nicht in Betracht kom-

men - die Bezeichnung für eine zeitlich begrenzte, wiederkehrende Marketing-

Veranstaltung, die Herstellern oder Verkäufern einer Ware ermöglicht, diese zur

Schau zu stellen, zu erläutern und zu verkaufen. Für Dienstleistungen in Bezug

auf Messen handelt es sich damit um eine beschreibende Angabe (vgl. BPatG

30 W (pat) 283/04 - messecity, veröffentlicht auf der Homepage des Bundespa-

tentgerichts); indessen ist hinsichtlich der hier maßgeblichen Waren weder ein

unmittelbar beschreibender noch ein „enger beschreibenden Bezug" feststellbar;

denn Angaben allgemeiner Verkaufs- und Vertriebsstätten vermögen nicht i. S. v.

§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zur unmittelbaren Beschreibung der dort vertriebenen

Waren dienen (vgl. BGH GRUR 1999, 988, 989 - HOUSE OF BLUES); auch geht

es nicht um Messedienstleistungen. Solchen Angaben kann indessen die erforder-

liche Unterscheidungskraft im Sinne eines konkreten betrieblichen Herkunftshin-

weises fehlen (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Das gilt insbesondere für gebräuchliche

Wörter oder Wendungen der deutschen oder einer geläufigen Fremdsprache,

wenn sie nur als solche in ihrer ursprünglichen - nicht markenmäßigen - Bedeu-

tung und deshalb nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden. Diese eine

Unterscheidungskraft ausschließende rechtliche Bewertung kann für eine Vielzahl

völlig unterschiedlicher Waren/Dienstleistungen zutreffen (vgl. BGH GRUR 2006,

850, 857 (Nr. 43 - 46) - FUSSBALL WM 2006). Das trifft hier für das Wort „Messe“

zu, das in nahezu allen Bereichen für Veranstaltungen im oben genannten Sinn

verwendet wird. Für das Wort „Messe“ ist hier damit zumindest von einer geringen

Kennzeichnungskraft auszugehen.

- 14 -

Vorliegend ist indessen zu berücksichtigen, dass auch das weitere Wort „Paracel-

sus" für die hier noch maßgeblichen Waren und Dienstleistungen äußerst kenn-

zeichnungsschwach ist. Im Anschluss an die obigen Ausführungen zur Kenn-

zeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist auch hier festzustellen, dass der Ver-

kehr mit dem Wort „Paracelsus“ seit langem die Vorstellung einer ganzheitlichen

Medizin verknüpft, die sich insbesondere naturheilkundlicher Verfahren bedient

und eine umfassende Therapie für Körper, Geist und Seele anstrebt. Die Bezeich-

nung „Paracelsus" ist hierfür gleichsam das Synonym und Sinnbild im Bereich der

Medizin und der Naturheilkunde im weiteren Sinn. Diesen Bereichen lassen sich

die hier noch maßgeblichen Waren und Dienstleistungen, die Heilung beinhalten

oder beinhalten können, zuordnen.

Bei einer Kombination aus beschreibenden und/oder kennzeichnungsschwachen

Bestandteilen ist aber grundsätzlich keiner allein geeignet, den Gesamteindruck

eines Zeichens zu prägen (vgl. BGH GRUR 2003, 1040 - Kinder; GRUR 2008, 903

- SIERRA ANTIGUO). Solche schutzunfähige Elemente einer kombinierten Marke

sind im Allgemeinen bereits aus Rechtsgründen nicht geeignet, den Gesamtein-

druck der Marke zu prägen (vgl. hierzu etwa BGH GRUR 2004, 778, 779

- URLAUB DIREKT; GRUR 2003, 1040, 1043 - Kinder). Damit wird die angegrif-

fene Marke nicht durch das Markenwort „Paracelsus“ derart geprägt, dass

daneben das weitere Wort „Messe" in den Hintergrund tritt und den Gesamtein-

druck des Zeichen nicht mitbestimmt. Das kennzeichnungsschwache Wort „Para-

celsus“ der angegriffenen jüngeren Marke ist auch nicht durch die Gestaltung der

Gesamtmarke dem Verkehr als das dominierende Element nahegebracht, so dass

ihm auch von daher keine dominierende oder prägende Stellung zugemessen

werden kann (vgl. BGH GRUR 1998, 930, 931 f. - Fläminger). Damit besteht für

den Verkehr kein Grund, einen der beiden Begriffe bei Wahrnehmung bzw. Wie-

dergabe der Marke zu vernachlässigen.

Abgesehen davon sind beide Wörter im Hinblick auf den zwischen ihnen einge-

fügten Bindstrich sowohl grammatikalisch als auch dem Sinn nach als eine aufein-

- 15 -

ander bezogene begriffliche Einheit zu werten, in der das vorangestellte Wort „Pa-

racelsus" das Grundwort „Messe" näher spezifiziert. Denn mit der Angabe „Messe“

wird das Augenmerk der beteiligten Verkehrskreise nicht so sehr auf die Person

und das Leben des Arztes und Naturforschers, der sich Paracelsus nannte, ge-

richtet, als vielmehr darauf, wofür der Name in der heutigen Zeit steht. Auch des-

halb kann hinsichtlich der Beurteilung der prägenden Bedeutung eines Markenteils

nicht davon ausgegangen werden, dass für den Verkehr Veranlassung besteht,

sich nur an einem einzelnen Markenbestandteil zu orientieren; dies wird allgemein

bei Marken verneint, die sich als einheitliche Gesamtbegriffe darstellen (vgl. BGH

GRUR 2004, 598 - Kleiner Feigling; EuG GRUR Int. 2005, 940, 942 (Nr. 47)

- Biker Miles). Damit ist davon auszugehen, dass die angegriffene Marke hinsicht-

lich der Waren und Dienstleistungen „ätherische Öle, Zahnputzmittel; pharmazeu-

tische und veterinärmedizinische Erzeugnisse, Sanitärprodukte für medizinische

Zwecke, Desinfektionsmittel; medizinische und veterinärmedizinische Dienstleis-

tungen“ ihre Unterscheidungskraft aus ihrer Gesamtheit bezieht. Dies ist ein we-

sentliches Indiz dafür, dass der Bestandteil „Paracelsus“ die angegriffene Marke

nicht zu prägen vermag (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 311 m. w. N.).

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist damit zu verneinen.

Auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2

2. Hs. MarkenG besteht zwischen der angegriffenen Marke und der Wider-

spruchsmarke 397 48 550 nicht. Zwar hat die Rechtsprechung des Europäischen

Gerichtshofes (GRUR 2005, 1042 - THOMSON LIFE) und des Bundesgerichts-

hofes (GRUR 2006, 859 - Malteserkreuz; GRUR 2008, 903 - SIERRA ANTIGUA;

GRUR 2008, 905 - Pantohexal; GRUR 2008, 909 - Pantogast) anerkannt, dass ein

Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine kom-

plexe Kennzeichnung aufgenommen wird, darin eine selbständig kennzeichnende

Stellung haben kann, die ggf. kollisionsbegründend sein kann, ohne dass es das

Erscheinungsbild der (jüngeren) zusammengesetzten Marke oder komplexen

Kennzeichnung dominiert oder prägt.

- 16 -

Dies ist in Bezug auf den Bestandteil „Paracelsus“ der angegriffenen Marke hier

nicht der Fall.

Dass - wie oben ausgeführt - der Begriff „Paracelsus“ kennzeichnungsschwach ist

und vollständig in die einen Gesamtbegriff darstellende angegriffene Marke in-

tegriert ist, stellt bereits ein erhebliches Indiz gegen eine selbständig kennzeich-

nende und kollisionsbegründende Stellung des Bestandteils „Paracelsus“ in der

angegriffenen Marke dar (Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdnr. 362, 392). Zudem ist

zu berücksichtigen, dass hier - anders als bei BGH GRUR 2008, 905

- Pantohexal - das ältere Zeichen nicht mit dem Firmennamen des Inhabers der

jüngeren Marke in dieser zusammengefasst wird, sondern zwei für sich gesehen

kennzeichnungsschwache Bestandteile zu einer Gesamtheit zusammengefasst

werden und die angegriffene Marke hier gerade aus dieser Gesamtheit ihre Unter-

scheidungskraft zieht. Bereits dies spricht dagegen, dass beide Marken gedank-

lich miteinander in Verbindung gebracht werden.

Eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt einer Serienmarke

mit dem Stammbestandteil „Paracelsus“ ist ebenfalls zu verneinen. Dagegen

spricht einerseits wiederum die Kennzeichnungsschwäche des Begriffs „Paracel-

sus“ in Bezug auf Produkte mit medizinischem Bezug (Ströbele/Hacker a. a. O.

Rdn. 387); andererseits hat die Widersprechende nicht dargetan, dass der Ver-

kehr an eine Markenserie der Widersprechenden gewöhnt ist, in die sich die aus

einem Gesamtbegriff bestehende angegriffene Marke einfügen würde und die den

Verkehr bei Wahrnehmung der jüngeren Marke an ein weiteres Serienzeichen der

Widersprechenden denken lassen könnte (vgl. EuGH GRUR 2008, 843

- BAINBRIDGE).

- 17 -

II.

Paracelsus

Paracel-

sus

Die Kennzeichnungskraft dieser Widerspruchsmarke ist mangels anderweiti-

ger Anhaltspunkte als von Haus aus durchschnittlich einzustufen; bezüglich der

eingetragenen Waren „Parfümerien“ ist ein beschreibender Bezug des Namens

„Paracelsus“ nicht feststellbar.

Hinsichtlich der Ware „ätherische Öle“ der angegriffenen Marke geht der Se-

nat von sehr ähnlichen Waren aus, da ätherische Öle Hauptbestandteil von Duft-

wässern sind (vgl. Richter/Stoppel a. a. O. S 232).

Dagegen sind „Wasch- und Bleichmittel“ den „Parfümerien“ nicht ähnlich. Denn die

Waren der Waschmittelbranche weisen gegenüber den Produkten der Parfüme-

rienbranche keine oder doch nur so geringe wirtschaftliche Berührungspunkte auf,

dass selbst im Falle identischer Kennzeichnung ein herkunftsbezogener Irrtum

ausgeschlossen werden kann. Dies entspricht ständiger Spruchpraxis (vgl. z. B.

Richter/Stoppel a. a. O. S. 233; 339, 340), von der abzuweichen im vorliegenden

Fall kein Anlass ersichtlich ist. An dieser Betrachtungsweise ändert sich auch

dann nichts, wenn von der Widersprechenden kosmetische Wasch- und Bleich-

mittel angeführt werden und solche Waren parfümiert sein können; es bleibt auch

dann bei unterschiedlichen Verwendungszwecken und fehlenden Überschneidun-

gen bei Herstellern von Produkten der „Parfümerien“ und der Hersteller solcher

Wasch- und Bleichmittel. Auf mögliche Überschneidungen im Vertrieb kommt es,

wie oben ausgeführt, nicht entscheidend an. Nach den maßgeblichen Kriterien

besteht auch keine Ähnlichkeit zu den weiteren Waren sowie den Dienstleistungen

„Zahnputzmittel, pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse, Sani-

tärprodukte für medizinische Zwecke, Babykost, Pflaster, Verbandmaterial, Des-

infektionsmittel; medizinische und veterinärmedizinische Dienstleistungen“, was

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sich nicht nur aus fehlenden Überschneidungen bei den Herstellerbetrieben bzw.

zwischen Herstellern und Dienstleistern, sondern insbesondere auch aus den un-

terschiedlichen Verwendungszwecken ergibt (vgl. auch Richter/Stoppel a. a. O.

S. 232, 233; 236 Stichwörter „chemische Erzeugnisse für hygienische Zwecke,

… Desinfektionsmittel“; „Reinigungs- und Desinfektionsmittel“; „pharmazeutische

Erzeugnisse“; „Verbandstoffe“; „Pflaster“; „Präparate für die Gesundheitspflege“).

Die Gefahr unmittelbarer wie mittelbarer Verwechslungen zwischen den Mar-

ken ist auch hier unter Berücksichtigung der bei der anzustellenden umfassenden

Würdigung aller kollisionsrelevanter Faktoren des vorliegenden Falles zu vernei-

nen. Auf die diesbezüglichen obigen Ausführungen wird Bezug genommen. Der

bei dieser Widerspruchsmarke gegebene normale Schutzumfang führt zu keinem

anderen Ergebnis.

III. Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen

Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG). Auch die Anordnung der Rückzahlung der Be-

schwerdegebühr ist nicht geboten. Die Anordnung der Rückzahlung ist nach § 71

Abs 3 MarkenG in das Ermessen des Gerichts gestellt. Sie kommt - außer bei

fehlendem Rechtsgrund - nur in Betracht, wenn die Billigkeit eine solche Anord-

nung gebietet (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 71 Rdn. 30 ff.). Davon kann hier

keine Rede sein. Zwar hat die Markenstelle in den Gründen des Erinnerungsbe-

schlusses die Identität der Waren „ätherische Öle“ bejaht, hierzu aber keine ab-

schließende Entscheidung getroffen. Die Einlegung der Beschwerde durch die

Widersprechende steht jedoch hiermit in keinem kausalen Zusammenhang, denn

sie hat die Beschwerde nicht hierauf beschränkt, sondern in vollem Umfang erho-

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ben. Schließlich begründet die Annahme von Warenidentität auch noch nicht die

Feststellung der Verwechslungsgefahr nach den weiteren Voraussetzungen, was

die Markenstelle nicht geprüft hat.

Winter

Paetzold

Hartlieb