Urteil des BPatG, Az. 33 W (pat) 118/04

BPatG: rechtliches gehör, unterscheidungskraft, englisch, verkehr, wörterbuch, internetseite, werbeslogan, eigenschaft, vermietung, rückzahlung
BPatG 152
10.99
BUNDESPATENTGERICHT
33 W (pat) 118/04
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(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die Markenanmeldung 300 64 080.3
hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 15. März 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler,
des Richters Kätker und der Richterin Dr. Hock
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beschlossen:
Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der Mar-
kenstelle für Klasse 35 vom 9. März 2004 aufgehoben.
G r ü n d e
I
Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 25. August 2000 die Wortmarke
just-in-point
für folgende Waren und Dienstleistungen zur Eintragung in das Register angemel-
det
"Dienstleistung eines Werbebüros, Vermietung von Werbeflä-
chen/-trägern, Werbeträger, Werbemedien (Produkte)".
worden.
Die Markenstelle für Klasse 35 hat die Anmeldung zunächst durch Zwischenbe-
scheid vom 8. Januar 2003 gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG beanstandet. Zu die-
ser Beanstandung hat der Anmelder mit Schriftsatz vom 4. Februar 2003 Stellung
genommen. Die Markenstelle hat daraufhin erneut mit Schriftsatz vom
28. Januar 2004 mitgeteilt, dass eine Klärung des Waren- und Dienstleistungsver-
zeichnisses erforderlich sei, bevor eine Entscheidung hinsichtlich der Schutzfähig-
keit der beanspruchten Marke ergehen könne.
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Daraufhin hat der Anmelder sein Waren- und Dienstleistungsverzeichnis gefasst
wie folgt:
"Klasse 06: Werbeträger, nämlich Schilder aus Metall;
Klasse 09: Werbeträger, nämlich Leuchtschilder, Leuchtplakate,
Leuchtsäulen, Monitore, Großmonitore, Infoscreens,
LED-Tafeln;
Klasse 35: Dienstleistungen eines Werbebüros; Vermietung von
Werbeflächen und von Werbeträgern".
Die Markenstelle für Klasse 35 hat mit Beschluss vom 9. März 2004 die Anmel-
dung gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG iVm § 37 Abs 1 zurückgewiesen. Sie hat
ausgeführt, dass die in bekannten Wörtern der englischen Sprache gehaltene
Wortfolge "just-in-point" ohne weiteres mit "auf den Punkt genau" - "ganz genau",
"präzise", "akkurat" zu übersetzen sei. Da es sich bei der genauen präzisen und
akkuraten Arbeitsweise des Anbieters um eine besonders verkehrswesentliche Ei-
genschaft und um ein für Kunden wichtiges Merkmal der Erbringung der Dienstlei-
stungen handle, werde der Verkehr hierin nur eine beschreibende Qualitätsanga-
be sehen. Dies gelte auch im Hinblick auf die beanspruchten Waren, bei denen
die angemeldete Bezeichnung lediglich darauf hinweise, dass diese besonders
präzise und akkurat gefertigt worden seien.
Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des Anmelders.
Der Anmelder beantragt,
den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Beschwerde-
gebühr zurückzuerstatten.
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Er trägt vor, dass "just-in-point" eine Wortschöpfung sei, die keinen definierten und
erst recht keinen eindeutigen Sinngehalt vermittle. Die Markenstelle habe auch ei-
ne Benutzung der Bezeichnung weder aufzeigen noch nachweisen können, so
dass dem Begriff insbesondere auch kein durch Benutzung erworbener Sinngehalt
beigemessen werden könne.
Dem Anmelder sei im übrigen durch den Bescheid vom 28. Januar 2004 der Ein-
druck vermittelt worden, dass die ursprünglichen Beanstandungen fallengelassen
worden seien. Üblicherweise sei das Vorgehen der Markenstelle so, dass aus ver-
fahrensökonomischen Gründen eine Klärung des Waren- und Dienstleistungsver-
zeichnisses nämlich erst dann vorgenommen werde, wenn hinsichtlich der absolu-
ten Schutzvoraussetzungen Klarheit herrsche. Dem Anmelder hätte daher erneut
rechtliches Gehör gewährt werden müssen, wenn die Markenstelle nach Eingang
des geänderten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses nach wie vor Beden-
ken hinsichtlich der Eintragbarkeit aus absoluten Gründen gehabt hätte.
Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II
Die Beschwerde ist begründet.
Der Senat hält die angemeldete Wortfolge für unterscheidungskräftig und nicht
freihaltungsbedürftig. Ihrer Eintragung gemäß § 33 Abs 2, 41 MarkenG stehen in-
soweit keine absoluten Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG
entgegen.
1. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft als der einer Marke innewohnen-
den konkreten Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der
Marke erfassten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber sol-
chen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden, ist grundsätzlich ein großzügi-
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ger Maßstab anzulegen, dh jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft
reicht aus, um dieses Schutzhindernis zu überwinden (stRspr vgl BGH
GRUR 2002, 540 - OMEPRAZOK; 2003, 1050 - Cityservice). Dies gilt insbesonde-
re deshalb, weil der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in aller Regel so
aufnimmt, wie es ihm entgegentritt und er es keiner analysierenden Betrachtungs-
weise unterzieht.
Es dürfen dabei keine unterschiedlichen Anforderungen an die Unterscheidungs-
kraft an Werbeslogans gegenüber anderen Wortmarken gestellt werden (Mar-
kenR 2000, 48 - Radio von hier; GRUR 2002, 1070 - Bar jeder Vernunft). Einem
Werbeslogan wird der Verkehr zwar häufig eine beschreibende Werbeaussage
entnehmen; dies schließt aber eine Identifizierungsfunktion nicht von vornherein
aus. Deshalb ist in jedem Fall zu prüfen, ob der Werbeslogan einen ausschließlich
produktbeschreibenden Inhalt hat oder ob er zumindest noch eine gewisse Unter-
scheidungskraft aufweist. Während bei Werbeslogans, die lediglich beschreibende
Angaben oder Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art enthalten, von
mangelnder Unterscheidungskraft auszugehen ist, können dagegen Kürze, eine
gewisse Originalität und Prägnanz einer Wortfolge sowie eine Mehrdeutigkeit oder
Interpretationsbedürftigkeit der Werbeaussage Indizien für die hinreichende Unter-
scheidungskraft bieten.
Die als Marke angemeldeten drei Wörter, verbunden durch Gedankenstriche, wer-
den die angesprochenen Verkehrskreise - hier im wesentlichen Fachkreise - ohne
weiteres als Werbespruch auffassen. Die Marke ist zwar aus geläufigen Wörtern
der englischen Alltagssprache zusammengesetzt, dennoch besitzt der Werbeslo-
gan noch die erforderliche Unterscheidungskraft, weil er keinen eindeutigen Sinn-
gehalt in seiner Gesamtheit erkennen lässt und insoweit bezüglich der bean-
spruchten Dienstleistungen und Waren zu diffus, mehrdeutig und interpretations-
bedürftig bleibt.
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Das englische Wort "just" wird als Adjektiv mit "gerecht", "anständig" oder auch
"korrekt", als Adverb mit "genau", "eben", "gerade eben" übersetzt (vgl Duden, Ox-
ford, Großwörterbuch Englisch/Deutsch, 2. Aufl., S 1264). "Point" bedeutet im
Deutschen "Punkt", "Spitze", "Zeitpunkt" (Duden Oxford Großwörterbuch Englisch
aaO, S 1407, 1408). Die gesamte Wortfolge "just-in-point" findet sich in den ein-
schlägigen Wörterbüchern allerdings nicht (vgl Duden Oxford Großwörterbuch
Englisch/Deutsch, aaO; Langenscheidts Großwörterbuch Englisch, Muret-San-
ders, 2001, S 622, 852; Cassell's Dicitionary of Slang, 2000, S 681, 682; Europäi-
sche Redewendungen, Englisch/Deutsch, 1977, S 269, 270; Anette Becker,
Idioms, Englisch-Deutsch, 1997, S 304, 307, 439, 440).
Allerdings hat sich in einer vom Senat durchgeführten Internetrecherche die hier
begehrte Wortfolge nachweisen lassen: So findet sich auf der Internetseite "the-
sundevils.coll.sports.com" der Satz: "It wasn't just in point production, either, that
Eddie's absence was felt". Auf der Internetseite "namepros.com" steht der Satz "I
am just in point and click …" und auf der Internetseite (in der es um religiöse Fra-
gen geht) "www.usmi.pcn.net": "Both of them are models of spirituality perfectly fit-
ting with consecrated life, just in point with him who has a colloquy with Jesus and
has received a mission".
Diese lediglich sehr vereinzelten Nachweise lassen einen eindeutigen Sinngehalt
der begehrten Wortfolge insbesondere in dem von der Markenstelle behaupteten
Sinn "genau auf den Punkt" nicht ohne weiteres erkennen. Dies gilt insbesondere
auch im Hinblick auf die hier begehrten Waren und Dienstleistungen der Klas-
sen 6, 9 und 35, die sämtliche mit Werbeträgern bzw den dazugehörigen Dienst-
leistungen im Zusammenhang stehen. Die Nachweise aus der Internetrecherche
ergeben keinen Bezug zu diesen oder ähnlichen Waren und Dienstleistungen.
Insgesamt fehlt es daher an ausreichenden Anhaltspunkten dafür, dass die ange-
sprochenen Verkehrskreise die angemeldete Marke im Sinne einer schlagwortarti-
gen Aussage über eine bestimmte Eigenschaft oder ein sonstiges Merkmal der
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damit gekennzeichneten Dienstleistungen werten, nicht aber als Kennzeichnungs-
mittel verstehen werden.
2. Nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind von der Eintragung weiter solche Marken
ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u.a.
zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der Bezeich-
nung sonstiger Merkmale der in Frage stehenden Dienstleistungen dienen kön-
nen. Dabei ist davon auszugehen, dass ein Eintragungshindernis auch dann be-
steht, wenn eine Benutzung als Sachangabe bisher noch nicht erfolgt ist, eine sol-
che jedoch nach den Umständen erfolgen wird (BGH Mitt 2001, 366 - Test it; 1202
- Gute Zeiten - Schlechte Zeiten).
Zu diesen Angaben oder Umständen gehört die angemeldete Wortfolge nicht. Ei-
ne Verwendung dieser Bezeichnung als beschreibende eindeutige Angabe ist bis-
her nicht nachweisbar. Von einem auf gegenwärtiger Benutzung als Sachangabe
beruhenden Freihaltungsbedürfnis kann deshalb nicht ausgegangen werden.
Ebenso wenig liegen ausreichende Anhaltspunkte dafür vor, dass im Zusammen-
hang mit den beanspruchten Dienstleistungen in Zukunft eine Verwendung der an-
gemeldeten Bezeichnung in ihrer Gesamtheit als Sachangabe erfolgen wird.
3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr war gemäß § 71 Abs 3
MarkenG zurückzuweisen. Nach dieser Vorschrift kann die Rückzahlung einer Be-
schwerdegebühr aus Billigkeitsgründen angeordnet werden, dh insbesondere im
Falle von Verfahrensfehlern wie beispielsweise der Verletzung des rechtlichen Ge-
hörs. Dafür gibt es im vorliegenden Fall keine Anhaltspunkte. Die Markenstelle hat
mit ihrem ersten Beanstandungsbescheid vom 8. Januar 2003 darauf hingewie-
sen, dass das absolute Eintragungshindernis nach § 8 Abs 2 MarkenG in Betracht
kommt. In einem zweiten Beanstandungsbescheid wurde auch das Waren- und
Dienstleistungsverzeichnis beanstandet. In diesem Bescheid vom 28. Januar 2004
heißt es ausdrücklich, dass eine Klärung des Waren- und Dienstleistungsverzeich-
nisses erforderlich sei "bevor eine Entscheidung hinsichtlich der Schutzfähigkeit
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der beanspruchten Marke ergehen kann". Damit hat die Markenstelle eindeutig
zum Ausdruck gebracht, dass die Schutzhindernisse des § 8 Abs 2 Nr 1 und 2
MarkenG noch zu prüfen sind. Der Anmelder hatte bereits aufgrund des ersten
Beanstandungsbescheids ausreichend Zeit, zu diesen Beanstandungen Stellung
zu nehmen, was er mit Schriftsatz vom 4. Februar 2003 auch getan hat. Wie sich
aus dem Beschluss der Markenstelle vom 9. März 2004 ergibt, hat die Markenstel-
le die Argumente des Anmelders bei ihrer Entscheidung auch entsprechend be-
rücksichtigt.
Winkler Kätker
Dr.
Hock
Cl/Pü