Urteil des BPatG, Az. 28 W (pat) 62/07

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BUNDESPATENTGERICHT
28 W (pat) 62/07
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(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
BPatG 152
08.05
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betreffend die Marke 304 23 698
hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 27. Juni 2007 unter Mitwirkung …
beschlossen:
Auf die Beschwerde des Markeninhabers wird der Beschluss der
Markenstelle für Klasse 6 des Deutschen Patent- und Markenamts
vom 21. Oktober 2005 aufgehoben. Der Widerspruch aus der
Marke 395 17 040 wird zurückgewiesen.
G r ü n d e
I.
Gegen die Wort-Bild-Marke 304 23 698 „Lutz“, die am 6. Juli 2004 für Waren der
Klassen
6, 19 und 28 auf die A… GmbH B… in C…, einge-
tragen und am 6. August 2004 veröffentlicht worden ist, ist aus der Wortmarke
395 17 040 „Lutz“, die seit dem 17. Juli 1996 für verschiedene Waren und Dienst-
leistungen, darunter auch der Klassen 19 und 28 eingetragen ist, Widerspruch
erhoben worden.
Die Markenstelle für Klasse 6 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Be-
schluss vom 21. Oktober 2005 Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichs-
marken bejaht und deswegen die vollständige Löschung der angegriffenen Marke
angeordnet.
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Dagegen hat die frühere Inhaberin der angegriffenen Marke mit Schriftsatz vom
23. November 2005 Beschwerde eingelegt.
Mit Verfügung vom 11. Oktober 2006 wurde die angegriffene Marke umgeschrie-
ben auf den jetzigen Markeninhaber und Beschwerdeführer.
Mit Schriftsatz vom 25. Januar 2007 haben die Verfahrensbevollmächtigten des
jetzigen Markeninhabers mitgeteilt, dass dieser als Rechtsnachfolger der früheren
Markeninhaberin in das anhängige Beschwerdeverfahren eintrete. Mit Schriftsatz
vom 12. März 2007 hat der jetzige Markeninhaber die Nichtbenutzung der Wider-
spruchsmarke gem. § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG bestritten. Dieser Schriftsatz
wurde den Verfahrensbevollmächtigten der Widersprechenden am 19. März 2007
zugestellt.
Der Markeninhaber beantragt,
den Beschluss der Markenstelle für Klasse 6 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts vom 21. Oktober 2005 aufzuheben und den
Widerspruch aus der Marke 395 17 040 zurückzuweisen.
Weiter hat der Markeninhaber beantragt, der Widersprechenden die Kosten des
Verfahrens aufzuerlegen.
Die anwaltlich vertretene Widersprechende hat sich im Beschwerdeverfahren nicht
zur Sache geäußert und hat auch keine Anträge gestellt.
Zu den weiteren Einzelheiten wird Bezug genommen auf die Akten.
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II.
Die zulässige Beschwerde des Markeninhabers hat Erfolg. Der Markeninhaber ist
im laufenden Beschwerdeverfahren gem. § 28 Abs. 2 MarkenG an die Stelle der
früheren Inhaberin der angegriffenen Marke getreten. Der Widerspruch war zu-
rückzuweisen, weil die Benutzung rechtswirksam bestritten ist und die Widerspre-
chende die Benutzung ihrer Marke weder behauptet noch glaubhaft gemacht hat.
Die Benutzungsschonfrist hatte nach Maßgabe von § 26 Abs. 5 MarkenG am
15. Mai 2001 begonnen und war folglich im Mai 2006 abgelaufen. Die Nichtbe-
nutzungseinrede nach § 42 Abs. 1 Satz 2 MarkenG des Markeninhabers vom
12. März 2007 war daher rechtswirksam. Gem. § 43 Abs. 1 MarkenG Satz 2 Mar-
kenG oblag es daher der Widersprechenden glaubhaft zu machen, dass die Wi-
derspruchsmarke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den
Widerspruch in diesem Beschwerdeverfahren gem. § 26 MarkenG benutzt worden
war. Dazu hat die Widersprechende nichts vorgetragen. Da bei dieser Verfah-
renslage gem. § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG nur diejenigen Waren und Dienst-
leistungen der Widerspruchsmarke berücksichtigt werden können, für die die Be-
nutzung der Marke glaubhaft gemacht wurde, ist der Widerspruch im jetzigen
Verfahrensstadium nicht begründet.
Daher war der angegriffene Beschluss in vollem Umfang aufzuheben und der Wi-
derspruch insgesamt zurückzuweisen.
Eine Kostenauferlegung abweichend von der Kostenregelung gem. § 71 Abs. 1
MarkenG, wonach jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt, kam nicht in Betracht.
Der Markeninhaber hat keine Umstände vorgetragen, die es aus Gründen der Bil-
ligkeit erforderlich machen könnten, die Verfahrenskosten der Widersprechenden
aufzuerlegen. Solche Umstände sind auch sonst nicht ersichtlich. Insbesondere
stellt es keine Sorgfaltspflichtverletzung dar, dass die Widersprechende zu der
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erstmals im Beschwerdeverfahren erhobenen Nichtbenutzungseinrede geschwie-
gen hat.
Da die Widersprechende keine mündliche Verhandlung beantragt hat und nach
der Beurteilung des Senats eine solche Verhandlung auch nicht sachdienlich ge-
wesen wäre, konnte die vorliegende Entscheidung im schriftlichen Verfahren er-
gehen (§ 69 MarkenG).
gez.
Unterschriften