Urteil des BPatG, Az. 4 Ni 55/04

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BPatG 253
08.05
BUNDESPATENTGERICHT
IM NAMEN DES VOLKES
4 Ni 55/04 (EU)
(Aktenzeichen)
URTEIL
Verkündet am
2. März 2006
In der Patentnichtigkeitssache
- 2 -
betreffend das europäische Patent EP 0 760 641
(DE 595 04 157)
hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche
Verhandlung vom 2. März 2006 durch …
für Recht erkannt:
I.
Das europäische Patent EP 0 760 641 wird mit Wirkung für
das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für
nichtig erklärt.
II.
Die Kosten des Verfahrens trägt der Beklagte.
III.
Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 %
des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.
Tatbestand
Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des auch mit Wirkung für das Hoheitsge-
biet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents EP 0 760 641
(Streitpatent), das am 19. April 1995 unter Inanspruchnahme der Priorität der
deutschen Offenlegungsschrift DE 44 18 382 A1 vom 26. Mai 1994 angemeldet
und dessen Erteilung am 4. November 1998 bekannt gemacht wurde. Unter dem
Datum des 12. Oktober 2004 wurde der Erteilungsbeschluss vom 24. Septem-
ber 1998 durch das Europäische Patentamt aufgrund Entscheidung vom selben
Tag berichtigt, eine korrigierte Fassung der Streitpatentschrift veröffentlicht und im
Europäischen Patentblatt 2005/03, S. 744 am 19. Januar 2005 bekannt gemacht.
Das Streitpatent ist in der Verfahrenssprache Deutsch veröffentlicht und wird beim
Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nr. 595 04 157 geführt. Es betrifft
- 3 -
eine Orthese zur Stützung des Fußes, insbesondere bei Lähmungen aufgrund von
Schädigungen des Peroneusmuskels oder des Peroneusnervs und umfasst
9 Ansprüche, die insgesamt angegriffen sind. Anspruch 1 lautet wie folgt:
„Orthese zur Stützung des Fußes, insbesondere bei Lähmungen,
die durch Schädigung des Peroneusmuskels oder des Peroneus-
nervs hervorgerufen werden, mit einer Wadenschiene und einer
Fußauflage, die über ein Gelenk auf Höhe des Knöchels verbun-
den sind dessen Drehachse im Wesentlichen senkrecht zur Sei-
tenfläche des Fußes steht und das eine Feder enthält,
dadurch gekennzeichnet, dass
- die Federkraft in Richtung der Aufwärtsbewegung der
Fußspitze wirkt und sich in der Ruhestellung des Fußes
mit seiner Gravitationskraft die Waage hält
- und die Fußauflage (8) in einen Schuh einsetzbar ist.“
Wegen der übrigen, unmittelbar oder mittelbar auf Anspruch 1 zurückbezogenen
und angegriffenen Ansprüche
2 bis 9 wird auf die Streitpatentschrift
EP 0 760 641 B9 Bezug genommen.
Die Klägerin behauptet, der Gegenstand des Streitpatents sei weder neu noch
erfinderisch. Zur Begründung trägt sie vor, im Stand der Technik seien zum Prio-
ritätszeitpunkt entsprechende Orthesen mit den Merkmalen des Patentgegenstan-
des bereits bekannt gewesen. Hierfür legt sie folgende Druckschriften und Litera-
turstellen vor:
D1
DE 20 60 222 A1
D2
WO 93/02644 A1
D3
US 4 397 308
D4
Auszug aus Lange, F. (Hrsg.), Lehrbuch der Orthopädie, Jena 1914,
S. 367-368 in Kopie
- 4 -
D5
Aufsatz: „Die Peronaeuslähmung – ihre Ausfälle“, von Weckenmann, B.,
Orthopädietechnik, Heft 2/1975, S. 145-151 in Kopie
Die Klägerin beantragt,
das europäische Patent EP 0 760 641 mit Wirkung für das Ho-
heitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland insgesamt für nichtig
zu erklären.
Der Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen,
hilfsweise mit der Maßgabe, dass Patentanspruch 1 als Kombina-
tion der Ansprüche 1, 3, 4 und 5 folgende Fassung erhält und die
Ansprüche 2, 6, 8 und 9 der erteilten Fassung in ihrer Rückbezie-
hung und Nummerierung angepasst werden (Hilfsantrag 1):
„Orthese zur Stützung des Fußes, insbesondere bei
Lähmungen, die durch Schädigung des Peroneusmuskels
oder des Peroneusnervs hervorgerufen werden, mit einer
Wadenschiene und einer Fußauflage, die über ein Gelenk
auf Höhe des Knöchels verbunden sind dessen Drehachse
im Wesentlichen senkrecht zur Seitenfläche des Fußes steht
und das eine Feder enthält,
dadurch gekennzeichnet, dass
-
die Federkraft in Richtung der Aufwärtsbewegung
der Fußspitze wirkt und sich in der Ruhestellung
des Fußes mit seiner Gravitationskraft die Waage
hält
-
und die Fußauflage (8) in einen Schuh einsetzbar
ist, die Vorspannung der Feder (5) veränderbar
ist, die Feder (5) eine Spiralfeder ist, wobei der
Mittelpunkt der Spirale auf der Drehachse (7) liegt
- 5 -
und die Vorspannung der Feder (5) dadurch ver-
änderbar ist, dass ein Ende der Spiralfeder an
verschiedenen Stellen befestigbar ist.“
weiter hilfsweise mit der Maßgabe, dass Patentanspruch 1 als
Kombination der Ansprüche 1, 3, 4, 5 und 6 folgende Fassung er-
hält und die Ansprüche 2, 8 und 9 der erteilten Fassung in ihrer
Rückbeziehung und Nummerierung angepasst werden (Hilfsan-
trag 2):
„Orthese zur Stützung des Fußes, insbesondere bei
Lähmungen, die durch Schädigung des Peroneusmuskels
oder des Peroneusnervs hervorgerufen werden, mit einer
Wadenschiene und einer Fußauflage, die über ein Gelenk
auf Höhe des Knöchels verbunden sind dessen Drehachse
im Wesentlichen senkrecht zur Seitenfläche des Fußes steht
und das eine Feder enthält,
dadurch gekennzeichnet, dass
-
die Federkraft in Richtung der Aufwärtsbewegung
der Fußspitze wirkt und sich in der Ruhestellung
des Fußes mit seiner Gravitationskraft die Waage
hält
-
und die Fußauflage (8) in einen Schuh einsetzbar
ist, die Vorspannung der Feder (5) veränderbar
ist, die Feder (5) eine Spiralfeder ist, wobei der
Mittelpunkt der Spirale auf der Drehachse (7) liegt,
die Vorspannung der Feder (5) dadurch veränder-
bar ist, dass ein Ende der Spiralfeder an verschie-
denen Stellen befestigbar ist und die Stellen, an
denen das äußere Ende der Spiralfeder (5) be-
festigbar ist, radiale Bohrungen (6) in der Innen-
wand des Gelenks (3) sind.“
- 6 -
Der Beklagte ist der Ansicht, dass der Gegenstand des Streitpatents neu sei und
auch auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Im Übrigen hält er den Gegenstand des
Streitpatents zumindest im hilfsweise verteidigten Umfang für patentfähig.
Entscheidungsgründe
Die zulässige Klage ist begründet, da die Gegenstände der vom Beklagten vertei-
digten Patentansprüche 1 gemäß Hauptantrag sowie gemäß den Hilfsanträgen 1
und 2 nicht patentfähig sind (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit. a
i. V. m. Art. 56 EPÜ).
1.
Nach den Ausführungen in der Beschreibungseinleitung (vgl. Spalte 1,
1. Absatz ) betrifft das Streitpatent eine Orthese zur Stützung des Fußes, insbe-
sondere bei Lähmungen, die durch Schädigung des Peroneusmuskels oder des
Peroneusnervs hervorgerufen werden, mit einer Wadenschiene und einer Fuß-
auflage, die über ein Gelenk auf Höhe des Knöchels verbunden sind, dessen
Drehachse im Wesentlichen senkrecht zur Seitenfläche des Fußes steht und das
eine Feder enthält.
Die Lähmung wirke sich dahingehend aus, dass die betroffene Person den Fuß
nicht mehr bewusst steuern könne und dadurch der Fuß nach unten falle. Hierbei
vollführe der Fuß eine Drehung nach innen, die als Inversion oder Supination be-
zeichnet werde. Aufgrund dieser Drehbewegung entstehe beim Auftreten die Ge-
fahr einer Schädigung (Spalte 1, Zeilen 19 bis 25).
2.
Dem Streitpatent liegt als technisches Problem die Aufgabe zugrunde, eine
Orthese zur Stützung des Fußes, insbesondere bei Beeinträchtigung des Pero-
neusmuskels oder des Peroneusnervs so auszugestalten, dass der Fuß in der
Weise fixiert wird, dass eine seitliche Drehbewegung verhindert wird, jedoch eine
Auf- und Abbewegung des Fußes möglich ist und die Federkraft, die in Richtung
der Aufwärtsbewegung der Fußspitze wirkt, an die individuellen Bedürfnisse des
Patienten angepasst werden kann (Spalte 1, Zeile 55 bis Spalte 2, Zeile 6).
- 7 -
3.
Der mit Gliederungspunkten versehene erteilte Patentanspruch 1 lautet:
M1
Orthese zur Stützung des Fußes, insbesondere bei Lähmungen, die durch
Schädigung des Peroneusmuskels oder des Peroneusnervs hervorgerufen
werden,
M2
mit einer Wadenschiene
M3
und einer Fußauflage,
M4
die über ein Gelenk auf Höhe des Knöchels verbunden sind,
M5
dessen Drehachse im Wesentlichen senkrecht zur Seitenfläche des Fußes
steht
M6
und das eine Feder enthält,
dadurch gekennzeichnet,
M7
dass die Federkraft in Richtung der Aufwärtsbewegung der Fußspitze wirkt
M8
und sich in Ruhestellung des Fußes mit seiner Gravitationskraft die Waage
hält
M9
und die Fußauflage (8) in einen Schuh einsetzbar ist.
Der hier zuständige Fachmann ist ein mit der Entwicklung orthopädischer Hilfs-
mittel befasster, berufserfahrener Fachhochschulingenieur der Fachrichtung Ma-
schinenbau mit umfassenden Kenntnissen auf dem Gebiet der Biomechanik.
Es kann dahinstehen, ob der erteilte Patentanspruch 1 zulässig ist (vgl. BGH
GRUR 1991, 120, 121, II. 1. – „Elastische Bandage“). Denn die beanspruchte
- 8 -
Orthese erweist sich nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung als nicht
neu.
D4
unterschrift sowie die Seite 368, vorletzter Absatz) ist bereits eine Orthese zur
M1
schiene (Schiene) und eine Fußauflage (Fußartikulation) verfügt, welche über ein
Gelenk (Grundplatte) auf Höhe des Knöchels miteinander verbunden sind [Merk-
M2
fläche des Fußes senkrecht, wobei das Gelenk eine Spiralfeder enthält [Merk-
M5
dieser Abbildung geht zweifelsfrei hervor, dass die Federkraft der Spiralfeder in
M7
Der Beklagte hat in der mündlichen Verhandlung die Auffassung vertreten, dass
D4
In dieser Entgegenhaltung sei nämlich an keiner Stelle davon die Rede, dass sich
die Federkraft in der Ruhestellung des Fußes mit dessen Gravitationskraft die
M8
beansprucht sei. Die beanspruchte Orthese sei deshalb neu. Im Gegensatz zum
D4
Dieser Auffassung vermag sich der Senat nicht anzuschließen. Denn für den vor-
stehend definierten Fachmann ist selbstverständlich klar, dass sich die gemäß
Figur 56 im unbelasteten Zustand einstellende Ausrichtung des Schuhs nach oben
im belasteten Zustand, das heißt mit einem den Schuh beschwerenden Fuß, in
eine horizontale Gleichgewichtslage übergehen wird. Wäre dem nicht so, dann
würde die Schuhspitze beim Gehen entweder immer nach oben zeigen, oder aber
herunter hängen. Dies entspräche jedoch nicht dem bestimmungsgemäßen
Gebrauch der bekannten Orthese, die – wie auch der Streitpatentgegenstand – als
Gehhilfe dienen soll, da andernfalls die Kombination dieser Orthese mit einem
Schuh kaum sinnvoll sein dürfte.
- 9 -
Der Fachmann wird mit anderen Worten bei aufmerksamer Durchsicht der Druck-
D4
D4
lich angegeben ist, dass die „aktive Federkraft dosierbar“ ist, das heißt so einge-
stellt werden kann, dass die Orthese die ihr zugedachte Aufgabe erfüllen kann
(vgl. BGH GRUR 1995, 330, Ls. 2 – „Elektrische Steckverbindung“).
M9
Patentanspruch 1 seitens des Beklagten im Nichtigkeitsverfahren nicht einschrän-
kend dahingehend ausgelegt werden, dass sich die Fußauflage zwingend im In-
nern des Schuhs befinden muss, um auf diese Weise angesichts des nachgewie-
senen Standes der Technik die Patentfähigkeit der beanspruchten Orthese eher
begründen zu können (vgl. BGH GRUR 2004, 47, Ls. 1 - „Blasenfreie Gummi-
bahn I“). Denn von der allgemeinen Formulierung „in einen Schuh einsetzbar“ ist
D4
Schuhabsatz mitumfaßt.
4.
M1
M9
hilfsweise beanspruchte Orthese ist somit weiterhin dadurch gekennzeichnet, dass
M10
M11
der Drehachse (7) liegt
M12
der Spiralfeder an verschiedenen Enden befestigbar ist.
Es kann dahinstehen, ob der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 zulässig ist.
D4
Stand der Technik an der erforderlichen Neuheit.
- 10 -
D4
unterschrift ) ist bereits bekannt, dass die Vorspannnung der Feder – wie vorste-
hend schon erwähnt wurde – in ihrer aktiven Kraft dosierbar, also in ihrer Vor-
M10
M11
Schließlich ist bei diesem Stand der Technik auch schon vorgesehen, die Spiral-
feder durch Einhaken ihres in der Mitte gelegenen Endes in Löcher der Grund-
platte zu verstellen, sie also zum Zwecke der Veränderung ihrer Vorspannung an
M12
5.
M1
M12
hilfsweise beanspruchte Orthese ist somit des Weiteren dadurch gekennzeichnet,
dass
M13
radiale Bohrungen (6) an der Innenwand des Gelenks (3) sind.
Es bedarf auch hinsichtlich des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 keiner Klä-
rung der Frage, ob dieser Patentanspruch zulässig ist. Denn sein Gegenstand be-
ruht jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit des zuständigen Fach-
manns.
D4
ralfeder insofern nachteilig ist, als sich der Benutzer der Orthese beim Anlegen
derselben in der Feder einklemmen oder ein längeres Kleidungsstück darin hän-
gen bleiben könnte. Aus diesem Grunde wird der Fachmann erwägen, die Spiral-
feder in einem Gehäuse unterzubringen, wie die beispielsweise schon in der ein-
D2
Beschreibung Seite 7, 1. Absatz bis Seite 8, vorletzter Absatz) vorgeschlagen
wird. Hierbei bietet es sich unmittelbar an, die Stellen, an denen das äußere Ende
der Spiralfeder befestigt werden soll, durch radiale Bohrungen an der Innenwand
- 11 -
des Gehäuses zu realisieren. Damit gelangt der Fachmann, ohne dass es einer
erfinderischen Tätigkeit bedarf, zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach
Hilfsantrag 2.
Nach alledem war der Nichtigkeitsklage stattzugeben.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO, die
Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m.
§ 709 ZPO.
gez.
Unterschriften