Urteil des BPatG vom 02.03.2006

Gericht

Bundespatentgericht

Aktenzeichen

4 Ni 55/04

Entschieden

02.03.2006

Schlagworte

Stand der technik , Auflage , Patentanspruch , Betroffene person , Schuh , Zustand , Kopie , Patentfähigkeit , Gehhilfe , Neuheit

BPatG: stand der technik, auflage, patentanspruch, betroffene person, schuh, zustand, kopie, patentfähigkeit, gehhilfe, neuheit

BPatG 253

08.05

BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

4 Ni 55/04 (EU)

(Aktenzeichen)

URTEIL

Verkündet am

2. März 2006

…

In der Patentnichtigkeitssache

…

- 2 -

betreffend das europäische Patent EP 0 760 641

(DE 595 04 157)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche

Verhandlung vom 2. März 2006 durch …

für Recht erkannt:

Das europäische Patent EP 0 760 641 wird mit Wirkung für

das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für

nichtig erklärt.

II.

Die Kosten des Verfahrens trägt der Beklagte.

III.

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 %

des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des auch mit Wirkung für das Hoheitsge-

biet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents EP 0 760 641

(Streitpatent), das am 19. April 1995 unter Inanspruchnahme der Priorität der

deutschen Offenlegungsschrift DE 44 18 382 A1 vom 26. Mai 1994 angemeldet

und dessen Erteilung am 4. November 1998 bekannt gemacht wurde. Unter dem

Datum des 12. Oktober 2004 wurde der Erteilungsbeschluss vom 24. Septem-

ber 1998 durch das Europäische Patentamt aufgrund Entscheidung vom selben

Tag berichtigt, eine korrigierte Fassung der Streitpatentschrift veröffentlicht und im

Europäischen Patentblatt 2005/03, S. 744 am 19. Januar 2005 bekannt gemacht.

Das Streitpatent ist in der Verfahrenssprache Deutsch veröffentlicht und wird beim

Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nr. 595 04 157 geführt. Es betrifft

- 3 -

eine Orthese zur Stützung des Fußes, insbesondere bei Lähmungen aufgrund von

Schädigungen des Peroneusmuskels oder des Peroneusnervs und umfasst

9 Ansprüche, die insgesamt angegriffen sind. Anspruch 1 lautet wie folgt:

„Orthese zur Stützung des Fußes, insbesondere bei Lähmungen,

die durch Schädigung des Peroneusmuskels oder des Peroneus-

nervs hervorgerufen werden, mit einer Wadenschiene und einer

Fußauflage, die über ein Gelenk auf Höhe des Knöchels verbun-

den sind dessen Drehachse im Wesentlichen senkrecht zur Sei-

tenfläche des Fußes steht und das eine Feder enthält,

dadurch gekennzeichnet, dass

- die Federkraft in Richtung der Aufwärtsbewegung der

Fußspitze wirkt und sich in der Ruhestellung des Fußes

mit seiner Gravitationskraft die Waage hält

- und die Fußauflage (8) in einen Schuh einsetzbar ist.“

Wegen der übrigen, unmittelbar oder mittelbar auf Anspruch 1 zurückbezogenen

und angegriffenen Ansprüche

2 bis 9 wird auf die Streitpatentschrift

EP 0 760 641 B9 Bezug genommen.

Die Klägerin behauptet, der Gegenstand des Streitpatents sei weder neu noch

erfinderisch. Zur Begründung trägt sie vor, im Stand der Technik seien zum Prio-

ritätszeitpunkt entsprechende Orthesen mit den Merkmalen des Patentgegenstan-

des bereits bekannt gewesen. Hierfür legt sie folgende Druckschriften und Litera-

turstellen vor:

DE 20 60 222 A1

WO 93/02644 A1

US 4 397 308

Auszug aus Lange, F. (Hrsg.), Lehrbuch der Orthopädie, Jena 1914,

S. 367-368 in Kopie

- 4 -

Aufsatz: „Die Peronaeuslähmung – ihre Ausfälle“, von Weckenmann, B.,

Orthopädietechnik, Heft 2/1975, S. 145-151 in Kopie

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent EP 0 760 641 mit Wirkung für das Ho-

heitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland insgesamt für nichtig

zu erklären.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise mit der Maßgabe, dass Patentanspruch 1 als Kombina-

tion der Ansprüche 1, 3, 4 und 5 folgende Fassung erhält und die

Ansprüche 2, 6, 8 und 9 der erteilten Fassung in ihrer Rückbezie-

hung und Nummerierung angepasst werden (Hilfsantrag 1):

„Orthese zur Stützung des Fußes, insbesondere bei

Lähmungen, die durch Schädigung des Peroneusmuskels

oder des Peroneusnervs hervorgerufen werden, mit einer

Wadenschiene und einer Fußauflage, die über ein Gelenk

auf Höhe des Knöchels verbunden sind dessen Drehachse

im Wesentlichen senkrecht zur Seitenfläche des Fußes steht

und das eine Feder enthält,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Federkraft in Richtung der Aufwärtsbewegung

der Fußspitze wirkt und sich in der Ruhestellung

des Fußes mit seiner Gravitationskraft die Waage

hält

und die Fußauflage (8) in einen Schuh einsetzbar

ist, die Vorspannung der Feder (5) veränderbar

ist, die Feder (5) eine Spiralfeder ist, wobei der

Mittelpunkt der Spirale auf der Drehachse (7) liegt

- 5 -

und die Vorspannung der Feder (5) dadurch ver-

änderbar ist, dass ein Ende der Spiralfeder an

verschiedenen Stellen befestigbar ist.“

weiter hilfsweise mit der Maßgabe, dass Patentanspruch 1 als

Kombination der Ansprüche 1, 3, 4, 5 und 6 folgende Fassung er-

hält und die Ansprüche 2, 8 und 9 der erteilten Fassung in ihrer

Rückbeziehung und Nummerierung angepasst werden (Hilfsan-

trag 2):

„Orthese zur Stützung des Fußes, insbesondere bei

Lähmungen, die durch Schädigung des Peroneusmuskels

oder des Peroneusnervs hervorgerufen werden, mit einer

Wadenschiene und einer Fußauflage, die über ein Gelenk

auf Höhe des Knöchels verbunden sind dessen Drehachse

im Wesentlichen senkrecht zur Seitenfläche des Fußes steht

und das eine Feder enthält,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Federkraft in Richtung der Aufwärtsbewegung

der Fußspitze wirkt und sich in der Ruhestellung

des Fußes mit seiner Gravitationskraft die Waage

hält

und die Fußauflage (8) in einen Schuh einsetzbar

ist, die Vorspannung der Feder (5) veränderbar

ist, die Feder (5) eine Spiralfeder ist, wobei der

Mittelpunkt der Spirale auf der Drehachse (7) liegt,

die Vorspannung der Feder (5) dadurch veränder-

bar ist, dass ein Ende der Spiralfeder an verschie-

denen Stellen befestigbar ist und die Stellen, an

denen das äußere Ende der Spiralfeder (5) be-

festigbar ist, radiale Bohrungen (6) in der Innen-

wand des Gelenks (3) sind.“

- 6 -

Der Beklagte ist der Ansicht, dass der Gegenstand des Streitpatents neu sei und

auch auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Im Übrigen hält er den Gegenstand des

Streitpatents zumindest im hilfsweise verteidigten Umfang für patentfähig.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage ist begründet, da die Gegenstände der vom Beklagten vertei-

digten Patentansprüche 1 gemäß Hauptantrag sowie gemäß den Hilfsanträgen 1

und 2 nicht patentfähig sind (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit. a

i. V. m. Art. 56 EPÜ).

Nach den Ausführungen in der Beschreibungseinleitung (vgl. Spalte 1,

1. Absatz ) betrifft das Streitpatent eine Orthese zur Stützung des Fußes, insbe-

sondere bei Lähmungen, die durch Schädigung des Peroneusmuskels oder des

Peroneusnervs hervorgerufen werden, mit einer Wadenschiene und einer Fuß-

auflage, die über ein Gelenk auf Höhe des Knöchels verbunden sind, dessen

Drehachse im Wesentlichen senkrecht zur Seitenfläche des Fußes steht und das

eine Feder enthält.

Die Lähmung wirke sich dahingehend aus, dass die betroffene Person den Fuß

nicht mehr bewusst steuern könne und dadurch der Fuß nach unten falle. Hierbei

vollführe der Fuß eine Drehung nach innen, die als Inversion oder Supination be-

zeichnet werde. Aufgrund dieser Drehbewegung entstehe beim Auftreten die Ge-

fahr einer Schädigung (Spalte 1, Zeilen 19 bis 25).

Dem Streitpatent liegt als technisches Problem die Aufgabe zugrunde, eine

Orthese zur Stützung des Fußes, insbesondere bei Beeinträchtigung des Pero-

neusmuskels oder des Peroneusnervs so auszugestalten, dass der Fuß in der

Weise fixiert wird, dass eine seitliche Drehbewegung verhindert wird, jedoch eine

Auf- und Abbewegung des Fußes möglich ist und die Federkraft, die in Richtung

der Aufwärtsbewegung der Fußspitze wirkt, an die individuellen Bedürfnisse des

Patienten angepasst werden kann (Spalte 1, Zeile 55 bis Spalte 2, Zeile 6).

- 7 -

Der mit Gliederungspunkten versehene erteilte Patentanspruch 1 lautet:

Orthese zur Stützung des Fußes, insbesondere bei Lähmungen, die durch

Schädigung des Peroneusmuskels oder des Peroneusnervs hervorgerufen

werden,

mit einer Wadenschiene

und einer Fußauflage,

die über ein Gelenk auf Höhe des Knöchels verbunden sind,

dessen Drehachse im Wesentlichen senkrecht zur Seitenfläche des Fußes

steht

und das eine Feder enthält,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Federkraft in Richtung der Aufwärtsbewegung der Fußspitze wirkt

und sich in Ruhestellung des Fußes mit seiner Gravitationskraft die Waage

hält

und die Fußauflage (8) in einen Schuh einsetzbar ist.

Der hier zuständige Fachmann ist ein mit der Entwicklung orthopädischer Hilfs-

mittel befasster, berufserfahrener Fachhochschulingenieur der Fachrichtung Ma-

schinenbau mit umfassenden Kenntnissen auf dem Gebiet der Biomechanik.

Es kann dahinstehen, ob der erteilte Patentanspruch 1 zulässig ist (vgl. BGH

GRUR 1991, 120, 121, II. 1. – „Elastische Bandage“). Denn die beanspruchte

- 8 -

Orthese erweist sich nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung als nicht

neu.

unterschrift sowie die Seite 368, vorletzter Absatz) ist bereits eine Orthese zur

schiene (Schiene) und eine Fußauflage (Fußartikulation) verfügt, welche über ein

Gelenk (Grundplatte) auf Höhe des Knöchels miteinander verbunden sind [Merk-

fläche des Fußes senkrecht, wobei das Gelenk eine Spiralfeder enthält [Merk-

dieser Abbildung geht zweifelsfrei hervor, dass die Federkraft der Spiralfeder in

Der Beklagte hat in der mündlichen Verhandlung die Auffassung vertreten, dass

In dieser Entgegenhaltung sei nämlich an keiner Stelle davon die Rede, dass sich

die Federkraft in der Ruhestellung des Fußes mit dessen Gravitationskraft die

beansprucht sei. Die beanspruchte Orthese sei deshalb neu. Im Gegensatz zum

Dieser Auffassung vermag sich der Senat nicht anzuschließen. Denn für den vor-

stehend definierten Fachmann ist selbstverständlich klar, dass sich die gemäß

Figur 56 im unbelasteten Zustand einstellende Ausrichtung des Schuhs nach oben

im belasteten Zustand, das heißt mit einem den Schuh beschwerenden Fuß, in

eine horizontale Gleichgewichtslage übergehen wird. Wäre dem nicht so, dann

würde die Schuhspitze beim Gehen entweder immer nach oben zeigen, oder aber

herunter hängen. Dies entspräche jedoch nicht dem bestimmungsgemäßen

Gebrauch der bekannten Orthese, die – wie auch der Streitpatentgegenstand – als

Gehhilfe dienen soll, da andernfalls die Kombination dieser Orthese mit einem

Schuh kaum sinnvoll sein dürfte.

- 9 -

Der Fachmann wird mit anderen Worten bei aufmerksamer Durchsicht der Druck-

lich angegeben ist, dass die „aktive Federkraft dosierbar“ ist, das heißt so einge-

stellt werden kann, dass die Orthese die ihr zugedachte Aufgabe erfüllen kann

(vgl. BGH GRUR 1995, 330, Ls. 2 – „Elektrische Steckverbindung“).

Patentanspruch 1 seitens des Beklagten im Nichtigkeitsverfahren nicht einschrän-

kend dahingehend ausgelegt werden, dass sich die Fußauflage zwingend im In-

nern des Schuhs befinden muss, um auf diese Weise angesichts des nachgewie-

senen Standes der Technik die Patentfähigkeit der beanspruchten Orthese eher

begründen zu können (vgl. BGH GRUR 2004, 47, Ls. 1 - „Blasenfreie Gummi-

bahn I“). Denn von der allgemeinen Formulierung „in einen Schuh einsetzbar“ ist

Schuhabsatz mitumfaßt.

hilfsweise beanspruchte Orthese ist somit weiterhin dadurch gekennzeichnet, dass

M10

M11

der Drehachse (7) liegt

M12

der Spiralfeder an verschiedenen Enden befestigbar ist.

Es kann dahinstehen, ob der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 zulässig ist.

Stand der Technik an der erforderlichen Neuheit.

- 10 -

unterschrift ) ist bereits bekannt, dass die Vorspannnung der Feder – wie vorste-

hend schon erwähnt wurde – in ihrer aktiven Kraft dosierbar, also in ihrer Vor-

M10

M11

Schließlich ist bei diesem Stand der Technik auch schon vorgesehen, die Spiral-

feder durch Einhaken ihres in der Mitte gelegenen Endes in Löcher der Grund-

platte zu verstellen, sie also zum Zwecke der Veränderung ihrer Vorspannung an

M12

hilfsweise beanspruchte Orthese ist somit des Weiteren dadurch gekennzeichnet,

dass

M13

radiale Bohrungen (6) an der Innenwand des Gelenks (3) sind.

Es bedarf auch hinsichtlich des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 keiner Klä-

rung der Frage, ob dieser Patentanspruch zulässig ist. Denn sein Gegenstand be-

ruht jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit des zuständigen Fach-

manns.

ralfeder insofern nachteilig ist, als sich der Benutzer der Orthese beim Anlegen

derselben in der Feder einklemmen oder ein längeres Kleidungsstück darin hän-

gen bleiben könnte. Aus diesem Grunde wird der Fachmann erwägen, die Spiral-

feder in einem Gehäuse unterzubringen, wie die beispielsweise schon in der ein-

Beschreibung Seite 7, 1. Absatz bis Seite 8, vorletzter Absatz) vorgeschlagen

wird. Hierbei bietet es sich unmittelbar an, die Stellen, an denen das äußere Ende

der Spiralfeder befestigt werden soll, durch radiale Bohrungen an der Innenwand

- 11 -

des Gehäuses zu realisieren. Damit gelangt der Fachmann, ohne dass es einer

erfinderischen Tätigkeit bedarf, zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach

Hilfsantrag 2.

Nach alledem war der Nichtigkeitsklage stattzugeben.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO, die

Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m.

§ 709 ZPO.

gez.

Unterschriften