Urteil des BPatG vom 11.05.2006

BPatG: stand der technik, prüfer, anhörung, voreingenommenheit, rechtliches gehör, erfindung, beurteilungsspielraum, daten, vertreter, fehlerhaftigkeit

BPatG 152

08.05

BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 38/05

_______________________

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

betreffend die Patentanmeldung 197

wegen Ablehnungsgesuch

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 11. Mai 2006 durch …

- 2 -

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

Am 8. August 1997 reichte die Anmelderin unter der Beanspruchung der Priorität

einer US-Anmeldung vom 13.

November

1996 die internationale Anmeldung

PCT/US97/14024 ein, die - nach erfolgtem Eintritt in die nationale Phase - beim

Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 197 82 106.5-53 mit

der Bezeichnung „Daten-Cache mit Datenspeicherung und Tag-Logik bei unter-

schiedlichen Takten“ geführt wird.

Im Mai 1999 stellte sie Prüfungsantrag. Mit (erstem) Prüfungsbescheid vom

11. September 2000 wies die Prüfungsstelle für Klasse G 06 F, besetzt mit

A…, u. a. darauf hin, Patentanspruch

1 sei nicht gewährbar, denn er

gebe dem Fachmann - auch unter Hinzuziehung der übrigen Unterlagen - keine

klare und vollständige Lehre zum technischen Handeln, was sinngemäß für den

als Nebenanspruch abgefassten Patentanspruch 10 gelte. Aufgrund der unklaren

Wirkungsweise des Gegenstands des Patentanspruchs 1 bzw. 10 sei derzeit eine

Recherche nicht durchführbar. Das Patentbegehren sei im Hinblick auf die Patent-

ansprüche 7 bis 9 auch uneinheitlich. Zum Stand der Technik werde vorsorglich

auf eine Druckschrift hingewiesen. Die Anmelderin werde aufgefordert, die Wir-

kungsweise des Anmeldungsgegenstandes darzulegen. Geschehe dies nicht bzw.

sei dieses im Rahmen des Offenbarten nicht möglich, so sei die Zurückweisung

der Anmeldung zu erwarten. Die Anmelderin reichte hierauf im März 2001 neue

Patentansprüche und zum Teil geänderte Beschreibungsseiten ein, stellte das

Wesen der Erfindung dar und setzte sich mit dem entgegengehaltenen Stand der

Technik auseinander, am Ende des Schriftsatzes bat sie u. a. um Anhörung.

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Mit (zweitem) Prüfungsbescheid vom 14. Januar 2004 wies die Prüfungsstelle

darauf hin, dass sie an der im Prüfungsbescheid vom 11. September 2000 vertre-

tenen Auffassung bezüglich der Wirkungsweise des Anmeldungsgegenstandes

festhalte, die aus den gesamten Unterlagen nicht hervorgehe. Ein Cache-Speicher

werde allgemein so betrieben, dass möglichst schnell Daten zur Verfügung gestellt

würden; dazu sei ein schneller Adressenvergleich im Tag und ein schnelles Lie-

fern der Daten aus dem Cache erforderlich. Es mache daher keinen Sinn und die

Beschreibung liefere hierzu keine Erklärung, den Adressenvergleich langsam

durchzuführen und dann die Daten schnell vom Cache zu liefern. Am Ende des

Bescheides heißt es in Abschnitt C: „Da der Anmeldungsgegenstand nunmehr

ausreichend diskutiert worden ist, wird eine Anhörung nicht mehr für sachdienlich

erachtet. Es ist die Zurückweisung der Anmeldung zu erwarten.“

Mit Schriftsatz vom 27. Mai 2004 hat die Anmelderin gebeten, den Prüfer der Prü-

fungsstelle für Klasse G

F, A…, von der weiteren Prüfung der Pa-

tentanmeldung wegen Besorgnis der Befangenheit gemäß § 27 PatG i. V. m.

§ 42 ZPO zu entbinden. Denn eine Vielzahl von Indizien in diesem und in paralle-

len Verfahren verdichteten sich zusammen mit den Ausführungen des vorliegen-

den zweiten Prüfungsbescheides zu einem die Ablehnung rechtfertigenden Grund.

Zum Verhalten des Prüfers in parallelen Prüfungsverfahren verweise sie auf das

Ablehnungsgesuch vom 6.

Februar

2004 in der Patentanmeldung

P 43 91 002.5-53

(diese

ist

Gegenstand des Beschwerdeverfahrens

10 W (pat) 15/05), deren Ausführungen zum allgemeinen Verhalten und zum Ver-

halten des Prüfers im dortigen Verfahren vollinhaltlich übernommen würden.

Im vorliegenden Verfahren gebe der zweite Prüfungsbescheid vom 14.

Ja-

nuar 2004 Anlass zur Annahme der Befangenheit. Nachdem die Anmelderin mit

ihrer Eingabe vom März 2001 Patentansprüche eingereicht habe, die das Wesen

der Erfindung deutlich herausstellten, und sie detailliert das Wesen der Erfindung

und die Unterschiede zum entgegengehaltenen Stand der Technik erläutert habe,

komme der Prüfer in dem sehr knappen zweiten Prüfungsbescheid lediglich zu der

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Feststellung, dass die Prüfungsstelle an der im ersten Prüfungsbescheid vertrete-

nen Auffassung festhalte, ohne auf die detaillierte Auseinandersetzung mit dieser

Problematik in der Eingabe der Anmelderin einzugehen. Dies wäre aber innerhalb

der drei Jahre nach Beantwortung des ersten Prüfungsbescheides zu erwarten ge-

wesen. Offensichtlich sei der Prüfer nicht bereit, dies zu tun und die dafür erforder-

liche Zeit aufzuwenden. Dieses führe aber nicht allein zur Annahme der Befangen-

heit. Selbstverständlich sei es denkbar, dass ein Prüfer angesichts der ihm zur

Verfügung stehenden geringen Zeit eine Erfindung und die Unterschiede zum

Stand der Technik nicht vollständig verstanden habe. In diesem Fall sei aber die

Ladung zu einer Anhörung sachgerecht, damit der Erfindungsgegenstand von der

Anmelderin erläutert werden könne, was bereits nach Eingang der Eingabe im

März 2001 hätte stattfinden können. Stattdessen werde festgestellt, dass der An-

meldungsgegenstand nunmehr ausreichend diskutiert sei und eine Anhörung nicht

für sachdienlich erachtet werde. Ferner werde die Zurückweisung der Annmeldung

angedroht. Dabei sei zu beachten, dass erst am 10. Dezember 2003 in der Patent-

anmeldung P 42 91 778.6-53 eine Anhörung vor diesem Prüfer stattgefunden ha-

be, in deren Ergebnis erteilungsreife Unterlagen ausgearbeitet werden konnten.

Diese Anhörung sei nicht unproblematisch gewesen und möglicherweise habe der

Prüfer den Wunsch gehabt, Anhörungen mit dem unterzeichnenden Vertreter (Pa-

tentanwalt B…) zu vermeiden. In diesem Schriftsatz

vom 27. Mai 2004 hat die Anmelderin auch inhaltlich auf den Prüfungsbescheid

vom 14. Januar 2004 erwidert und darüber hinaus um beschleunigte Weiterprü-

fung der Patentanmeldung gebeten.

In der dienstlichen Äußerung des Prüfers vom 24. Juni 2004 hat der Prüfer erklärt,

dass er sich nicht für befangen halte. Zur Begründung werde sinngemäß auf die

dienstliche Äußerung zum Befangenheitsantrag in der Akte P 43 91 002.5-53 hin-

gewiesen.

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Auf die dienstliche Äußerung des Prüfers hat die Anmelderin vorgetragen, die Äu-

ßerung entspreche nicht den gesetzlichen Anforderungen des § 27 Abs. 6 PatG

i. V. m. § 44 Abs. 3 ZPO, wonach sich der Prüfer zu den Tatsachen zu äußern ha-

be. Ausführungen zur Begründetheit des Ablehnungsgesuchs seien daher unan-

gebracht, das gleiche gelte für die Feststellung, dass sich der Prüfer nicht für be-

fangen halte. Die dienstliche Äußerung verweise zudem auf die Äußerung in ei-

nem Verfahren, in dem das Ablehnungsgesuch auf anderen Tatsachen basiere;

die Äußerung in dem dortigen Verfahren enthalte wenig, was vorliegend relevant

sein könne. Indem auf die dortige dienstliche Äußerung verwiesen werde, ergebe

sich hier vielmehr eine in wesentlichen Punkten falsche Tatsachendarstellung,

was als solches einen weiteren Ablehnungsgrund darstelle. Denn in der dortigen

dienstlichen Äußerung werde behauptet, es treffe nicht zu, dass die Prüfungsstelle

eine Anhörung nicht für sachdienlich erachtet habe, ferner werde behauptet, die

Annahme, die Anhörung solle von vornherein lediglich der Zurückweisung der An-

meldung dienen, sei völlig abwegig. Im vorliegenden Verfahren sei aber im Prü-

fungsbescheid ausdrücklich festgestellt worden, dass eine Anhörung nicht für

sachdienlich erachtet werde und die Zurückweisung der Anmeldung zu erwarten

sei. Auch die Knappheit der dienstlichen Äußerung im vorliegenden Verfahren ge-

be Anlass zur Annahme der Befangenheit. Denn durch diese Art der dienstlichen

Äußerung bringe der Prüfer lediglich zum Ausdruck, dass er das Ablehnungsge-

such nicht ernst nehme und inhaltlich nicht zur Kenntnis genommen habe.

Die Patentabteilung 53 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch Be-

schluss vom 3. Mai 2005 den Antrag auf Ablehnung wegen Befangenheit als un-

begründet zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, die von der Anmelde-

rin vorgebrachten Gründe rechtfertigten bei vernünftiger Betrachtung nicht die Be-

fürchtung, der Prüfer A… stehe der Anmeldung nicht unvoreingenom-

men und unparteiisch gegenüber. Hinsichtlich des Inhalts des Prüfungsbescheides

vom 14. Januar 2004 lasse die Anmelderin außer Acht, dass der Prüfer sich

durchaus im Einzelnen mit ihrer Argumentation auseinandergesetzt haben und

dennoch wieder zu der gleichen Bewertung wie beim ersten Prüfungsbescheid ge-

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langt sein könne. Der Vorwurf, der Prüfer habe nicht die erforderliche Zeit aufge-

wendet, um sich mit dem Anmeldungsgegenstand auseinanderzusetzen, sei somit

in keiner Weise gerechtfertigt, zumal Prüfungsgegenstand das Patentbegehren sei

und die Beschreibung lediglich der Erläuterung des beanspruchten Gegenstands

diene. Die Aussage im abschließenden Abschnitt C, wonach der Prüfer sinnge-

mäß den Sachverhalt für ausdiskutiert und deshalb eine Anhörung nicht für sach-

dienlich halte und die Anmeldung auf eine Zurückweisung zulaufe, sei als vorläufi-

ge Auffassung zum Zeitpunkt der Erstellung des Prüfungsbescheides zu sehen.

Im Übrigen solle eine Anhörung nur dann stattfinden, wenn sie sachdienlich sei,

wobei insoweit der Prüfer einen Beurteilungsspielraum habe. Bei einer Sachlage,

bei der sich bestimmte Auffassungen von Anmelderin und Prüfer unverrückbar ge-

genüber stünden, könne auch eine sofortige Entscheidung ohne Anhörungstermin

eine sachgerechte Vorgehensweise darstellen, was aus Sicht des Prüfers offen-

sichtlich der Fall gewesen sei. Der Hinweis auf eine mögliche Zurückweisung der

Anmeldung sei bereits in dem einschlägigen Bescheidsvordruck des Patentamts

vorgesehen und per Ankreuzung einzurücken. Jedenfalls könne weder ein Hin-

weis darauf erkannt werden, dass der Prüfer ohne sachlichen Grund ein Patent

auf die Anmeldung nicht erteilen wolle noch darauf, dass er die Anmeldung aus

sachfremden Gründen zurückweisen wolle. Für die Annahme, der Prüfer wolle we-

gen einer möglichen Verärgerung über den Ablauf einer Anhörung am 10. Dezem-

ber 2003 künftig Anhörungen mit dem Vertreter vermeiden, gebe es keinerlei Sub-

stantiierung.

Das Verhalten eines Prüfers in Parallelverfahren sei für die Frage der Befangen-

heit nur soweit beachtlich, als dieses den Rückschluss auf eine Voreingenommen-

heit des Prüfers in dem durch das Ablehnungsgesuch betroffenen Verfahren zu-

lasse, was hier jedoch nicht der Fall sei. Aus dem vorgetragenen Verhalten in den

anderen Verfahren sei nicht auf eine Voreingenommenheit zu schließen, stattdes-

sen scheine dem ursächlich zugrunde zu liegen, dass der Prüfer die Patentanmel-

dungen fachlich anders bewerte als die Anmelderin.

- 7 -

Es sei auch nicht erkennbar, dass der Prüfer in seiner dienstlichen Äußerung Tat-

sachen falsch wiedergebe. Er greife vielmehr die Argumentationskette der Anmel-

derin auf, die ihrem Ablehnungsgesuch ausdrücklich das Ablehnungsgesuch in

der Patentanmeldung P 43 91 002.5-53 als Anlage beigefügt und erklärt habe, we-

sentliche Teile seien vollinhaltlich zu übernehmen. Der Prüfer sei auch berechtigt

gewesen, das ihm Wesentliche aufzugreifen und nicht verpflichtet, im Detail auf je-

den einzelnen Vorwurf einzugehen. Die Kürze der Stellungnahme könne jedenfalls

nicht so ausgelegt werden, dass der Prüfer den Vortrag der Anmelderin inhaltlich

nicht zur Kenntnis oder nicht ernst nehme.

Schließlich erwecke das Verhalten des Prüfers in dem betroffenen sowie in ande-

ren Verfahren auch nicht insgesamt den Eindruck, dass er der Patentanmeldung

voreingenommen oder parteiisch gegenüberstehe; das Verhalten erscheine viel-

mehr insgesamt bestimmt durch seine fachliche Beurteilung der Patentanmeldung.

Es müsse auch als gegeben angesehen werden, dass die Spruchpraxis des ame-

rikanischen, britischen, europäischen und des deutschen Patentamts im Einzelfall

durchaus unterschiedlich sein könne, auch wenn alle beteiligten Prüfer aller Pa-

tentämter nach bestem Wissen und Gewissen handelten.

Hiergegen wendet sich Anmelderin mit der Beschwerde und beantragt,

unter Aufhebung des Beschlusses dem Antrag auf Ablehnung des

Prüfers wegen Befangenheit stattzugeben.

Zur Begründung nimmt sie auf das Ablehnungsgesuch und ihren weiteren Vortrag

vor dem Patentamt Bezug und verweist darüber hinaus auf die Ablehnungsgesu-

che gegen denselben Prüfer in weiteren Verfahren (in den Patentanmeldungen

P 43 91 002.5-53, P 42 13 073.5-53, 199 34 515.5-53, 197 82 177.4-53, die Ge-

genstand der Beschwerdeverfahren 10

W (pat) 15/05,

10 W (pat) 39/05,

10 W (pat) 41/05 und 10 W (pat) 54/05 sind). Das Ablehnungsgesuch stütze sich

im Kern auf eine Kette von Indizien verbunden mit der Art der Sachbehandlung,

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die im zweiten Prüfungsbescheid in der Formulierung des Abschnitts C gipfle so-

wie auf Art und Inhalt der dienstlichen Äußerung.

So werde nicht schlechthin gerügt, dass der Prüfer im Prüfungsbescheid vom

14. Januar 2004 bei seiner im ersten Prüfungsbescheid geäußerten Meinung ge-

blieben sei. Vielmehr bringe der Prüfer trotz des Umstands, dass ihm die Wir-

kungsweise des Anmeldungsgegenstandes unklar erscheine und trotz des Um-

stands, dass die Anmelderin diese in der Antwort auf den ersten Prüfungsbe-

scheid detailliert erläutert habe, zum Ausdruck, dass er keine Anhörung möchte.

Nun sei aber einem erfahrenen Prüfer wie A… zweifellos bekannt,

dass in einem Fall, in dem Anmelderin und Prüfer unterschiedliche Auffassungen

zur Wirkungsweise des Anmeldungsgegenstandes haben, eine Anhörung in jedem

Fall sachdienlich sei, da in diesem Rahmen wohl am besten die Wirkungsweise

des Anmeldungsgegenstandes und die Unterschiede zum Stand der Technik erör-

tert werden könnten. Dies bedeute, dass der Prüfer andere Gründe dafür haben

müsse, dass er die Anhörung nicht mehr für sachdienlich erachte. Der Prüfer gehe

aber noch einen Schritt weiter, indem er ohne wenn und aber feststelle, dass die

Zurückweisung der Anmeldung zu erwarten sei. Die Patentabteilung versuche im

angefochtenen Beschluss, das nicht akzeptable Verhalten des Prüfers mit Mutma-

ßungen über dessen Motive zu rechtfertigen. Tatsache bleibe aber, dass der Prü-

fer ganz offensichtlich den Gegenstand der Erfindung nicht verstanden habe und

er dennoch die Anhörung nicht für sachdienlich erachtet habe. Darüber hinaus sei

der Prüfungsbescheid so knapp gefasst, dass der Anmelderin nicht klar geworden

sei, welche weiteren schriftlichen Erläuterungen zu einem Verständnis des Anmel-

dungsgegenstandes hätten führen können. Die einzige Möglichkeit wäre die Erläu-

terung in einer Anhörung gewesen, was der Prüfer aber abgelehnt habe. Die Ab-

lehnung einer sachdienlichen Anhörung stelle einen Verfahrensfehler dar, der als

solcher zwar noch nicht die Annahme der Befangenheit rechtfertige, hier sei dies

jedoch in Verbindung mit der Vorgeschichte in anderen Prüfungsverfahren im Sin-

ne einer Indizienkette ausschlaggebend.

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Diese Auswirkungen der Indizienkette auf die Beurteilung des mit dem zweiten

Prüfungsbescheid in Verbindung stehenden Sachverhalts ignoriere die Patentab-

teilung völlig; ebenso ignoriere sie auch, dass nicht lediglich Zweifel bestünden,

dass der Prüfer der vorliegenden Patentanmeldung unvoreingenommen gegen-

über stehe, vielmehr sei Grund für das Ablehnungsgesuch, dass berechtigte Zwei-

fel an der Unbefangenheit des Prüfers gegenüber dem unterzeichnenden Vertreter

bestünden. Dem Prüfer sei aus der Vorkorrespondenz in einer Reihe von Verfah-

ren bekannt, dass seine Herangehensweise bei der Prüfung (bis zu drei Prüfungs-

bescheide im Abstand von jeweils mehr als zwei Jahren mit anschließender Anhö-

rung) zu einer erheblichen Verfahrensverzögerung (über das mit der Arbeitsbelas-

tung der Prüfungsstelle verbundene Normalmaß hinaus) und zu erheblichen Mehr-

kosten führe. Ihm sei ebenfalls bekannt, dass dies wiederum das Verhältnis zwi-

schen Mandant und anwaltlichem Vertreter belaste, da der Mandant aufgrund der

unüblichen Dauer und der ungewöhnlichen Inhalte der Prüfungsbescheide anneh-

men müsse, dass diese auch zum Teil auf das Verhalten des Vertreters zurückzu-

führen seien. Zu den Indizien, die zur Annahme einer Befangenheit führten, gehö-

re - neben dem Verhalten des Prüfers in anderen Verfahren, wie es in den Ableh-

nungsgesuchen der genannten Parallelverfahren dargelegt worden sei - auch der

Umstand, dass bei einer statistischen Analyse der von dem Prüfer behandelten

Akten festgestellt worden sei, dass immer dann, wenn eine Patentanmeldung von

diesem Prüfer zu einem anderen Prüfer übergegangen sei (durch Umklassifizie-

rung oder Wechsel der Zuständigkeit) diese relativ zügig vom Nachfolge-Prüfer er-

teilt worden sei. Andererseits sei in der Patentanmeldung 197 82 177.4-53 bei der

ein anderer Prüfer bereits die Erteilung mit Prüfungsbescheid vom Novem-

ber 2003 in Aussicht gestellt habe und bei der die Unterlagen im Februar 2004 in

eine erteilungsreife Form gebracht worden seien, kein Erteilungsbeschluss ergan-

gen, nachdem die Zuständigkeit zu dem Prüfer A… gewechselt habe.

Nach mehreren Anfragen sei vielmehr mit Bescheid vom November 2004 nur ge-

antwortet worden, dass sich die Anmeldung nicht im erteilungsreifen Zustand be-

finde (unter Hinweis auf BPatG „Mikroprozessor“), gegebenenfalls auch noch eine

Nachrecherche erforderlich sei, was zu dem Ablehnungsgesuch in der dortigen

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Akte geführt habe. Da in dieser Patentanmeldung bereits zwei Prüfer (einer im in-

ternationalen Verfahren und der deutsche Vorgänger) recherchiert und geprüft

hätten, stelle sich die Frage, was den Prüfer überhaupt veranlasst habe, eine

Nachrecherche in Aussicht zu stellen. Zudem wisse der Prüfer, dass die Entschei-

dung des 17. Senats „Mikroprozessor“, die im Übrigen kein anderer Prüfer so häu-

fig zitiere, nicht rechtskräftig sei.

Die Beschwerde ist zulässig, aber unbegründet.

Gemäß § 27 Abs. 6 Satz 1 PatG i. V. m. § 42 Abs. 2 ZPO ist ein Ablehnungsge-

such wegen Besorgnis der Befangenheit begründet, wenn ein Grund vorliegt, der

geeignet ist, Misstrauen gegen die Unparteilichkeit des Prüfers zu rechtfertigen.

Nach ständiger Rechtsprechung gehören hierzu nur objektive Gründe, die vom

Standpunkt des Ablehnenden aus bei vernünftiger Betrachtung die Befürchtung

wecken können, der Prüfer stehe der Sache nicht unvoreingenommen und damit

nicht unparteiisch gegenüber; rein subjektive, unvernünftige Vorstellungen des Ab-

lehnenden scheiden aus (vgl. Zöller/Vollkommer, ZPO, 25. Aufl., § 42 Rdn. 9;

Thomas/Putzo, ZPO, 27. Aufl., § 42 Rdn. 9). Hiervon ausgehend geben die von

der Anmelderin geltend gemachten Gründe - weder hinsichtlich der genannten

weiteren Verfahren noch hinsichtlich des hier zu entscheidenden Verfahrens

selbst - bei objektiver Betrachtung auch aus ihrer Sicht keinen Anlass, an der Un-

voreingenommenheit des Prüfers zu zweifeln.

1. Den im Ablehnungsgesuch - durch Bezugnahme auf das Ablehnungsgesuch

vom 6. Februar 2004 in der Patentanmeldung P 43 91 002.5-53 - genannten wei-

teren Verfahren sind keine Gründe zu entnehmen, die im hier zu entscheidenden

Verfahren eine Ablehnung wegen Befangenheit rechtfertigen können, zumal die

Anmelderin selbst (in ihrem Ablehnungsgesuch vom 6. Februar 2004 in der Pa-

tentanmeldung P 43 91 002.5-53) eingeräumt hat, dass diese Verfahren nur ein

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bestimmtes Verhalten des Prüfers widerspiegeln sollen. Soweit diese Verfahren

nicht schon im Ablehnungsgesuch, sei es unmittelbar oder durch Bezugnahme,

sondern erstmals im Beschwerdeverfahren konkret genannt worden sind, wie etwa

die Patentanmeldung 197 82 177.4-53, scheidet deren Berücksichtigung im Übri-

gen schon deshalb aus, weil im Rechtsmittelverfahren über das Ablehnungsge-

such keine neuen Ablehnungsgründe geltend gemacht werden dürfen (vgl.

Zöller/Vollkommer, a. a. O., § 46 Rdn. 17). Dieses Verfahren ist aber Gegenstand

des Beschwerdeverfahrens 10 W (pat) 54/05.

Wenn ein Richter bzw. Prüfer in mehreren gleichzeitig anhängigen Verfahren der

Partei tätig ist, kann zwar ein in einem Verfahren gegebener Ablehnungsgrund

auch auf andere fortwirken (vgl Zöller/Vollkommer, a. a. O., § 42 Rdn. 19). Ein sol-

cher Fall liegt aber ersichtlich nicht vor. Denn bei keinem der genannten anderen

Verfahren, soweit sie im vorliegenden Beschwerdeverfahren Berücksichtigung fin-

den können, ist der Prüfer mit Erfolg abgelehnt worden, überwiegend ist gar kein

Ablehnungsgesuch gestellt worden. Ein Ablehnungsgesuch kann auch grundsätz-

lich nicht auf Rechts- und Verfahrensverstöße gestützt werden, die möglicherwei-

se in einem Parallelverfahren unterlaufen sind, es sei denn, dass Gründe schlüs-

sig dargetan sind, die dafür sprechen, dass die mögliche Fehlerhaftigkeit auf einer

unsachlichen Einstellung des Prüfers gegen den ablehnenden Beteiligten oder auf

Willkür beruht (vgl. z. B. BFH, Beschluss vom 8. Dezember 1997, Az. I B 77/97,

veröffentlicht in juris). Hierfür gibt es keinerlei Anhalt, weder aufgrund der Bearbei-

tungszeiten noch in sonstiger Hinsicht.

a. Eine ungebührliche Verfahrensverzögerung kann zwar unter Umständen die

Annahme einer Befangenheit begründen (vgl. Zöller/Vollkommer, a. a. O., § 42

Rdn. 24; Baumbach/Lauterbach/Hartmann, ZPO, 64. Aufl., § 42 Rdn. 52 unter

„Untätigkeit“). Die hier festzustellenden Bearbeitungszeiten fallen aber keineswegs

aus dem Rahmen des Üblichen, wie die Patentabteilung im angefochtenen Be-

schluss dargetan hat und wie es den Verlautbarungen des Patentamts zu den Be-

arbeitungszeiten, etwa im Internet durch Veröffentlichung der Protokolle der sog.

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Industriebesprechungen, entspricht (vgl. insoweit auch Senatsbeschluss

10 W (pat) 25/02 vom 23. August 2005, BlPMZ 2005, 455 - Prüfungsantragsge-

bühr, zur Nichtrückzahlung der Prüfungsgebühr bei verzögerter Bearbeitung des

Patentamts). Eine darüber hinausgehende, zusätzliche Verfahrensverzögerung,

weil der Prüfer keine Anhörungen anberaumt habe, ist nicht feststellbar. Dass

nicht nur ein Prüfungsbescheid, sondern mehrere Prüfungsbescheide im Laufe ei-

nes Prüfungsverfahrens erstellt werden, ist eine keineswegs unübliche Praxis. Zu-

dem hat der Prüfer in der Frage, wann eine Anhörung sachdienlich ist, einen Beur-

teilungsspielraum (vgl. Busse, PatG, 6. Aufl., § 46 Rdn. 13 ff.). Selbst wenn der

Prüfer diesen Beurteilungsspielraum überschritten hätte und in dem einen oder

anderen Verfahren entgegen der Auffassung des Prüfers die Sachdienlichkeit ei-

ner Anhörung zu bejahen gewesen wäre, folgt daraus nicht notwendigerweise die

Annahme einer Voreingenommenheit des Prüfers. Denn es gilt, wie schon oben

ausgeführt ist, der Grundsatz, dass selbst fehlerhafte Entscheidungen in der Regel

kein Ablehnungsgrund sind, sondern nur, wenn dargetan ist, dass die Fehlerhaftig-

keit auf Voreingenommenheit oder Willkür beruht (vgl. Zöller/Vollkommer, a. a. O.,

§ 42 Rdn. 28). Nachdem es in einem der genannten weiteren Verfahren zu einer

Anhörung gekommen ist, besteht auch kein Anhalt für die Annahme, der Prüfer

verweigere sich immer und stur jeder Anhörung. Ob die Beurteilung des Prüfers

zur Sachdienlichkeit einer Anhörung im Einzelnen Verfahren zutrifft oder nicht, ist

im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens über die Zurückweisung der Patentan-

meldung zu prüfen, wo die nicht durchgeführte, aber wegen Sachdienlichkeit ge-

botene Anhörung als Verfahrensmangel gerügt werden kann, der zur Zurückver-

weisung der Sache oder jedenfalls zur Zurückzahlung der Beschwerdegebühr füh-

ren kann (vgl. Busse, a. a. O., § 46 Rdn. 25, 26; Schulte, PatG, 7. Aufl., § 46

Rdn. 15), nicht im Verfahren über das Ablehnungsgesuch.

b. Auch die Erfolglosigkeit der Anmelderin in anderen Verfahren rechtfertigt grund-

sätzlich nicht die Annahme der Voreingenommenheit (vgl. Zöller/Vollkommer,

a. a. O., § 42 Rdn. 19), mag dies auch, wie die Aufstellung in der Eingabe vom

25. Juli 2003 zum Verfahren P 42 91 778.6-53 zeigt, mehr als 30 Anmeldungen

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betreffen. Anhaltspunkte dafür, dass die Erfolglosigkeit auf einer unsachlichen Ein-

stellung des Prüfers beruht, gibt es nämlich nicht. Der Prüfer hat in den Prüfungs-

bescheiden der genannten Verfahren jeweils patentrechtlich nachvollziehbare

Gründe für die Nichtgewährbarkeit des jeweiligen Patentbegehrens angegeben,

auch in einer sachlichen Ausdrucksweise. Ob die Beurteilung des Prüfers zutrifft

oder nicht, ist in dem hierfür vorgesehenen Beschwerdeverfahren gemäß § 73

Abs. 1 PatG zu prüfen, nicht im Verfahren über das Ablehnungsgesuch.

2. Ebenso wenig ist dem hier zu entscheidenden Verfahren selbst ein Ablehnungs-

grund zu entnehmen, insbesondere weder dem zweiten Prüfungsbescheid noch

der dienstlichen Äußerung.

a. In dem Abschnitt B des Prüfungsbescheides vom 14. Januar 2004 setzt sich der

Prüfer mit den mit Eingabe vom März 2001 neu eingereichten Patentansprüchen

auseinander und gibt eine - wenn auch kurze - patentrechtlich nachvollziehbare

Begründung an, warum er an seiner Auffassung zur Wirkungsweise des Anmel-

dungsgegenstandes festhalte. Bei aller Knappheit der Begründung ist nicht er-

kennbar, wie hieraus auf eine Voreingenommenheit geschlossen werden könnte.

Dass auch ein geänderter Patentanspruch von der Prüfungsstelle für nicht ge-

währbar erachtet wird, kommt in der Praxis häufig vor. Ob die Beurteilung des Prü-

fers zutrifft oder nicht, ist in dem hierfür vorgesehenen Beschwerdeverfahren ge-

mäß § 73 Abs. 1 PatG zu prüfen, nicht in einem Ablehnungsgesuch.

Der Abschnitt C enthält zunächst den Hinweis, dass eine Anhörung nicht mehr für

sachdienlich erachtet werde, da der Anmeldungsgegenstand nunmehr ausrei-

chend diskutiert worden sei. Der Prüfer hat, wie schon ausgeführt worden ist, bei

der Beurteilung der Sachdienlichkeit der Anhörung einen Beurteilungsspielraum.

Selbst wenn er hier diesen Beurteilungsspielraum überschritten hätte, folgt daraus

nicht notwendigerweise die Annahme einer Voreingenommenheit des Prüfers.

Denn es gilt, wie ebenfalls schon ausgeführt worden ist, der Grundsatz, dass

selbst fehlerhafte Entscheidungen in der Regel kein Ablehnungsgrund sind, son-

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dern nur, wenn dargetan ist, dass die Fehlerhaftigkeit auf Voreingenommenheit

oder Willkür beruht (vgl. Zöller/Vollkommer, a. a. O., § 42 Rdn. 28). Über die mög-

licherweise fehlerhafte Ablehnung der Anhörung hinaus besteht für eine solche

Annahme kein Anhalt. Denn der Prüfer bedient sich einer sachlichen Ausdrucks-

weise; er hat mit den vorhergehenden Ausführungen im Prüfungsbescheid unter B

mit nachvollziehbarer Begründung die aus seiner Sicht vorliegende Nichtgewähr-

barkeit des Patentbegehrens dargelegt, woraus aus Sicht des Prüfers unter C

folgt, dass der Anmeldungsgegenstand ausdiskutiert und eine Anhörung nicht

mehr sachdienlich sei. Die Ansicht der Anmelderin, die Ablehnung der Anhörung

müsse aus anderen als den angegebenen Gründen erfolgt sein, weil ein erfahre-

ner Prüfer doch wisse, dass eine Anhörung in einem solchen Fall sachdienlich sei,

findet in den Formulierungen selbst keine hinreichende Stütze. Ob die Beurteilung

des Prüfers zur Sachdienlichkeit der Anhörung zutrifft oder nicht, ist im Rahmen

des Beschwerdeverfahrens über die Zurückweisung der Patentanmeldung zu prü-

fen, nicht im Verfahren über das Ablehnungsgesuch.

Der Abschnitt C schließt mit dem Hinweis, dass die Zurückweisung der Anmel-

dung zu erwarten sei. Hierzu ist anzumerken, dass Hinweise auf die Sach- und

Rechtslage schon aufgrund der auch im patentamtlichen Verfahren geschuldeten

Aufklärungs- und Hinweispflicht entsprechend § 139 ZPO (vgl. Schulte, a. a. O.,

Einl. Rdn. 99 ff.) sowie aufgrund des Anspruchs auf rechtliches Gehör erforderlich

sind, wozu auch der Hinweis auf eine mögliche Zurückweisung einer Anmeldung

gehört. Äußerungen zur Erfolgsaussicht eines Antrags oder zum möglichen Ver-

fahrensausgang bilden dementsprechend keinen Ablehnungsgrund (vgl.

Zöller/Vollkommer, a. a. O., § 42 Rdn. 26 m. w. N.; Busse, a. a. O., § 27 Rdn. 77

a. E.; Schulte, a. a. O., § 27 Rdn. 44 unter Nr. 5). Um einen solchen Hinweis han-

delt es sich hier. Bei Äußerungen zur Sach- und Rechtslage ist nur dann die Gren-

ze zur Befangenheit überschritten, wenn eine vorzeitige, endgültige Festlegung in

einer Form erfolgt, die erkennen lässt, sich nicht mit einer Gegenmeinung ausein-

ander setzen zu wollen bzw. bei sturem Festhalten an einer Meinung, die jede Be-

reitschaft zu einer sachlichen Überprüfung vermissen lässt (vgl. Busse, a. a. O.,

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§ 27 Rdn. 76; Schulte, a. a. O., § 27 Rdn. 45 unter Nr. 5 u. 8, mit Hinweis auf

BPatGE 24, 144, 148). Ein solcher Fall liegt ersichtlich nicht vor. Denn bei dem

Hinweis auf die Zurückweisung der Anmeldung, wenn die Patenterteilung nicht in

Aussicht gestellt werden kann, handelt es sich lediglich um den schon formularmä-

ßig vorgegebenen Hinweis bei allen derartigen Prüfungsbescheiden, worauf im

angefochtenen Beschluss zu Recht hingewiesen wird.

b. Nach der Rechtsprechung kann zwar auch eine dienstliche Äußerung einen

(weiteren) Ablehnungsgrund darstellen, so etwa eine unzulängliche oder unsachli-

che Stellungnahme zu den zum Ablehnungsgesuch führenden Vorgängen oder ei-

ne in wesentlichen Punkten falsche Tatsachendarstellung in der dienstlichen Äu-

ßerung (vgl. Zöller/Vollkommer, a. a. O., § 42 Rdn. 24, S. 192; Thomas/Putzo,

a. a. O., § 42 Rdn. 12). Ein solcher Fall liegt aber nicht vor.

Der als Ablehnungsgrund angeführte Umstand, der Prüfungsbescheid vom 14. Ja-

nuar 2004, steht als Tatsache unstreitig fest und diese wird als solche auch vom

Prüfer nicht in Abrede gestellt. Es geht lediglich darum, wie Formulierungen im

Prüfungsbescheid auszulegen und zu bewerten sind. Hier mag der Prüfer eine an-

dere Ansicht vertreten als die Anmelderin, eine falsche Tatsachenbehauptung liegt

hierin nicht. Auch daraus, dass die dienstliche Äußerung im Wesentlichen aus

einer Bezugnahme auf die dienstliche Äußerung in der Patentanmeldung

P 43 91 002.5-53 besteht, kann nicht auf eine Voreingenommenheit des Prüfers

geschlossen werden. Denn die Anmelderin selbst hat, worauf im angefochtenen

Beschluss zu Recht hingewiesen wird, auf das Ablehnungsgesuch in dieser ande-

ren Patentanmeldung Bezug genommen.

3. Auch die Umstände zusammengenommen bieten keinen hinreichenden Anhalt

für die Annahme einer Voreingenommenheit des Prüfers. Die in diesem Zusam-

menhang angeführte Vielzahl von Patentanmeldungen, die bisher ebenfalls nicht

zum Erfolg geführt hätten, ändern ebenfalls nichts, da nicht dargetan ist, dass die

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Erfolglosigkeit auf einer unsachlichen, voreingenommenen Haltung des zuständi-

gen Prüfers beruht.

gez.

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