Urteil des BPatG, Az. 10 W (pat) 38/05

BPatG: stand der technik, prüfer, anhörung, voreingenommenheit, rechtliches gehör, erfindung, beurteilungsspielraum, daten, vertreter, fehlerhaftigkeit
BPatG 152
08.05
BUNDESPATENTGERICHT
10 W (pat) 38/05
_______________________
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die Patentanmeldung 197
wegen Ablehnungsgesuch
hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 11. Mai 2006 durch …
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beschlossen:
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
G r ü n d e
I
Am 8. August 1997 reichte die Anmelderin unter der Beanspruchung der Priorität
einer US-Anmeldung vom 13.
November
1996 die internationale Anmeldung
PCT/US97/14024 ein, die - nach erfolgtem Eintritt in die nationale Phase - beim
Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 197 82 106.5-53 mit
der Bezeichnung „Daten-Cache mit Datenspeicherung und Tag-Logik bei unter-
schiedlichen Takten“ geführt wird.
Im Mai 1999 stellte sie Prüfungsantrag. Mit (erstem) Prüfungsbescheid vom
11. September 2000 wies die Prüfungsstelle für Klasse G 06 F, besetzt mit
A…, u. a. darauf hin, Patentanspruch
1 sei nicht gewährbar, denn er
gebe dem Fachmann - auch unter Hinzuziehung der übrigen Unterlagen - keine
klare und vollständige Lehre zum technischen Handeln, was sinngemäß für den
als Nebenanspruch abgefassten Patentanspruch 10 gelte. Aufgrund der unklaren
Wirkungsweise des Gegenstands des Patentanspruchs 1 bzw. 10 sei derzeit eine
Recherche nicht durchführbar. Das Patentbegehren sei im Hinblick auf die Patent-
ansprüche 7 bis 9 auch uneinheitlich. Zum Stand der Technik werde vorsorglich
auf eine Druckschrift hingewiesen. Die Anmelderin werde aufgefordert, die Wir-
kungsweise des Anmeldungsgegenstandes darzulegen. Geschehe dies nicht bzw.
sei dieses im Rahmen des Offenbarten nicht möglich, so sei die Zurückweisung
der Anmeldung zu erwarten. Die Anmelderin reichte hierauf im März 2001 neue
Patentansprüche und zum Teil geänderte Beschreibungsseiten ein, stellte das
Wesen der Erfindung dar und setzte sich mit dem entgegengehaltenen Stand der
Technik auseinander, am Ende des Schriftsatzes bat sie u. a. um Anhörung.
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Mit (zweitem) Prüfungsbescheid vom 14. Januar 2004 wies die Prüfungsstelle
darauf hin, dass sie an der im Prüfungsbescheid vom 11. September 2000 vertre-
tenen Auffassung bezüglich der Wirkungsweise des Anmeldungsgegenstandes
festhalte, die aus den gesamten Unterlagen nicht hervorgehe. Ein Cache-Speicher
werde allgemein so betrieben, dass möglichst schnell Daten zur Verfügung gestellt
würden; dazu sei ein schneller Adressenvergleich im Tag und ein schnelles Lie-
fern der Daten aus dem Cache erforderlich. Es mache daher keinen Sinn und die
Beschreibung liefere hierzu keine Erklärung, den Adressenvergleich langsam
durchzuführen und dann die Daten schnell vom Cache zu liefern. Am Ende des
Bescheides heißt es in Abschnitt C: „Da der Anmeldungsgegenstand nunmehr
ausreichend diskutiert worden ist, wird eine Anhörung nicht mehr für sachdienlich
erachtet. Es ist die Zurückweisung der Anmeldung zu erwarten.“
Mit Schriftsatz vom 27. Mai 2004 hat die Anmelderin gebeten, den Prüfer der Prü-
fungsstelle für Klasse G
06
F, A…, von der weiteren Prüfung der Pa-
tentanmeldung wegen Besorgnis der Befangenheit gemäß § 27 PatG i. V. m.
§ 42 ZPO zu entbinden. Denn eine Vielzahl von Indizien in diesem und in paralle-
len Verfahren verdichteten sich zusammen mit den Ausführungen des vorliegen-
den zweiten Prüfungsbescheides zu einem die Ablehnung rechtfertigenden Grund.
Zum Verhalten des Prüfers in parallelen Prüfungsverfahren verweise sie auf das
Ablehnungsgesuch vom 6.
Februar
2004 in der Patentanmeldung
P 43 91 002.5-53
(diese
ist
Gegenstand des Beschwerdeverfahrens
10 W (pat) 15/05), deren Ausführungen zum allgemeinen Verhalten und zum Ver-
halten des Prüfers im dortigen Verfahren vollinhaltlich übernommen würden.
Im vorliegenden Verfahren gebe der zweite Prüfungsbescheid vom 14.
Ja-
nuar 2004 Anlass zur Annahme der Befangenheit. Nachdem die Anmelderin mit
ihrer Eingabe vom März 2001 Patentansprüche eingereicht habe, die das Wesen
der Erfindung deutlich herausstellten, und sie detailliert das Wesen der Erfindung
und die Unterschiede zum entgegengehaltenen Stand der Technik erläutert habe,
komme der Prüfer in dem sehr knappen zweiten Prüfungsbescheid lediglich zu der
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Feststellung, dass die Prüfungsstelle an der im ersten Prüfungsbescheid vertrete-
nen Auffassung festhalte, ohne auf die detaillierte Auseinandersetzung mit dieser
Problematik in der Eingabe der Anmelderin einzugehen. Dies wäre aber innerhalb
der drei Jahre nach Beantwortung des ersten Prüfungsbescheides zu erwarten ge-
wesen. Offensichtlich sei der Prüfer nicht bereit, dies zu tun und die dafür erforder-
liche Zeit aufzuwenden. Dieses führe aber nicht allein zur Annahme der Befangen-
heit. Selbstverständlich sei es denkbar, dass ein Prüfer angesichts der ihm zur
Verfügung stehenden geringen Zeit eine Erfindung und die Unterschiede zum
Stand der Technik nicht vollständig verstanden habe. In diesem Fall sei aber die
Ladung zu einer Anhörung sachgerecht, damit der Erfindungsgegenstand von der
Anmelderin erläutert werden könne, was bereits nach Eingang der Eingabe im
März 2001 hätte stattfinden können. Stattdessen werde festgestellt, dass der An-
meldungsgegenstand nunmehr ausreichend diskutiert sei und eine Anhörung nicht
für sachdienlich erachtet werde. Ferner werde die Zurückweisung der Annmeldung
angedroht. Dabei sei zu beachten, dass erst am 10. Dezember 2003 in der Patent-
anmeldung P 42 91 778.6-53 eine Anhörung vor diesem Prüfer stattgefunden ha-
be, in deren Ergebnis erteilungsreife Unterlagen ausgearbeitet werden konnten.
Diese Anhörung sei nicht unproblematisch gewesen und möglicherweise habe der
Prüfer den Wunsch gehabt, Anhörungen mit dem unterzeichnenden Vertreter (Pa-
tentanwalt B…) zu vermeiden. In diesem Schriftsatz
vom 27. Mai 2004 hat die Anmelderin auch inhaltlich auf den Prüfungsbescheid
vom 14. Januar 2004 erwidert und darüber hinaus um beschleunigte Weiterprü-
fung der Patentanmeldung gebeten.
In der dienstlichen Äußerung des Prüfers vom 24. Juni 2004 hat der Prüfer erklärt,
dass er sich nicht für befangen halte. Zur Begründung werde sinngemäß auf die
dienstliche Äußerung zum Befangenheitsantrag in der Akte P 43 91 002.5-53 hin-
gewiesen.
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Auf die dienstliche Äußerung des Prüfers hat die Anmelderin vorgetragen, die Äu-
ßerung entspreche nicht den gesetzlichen Anforderungen des § 27 Abs. 6 PatG
i. V. m. § 44 Abs. 3 ZPO, wonach sich der Prüfer zu den Tatsachen zu äußern ha-
be. Ausführungen zur Begründetheit des Ablehnungsgesuchs seien daher unan-
gebracht, das gleiche gelte für die Feststellung, dass sich der Prüfer nicht für be-
fangen halte. Die dienstliche Äußerung verweise zudem auf die Äußerung in ei-
nem Verfahren, in dem das Ablehnungsgesuch auf anderen Tatsachen basiere;
die Äußerung in dem dortigen Verfahren enthalte wenig, was vorliegend relevant
sein könne. Indem auf die dortige dienstliche Äußerung verwiesen werde, ergebe
sich hier vielmehr eine in wesentlichen Punkten falsche Tatsachendarstellung,
was als solches einen weiteren Ablehnungsgrund darstelle. Denn in der dortigen
dienstlichen Äußerung werde behauptet, es treffe nicht zu, dass die Prüfungsstelle
eine Anhörung nicht für sachdienlich erachtet habe, ferner werde behauptet, die
Annahme, die Anhörung solle von vornherein lediglich der Zurückweisung der An-
meldung dienen, sei völlig abwegig. Im vorliegenden Verfahren sei aber im Prü-
fungsbescheid ausdrücklich festgestellt worden, dass eine Anhörung nicht für
sachdienlich erachtet werde und die Zurückweisung der Anmeldung zu erwarten
sei. Auch die Knappheit der dienstlichen Äußerung im vorliegenden Verfahren ge-
be Anlass zur Annahme der Befangenheit. Denn durch diese Art der dienstlichen
Äußerung bringe der Prüfer lediglich zum Ausdruck, dass er das Ablehnungsge-
such nicht ernst nehme und inhaltlich nicht zur Kenntnis genommen habe.
Die Patentabteilung 53 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch Be-
schluss vom 3. Mai 2005 den Antrag auf Ablehnung wegen Befangenheit als un-
begründet zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, die von der Anmelde-
rin vorgebrachten Gründe rechtfertigten bei vernünftiger Betrachtung nicht die Be-
fürchtung, der Prüfer A… stehe der Anmeldung nicht unvoreingenom-
men und unparteiisch gegenüber. Hinsichtlich des Inhalts des Prüfungsbescheides
vom 14. Januar 2004 lasse die Anmelderin außer Acht, dass der Prüfer sich
durchaus im Einzelnen mit ihrer Argumentation auseinandergesetzt haben und
dennoch wieder zu der gleichen Bewertung wie beim ersten Prüfungsbescheid ge-
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langt sein könne. Der Vorwurf, der Prüfer habe nicht die erforderliche Zeit aufge-
wendet, um sich mit dem Anmeldungsgegenstand auseinanderzusetzen, sei somit
in keiner Weise gerechtfertigt, zumal Prüfungsgegenstand das Patentbegehren sei
und die Beschreibung lediglich der Erläuterung des beanspruchten Gegenstands
diene. Die Aussage im abschließenden Abschnitt C, wonach der Prüfer sinnge-
mäß den Sachverhalt für ausdiskutiert und deshalb eine Anhörung nicht für sach-
dienlich halte und die Anmeldung auf eine Zurückweisung zulaufe, sei als vorläufi-
ge Auffassung zum Zeitpunkt der Erstellung des Prüfungsbescheides zu sehen.
Im Übrigen solle eine Anhörung nur dann stattfinden, wenn sie sachdienlich sei,
wobei insoweit der Prüfer einen Beurteilungsspielraum habe. Bei einer Sachlage,
bei der sich bestimmte Auffassungen von Anmelderin und Prüfer unverrückbar ge-
genüber stünden, könne auch eine sofortige Entscheidung ohne Anhörungstermin
eine sachgerechte Vorgehensweise darstellen, was aus Sicht des Prüfers offen-
sichtlich der Fall gewesen sei. Der Hinweis auf eine mögliche Zurückweisung der
Anmeldung sei bereits in dem einschlägigen Bescheidsvordruck des Patentamts
vorgesehen und per Ankreuzung einzurücken. Jedenfalls könne weder ein Hin-
weis darauf erkannt werden, dass der Prüfer ohne sachlichen Grund ein Patent
auf die Anmeldung nicht erteilen wolle noch darauf, dass er die Anmeldung aus
sachfremden Gründen zurückweisen wolle. Für die Annahme, der Prüfer wolle we-
gen einer möglichen Verärgerung über den Ablauf einer Anhörung am 10. Dezem-
ber 2003 künftig Anhörungen mit dem Vertreter vermeiden, gebe es keinerlei Sub-
stantiierung.
Das Verhalten eines Prüfers in Parallelverfahren sei für die Frage der Befangen-
heit nur soweit beachtlich, als dieses den Rückschluss auf eine Voreingenommen-
heit des Prüfers in dem durch das Ablehnungsgesuch betroffenen Verfahren zu-
lasse, was hier jedoch nicht der Fall sei. Aus dem vorgetragenen Verhalten in den
anderen Verfahren sei nicht auf eine Voreingenommenheit zu schließen, stattdes-
sen scheine dem ursächlich zugrunde zu liegen, dass der Prüfer die Patentanmel-
dungen fachlich anders bewerte als die Anmelderin.
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Es sei auch nicht erkennbar, dass der Prüfer in seiner dienstlichen Äußerung Tat-
sachen falsch wiedergebe. Er greife vielmehr die Argumentationskette der Anmel-
derin auf, die ihrem Ablehnungsgesuch ausdrücklich das Ablehnungsgesuch in
der Patentanmeldung P 43 91 002.5-53 als Anlage beigefügt und erklärt habe, we-
sentliche Teile seien vollinhaltlich zu übernehmen. Der Prüfer sei auch berechtigt
gewesen, das ihm Wesentliche aufzugreifen und nicht verpflichtet, im Detail auf je-
den einzelnen Vorwurf einzugehen. Die Kürze der Stellungnahme könne jedenfalls
nicht so ausgelegt werden, dass der Prüfer den Vortrag der Anmelderin inhaltlich
nicht zur Kenntnis oder nicht ernst nehme.
Schließlich erwecke das Verhalten des Prüfers in dem betroffenen sowie in ande-
ren Verfahren auch nicht insgesamt den Eindruck, dass er der Patentanmeldung
voreingenommen oder parteiisch gegenüberstehe; das Verhalten erscheine viel-
mehr insgesamt bestimmt durch seine fachliche Beurteilung der Patentanmeldung.
Es müsse auch als gegeben angesehen werden, dass die Spruchpraxis des ame-
rikanischen, britischen, europäischen und des deutschen Patentamts im Einzelfall
durchaus unterschiedlich sein könne, auch wenn alle beteiligten Prüfer aller Pa-
tentämter nach bestem Wissen und Gewissen handelten.
Hiergegen wendet sich Anmelderin mit der Beschwerde und beantragt,
unter Aufhebung des Beschlusses dem Antrag auf Ablehnung des
Prüfers wegen Befangenheit stattzugeben.
Zur Begründung nimmt sie auf das Ablehnungsgesuch und ihren weiteren Vortrag
vor dem Patentamt Bezug und verweist darüber hinaus auf die Ablehnungsgesu-
che gegen denselben Prüfer in weiteren Verfahren (in den Patentanmeldungen
P 43 91 002.5-53, P 42 13 073.5-53, 199 34 515.5-53, 197 82 177.4-53, die Ge-
genstand der Beschwerdeverfahren 10
W (pat) 15/05,
10 W (pat) 39/05,
10 W (pat) 41/05 und 10 W (pat) 54/05 sind). Das Ablehnungsgesuch stütze sich
im Kern auf eine Kette von Indizien verbunden mit der Art der Sachbehandlung,
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die im zweiten Prüfungsbescheid in der Formulierung des Abschnitts C gipfle so-
wie auf Art und Inhalt der dienstlichen Äußerung.
So werde nicht schlechthin gerügt, dass der Prüfer im Prüfungsbescheid vom
14. Januar 2004 bei seiner im ersten Prüfungsbescheid geäußerten Meinung ge-
blieben sei. Vielmehr bringe der Prüfer trotz des Umstands, dass ihm die Wir-
kungsweise des Anmeldungsgegenstandes unklar erscheine und trotz des Um-
stands, dass die Anmelderin diese in der Antwort auf den ersten Prüfungsbe-
scheid detailliert erläutert habe, zum Ausdruck, dass er keine Anhörung möchte.
Nun sei aber einem erfahrenen Prüfer wie A… zweifellos bekannt,
dass in einem Fall, in dem Anmelderin und Prüfer unterschiedliche Auffassungen
zur Wirkungsweise des Anmeldungsgegenstandes haben, eine Anhörung in jedem
Fall sachdienlich sei, da in diesem Rahmen wohl am besten die Wirkungsweise
des Anmeldungsgegenstandes und die Unterschiede zum Stand der Technik erör-
tert werden könnten. Dies bedeute, dass der Prüfer andere Gründe dafür haben
müsse, dass er die Anhörung nicht mehr für sachdienlich erachte. Der Prüfer gehe
aber noch einen Schritt weiter, indem er ohne wenn und aber feststelle, dass die
Zurückweisung der Anmeldung zu erwarten sei. Die Patentabteilung versuche im
angefochtenen Beschluss, das nicht akzeptable Verhalten des Prüfers mit Mutma-
ßungen über dessen Motive zu rechtfertigen. Tatsache bleibe aber, dass der Prü-
fer ganz offensichtlich den Gegenstand der Erfindung nicht verstanden habe und
er dennoch die Anhörung nicht für sachdienlich erachtet habe. Darüber hinaus sei
der Prüfungsbescheid so knapp gefasst, dass der Anmelderin nicht klar geworden
sei, welche weiteren schriftlichen Erläuterungen zu einem Verständnis des Anmel-
dungsgegenstandes hätten führen können. Die einzige Möglichkeit wäre die Erläu-
terung in einer Anhörung gewesen, was der Prüfer aber abgelehnt habe. Die Ab-
lehnung einer sachdienlichen Anhörung stelle einen Verfahrensfehler dar, der als
solcher zwar noch nicht die Annahme der Befangenheit rechtfertige, hier sei dies
jedoch in Verbindung mit der Vorgeschichte in anderen Prüfungsverfahren im Sin-
ne einer Indizienkette ausschlaggebend.
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Diese Auswirkungen der Indizienkette auf die Beurteilung des mit dem zweiten
Prüfungsbescheid in Verbindung stehenden Sachverhalts ignoriere die Patentab-
teilung völlig; ebenso ignoriere sie auch, dass nicht lediglich Zweifel bestünden,
dass der Prüfer der vorliegenden Patentanmeldung unvoreingenommen gegen-
über stehe, vielmehr sei Grund für das Ablehnungsgesuch, dass berechtigte Zwei-
fel an der Unbefangenheit des Prüfers gegenüber dem unterzeichnenden Vertreter
bestünden. Dem Prüfer sei aus der Vorkorrespondenz in einer Reihe von Verfah-
ren bekannt, dass seine Herangehensweise bei der Prüfung (bis zu drei Prüfungs-
bescheide im Abstand von jeweils mehr als zwei Jahren mit anschließender Anhö-
rung) zu einer erheblichen Verfahrensverzögerung (über das mit der Arbeitsbelas-
tung der Prüfungsstelle verbundene Normalmaß hinaus) und zu erheblichen Mehr-
kosten führe. Ihm sei ebenfalls bekannt, dass dies wiederum das Verhältnis zwi-
schen Mandant und anwaltlichem Vertreter belaste, da der Mandant aufgrund der
unüblichen Dauer und der ungewöhnlichen Inhalte der Prüfungsbescheide anneh-
men müsse, dass diese auch zum Teil auf das Verhalten des Vertreters zurückzu-
führen seien. Zu den Indizien, die zur Annahme einer Befangenheit führten, gehö-
re - neben dem Verhalten des Prüfers in anderen Verfahren, wie es in den Ableh-
nungsgesuchen der genannten Parallelverfahren dargelegt worden sei - auch der
Umstand, dass bei einer statistischen Analyse der von dem Prüfer behandelten
Akten festgestellt worden sei, dass immer dann, wenn eine Patentanmeldung von
diesem Prüfer zu einem anderen Prüfer übergegangen sei (durch Umklassifizie-
rung oder Wechsel der Zuständigkeit) diese relativ zügig vom Nachfolge-Prüfer er-
teilt worden sei. Andererseits sei in der Patentanmeldung 197 82 177.4-53 bei der
ein anderer Prüfer bereits die Erteilung mit Prüfungsbescheid vom Novem-
ber 2003 in Aussicht gestellt habe und bei der die Unterlagen im Februar 2004 in
eine erteilungsreife Form gebracht worden seien, kein Erteilungsbeschluss ergan-
gen, nachdem die Zuständigkeit zu dem Prüfer A… gewechselt habe.
Nach mehreren Anfragen sei vielmehr mit Bescheid vom November 2004 nur ge-
antwortet worden, dass sich die Anmeldung nicht im erteilungsreifen Zustand be-
finde (unter Hinweis auf BPatG „Mikroprozessor“), gegebenenfalls auch noch eine
Nachrecherche erforderlich sei, was zu dem Ablehnungsgesuch in der dortigen
- 10 -
Akte geführt habe. Da in dieser Patentanmeldung bereits zwei Prüfer (einer im in-
ternationalen Verfahren und der deutsche Vorgänger) recherchiert und geprüft
hätten, stelle sich die Frage, was den Prüfer überhaupt veranlasst habe, eine
Nachrecherche in Aussicht zu stellen. Zudem wisse der Prüfer, dass die Entschei-
dung des 17. Senats „Mikroprozessor“, die im Übrigen kein anderer Prüfer so häu-
fig zitiere, nicht rechtskräftig sei.
II
Die Beschwerde ist zulässig, aber unbegründet.
Gemäß § 27 Abs. 6 Satz 1 PatG i. V. m. § 42 Abs. 2 ZPO ist ein Ablehnungsge-
such wegen Besorgnis der Befangenheit begründet, wenn ein Grund vorliegt, der
geeignet ist, Misstrauen gegen die Unparteilichkeit des Prüfers zu rechtfertigen.
Nach ständiger Rechtsprechung gehören hierzu nur objektive Gründe, die vom
Standpunkt des Ablehnenden aus bei vernünftiger Betrachtung die Befürchtung
wecken können, der Prüfer stehe der Sache nicht unvoreingenommen und damit
nicht unparteiisch gegenüber; rein subjektive, unvernünftige Vorstellungen des Ab-
lehnenden scheiden aus (vgl. Zöller/Vollkommer, ZPO, 25. Aufl., § 42 Rdn. 9;
Thomas/Putzo, ZPO, 27. Aufl., § 42 Rdn. 9). Hiervon ausgehend geben die von
der Anmelderin geltend gemachten Gründe - weder hinsichtlich der genannten
weiteren Verfahren noch hinsichtlich des hier zu entscheidenden Verfahrens
selbst - bei objektiver Betrachtung auch aus ihrer Sicht keinen Anlass, an der Un-
voreingenommenheit des Prüfers zu zweifeln.
1. Den im Ablehnungsgesuch - durch Bezugnahme auf das Ablehnungsgesuch
vom 6. Februar 2004 in der Patentanmeldung P 43 91 002.5-53 - genannten wei-
teren Verfahren sind keine Gründe zu entnehmen, die im hier zu entscheidenden
Verfahren eine Ablehnung wegen Befangenheit rechtfertigen können, zumal die
Anmelderin selbst (in ihrem Ablehnungsgesuch vom 6. Februar 2004 in der Pa-
tentanmeldung P 43 91 002.5-53) eingeräumt hat, dass diese Verfahren nur ein
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bestimmtes Verhalten des Prüfers widerspiegeln sollen. Soweit diese Verfahren
nicht schon im Ablehnungsgesuch, sei es unmittelbar oder durch Bezugnahme,
sondern erstmals im Beschwerdeverfahren konkret genannt worden sind, wie etwa
die Patentanmeldung 197 82 177.4-53, scheidet deren Berücksichtigung im Übri-
gen schon deshalb aus, weil im Rechtsmittelverfahren über das Ablehnungsge-
such keine neuen Ablehnungsgründe geltend gemacht werden dürfen (vgl.
Zöller/Vollkommer, a. a. O., § 46 Rdn. 17). Dieses Verfahren ist aber Gegenstand
des Beschwerdeverfahrens 10 W (pat) 54/05.
Wenn ein Richter bzw. Prüfer in mehreren gleichzeitig anhängigen Verfahren der
Partei tätig ist, kann zwar ein in einem Verfahren gegebener Ablehnungsgrund
auch auf andere fortwirken (vgl Zöller/Vollkommer, a. a. O., § 42 Rdn. 19). Ein sol-
cher Fall liegt aber ersichtlich nicht vor. Denn bei keinem der genannten anderen
Verfahren, soweit sie im vorliegenden Beschwerdeverfahren Berücksichtigung fin-
den können, ist der Prüfer mit Erfolg abgelehnt worden, überwiegend ist gar kein
Ablehnungsgesuch gestellt worden. Ein Ablehnungsgesuch kann auch grundsätz-
lich nicht auf Rechts- und Verfahrensverstöße gestützt werden, die möglicherwei-
se in einem Parallelverfahren unterlaufen sind, es sei denn, dass Gründe schlüs-
sig dargetan sind, die dafür sprechen, dass die mögliche Fehlerhaftigkeit auf einer
unsachlichen Einstellung des Prüfers gegen den ablehnenden Beteiligten oder auf
Willkür beruht (vgl. z. B. BFH, Beschluss vom 8. Dezember 1997, Az. I B 77/97,
veröffentlicht in juris). Hierfür gibt es keinerlei Anhalt, weder aufgrund der Bearbei-
tungszeiten noch in sonstiger Hinsicht.
a. Eine ungebührliche Verfahrensverzögerung kann zwar unter Umständen die
Annahme einer Befangenheit begründen (vgl. Zöller/Vollkommer, a. a. O., § 42
Rdn. 24; Baumbach/Lauterbach/Hartmann, ZPO, 64. Aufl., § 42 Rdn. 52 unter
„Untätigkeit“). Die hier festzustellenden Bearbeitungszeiten fallen aber keineswegs
aus dem Rahmen des Üblichen, wie die Patentabteilung im angefochtenen Be-
schluss dargetan hat und wie es den Verlautbarungen des Patentamts zu den Be-
arbeitungszeiten, etwa im Internet durch Veröffentlichung der Protokolle der sog.
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Industriebesprechungen, entspricht (vgl. insoweit auch Senatsbeschluss
10 W (pat) 25/02 vom 23. August 2005, BlPMZ 2005, 455 - Prüfungsantragsge-
bühr, zur Nichtrückzahlung der Prüfungsgebühr bei verzögerter Bearbeitung des
Patentamts). Eine darüber hinausgehende, zusätzliche Verfahrensverzögerung,
weil der Prüfer keine Anhörungen anberaumt habe, ist nicht feststellbar. Dass
nicht nur ein Prüfungsbescheid, sondern mehrere Prüfungsbescheide im Laufe ei-
nes Prüfungsverfahrens erstellt werden, ist eine keineswegs unübliche Praxis. Zu-
dem hat der Prüfer in der Frage, wann eine Anhörung sachdienlich ist, einen Beur-
teilungsspielraum (vgl. Busse, PatG, 6. Aufl., § 46 Rdn. 13 ff.). Selbst wenn der
Prüfer diesen Beurteilungsspielraum überschritten hätte und in dem einen oder
anderen Verfahren entgegen der Auffassung des Prüfers die Sachdienlichkeit ei-
ner Anhörung zu bejahen gewesen wäre, folgt daraus nicht notwendigerweise die
Annahme einer Voreingenommenheit des Prüfers. Denn es gilt, wie schon oben
ausgeführt ist, der Grundsatz, dass selbst fehlerhafte Entscheidungen in der Regel
kein Ablehnungsgrund sind, sondern nur, wenn dargetan ist, dass die Fehlerhaftig-
keit auf Voreingenommenheit oder Willkür beruht (vgl. Zöller/Vollkommer, a. a. O.,
§ 42 Rdn. 28). Nachdem es in einem der genannten weiteren Verfahren zu einer
Anhörung gekommen ist, besteht auch kein Anhalt für die Annahme, der Prüfer
verweigere sich immer und stur jeder Anhörung. Ob die Beurteilung des Prüfers
zur Sachdienlichkeit einer Anhörung im Einzelnen Verfahren zutrifft oder nicht, ist
im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens über die Zurückweisung der Patentan-
meldung zu prüfen, wo die nicht durchgeführte, aber wegen Sachdienlichkeit ge-
botene Anhörung als Verfahrensmangel gerügt werden kann, der zur Zurückver-
weisung der Sache oder jedenfalls zur Zurückzahlung der Beschwerdegebühr füh-
ren kann (vgl. Busse, a. a. O., § 46 Rdn. 25, 26; Schulte, PatG, 7. Aufl., § 46
Rdn. 15), nicht im Verfahren über das Ablehnungsgesuch.
b. Auch die Erfolglosigkeit der Anmelderin in anderen Verfahren rechtfertigt grund-
sätzlich nicht die Annahme der Voreingenommenheit (vgl. Zöller/Vollkommer,
a. a. O., § 42 Rdn. 19), mag dies auch, wie die Aufstellung in der Eingabe vom
25. Juli 2003 zum Verfahren P 42 91 778.6-53 zeigt, mehr als 30 Anmeldungen
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betreffen. Anhaltspunkte dafür, dass die Erfolglosigkeit auf einer unsachlichen Ein-
stellung des Prüfers beruht, gibt es nämlich nicht. Der Prüfer hat in den Prüfungs-
bescheiden der genannten Verfahren jeweils patentrechtlich nachvollziehbare
Gründe für die Nichtgewährbarkeit des jeweiligen Patentbegehrens angegeben,
auch in einer sachlichen Ausdrucksweise. Ob die Beurteilung des Prüfers zutrifft
oder nicht, ist in dem hierfür vorgesehenen Beschwerdeverfahren gemäß § 73
Abs. 1 PatG zu prüfen, nicht im Verfahren über das Ablehnungsgesuch.
2. Ebenso wenig ist dem hier zu entscheidenden Verfahren selbst ein Ablehnungs-
grund zu entnehmen, insbesondere weder dem zweiten Prüfungsbescheid noch
der dienstlichen Äußerung.
a. In dem Abschnitt B des Prüfungsbescheides vom 14. Januar 2004 setzt sich der
Prüfer mit den mit Eingabe vom März 2001 neu eingereichten Patentansprüchen
auseinander und gibt eine - wenn auch kurze - patentrechtlich nachvollziehbare
Begründung an, warum er an seiner Auffassung zur Wirkungsweise des Anmel-
dungsgegenstandes festhalte. Bei aller Knappheit der Begründung ist nicht er-
kennbar, wie hieraus auf eine Voreingenommenheit geschlossen werden könnte.
Dass auch ein geänderter Patentanspruch von der Prüfungsstelle für nicht ge-
währbar erachtet wird, kommt in der Praxis häufig vor. Ob die Beurteilung des Prü-
fers zutrifft oder nicht, ist in dem hierfür vorgesehenen Beschwerdeverfahren ge-
mäß § 73 Abs. 1 PatG zu prüfen, nicht in einem Ablehnungsgesuch.
Der Abschnitt C enthält zunächst den Hinweis, dass eine Anhörung nicht mehr für
sachdienlich erachtet werde, da der Anmeldungsgegenstand nunmehr ausrei-
chend diskutiert worden sei. Der Prüfer hat, wie schon ausgeführt worden ist, bei
der Beurteilung der Sachdienlichkeit der Anhörung einen Beurteilungsspielraum.
Selbst wenn er hier diesen Beurteilungsspielraum überschritten hätte, folgt daraus
nicht notwendigerweise die Annahme einer Voreingenommenheit des Prüfers.
Denn es gilt, wie ebenfalls schon ausgeführt worden ist, der Grundsatz, dass
selbst fehlerhafte Entscheidungen in der Regel kein Ablehnungsgrund sind, son-
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dern nur, wenn dargetan ist, dass die Fehlerhaftigkeit auf Voreingenommenheit
oder Willkür beruht (vgl. Zöller/Vollkommer, a. a. O., § 42 Rdn. 28). Über die mög-
licherweise fehlerhafte Ablehnung der Anhörung hinaus besteht für eine solche
Annahme kein Anhalt. Denn der Prüfer bedient sich einer sachlichen Ausdrucks-
weise; er hat mit den vorhergehenden Ausführungen im Prüfungsbescheid unter B
mit nachvollziehbarer Begründung die aus seiner Sicht vorliegende Nichtgewähr-
barkeit des Patentbegehrens dargelegt, woraus aus Sicht des Prüfers unter C
folgt, dass der Anmeldungsgegenstand ausdiskutiert und eine Anhörung nicht
mehr sachdienlich sei. Die Ansicht der Anmelderin, die Ablehnung der Anhörung
müsse aus anderen als den angegebenen Gründen erfolgt sein, weil ein erfahre-
ner Prüfer doch wisse, dass eine Anhörung in einem solchen Fall sachdienlich sei,
findet in den Formulierungen selbst keine hinreichende Stütze. Ob die Beurteilung
des Prüfers zur Sachdienlichkeit der Anhörung zutrifft oder nicht, ist im Rahmen
des Beschwerdeverfahrens über die Zurückweisung der Patentanmeldung zu prü-
fen, nicht im Verfahren über das Ablehnungsgesuch.
Der Abschnitt C schließt mit dem Hinweis, dass die Zurückweisung der Anmel-
dung zu erwarten sei. Hierzu ist anzumerken, dass Hinweise auf die Sach- und
Rechtslage schon aufgrund der auch im patentamtlichen Verfahren geschuldeten
Aufklärungs- und Hinweispflicht entsprechend § 139 ZPO (vgl. Schulte, a. a. O.,
Einl. Rdn. 99 ff.) sowie aufgrund des Anspruchs auf rechtliches Gehör erforderlich
sind, wozu auch der Hinweis auf eine mögliche Zurückweisung einer Anmeldung
gehört. Äußerungen zur Erfolgsaussicht eines Antrags oder zum möglichen Ver-
fahrensausgang bilden dementsprechend keinen Ablehnungsgrund (vgl.
Zöller/Vollkommer, a. a. O., § 42 Rdn. 26 m. w. N.; Busse, a. a. O., § 27 Rdn. 77
a. E.; Schulte, a. a. O., § 27 Rdn. 44 unter Nr. 5). Um einen solchen Hinweis han-
delt es sich hier. Bei Äußerungen zur Sach- und Rechtslage ist nur dann die Gren-
ze zur Befangenheit überschritten, wenn eine vorzeitige, endgültige Festlegung in
einer Form erfolgt, die erkennen lässt, sich nicht mit einer Gegenmeinung ausein-
ander setzen zu wollen bzw. bei sturem Festhalten an einer Meinung, die jede Be-
reitschaft zu einer sachlichen Überprüfung vermissen lässt (vgl. Busse, a. a. O.,
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§ 27 Rdn. 76; Schulte, a. a. O., § 27 Rdn. 45 unter Nr. 5 u. 8, mit Hinweis auf
BPatGE 24, 144, 148). Ein solcher Fall liegt ersichtlich nicht vor. Denn bei dem
Hinweis auf die Zurückweisung der Anmeldung, wenn die Patenterteilung nicht in
Aussicht gestellt werden kann, handelt es sich lediglich um den schon formularmä-
ßig vorgegebenen Hinweis bei allen derartigen Prüfungsbescheiden, worauf im
angefochtenen Beschluss zu Recht hingewiesen wird.
b. Nach der Rechtsprechung kann zwar auch eine dienstliche Äußerung einen
(weiteren) Ablehnungsgrund darstellen, so etwa eine unzulängliche oder unsachli-
che Stellungnahme zu den zum Ablehnungsgesuch führenden Vorgängen oder ei-
ne in wesentlichen Punkten falsche Tatsachendarstellung in der dienstlichen Äu-
ßerung (vgl. Zöller/Vollkommer, a. a. O., § 42 Rdn. 24, S. 192; Thomas/Putzo,
a. a. O., § 42 Rdn. 12). Ein solcher Fall liegt aber nicht vor.
Der als Ablehnungsgrund angeführte Umstand, der Prüfungsbescheid vom 14. Ja-
nuar 2004, steht als Tatsache unstreitig fest und diese wird als solche auch vom
Prüfer nicht in Abrede gestellt. Es geht lediglich darum, wie Formulierungen im
Prüfungsbescheid auszulegen und zu bewerten sind. Hier mag der Prüfer eine an-
dere Ansicht vertreten als die Anmelderin, eine falsche Tatsachenbehauptung liegt
hierin nicht. Auch daraus, dass die dienstliche Äußerung im Wesentlichen aus
einer Bezugnahme auf die dienstliche Äußerung in der Patentanmeldung
P 43 91 002.5-53 besteht, kann nicht auf eine Voreingenommenheit des Prüfers
geschlossen werden. Denn die Anmelderin selbst hat, worauf im angefochtenen
Beschluss zu Recht hingewiesen wird, auf das Ablehnungsgesuch in dieser ande-
ren Patentanmeldung Bezug genommen.
3. Auch die Umstände zusammengenommen bieten keinen hinreichenden Anhalt
für die Annahme einer Voreingenommenheit des Prüfers. Die in diesem Zusam-
menhang angeführte Vielzahl von Patentanmeldungen, die bisher ebenfalls nicht
zum Erfolg geführt hätten, ändern ebenfalls nichts, da nicht dargetan ist, dass die
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Erfolglosigkeit auf einer unsachlichen, voreingenommenen Haltung des zuständi-
gen Prüfers beruht.
gez.
Unterschriften