Urteil des BPatG, Az. 33 W (pat) 84/05

BPatG: bestandteil, kennzeichnungskraft, ältere marke, verwechslungsgefahr, verkehr, geschäftsführung, werbung, finanzwesen, haus, eugh
BUNDESPATENTGERICHT
33 W (pat) 84/05
_______________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
4. September 2007
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
BPatG 154
08.05
- 2 -
betreffend die Marke 300 26 653
hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 4. September 2007 unter Mitwirkung der Richterin
Dr. Hock als Vorsitzende und der Richter Bender und Kätker
beschlossen:
1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Be-
schlüsse der Markenstelle für Klasse 35 vom 23. Septem-
ber 2003 und 3. Mai 2005 aufgehoben.
2. Aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 397 56 700 wird
die Löschung der angegriffenen Marke für folgende Dienst-
leistungen angeordnet:
"Zeitarbeit (gewerbliche Arbeitnehmerüberlassung), Personal-
vermittlung, Personalberatung; Personal- und Stellenvermitt-
lung, Personalanwerbung, Personalmanagement und -bera-
tung, Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung,
Büroarbeiten".
3. Aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 397 30 186 wird
die Löschung der angegriffenen Marke für folgende Dienst-
leistungen angeordnet:
"Finanzwesen, Geldgeschäfte, Immobilienwesen".
- 3 -
G r ü n d e
I
Gegen die Eintragung der Wortmarke 300 26 653
PRO ERGO
für
Zeitarbeit (gewerbliche Arbeitnehmerüberlassung), Personalver-
mittlung, Personalberatung; Personal- und Stellenvermittlung,
Personalanwerbung, Personalmanagement und -beratung, Wer-
bung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten;
Finanzwesen, Geldgeschäfte, Immobilienwesen
ist Widerspruch erhoben worden aus den Wortmarken
397 30 186
ERGO
für
Klasse
36: Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäfte,
Immobilienwesen
und
- 4 -
397 56 700
ERGO
für
Klasse 35 Werbung; Geschäftsführung, Unternehmensverwal-
tung; Büroarbeiten;
Klasse 42: ärztliche Versorgung, Gesundheits- und Schönheits-
pflege; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Tiermedi-
zin und der Landwirtschaft; Rechtsberatung und -ver-
tretung; wissenschaftliche und industrielle Forschung;
Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung.
Mit Beschlüssen vom 23. September 2003 und vom 3. Mai 2005, letzterer davon
im Erinnerungsverfahren, hat die Markenstelle für Klasse 35 die Widersprüche
zurückgewiesen. Nach Auffassung der Markenstelle besteht zwischen den Marken
keine Gefahr von Verwechslungen. Die Widerspruchsmarken wiesen eine durch-
schnittliche Kennzeichnungskraft auf. Zwar seien sie einerseits an das griechische
Wort "ergon" für "Arbeit" angelehnt und würden im Deutschen auch für "also, folg-
lich" verwendet, in Alleinstellung vermittle dieses Wort jedoch einen eher mehr-
deutigen, schwammigen Begriffsinhalt. Da nicht sämtliche tatsächlichen Um-
stände, aus denen sich eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-
marke ergeben könnten, liquide seien, und insbesondere offen bleibe, ob die von
der Widersprechenden vorgetragenen an sich nicht unbeträchtlichen Umsätze in
Höhe von …
€ auch im Zeitraum vor der Anmeldung der angegriffenen
Marke erzielt worden seien, könne keine erhöhte Kennzeichnungskraft zu Grunde
gelegt werden. Im Hinblick auf die langjährige umfangreiche Benutzung der Wi-
derspruchsmarken werde von einem im oberen Bereich der durchschnittlichen
Kennzeichnungskraft angesiedelten Schutzumfang ausgegangen.
- 5 -
Zwischen den beiderseitigen Dienstleistungen bestehe ein hoher Ähnlichkeitsgrad
bis hin zur Identität, soweit es die Dienstleistungen "Finanzwesen, Geldgeschäfte,
Immobilienwesen" auf Seiten der Widerspruchsmarke 397 30 186 und die Dienst-
leistungen "Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten"
auf Seiten der Widerspruchsmarke 397 56 700 betreffe. Den insoweit strengen
Anforderungen an den Markenabstand werde die jüngere Marke gerecht. Der Be-
standteil "ERGO" der angegriffenen Marke besitze in ihr keine selbstständig kenn-
zeichnende und somit kollisionsbegründende Stellung, weil er nur eine gegenüber
dem weiteren Bestandteil "PRO" gleichwertige Kennzeichnungskraft besitze. Zwar
bedeute "pro" im Deutschen u. a. "für, dafür, je, per". "Pro" stelle jedoch auch die
Kurzform von "Profi, professionell" dar, wobei die Markenstelle auf verschiedene
Entscheidungen des Bundespatentgerichts und des Harmonisierungsamts ver-
weist. Da kein Bestandteil in seiner Kennzeichnungskraft überwiege, seien die
Marken in ihrer Gesamtheit einander gegenüberzustellen, so dass - so die Mar-
kenstelle sinngemäß - eine unmittelbare Verwechslungsgefahr wegen des abwei-
chenden Bestandteils "PRO" auszuschließen sei.
Es bestehe auch nicht die Gefahr assoziativer Verwechslungen. Die jüngere
Marke füge sich nach der Art ihrer Zeichenbildung nicht in die Zeichenserie der
Widersprechenden ein. Zwar verfüge die Widersprechende über eine beachtliche
Anzahl von Marken mit dem Bestandteil "ERGO", darin sei dieser jedoch ganz
überwiegend vorangestellt. Hingegen handele es sich bei den Marken, bei denen
ein weiterer Bestandteil dem Wort "ERGO" vorangestellt sei, um zusammenge-
schriebene Wortbildungen wie "SYNERGO, DATERGO, ISERGO, ITERGO,
DISERGO, NETERGO". Darin trete "ERGO" wegen der Voranstellung eines Kon-
sonanten in der Silbentrennung nicht eigenständig hervor. Zudem werde "ERGO"
in einigen Drittzeichen verwendet. Er komme daher nicht ernsthaft als Stammbe-
standteil einer Zeichenserie in Betracht.
Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Nach ihrer Auffas-
sung besteht zwischen den Marken die Gefahr von Verwechslungen. Im Ansatz
- 6 -
zutreffend sei die Markenstelle von einer von Haus aus durchschnittlichen Kenn-
zeichnungskraft des Markenworts "ERGO" ausgegangen, das als mehrdeutiger
und schwammiger Begriff keine beschreibende Bedeutung für die maßgeblichen
Dienstleistungen der Klassen 35 und 36 habe. Zu Unrecht habe die Markenstelle
allerdings verkannt, dass die Widerspruchsmarken mittlerweile, insbesondere be-
reits zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke, eine gesteigerte
Kennzeichnungskraft aufwiesen. Die Widersprechende sei im Jahr 1997 durch
eine Zusammenführung der deutschen Versicherungen V…, H…,
D… und D1… gegründet worden, wobei der Zusammenschluss und die
Einführung der Marke "ERGO" mit einer bedeutenden Werbekampagne begleitet
worden seien. Die vier Gründungsgesellschaften seien in der Werbung sehr prä-
sent, wobei die Marke "ERGO" prominent erscheine. Zur näheren Darlegung hat
die Widersprechende u. a. Auszüge aus ihren Geschäftsberichten von 1999 und
2000 vorgelegt und dabei insbesondere auf Jahresumsätze in Höhe von etwa
DM hingewiesen. Die Zahl der Mitarbeiter habe in dieser Zeit rund
25.000, die der hauptberuflichen Vertreter rund 17.000 bis 24.000 betragen. Die
Widersprechende sei bereits 1999 die "Nummer 2" im deutschen Erstversiche-
rungsmarkt gewesen. Diese Zahlen stammten aus dem Zeitraum vor der Anmel-
dung der angegriffenen Marke und hätten sich in den Folgejahren bestätigt. Zu-
dem sei die Widersprechende an mehr als 500 Unternehmen beteiligt, so dass es
sich bei ihr um eine der größten Gesellschaften in Deutschland handele. Daraus
ergebe sich, dass die Widerspruchsmarken äußerst bekannt seien und ihnen des-
halb eine stark gesteigerte Kennzeichnungskraft zukäme.
Auch wenn die in der ERGO-Gruppe zusammengeschlossenen Versicherungs-
unternehmen auf der Weiterverwendung ihrer Traditionsmarken Wert legten, so
handele es sich bei den Widerspruchsmarken keineswegs um die bloße Firmen-
bzw. Unternehmenskennzeichnung einer Holding. Abgesehen davon dass sich in
der ERGO-Unternehmensgruppe auch viele (insbesondere ausländische) Toch-
terunternehmen mit dem Firmenkern "ERGO" befänden (z. B. "IT-ERGO"), habe
die Widersprechende nicht nur Holdingfunktionen. So würden etwa ERGO-Fonds
- 7 -
angeboten und die Werbung für die Produkte der Tochterunternehmen stelle die
Marke "ERGO" heraus. In der Produktkennzeichnung trete "ERGO" zumindest als
Zweitmarke hervor.
Die beiderseitigen Dienstleistungen seien völlig identisch. Neben den Dienstleis-
tungsbegriffen, für die bereits die Markenstelle eine Identität anerkannt habe,
seien nach dem Grundsatz der theoretischen Vollständigkeit der Klasseneinteilung
auch die weiteren Dienstleistungen wie Zeitarbeit, Personalvermittlung, Personal-
beratung, Personal- und Stellenvermittlung, Personalanwerbung, Personalmana-
gement und Personalberatung der angegriffenen Marke durch die für die Wider-
spruchsmarke 397 56 700 eingetragen Oberbegriffe der Klasse 35 vollständig ab-
gedeckt.
Im Übrigen bestünden zwischen den beiderseitigen Marken keine dominanten
Unterschiede. Die Widersprechende verweist auf verschiedene Entscheidungen
des Bundesgerichtshofs und des Bundespatentgerichts zu Fällen, in denen eine
Verwechslungsgefahr trotz Abweichungen der Markenwörter an den Wortanfän-
gen bejaht worden sei, etwa bei Marken wie "SANA/SCHOSANA,
ESSO/ADESSO, HABIBA/BIBA, INTECTA/TECTA, MOVITAN/VITANA". Vorlie-
gend sei der Bestandteil "PRO" jedoch sogar von "ERGO" getrennt, so dass der
Verkehr die in der Anmeldemarke enthaltene Widerspruchsmarke erkennen werde
und damit schon deshalb Verwechslungen unterliege. Der Bestandteil "ERGO"
verfüge in der angegriffenen Marke "PRO ERGO" über eine prägende Wirkung.
"PRO" habe eine beschreibende Bedeutung im Sinne von "für", was auch die In-
haberin der angegriffenen Marke anerkannt habe, wenn sie ihre Marke in früheren
Eingaben als "für Arbeit" interpretierte habe. Es möge durchaus sein, dass "PRO"
auch als Kurzform von "professionell" verstanden werde, die Bedeutung von
"PRO" im Sinne von "für" sei dem Verkehr jedoch aus Begriffen wie z. B. "Pro
Natura ", "Pro Musica" oder "pro und contra" allgemein geläufig, so dass er in
"PRO" den beschreibenden Bestandteil der angegriffenen Marke erkenne und sich
daher am Bestandteil "ERGO" orientieren werde.
- 8 -
Ergänzend weist die Widersprechende auf die Entscheidungen EuGH GRUR
2005, 1042 - THOMSON LIFE und BGH GRUR 2006, 513 - Malteserkreuz hin,
nach denen es ausreiche, wenn der übereinstimmende Bestandteil eine selbst-
ständig kennzeichnende Stellung in einem zusammengesetzten Zeichen behalten
habe, auch wenn ihm in dieser Marke keine dominierende Rolle zukomme. In der
Entscheidung BGH, a. a. O. - Malteserkreuz sei der Bundesgerichtshof zudem
weit über die Grundsätze hinausgegangen, die der Europäische Gerichtshof in
dem speziellen Fall seiner "THOMSON LIFE"-Entscheidung aufgestellt habe. Dass
"ERGO" in "PRO ERGO" eine selbstständig kennzeichnende Stellung besitze, sei
völlig unbestreitbar, so dass bereits eine unmittelbare Verwechslungsgefahr vor-
liege.
Im Übrigen bestehe zwischen den Marken auch eine assoziative Verwechslungs-
gefahr. Die Widersprechende verfüge über eine Vielzahl von Kombinationsmarken
mit dem Bestandteil "ERGO", der häufig mit beschreibenden Bestandteilen kombi-
niert werde. Dieser weitere Bestandteil werde zwar in einer Reihe von Zeichen
nachgestellt, die Widersprechende verfüge aber auch über weitere Marken, in de-
nen der Bestandteil "ERGO" nachgestellt erscheine, während - wie bei der ange-
griffenen Marke - eine weitere Silbe vorangestellt werde, etwa "SYNERGO",
"DATERGO", "ISERGO" oder "ITERGO". Hierbei spiele es keine Rolle, dass diese
kombinierten Marken zumeist zusammen geschrieben würden, da diese Schreib-
weise klanglich nicht bemerkt werde. Dem Verkehr, der die Marken nicht gleich-
zeitig wahrnehme, sei geläufig, dass ihm im Bereich der Klassen 35 und 36 häufig
Marken der Widersprechenden mit dem Bestandteil "ERGO" begegneten, der in
den Marken mal vorangestellt, mal nachgestellt sei. Der Verkehr werde also davon
ausgehen, dass es sich bei der jüngeren Marke um eine weitere Marke aus dem
Bestand der Widersprechenden handele. Dabei füge sich die jüngere Marke trotz
ihrer Zusammenschreibung nahtlos in die Serie der Widersprechenden ein, denn
würde man sie zusammen schreiben, so müsste der Verkehr sie, wie auch die
Markeninhaberin selbst vorgetragen habe, als "PRÖRGO" lesen. Die Wirkung der
- 9 -
angegriffenen Marke als "PRO ERGO" werde also nur durch die getrennte
Schreibweise erzielt.
Damit sei die angegriffene Marke zu löschen, was auch Entscheidungen des Bun-
despatentgerichts, des Deutschen Patent- und Markenamts und des Harmonisie-
rungsamts in ähnlich gelagerten Fällen entspreche, in denen die Verwechslungs-
gefahr zwischen "ERGO" und Marken wie "ERGO PLAN", "ERGO INVEST",
"ERGO:TELESALES", "ERGO BANK", "ERGOSAVER" und "ERGOMAT" bejaht
worden sei.
Die Widersprechende beantragt sinngemäß,
die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 35 vom 23. Septem-
ber 2003 und 3. Mai 2005 aufzuheben und die Löschung der an-
gegriffenen Marke anzuordnen.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Sie bestreitet das Vorliegen einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarken. Die Widersprechende sei Kapitalhalterin verschiedener Versiche-
rungs- und Immobilienunternehmen (H…, D…, D1…, M…),
was auch aus den von ihr vorgelegten Geschäftsberichten hervorgehe. Die von
den Widerspruchsmarken umfassten Dienstleistungen würden von diesen Unter-
nehmen, nicht aber von der Widersprechenden angeboten. Diese einzelnen Versi-
cherungsunternehmen böten ihre Leistungen aber nicht unter dem Zeichen
"ERGO", sondern unter ihren eigenen Marken und geschäftlichen Bezeichnungen
an, während "ERGO" von ihnen lediglich als Name der Unternehmensgruppe ge-
nannt würde, etwa in der Formulierung "ein Unternehmen der ERGO Versiche-
rungsgruppe". Die von der Widersprechenden behauptete große Bekanntheit ihres
- 10 -
Unternehmens beziehe sich damit jedenfalls nicht auf die für sie eingetragenen
Dienstleistungen. Die Benutzung als geschäftliche Bezeichnung gegenüber dem
Verkehr sei außerdem kaum nennenswert, denn das Zeichen werde nur sehr de-
zent und untergeordnet genannt. Schwerpunktmäßig nehme der Verkehr die Zei-
chen der Unternehmen wahr, wie etwa V…, H…, D…, D1…
oder M…
Hinsichtlich der für die jüngere Marke eingetragenen personalbezogenen Dienst-
leistungen der Klasse 35 liege keine Identität mit Dienstleistungen der Wider-
spruchsmarke vor. In der deutschen markenrechtlichen Praxis gebe es kein Prin-
zip der Vollständigkeit der Klasseneinteilung in dem Sinne, dass aus der Eintra-
gung einer Marke für sämtliche Oberbegriffe einer Klasse zugleich ein Schutz für
sämtliche Waren oder Dienstleistungen folge, die in diese Klasse fallen können.
Die Marken wiesen einen ausreichenden Abstand zueinander auf. Sie unterschie-
den sich hinreichend durch den nur in der jüngeren Marke vorhandenen Bestand-
teil "PRO". Insbesondere könne unter Zugrundelegung der Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs nicht angenommen werden, dass der Gesamteindruck der
angegriffenen Marke allein von ihrem Bestandteil "ERGO" geprägt werde. Auch
die "THOMSON LIFE"-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs sei hier nicht
anwendbar und ergebe im Übrigen auch keine veränderte Beurteilung. Sie betreffe
Fälle, in denen sich ein Unternehmen eine fremde Marke durch das bloße Hinzu-
fügen seiner eigenen Unternehmensbezeichnung aneigne, das angegriffene Zei-
chen also durch Aneinanderreihung eines Unternehmenskennzeichens und einer
normal kennzeichnungskräftigen Marke gebildet werde. Dies sei bereits nach sei-
ner Zielsetzung auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar, da keine Hinzufügung
der eigenen Unternehmensbezeichnung zur älteren Marke vorliege. Vielmehr
habe die Markeninhaberin den allgemein bekannten Begriff "ERGO" mit dem
ebenfalls allgemein bekannten Begriff "PRO" kombiniert und so das neue Zeichen
"PRO ERGO" geschaffen. Selbst wenn man die Entscheidungen EuGH
GRUR 2005, 1042 - THOMSON LIFE und BGH GRUR 2006, 513 - Malteserkreuz
- 11 -
auf den vorliegenden Fall übertrage, liege keine Verwechslungsgefahr vor, denn
"ERGO" nehme in der jüngeren Marke keine selbstständig kennzeichnende Stel-
lung ein. "PRO ERGO" sei ein einheitliches, vom Verkehr als Ganzes wahrge-
nommenes Zeichen, dass aus zwei Fremdwörtern bestehe, die sich offensichtlich
aufeinander bezögen und erkennbar in untrennbarem Zusammenhang stünden.
Sie ergäben ein einheitliches geschlossenes Markenbild.
Dementsprechend bestehe auch keine assoziative Verwechslungsgefahr. Der
Markenbestandteil "ERGO" werde vom Verkehr nicht isoliert wahrgenommen,
sondern nur in untrennbarem Zusammenhang mit dem Wort "PRO", so dass er
keine Verbindung zu den Widerspruchsmarken herstellen könne. Hierin liege auch
der entscheidende Unterschied gegenüber den von der Widersprechenden ange-
führten Fällen zu Marken wie "ERGO PLAN", "ERGO INVEST", "ERGO:
TELESALES" und "ERGO BANK", in denen die abweichenden Wörter "PLAN",
"INVEST" usw. jeweils eine ausschließlich beschreibende Bedeutung hätten, so
dass nur der allein kennzeichnungskräftige und zudem am Anfang stehende Be-
standteil "ERGO" als selbstständig kennzeichnender Name verstanden worden
sei.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II
Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist begründet.
Zwischen den beiderseitigen Marken besteht die Gefahr von Verwechslungen
i. S. d. § 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, wobei die Verwechslungsgefahr
hinsichtlich jeder der beiden Widerspruchsmarken zwar in einem unterschiedli-
chen Umfang festzustellen ist, auf Seiten der angegriffenen Marke insgesamt aber
alle Dienstleistungen betroffen sind.
- 12 -
Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn die Öffentlichkeit glauben könnte, dass die
betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder ge-
gebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen.
Das Vorliegen von Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Um-
stände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist hinsichtlich der Ähnlich-
keit der betreffenden Marken im Bild, Klang oder in der Bedeutung auf den Ge-
samteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die
sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Für
die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es entscheidend
darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher dieser Waren oder
Dienstleistungen wirkt. Der Durchschnittverbraucher nimmt eine Marke regelmäßig
als Ganzes wahr und achtet nicht auf die verschiedenen Einzelheiten (vgl. EuGH
GRUR 2005, 1042 - THOMSON LIFE m. w. N.).
a) Der Senat geht von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-
marken aus.
aa) Von Haus aus verfügt das Wort "ERGO" über eine durchschnittliche Kenn-
zeichnungskraft.
Als allein gestelltes Wort hat "ergo" die aus dem Lateinischen stammende Be-
deutung "also, folglich, demnach". Im Bereich der hier relevanten wirtschaftsbezo-
genen Dienstleistungen wirkt es sich als bildungssprachliches Wort eher unpas-
send, zumindest soweit es um die Benennung sachlicher Inhalte geht. Vor allem
kann "ergo" in Alleinstellung mangels Angabe dessen, was (aus was) folgt, für die
von den Widerspruchmarken erfassten Dienstleistungen keine erkennbare be-
schreibende Bedeutung haben.
Dies gilt auch, wenn man von der aus dem Altgriechischen stammenden Zweitbe-
deutung "Arbeit betreffend" ausgeht, die für einige der hier relevanten Dienstleis-
tungsbereiche einen beschreibenden Bezug haben könnte. Denn in dieser ar-
- 13 -
beitsbezogenen Bedeutungsvariante existiert "Ergo" in der deutschen Sprache
nicht als allein stehendes Wort. Vielmehr taucht es allenfalls als Wortbildungsele-
ment in Begriffen wie "Ergonomie", "Ergometer" oder "Ergotherapeut" auf, die aber
wiederum zu den relevanten Dienstleistungen keinen unmittelbaren Bezug haben.
Schon wegen der hier vorliegenden Alleinstellung wird der Verkehr damit in erster
Linie zu der lateinischen Bedeutung "also, folglich" geführt, so dass von Haus aus
eine normale Kennzeichnungskraft vorliegt.
bb) Hingegen geht der Senat nicht von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft
der Widerspruchsmarken aus. Nachdem ihre dahingehende Behauptung bestritten
worden ist, hätte die Widersprechende eine erhöhte Verkehrsbekanntheit und da-
mit verbundene hohe Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken glaubhaft
machen müssen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9, Rdn. 195
m. w. N.). Dies hat sie nicht getan. Vielmehr für den Senat erhebliche Zweifel be-
stehen, dass sich die geltend gemachte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchs-
marken gerade auf ihre Eigenschaft als Produktmarke bezieht. Zwar hat die Wi-
dersprechende verschiedene Unterlagen vorgelegt, die für einen erheblichen
Marktanteil der Widersprechenden in der Versicherungsbranche sprechen können,
aus ihnen geht jedoch nicht hervor, ob die Widerspruchsmarken im Verkehr ge-
rade als Produktmarken verwendet und bekannt sind, d. h. als Kennzeichnung der
entsprechenden Dienstleistungen zur Unterscheidung von Dienstleistungen ande-
rer Anbieter nach ihrer betrieblichen Herkunft. Insbesondere in den vorgelegten
Geschäftsberichten für 1999 und 2000 präsentiert sich die Widersprechende nur
als "strategische Führungsholding", in der sich die "operativen Versicherer" nach
"Angebot, Absatzwegen und Kundenkreisen ergänzen" (vgl. Jahresbericht für
1999). In einem von der Markeninhaberin in der Anlage 2 zum Schriftsatz vom
17. Januar 2002 vorgelegten Auszug aus der Homepage der Widersprechenden
heißt es zudem: "Das operative Geschäft - und damit das Angebot von Versiche-
rungs- und Finanzprodukten
- erfolgt über die vier Markenversicherer V…,
H…, D… und D1… sowie über die A…“.
Bereits diese Selbstdarstellung der Widersprechenden nährt
- 14 -
erhebliche Zweifel, ob die Kennzeichnung "ERGO" dem Verkehr überhaupt als
Produktmarke entgegentritt, zumal die genannten Marken der "operativen Versi-
cherer" nicht unbekannte Versicherungsmarken sind und ein Festhalten der Kon-
zernunternehmen an solchen Traditionsmarken mehr als verständlich erscheint.
Unter diesen Umständen ist es auch nicht ausreichend, dass die Widerspre-
chende darauf verwiesen hat, dass "ERGO" als Zweitkennzeichnung verwendet
werde. Denn häufig erfolgt die (Zweit-)Kennzeichnung einer Konzernholding nur
rein firmenmäßig, d. h. als Hinweis auf den Konzern selbst oder die Zugehörigkeit
des eigentlichen Produktanbieters zu einem Konzern. Genau dies gibt z. B. die als
Anlage zum Schriftsatz der Widersprechenden vom 8. Dezember 2004 einge-
reichte Stellenanzeige wieder, in der es unter der dominierenden Kennzeichnung
"DKV" in einer optisch völlig untergeordneten Textzeile heißt: "Ein Unternehmen
der ERGO Versicherungsgruppe". Produktbezogene Materialien wie Prospekte,
Antragsformulare oder Beispiele aus der Produktwerbung, in denen "ERGO" ein-
deutig als Produktmarke herausgestellt wird, sind dagegen überhaupt nicht vor-
gelegt worden. Damit bleibt es bei der oben festgestellten normalen Kennzeich-
nungskraft, die den Widerspruchsmarken von Haus aus zukommt.
b) Die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen liegen hinsichtlich
der für die beiderseitigen Marken identisch eingetragenen Dienstleistungen "Wer-
bung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten" (Widerspruchs-
marke 397 56 700) und "Finanzwesen, Geldgeschäfte, Immobilienwesen" (Wider-
spruchsmarke 397 30 186) im Identitätsbereich.
Hinsichtlich der übrigen Dienstleistungen kann es dahingestellt bleiben, ob bereits,
wie die Widersprechende meint, aus dem Prinzip der Vollständigkeit der Klassen-
einteilung eine Identität folgt (vgl. aber Ströbele/Hacker, a. a. O., § 26, Rdn. 134;
§ 32, Rdn. 82), da insoweit jedenfalls eine Ähnlichkeit vorliegt. Die für die jüngere
Marke eingetragenen Dienstleistungen "Personalberatung, Personalanwerbung,
Personalmanagement und -beratung" sind mit den für die Widerspruchsmarke
397 56 700 eingetragenen Dienstleistungen "Geschäftsführung, Unternehmens-
- 15 -
verwaltung" zumindest mittelgradig ähnlich, möglicherweise sogar teilidentisch, da
Geschäftsführungs- und Unternehmensverwaltungsdienstleistungen naturgemäß
auch das Personalmanagement mit erfassen und auch die in Unternehmen zu-
mindest gelegentlich erforderliche Beratung in Zusammenhang mit Personal sowie
die Personalanwerbung berühren. Außerdem sind "Geschäftsführung; Unterneh-
mensverwaltung" auch mit für den für die jüngere Marke weiter eingetragenen
Dienstleistungen "Zeitarbeit (gewerbliche Arbeitnehmerüberlassung), Personal-
vermittlung; Personal- und Stellenvermittlung" zumindest gering ähnlich. Diese
Dienstleistungen werden im Gegensatz zu Geschäftsführung und Unternehmens-
verwaltung zwar weitgehend nicht intern innerhalb eines Unternehmens erbracht,
die beiderseitigen Dienstleistungen haben aber insofern beachtliche wirtschaftliche
Berührungspunkte, als sie nach ihrer Zweckrichtung mittelbar oder unmittelbar auf
den Personaleinsatz in Betrieben gerichtet sind und sich - wenn auch mit unter-
schiedlichen Schwerpunkten - mit den Belangen und der Einsetzbarkeit von Per-
sonal beschäftigen. Aspekte wie Qualifikation, persönliche Verfügbarkeit, Sozial-
versicherungsfragen u. Ä. spielen beiderseits eine Rolle. Auch darf nicht unbe-
achtet bleiben, dass die für die Widersprechende eingetragenen Oberbegriffe
auch die Geschäftsführung und Unternehmensverwaltung von bzw. in Zeitarbeits-
und Personalvermittlungsunternehmen mit umfassen, so dass sich auch unter die-
sem Aspekt funktionelle Überschneidungen ergeben können.
c) Bei normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und einer zumin-
dest schwachen Dienstleistungsähnlichkeit hat die angegriffene Marke einen noch
durchschnittlichen, in jedem Fall aber zumindest einen unterdurchschnittlichen
Abstand zur Gegenmarke einzuhalten. Diesen wahrt sie indes nicht.
Zwar lassen sich die Marken unproblematisch auseinander halten, wenn man sie
in ihrer Gesamtheit miteinander vergleicht, da der Wortbestandteil "PRO" der jün-
geren Marke weder überhört noch überlesen werden kann. Zugunsten der Mar-
keninhaberin geht der Senat auch davon aus, dass der Gesamteindruck der jün-
geren Marke nach den Grundsätzen der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs
- 16 -
(vgl. z. B. BGH GRUR 2000, 233 - RAUSCH/ELFI RAUCH; GRUR 2003, 880
- City Plus) nicht allein durch das nur normal kennzeichnungskräftige Wort
"ERGO" geprägt wird. Hierfür spricht jedenfalls, dass der andere Markenbestand-
teil "PRO" an erster Stelle steht und als solcher bei der Benennung der Gesamt-
marke erfahrungsgemäß nicht weggelassen bzw. völlig vernachlässigt wird.
Andererseits gibt es jedoch durchaus Anhaltspunkte, die bereits für eine Prägung
des Gesamteindrucks der jüngeren Marke durch "ERGO" sprechen können und
die jedenfalls letztlich eine selbständig kennzeichnende Stellung dieses Wortes
begründen. Denn das weitere Markenwort "PRO" wird im deutschen Sprach-
gebrauch (in Alleinstellung, wie auch als vorangestelltes Wortelement) trotz variie-
render Bedeutung zumeist als einleitendes, auf ein nachfolgendes Wort hinwei-
sende Element verwendet (z. B. "pro Person", "pro Jahr", "Proenzym"). Insbeson-
dere drückt es häufig ein Verhältnis zum nachgestellten Begriff aus, der mit "für"
bzw. "zugunsten" umschrieben werden kann (z. B. innerhalb von "Pro und Kontra",
"pro domo", "pro forma", "proarabisch", "prowestlich", "prokommunistisch" usw.).
Diese Bedeutung wird selbst in ad hoc gebildeten Wortkombinationen mit Eigen-
namen verstanden, wie z. B. "pro Bush", "pro Thatcher". Aufgrund dieser einlei-
tenden, das nachfolgende Wort begrifflich hervorhebenden sprachlichen Funktion
werden erhebliche Teile des Verkehrs den Bestandteil "PRO" innerhalb der jünge-
ren Marke unwillkürlich als untergeordnet und das nachfolgende Wort "ERGO" als
den zentralen Markenteil ansehen.
Damit muss "ERGO" aber zumindest eine selbständig kennzeichnende Stellung
innerhalb der Gesamtmarke zuerkannt werden. Denn jenseits des Normalfalls,
dass der Durchschnittsverbraucher eine Marke als Ganzes wahrnimmt, und unge-
achtet dessen, dass der Gesamteindruck von einem oder mehreren Bestandteilen
einer komplexen Marke dominiert werden kann, ist es keineswegs ausgeschlos-
sen, dass im Einzelfall eine ältere Marke, die von einem Dritten in zusammenge-
setzten Zeichen benutzt wird, das die Unternehmensbezeichnung dieses Dritten
enthält, eine selbständig kennzeichnenden Stellung in dem zusammengesetzten
- 17 -
Zeichen behält, ohne aber darin den dominierenden Bestandteil zu bilden (vgl.
EuGH GRUR 2005, 1042, 1044, Rdn. 30 - THOMSON LIFE). Diese Grundsätze
hat der Europäische Gerichtshof zwar in einem Fall aufgestellt hat, in dem eine
fremde (Produkt-)Marke mit dem Unternehmenskennzeichen eines Konkurrenten
kombiniert worden ist, jedoch spricht bereits die gebotene Anwendung gleicher
Maßstäbe dafür, dass dieser Schutz gegen Verwechslungsgefahr auch den Inha-
bern älterer Marken zukommt, deren (ältere) Marke, die zugleich ihr Unterneh-
menskennzeichen ist, von einem Dritten in eine Kombination mit einem weiteren
Markenwort übernommen wird. Jedenfalls wird eine solche selbständig kenn-
zeichnende Stellung des älteren Zeichens in der jüngeren Gesamtkombination zu
bejahen sein, wenn das weitere Markenwort, wie hier, nur einen erkennbar unter-
geordneten Charakter hat. Dies muss gerade auch angesichts der erweiterten
Anwendung gelten, die der Bundesgerichtshof den o. g. Grundsätzen des Euro-
päischen Gerichtshofs offenbar einräumen will (vgl. BGH GRUR 2006, 513
- Malteserkreuz).
Dabei vermag der Senat die Auffassung der Markeninhaberin nicht nachzuvollzie-
hen, dass die Wortkombination "PRO ERGO" ein geschlossenes Markenbild von
zwei in untrennbarem Zusammenhang stehenden Markenwörtern aufweise. Hier-
für fehlen ausreichende Anhaltspunkte. Die Bestandteile "PRO" und "ERGO" sind
in der jüngeren Marke nicht zusammengeschrieben. Sie sind noch nicht einmal mit
einem Bindestrich und sonst durch z. B. grafische Elemente als aufeinander bezo-
gen kenntlich gemacht. Insbesondere stellen die beiden Markenwörter keine ge-
samtbegriffliche Einheit dar, die gegen Selbständigkeit des Worts "ERGO" spre-
chen könnte. Denn in allen Kombinationen aller möglichen und einigermaßen
nahe liegenden Bedeutungen von "pro" ("für, je, dafür, per") und "ergo" ("also,
folglich") bildet "PRO ERGO" keinen sinnvollen und vor allem sofort erkennbaren
Gesamtbegriff. Hierbei scheidet insbesondere die Bedeutung "für Arbeit" aus, da
"ergo" in der altgriechischen Bedeutung nur ein - zudem stets am Anfang stehen-
des - unselbständiges Wortbildungselement darstellt, das auch nicht "Arbeit", son-
dern "Arbeit betreffend" bedeutet. Soweit die beiden Markenwörter überhaupt in-
- 18 -
haltlich aufeinander bezogen werden können, geschieht dies nur in der oben er-
örterten sprachlichen Betonung des Worts "ERGO" durch "PRO", die aber keine
Selbständigkeit des Bestandteils "ERGO" verhindert, sondern allenfalls fördert.
Damit stehen sich - zumindest für einen nicht unbeachtlichen Teil des Verkehrs -
identische Wörter als Marken bzw. selbständig kennzeichnende Bestandteile von
Marken gegenüber. Die jüngere Marke hält somit weder in klanglicher noch
schriftbildlicher Hinsicht einen rechtlich beachtlichen Abstand zur Widerspruchs-
marke ein, so dass unter Berücksichtigung des oben festgestellten Grades an
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der Ähnlichkeit der Dienstleis-
tungen die Gefahr von Verwechslungen festzustellen war.
Es kam daher nicht mehr auf die Frage an, ob es darüber hinaus einen weiteren
Teil des Verkehrs gibt, der möglicherweise noch nicht unmittelbaren Verwechslun-
gen unterliegt, der aber angesichts der oben bezeichneten Art der Wortkombina-
tion, insbesondere der Art des abweichenden Bestandteils "PRO", die Marken zu-
mindest mittelbar nach ihrer betrieblichen Herkunft verwechselt (vgl. BPatG
GRUR 2002, 438 - WISCHMAX/MAX). Letzteres würde insbesondere dann gelten,
wenn ein Teil des Verkehrs den Bestandteil "PRO", etwa im Hinblick auf personal-
orientierte Dienstleistungen, als "Profi" interpretieren würde. Der Senat neigt zwar
nicht zu dieser Annahme, da die Art der Wortzusammensetzung im Gegensatz
z. B. zu "Sales Pro" nicht zu einem solchen Verständnis einlädt. Sollte aber den-
noch ein Teil des Verkehrs die jüngere Marke tatsächlich als "PRO(FI) ERGO",
also als Profi-Variante von "ERGO"-Produkten verstehen, so würde dies zusätzlich
eine assoziative Verwechslungsgefahr begründen.
- 19 -
Damit war der angefochtene Beschluss aufzuheben und die Löschung der ange-
griffenen Marke anzuordnen.
Dr. Hock
Bender
Kätker
Cl