Urteil des BPatG vom 09.08.2005
BPatG: biotechnologie, beschreibende angabe, marine, unternehmen, kosmetik, begriff, unterscheidungskraft, eugh, anfechtung, verkehr
BPatG 152
08.05
BUNDESPATENTGERICHT
24 W (pat) 188/04
_______________________
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
betreffend die Markenanmeldung 301 02 892.3
hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 9. August 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dr. Ströbele sowie des Richters Guth und der Richterin Kirschneck
beschlossen:
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
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G r ü n d e
I.
Die Wortmarke
BlueBioTech
ist zur Eintragung in das Register angemeldet. Das ursprünglich mit der Anmel-
dung eingereichte Waren-/Dienstleistungsverzeichnis
„Marine Biotechnologie;
Mikroalgenproduktion;
Algen als Nutraceuticals, Nahrungsergänzungsmittel;
Algen für Heath Care Food & Feed;
Algen als Futtermittelzusatz;
Algen und Algenextrakte für die Analytik, Pharmazie und Kosmetik;
Algen und Algenextrakte als Farbstoffe für Lebensmittel, Phar-
mazie und Kosmetik“
hat die Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamtes
(DPMA) mit Bescheid vom 9. Oktober 2001 hinsichtlich der Begriffe „Marine Bio-
technologie; Mikroalgenproduktion; Algen als Nutraceuticals, Nahrungsergän-
zungsmittel; Algen für Heath Care Food & Feed“ als zu unbestimmt bzw unzuläs-
sig beanstandet, worauf die Anmelderin mit Eingabe vom 10. Dezember 2001 die
nachfolgende Berichtigung des Verzeichnisses der Waren/Dienstleistungen
(= Ziffer 8 des Anmeldeantrags) eingereicht hat:
„Algen und Algenextrakte als Farbstoffe für Lebensmittel, Phar-
mazie und Kosmetik;
Algen und Algenextrakte für die Analytik, Pharmazie und Kosme-
tik;
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Algen als Nutraceuticals, Nahrungsergänzungsmittel;
Algen für Heath Care Food und Feed“.
Nach erneuter Beanstandung der Warenbegriffe „Algen als Nutraceuticals, Nah-
rungsergänzungsmittel; Algen für Heath Care Food und Feed“ mit Amtsbescheid
vom 4. Januar 2002 als zu unbestimmt, hat die Anmelderin hierfür mit Schriftsatz
vom 23. Januar 2002 eine Formulierung vorgeschlagen, welche wieder die Waren
„Algen als Futtermittelzusatz“ enthält, sowie außerdem – offenbar bezogen auf
den Amtsbescheid vom 9. Oktober 2001 – für den ursprünglich beanspruchten
Begriff „Mikroalgenproduktion“ die Formulierung „Biologische Forschung, nämlich
marine und aquatische Biotechnologie“. Auf den Hinweis der Markenstelle im Be-
scheid vom 11. Februar 2002, dass der Vorschlag der Anmelderin in bezug auf die
vorgenannten Waren und Dienstleistungen eine unzulässige Erweiterung gegen-
über dem von ihr mit Eingabe vom 10. Dezember 2001 eingereichten einge-
schränkten Waren-/Dienstleistungsverzeichnis darstelle, hat die Anmelderin im
Schriftsatz vom 20. Februar 2002 erklärt, dass sie die von ihr mit Schriftsatz vom
23. Januar 2002 vorgenommene Erweiterung zurückziehe und dem folgenden von
der Markenstelle vorgeschlagenem Warenverzeichnis zustimme:
„Algen und Algenextrakte als Farbstoffe für Lebensmittel, Phar-
mazie und Kosmetik;
Algen und Algenextrakte für die Analytik, Pharmazie und Kosme-
tik;
Algen als Nutraceuticals und Nahrungsergänzungsmittel für medi-
zinische Zwecke; Algen als Nutraceuticals und Nahrungsergän-
zungsmittel für sonstige nichtmedizinische Zwecke auf der Basis
von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, Ballaststoffen;
Algen als Nutraceuticals und Nahrungsergänzungsmittel für
sonstige nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Proteinen“.
Mit Schriftsatz vom 6. Mai 2003 hat die – nunmehr anwaltlich vertretene – Anmel-
derin die Eintragung der Marke erneut ausdrücklich auch für die Waren und
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Dienstleistungen „Algen als Futtermittelzusatz“ und „Biologische Forschung, näm-
lich marine Biotechnologie“ beantragt. Insoweit sei ein rechtswirksamer Verzicht
weder in der Eingabe der Anmelderin vom 10. Dezember 2001 noch vom
20. Februar 2002 enthalten. Hilfsweise werde die Anfechtung wegen Irrtums er-
klärt.
Mit Beschluss vom 28. Juni 2004 hat die mit einer Beamtin des gehobenen
Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 3 des DPMA die Anmeldung wegen
fehlender Unterscheidungskraft und als beschreibende freihaltebedürftige Angabe
gemäß §§ 37 Abs 1, 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begrün-
dung ist ausgeführt, dass in Anbetracht der Zurückweisung der Anmeldung eine
endgültige Klärung des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses dahingestellt blei-
ben könne. Die angemeldete Wortkombination „BlueBioTech“ setze sich aus dem
englischen Wort „blue“ (= blau) sowie den ebenfalls englischen Abkürzungen „bio“
(= in Wortverbindungen „Bio-, biologisch“) und „tech“ (= Technologie) zusammen,
wobei die Verbindung „Biotech“ ein fester Bestandteil zur Bezeichnung der Fach-
richtung „Biotechnologie“ sei. Berücksichtige man, dass auf dem Gebiet der Bio-
technologie Englisch Basissprache sei, stelle „BlueBioTech“ daher insgesamt eine
verständliche, sprachübliche Abkürzung des bereits etablierten Begriffs „blaue
Biotechnologie“ dar, mit dem eines der derzeit vier Anwendungsfelder der Bio-
technologie bezeichnet werde, das die Nutzung maritimer Mikroorganismen bein-
halte. Die angemeldete Marke weise damit einen für die beanspruchten Waren und
ggf Dienstleistungen im Vordergrund stehenden beschreibenden Bedeu-
tungsgehalt dahingehend auf, dass die Waren mit Hilfe maritimer biotechnologi-
scher Verfahren hergestellt, aufbereitet oder gewonnen oder die Dienstleistungen
auf dem Gebiet der blauen Biotechnologie erbracht würden. Da auch die Schreib-
weise mit jeweils Großbuchstaben am Silbenanfang ein werbeübliches Gestal-
tungselement sei, fehle der angemeldeten Marke jegliche Unterscheidungskraft. In
dem dargelegten Sinn könne die angemeldete Marke außerdem im Verkehr als
Hinweis auf das Anwendungs- oder Herkunftsgebiet der beanspruchten Waren
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sowie auf die eingesetzte Technologie dienen und sei daher auch gemäß § 8
Abs 2 Nr 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.
Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Nach ihrer Auffassung ist
die Anmeldung von der Markenstelle zu Unrecht nach den genannten Bestim-
mungen zurückgewiesen worden, wobei ohne eine Klärung des Wa-
ren-/Dienstleistungsverzeichnisses eine sachgerechte Beurteilung der Eintra-
gungsfähigkeit der Marke von vornherein nicht gewährleistet sei. Die angemeldete
Marke besitze das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft. Die Be-
deutung „blaue Biotechnologie“ der Wortzusammenstellung „BlueBioTech“ und der
daraus von der Markenstelle hergeleitete, in bezug auf die beanspruchten Waren
und Dienstleistungen beschreibende Aussagegehalt erschließe sich nur bei einer
in mehreren Schritten vorzunehmenden Analyse, die aber vom beteiligten
Publikum nicht durchgeführt werde. Ebenso wenig bestehe ein Freihaltebedürfnis.
Die von der Markenstelle beigefügten Verwendungsnachweise für die an-
gemeldete Wortkombination bezögen sich alle auf die Anmelderin und hätten fir-
men- oder markenrechtlichen, nicht aber beschreibenden Charakter.
Die Anmelderin beantragt (sinngemäß),
den angefochtenen Beschluss der Markenstelle aufzuheben.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.
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II.
Die nach § 165 Abs 4 und 5 Nr 1 MarkenG statthafte und auch sonst zulässige
Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache keinen Erfolg. Nach Auffassung des
Senats ist die angemeldete Marke für die von der Anmeldung umfassten Waren
jedenfalls als beschreibende Angabe gemäß § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG von der
Eintragung ausgeschlossen. Die Zurückweisung der Anmeldung in dem ange-
fochtenen Beschluss ist daher im Ergebnis zu Recht erfolgt (§ 37 Abs 1 MarkenG).
Der Beurteilung der Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke ist dabei das Wa-
renverzeichnis in der mit Schriftsatz der Anmelderin vom 20. Februar 2002 einge-
reichten Fassung zugrunde zu legen.
Soweit die Anmelderin die Eintragung der Marke weiterhin auch für die Waren und
Dienstleistungen „Algen als Futtermittelzusatz“ und „Biologische Forschung, näm-
lich marine Biotechnologie“ begehrt, liegt darin eine unzulässige Erweiterung des
mit ihrer Eingabe vom 10. Dezember 2001 eingereichten beschränkten
Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses, mit dessen vorbehaltslosen Einreichung
die Anmelderin auf die betreffenden, darin nicht mehr enthaltenen Waren und
Dienstleistungen gemäß § 39 Abs 1 MarkenG verzichtet hat (vgl Ströbele/Hacker,
MarkenG, 7. Aufl, § 39 Rdn 6; BPatG Mitt 1994, 137). Soweit die Anmelderin
demgegenüber vorbringt, sie habe in der fraglichen Eingabe nur die von der
Markenstelle mit Bescheid vom 9. Oktober 2001 beanstandeten Waren- und
Dienstleistungsbegriffe berichtigen, jedoch keinen Verzicht auf darüber
hinausgehende von der Anmeldung umfasste Waren oder Dienstleistungen
erklären wollen, kann dem nicht gefolgt werden. Denn in dem eingereichten
berichtigten Verzeichnis vom 10.
Dezember 2001 sind auch Waren und
Dienstleistungsbegriffe enthalten, die von der Markenstelle unbeanstandet
geblieben waren. Bei objektiver Auslegung der Erklärung der Anmelderin nach
dem Empfängerhorizont (§§ 133, 157 BGB) bezieht sich daher die Berichtigung
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auf das gesamte eingereichte Waren-/Dienstleistungsverzeichnis und nicht nur auf
einzelne beanstandete Begriffe.
Der Verzicht der Anmelderin auf die in Rede stehenden Waren und Dienstleistun-
gen ist ferner mit der hilfsweisen Erklärung im Schriftsatz vom 6. Mai 2003 nicht
wirksam nach §§ 119, 142 BGB angefochten worden. Zwar ist die Anfechtung ei-
nes Teilverzichts auf die Anmeldung wegen der Doppelnatur einer solchen Erklä-
rung grundsätzlich möglich (vgl Ströbele/Hacker, aaO, § 39 Rdn 12). Ungeachtet
der Frage nach einem Anfechtungsgrund iSd § 119 BGB, war vorliegend die An-
fechtung in dem Schriftsatz vom 6. Mai 2003 jedoch schon deswegen nicht zuläs-
sig, weil sie nicht unverzüglich nach Kenntnis des möglichen Anfechtungsgrundes,
mithin also verspätet erklärt worden ist (§ 121 BGB). Davon nämlich, dass mit der
Berichtigung des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses im Schriftsatz vom
10. Dezember 2001 konkludent ein Teilverzicht erklärt worden ist, hat die Anmel-
derin bereits mit Amtsbescheid vom 11. Februar 2002 Kenntnis erhalten. Darin
wurde sie von der Markenstelle ausdrücklich auf die insoweit erfolgte Einschrän-
kung des Waren-/Dienstleistungsverzeichnis hingewiesen. Die Anfechtung des
Verzichts mehr als ein Jahr nach Kenntnis des Anfechtungsgrundes kann aber
nicht mehr unverzüglich, dh ohne schuldhaftes Zögern erfolgt, angesehen werden.
Für die beanspruchten Waren ist die angemeldete Marke gemäß § 8 Abs 2 Nr 2
MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Nach dieser Vorschrift sind solche
Marken nicht schutzfähig, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen,
die im Verkehr ua zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung
oder sonstiger Merkmale der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen dienen
können. Mit diesem Schutzhindernis wird das im Allgemeininteresse liegende Ziel
verfolgt, dass alle Zeichen oder Angaben, die Merkmale der angemeldeten Waren
oder Dienstleistungen beschreiben, von allen Unternehmen frei verwendet werden
können und nicht aufgrund ihrer Eintragung als Marke einem Unternehmen
vorbehalten werden (vgl ua EuGH GRUR 1999, 723, 725 (Nr 25) „Chiemsee“;
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GRUR 2004, 680, 681 (Nr 35, 36) „BIOMILD“). Als beschreibend im Sinn der
Vorschrift können dabei auch sprachliche Neuschöpfungen angesehen werden,
die aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzt sind, wenn für die
Neuschöpfung selbst in ihrer Gesamtheit ein beschreibender Charakter feststell-
bar ist (EuGH aaO (Nr 37) „BIOMILD“). Ferner erfordert das Schutzhindernis des
§ 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG nicht, dass die fraglichen Zeichen oder Angaben bereits
tatsächlich zu beschreibenden Zwecken für Waren oder Dienstleistungen der an-
gemeldeten Art verwendet werden, vielmehr genügt, dass sie zu diesen Zwecken
verwendet werden können (EuGH MarkenR 2003, 450, 453 (Nr 32)
„DOUBLEMINT“; aaO (Nr 38) „BIOMILD“). Dies ist bei einem Wortzeichen dann
der Fall, wenn es - in üblicher Sprachform und für die beteiligten Verkehrskreise
verständlich - ein Merkmal der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen
bezeichnet (EuGH aaO (Nr 32) „DOUBLEMINT“; aaO (Nr 38, 39) „BIOMILD“).
Diese Voraussetzungen liegen hier vor.
Gebildet aus dem englischen Adjektiv „blue“ für „blau“ und dem nachweislich für
den englischen Begriff „biotechnology“ sowie den deutschen Begriff „Biotechnolo-
gie“ verwendeten Kürzel „Biotech“ (vgl zB in dem von der Anmelderin eingereich-
ten Bericht „Unternehmen der Biotechnologie in Deutschland“ des Statistischen
Bundesamtes, 2002, S 5 Inhalt: „1.3 Aufbau des Biotech-Firmenregisters; 2.2.1
Unternehmen der Kategorie I (Biotech-Kernunternehmen); 2.2.5 Unternehmen der
Kategorie V (Berater und Finanzdienstleister der Biotech-Branche)“; sowie auf der
der Anmelderin vom Senat übermittelten Internet-Seite http://www.bio-
pro.de/de/region/stern/magazin/01255/ die Portalüberschrift „Das Biotech / Life
Sciences Portal Baden-Württemberg“ sowie die Rubrik „DATENBANK Biotech-
Unternehmen ...“), erschließt sich die Bedeutung der Marke nächstliegend iSv
„blue biotechnology“ bzw „blaue Biotechnologie“. Wie die Markenstelle zutreffend
festgestellt hat, handelt es sich bei dem Begriff „blaue Biotechnologie“ um eine
bereits verwendete Bezeichnung für ein – relativ neues – Anwendungsfeld bzw ein
Teilgebiet der Biotechnologie, welches sich mit der Nutzung maritimer Mikro-
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organismen befasst. Gleiches gilt für den entsprechenden englischen Begriff „blue
biotechnology“ (vgl hierzu ua in der Anlage 2 des angefochtenen Beschlusses den
Überblick „Marine Naturstoffe in der Blauen Biotechnologie“ von Nicole Kube, IfM
Kiel, Büsum, 15. Dezember 2003, sowie ferner auf der der Anmelderin vom Senat
übermittelten Internet-Seite http://www. ey.com/GLOBAL/content.nsf/Au-
stria/Pressemeldung_-_Biotech-Report, S 2 von 5, die Erläuterungen zu „Blaue
Biotechnologie“ in dem Artikel „Von Gentechnik bis Roter Biotechnologie: Was
dahinter steckt“, wo ua ausgeführt wird: „Mittlerweile gibt es neben den drei
bekannten Biotechnologiezweigen zahlreiche neue Kategorien, etwa Blaue und
Gelbe (...) Biotechnologie. Unter Blauer Biotechnologie versteht man zum Beispiel
alles, was seinen Ursprung in der Meeresbiologie hat. Fokus der Blauen
Biotechnologie sind die biologischen Organismen der Weltmeere. ...“; zur
entsprechenden Verwendung des englischen Ausdrucks vgl die der Anmelderin
vom Senat übermittelte Trefferliste der Google-Suche „blue biotechnology“,
Seite 1 von 4).
In der Bedeutung „blue biotechnology/Blaue Biotechnologie“ bezeichnet die an-
gemeldete Marke ferner die beanspruchten, für verschiedene Verwendungs-
zwecke bestimmten Algen und Algenextrakte ihrer Art bzw Herkunft nach als Er-
zeugnisse aus dem Bereich der Blauen Biotechnologie. Dieses Produktmerkmal
kann für Algen und Algenextrakte ohne weiteres zutreffen, da Algen zu den mari-
timen Organismen gehören, also eine der Rohstoffquellen sind, mit denen sich die
blaue Biotechnologie befasst. Davon geht offenbar auch die Anmelderin aus,
wenn sie in ihrem, im Verfahren vor der Markenstelle eingereichten Schriftsatz
vom 24. Januar 2002 ausführt, dass die Verkehrskreise (mit der Kennzeichnung
„BlueBioTech“) darauf hingewiesen würden, dass es sich bei den Waren oder
Dienstleistungen um solche handle, die ihren Ursprung auf dem Gebiet der blauen
Biotechnologie hätten.
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Diese beschreibende Aussage ist in der konkret angemeldeten Wortkombination
„BlueBioTech“ des weiteren in einer gebräuchlichen und beachtlichen Teilen der
angesprochenen Verkehrskreise verständlichen Sprachform ausgedrückt.
Wie oben dargelegt, hat sich der Bestandteil „Biotech“ bereits als substantivisch
gebrauchte Abkürzung des deutschen und des englischen Begriffs „Biotechnolo-
gie/biotechnology“ eingebürgert. Die Verwendung des Kürzels „biotech“ anstelle
des ausgeschriebenen Begriffs „biotechnology“ stellt damit eine dem Sprachge-
pflogenheiten entsprechende Verkürzung des Begriffs „blue biotechnology“ dar.
Wie die der Anmelderin vom Senat übermittelte Trefferliste der Google-Suche
„blue biotech“ sowie die weiterhin übersandte Internet-Seite
http://irc.cordis.lu/calendar/viewdetails.cfm?EventID=1156 (s dort: “Scotland’s First
BLUE BIOTECH Brokerage Event“ sowie weiter unten „...BLUE BIOTECH is about
the discovery and development of marine resources into a wide range of new
products, e.g. food, food additives, healthcare, cosmetics, pharmaceuticals and
medical applications. …”) zeigen, wird die Kurzform „blue biotech“ zudem bereits
tatsächlich verwendet, und zwar nicht nur von der Anmelderin, sondern auch von
Dritten in eindeutig beschreibender Weise. Die Zusammenziehung des Adjektivs
„Blue“ mit dem Kürzel „BioTech“ in der angemeldeten Marke mit Binnen-
großschreibung der Anfangsbuchstaben der einzelnen Worte bzw Abkürzungen ist
dabei, wie schon die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, eine im Verkehr
häufig anzutreffende werbeübliche Schriftzuggestaltung (vgl BGH MarkenR 2003,
388, 390 „AntiVir/AntiVirus“).
Schließlich kann davon ausgegangen werden, dass der dargelegte warenbe-
schreibende Aussagegehalt der angemeldeten Marke „BlueBioTech“ von den be-
teiligten Verkehrskreisen in beachtlichem Umfang ohne weiteres erfasst wird.
Zwar wird man die Kenntnis des Begriffs „Blaue Biotechnologie“ von breiten
Verbraucherkreisen nicht überwiegend erwarten können, wohl aber von den mit
den angemeldeten Waren zumeist befassten Fachverkehrskreisen sowie auch von
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den einschlägig interessierten und informierten Käufern solcher Produkte. Diese
werden regelmäßig auch die englische Variante „blue biotechnology“ sowie die
Kurzform „blue biotech“ verstehen. Abgesehen davon, dass Englisch auf Wissen-
schaftsgebieten wie der Biotechnologie internationale Basis- und Verkehrsprache
ist, ist „blue“ ein einfaches englisches Grundwort und das Kürzel „B(b)iotech“ im
Hinblick auf den im Englischen und Deutschen orthographisch weitgehend über-
einstimmenden Fachbegriff „biotechnology/Biotechnologie“ sprachübergreifend
verständlich.
Da die angemeldete Marke „BlueBioTech“ nach dem Vorgesagten im Verkehr zur
Beschreibung der von der Anmeldung erfassten Waren dienen kann und somit
nach der Vorschrift des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlos-
sen ist, kann im weiteren dahingestellt bleiben, ob darüber hinaus auch das
Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG) vor-
liegt.
Dr. Ströbele
Guth
Kirschneck
Bb