Urteil des BPatG vom 10.08.2001, 5 W (pat) 19/00

Entschieden
10.08.2001
Schlagworte
Gebrauchsmuster, Patent, Verzicht, Verwarnung, Billigkeit, Auskunft, Sachprüfung, Unterlassen, Verfügung, Gerichtsbarkeit
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BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 19/00

_______________

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152

6.70

wegen Löschung des Gebrauchsmusters 90 15 421

(hier: Kostenentscheidung)

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts

am 10. August 2001 durch den Vorsitzenden Richter Goebel sowie die Richterinnen Tronser und Friehe-Wich

beschlossen:

Die Beschwerde der Antragstellerin gegen den Beschluß des

Deutschen Patent- und Markenamts Gebrauchsmusterabteilung I - vom 7. August 2000 wird zurückgewiesen.

Die Antragstellerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

Gründe

I

Die Antragstellerin hat am 7. Oktober 1999 beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung des einen "Fahnenmast mit künstlich wehender Fahne" betreffenden Gebrauchsmusters 90 15 421 des Antragsgegners beantragt. Da der Antragsgegner dem Löschungsantrag nicht widersprochen hat, ist das Gebrauchsmuster gelöscht worden.

Die Beteiligten haben beim Deutschen Patent- und Markenamt wechselseitig beantragt,

die Kosten des Löschungsverfahrens dem Gegner aufzuerlegen.

Der Antragsgegner hat dies damit begründet, daß wegen des unwidersprochen

gebliebenen Löschungsantrags § 93 ZPO zu seinen Gunsten anzuwenden sei und

der Löschungsantrag mangels hinreichender Substantiierung des Vortrags der

Antragstellerin unzulässig gewesen sei. Die Antragstellerin hat ausgeführt, weil

der Antragsgegner sich auf den Löschungsantrag hin nicht ausdrücklich erklärt

habe, könne ein Fall des § 93 ZPO nicht vorliegen. Im übrigen habe der Antragsgegner sich noch mit Schreiben vom 26. Mai 1999 seines Gebrauchsmusters

berühmt, indem er ihr einen Lizenzvertrag angeboten und von ihr Auskunft über

sämtliche von ihr produzierten und vertriebenen Fahnenmasten verlangt hat.

Durch Beschluß vom 7. August 2000 hat die Gebrauchsmusterabteilung I des

Deutschen Patent- und Markenamtes die Kosten des Verfahrens der Antragstellerin auferlegt, weil der Antragsgegner der beantragten Löschung nicht widersprochen und damit den Löschungsanspruch sofort anerkannt habe. Eine Aufforderung zum freiwilligen Verzicht auf das Gebrauchsmuster habe die Antragstellerin

vor der Einleitung des Löschungsverfahrens offenbar nicht ausgesprochen. Daß

eine solche Verzichtsaufforderung ausnahmsweise entbehrlich gewesen sei, könne ihrem Vortrag nicht entnommen werden. Die bloße Geltendmachung des Gebrauchsmusters in der Vorkorrespondenz reiche insoweit nicht aus. Mithin habe

der Antragsgegner keine Veranlassung zur Einleitung des Löschungsverfahrens

gegeben.

Nach Zustellung des Beschlusses am 11. August 2000 hat die Antragstellerin

hiergegen am 6. September 2000 Beschwerde erhoben und zur Begründung vorgetragen: Aus den vor Einleitung des Löschungsverfahrens bei ihr eingegangenen

Schreiben des Antragsgegners vom 22. März und 26. Mai 1999, mit denen dieser

ihr den Abschluß eines Lizenzvertrages angeboten und Auskunft darüber verlangt

habe, wieviele Fahnenmasten der streitgegenständlichen Art sie und zu welchen

Preisen in der Vergangenheit bis zum damaligen Tag ausgeliefert habe, folge die

Entbehrlichkeit einer Aufforderung zum freiwilligen Verzicht auf das Gebrauchsmuster, weil deshalb ein freiwilliges Nachgeben des Antragsgegners ausgeschlossen erscheinen mußte. Sie habe mit Schreiben vom 29. September 1999

nach entsprechenden Recherchen dem Antragsgegner mitgeteilt, daß das Gebrauchsmuster nicht anerkannt werde und daher auch für eine Lizenzvereinbarung

kein Raum sei.

Die Antragstellerin beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und dem Antragsgegner die Kosten des Löschungsverfahrens aufzuerlegen.

Der Antragsgegner wendet sich hiergegen und macht geltend, aus den von der

Antragstellerin vorgelegten Unterlagen ergebe sich gerade nicht, daß sie ihn unter

Fristsetzung zur Löschung seines Gebrauchsmusters aufgefordert habe. Vielmehr

habe sie im Zuge der stattfindenden Vergleichsverhandlungen ohne jede weitere

Vorwarnung, Abmahnung oder Fristsetzung Antrag auf Löschung des Gebrauchsmusters gestellt.

II

Die zulässige Beschwerde mußte in der Sache ohne Erfolg bleiben:

Denn zu Recht hat die Gebrauchsmusterabteilung die Kosten des Löschungsverfahrens der Antragstellerin auferlegt. Diese Entscheidung steht im Einklang mit

§ 17 Abs 4 Satz 1 und 2 GebrMG iVm § 84 Abs 2 PatG, § 93 ZPO, weil der Antragsgegner den Löschungsanspruch sofort anerkannt und auch durch sein Verhalten der Antragstellerin keine Veranlassung zur Erhebung des Löschungsantrags gegeben hat.

Die Anwendung des § 93 ZPO auf den vorliegenden Fall scheitert nicht - wie die

Antragstellerin meint - daran, daß der Antragsgegner den Löschungsantrag unwidersprochen gelassen und keine auf seine Anerkennung gerichtete, ausdrückliche

Erklärung abgegeben hat. Zwar setzt § 93 ZPO für den Rechtsstreit vor den

Gerichten der allgemeinen ordentlichen Gerichtsbarkeit die förmliche Erklärung

des Beklagten voraus, daß der gegen ihn geltendgemachte Anspruch anerkannt

wird 307 ZPO). Bei - entsprechend § 84 Abs 2 Satz 2 PatG - sinngemäßer Anwendung im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren steht es indessen einer solchen Anerkenntniserklärung gleich, wenn der Antragsgegner - wie hier - im Löschungsantrag innerhalb der Monatsfrist des § 17 Abs 1 Satz 1 GebrMG nicht widerspricht. Denn das Unterlassen des Widerspruchs hat die gleiche rechtliche

Wirkung wie das Anerkenntnis im Sinne des § 93 ZPO: dem geltendgemachten

Anspruch, der im Zivilprozeß auf antragsgemäße Verurteilung, im Löschungsverfahren auf Löschung des Gebrauchsmusters gerichtet ist, kann ohne jede Sachprüfung in vollem Umfang stattgegeben werden.

Dieser gleichen Rechtsfolge gegenüber fällt es nicht ins Gewicht, daß im Zivilprozeß wegen der dort bestehenden weitergehenden Parteiherrschaft der Erlaß eines

Anerkenntnisurteils besonders beantragt werden muß 307 ZPO), während die

Löschung eines Gebrauchsmusters gemäß § 17 Abs 1 Satz 2 GebrMG mangels

rechtzeitigen Widerspruchs ohne weiteres erfolgt. Auch kommt es nicht darauf an,

daß der unterlassene Widerspruch nicht in jedem Fall den tatsächlichen Willen

des Gebrauchsmusterinhabers zum Ausdruck bringt, er wolle den Löschungsanspruch wirklich anerkennen. Auch ein ausdrücklich erklärtes Aner-

kenntnis eines Löschungsanspruchs hätte unter den Voraussetzungen des § 17

Abs 1 Satz 1 GebrMG keine andere Bedeutung als die eines unterlassenen Widerspruchs (vgl BPatGE 8, 47, 50; Bühring, GebrMG, 5. Aufl, § 17 Rdn 33).

Der Antragsgegner hat auch nicht - wie die Antragstellerin meint - Veranlassung

zur Stellung des Löschungsantrags gegeben. Ein solches Verhalten, das den

Schluß auf die Notwendigkeit eines Löschungsverfahrens rechtfertigt, kann jedenfalls nicht in der bloßen Verwarnung aus dem Schutzrecht (wie sie das an die Antragstellerin gerichtete Schreiben des Antragsgegners vom 22. März 1999 darstellt) gesehen werden. Denn hieraus ergibt sich - nur -, daß eine Konfliktlage

zwischen den Beteiligten besteht, aber nicht, welcher Lösung - einer vergleichsweisen oder streitigen - sie zugeführt werden kann. So hat denn der Antragsgegner mit weiterem Schreiben vom 26. Mai 1999 der Antragstellerin eine vergleichsweise Regelung angeboten. Weshalb ein freiwilliges Nachgeben eines Schutzrechtsinhabers dadurch ausgeschlossen erscheinen soll, daß er in einem Vergleichsangebot erstmals eine Verhandlungsposition vertritt, hat auch die Antragstellerin nicht begründet. Dem Sinn und Zweck des § 93 ZPO folgend, nämlich

unnötige Prozesse bzw vorliegend unnötige Löschungsverfahren zu vermeiden,

hat es die Rechtsprechung deshalb für eine Kostenentlastung des Antragstellers

als erforderlich angesehen, daß dieser vor der Stellung eines Löschungsantrags

den Gebrauchsmusterinhaber unter Angabe des näher darzulegenden Löschungsgrundes und mit angemessener Fristsetzung zur freiwilligen Aufgabe des

Gebrauchsmusters, zur Erklärung des Verzichts auf Ansprüche aus dem Gebrauchsmuster oder zur Einräumung eines kostenlosen Mitbenutzungsrechts auffordert und der Gegner dem innerhalb der Frist nicht Folge leistet (vgl BPatGE 21,

38, 39 mwNachw). Denn nur dann kann vernünftigerweise davon ausgegangen

werden, daß mangels freiwilligen Nachgebens ein patentamtliches Löschungsverfahren notwendig ist (vgl BPatGE 21, 17, 18).

Daß eine solche Aufforderung gegenüber dem Antragsgegner abgegeben worden

wäre, macht die Antragstellerin selbst nicht geltend. Wenn sie vorträgt, sie habe

mit Schreiben vom 29. September 1999 dem Antragsgegner nach entsprechenden

Recherchen mitgeteilt, daß das Gebrauchsmuster nicht anerkannt werde und

daher auch für eine Lizenzvereinbarung kein Raum sei, kann auch darin weder eine Aufforderung zum freiwilligen Verzicht auf das Gebrauchsmuster noch zur Einräumung eines kostenlosen Mitbenutzungsrechts gesehen werden. Vielmehr

konnte der Antragsgegner daraufhin zu Recht bemüht sein, ein neues Vergleichsangebot in den Raum zu stellen. Jedenfalls ist es dann als "Klageüberfall" zu

bewerten, wenn die Antragstellerin nach Abfassung ihres Schreibens vom

29. September 1999 ohne weitere Fristsetzung - bereits - am 7. Oktober 1999

einen Löschungsantrag beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht hat.

Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich auch, daß die Verwarnung aus

dem Gebrauchsmuster - wie sie der Antragsgegner mit seinen Schreiben vom

22. März und 26. Mai 1999 an die Antragstellerin erklärt hat - kein Verhalten darstellt, das es nach der hierzu entwickelten Rechsprechung ausnahmsweise rechtfertigt, von einer Aufforderung an den Gebrauchsmusterinhaber, auf sein Schutzrecht insgesamt oder einzelne seiner Ansprüche zu verzichten oder ein kostenloses Mitbenutzungsrecht einzuräumen, abzusehen. Ein solches Verhalten, das ein

freiwilliges Nachgeben des Gebrauchsmusterinhabers ausgeschlossen erscheinen

läßt, liegt vor, wenn der Gebrauchsmusterinhaber gegen den Löschungsantragsteller wegen Verletzung des Schutzrechts eine (noch anhängige) Klage erhoben, den Erlaß einer einstweiligen Verfügung beantragt oder ihm ein Verfügungsverfahren angedroht hat. Die Verwarnung aus einem eingetragenen Gebrauchsmuster oder gar das Angebot von Vergleichsverhandlungen kann jedenfalls ein

Absehen von einer solchen Aufforderung des Löschungsantragstellers nicht

rechtfertigen (vgl BPatG 21, 17, 18).

Da der Antragsgegner mithin durch sein Verhalten keine Veranlassung zur Stellung des Löschungsantrags gegeben und diesen sofort anerkannt hat, ist für eine

andere Kostenentscheidung als die vom Deutschen Patent- und Markenamt erlas-

sene auch unter Berücksichtigung der Billigkeit (vgl § 84 Abs 2 Satz 2 PatG) kein

Raum.

Die Antragstellerin hat auch die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen, weil

sie das Rechtsmittel ohne Erfolg eingelegt hat 97 Abs 1 ZPO). Auch insoweit

erfordert die Billigkeit keine andere Entscheidung.

Goebel Tronser Friehe-Wich

br/Be

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