Urteil des BPatG vom 12.10.2005, 29 W (pat) 194/04

Entschieden
12.10.2005
Schlagworte
Marke, Safe, Verkehr, Verwechslungsgefahr, Bestandteil, Papier, Begriff, Bundesrepublik deutschland, überwiegende wahrscheinlichkeit, Kennzeichnungskraft
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BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 194/04

_______________________

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152

08.05

betreffend die IR-Marke 791 059

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 12. Oktober 2005 unter Mitwirkung des Richters Baumgärtner als

Vorsitzendem und der Richterinnen Fink und Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die Schutzerstreckung der am 31. Oktober.2002 international registrierten

und am 26. Dezember 2002 veröffentlichten Wortmarke IR 791 059

HOLOSAFE

eingetragen für die Waren und Dienstleistungen

09 Cartes de crédit; cartes magnétiques; cartes à mémoire ou à microprocesseur.

Credit cards; magnetic cards; memory cards or smart cards.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes,

y compris papier de sécurité (papiers infalsifiables) et matériaux d'emballage;

matières plastiques pour l'emballage, non comprises dans d'autres classes,

y compris pellicules en matières plastiques.

Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other

classes, including security paper (safety papers) and packaging materials; plastic

materials for packaging, not included in other classes, including plastic films.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; sachets, enveloppes, pochettes

en caoutchouc; feuilles de cellulose régénérée (autres que pour l'emballage);

pellicules en matières plastiques (autres que pour l'emballage); feuilles de

sécurité.

Products made of semi-processed plastics; sachets, envelopes, pouches made of

rubber; foils of regenerated cellulose (other than for packing); plastic films (other

than for wrapping); security foils.

40 Traitement de matériaux, y compris traitement des surfaces du papier, des

feuilles et des pellicules, des matières plastiques et des cartes pour la protection

contre la falsification.

Treatment of materials, including treatment of surfaces of paper, foils and films,

plastics and cards for protection against forgery

wurde Widerspruch erhoben aus der prioritätsälteren Wort-/Bildmarke Nr

395 30 687

eingetragen am 7. November 1995 für die Waren

Papier, Karton und Waren aus diesen Materialien (soweit in

Klasse 16 enthalten), Kunststoff- und Metallfolien, sowie

Druckereierzeugnisse, insbesondere aus vorstehenden Materia-

lien hergestellte und in diese Materialien integrierte, abziehbare,

selbstklebende, beschriftbare Etiketten.

Der Widerspruch richtet sich nur gegen die Waren der Klasse 16.

Die Markenstelle für Klasse 40 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den

Widerspruch mit Beschluss vom 12. August 2004 (Bl 36 ff dVA) zurückgewiesen.

Die Gefahr von markenrechtlichen Verwechslungen bestehe nicht, da die

Vergleichszeichen in ihrem Gesamteindruck unterschiedlich seien. Die jüngere

Marke bilde eine begriffliche Einheit, so dass der Verkehr nicht zu einer

Verkürzung auf „safe“ komme. Die beiden Wortbestandteile „holo“ und „safe“

stünden gleichwertig nebeneinander, keinem der Teilbegriffe komme eine

selbständig kollisionsbegründende Stellung zu. Es könne deshalb dahingestellt

bleiben, ob der Einwand der Nichtbenutzung greife, da jedenfalls eine

Verwechslung der Zeichen nicht zu befürchten sei.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden vom

10. September 2004 (Bl 5 d.A.). Auf die Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin hin hat sie mit Schriftsatz vom 29. Juli 2004 (Bl 30 VA) im Verfahren vor der

Markenstelle Benutzungsunterlagen vorgelegt. Sie trägt weiter vor, der Begriffsgehalt der Widerspruchsmarke „safe“ werde im Deutschen mit dem Begriff „Tresor“

gleichgesetzt. Für „Papier“-Waren assoziiere der Verkehr daher mit „Safe/Tresor“

in phantasievoller Weise einen Sicherheitsstandard und damit eine Beschaffenheitsangabe von Papierwaren. Bei dem angegriffenen jüngeren Zeichen würde der

Verkehr den Bestandteil „holo“ entweder nicht verstehen und ihn daher weglassen, oder er halte ihn für eine Verfremdung von „hohl, leer“. Der als Substantiv

erkennbare Begriff „Tresor“ würde auch im zweiten Fall lediglich adjektivisch beschrieben, weshalb der - auch im Einwortzeichen dominante - Begriff „safe“ allein

prägend sei.

Die Widersprechende und Beschwerdeführerin beantragt (Bl 5 d.A.),

den Beschluss der Markenstelle vom 12. August 2004 aufzuheben

und dem Widerspruch stattzugeben.

Die Markeninhaberin und Beschwerdegegnerin beantragt (Bl 10 d.A.),

die Beschwerde der Beschwerdeführerin zurückzuweisen.

Zur Begründung verweist die Markeninhaberin auf den Beschluss des Senats vom

11. Mai 2005 im Verfahren 29 W (pat) 84/03 DIGISAFE gegen , der zwischen

denselben Parteien geführt wurde.

II.

Die gemäss § 66 Abs 1, 2 MarkenG zulässige Beschwerde ist unbegründet, da die

Gefahr von Verwechslungen nicht besteht. Der angegriffenen Marke ist der Schutz

für die Bundesrepublik Deutschland daher nicht zu versagen (§§ 107, 114 Abs 3

iVm § 42 MarkenG).

1.Die Frage der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9

Abs 1 Nr 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls

umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den

einzelnen Beurteilungsfaktoren der Waren- und Dienstleistungsidentität oder

-ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft

der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der

Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der

Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (stRsp; vgl

BGH GRUR 2004, 598, 599 Kleiner Feigling; GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder). Nach diesen Grundsätzen besteht im vorliegenden Fall für das

Publikum keine Verwechslungsgefahr.

1.1. Die Markeninhaberin hat die Benutzung der Widerspruchsmarke in

zulässiger Weise gemäss § 43 MarkenG im Laufe des Beschwerdeverfahrens

bestritten. Die 5-Jahresfrist für die am 7. November 1995 eingetragene Marke ist

am 7. November 2000, und damit vor Veröffentlichung der Eintragung der

angegriffenen Marke am 26. Dezember 2002, abgelaufen. Der gemäss § 43 Abs 1

S 1 und S 2 MarkenG relevante Benutzungszeitraum liegt damit einerseits in der

Zeit vom 26. Dezember 1997 bis 26. Dezember 2002 und andererseits vom

12. Oktober 2000 bis zum 12. Oktober 2005 als dem Zeitpunkt der Entscheidung

über die Schutzerstreckung.

Die Beurteilung der Glaubhaftmachungsunterlagen hat verfahrensorientiert und

ohne erfahrungswidrige Überspannungen zu erfolgen, eine volle Überzeugung des

Gerichts ist hierbei nicht erforderlich, vielmehr genügt eine überwiegende

Wahrscheinlichkeit (Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 43 Rn 66). Der

Nachweis der Benutzung ist in Abgrenzung zur bloßen Scheinhandlung zu

verstehen, die nur zu dem Zweck vorgenommen wird, die formalen

Voraussetzungen für die Aufrechterhaltung von Rechten aus einer Marke zu

erfüllen. Daher müssen Benutzungshandlungen objektiv nach Art, Umfang und

Dauer einer ernsthaften wirtschaftlichen Verwendung der Marke als

Herkunftshinweis im geschäftlichen Verkehr entsprechen (Ströbele/Hacker, aaO,

§ 26 Rn 9 - 11). Die Widersprechende hat die Benutzung für „Hinterklebte

Vordrucke aus Papier, maschinenlesbare Etiketten und Aufkleber“ insgesamt

ausreichend glaubhaft gemacht, zum einen durch Vorlage einer eidesstattlichen

Versicherung des geschäftsführenden Gesellschafters vom 21. Juni 2004. Zum

anderen hat sie fünf Lieferscheine aus dem Jahr 2004 nebst einem Original einer

„Safe“-Card beigefügt. Sie hat außerdem einen mit „safe“-IT für die Firma Q…

erstellten Überweisungsträger zu den Akten gereicht. Letztlich kommt es

allerdings auf Benutzungsfragen nicht an, da keine Verwechslungsgefahr besteht.

1.2. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind nach

der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs

die Umstände zu berücksichtigen, die das Verhältnis der sich gegenüber-

stehenden Waren und Dienstleistungen kennzeichnen. Zu den maßgeblichen

Kriterien gehören insbesondere die Art, der Verwendungszweck und die Nutzung

sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende

Waren oder Dienstleistungen. Eine die Verwechslungsgefahr begründende

Ähnlichkeit liegt dann vor, wenn das Publikum aufgrund der Branchenübung im

maßgeblichen Waren- und Dienstleistungssektor annimmt, dass die Waren oder

Dienstleistungen aus demselben oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen

stammen (stRsp; vgl. EuGH GRUR 1998, 922 Rn 23 - Canon; BGH WRP 2004,

357, 359 GeDIOS; GRUR 1999, 731, 732 Canon II; GRUR 1999, 586, 587

- White Lion).

Vorliegend stehen sich aufgrund der Glaubhaftmachung die Waren „Hinterklebte

Vordrucke aus Papier, maschinenlesbare Etiketten und Aufkleber“ und die Waren

„Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes,

y compris papier de sécurité (papiers infalsifiables) et matériaux d'emballage;

matières plastiques pour l'emballage, non comprises dans d'autres classes,

y compris pellicules en matières plastiques.“ gegenüber, die im engen

Ähnlichkeitsbereich liegen. Die jüngere angegriffene Marke muss daher einen

großen Abstand zur Widerspruchsmarke einhalten.

1.3. Die Widerspruchsmarke ist eine Wort-/Bildmarke, deren Bildanteil sich darauf

beschränkt, dass unterschiedliche Buchstaben des Wortes in

unterschiedlichen Schrifttypen dargestellt sind. Dies entspricht einer

werbeüblichen Gestaltung und kann daher im Hinblick auf die

Kennzeichnungskraft keinen erweiterten Schutzbereich begründen. Der

Wortbestandteil „safe“ ist ein Begriff, der der englischen Sprache entstammt und

dort als Substantiv „Safe, Panzerschrank, Tresor“, als Adjektiv „sicher, in

Sicherheit, unverletzt“ bedeutet (Collins, Globalwörterbuch Englisch, Band I,

S 1137). Dieses Wort ist im Deutschen als Synonym für „feuerfester Geldschrank“

gebräuchlich (Wahrig, Universalwörterbuch Rechtschreibung, 2002, S 922), wird

jedoch auch als „sicher“ verstanden (zB „safer sex“, aaO). Bezogen auf

Papierwaren verbinden die angesprochenen Verkehrskreise mit dem Begriff „safe“

keinen unmittelbar beschreibenden Sinngehalt. Allenfalls assoziative Anklänge im

Hinblick auf einen besonderen Sicherheitsstandard im Bereich der Vordrucke sind

denkbar, was grundsätzlich zu einer Schwächung der Widerspruchsmarke führen

könnte. Selbst wenn man allerdings zugunsten der Widersprechenden eine

durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke unterstellt, fehlt es

an der erforderlichen Markenähnlichkeit.

1.4. Die Ähnlichkeit von Wortzeichen ist nach Klang, Schriftbild und Sinngehalt

anhand des Gesamteindrucks der Marken zu beurteilen, wobei insbesondere die

sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Der

angesprochene Durchschnittsverbraucher nimmt Marken regelmäßig in der Form

auf, in der sie ihm entgegentreten ohne sie einer analysierenden

Betrachtungsweise zu unterziehen, dh er achtet nicht auf die verschiedenen

Einzelheiten, sondern nimmt die Marken als Ganzes wahr (vgl EuGH GRUR Int

2004, 843 Rn 29 MATRATZEN; BGH GRUR 1999, 241, 243 Lions; GRUR

1999, 735, 736 MONOFLAM/POLYFLAM; GRUR 2004, 783, 784 - NEU-

RO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

Die angegriffene Marke „HOLOSAFE“ stimmt mit der Widerspruchsmarke „safe“ in

einem von zwei Bestandteilen identisch überein, wobei der Bildanteil der

Widerspruchsmarke sich darin erschöpft, dass innerhalb des Wortes ein Wechsel

zwischen Groß- und Kleinbuchstaben stattfindet, der werbeüblich ist. Die Marken

unterscheiden sich lediglich durch den zusätzlichen Bestandteil „holo“ der

jüngeren Marke. Aufgrund der höheren Silbenzahl und der größeren Wortlänge

der jüngeren Marke ist die Sprachmelodie und das Schriftbild der beiden Marken

so unterschiedlich, dass weder eine unmittelbare klangliche noch eine

unmittelbare schriftbildliche oder begriffliche Verwechslung anzunehmen ist. Da

Unterschiede am Wortanfang vom Verkehr regelmäßig besonders

wahrgenommen werden (BGH GRUR 2002, 1067, 1070 DKV/OKV), rufen die

beiden zusätzlichen Silben am Wortbeginn der jüngeren Marke „HOLOSAFE“

beim Verkehr einen anderen Gesamteindruck hervor als die Marke „safe“. Es sind

keine Anhaltspunkte ersichtlich, weshalb der Verkehr den relativ kurzen

Gesamtbegriff „HOLOSAFE“ nach prägenden Einzelelementen durchsuchen und

den mit dem zweiten Bestandteil „safe“ zu einem Einwortzeichen verbundenen,

vorangestellten Begriff „holo“ weglassen sollte. Im Gegenteil, die beiden

Bestandteile fügen sich harmonisch zu einem geschlossenen, zusammengehörend wirkenden Phantasiewort zusammen. Aber auch wenn man im

vorliegenden Fall zugunsten der Widersprechenden annähme, der Verkehr

erkenne in „HOLOSAFE“ eine aus den beiden Bestandteilen „holo“ und „safe“

zusammengesetzte Kombinationsmarke, ließe sich daraus keine (unmittelbare)

Verwechslungsgefahr der beiden Marken ableiten. Diese könnte nur dann bejaht

werden, wenn der Gesamteindruck der mehrbestandteiligen jüngeren Marke

gerade durch den übereinstimmenden Begriff geprägt wird und der Bestandteil

„holo“ in einer solchen Weise gegenüber dem Bestandteil „safe“ in den

Hintergrund träte, dass er vernachlässigt werden könnte (vgl EuGH, GRUR Int

2004, 843, 844 - Rn 13 MATRATZEN; BGH GRUR 2003, 880, 881 City Plus).

Dies kann dann der Fall sein, wenn der übereinstimmende Bestandteil als isoliert

auftretendes Zeichen aufgrund seiner tatsächlichen Benutzung im Verkehr für

Dritte eine erhöhte Kennzeichnungskraft erlangt hat. Hat eine Bezeichnung durch

ihre isolierte Verwendung im Geschäftsverkehr eine zunehmend herkunftshinweisende Funktion erhalten, führt dies nicht nur zur Steigerung der

Kennzeichnungskraft der älteren einbestandteiligen Marke, sondern bewirkt

zugleich, dass dem Zeichen vom Verkehr auch dann ein Hinweis auf den Inhaber

der älteren Marke entnommen wird, wenn es ihm nicht isoliert, sondern als

Bestandteil eines anderen - zusammengesetzten - jüngeren Zeichens begegnet

(BGH, aaO). Von einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist

nach dem oben Gesagten allerdings nicht auszugehen.

Das Wortelement „holo“ ist im Hinblick auf die eingetragenen Waren der Klasse 16

zudem nicht beschreibend, selbst wenn es assoziative Anklänge an „Hologramm“

oder „Holografie“ gibt. „Holo“ leitet sich von dem griechischen Wort „holos“ ab, das

„ganz, vollständig, unversehrt“ bedeutet. „Holo…“ ist in der deutschen Sprache nur

in Zusammensetzungen gebräuchlich (holomorph; holoedroisch; Holocaust) und

bedeutet „ganz, in vollem Umfang; vollkommen, komplett, restlos“

(www.wissen.de).In Bezug auf die eingetragenen Waren der jüngeren Marke trägt

„holo“ damit jedenfalls auch zum Gesamteindruck bei, und kann bei dessen

Feststellung nicht gänzlich außer Betracht bleiben. In Kombination mit dem Begriff

„safe“, der für Papier ebenfalls wiederum nicht unmittelbar beschreibend ist,

sondern allenfalls assoziative Anklänge hat, wird der Gesamtbegriff damit von

keinem der beiden Bestandteile geprägt. Der Widerspruchsmarke „safe“ steht also

die unverkürzte Einwortmarke „HOLOSAFE“ gegenüber, zwischen denen keine

unmittelbare Verwechslungsgefahr besteht.

Der Senat weicht im hier zu entscheidenden Verfahren im übrigen nicht von der

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ab. Dieser prüft - nach wie vor -,

ob bei zwei Marken, von denen die jüngere das Markenwort der älteren gänzlich in

sich aufnimmt und lediglich um einen weiteren Begriff ergänzt, das „gemeinsame“

Element im maßgeblichen Gesamteindruck so dominiert, dass dann die Gefahr

von Verwechslungen anzunehmen ist. Die beiden Entscheidungen des

Europäischen Gerichts Erster Instanz (Verfahren vom 25. November 2003

T-286/02 - KIAP MOU/MOU und vom 4. Mai 2005 T-22/04 Westlife/West)

führen zu keiner anderen Beurteilung. Die dort vertretene Ansicht der Zweiten

Kammer des Gerichts Erster Instanz, dass zwei Marken „regelmäßig als ähnlich

anzusehen sind“ (aaO, Rn 37 Westlife/West), „wenn eines von zwei Wörtern,

aus denen eine Wortmarke besteht, bildlich oder klanglich mit dem einzigen Wort

identisch ist, aus dem eine ältere Wortmarke besteht, und wenn diese Wörter

insgesamt oder für sich genommen für die betreffenden Verkehrskreise keine

begriffliche Bedeutung haben, …“, bezieht sich auf die Entscheidung des

Europäischen Gerichtshofs zu MATRATZEN (EuGH GRUR Int 2004, 843 ff

- MATRATZEN). Die Zweite Kammer schlussfolgert, dass bei derartigen

Konstellationen „regelmäßig“ eine Verwechslungsgefahr anzunehmen sei. Der

Europäische Gerichtshof (aaO, Rn 32 und 33) hat allerdings unter Hinweis auf die

zugrundeliegende Entscheidung der Vierten Kammer des Gerichts Erster Instanz

ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Beurteilung der Ähnlichkeit zweier

Marken nicht bedeute, dass nur ein Bestandteil einer zusammengesetzten Marke

zu berücksichtigen und mit der anderen Marke, sondern vielmehr die Marken als

Ganzes miteinander zu vergleichen seien. Die Vierte Kammer hat deshalb in ihrer

Entscheidung auch ausdrücklich festgestellt (EuG GRUR Int. 2003, 243, 244

- Rn 31 - MATRATZEN), dass im von ihr zu entscheidenden Fall das Wort

„MATRATZEN“ zwar die Wortmarke der älteren Marke und zugleich ein

Bestandteil des Zeichens sei, aus dem die jüngere Marke bestehe. Diese

Feststellung genüge allein jedoch nicht für die Annahme, dass die beiden

fraglichen Marken, „die im Verhältnis zueinander jeweils als Ganzes zu betrachten

sind, auch einander ähnlich sind“ (aaO, Rn 31). Zur Verwechslungsgefahr kommt

die Vierte Kammer nur deshalb, weil sie davon ausgeht, dass das dominierende,

dh prägende, Element der jüngeren Wort-/Bildmarke der Bestandteil

„MATRATZEN“ ist, und sich deshalb „MATRATZEN“ und „MATRATZEN“

gegenüberstanden.

Im Ergebnis scheidet auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr aus. Zum einen

handelt es sich bei „safe“ nicht um das Firmenschlagwort der Widersprechenden.

Zum anderen besteht auch nicht die Gefahr, dass die angegriffene Marke im

Verkehr gedanklich unter dem Gesichtspunkt einer Serienzeichenbildung mit der

Widerspruchsmarke in Verbindung gebracht werden könnte (BGH GRUR 2002,

542, 544 BIG; GRUR 2002, 544, 547 BANK 24). Für eine solche Art der

Verwechslungsgefahr, bei deren Annahme grundsätzlich Zurückhaltung geboten

ist, gibt es keine Anhaltspunkte.

Unter Abwägung der einzelnen eine rechtserhebliche Verwechslungsgefahr begründenden Faktoren ergibt sich daher, dass diese trotz der Warenähnlichkeit

und der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aufgrund

des deutlichen Zeichenabstands zu verneinen war.

Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst 71 Abs 1 S 2 MarkenG).

Baumgärtner Fink Dr. Mittenberger-Huber

Cl

Urteil vom 30.04.2015

2 ZA (pat) 10/14 vom 30.04.2015

Urteil vom 23.07.2015

2 Ni 20/13 (EP) vom 23.07.2015

Urteil vom 16.06.2016

10 W (pat) 20/16 vom 16.06.2016

Anmerkungen zum Urteil