Urteil des BPatG vom 10.10.2003
BPatG: patentanspruch, handbuch, gehalt, wasser, neuheit, widerruf, post, verfügung, patentfähigkeit, begriff
BPatG 152
08.05
BUNDESPATENTGERICHT
15 W (pat) 62/03
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(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend das Patent 198 41 842
…
- 2 -
hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in
der Sitzung vom 20. März 2006 unter Mitwirkung …
beschlossen:
Auf die Beschwerde der Patentinhaberin wird der Beschluss der
Patentabteilung 43 des Deutschen Patent- und Markenamts auf-
gehoben und das Patent in vollem Umfang aufrechterhalten.
G r ü n d e
I.
Auf die am 12. September 1998 eingereichte Patentanmeldung hat das Deutsche
Patent- und Markenamt das Patent 198 41 842 mit der Bezeichnung
„Strukturviskose, von organischen Lösemitteln und externen
Emulgatoren freie Pulverlack-Slurry, Verfahren zu ihrer Herstel-
lung und ihre Verwendung“
erteilt. Veröffentlichungstag der Patenterteilung ist der 6. Juli 2000.
Nach Prüfung des erhobenen Einspruchs wurde das Patent mit Beschluss der
Patentabteilung 43 vom 10. Oktober 2003 widerrufen. Dem Beschluss lagen die
Patentansprüche 1 bis 13 der DE 198 41 842 C2 in der erteilten Fassung
zugrunde. Die zueinander in Nebenordnung stehenden Patentansprüche 1, 7, 12
und 13 haben folgenden Wortlaut:
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„1. Strukturviskose, von organischen Lösemitteln und externen
Emulgatoren freie Pulverklarlack-Slurry, enthaltend feste sphäri-
sche Partikel einer mittleren Teilchengröße von 0,8 bis 20 µm und
einer maximalen Teilchengröße von 30 µm, mindestens einen io-
nischen Verdicker und mindestens einen nicht-ionischen Assozia-
tiv-Verdicker, wobei die Pulverklarlack-Slurry einen Gehalt an Io-
nen bildenden Gruppen von 0,05 bis 1 meq/g, einen Gehalt an
Neutralisationsmitteln von 0,05 bis 1 meq/g und eine Viskosität
von (i) 50 bis 1500 mPas bei einer Scherrate von 1000 s
-1
, (ii) 150
bis 8000 mPas bei einer Scherrate von 10 s
-1
und (iii) 180 bis
12000 mPas bei einer Scherrate von 1 s
-1
aufweist.
7.
Verfahren zur Herstellung einer strukturviskosen, von organi-
schen Lösemitteln und externen Emulgatoren freien Pulverklar-
lack-Slurry durch
1) Emulgieren
einer organischen Lösung, enthaltend Bindemit-
tel und Vernetzer, wodurch eine Emulsion vom Typ Öl-in-Wasser
resultiert,
2)
Entfernen des organischen Lösemittels oder der organischen
Lösemittel und
3)
teilweisen oder völligen Ersatz des entfernten Lösemittelvolu-
mens durch Wasser, wodurch eine Pulverklarlack-Slurry mit festen
sphärischen Partikeln resultiert,
dadurch gekennzeichnet
, dass der Pulverklarlack-Slurry
4) noch mindestens ein ionischer, insbesondere anionischer,
Verdicker und mindestens ein nicht ionischer Assoziativ-Verdicker
zugesetzt wird.
12. Verwendung der Pulverklarlack-Slurry gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 6 oder der gemäß einem der Ansprüche 7 bis 11
hergestellten Pulverklarlack-Slurry für die Herstellung von Klarla-
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cken für die Automobilerst- und die Automobilreparaturlackierung
und die industrielle Lackierung.
13. Verwendung der Pulverklarlack-Slurry gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 6 oder der gemäß einem der Ansprüche 7 bis 11
hergestellten Pulverklarlack-Slurry zur Beschichtung von Formtei-
len, insbesondere aus Metall, Glas, Holz und/oder Kunststoff.“
Wegen des Wortlauts der darauf jeweils rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 6
sowie 8 bis 11 wird auf die DE 198 41 842 C2 verwiesen.
Der Widerruf des Patents wurde damit begründet, dass die strukturviskose, von
organischen Lösemitteln und externen Emulgatoren freie Pulverklarlack-Slurry ge-
genüber der Lehre der nachveröffentlichten, aber zeitrangälteren EP 899 282 A2
(1) unter Einbeziehung eines auf den Inhalt der Handbuches Johan Bieleman:
Lackadditive, Wiley-VCH, Weinheim, New York 1998, S. 49 bis 55 (2) gestützten
allgemeinen Fachwissens nicht mehr neu sei.
Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin. In ihrer
Beschwerdebegründung vom 19. November 2003 weist sie darauf hin, in (1) seien
Verdicker lediglich als eine von mehreren fakultativen Zusatzstoffen zu Pulver-
klarlack-Slurries angeführt, eine Kombination zweier oder mehrerer bestimmter
Verdickertypen werde jedoch weder in der Beschreibung noch in den Ausfüh-
rungsbeispielen beschrieben, sodass ein Fachmann selbst unter Zuhilfenahme der
Druckschrift (2) aufgrund seines Fachwissens die spezielle Kombination eines io-
nischen Verdickers und eines nicht-ionischen Assoziativverdickers nicht mitlesen
könne.
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Die Patentinhaberin beantragt sinngemäß,
den Beschluss über den Widerruf des Patents DE 198 41 842 auf-
zuheben und das Patent in vollem Umfang aufrechtzuerhalten,
hilfsweise die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung.
Mit Schriftsatz vom 24. Oktober 2005 hat die Einsprechende mitgeteilt, dass sie an
der für den 26. Januar 2006, 9.00 Uhr, anberaumten mündlichen Verhandlung
nicht teilnehmen werde, und beantragt,
aufgrund der vorliegenden Aktenlage zu entscheiden.
Mit Terminsnachricht vom 19. Januar 2006 wurde den Verfahrensbeteiligten die
Aufhebung des Verhandlungstermins von Amts wegen mitgeteilt und darauf hin-
gewiesen, dass über die Sache in Kürze ohne mündliche Verhandlung entschie-
den werde.
Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.
II.
Die Beschwerde der Patentinhaberin ist zulässig (PatG § 73) und begründet. Der
Gegenstand des Streitpatents ist gegenüber den vorgebrachten Druckschriften
neu und erfinderisch.
Bezüglich ausreichender Offenbarung des Gegenstands der Patentansprüche 1
bis 13 bestehen keine Bedenken, da deren Merkmale sich aus den ursprünglichen
Unterlagen, Patentanspruch 1 i. V. m. Patentanspruch 4 sowie Patentansprüche 2,
3, 5 bis 13 und 15 herleiten.
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Patentanspruch 1
des Streitpatents betrifft eine Pulverklarlack-Slurry, welche fol-
gende Merkmale aufweist
1) feste sphärische Partikel
1.1) einer mittleren Teilchengröße von 0,8 bis 20 μm
1.2) einer maximalen Teilchengröße von 30 μm
2) mindestens einen ionischen Verdicker
3) mindestens einen nicht-ionischen Assoziativ-Verdicker
4) einen Gehalt an Ionen bildenden Gruppen von 0,05 bis 1 meq/g
5) einen Gehalt an Neutralisationsmitteln von 0,05 bis 1 meq/g
6) eine Strukturviskosität von
6.1) 50 bis 1500 mPas bei einer Scherrate von 1000 s
-1
6.2) 150 bis 8000 mPas bei einer Scherrate von 10 s
-1
6.3) 180 bis 12000 mPas bei einer Scherrate von 1 s
-1
.
7) frei von organischen Lösungsmitteln
8) ohne den Zusatz von (externen) Emulgatoren
Die EP 899 282 A1 (1) betrifft ein wässriges Beschichtungsmittel für Einbrennla-
ckierungen, welches durch Kombination einer Polyolkomponente, einer Polyisocy-
anatkomponente mit blockierter Isocyanatgruppe und gegebenenfalls weiteren
polyfunktionellen Polyolen, weiteren Vernetzersubstanzen, externen Emulatoren
nebst gegebenenfalls üblichen weiteren Zusatzmitteln in wässriger Dispersion
hergestellt ist, sowie Verfahren zu seiner Herstellung (vgl. (1) Anspr. 1 sowie
Anspr. 5).
Zwar können in der wässrigen Beschichtungsmitteldispersion gemäß (1) unter an-
derem auch Verdicker als weitere übliche Zusatzmittel enthalten sein (vgl. (1)
S. 13 Anspr. 1 Z. 50 i. V. m. S. 8 Z. 50), wobei in den Ausführungsbeispielen als
einziges Verdickungsmittel Borchigel LW 44 eingesetzt wird (vgl. (1) S. 9 Z. 45 bis
S. 13 Z. 28, insbes S. 12 Z. 35 bis 48), bei dem es sich ausweislich des von der
Patentinhaberin überreichten Informationsblatts „Borchi Gel LW44“, Fa. Borchers,
um ein nichtionogenes Verdickungsmittel auf Polyurethanbasis und damit um ei-
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nen nicht-ionischen Assoziativverdicker gemäß Merkmal 3 handelt, was von der
Einsprechenden im Übrigen nicht bestritten wurde (vgl. Schrifts. v.
19. November 2003 S. 2 Punkt 1). Jedoch enthalten weder die allgemeine Be-
schreibung noch die Ausführungsbeispiele der Druckschrift (1) eine darüber hi-
nausgehende Lehre betreffend optionale übliche Verdicker. Anders als im Streit-
patent (vgl. DE 198 41 842 C2 S. 4 Z. 66 bis 67) findet sich in (1) nicht ein einziger
Hinweis auf das Handbuch Johan Bieleman: Lackadditive, Wiley-VCH, Weinheim,
New York 1998, S. 49 bis 55 (2), dessen Inhalt die Patentabteilung in dem ange-
fochtenen Beschluss als „Lehrbuchwissen“ gutachtlich herangezogen hat (vgl.
Beschl. v. 10. Oktober 2003 S. 4 Abs. 2 ff.).
Der Senat gelangt zu dem Ergebnis, dass die Druckschrift (1) nicht die Lehre ver-
mittelt, eine Pulverklarlack-Slurry mit mindestens einem ionischen Verdicker sowie
mit mindestens einem nicht-ionischen Assoziativ-Verdicker und damit den Merk-
malen 2 sowie 3 bereitzustellen, sodass eine Pulverklarlack-Slurry gemäß Patent-
anspruch 1 des Streitpatents daraus nicht zu entnehmen und deshalb die Neuheit
demgegenüber anzuerkennen ist.
Wenn die Patentabteilung in dem Widerrufsbeschluss, unter Verweis auf den
Fachmann, den Inhalt des Handbuches (2) in die Druckschrift (1) miteinbezieht
und zwar derart, dass aus (1) die Merkmale 2 und 3 in Kombination mit den übri-
gen Merkmalen 1 sowie 4 bis 8 hervorgehen, und auf diese Weise der Druckschrift
(1) einen erweiterten Gesamtoffenbarungsgehalt beimisst, so lässt sie dabei außer
acht, dass (2) nicht in (1) sondern lediglich im Streitpatent zitiert ist und deshalb
auch nicht, jedenfalls nicht ohne weiteres, Teil der Offenbarung einer aus (1) zu
entnehmenden Lehre sein kann. Ob es sich bei dem Handbuch (2) um ein Lehr-
buch handelt, das Grundlagencharakter hat und auf Grund dessen möglicherweise
in die Lehre der Druckschrift (1) miteinzubeziehen ist, lässt sich jedenfalls nicht
daraus ableiten, dass dieses Handbuch in der Streitpatentschrift zitiert und gege-
benenfalls dort zur Ermittlung des Gesamtoffenbarungsgehalts des Streitpatents
heranzuziehen ist.
- 8 -
Ob das Miteinbeziehen des Inhalts das Handbuchs (2) in (1) zulässig ist, kann je-
doch dahingestellt bleiben.
Denn der Senat kann nicht feststellen, dass aus den von der Einsprechenden (vgl.
Schrifts. v. 24. August 2001 S. 1 le. Abs. bis S. 2 Abs. 1) und von der Patentab-
teilung in ihrem Beschluss zitierten Textpassagen von (2) zwanglos diejenige
Lehre hervorgeht, die bei Einbeziehung in den Gesamtoffenbarungsgehalt von (1)
erforderlich wäre, um zur Lehre des Patentanspruchs 1 des Streitpatents zu ge-
langen. Zwar geht aus (2), wie im angefochtenen Beschluss zutreffend zitiert, her-
vor, dass Celluloseether mit Polyurethanverdickungsmitteln kombiniert werden
mussten, um unterschiedlichen Erfordernissen wie Fließverhalten, Anwendungs-
viskosität, Wasserempfindlichkeit, Filmglanz und Spritzbarkeit zu genügen und in
Hochglanzfarben und in eher industriell verarbeiteten Farben auf Wasserbasis
überhaupt zur Anwendung gelangen zu können (vgl. (2) S. 49 Abs. 4 sowie
Beschl. d. Patentabt. v. 10. Oktober 2003 S. 4 Abs. 3). Eine Lehre zum Einsatz io-
nischer Celluloseether als Verdicker findet sich in dieser Textpassage jedoch
nicht, auch nicht eine entsprechende Anregung hierfür, zumal im Anschluss daran
auf neuere Entwicklungen im Bereich niedermolekularer assoziativer und damit
nicht-ionischer Celluloseether als Verdickungsmittel hingewiesen wird. Erst recht
nicht lässt sich aus den zitierten Textstellen eine allgemeine Lehre zum Einsatz
ionischer Verdicker in Kombination mit nicht-ionischen Assoziativverdickern, bei-
spielsweise vom Polyurethantyp, in Pulverklarlack-Slurries ableiten.
Zur Verneinung der Neuheit reicht nach Ansicht des Senats nicht aus, dass die
unter den Begriff Celluloseether subsummierbare Carboxymethylcellulose an an-
derer Stelle in (2), wenn auch mehrfach, als Verdickungsmittel genannt ist. Dies
gelänge vielmehr erst in Kenntnis der für den Gegenstand des Streitpatents we-
sentlichen Kombination der Merkmale 2 und 3 und damit unter Anwendung einer
unzulässigen ex-post Betrachtung.
Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruht auch auf einer erfinderischen Tä-
tigkeit.
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Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist von der Aufgabe auszugehen,
eine neue Pulverlack-Slurry zur Verfügung zu stellen, welche die Nachteile des
Standes der Technik, wie er sich aus der Beschreibungseinleitung des Streitpa-
tents ergibt, nicht mehr aufweist. Insbesondere soll die Slurry mit einer geringeren
Anzahl an Verarbeitungsschritten, mit Restlösemittelgehalten von kleiner 1 %, mit
vergleichbaren Partikelgrößen und ähnlich vorteilhaftem Applikationsverhalten
herstellbar sein. Im Gegensatz zu bekannten Wasserklarlacken sollen die neuen
Slurries ein sichereres Applikationsverhalten hinsichtlich Kochern bei den gefor-
derten Filmschichtstärken von ca. 40-50 μm auch ohne Zuhilfenahme von organi-
schen Lösemitteln gewährleisten. Außerdem soll ein neues Verfahren zur Her-
stellung von Pulverlack-Slurries gefunden werden, welches den wesentlichen
Vorteil der Vermischung der Komponenten in Lösung und damit sehr gute Homo-
genität der resultierenden Partikel weiterhin wahrt (vgl. DE 198 41 842 C2, S. 3
Z. 2 bis 12).
Die Druckschrift (1) ist gegenüber dem für den Zeitrang maßgeblichen Anmelde-
tag des Streitpatents nachveröffentlicht und bleibt daher bei der Beurteilung der
erfinderischen Tätigkeit außer Betracht.
Soweit die Einsprechende auf das Handbuch (2) verwiesen hat (vgl. (2) S. 49 und
55 i. V. m. Schrifts. v. 24. August 2001 S. 1 le. Abs. bis S. 2 Abs. 1), lassen sich
nach Ansicht des Senats daraus jedoch keine Anregungen dahin entnehmen,
mindestens einen ionischen Verdicker mit mindestens einem nicht-ionischen As-
soziativ-Verdicker in Pulverklarlack-Slurries zu kombinieren.
Die Lösungen dieser Aufgabe durch eine strukturviskose Pulverklarlack-Slurry
bzw. durch ein Verfahren zur Herstellung derselben gemäß Patentanspruch 1
bzw. Patentanspruch 7 ergeben sich aber auch nicht aus den im Prüfungsverfah-
ren für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht gezogenen Druckschriften
(vgl. DE 198 41 842 C2 Titelblatt sowie S. 2), auf die im Einspruchsverfahren und
im Einspruchsbeschwerdeverfahren auch nicht Bezug genommen worden war.
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Strukturviskose, von Lösemitteln und externen Emulgatoren freie Pulverklarlack-
Slurries mit den Merkmalen gemäß Patentanspruch 1 sind deshalb patentfähig.
Gewährbar sind damit auch Patentanspruch 7, der ein Verfahren zur Herstellung
einer strukturviskosen, von Lösemitteln und externen Emulgatoren freien Pulver-
klarlack-Slurry betrifft, das unter anderem ebenfalls durch den Zusatz von Verdi-
ckern gemäß den Merkmalen 2 und 3 gekennzeichnet ist, sowie die Patentan-
sprüche 12 und 13, die die Verwendung solcher Pulverlack-Slurries betreffen.
Entsprechendes gilt für die Unteransprüche 2 bis 6 und 8 bis 11, die bevorzugte
Ausführungsformen einer strukturviskosen, von Lösemitteln und externen Emul-
gatoren freien Pulverklarlack-Slurry bzw. deren Herstellung gemäß den Patentan-
sprüchen 1 und 7, auf die sie rückbezogen sind, betreffen.
Der angefochtene Beschluss war somit aufzuheben und das Patent gemäß § 61
Abs. 1 PatG aufrechtzuerhalten.
Die Einsprechende hat sich mit ihrem angekündigten Fernbleiben von der mündli-
chen Verhandlung und ihrer Bitte um Entscheidung nach Lage der Akten einer
weiteren Erörterung der Sach- und Rechtslage, die ihr durch Anberaumung einer
mündlichen Verhandlung (PatG § 91 Abs. 1 i. V. m. ZPO § 139) eingeräumt wor-
den ist, entzogen, sodass - wie geschehen - zu beschließen war.
gez.
Unterschriften