Urteil des BPatG vom 10.10.2003, 15 W (pat) 62/03

Entschieden
10.10.2003
Schlagworte
Patentanspruch, Handbuch, Gehalt, Wasser, Neuheit, Widerruf, Post, Verfügung, Patentfähigkeit, Begriff
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BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 62/03

_______________________

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 198 41 842

BPatG 152

08.05

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in

der Sitzung vom 20. März 2006 unter Mitwirkung

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Patentinhaberin wird der Beschluss der

Patentabteilung 43 des Deutschen Patent- und Markenamts aufgehoben und das Patent in vollem Umfang aufrechterhalten.

Gründe

I.

Auf die am 12. September 1998 eingereichte Patentanmeldung hat das Deutsche

Patent- und Markenamt das Patent 198 41 842 mit der Bezeichnung

„Strukturviskose, von organischen Lösemitteln und externen

Emulgatoren freie Pulverlack-Slurry, Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung“

erteilt. Veröffentlichungstag der Patenterteilung ist der 6. Juli 2000.

Nach Prüfung des erhobenen Einspruchs wurde das Patent mit Beschluss der

Patentabteilung 43 vom 10. Oktober 2003 widerrufen. Dem Beschluss lagen die

Patentansprüche 1 bis 13 der DE 198 41 842 C2 in der erteilten Fassung

zugrunde. Die zueinander in Nebenordnung stehenden Patentansprüche 1, 7, 12

und 13 haben folgenden Wortlaut:

„1. Strukturviskose, von organischen Lösemitteln und externen

Emulgatoren freie Pulverklarlack-Slurry, enthaltend feste sphärische Partikel einer mittleren Teilchengröße von 0,8 bis 20 µm und

einer maximalen Teilchengröße von 30 µm, mindestens einen ionischen Verdicker und mindestens einen nicht-ionischen Assoziativ-Verdicker, wobei die Pulverklarlack-Slurry einen Gehalt an Ionen bildenden Gruppen von 0,05 bis 1 meq/g, einen Gehalt an

Neutralisationsmitteln von 0,05 bis 1 meq/g und eine Viskosität

von (i) 50 bis 1500 mPas bei einer Scherrate von 1000 s -1 , (ii) 150

bis 8000 mPas bei einer Scherrate von 10 s -1 und (iii) 180 bis

12000 mPas bei einer Scherrate von 1 s -1 aufweist.

7. Verfahren zur Herstellung einer strukturviskosen, von organischen Lösemitteln und externen Emulgatoren freien Pulverklarlack-Slurry durch

1) Emulgieren einer organischen Lösung, enthaltend Bindemittel und Vernetzer, wodurch eine Emulsion vom Typ Öl-in-Wasser

resultiert,

2) Entfernen des organischen Lösemittels oder der organischen

Lösemittel und

3) teilweisen oder völligen Ersatz des entfernten Lösemittelvolumens durch Wasser, wodurch eine Pulverklarlack-Slurry mit festen

sphärischen Partikeln resultiert,

dadurch gekennzeichnet, dass der Pulverklarlack-Slurry

4) noch mindestens ein ionischer, insbesondere anionischer,

Verdicker und mindestens ein nicht ionischer Assoziativ-Verdicker

zugesetzt wird.

12. Verwendung der Pulverklarlack-Slurry gemäß einem der Ansprüche 1 bis 6 oder der gemäß einem der Ansprüche 7 bis 11

hergestellten Pulverklarlack-Slurry für die Herstellung von Klarla-

cken für die Automobilerst- und die Automobilreparaturlackierung

und die industrielle Lackierung.

13. Verwendung der Pulverklarlack-Slurry gemäß einem der Ansprüche 1 bis 6 oder der gemäß einem der Ansprüche 7 bis 11

hergestellten Pulverklarlack-Slurry zur Beschichtung von Formteilen, insbesondere aus Metall, Glas, Holz und/oder Kunststoff.“

Wegen des Wortlauts der darauf jeweils rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 6

sowie 8 bis 11 wird auf die DE 198 41 842 C2 verwiesen.

Der Widerruf des Patents wurde damit begründet, dass die strukturviskose, von

organischen Lösemitteln und externen Emulgatoren freie Pulverklarlack-Slurry gegenüber der Lehre der nachveröffentlichten, aber zeitrangälteren EP 899 282 A2

(1) unter Einbeziehung eines auf den Inhalt der Handbuches Johan Bieleman:

Lackadditive, Wiley-VCH, Weinheim, New York 1998, S. 49 bis 55 (2) gestützten

allgemeinen Fachwissens nicht mehr neu sei.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin. In ihrer

Beschwerdebegründung vom 19. November 2003 weist sie darauf hin, in (1) seien

Verdicker lediglich als eine von mehreren fakultativen Zusatzstoffen zu Pulverklarlack-Slurries angeführt, eine Kombination zweier oder mehrerer bestimmter

Verdickertypen werde jedoch weder in der Beschreibung noch in den Ausführungsbeispielen beschrieben, sodass ein Fachmann selbst unter Zuhilfenahme der

Druckschrift (2) aufgrund seines Fachwissens die spezielle Kombination eines ionischen Verdickers und eines nicht-ionischen Assoziativverdickers nicht mitlesen

könne.

Die Patentinhaberin beantragt sinngemäß,

den Beschluss über den Widerruf des Patents DE 198 41 842 aufzuheben und das Patent in vollem Umfang aufrechtzuerhalten,

hilfsweise die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung.

Mit Schriftsatz vom 24. Oktober 2005 hat die Einsprechende mitgeteilt, dass sie an

der für den 26. Januar 2006, 9.00 Uhr, anberaumten mündlichen Verhandlung

nicht teilnehmen werde, und beantragt,

aufgrund der vorliegenden Aktenlage zu entscheiden.

Mit Terminsnachricht vom 19. Januar 2006 wurde den Verfahrensbeteiligten die

Aufhebung des Verhandlungstermins von Amts wegen mitgeteilt und darauf hingewiesen, dass über die Sache in Kürze ohne mündliche Verhandlung entschieden werde.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Die Beschwerde der Patentinhaberin ist zulässig (PatG § 73) und begründet. Der

Gegenstand des Streitpatents ist gegenüber den vorgebrachten Druckschriften

neu und erfinderisch.

Bezüglich ausreichender Offenbarung des Gegenstands der Patentansprüche 1

bis 13 bestehen keine Bedenken, da deren Merkmale sich aus den ursprünglichen

Unterlagen, Patentanspruch 1 i. V. m. Patentanspruch 4 sowie Patentansprüche 2,

3, 5 bis 13 und 15 herleiten.

Patentanspruch 1 des Streitpatents betrifft eine Pulverklarlack-Slurry, welche folgende Merkmale aufweist

1) feste sphärische Partikel

1.1) einer mittleren Teilchengröße von 0,8 bis 20 μm

1.2) einer maximalen Teilchengröße von 30 μm

2) mindestens einen ionischen Verdicker

3) mindestens einen nicht-ionischen Assoziativ-Verdicker

4) einen Gehalt an Ionen bildenden Gruppen von 0,05 bis 1 meq/g

5) einen Gehalt an Neutralisationsmitteln von 0,05 bis 1 meq/g

6) eine Strukturviskosität von

6.1) 50 bis 1500 mPas bei einer Scherrate von 1000 s -1 6.2) 150 bis 8000 mPas bei einer Scherrate von 10 s -1 6.3) 180 bis 12000 mPas bei einer Scherrate von 1 s -1 .

7) frei von organischen Lösungsmitteln

8) ohne den Zusatz von (externen) Emulgatoren

Die EP 899 282 A1 (1) betrifft ein wässriges Beschichtungsmittel für Einbrennlackierungen, welches durch Kombination einer Polyolkomponente, einer Polyisocyanatkomponente mit blockierter Isocyanatgruppe und gegebenenfalls weiteren

polyfunktionellen Polyolen, weiteren Vernetzersubstanzen, externen Emulatoren

nebst gegebenenfalls üblichen weiteren Zusatzmitteln in wässriger Dispersion

hergestellt ist, sowie Verfahren zu seiner Herstellung (vgl. (1) Anspr. 1 sowie

Anspr. 5).

Zwar können in der wässrigen Beschichtungsmitteldispersion gemäß (1) unter anderem auch Verdicker als weitere übliche Zusatzmittel enthalten sein (vgl. (1)

S. 13 Anspr. 1 Z. 50 i. V. m. S. 8 Z. 50), wobei in den Ausführungsbeispielen als

einziges Verdickungsmittel Borchigel LW 44 eingesetzt wird (vgl. (1) S. 9 Z. 45 bis

S. 13 Z. 28, insbes S. 12 Z. 35 bis 48), bei dem es sich ausweislich des von der

Patentinhaberin überreichten Informationsblatts „Borchi Gel LW44“, Fa. Borchers,

um ein nichtionogenes Verdickungsmittel auf Polyurethanbasis und damit um ei-

nen nicht-ionischen Assoziativverdicker gemäß Merkmal 3 handelt, was von der

Einsprechenden im Übrigen nicht bestritten wurde (vgl. Schrifts. v.

19. November 2003 S. 2 Punkt 1). Jedoch enthalten weder die allgemeine Beschreibung noch die Ausführungsbeispiele der Druckschrift (1) eine darüber hinausgehende Lehre betreffend optionale übliche Verdicker. Anders als im Streitpatent (vgl. DE 198 41 842 C2 S. 4 Z. 66 bis 67) findet sich in (1) nicht ein einziger

Hinweis auf das Handbuch Johan Bieleman: Lackadditive, Wiley-VCH, Weinheim,

New York 1998, S. 49 bis 55 (2), dessen Inhalt die Patentabteilung in dem angefochtenen Beschluss als „Lehrbuchwissen“ gutachtlich herangezogen hat (vgl.

Beschl. v. 10. Oktober 2003 S. 4 Abs. 2 ff.).

Der Senat gelangt zu dem Ergebnis, dass die Druckschrift (1) nicht die Lehre vermittelt, eine Pulverklarlack-Slurry mit mindestens einem ionischen Verdicker sowie

mit mindestens einem nicht-ionischen Assoziativ-Verdicker und damit den Merkmalen 2 sowie 3 bereitzustellen, sodass eine Pulverklarlack-Slurry gemäß Patentanspruch 1 des Streitpatents daraus nicht zu entnehmen und deshalb die Neuheit

demgegenüber anzuerkennen ist.

Wenn die Patentabteilung in dem Widerrufsbeschluss, unter Verweis auf den

Fachmann, den Inhalt des Handbuches (2) in die Druckschrift (1) miteinbezieht

und zwar derart, dass aus (1) die Merkmale 2 und 3 in Kombination mit den übrigen Merkmalen 1 sowie 4 bis 8 hervorgehen, und auf diese Weise der Druckschrift

(1) einen erweiterten Gesamtoffenbarungsgehalt beimisst, so lässt sie dabei außer

acht, dass (2) nicht in (1) sondern lediglich im Streitpatent zitiert ist und deshalb

auch nicht, jedenfalls nicht ohne weiteres, Teil der Offenbarung einer aus (1) zu

entnehmenden Lehre sein kann. Ob es sich bei dem Handbuch (2) um ein Lehrbuch handelt, das Grundlagencharakter hat und auf Grund dessen möglicherweise

in die Lehre der Druckschrift (1) miteinzubeziehen ist, lässt sich jedenfalls nicht

daraus ableiten, dass dieses Handbuch in der Streitpatentschrift zitiert und gegebenenfalls dort zur Ermittlung des Gesamtoffenbarungsgehalts des Streitpatents

heranzuziehen ist.

Ob das Miteinbeziehen des Inhalts das Handbuchs (2) in (1) zulässig ist, kann jedoch dahingestellt bleiben.

Denn der Senat kann nicht feststellen, dass aus den von der Einsprechenden (vgl.

Schrifts. v. 24. August 2001 S. 1 le. Abs. bis S. 2 Abs. 1) und von der Patentabteilung in ihrem Beschluss zitierten Textpassagen von (2) zwanglos diejenige

Lehre hervorgeht, die bei Einbeziehung in den Gesamtoffenbarungsgehalt von (1)

erforderlich wäre, um zur Lehre des Patentanspruchs 1 des Streitpatents zu gelangen. Zwar geht aus (2), wie im angefochtenen Beschluss zutreffend zitiert, hervor, dass Celluloseether mit Polyurethanverdickungsmitteln kombiniert werden

mussten, um unterschiedlichen Erfordernissen wie Fließverhalten, Anwendungsviskosität, Wasserempfindlichkeit, Filmglanz und Spritzbarkeit zu genügen und in

Hochglanzfarben und in eher industriell verarbeiteten Farben auf Wasserbasis

überhaupt zur Anwendung gelangen zu können (vgl. (2) S. 49 Abs. 4 sowie

Beschl. d. Patentabt. v. 10. Oktober 2003 S. 4 Abs. 3). Eine Lehre zum Einsatz ionischer Celluloseether als Verdicker findet sich in dieser Textpassage jedoch

nicht, auch nicht eine entsprechende Anregung hierfür, zumal im Anschluss daran

auf neuere Entwicklungen im Bereich niedermolekularer assoziativer und damit

nicht-ionischer Celluloseether als Verdickungsmittel hingewiesen wird. Erst recht

nicht lässt sich aus den zitierten Textstellen eine allgemeine Lehre zum Einsatz

ionischer Verdicker in Kombination mit nicht-ionischen Assoziativverdickern, beispielsweise vom Polyurethantyp, in Pulverklarlack-Slurries ableiten.

Zur Verneinung der Neuheit reicht nach Ansicht des Senats nicht aus, dass die

unter den Begriff Celluloseether subsummierbare Carboxymethylcellulose an anderer Stelle in (2), wenn auch mehrfach, als Verdickungsmittel genannt ist. Dies

gelänge vielmehr erst in Kenntnis der für den Gegenstand des Streitpatents wesentlichen Kombination der Merkmale 2 und 3 und damit unter Anwendung einer

unzulässigen ex-post Betrachtung.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist von der Aufgabe auszugehen,

eine neue Pulverlack-Slurry zur Verfügung zu stellen, welche die Nachteile des

Standes der Technik, wie er sich aus der Beschreibungseinleitung des Streitpatents ergibt, nicht mehr aufweist. Insbesondere soll die Slurry mit einer geringeren

Anzahl an Verarbeitungsschritten, mit Restlösemittelgehalten von kleiner 1 %, mit

vergleichbaren Partikelgrößen und ähnlich vorteilhaftem Applikationsverhalten

herstellbar sein. Im Gegensatz zu bekannten Wasserklarlacken sollen die neuen

Slurries ein sichereres Applikationsverhalten hinsichtlich Kochern bei den geforderten Filmschichtstärken von ca. 40-50 μm auch ohne Zuhilfenahme von organischen Lösemitteln gewährleisten. Außerdem soll ein neues Verfahren zur Herstellung von Pulverlack-Slurries gefunden werden, welches den wesentlichen

Vorteil der Vermischung der Komponenten in Lösung und damit sehr gute Homogenität der resultierenden Partikel weiterhin wahrt (vgl. DE 198 41 842 C2, S. 3

Z. 2 bis 12).

Die Druckschrift (1) ist gegenüber dem für den Zeitrang maßgeblichen Anmeldetag des Streitpatents nachveröffentlicht und bleibt daher bei der Beurteilung der

erfinderischen Tätigkeit außer Betracht.

Soweit die Einsprechende auf das Handbuch (2) verwiesen hat (vgl. (2) S. 49 und

55 i. V. m. Schrifts. v. 24. August 2001 S. 1 le. Abs. bis S. 2 Abs. 1), lassen sich

nach Ansicht des Senats daraus jedoch keine Anregungen dahin entnehmen,

mindestens einen ionischen Verdicker mit mindestens einem nicht-ionischen Assoziativ-Verdicker in Pulverklarlack-Slurries zu kombinieren.

Die Lösungen dieser Aufgabe durch eine strukturviskose Pulverklarlack-Slurry

bzw. durch ein Verfahren zur Herstellung derselben gemäß Patentanspruch 1

bzw. Patentanspruch 7 ergeben sich aber auch nicht aus den im Prüfungsverfahren für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht gezogenen Druckschriften

(vgl. DE 198 41 842 C2 Titelblatt sowie S. 2), auf die im Einspruchsverfahren und

im Einspruchsbeschwerdeverfahren auch nicht Bezug genommen worden war.

Strukturviskose, von Lösemitteln und externen Emulgatoren freie Pulverklarlack-

Slurries mit den Merkmalen gemäß Patentanspruch 1 sind deshalb patentfähig.

Gewährbar sind damit auch Patentanspruch 7, der ein Verfahren zur Herstellung

einer strukturviskosen, von Lösemitteln und externen Emulgatoren freien Pulverklarlack-Slurry betrifft, das unter anderem ebenfalls durch den Zusatz von Verdickern gemäß den Merkmalen 2 und 3 gekennzeichnet ist, sowie die Patentansprüche 12 und 13, die die Verwendung solcher Pulverlack-Slurries betreffen.

Entsprechendes gilt für die Unteransprüche 2 bis 6 und 8 bis 11, die bevorzugte

Ausführungsformen einer strukturviskosen, von Lösemitteln und externen Emulgatoren freien Pulverklarlack-Slurry bzw. deren Herstellung gemäß den Patentansprüchen 1 und 7, auf die sie rückbezogen sind, betreffen.

Der angefochtene Beschluss war somit aufzuheben und das Patent gemäß § 61

Abs. 1 PatG aufrechtzuerhalten.

Die Einsprechende hat sich mit ihrem angekündigten Fernbleiben von der mündlichen Verhandlung und ihrer Bitte um Entscheidung nach Lage der Akten einer

weiteren Erörterung der Sach- und Rechtslage, die ihr durch Anberaumung einer

mündlichen Verhandlung (PatG § 91 Abs. 1 i. V. m. ZPO § 139) eingeräumt worden ist, entzogen, sodass - wie geschehen - zu beschließen war.

gez.

Unterschriften

Urteil vom 30.04.2015

2 ZA (pat) 10/14 vom 30.04.2015

Urteil vom 23.07.2015

2 Ni 20/13 (EP) vom 23.07.2015

Urteil vom 16.06.2016

10 W (pat) 20/16 vom 16.06.2016

Anmerkungen zum Urteil