Urteil des BPatG vom 09.07.2008, 35 W (pat) 24/08

Entschieden
09.07.2008
Schlagworte
Umfang, Antrag, Zpo, Verteidigung, Gebrauchsmuster, Beschwerde, Einschränkung, Patg, Inhalt, Patent
Urteil herunterladen

BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 24/08

_______________________

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

BPatG 152

08.05

betreffend das Gebrauchsmuster 20 2005 006 616

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 17. Dezember 2009 durch den Vorsitzenden Richter Müllner sowie die

Richter Baumgärtner und Eisenrauch

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Löschungsantragsgegnerin wird der

Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen

Patent- und Markenamts vom 9. Juli 2008 in der Kostenentscheidung aufgehoben.

2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt die Löschungsantragstellerin.

G r ü n d e

I.

Die Löschungsantragsgegnerin ist Inhaberin des am 20. April 2005 angemeldeten

Gebrauchsmusters 20 2005 006 616 (Streitgebrauchsmuster) mit der Bezeichnung „Flexibler Packungsbeutel“, das am 28. Juli 2005 mit 10 Schutzansprüchen

in das Gebrauchsmusterregister eingetragen worden ist.

Schutzanspruch 1 in der eingetragenen Fassung lautet:

„Flexibler Verpackungsbeutel mit einem aus einer beidseitig verschließbaren Schlauch artigen Verbundfolie bestehenden Körper,

wobei die Verbundfolie mit einem bedruckbaren Hüllstoff beschichtet ist und mindestens eine, mit dem Inhalt des Verpa-

ckungsbeutels in Berührung kommende Schicht oder mindestens

eine Beschichtung gegenüber hochprozentigem Alkohol resistent

ist."

Die Löschungsantragstellerin hat das Streitgebrauchsmuster mit Löschungsantrag

vom 5. Juli 2006 in vollem Umfang angegriffen. In der Antragsbegründung hat sich

die Löschungsantragstellerin im Einzelnen mit der mangelnden Schutzfähigkeit

sämtlicher 10 eingetragener Ansprüche auseinandergesetzt. Die Löschungsantragsgegnerin hat dem Löschungsantrag in vollem Unfang widersprochen. Mit Bescheid vom 23. Januar 2007 hat die Gebrauchsmusterabteilung I den Beteiligten

mitgeteilt, dass der Löschungsantrag voraussichtlich Erfolg haben werde, da der

Gegenstand des Hauptanspruchs „insbesondere“ gegenüber der von der

Gebrauchsmusterabteilung I ermittelten und als D8 neu in das Verfahren eingeführten GB 2361906 A nicht mehr neu sei.

Mit Schriftsatz vom 29. Januar 2008 hat die Löschungsantragsgegnerin einen eingeschränkten neuen Anspruch 1 eingereicht, der dem weiteren Verfahren

zugrunde gelegt werden solle. An diesen Anspruch, in den die Löschungsantragsgegnerin auf den eingetragenen Anspruch 3 gestützt Merkmale aus der Beschreibung aufgenommen hat, sollten sich die eingetragenen Ansprüche 2 sowie 4 bis

10 als Ansprüche 2 bis 9 anschließen.

Der geänderte Schutzanspruch 1 lautete wie folgt:

„Flexibler Verpackungsbeutel mit einem aus einer beidseitig verschließbaren Schlauch artigen Verbundfolie bestehenden Körper,

wobei die Verbundfolie mit einem bedruckbaren Hüllstoff beschichtet ist und mindestens eine, mit dem Inhalt des Verpackungsbeutels in Berührung kommende Schicht oder mindestens

eine Beschichtung gegenüber hochprozentigem Alkohol resistent

ist,

dadurch gekennzeichnet, dass die Verbundfolie in Wesentlichen

aus Schichten aus einem polymeren Trägermaterial, beispielsweise Polyethylen oder Polypropylen, einem Polyester wie Polyethylenterephtalat oder Polyethylenaphtalat und weiteren Schichten, von denen zwei als Sperreschichten wirken, wobei eine der

beiden Sperreschichten aus einem anorganischen Material wie

Aluminium oder Aluminiumoxid besteht.“

Daraufhin hat die Löschungsantragstellerin mit Schriftsatz vom 18. März 2008 beantragt, das Streitgebrauchsmuster im Umfang der Ansprüche 1 bis 10 zu löschen, soweit diese über den neu vorgelegten Schutzanspruch hinausgingen, und

der Löschungsantragsgegnerin die Kosten in vollem Umfang aufzuerlegen. Den

Kostenantrag hat die Löschungsantragstellerin damit begründet, dass das neu in

den Schutzanspruch aufgenommene Merkmal, wonach „die Verbundfolie in Wesentlichen aus einem polymeren Trägermaterial und weiteren Schichten [besteht], von denen zwei als Sperreschichten wirken", ausschließlich in der Beschreibung des eingetragenen Gebrauchsmusters enthalten gewesen sei. Weder

seien die genannten neu aufgenommenen Merkmale maßgebend für die Bestimmung des Schutzbereichs des Gebrauchsmusters in der eingetragenen Form

noch sei absehbar gewesen, dass das Gebrauchsmuster durch Aufnahme dieser

Merkmale beschränkt werden würde.

Die Gebrauchsmusterabteilung I hat in ihrem Beschluss vom 9. Juli 2008 antragsgemäß entschieden und zur Begründung der Kostenentscheidung ausgeführt,

dass die Löschungsantragstellerin zwar zuletzt ihren Antrag auf volle Löschung

nicht aufrechterhalten habe, eine Kostenentscheidung zu ihren Lasten aber aus

Gründen der Billigkeit nicht ergehe, da es ihr nicht möglich, jedenfalls aber nicht

zumutbar gewesen sei, in ihrer ursprünglichen Antragsfassung den von der Löschungsantragsgegnerin zur Verteidigung des Gebrauchsmusters vorgenommenen Änderungen Rechnung zu tragen, da diese aus der Beschreibung des

Gebrauchsmusters entnommen worden seien.

Gegen diese Kostenentscheidung richtete sich die Beschwerde der Löschungsantragsgegnerin. Sie ist der Auffassung, dass für ein Abweichen vom Unterliegensprinzip vorliegend kein Raum sei. Hierfür bedürfte es eines konkret zu begründenden Ausnahmefalls, der aber nicht vorliege. Bei der Aufnahme von Merkmalen aus

der Beschreibung in den Hauptanspruch handle es sich um eine gewöhnliche und

im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren übliche Praxis.

Die Löschungsantragsgegnerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen

Patent- und Markenamts vom 9. Juli 2008 in der Kostenentscheidung aufzuheben.

Die Löschungsantragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie trägt vor, dass nach der aktuellen Rechtsprechung des Bundespatentgerichts

in Nichtigkeitsverfahren der Beklagte dann aus Billigkeitsgründen die Verfahrenskosten tragen müsse, wenn das Streitpatent erstmals im Verlaufe des Verfahrens

mit neu gefassten Patentansprüchen verteidigt werde und der Kläger sich sofort

damit einverstanden erkläre. Diese Rechtsprechung sei auch auf das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren anwendbar. Durch die von der Löschungsantragstellerin im Übrigen nicht vorhersehbaren äußerst starken Beschränkungen des Streitgebrauchsmusters mit Merkmalen aus der Beschreibung sei dem Löschungsantrag faktisch in vollem Umfang entsprochen worden.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat Erfolg, da es im vorliegenden Fall nicht veranlasst

war, der Löschungsantragsgegnerin die Kosten des Löschungsverfahrens aus Billigkeitsgründen in vollem Umfang aufzuerlegen.

1.Wer im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren die Kosten zu tragen hat,

entscheidet sich wie im Patentnichtigkeitsverfahren grundsätzlich nach dem

Unterliegensprinzip (§§ 91 ff. ZPO). Dies ergibt sich aus der Verweisung in

§ 17 Abs. 4 S. 2 GebrMG auf § 84 Abs. 2 PatG.

1.1. Maßgeblich ist das Verhältnis des Sachantrags, nicht der Sachprüfung, zum

Umfang des Löschungsausspruchs. Beschränkte Verteidigung ist kein volles

Unterliegen (vgl. Busse, Patentgesetz, 6. Aufl. 2003, § 17 GebrMG, Rn. 47)

und rechtfertigt daher per se keine vollständige Kostenüberbürdung. Erforderlich ist bei Teillöschung nach vorheriger Selbstbeschränkung vielmehr

stets eine Kostenquotelung 92 Abs. 1 S. 1 ZPO). Das Kostenrisiko eines

zu weit gefassten Antrags trägt regelmäßig der Antragsteller, der auch dann

teilweise unterliegt, wenn er seinen ursprünglich auf vollständige Löschung

gerichteten Antrag - wie im vorliegenden Fall - im Laufe des Verfahrens einschränkt (Benkard, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, 10. Aufl. 2006,

§ 17 GebrMG, Rn. 19; Keukenschrijver, Das Patentnichtigkeitsverfahren,

3. Aufl. 2008, S. 124, Rn. 198; jeweils m. w. N.).

1.2. Danach sind der Löschungsantragsgegnerin in dem Maße Kosten aufzuerlegen, in der sie ihren Widerspruch gegen den Löschungsantrag im Verlauf

des Verfahrens zurückgenommen hat. Sie hat mit Schriftsatz vom

29. Januar 2008 zunächst einen eingeschränkten neuen Anspruch 1 mit dem

Hinweis eingereicht, dass dieser neue Anspruch dem weiteren Verfahren

zugrunde gelegt werden solle, und die Rückbezüge der verbleibenden Unteransprüche entsprechend geändert. In ihrem Schriftsatz vom 25. April 2008

hat sie des weiteren erklärt, dass das Streitgebrauchsmuster nur noch im

Rahmen dieser Ansprüche verteidigt werde und über diesen Umfang hinaus

Rechte aus dem Streitgebrauchsmuster nicht mehr geltend gemacht würden.

Damit hat die Löschungsantragsgegnerin ihren ursprünglich in vollem Umfang eingelegten Widerspruch teilweise zurückgenommen (BGH

GRUR 1995, 210 ff. Lüfterklappe), das Streitgebrauchsmuster war hinsichtlich seines über die beschränkte Verteidigung hinausgehenden Umfangs

aufgrund des am 18. März 2008 eingegangenen Teillöschungsantrags der

Löschungsantragstellerin ohne Sachprüfung zu löschen. In diesem Umfang

ist die Löschungsantragsgegnerin unterlegen. Nur insoweit fallen ihr die

Kosten des Löschungsverfahrens ohne weiteres zur Last.

1.3. Billigkeitserwägungen gemäß § 84 Abs. 2 S. 2 PatG erfordern hier keine

weitgehende Kostenauferlegung.

a) In dem Antrag der Löschungsantragstellerin, das Streitgebrauchsmuster

(nur noch) im Umfang der eingetragenen Schutzansprüche 1 bis 10 zu löschen, soweit diese über die von der Antragsgegnerin neu eingereichten

Schutzansprüche hinausgehen, liegt eine Teilrücknahme des ursprünglich

auf vollständige Löschung des Streitgebrauchsmusters liegenden Löschungsantrags. Der Übergang von einem Antrag auf Volllöschung zu einem

Antrag auf Teillöschung macht die Antragstellerin zur teilweise Unterliegenden, obwohl sie mit ihrem zuletzt gestellten Antrag vollen Erfolg hatte, mit der

Konsequenz, dass sie insoweit die Kosten des Löschungsverfahrens zu tragen hat (vgl. Busse a. a. O., Rn. 51).

b) Daran ändert sich nichts dadurch, dass der Löschungsantrag grundsätzlich die eingetragenen Ansprüche zum Gegenstand haben muss.

Der Auffassung der Gebrauchsmusterabteilung, dass es der

Löschungsantragstellerin nicht möglich und nicht zumutbar gewesen sei, in

ihrer ursprünglichen Antragsfassung den von der Löschungsantragsgegnerin

zur Verteidigung des Gebrauchsmusters vorgenommenen Änderungen

Rechnung zu tragen, da diese aus der Beschreibung des Gebrauchsmusters

entnommen worden seien, ist allerdings insofern beizupflichten, als es nicht

Sache des Antragstellers ist, eine mit bestimmten Merkmalen beschränkte

Anspruchsfassung vorzugeben (vgl. BGH GRUR 1997, 272 ff. Schwenkhebelverschluss; BPatG GRUR 2009, 46 ff. Ionenaustauschverfahren).

Dies allein führt aber nach Auffassung des Senats nicht dazu, dass der Löschungsantragsteller aus Billigkeitserwägungen von sämtlichen Kosten freigestellt werden muss, wenn er nach einer Einschränkung seinen weitergehenden Antrag zurücknimmt.

Dies könnte allenfalls dann entsprechend § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO gerechtfertigt sein, wenn die „Zuvielforderung“ nur gering wäre und kostenmäßig nicht

ins Gewicht fiele, was regelmäßig wie auch hier nicht der Fall ist. Denn die

Einschränkung erfolgte vorliegend hinsichtlich der nicht als Sperrschichten

ausgebildeten Schichten der Verbundfolie nur allgemein auf polymere Trägermaterialien und hinsichtlich einer der zwei Sperreschichten allgemein auf

anorganisches Material, womit auch weiterhin eine Vielzahl von Materialkombinationen beansprucht wird.

Im hier zu entscheidenden Fall verbliebt es bei der gesetzlichen Kostenregelung des § 92 Abs. 1 ZPO, dass dem Löschungsantragsteller bei einer hinter

seinem Antrag zurückbleibenden Entscheidung teilweise die Kosten zu Last

fallen. Dies gilt nicht nur, wenn sich der Gebrauchsmusterinhaber auf einen

schutzfähigen Unteranspruch zurückzieht oder in zulässiger Weise ein den

Schutz begründendes Merkmal aus einem Unteranspruch in den Hauptanspruch aufnimmt. Dieser Grundsatz gilt auch dann, wenn der Gebrauchsmusterinhaber wie hier den Hauptanspruch erfolgreich mit einem Merkmal

aus der Beschreibung einschränkt.

Ein Abweichen von diesem Grundsatz aus Billigkeitserwägungen wäre nur

dann gerechtfertigt, wenn der Löschungsantragsteller in jedem Fall einer

späteren Beschränkung dazu gezwungen wäre, vorher einen zu weiten Antrag zu stellen. Dies ist jedoch nicht so. Das Problem der zu weiten Antragsfassung beruht nicht darauf, dass der Löschungsantragsteller keine bestimmte Fassung der Schutzansprüche vorgeben und grundsätzlich nur die

eingetragene Fassung angreifen kann. Dass der Antrag in Kosten relevantem Umfang zu weit ist, liegt vielmehr wie im vorliegenden Fall regelmäßig

daran, dass der Löschungsantrag nicht expressis verbis ausschließlich auf

die eingetragene Fassung gerichtet und nur auf diese beschränkt formuliert

ist. Dass eine entsprechende Antragsformulierung grundsätzlich möglich ist,

zeigt die Entscheidung „Drahtseele“ des 2. Senats des Bundespatentgerichts

vom 13. Oktober 1994 (BPatG Bausch 1994 1998, S 25 ff, Rn 19). Wenn

das Gebrauchsmuster dann eingeschränkt wird, hat der so gefasste Löschungsantrag in vollem Umfang Erfolg und führt zur vollständigen Kostenüberbürdung auf den Gebrauchsmusterinhaber. Dabei muss der Löschungsantragsteller auch nicht sämtliche für den Gebrauchsmusterinhaber bestehenden Rückzugsmöglichkeiten theoretisch erfassen. Für ihn ist ausreichend, im Vorfeld zu überprüfen, ob die ihn „störenden“ eingetragenen

Schutzansprüche des Gebrauchsmusters von den geltend gemachten Löschungsgründen erfasst werden. Sollte sich eine im Verfahrensverlauf erfolgende Einschränkung als ebenfalls nicht schutzfähig erweisen, hat der Löschungsantragsteller die Möglichkeit, die eingeschränkte Fassung ebenfalls

zu bekämpfen mit dem daraus für ihn resultierenden Kostenrisiko oder aber

sie unbeanstandet zu lassen, falls ihn die eingeschränkte Version nicht

„stört“, womit er, wie ausgeführt, in vollem Umfang obsiegt.

Diese Lösung orientiert sich ausschließlich am Verhältnis des Sachantrags

zum Umfang des Löschungsausspruchs. Sie führt insbesondere nicht dazu,

dass ein vor dem Hintergrund der ursprünglichen Antragsformulierung echtes

Teilunterliegen mit einem vollständigen Obsiegen gleichgesetzt wird. Letzteres kann im Einzelfall erhebliche Kostenfolgen mit sich bringen, was aus den

genannten Gründen nicht mehr mit Billigkeitserwägungen zu rechtfertigen

wäre.

2.Als Unterlegene trägt die Beschwerdegegnerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens, § 18 Abs. 2 S. 2 GebrMG i. V. m. §§ 84 Abs. 2 S. 2 PatG, 91

Abs. 1 ZPO.

Bei der nunmehr zu treffenden Kostenentscheidung für das Löschungsverfahren im ersten Rechtszug wird das Deutsche Patent- und Markenamt

somit das Ausmaß der beschränkten Verteidigung und damit das Ausmaß

des jeweiligen Obsiegens zu berücksichtigen haben.

Müllner Baumgärtner Eisenrauch

Pr

Urteil vom 10.01.2000

9 W (pat) 55/99 vom 10.01.2000

Urteil vom 10.01.2000

9 W (pat) 23/99 vom 10.01.2000

Urteil vom 10.01.2000

14 W (pat) 63/98 vom 10.01.2000

Anmerkungen zum Urteil