Urteil des BPatG, Az. 29 W (pat) 84/06

BPatG: datenverarbeitung, ausbildung, versicherung, ältere marke, verkehr, veröffentlichung, verwechslungsgefahr, patent, rom, wartung
BPatG 152
08.05
BUNDESPATENTGERICHT
29 W (pat) 84/06
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
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betreffend die Marke 303 39 886
hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 16. Juli 2008 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker
und der Richterinnen Fink und Dr. Mittenberger-Huber
beschlossen:
1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 wird aufgehoben,
soweit der Widerspruch zurückgewiesen wurde für die Waren und
Dienstleistungen
„Druckereierzeugnisse, insbesondere bedruckte und/oder gepräg-
te Karten aus Karton oder Plastik; Lehr- und Unterrichtsmittel
(ausgenommen Apparate); Ausbildung; Veröffentlichung und He-
rausgabe von Büchern, Zeitschriften und anderen Druckerzeugnis-
sen sowie entsprechenden elektronischen Medien (einschließlich
CD-ROM und CD-I); Ausbildungsberatung und Fortbildungsbera-
tung“.
Das Deutsche Patent- und Markenamt wird angewiesen, die Lö-
schung der Marke DE 303 39 886.8 im vorgenannten Umfang an-
zuordnen.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.
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G r ü n d e
I.
Gegen die Eintragung der Wortmarke DE 303 39 886.8
Covento
für die Waren und Dienstleistungen der
Klasse 9:
Elektrische, elektronische, optische, Mess-, Signal-, Kontroll- oder
Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten);
Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wieder-
gabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeich-
nungsträger; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte
Apparate; Datenverarbeitungsgeräte und Computer;
Klasse 16:
Druckereierzeugnisse, insbesondere bedruckte und/oder geprägte
Karten aus Karton oder Plastik; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausge-
nommen Apparate); Büroartikel (ausgenommen Möbel);
Klasse 35:
Werbung und Geschäftsführung, unter anderem auch Arbeitnehmer-
überlassung auf Zeit; Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten; Per-
sonal- und Stellenvermittlung; Personalauswahl mit Hilfe von psy-
chologischen Eignungstests; Personalmanagementberatung; Über-
lassung von Zeitarbeitskräften; Vermittlung von Zeitarbeitskräften;
Personalberatung; Vermittlung, Abschluss und Abwicklung von Ver-
trägen über die Inanspruchnahme von Dienstleistungen;
Klasse 36:
Finanzwesen; Immobilienwesen;
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Klasse 38:
Telekommunikation; Betreiben und Vermietung von Einrichtungen für
die Telekommunikation, insbesondere für Funk und Fernsehen;
Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; Organisation von sportlichen
und kulturellen Veranstaltungen; Veröffentlichung und Herausgabe
von Büchern, Zeitschriften und anderen Druckerzeugnissen sowie
entsprechenden elektronischen Medien (einschließlich CD-ROM und
CD-I), Ausbildungsberatung und Fortbildungsberatung;
Klasse 42:
Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistun-
gen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu und
Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln und Liefern von Daten,
Nachrichten und Informationen; Vermietung von Datenverarbeitungs-
einrichtungen und Computern; Projektierung und Planung von Ein-
richtungen für die Telekommunikation;
wurde Widerspruch erhoben aus der Gemeinschaftswortmarke EU 454082
Convento
eingetragen für die Waren und Dienstleistungen der
Klasse 9:
Datenverarbeitungsgeräte und Computer; auf Datenträgern gespei-
cherte Programme für Datenverarbeitungsanlagen; Magnetaufzeich-
nungsträger, insbesondere Disketten; CD-ROMs;
Klasse 37:
Dienstleistungen auf dem Gebiet der Pflege und Wartung von Com-
puterhardware;
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Klasse 41:
Ausbildung im Bereich der Datenverarbeitung, insbesondere der Be-
dienung von Datenverarbeitungsanlagen und der Arbeit mit Compu-
terprogrammen;
Klasse 42:
Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Dienstleistun-
gen auf dem Gebiet der Pflege und Wartung von Computersoftware;
wobei sich der Widerspruch gegen alle Waren und Dienstleistungen, mit Ausnah-
me der Dienstleistungen „Erziehung; Unterhaltung; Organisation von sportlichen
und kulturellen Veranstaltungen“ richtet. Insoweit wurde der Widerspruch mit
Schriftsatz vom 14. Dezember 2004 zurückgenommen.
„Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleis-
tungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu
und Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln und Liefern von
Daten, Nachrichten und Informationen; Vermietung von Datenver-
arbeitungseinrichtungen und Computern“
angeordnet. Im Übrigen wurde der Widerspruch zurückgewiesen. Eine rechtser-
haltende Benutzung könne lediglich für die Dienstleistung „Erstellen von Program-
men für die Datenverarbeitung“ angenommen werden, da die Markeninhaberin in-
soweit mit Schriftsatz vom 28. Februar 2005 die Einrede mangelnder Benutzung
nicht weiter aufrechterhalten habe. Die Glaubhaftmachung der Benutzung fehle je-
doch für andere Waren und Dienstleistungen. Die eingereichten Unterlagen der
Widersprechenden seien zu unspezifiziert. Aus ihnen ergebe sich nicht, für welche
konkreten Waren oder Dienstleistungen Umsätze erzielt worden seien. Die eides-
stattliche Versicherung vom 14. Dezember 2004 enthalte insbesondere keine ent-
sprechenden Verweise oder Inbezugnahmen. Die Bezeichnung „Umsatz Convento
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Dienstleistungen“ umfasse daher Dienstleistungen in drei Klassen, nämlich 37, 41
und 42. Eine pauschale Durchschnittssumme für alle eingetragenen Dienstleistun-
gen zu bilden, komme nicht in Betracht. Es verbleibe damit bei der Dienstleistung
„Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“, für die die Benutzungsein-
rede fallengelassen wurde. Zu den vorgenannten Dienstleistungen bestehe inso-
weit eine enge Ähnlichkeit. Die Zeichenwörter seien klanglich nahezu identisch,
weshalb insoweit Verwechslungsgefahr bestehe.
Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden vom
29. Juni 2006. Sie beantragt, den Beschluss der Markenstelle aufzuheben, da die
Benutzungsunterlagen, die im Februar 2006 eingereicht wurden, völlig unberück-
sichtigt geblieben seien. In einer zweiten eidesstattlichen Versicherung vom
16. Februar 2006 seien weitere Umsatzzahlen für die Jahre 2004 und 2005 nach-
gewiesen worden. Schließlich habe sie eine dritte eidesstattliche Versicherung im
Juni 2008 vorgelegt, aus der sich eine Spezifizierung der Umsatzzahlen für die
verschiedenen Dienstleistungen ergebe. Die Unterlagen in ihrer Gesamtheit mach-
ten die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft. Waren-
und Dienstleistungsähnlichkeit liege deshalb in höherem Umfang als die Marken-
stelle angenommen habe vor. Die Zeichen selbst seien nahezu identisch, weshalb
Verwechslungsgefahr bestehe.
Die Widersprechende und Beschwerdeführerin beantragt,
1. den Beschluss der Markenstelle vom 27. April 2006 aufzuheben
und die angegriffene Marke zu löschen;
2. die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.
Die Markeninhaberin und Beschwerdegegnerin beantragt,
die Beschwerde zurückzuweisen.
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Die Markeninhaberin hat die Einrede der rechtserhaltenden Benutzung mit Schrift-
satz vom 13. Mai 2004 erhoben. Bereits im Verfahren vor dem Deutschen Patent-
und Markenamt hat sie erklärt, die Einrede für die Dienstleistungen „Erstellen von
Programmen für die Datenverarbeitung“ nicht mehr aufrecht zu erhalten. Das Amt
hat dementsprechend die Benutzung für die vorgenannte Dienstleistung unterstellt
und eine Waren- bzw. Dienstleistungsähnlichkeit zu den gelöschten Dienstleistun-
gen begründet. Auch nach Einreichen weiterer Benutzungsunterlagen im Be-
schwerdeverfahren hält die Beschwerdegegnerin an der Benutzungseinrede im
Übrigen fest. Eine markenrechtlich eigenständige rechtserhaltende Benutzung von
anderen Dienstleistungen sei nicht erkennbar. Über die Dienstleistungen hinaus,
deren Löschung das Amt angeordnet habe, gebe es auch keine Ähnlichkeit zu
weiteren Waren oder Dienstleistungen im Verzeichnis der jüngeren Marke. Inso-
weit nimmt sie Bezug auf den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts
vom 27. April 2006.
II.
1. Die gem. § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde der Widerspre-
chenden hat in der Sache teilweise Erfolg. Über die von der Markenstelle angeord-
nete Teillöschung hinaus ist die Löschung des jüngeren Zeichens anzuordnen für
die Waren und Dienstleistungen
„Druckereierzeugnisse, insbesondere bedruckte und/oder gepräg-
te Karten aus Karton oder Plastik; Lehr- und Unterrichtsmittel
(ausgenommen Apparate); Ausbildung; Veröffentlichung und
Herausgabe von Büchern, Zeitschriften und anderen Druckerzeug-
nissen sowie entsprechenden elektronischen Medien (einschließ-
lich CD-ROM und CD-I); Ausbildungsberatung und Fortbildungs-
beratung“.
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Im Umfang der vorgenannten Waren und Dienstleistungen besteht nach Auffas-
sung des Senats bei den sich gegenüberstehenden Marken ebenfalls die Gefahr
von Verwechslungen gem. §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Im Übri-
gen war die Beschwerde zurückzuweisen.
2. Die Frage der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichti-
gung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer
Wechselwirkung zwischen den einzelnen Beurteilungsfaktoren der Waren- und
Dienstleistungsidentität oder –ähnlichkeit, der Markenidentität oder –ähnlichkeit
und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen,
dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen durch
einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und
umgekehrt (st. Rsp.; vgl. BGH GRUR 2008, 719 ff. - Rn. 18 - idw Informations-
dienst Wissenschaft; GRUR 2007, 321 ff. - Rn. 18 - COHIBA; BGH GRUR 2006,
859 - Rn. 16 - Malteserkreuz; GRUR 2005, 326 - il Padrone/il Portone; GRUR
2004, 598, 599 – Kleiner Feigling; GRUR 2004, 779, 781 – Zwilling/Zweibrüder).
3. Die Inhaberin der jüngeren Marke hat die Einrede mangelnder Benutzung
gem. § 43 MarkenG erhoben. Bei der Entscheidung dürfen deshalb nur die Waren
und Dienstleistungen berücksichtigt werden, für die die Widersprechende die Be-
nutzung glaubhaft gemacht hat (§ 43 Abs. 1 S. 3 MarkenG).
3. 1. Die Widerspruchsmarke ist am 16. November 1998 eingetragen worden. Die
Veröffentlichung der jüngeren Marke erfolgte am 28. November 2003. Damit war
die fünfjährige Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke bereits vor der Ver-
öffentlichung der angegriffenen Marke abgelaufen. Maßgeblich für die Frage der
Benutzung in zeitlicher Hinsicht sind vorliegend daher sowohl der Fünfjahreszeit-
raum vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke (§ 43
Abs. 1 S. 1 MarkenG) als auch der weitere Fünfjahreszeitraum vor der Verhand-
lung durch den Senat (§ 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG). Die Benutzung ist daher glaub-
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haft zu machen einerseits im Zeitraum vom 28. November 1998 bis 28. Novem-
ber 2003 und andererseits im Zeitraum von Juni 2004 bis Juni 2008.
3. 2. Die Widersprechende hat die Benutzung innerhalb der vorgenannten Zeiträu-
me glaubhaft gemacht für die Dienstleistungen „Ausbildung im Bereich der Daten-
verarbeitung, insbesondere der Bedienung von Datenverarbeitungsanlagen und
der Arbeit mit Computerprogrammen; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Pflege
und Wartung von Computersoftware“. Bezüglich der Dienstleistung „Erstellen von
Programmen für die Datenverarbeitung“ hat die Beschwerdegegnerin die Einrede
mangelnder Benutzung bereits schriftlich im Verfahren vor dem Deutschen Patent-
und Markenamt zurückgenommen.
3. 2. 1. Dem Gericht vorgelegte Glaubhaftmachungsunterlagen müssen nicht zu
dessen voller Überzeugung führen. Vielmehr genügt eine überwiegende Wahr-
scheinlichkeit (EuGH GRUR 2006, 582 ff. - Rn. 70 ff. - VITAFRUIT). Der Nachweis
der Benutzung ist in Abgrenzung zur bloßen Scheinhandlung zu verstehen, die nur
zu dem Zweck vorgenommen wird, die formalen Voraussetzungen für die Auf-
rechterhaltung von Rechten aus einer Marke zu erfüllen. Daher müssen die Unter-
lagen Benutzungshandlungen lediglich objektiv nach Art, Umfang und Dauer im
Sinne einer ernsthaften wirtschaftlichen Verwendung der Marke als Herkunftshin-
weis im geschäftlichen Verkehr erkennen lassen. Bei der Prüfung der Ernsthaftig-
keit der Benutzung hat das Gericht sämtliche Umstände zu berücksichtigen, die
belegen können, dass die Marke tatsächlich geschäftlich verwertet wird. Ausge-
schlossen werden sollen dagegen symbolische Verwendungen, die allein der
Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte dienen. Zu den ernsthaften ge-
schäftlichen Verwendungen gehören dagegen solche, die im betreffenden Wirt-
schaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, um Marktanteile für die durch
die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu gewin-
nen, die Art dieser Waren und Dienstleistungen, die Merkmale des Marktes sowie
der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke (vgl. EuGH GRUR 2008,
343 ff. - Rn. 72 - Bainbridge; GRUR 2006, 582 ff. - Rn. 70 - VITAFRUIT; BGH
GRUR 2006, 152 ff. - Rn. 21 - GALLUP). Bei einer Dienstleistungsmarke erfordert
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die Beurteilung der Frage nach einer rechtserhaltenden Benutzung zudem eine
besondere Betrachtung, weil bei ihr - anders als bei der Warenmarke - eine kör-
perliche Verbindung zwischen Produkt und Marke nicht möglich ist. Es reicht da-
her die Anbringung auf Geschäftsbriefen und -papieren, Prospekten, Preislisten,
Rechnungen u. a. m. (BGH GRUR 2008, 616 ff. - Rn. 13 - AKZENTA). Eine
rechtserhaltende Benutzung der Marke gem. § 26 Abs. 3 MarkenG liegt ebenfalls
nur dann vor, wenn die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke
nicht verändern. Dies ist immer dann der Fall, wenn der Verkehr in dem abwei-
chend benutzten Zeichen noch dieselbe Marke wie im eingetragenen Zeichen er-
kennt (BGH a. a. O., Rn. 12 - AKZENTA; GRUR 2008, 719 ff. - Rn. 24 - idw Infor-
mationsdienst Wissenschaft).
3. 2. 2. Die Beschwerdeführerin hat insgesamt drei eidesstattliche Versicherungen
vom 11. August 2004, 16. Februar 2006 und 3. Juni 2008 vorgelegt, die jeweils
von ihrem Geschäftsführer unterzeichnet sind. In der letzten Versicherung werden
die Umsätze für die Jahre 1999 bis 2007 ausgewiesen, und zwar einmal für „Soft-
warelizenzen“ und einmal für „Dienstleistungen“, die ihrerseits unterteilt sind in
Umsätze für Convento-Betreuungsverträge und solche für das Training von Nut-
zern der Convento-Software. Für die Betreuungsverträge ergibt sich dabei im
Durchschnitt ein jährlicher Umsatz von ca.
€, für die Trainingseinheiten
von ca.
€. Zusätzlich beinhaltet die Erklärung den Hinweis auf telefo-
nische Betreuungsdienstleistungen in Form einer Hotline durch ein Tochterunter-
nehmen, das in den Jahren 2003 bis 2007 durchschnittliche Jahresumsätze von
ca.
€ erzielt hat. Aus dem Hinweis auf die allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen zu den Convento-Betreuungsverträgen folgt weiter, dass die Dienstleis-
tungen der Beschwerdeführerin auf eine sog. Pflegeleistung und eine Betreuungs-
leistung entfallen. Die Pflegeleistung umfasst die Anpassung und Erweiterung der
Software. Die Betreuungsleistung umfasst eine telefonische Hotline zur fernmünd-
lichen Beratung von Nutzern hinsichtlich der Programmfunktionen und Hilfe in Stö-
rungsfällen. Die für das Jahr 2004 eingereichten Rechnungen weisen entspre-
chende Leistungen für Betreuungsverträge, Datenübernahme in die Convento-Da-
tenbank und die Installation von Convento sowie das Einrichten eines Convento
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Faxportals auf. Die Geschäftspapiere sind neben der Firmenbezeichnung in der
Kopfzeile rechts unten jeweils mit einem Wort-/Bildzeichen versehen, das in Groß-
buchstaben das Wort „CONVENTO“ mit zusätzlichem ® - Zeichen zeigt. Angefügt
ist in deutlich kleineren Buchstaben der Zusatz, „managing the communication
workflow“. Vom Gesamteindruck erkennt der Verkehr in dem benutzten Zeichen
die Verwendung der Wortmarke „Convento“ ohne Weiteres.
Aus einer Gesamtschau der vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen ein-
schließlich der weiter beigefügten Unterlagen hat der Senat keine Zweifel an einer
ernsthaften rechtserhaltenden Benutzung für die Dienstleistungen „Ausbildung im
Bereich der Datenverarbeitung, insbesondere der Bedienung von Datenverarbei-
tungsanlagen und der Arbeit mit Computerprogrammen; Dienstleistungen auf dem
Gebiet der Pflege und Wartung von Computersoftware“.
Anders verhält sich dies für die ebenfalls im Register eingetragenen Waren „Da-
tenverarbeitungsgeräte und Computer; auf Datenträgern gespeicherte Programme
für Datenverarbeitungsanlagen; Magnetaufzeichnungsträger, insbesondere Dis-
ketten; CD-ROMs“. Die Lizenzierung von Software stellt selbst eine Dienstleistung
dar, nicht jedoch eine Ware. Für Waren sind keine entsprechenden Unterlagen
vorgelegt, wie z. B. Datenträger, sonstige Geräte, dazugehörige Verpackung o. Ä.
Hinzu kommt, dass die vorgelegten Bildschirm-Screenshots gegen die Annahme
sprechen, dass die Software auf Datenträgern abgegeben wird. Für den Vergleich
der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen der sich gegenüberstehenden
Marken ist deshalb für die Widerspruchsmarke lediglich von den vorgenannten
Dienstleistungen auszugehen.
4. Waren und Dienstleistungen sind immer dann als ähnlich anzusehen, wenn
unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander
kennzeichnen, so enge Berührungspunkte bestehen, dass die beteiligten Ver-
kehrskreise der Meinung sein könnten, die Waren bzw. Dienstleistungen stamm-
ten aus denselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, sofern sie
mit identischen Marken gekennzeichnet sind (st. Rsp.; vgl. EuGH GRUR 2006,
582 ff. - Rn. 85 - VITAFRUIT; GRUR 1998, 922 - Rn. 23 - Canon; BGH GRUR
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2006, 941 ff. - Rn. 13 - TOSCA BLU; 2004, 241, 243 - GeDIOS; GRUR 1999, 731,
732 – Canon II; GRUR 1999, 586, 587 – White Lion).
Soweit es die Dienstleistung „Erstellung von Programmen für die Datenverarbei-
tung“ betrifft, hat bereits die Markenstelle dieser ähnliche Dienstleistungen ge-
löscht. Die Markeninhaberin und Beschwerdegegnerin ist dagegen nicht vorge-
gangen.
Die ebenfalls rechtserhaltend benutzte Dienstleistung „Ausbildung im Bereich der
Datenverarbeitung, insbesondere der Bedienung von Datenverarbeitungsanlagen
und der Arbeit mit Computerprogrammen“ der Widerspruchsmarke ist identisch mit
der Dienstleistung „Ausbildung“ und eng ähnlich zu den Dienstleistungen „Ausbil-
dungsberatung und Fortbildungsberatung“.
Der Ausbildungsdienstleistung eng ähnlich sind ferner die Waren „Lehr- und Un-
terrichtsmittel (ausgenommen Apparate)“ der jüngeren Marke. Eine die Verwechs-
lungsgefahr begründende Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen liegt zwar
nur dann vor, wenn das Publikum annimmt, dass die Ware und die Dienstleistung
aus demselben oder ggf. aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen
(BGH GRUR 2004, 241, 243 - GeDIOS). Da Lehr- und Unterrichtsmittel regelmä-
ßig bei jeglicher Art von Ausbildung verwendet werden, wird der Verkehr wegen
der starken Überschneidung im Anwendungsbereich bei gleicher Kennzeichnung
davon ausgehen, dass ein Ausbildungsbetrieb auch die entsprechend gekenn-
zeichneten Waren herstellt.
Eine Ähnlichkeit besteht deshalb auch noch zu „Druckereierzeugnissen, insbeson-
dere bedruckte und/oder geprägte Karten aus Karton oder Plastik“ und zur Dienst-
leistung der „Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitschriften und an-
deren Druckerzeugnissen sowie entsprechenden elektronischen Medien (ein-
schließlich CD-ROM und CD-I)“, weil es sich dabei um die Herstellung von Lehr-
büchern oder entsprechenden Materialien auf CD oder CD-ROM handeln kann.
Lehrmittel in gedruckter Form auf dem Gebiet zur Ausbildung im Bereich der Da-
tenverarbeitung werden von interessierten Kreisen zur Fortbildung ebenso heran-
gezogen wie elektronische Materialien. Hinzu kommt, dass Handbücher und ähnli-
che Anweisungen häufig ausgedruckt werden und dem Anwender sowohl elektro-
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nisch als auch als Printmedium zur Verfügung stehen. Nutzen und Zielrichtung für
den Verwender sind dabei gleich. Der Verkehr wird jedenfalls davon ausgehen,
dass ein Unternehmen, das eine entsprechende EDV-Ausbildung anbietet, auch
die dazugehörigen Druckerzeugnisse anbietet, sofern die Waren mit demselben
Kennzeichen versehen sind, da sich die Vermittlung von Lern- und Unterrichtsin-
halten und ein darauf aufbauendes Dienstleistungsangebot gegenseitig bedingen.
5. Die Vergleichsmarken müssen angesichts einer durchschnittlichen Kennzeich-
nungskraft der Widerspruchsmarke nach dem unter 4. Gesagten einen deutlichen
Abstand einhalten.
6. Die Frage der Ähnlichkeit sich gegenüberstehender Zeichen ist nach deren
Ähnlichkeit in Klang, (Schrift-)Bild und Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf
die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begriff-
licher Hinsicht wirken (BGH GRUR 2006, 60 ff. - Rn. 17 - coccodrillo).
Die Vergleichswortmarken stimmen in sieben von acht Buchstaben überein. Die
ältere Marke verfügt lediglich über einen zusätzlichen Buchstaben mitten im Wort,
der bei undeutlicher Aussprache überhört werden wird. Auch die schriftbildliche
Ähnlichkeit der Zeichen ist groß. Die klangliche und schriftbildliche Verwechs-
lungsgefahr wird auch nicht dadurch neutralisiert, dass sich bei einem der beiden
Zeichen dem Verkehr ein irgendwie gearteter Bedeutungsgehalt aufdrängen wür-
de. Daher ist bei den zu vergleichenden Zeichen angesichts der identischen und
ähnlichen Waren und Dienstleistungen und der durchschnittlichen Kennzeich-
nungskraft der Widerspruchsmarke wegen der klanglichen Ähnlichkeit der Abstand
zwischen der jüngeren Marke „Covento“ und der älteren Marke „Convento“ zu ge-
ring.
Es besteht daher Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.
7. Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst (§ 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG).
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8. Der Antrag auf Rückerstattung der Beschwerdegebühr ist gem. § 71 Abs. 3
MarkenG i. V. m. § 10 PatKostG unbegründet. Die Rückzahlung der Beschwerde-
gebühr kann nach ständiger Rechtsprechung (vgl. Fezer; Markenrecht, 3. Aufl.,
§ 71 Rn. 14; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 71 Rn. 35; Ströbele/Hacker,
Markengesetz, 8. Aufl., § 71 Rn. 30 ff.) angeordnet werden, wenn die Einbehal-
tung der Gebühr im Einzelfall bei Abwägung der Interessen der Beteiligten einer-
seits und der Staatskasse andrerseits unbillig erscheint. Die Rückzahlung ist die
Ausnahme vom Grundsatz der Gebührenpflichtigkeit der Beschwerde und kommt
bei fehlerhafter Sachbehandlung durch die Vorinstanz, insbesondere dem Vorlie-
gen von Verfahrensfehlern, in Betracht. Die Rückzahlung scheidet nur dann aus,
wenn auch ohne Fehlverhalten des Deutschen Patent- und Markenamts inhaltlich
dieselbe Entscheidung ergangen wäre und deshalb hätte Beschwerde eingelegt
werden müssen. Die Beschwerdegebühr ist regelmäßig zurückzuzahlen, wenn
wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels nach § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG
an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen wird (BPatGE 38, 16,
17). Ein derartiger Verfahrensfehler liegt jedoch nicht vor. Soweit die Beschwerde-
führerin rügt, es sei rechtsfehlerhaft gewesen, dass die Markenstelle die mit
Schriftsatz vom 21. Februar 2006 vorgelegten Benutzungsunterlagen nicht berück-
sichtigt habe, hätte auch deren Berücksichtigung zu keiner anderen Beurteilung
durch die Markenstelle geführt. Die erste eidesstattliche Versicherung vom 11. Au-
gust 2004 und die - nicht berücksichtigte - zweite eidesstattliche Versicherung vom
16. Februar 2006 unterscheiden sich lediglich in der Fortführung der Umsatzzah-
len für zwei weitere Jahre und der Bezugnahme auf den beigefügten Betreuungs-
vertrag sowie der zusätzlichen Vorlage von fünf Rechnungen. Die Markenstelle
hat insoweit allerdings in ihrem Beschluss ausführlich begründet, weshalb sie die
- erste - eidesstattliche Versicherung für unzureichend hielt. So könnten insbeson-
dere der Rubrik „Dienstleistungen“ keine konkreten der eingetragenen Dienstleis-
tungen zugeordnet werden, die näher spezifiziert seien. Über diesen Mangel ver-
fügt auch die zweite - unberücksichtigte - eidesstattliche Versicherung, so dass die
Begründung der Markenstelle auch auf diese zutreffen würde. Mit Vorlage der drit-
ten eidesstattlichen Versicherung im Beschwerdeverfahren hat die Beschwerde-
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führerin dagegen eine Aufspaltung der Umsätze für „Dienstleistungen“ auf Betreu-
ungsverträge und Trainingseinheiten vorgenommen und zusätzlich die telefoni-
schen Betreuungsdienstleistungen per Hotline ausgewiesen. Erst durch die Vorla-
ge der dritten eidesstattlichen Versicherung war damit den Anforderungen an die
Glaubhaftmachung Genüge getan.
Grabrucker Fink
Dr.
Mittenberger-Huber
Ko