Urteil des BPatG, Az. 29 W (pat) 125/05

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BPatG 152
08.05
BUNDESPATENTGERICHT
29 W (pat) 125/05
_______________________
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die Markenanmeldung 305 32 480.2
hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 5. August 2009 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin
Grabrucker, der Richterin Kopacek sowie des Richters Dr. Kortbein
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beschlossen:
1.
Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom
1. September 2005 wird aufgehoben.
2.
Das Verfahren wird an das Deutsche Patent- und Markenamt
zurückverwiesen.
3.
Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.
G r ü n d e
I.
Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 3. Juni 2005 das Wortzeichen
SCHWABENMAIL
für folgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:
Klasse 16:
Aufkleber,
Druckereierzeugnisse,
Photographien,
Schreibwaren;
Klasse 38:
Telekommunikation,
insbesondere
elektronische
Nachrichtenübermittlung, E-Mail-Dienste;
Klasse 39:
Transportwesen, Nachrichtenüberbringung, Zustellung
(Auslieferung) von Druckereierzeugnissen, Briefen
und Paketen.
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Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
Anmeldung mit Beschluss vom 1. September 2005 zurückgewiesen. Zur Begrün-
dung hat sie darauf verwiesen, das angemeldete Zeichen sei von der Eintragung
ausgeschlossen, da für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen ein be-
schreibender Begriffsgehalt im Vordergrund stehe. Das Wort "Schwaben" bezeich-
ne eine geographische Region im Süden Deutschlands. Der Bestandteil "Mail" sei
hingegen die englische Bezeichnung für "Post". Der Aussagegehalt des Zeichens
beschränke sich damit auf "Post aus/für Schwaben". Die angesprochenen Ver-
kehrskreise verstünden den Gesamtbegriff "SCHWABENMAIL" daher lediglich als
Hinweis auf den Verwendungszweck und Gegenstand der beanspruchten Waren
und Dienstleistungen. Er werde daher nur als Sachangabe, nicht jedoch als
betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst. Die Markenstelle verweist in diesem
Zusammenhang auf die Beschlüsse des BPatG in den Verfahren 26 W (pat) 153/1
- Schwabenwasser und 26 W (pat) 156/01 - Schwabengas. Die von der Anmel-
derin geltend gemachten nationalen Voreintragungen 302 07 303 - SchwabenWär-
me, 301 17 996 - Schwabenmobil, 399 51 820 - Schwabenstrom und 398 68 425
- Schwabenrad beruhten auf anderen Sachverhalten, da es sich bereits um abwei-
chende Zeichen handele. Zudem entfalteten sie keine Bindungswirkung.
Mit der dagegen gerichteten Beschwerde hat die Anmelderin sinngemäß bean-
tragt,
den Beschluss aufzuheben und
dem Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts an-
heimzugeben, dem Beschwerdeverfahren beizutreten.
Sie führt aus, dass auch die Gemeinschaftsmarkenanmeldungen 004 583 076
- SCHWABENPOST und 001 789 701 - Deutsche Post sowie die nationale Anmel-
dung 396 36 412.8 - Deutsche Post als schutzfähig angesehen worden seien.
Hierzu hat sie entsprechende Registerauszüge vorgelegt. Ergänzend hat sie zu
den Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem Gebiet des Post- und Zustellwesens
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Stellung genommen. Danach werde ausweislich der Bezeichnung "Deutsche Post"
die Kombination einer geographischen Herkunftsangabe mit dem Begriff "Post"
oder "Mail" als Herkunftshinweis aufgefasst. Es sei den Kunden von Post- und
Zustelldiensten bekannt, dass diese die Post nicht nach dem örtlichen Bezug zu
Schwaben sortieren würden. Auch auf den Sitz des Unternehmens in Schwaben
käme es nicht an. Im Verkehr würden lediglich die drei Zeichen "allgäu mail",
"Daily Mail Werne" und "TRM Trans-Regio-Mail" verwendet, die eine geographi-
sche Angabe und den Bestandteil "Mail" enthielten. Auch seien im nationalen
Register lediglich zwölf, nicht der Deutschen Post AG gehörende Zusammen-
setzungen einer Herkunftsangabe mit den Begriffen "Post" oder "Mail", wie bei-
spielsweise 300 44 159 - EUROPOST COMMON MAIL, 399 70 994 - Regional
Post und 303 01 652 - OSTSEE-POST Der private Postdienst im Norden, als ein-
getragene Marken zu finden. Zudem seien für die Deutsche Post AG die natio-
nalen Marken 303 63 527 - World Post, 399 28 272 - Regiopost und 2 072 996
- POST EUROP geschützt. Damit bestehe kein Allgemeininteresse an dieser Art
von Bezeichnungen.
Mit Beschluss vom 18. Oktober 2006 ist dem Präsidenten des Deutschen Patent-
und Markenamts anheimgegeben worden, dem Beschwerdeverfahren beizutreten.
Der Senat hat die Entscheidung damit begründet, dass geprüft werden müsse,
nach welchen allgemeinen Vorgaben die Eintragung vergleichbarer Marken er-
folge und aus welchen sachlichen Gründen die Markenstelle bei der beschwer-
degegenständlichen Anmeldung von der durch zahlreiche Voreintragungen be-
gründeten Eintragungspraxis abgewichen sei. Die Gründe für ein Abweichen
müssten sich aus dem Zurückweisungbeschluss ergeben.
Der Präsident hat den Beitritt zum Verfahren erklärt und sowohl schriftlich als auch
mündlich in der Verhandlung vom 20. Juni 2007 dargelegt, dass Voreintragungen
identischer oder ähnlicher Marken nach ständiger nationaler und europäischer
Rechtsprechung auch unter dem Gesichtspunkt einer möglichen Grundrechtsver-
letzung und des Vertrauensschutzes keine Bindungswirkung entfalten könnten.
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Die Entscheidung über die Eintragungsfähigkeit einer Marke sei keine Ermes-
sens-, sondern eine im Einzelfall zu treffende gebundene Entscheidung. Anträge
wurden seitens des Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts nicht
gestellt.
Der Senat hat die Verfahren 29 W (pat) 36/04, 29 W (pat) 125/05, 29 W (pat) 5/06,
29 W (pat) 13/06 und 29 W (pat) 65/06 gemäß § 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 147
ZPO miteinander verbunden, da sie in rechtlichem Zusammenhang stehen.
II.
1.
Die Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 vom 1. September 2005 war
unter Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt
aufzuheben, da er nur teilweise den Vorgaben des Beschlusses des Ge-
richtshofs der Europäischen Gemeinschaften vom 12. Februar 2009 betref-
fend die verbundenen Rechtssachen C-39/08 (Wort-Bildmarken Volks-Handy
etc.) und C-43/08 (Wortmarke SCHWABENPOST) entspricht. Darin wurde in
Rdnr. 17 festgestellt, dass zwar keine Bindungswirkung von Vorentschei-
dungen besteht. Jedoch muss eine nationale Behörde bei der Prüfung einer
Anmeldung die zu ähnlichen Anmeldungen ergangenen früheren Entschei-
dungen berücksichtigen und dabei besonderes Augenmerk auf die Frage
richten, ob im gleichen Sinne zu entscheiden ist oder nicht. Daraus folgt,
dass unter Berücksichtigung des allgemeinen rechtsstaatlichen, in jeder
Verfahrensordnung - gleich ob Gerichts- oder Verwaltungsverfahren - gelten-
den Gebots, dem jeweiligen Adressaten einer ihn belastenden Entscheidung
auch die wesentlichen Gründe, die die Entscheidung tragen und für sie kau-
sal sind, mitzuteilen sind. Dieser Grundsatz gilt gemäß § 61 Abs. 1 S. 1
MarkenG auch für das Markeneintragungsverfahren vor dem Deutschen
Patent- und Markenamt. Es besteht also nicht nur die Verpflichtung zur Ein-
beziehung von Vorentscheidungen in die Entscheidungsfindung als solche,
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sondern diese Überlegungen müssen für den Adressaten auch erkennbar
sein. Dazu bedarf es entsprechender Ausführungen in der die Anmeldung
zurückweisenden Entscheidung.
Daraus ergibt sich die Pflicht zum Vergleich des angemeldeten mit den
eingetragenen vergleichbaren Zeichen. Diesen vom Gerichtshof geforderten
Vergleich muss das Deutsche Patent- und Markenamt als zuständige natio-
nale Behörde anstellen und gegebenenfalls die Gründe für eine differen-
zierte Beurteilung angeben oder aber, wenn es die Voreintragungen für
rechtswidrig hält, dies zum Ausdruck bringen. Denn nur unter dieser Vor-
aussetzung ist der Forderung des Gerichtshofs in Rdnr. 18 der oben genann-
ten Entscheidung, dass "der Gleichbehandlungsgrundsatz in Einklang ge-
bracht werden [muss] mit dem Gebot rechtmäßigen Handelns", Genüge
getan. Dies entspricht im Übrigen auch der von der Europäischen Kommis-
sion in ihrer Stellungnahme von 13. Juni 2008 in Rdnr. 21 vertretenen An-
sicht, dass das Gericht "unter dem Gesichtspunkt der Begründungspflicht
und nicht unter demjenigen des allgemeinen Gleichheitsgrundsatzes dazu
verpflichtet ist, konkreten Hinweisen auf eine wettbewerbsverzerrende Un-
gleichbehandlung nachzugehen und dabei Vorentscheidungen der Behörde
in gleich gelagerten Fällen in die Prüfung einzubeziehen oder gegebenenfalls
das Verbot einer festgestellten wettbewerbsverzerrenden Diskriminierung zu
berücksichtigen" hat.
a)
Der hier angefochtene Beschluss des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts enthält keine ausreichende Begründung. Zu den von der Be-
schwerdeführerin geltend gemachten nationalen Voreintragungen wur-
de lediglich ausgeführt, dass es sich um andere Sachverhalte und um
nicht vergleichbare Zeichen handele. Es fehlen jedoch Ausführungen,
aus denen erkennbar wird, worin sich die Voreintragungen und das an-
gemeldete Zeichen konkret unterscheiden. Auch lässt sich dem ange-
griffenen Beschluss nicht entnehmen, ob die jeweiligen Waren und
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Dienstleistungen Gemeinsamkeiten aufweisen. Ansonsten beschränkt
er sich auf die allgemeine Feststellung, dass Voreintragungen keine
Bindungswirkung entfalten. Diese treffen im Prinzip zwar zu, sind je-
doch nicht losgelöst davon zu sehen, dass die Exekutive - insbeson-
dere unter dem Aspekt gleicher Wettbewerbschancen für Konkurren
ten - bei der Abwägung grundsätzlich auch das Gebot der Gleichbe-
handlung gemäß Art. 3 Abs. 1 GG zu beachten hat. Ebenso bleibt of-
fen, inwieweit die von der Markenstelle angeführten Zurückweisungen
der Anmeldungen der Zeichen "Schwabenwasser" und "Schwabengas"
dem beanspruchten Begriff "SCHWABENMAIL" entsprechen. Lediglich
in dem ersten Element "Schwaben" besteht Identität, während die
zweiten Bestandteile "wasser", "gas" und "MAIL" deutlich voneinander
abweichen. Zudem geht aus dem Beschluss nicht hervor, ob die bei-
derseitigen Waren bzw. Dienstleistungen Übereinstimmungen aufwei-
sen.
Des weiteren hat die Anmelderin im Beschwerdeverfahren weitere
Voreintragungen geltend gemacht, die das Deutsche Patent- und
Markenamt in seiner Entscheidung noch nicht berücksichtigen konnte,
jedoch für die Ermittlung der aktuellen Wahrnehmungsgewohnheiten in
der beanspruchten Branche von Bedeutung sein können. Die Sache ist
folglich noch nicht entscheidungsreif. Der Senat übt daher sein ihm
nach § 70 Abs. 3 Nr. 2 und 3 MarkenG eingeräumtes Ermessen dahin-
gehend aus, dass er das Verfahren zur vergleichenden Würdigung der
Vorentscheidungen in materiell-rechtlicher Hinsicht entsprechend
Rdnr. 17 der Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Ge-
meinschaften vom 12. Februar 2009 und zur Nachholung der Begrün-
dung gemäß § 61 Abs. 1 S. 1 MarkenG zurückverweist. Dies gilt vor
allem unter dem Aspekt, dass das Amt als zuständige Behörde die
Frage der Vergleichbarkeit der Voreintragungen bislang noch nicht um-
fassend geprüft hat, ihm aber als gesetzesvollziehende Gewalt hier das
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erste Prüfungsrecht zukommt. Dabei spielt der Gedanke des Instanz-
gewinns bzw. -verlusts keine Rolle, da es sich im Verhältnis zwischen
Deutschem Patent- und Markenamt und Bundespatentgericht nicht um
Instanzen, sondern um Exekutive und Judikative als grundsätzlich ver-
schiedene Gewalten im Sinne der Gewaltenteilung handelt.
Dem Deutschen Patent- und Markenamt ist die Vergleichsüberprüfung
im Hinblick auf die von ihm selbst eingetragenen Marken auch möglich,
da es "in dieser Hinsicht über Informationen verfügt" (vgl. EuGH,
a. a. O., Rdnr. 17). Denn das neue, im Mai 2006 in Betrieb genommene
Datenverarbeitungssystem des Amtes dient u. a. der "Harmonisierung
der Prüfungs- und Entscheidungspraxis" (vgl. Jahresbericht DPMA
2006, S. 20).
b)
Die Beschwerdeführerin ist vorliegend ihrer Mitwirkungspflicht, früh-
zeitig für ihren Anspruch auf Eintragung sprechende Tatsachen zu nen-
nen und auf vergleichbare Vorentscheidungen hinzuweisen, nachge-
kommen (vgl. Fezer/Grabrucker, Handbuch der Markenpraxis, Band 1
Markenverfahrensrecht,
Rdnr. 232;
Kopp/Ramsauer,
VerwVerfG,
9. Auflage, § 24, Rdnr. 42). Bereits in ihrer Erwiderung auf die Bean-
standung vom 4. Juli 2005 hat sie vier nationale Wortmarken und die
maßgeblichen Waren bzw. Dienstleistungen genannt.
Zu den im Beschwerdeverfahren geltend gemachten Voreintragungen
hat die Anmelderin allerdings keine konkreten Aussagen zu den jeweils
geschützten Waren und Dienstleistungen getroffen, so dass eine um-
fassende Vergleichsprüfung nicht möglich ist. Insofern erfordert ihre
Mitwirkungspflicht die Vorlage von Registerauszügen, aus denen sich
ergibt, dass die für die jeweilige Marke geschützten Waren und
Dienstleistungen den angemeldeten entsprechen. Des Weiteren kön-
nen die von der Anmelderin im Beschwerdeverfahren geltend gemach-
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ten Entscheidungen des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt
nicht in die Überlegungen einbezogen werden, da sich der Vergleich
auf die vom Deutschen Patent- und Markenamt vorgenommenen Ein-
tragungen und Zurückweisungen beschränkt.
c)
Vor diesem Hintergrund wird die Begründungspflicht des Deutschen
Patent- und Markenamts umso höher sein, je eher eine Entscheidung
im Vergleich zu Vorentscheidungen möglicherweise willkürlich erscheint
und nicht erkennen lässt, welche der vorangegangenen Entscheidun-
gen rechtmäßig und welche unrechtmäßig war. Hierbei sind auch Ver-
änderungen der Wahrnehmungsgewohnheiten des Publikums mit zu
berücksichtigen, die zu einer anderen Beurteilung der Unterscheidungs-
kraft eines Zeichens führen können (vgl. BGH I ZB 48/08, Beschluss
vom 4. Dezember 2008 - Willkommen im Leben). Sie kann zu einer Än-
derung der Rechtsprechung und der generellen Eintragungspraxis des
Deutschen Patent- und Markenamts, die etwa in Richtlinien oder allge-
meinen Mitteilungen niedergelegt und damit für die Prüfer des Amtes
verbindlich ist, führen.
Ob die Beschwerdeführerin ein Löschungsverfahren nach §§ 50, 54
MarkenG in Bezug auf rechtswidrig eingetragene Marken einleitet,
bleibt ihr überlassen. Dem Amt ist es gesetzlich verwehrt, entgegen § 8
Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG vorgenommene Eintragungen von Amts
wegen der Löschung zuzuführen.
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2.
Die Rechtsbeschwerde wird zwecks Fortbildung des Rechts gemäß § 83
Abs. 2 Ziff. 2 MarkenG zugelassen.
Grabrucker
Kopacek
Dr. Kortbein
Hu