Urteil des BPatG, Az. 33 W (pat) 104/06

BPatG: kennzeichnungskraft, verwechslungsgefahr, verkehrsdurchsetzung, durchgesetzte marke, begriff, bestandteil, unternehmen, veranstaltung, gesamteindruck, herausgabe
BUNDESPATENTGERICHT
33 W (pat) 104/06
_______________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
15. Juli 2008
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
BPatG 154
08.05
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betreffend die Marke 303 00 039
hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 15. Juli 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Bender und der Richter Knoll und Kätker
beschlossen:
Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss
der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts vom 14. Juni 2006 aufgehoben und die Löschung der
angegriffenen Marke 303 00 039 angeordnet.
G r ü n d e
I
Gegen die Eintragung der Wortmarke 303 00 039
electronica INNOVA
für Dienstleistungen der Klassen 37, 38 und 41, nämlich
Planung, Organisation und Veranstaltung von Ausstellungen,
Messen und Kongressen sowie von Darbietungen für
unterhaltende und werbende Zwecke; organisatorische und
wirtschaftliche Beratung von Personen und Unternehmen
bezüglich der Teilnahme an Ausstellungen, Messen und
Kongressen für wirtschaftliche, unterhaltende und werbende
Zwecke; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckschriften,
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insbesondere Kataloge, Druckereierzeugnisse und Fotografien;
Bereitstellung eines Internetportals für Ausstellungen, Messen und
Kongresse
ist Widerspruch erhoben worden aus der aufgrund Verkehrsdurchsetzung
eingetragenen, farbigen Wort-/Bildmarke 1 025 206
für Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 41 und 42, nämlich
Kataloge für nachstehend genannte Fachmessen; Veranstaltung
von Fachmessen und Fachtagungen für Bauelemente und
Baugruppen der Elektronik; Veröffentlichung und Herausgabe von
Katalogen für vorstehend genannte Fachmessen; sämtliche
vorgenannten Waren und Dienstleistungen vorzugsweise für
gewerbliche Abnehmer bestimmt.
Mit Schriftsatz vom 26. August 2003 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die
rechtserhaltende Benutzung der seit 1981 eingetragenen Widerspruchsmarke
zunächst vollumfänglich bestritten, woraufhin die Widersprechende Benutzungs-
unterlagen vorgelegt hat. Sodann hat die Markeninhaberin mit Schriftsatz vom
19. Januar 2004 erklärt, dass sie den Einwand der Nichtbenutzung insoweit
aufrecht erhalte, als die Widersprechende behaupte, die Marke werde über den
Publikumskreis der gewerblichen Abnehmer und Fachleute hinaus benutzt. In der
mündlichen Verhandlung hat sie dazu klargestellt, dass sich die Rücknahme der
Nichtbenutzungseinrede nur auf Waren und Dienstleistungen für gewerbliche
Abnehmer und den Fachverkehr beziehen soll.
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Mit Beschluss vom 14.
Juni
2006 hat die Markenstelle für Klasse
35 des
Deutschen Patent- und Markenamts durch ein Mitglied des Patentamts den
Widerspruch zurückgewiesen. Nach Auffassung der Markenstelle verfügt die
aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragene Widerspruchsmarke nur über
ein geringe Kennzeichnungskraft. Im Hinblick auf Zurückweisungsentscheidungen
der Zweiten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt
und des Europäischen Gerichts erster Instanz zur Gemeinschaftsmarken-
anmeldung "electronica" geht die Markenstelle davon aus, dass diese Marke für
die vorliegend relevanten Waren und Dienstleistungen beschreibend und nicht
unterscheidungskräftig ist. Die Kennzeichnungskraft sei daher gering.
Mit ihrem Schriftsatz vom 19.
Januar
2004 habe die Markeninhaberin eine
Benutzung für die Veranstaltung von Fachmessen anerkannt. Damit begegneten
sich die Marken im Bereich sehr ähnlicher Dienstleistungen, denn auch die
jüngere Marke sei u. a. für Messeveranstaltungen eingetragen, allerdings für
allgemeine Kreise. Demnach seien an den Markenabstand hohe Anforderungen
zu stellen. Diesen halte die jüngere Marke jedoch ein. Ihr Gesamteindruck werde
nicht durch den Bestandteil "electronica" allein geprägt. Sowohl die Bezeichnung
"electronica" als auch die Bezeichnung "INNOVA" leiteten sich von glatt
beschreibenden Begriffen ab, nämlich von "Elektronik" und "Innovation", wobei
letzterer "Erneuerung/Veränderung" bedeute. Daher seien beide Bestandteile
gleich kennzeichnungsschwach und stünden gleichberechtigt nebeneinander.
Daran ändere auch die Tatsache nichts, dass es sich bei "INNOVA" um den
Firmenkern der Widersprechenden handele. Hinzu komme, dass die angegriffene
Marke einen einheitlichen Gesamtbegriff i. S. v. "Elektronik-Neuerung" darstelle.
Eine unmittelbare klangliche Verwechslungsgefahr sei daher nicht anzunehmen.
Zudem sei der Bestandteil "electronica" aus den genannten Gründen nicht als
Stammbestandteil im Sinne einer assoziativen Verwechslungsgefahr geeignet.
Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.
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Nach ihrer Auffassung ist aufgrund der aus dem Register ersichtlichen
Verkehrsdurchsetzung von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarke auszugehen. Auch aus dem Umstand, dass die Marke schon
länger eingetragen sei, könne sich nichts anderes ergeben, da die eingereichten
Unterlagen belegten, dass die Messe "electronica" regelmäßig alle zwei Jahre
stattfinde, so dass die Verkehrsbekanntheit eher zugenommen habe. Ergänzend
hat sie in der mündlichen Verhandlung verschiedene Internetausdrucke vorgelegt,
die nach ihrer Meinung Besucherzahlen in Höhe von … bis … und
Ausstellerzahlen in Höhe von … bis … belegten. Die electronica sei die Leitmesse
für elektronische Bauelemente.
Den von der Markenstelle angeführten Entscheidungen des Harmonisierungsamts
und des Europäischen Gerichts erster Instanz sei für die Unterscheidungskraft der
deutschen Widerspruchsmarke keine Aussage zu entnehmen, da sie damit
begründet worden seien, dass der Begriff "electronica" in der niederländischen,
spanischen und portugiesischen Sprache existiere und ein wesentliches Merkmal
der Dienstleistungen beschreibe. Dies stehe zwar der Eintragungsfähigkeit als
Gemeinschaftsmarke entgegen, hinsichtlich der deutschen Marke müsse jedoch
auf das Verständnis der inländischen Verkehrskreise abgestellt werden, denen
diese Fremdsprachen nicht ohne weiteres bekannt seien.
Die jüngere Marke werde ausschließlich durch den ersten Wortbestandteil
"electronica" geprägt, da das Unternehmenskennzeichen "INNOVA" als
Firmenname der Inhaberin der jüngeren Marke im Gesamteindruck der
angegriffene Marke zurücktrete. Das gelte umso mehr, als nach ständiger
Rechtsprechung der Verkehr dem Anfang eines Kennzeichens regelmäßig mehr
Bedeutung beimesse als den Zeichenendungen. Zudem werde der Verkehr durch
die angegriffene Marke an die Widerspruchsmarke erinnert, da diese infolge ihrer
gesteigerten Kennzeichnungskraft ein gängiger Begriff sei. In der Messebranche
seien auch Untergliederungen von Messen bekannt, wie die Fachmesse "Bioana-
lytica", die eine Spezialmesse der "Analytica" sei. Auch die "ispo" verfüge z. B.
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über eine weitere Spezialmesse. Die jüngere Marke könne daher für die Bezeich-
nung einer Spezialmesse der Widersprechenden gehalten werden.
Die Widersprechende beantragt,
den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 14. Juni 2006 aufzuheben und
Löschung der angegriffenen Marke 303 00 039 anzuordnen.
Die Inhaberin der angegriffene Marke beantragt,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Zudem regt sie an, ggf. die Rechtsbeschwerde zuzulassen.
Nach ihrer Auffassung hat die Markenstelle der Widerspruchsmarke zu Recht nur
eine geringe Kennzeichnungskraft zugebilligt, wobei auch die Markeninhaberin auf
die Entscheidungen des Harmonisierungsamts und des Europäischen Gerichts
erster Instanz zur Gemeinschaftsmarkenanmeldung "electronica" verweist. Das
Wort "electronica" komme in nahezu identischer Schreibweise in mehreren
europäischen Sprachen vor. Dies sei dem deutschen Durchschnittsverbraucher
z. B. aus fremdsprachigen Gebrauchsanleitungen durchaus bekannt. Einem Wort,
dessen beschreibende Bedeutung vom inländischen Publikum ohne weiteres
erfasst werde, sei regelmäßig die erforderliche Unterscheidungskraft
abzusprechen. Dabei beziehe die Kommentarliteratur auch ausdrücklich Wörter
der spanischen oder portugiesischen Sprache mit ein. Ein Zeichen, das nur mit
Mühe geeignet sei, im Rechtsverkehr auf irgendein Unternehmen hinzuweisen
oder auf dessen Verwendung man im geschäftlichen Verkehr angewiesen sei,
könne allenfalls dann als nicht kennzeichnungsschwach angesehen werden, wenn
seine intensive und nachhaltige Benutzung nachgewiesen werde, was bei der
Widerspruchsmarke nicht der Fall sei. Die von der Widersprechenden in der
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mündlichen Verhandlung genannten Besucher- und Ausstellerzahlen bestreitet die
Markeninhaberin.
Hinsichtlich der Kennzeichnungskraft des Bestandteils "INNOVA" weist die
Markeninhaberin auf mehrere Beschlüsse des 29. Senats (29 W (pat) 204/00 - T-
INNOVA; 29
W
(pat)
220/00 = GRUR 2003, 70 -
T-INNOVA/Innova und
29 W (pat) 69/02 - innovatel) hin, in denen von einer normalen Kennzeich-
nungskraft ausgegangen worden sei. Außerdem sei das Wortelement "INNOVA"
nicht nur ein Unternehmenskennzeichen sondern auch eine eigenständige Marke,
so dass ihm auch die Funktion einer Herkunftsidentifikation zukomme.
Demgegenüber könne der weitere Markenbestandteil "electronica" den
Gesamteindruck der angemeldeten Marke nicht prägen, da er sich von dem glatt
beschreibenden Begriff "electronic" bzw. "Elektronik" ableite und damit einen
überwiegend beschreibenden Charakter habe. Auch wirke die jüngere Marke
"electronica INNOVA" wie ein Gesamtbegriff (etwa "elektronische Innovation"),
weil sie durch die Voranstellung von "electronica" wie ein Adjektiv mit einem
nachfolgendem Hauptwort gebildet sei.
Die von der Widerspruchsmarke ausschließlich angesprochenen Fachleute
würden die Verschiedenartigkeit der Herkunft und des Verwendungszwecks der
von den Vergleichsmarken jeweils geschützten Waren bzw. Dienstleistungen auch
dann erkennen, wenn eine gewisse Produktnähe und Markenähnlichkeit
vorhanden sei. Insbesondere seien die Marken auch nicht nach den Grundsätzen
der Entscheidung EuGH GRUR 2005, 1042 - THOMSON LIFE verwechselbar.
Diese Entscheidung habe sich auf einen Fall bezogen, in dem einem bekannten
Firmen- bzw. Handelsnamen die Marke eines anderen beigefügt worden sei.
"INNOVA" sei jedoch nicht als Firmenname erkennbar und stelle auch keinen be-
kannten Handelsnamen dar. Zudem sei die Nachstellung eines Handelsnamens
im Messebereich unüblich. Im Übrigen sei das THOMSON LIFE - Urteil des Euro-
päischen Gerichtshofs, was auch der 27. Senat des Bundespatentgerichts in zwei
Entscheidungen zu erkennen gegeben habe, nur in Ausnahmefällen anwendbar.
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Ihm liege der Grundgedanke zugrunde, die Usurpation von Marken zu verhindern.
Wenn hingegen die beiden Markenbestandteile - wie vorliegend - einen Gesamt-
begriff bildeten, sei das Urteil nicht anwendbar. Zudem gehe es nicht an, die Mo-
nopolisierung eines von Haus aus schutzunfähigen Zeichens, das nur im Wege
der Verkehrsdurchsetzung eingetragen worden sei, weiter auszuweiten.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II
Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist begründet. Zwischen den
beiderseitigen Marken besteht eine Verwechslungsgefahr i. S. d. §§ 9 Abs. 1
Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Dies gilt unter Berücksichtigung der einge-
schränkten Aufrechterhaltung der Nichtbenutzungseinrede auch, soweit auf Seiten
der Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG nur eingetragene
Waren und Dienstleistungen berücksichtigt werden, die sich ausschließlich an ge-
werbliche Abnehmer und Fachverkehrsteilnehmer richten. Auf die Frage einer
weitergehenden Benutzung der Widerspruchsmarke kommt es daher nicht mehr
an. Somit ist für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr auf das Verständnis
eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durch-
schnittsverbrauchers dieser angesprochenen Verkehrskreise abzustellen, der re-
gelmäßig über besondere Fachkenntnisse, spezielle Erfahrungen und höhere
Aufmerksamkeit verfügen wird (EuGH GRUR 2004, 943 - SAT.2, Rn. 24).
Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn die Öffentlichkeit glauben könnte, dass die
betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder ge-
gebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen.
Das Vorliegen von Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Um-
stände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist hinsichtlich der Ähnlich-
keit der betreffenden Marken im Bild, Klang oder in der Bedeutung auf den Ge-
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samteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die
kennzeichnungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind.
Für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es entschei-
dend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher dieser Waren
oder Dienstleistungen wirkt (vgl. EuGH Mitt. 2006, 512 - LIFE/THOMSON und
jüngst GRUR 2008, 343 - BAINBRIDGE/Bridge, Nr. 33 m. w. N.).
a) Der Senat geht von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-
marke aus. Aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragene Marken verfügen re-
gelmäßig über durchschnittliche Kennzeichnungskraft (BGH GRUR 2007, 1071
- Kinder II, Rn. 28).
Zu Unrecht hat die Markenstelle nur eine geringe Kennzeichnungskraft zugrunde
gelegt. Zwar hat sie im Ansatz richtig darauf abgestellt, dass das Markenwort
"electronica" aufgrund seiner Verkehrsdurchsetzung die absoluten Schutzhinder-
nisse überwunden habe, so dass zunächst von einer durchschnittlichen Kenn-
zeichnungskraft auszugehen sei. Sodann hat sie jedoch auf Entscheidungen des
Harmonisierungsamts und des Europäischen Gerichts erster Instanz verwiesen, in
denen eine Gemeinschaftsmarkenanmeldung "electronica" für die inhaltlich glei-
chen Waren und Dienstleistungen, wie sie hier für die Widerspruchsmarke ge-
schützt sind, allein wegen ihres v o n H a u s a u s erkennbaren beschreibenden
Begriffsinhalts in Bezug auf verschiedene europäische Sprachen zurückgewiesen
worden ist. Dabei ist die Markenstelle mit den o. g. europäischen Instanzen davon
ausgegangen, dass "electronica" beschreibend und nicht unterscheidungskräftig
sei. Demnach erweise sich die Kennzeichnungskraft der 1981 eingetragenen Wi-
derspruchsmarke "als inzwischen gering".
Diese Beurteilung berücksichtigt nur die Kennzeichnungskraft, die der Wider-
spruchsmarke von Haus aus zukommen mag, trägt jedoch dem Umstand nicht
hinreichend Rechnung, dass die Widerspruchsmarke seinerzeit aufgrund von Ver-
kehrsdurchsetzung eingetragen worden ist. Denn die Bedenken gegen ihre
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Schutzfähigkeit, die aus dem Verständnis i. S. v. "Elektronik" herrühren, hat die
Widerspruchsmarke infolge ihrer nachgewiesenen Verkehrsdurchsetzung nach § 8
Abs. 3 MarkenG gerade überwunden. Sie dürfen ihr aus Rechtsgründen daher
nicht mehr entgegengehalten werden. Alles andere würde darauf hinauslaufen,
dass die Eintragung aufgrund von Verkehrsdurchsetzung zumindest teilweise wie-
der "entwertet" wird, indem die bei solchen Marken von Haus aus naturgemäß be-
stehenden Bedenken gegen ihre Schutzfähigkeit und damit zumeist auch zugleich
gegen ihre Kennzeichnungskraft wieder aufleben. Hierfür lassen sich dem Gesetz
keine Anhaltspunkte entnehmen. Zudem hat der Bundesgerichtshof in jüngeren
Entscheidungen klargestellt, dass er die Eintragung einer Marke aufgrund von
Verkehrsdurchsetzung nicht als Zuerkennung minderen Markenschutzes ansieht.
Dementsprechend hat er die Beschwer für Rechtsbeschwerden gegen Aufhe-
bungsentscheidungen des Bundespatentgerichts verneint, die aufgrund von hilfs-
weise geltend gemachten Verkehrsdurchsetzungen der angemeldeten Marken
ergangen sind (BGH GRUR 2006, 701 -
Porsche 911; Mitt. 2006, 449
- Fahrzeugkarosserie). Der aufgrund von Verkehrsdurchsetzung gewährte Mar-
kenschutz wäre aber vergleichsweise minderwertig, wenn einer solchen Register-
marke nach ihrer Eintragung immer noch der von Haus aus bestehende beschrei-
bende Begriffsgehalt mit der Folge einer geringeren Kennzeichnungskraft entge-
gengehalten werden könnte. Konsequenterweise hätte dann ein gegen eine sol-
che Eintragungsentscheidung eingelegtes Rechtmittel auch als zulässig erachtet
werden müssen.
Zwar ist es anerkannt, dass auch die Kennzeichnungskraft einer verkehrsdurch-
gesetzten Marke als geschwächt beurteilt werden kann. Das kann z. B. bei glatt
beschreibenden Begriffen mit nur grenzwertigen Durchsetzungsgraden ange-
nommen werden (BGH GRUR 2007, 1071 - Kinder II, Rn. 28, 33), woran es hier
schon fehlt, weil "electronica" auch ohne Berücksichtigung seiner eher banalen
farbigen Gestaltung jedenfalls kein glatt die Themengebiete der geschützten Wa-
ren und Dienstleistungen beschreibendes gebräuchliches Wort der deutschen
Sprache ist. Außerdem kann z. B. auch eine durchgesetzte Marke irgendwann im
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Begriff sein, sich wieder zur beschreibenden Angabe oder Gattungsbezeichnung
zurückzuentwickeln (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8.
Aufl., §
9, Rdn.
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m. w. N.). Hierfür müssen aber besondere tatsächliche Umstände vorliegen, die
von dem abweichen, was bereits im Verkehrsdurchsetzungsverfahren geklärt wor-
den ist. Dies ist hier jedoch nicht einmal ansatzweise ersichtlich oder auch nur
vorgetragen.
Da die Verkehrsdurchsetzung in Verbindung mit einer bloßen (rechtserhaltenden)
Benutzung entgegen der Auffassung der Widersprechenden auch nicht umgekehrt
bereits zu einer Stärkung der Kennzeichnungskraft führt, und die von ihr vorgetra-
genen Besucher- und Ausstellerzahlen von der Markeninhaberin bestritten und
(mangels Offenkundigkeit) nicht liquide sind, ist von einer normalen Kennzeich-
nungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen.
b) Die
Dienstleistungen
der angegriffenen Marke liegen mit den Dienstleistungen
der Widerspruchsmarke teilweise im Identitätsbereich im Übrigen im engen Ähn-
lichkeitsbereich.
Die für die angegriffene Marke eingetragenen Dienstleistungen "Planung,
Organisation und Veranstaltung von Ausstellungen, Messen und Kongressen
sowie von Darbietungen für unterhaltende und werbende Zwecke" sind mit den für
die Widerspruchsmarke eingetragenen Dienstleistungen "Veranstaltung von
Fachmessen und Fachtagungen für Bauelemente und Baugruppen der Elektronik"
insofern teilidentisch, als sich die beiderseitigen Dienstleistungen im Bereich
elektronikbezogener Fachmessen und -tagungen überschneiden. Hieran ändern
auch die Einschränkungen nichts, die sich durch die teilweise Aufrechterhaltung
der Nichtbenutzungseinrede ergeben könnten. Diese führt nur zu einer
Einschränkung des Verkehrskreises, bei dem sich die Dienstleistungen als
identisch begegnen (Fachkreise) beseitigt aber nicht die Identität bzw.
hochgradige Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen.
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Zudem liegt - ohne dass es dann noch entscheidungserheblich darauf ankommt -
auch außerhalb der Elektronikfachmessen und -tagungen immer noch eine
hochgradige Ähnlichkeit vor. Insbesondere stimmen die Erbringer der
beiderseitigen Dienstleistungen überein, denn Messe- und Tagungsveranstalter
spezialisieren sich bekanntlich nicht auf bestimmte Themenbereiche, sondern
bieten an ihren jeweiligen Standorten zeitlich gestaffelt unterschiedliche Messen
und Veranstaltungen zu den verschiedensten Themen an, mit denen immer
zugleich auch gewerbliche Fachverkehrsteilnehmer angesprochen werden. Dabei
sind die messe-, ausstellungs- und tagungsbezogenen Dienstleistungen
unabhängig vom jeweiligen Messe- oder Tagungsthema im Wesentlichen von
gleicher Natur, erfordern also gleichartige Organisationstätigkeiten. Selbst zu
Messen und Veranstaltungen, die sich vorrangig an private Besucher wenden,
würde noch eine hochgradige Ähnlichkeit bestehen. Auch wenn man also
zugunsten der Markeninhaberin gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG auf Seiten
der Widerspruchsmarke nur Veranstaltungsdienstleistungen im Bereich reiner
Elektronik-Fachmessen für gewerbliche Abnehmer als benutzt zugrunde legt, so
besteht Teilidentität, im Übrigen eine hochgradige Ähnlichkeit der beiderseitigen
messe-, ausstellungs- und tagungsbezogenen Dienstleistungen.
Dies gilt mit nur geringen Einschränkungen auch für die Dienstleistungen
"Darbietungen für unterhaltende und werbende Zwecke" der angegriffenen Marke.
Denn auch solche Dienstleistungen können innerhalb bzw. aus Anlass einer
Elektronik-Fachmesse für reines Fachpublikum mit erbracht werden und damit
parallel auch vom gleichen Veranstalter organisiert und durchgeführt werden, so
dass auch insoweit noch eine hohe Ähnlichkeit festzustellen ist. Sie können sich
auch inhaltlich auf elektronische Medien beziehen, z. B. bei der Unterhaltungs-
elektronik oder im Bereich der Werbung, wo zunehmend moderne elektronische
Elemente und Träger eingesetzt werden.
Hochgradige Ähnlichkeit besteht zudem zwischen der für die jüngere Marke
eingetragenen Dienstleistung "organisatorische und wirtschaftliche Beratung von
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Personen und Unternehmen bezüglich der Teilnahme an Ausstellungen, Messen
und Kongressen für wirtschaftliche, unterhaltende und werbende Zwecke" und den
auf Fachmessen- und –tagungen bezogenen Veranstaltungsdienstleistungen der
Widersprechenden. Denn die beiderseitigen, sich ausschließlich an gewerbliche
Fachleute wendenden Dienstleistungen weisen einen gemeinsamen
Sachzusammenhang mit dem Messe-, Veranstaltungs- und Ausstellungswesen
auf und verlangen in etwa gleiche Erfahrungen und Fertigkeiten ihres jeweiligen
Erbringers auf diesem Gebiet.
Auch zwischen den für die angegriffene Marke eingetragenen Dienstleistungen
"Veröffentlichung und Herausgabe von Druckschriften, insbesondere Kataloge,
Druckereierzeugnisse und Fotografien" und
der für die Widersprechende
eingetragenen Ware "Kataloge für nachstehend genannte Fachmessen", vor allem
ihrer Dienstleistung "Veröffentlichung und Herausgabe von Katalogen für
vorstehend genannte Fachmessen; sämtliche vorgenannten Waren und
Dienstleistungen vorzugsweise für gewerbliche Abnehmer bestimmt" besteht
selbst unter Ersetzung des Begriffs "vorzugsweise" durch "ausschließlich" (Teil-)
Identität, im Übrigen hochgradige Ähnlichkeit, was angesichts der Offensichtlich-
keit keiner weiteren Erläuterung bedarf.
Schließlich besteht auch eine hochgradige Ähnlichkeit zwischen der für die
jüngere Marke eingetragenen Dienstleistung "Bereitstellung eines Internetportals
für Ausstellungen, Messen und Kongresse" und den für die Widersprechende
eingetragenen, auf Elektronikfachmessen bezogenen Veranstaltungs- und
Veröffentlichungsdienstleistungen. Selbst wenn man davon ausgeht, dass
Internetportale für Ausstellungen, Messen und Kongresse nicht von den
Messeveranstaltern selbst (entgeltlich für Dritte) sondern allenfalls für sie (als
Kunden) betrieben werden, so besteht dennoch ein enger fachlicher
Zusammenhang zwischen den beiderseitigen Dienstleistungen. Die für die
Widersprechende geschützten Kataloge und Veröffentlichungsdienstleistungen
haben einen ähnlichen Informations- bzw. Werbezweck wie ein auf Ausstellungen,
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Messen und Kongresse bezogenes Internetportal. Letzteres stellt im Grunde nur
die moderne (korrespondierende) Online-Ergänzung solcher Druckwerke dar.
c) Die angegriffene Marke hält den bei normaler Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke und Identität, zumindest hochgradiger Ähnlichkeit der Dienstleis-
tungen, erforderlichen deutlichen Abstand zur Gegenmarke nicht ein. Es bestehen
für die angesprochenen Fachverkehrskreise deutliche schriftbildliche, klangliche
und begriffliche Ähnlichkeiten.
Zwar kann der Beurteilung der Markenstelle und der Auffassung der Markenin-
haberin noch darin gefolgt werden, dass die Marken in ihrer Gesamtheit wegen
des nur in der jüngeren Marke vorhandenen zusätzlichen Markenworts "INNOVA"
leicht unterschieden werden können, zumal dieses dreisilbige Wort mit sechs
Buchstaben gegenüber der Widerspruchsmarke eine Verlängerung um mindes-
tens ein Drittel darstellt, damit also weder übersehen noch überhört werden kann.
Mit der Markenstelle ist auch davon auszugehen, dass die jüngere Marke nicht in
der Weise allein vom gemeinsamen Bestandteil "electronica" geprägt wird, dass
dem anderen Teil "INNOVA" für den Gesamteindruck keine maßgebliche Bedeu-
tung mehr zukommt. Eine prägende Stellung von "electronica" ergibt sich insbe-
sondere nicht aus einem Verhältnis der beiden Bestandteile als Firmen- und Pro-
duktkennzeichen. Es erscheint schon zweifelhaft, was aber im Ergebnis
dahingestellt bleiben kann, ob maßgebende Teile des Verkehrs in dem Bestandteil
"INNOVA" der jüngeren Marke überhaupt einen Firmennamen erkennen. Hier-
gegen dürfte schon die Nachstellung des fraglichen Bestandteils sprechen, die in
dieser Form bei Kombinationen aus Firmen- und Produktname unüblich ist, und
einen entsprechenden Zusatz (z. B. "von INNOVA", "by INNOVA") erwarten ließe.
Auch liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass es sich bei "INNOVA" im Bereich
der hier relevanten veranstaltungs- und messebezogenen Dienstleistungen um
einen bekannten Anbieter handelt, so dass ein solcher Zusatz eventuell
entbehrlich wäre. Überhaupt sind in diesem Dienstleistungsbereich Kombinationen
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aus dem Namen des Veranstalters und der Bezeichnung der konkreten Messe
unüblich, vielmehr taucht allenfalls der Name des Veranstaltungsorts als
Ergänzung zum eigentlichen Messenamen auf (z.
B. "CeBIT" oder "CeBIT
Hannover", nicht aber "Deutsche Messe (AG) CeBIT", "CeBIT Deutsche Messe"
o. ä.). Angesichts der Gleichgewichtigkeit beider Bestandteile reicht auch die
Voranstellung von "electronica" nicht für eine Prägung aus, zumal dieser
positionsbedingten Hervorhebung wiederum die Kleinschreibung von "electronica"
gegenüber dem großgeschriebenen "INNOVA" als relativierend entgegensteht.
Jedoch kommt dem Markenwort "electronica" innerhalb der jüngeren Marke eine
selbständig kennzeichnende Stellung zu, die nach den Grundsätzen der Leitent-
scheidung EuGH GRUR 2005, 1042 - THOMSON LIFE ebenfalls zur Feststellung
einer Verwechslungsgefahr führen kann. Zunächst verfügt "electronica" in der jün-
geren Marke bildlich, klanglich und begrifflich über die erforderliche Selbständig-
keit als Markenbestandteil. Insbesondere bildet es entgegen der Auffassung der
Markeninhaberin mit dem weiteren Bestandteil "INNOVA" keinen Gesamtbegriff, in
dem es unter Verlust seiner Selbständigkeit aufgehen könnte. Auch Verkehrsteil-
nehmer, die das Wort "electronica" unmittelbar und ausschließlich als Wort einer
romanischen oder der niederländischen Sprache für "Elektronik"/"elektronisch"
verstehen, werden keinen Gesamtbegriff mit "INNOVA" erkennen, da letzteres
eben kein Wort einer solchen Sprache darstellt und die dem deutschen Begriff
"elektronische Innovation" korrespondierende Wortkombinationen jedenfalls in ro-
manischen Sprachen unter Nachstellung des Adjektivs gebildet werden (z. B. "in-
novacion electronica"). Schon rein sprachlich kann daher für den größten Teil der
Verkehrskreise, gerade soweit sie fremdsprachlich bewandert sind, kein komplett
einer bestimmten Fremdsprache zuordenbarer Gesamtbegriff vorliegen (was in
der Anmeldephase der jüngeren Marke auch zur Beanstandung wegen absoluter
Schutzfähigkeit Anlass gegeben hätte). Auch wenn "INNOVA" naheliegend als
sprechende Kennzeichnung mit dem Anklang zu "Innovation" erkannt wird, so
bleibt damit eine kennzeichnende Eigenständigkeit beider Markenbestandteile er-
halten. Ähnliches gilt für Verkehrskreise, die auch in "electronica" kein fremd-
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sprachliches Wort, sondern einen ihnen unbekannten, aber erkennbar sprechen-
den Hinweis mit dem Anklang an den Begriff "Elektronik" erkennen. Auch für diese
Verkehrskreise stehen die beiden zwar sprechenden aber doch kennzeichnenden
Bestandteile "electronica" und "INNOVA" als zwei eigenständige Markenwörter
nebeneinander, was nicht zuletzt durch die unterschiedliche Schreibweise in
durchgängiger Klein- und Großschreibung deutlich wird.
Da "electronica" somit eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, sind un-
ter diesem Gesichtspunkt zumindest assoziative Verwechslungen nicht ausge-
schlossen. Hierbei war auch zu berücksichtigen, dass die Widerspruchsmarke
nach dem insoweit unbestrittenen und im Übrigen durch eidesstattliche Versiche-
rung glaubhaft gemachten Vortrag der Widersprechenden bereits seit 1964 für die
gleichnamige Elektronikfachmesse verwendet wird. Wer als (Fach-)Teilnehmer
des Messepublikums die schon seit Jahrzehnten veranstaltete "electronica"-Messe
der Widersprechenden kennt, läuft Gefahr, diese Kennzeichnung innerhalb der
Kombination "electronica INNOVA" wiederzuerkennen und so auf ein weiteres
Messeprodukt der Widersprechenden oder eines mit ihr organisatorisch oder wirt-
schaftlich verbundenen Unternehmens zu schließen, z. B. auf eine neue Spezial-
messe der "electronica" für innovative Produkte oder mit einem innovativen Mes-
sekonzept. Dieser Eindruck wird schriftbildlich auch noch dadurch verstärkt, dass
"electronica" in beiden Zeichen in gleicher Weise, nämlich ausschließlich mit
Kleinbuchstaben, auch mit kleinem Anfangsbuchstaben, geschrieben ist.
Auch wenn man bei der Anwendung der Grundsätze des o. g. THOMSON LIFE
- Urteils Zurückhaltung übt, wie dies die Markeninhaberin unter Hinweis auf zwei
Entscheidungen des 27. Senats des Bundespatentgerichts vertritt, so gelangt der
Senat hier dennoch zu einer Verwechslungsgefahr. Denn der Europäische Ge-
richtshof hat in dem genannten Urteil zu erkennen gegeben, dass er eine Marken-
usurpation auch über die engen Grenzen der Prägung bzw. der das Gesamtzei-
chen dominierenden Stellung des gemeinsamen Elements hinaus als Fall einer
Verwechslungsgefahr ansieht. Er hat dabei a. a. O. unter Rdn. 34 ausgeführt,
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dass die selbständig kennzeichnende Stellung "z. B." dann zu bejahen sei, wenn
der Inhaber einer bekannten Marke ein zusammengesetztes Zeichen benutzt, das
diese Marke und eine ältere, selbst nicht bekannte Marke aneinanderreiht. Ebenso
wäre das der Fall, wenn das zusammengesetzte Zeichen aus dieser älteren Marke
und einem bekannten Handelsnamen bestünde. Im Leitsatz hat er auch die Anei-
nanderreihung der Unternehmensbezeichnung eines Dritten und einer normal
kennzeichnungskräftigen eingetragenen Marke mit einbezogen.
Vorliegend stellt zwar "INNOVA" keine bekannte Marke oder eine für den Verkehr
erkennbare Unternehmensbezeichnung dar, jedoch ähneln sich die Fallgestaltun-
gen derart, dass der im THOMSON LIFE - Urteil zum Ausdruck kommende Ge-
danke des Schutzes gegen eine Markenusurpation auch hier zur Annahme einer
zumindest assoziativen Verwechslungsgefahr führen muss. Denn zur effektiven
Gewährleistung eines solchen Schutzes darf es zum einen nicht darauf ankom-
men, dass der weitere Kombinationsbestandteil (hier: "INNOVA") eine bekannte
Marke ist, da ansonsten nur die Inhaber bekannter Marken, die vergleichsweise
noch am Wenigsten eine Motivation zur Ausnutzung fremder Zeichen haben dürf-
ten, überhaupt ein "Potenzial" zur Markenusurpation hätten. Diese Gefahr geht bei
lebensnaher Betrachtung eher von anderen Personen aus. Zum anderen darf der
Schutz vor Markenusurpation auch nicht auf Fälle beschränkt werden, in denen
der Dritte seine Unternehmensbezeichnung mit einer fremden älteren Marke kom-
biniert. Dies zeigt auch der vorliegende Fall, in dem "INNOVA" von weiten Teilen
des Verkehrs zwar nicht als Unternehmenskennzeichen, dann aber als Produkt-
marke, z. B. Produktzweitmarke, aufgefasst wird, so dass zumindest der irrtümli-
che Schluss auf die Zugehörigkeit zur Produktfamilie der Widersprechenden her-
vorgerufen werden kann. Unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der
älteren Marke, dem Grad der Ähnlichkeit zwischen den Marken in dem überein-
stimmenden Element, das in der Anmeldung einen selbständig kennzeichnenden
Bestandteil darstellt, und der Identität bzw. hochgradigen Ähnlichkeit der konkur-
rierenden Waren und Dienstleistungen besteht nach Erkenntnis des Senats Ver-
wechslungsgefahr.
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Nach alledem war der Beschwerde stattzugeben und die angegriffene Marke zu
löschen.
2. Die Voraussetzungen für die Rechtsbeschwerde sind nach § 83 Abs. 2 Mar-
kenG nicht gegeben. Soweit die Markeninhaberin dies unter Hinweis auf zwei Ent-
scheidungen des 27. Senats des Bundespatentgerichts anregt, in denen das o. g.
THOMSON LIFE - Urteil des Europäischen Gerichtshof als einen Ausnahmefall
betreffend angesehen worden ist, hält der erkennende Senat eine Rechtsbe-
schwerdezulassung zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung angesichts
der unterschiedlichen Fallgestaltungen nicht für erforderlich. Der Senat hat die
selbständig kennzeichnende Stellung des gemeinsamen Markenbestandteils
"electronica" nach den Grundsätzen der THOMSON LIFE - Entscheidung nur in-
nerhalb einer Fallgestaltung angewendet, die einer Markenusurpation entspricht,
ähnlich wie sie der Europäische Gerichtshof, a. a. O., zu beurteilen hatte.
Einen Widerspruch zu den von der Markeninhaberin genannten beiden Entschei-
dungen des 27. Senats ist hierbei nicht ersichtlich. Im Fall 27 W (pat) 22/06
- Street Nats/Street ist der 27. Senat davon ausgegangen, dass die jüngere Marke
"Street Nats" einen Gesamtbegriff darstelle bzw. vom Verkehr zumindest als ein
solcher vermutet werde. Ein Gesamtbegriff, der der Annahme einer selbständig
kennzeichnenden Stellung entgegenstehen würde, liegt hier aber gerade nicht vor
(s. o.). Im Fall 27 W (pat) 27/06 - SIGNALE by CAMELOT/SIGNAL hat der
27. Senat in der Angabe "by Camelot" eine Herstellerangabe gesehen, die unter
Berücksichtigung der bisherigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur
Markenkollision auf dem Bekleidungssektor nicht zurücktrete, sondern sogar das
eigentlich prägende Element darstelle und als Herstellerangabe (so die Interpreta-
tion des THOMSON LIFE - Urteils durch den 27. Senat) ein zusammengesetztes
Zeichen stets dominiere. Diese Besonderheiten des Bekleidungssektors spielen
vorliegend keine Rolle. Außerdem fehlt es hier an einer deutlichen Herausstellung
des Firmenbestandteils durch die gebräuchliche und auch deutschen Verkehrs-
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kreisen verständliche Präposition "by" oder "von". Eine Uneinheitlichkeit der
Rechtsprechung ist damit nicht zu besorgen.
Im Übrigen hat der Bundesgerichtshof, der über die Rechtsbeschwerde zu befin-
den hätte, in seiner Entscheidung GRUR 2006, 859 - Malteserkreuz erkennen las-
sen, dass er die Grundsätze des THOMSON LIFE - Urteils offenbar auch weit
über die Fallgestaltungen der Aneinanderreihung eigenständiger Markenwörter mit
mindestens normaler Kennzeichnungskraft hinaus anwenden will. Rechtsbe-
schwerden sind daher gegenwärtig allenfalls zur Rechtsfrage veranlasst, wie weit
die THOMSON LIFE - Grundsätze überhaupt noch ausgedehnt werden sollen.
Bender Knoll
Kätker
Cl