Urteil des BPatG, Az. 3 Ni 7/06

BPatG: stand der technik, nichtigkeitsklage, patent, subsidiaritätsprinzip, gefahr, widerruf, umkehrschluss, entlastung, nichtigkeitsgrund, vorrang
BUNDESPATENTGERICHT
IM NAMEN DES VOLKES
3 Ni 7/06 (EU)
(Aktenzeichen)
URTEIL
An Verkündungs Statt
zugestellt am
20. Oktober 2006
In der Patentnichtigkeitssache
BPatG 253
08.05
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betreffend das europäische Patent 1 117 643
(DE 699 22 977)
hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
für Recht erkannt:
Die Klage wird abgewiesen.
Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.
Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu
vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.
Tatbestand
kung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäi-
Okto-
Torasemid“ betrifft. Das Streitpatent ist in der Verfahrenssprache Englisch veröf-
fentlicht und wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer
Gegen das Streitpatent ist beim Europäischen Patentamt u. a. von der Nichtig-
keitsklägerin Einspruch erhoben worden. Das Einspruchsverfahren ist noch vor
der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts anhängig.
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Auf Antrag der Inhaberin des Streitpatents und Nichtigkeitsbeklagten ist das Streit-
patent durch Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Novem-
Die Klägerin macht mit ihrer Nichtigkeitsklage geltend, der Schutzbereich des eu-
ropäischen Patents sei in dem nach § 64 PatG erfolgten Beschränkungsverfahren
den Grundsätzen der „Strahlungssteuerung“-Entscheidung des BGH (GRUR
2005, 967) für zulässig, weil sie auf einen Nichtigkeitsgrund gestützt sei, der nicht
dungen sei damit ausgeschlossen, denn es sei keine Fallgestaltung denkbar, bei
der der deutsche Teil des Streitpatents im europäischen Einspruchsverfahren auf
eine die unzulässige Erweiterung nicht mehr enthaltende Fassung zurückgeführt
werde. Die Nichtigkeitsklage sei erforderlich, weil das Streitpatent infolge seines
unzulässig erweiterten Schutzbereichs näher an die mit Verletzungsklage vor dem
ankomme als in seiner erteilten Fassung. Für die 3- bis 5-jährige Dauer des Ein-
spruchsverfahrens sei sie in dem Verletzungsverfahren also regelrecht „blockiert“.
Die Nichtigkeitsbeklagte nutze aufgrund ihres taktischen Vorgehens das Subsidi-
aritätsprinzip missbräuchlich aus. Daran ändere auch die Tatsache nichts, dass
die Beklagte das Streitpatent in dem europäischen Einspruchsverfahren gemäß
dem dortigen Hauptantrag in der durch Beschluss des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 16. November 2005 beschränkten Fassung und hilfsweise in der
erteilten Fassung verteidige. Abgesehen davon, dass der Hauptantrag jederzeit
zurückgenommen werden könne, erübrige sich die Nichtigkeitsklage auch für den
Fall nicht, dass er vom Europäischen Patentamt wider Erwarten sowohl gemäß
Regel 57a AusfOEPÜ als zulässig als auch als begründet erachtet werde.
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Die Klägerin beantragt,
biet der Bundesrepublik Deutschland soweit (teilweise) für nichtig
zu erklären, als es über die im Beschränkungsverfahren nach
und 8 hinausgeht.
Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.
Nach ihrer Ansicht steht die auf Entlastung der zuständigen Gerichte sowie zur
Vermeidung der Doppelarbeit und widersprüchlicher Entscheidungen im Ein-
„Strahlungssteuerung“ könne nicht dahingehend interpretiert werden, dass eine
Nichtigkeitsklage trotz anhängigen Einspruchsverfahrens zulässig sein müsse,
wenn sie auf Nichtigkeitsgründe gestützt werde, die im europäischen Einspruchs-
verfahren nicht geltend gemacht werden könnten. Vielmehr bestätige der Bundes-
gerichtshof in diesem Urteil das sich in § 81 Abs. 2 PatG niederschlagende Prinzip
der Subsidiarität der Nichtigkeitsklage gegenüber dem Einspruchverfahren. Es sei
unzutreffend, dass sich die Klägerin im europäischen Einspruchsverfahren nicht
gegen die angebliche Schutzbereichserweiterung wehren könne, denn das Streit-
patent werde dort gemäß Hauptantrag im Umfang des beschränkten deutschen
Teils verteidigt. Sie verwahre sich auch gegen den von Vorwurf der missbräuchli-
chen Ausnutzung der Rechtslage.
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Entscheidungsgründe
Die Klage erweist sich als unzulässig und ist daher abzuweisen, § 81 Abs. 2 PatG.
Gemäß § 81 Abs. 2 PatG kann Nichtigkeitsklage nicht erhoben werden, solange
die Einspruchsfrist läuft oder - wie hier - ein Einspruchsverfahren gegen das Streit-
patent anhängig ist. Diese Regelung gilt nach ganz überwiegender Meinung auch
für Nichtigkeitsklagen gegen europäische Patente (Benkard/Rogge, 10. Aufl.,
PatG § 81 Rdn. 21; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 81 Rdn. 10 und Art. II
§ 6 IntPatÜG; Schulte, PatG, 7. Aufl., § 81 Rdn. 38 ff.). Dies folgt aus dem Wort-
laut des § 81 Abs. 2 PatG, der eine Differenzierung nach Einspruchsverfahren vor
dem DPMA und dem EPA nicht vorsieht.
Nach § 81 Abs. 2 PatG gilt der Ausschluss des Nichtigkeitsverfahrens bei noch
anhängigem Einspruchsverfahren ferner generell, ohne dass diese Vorschrift inso-
weit einen Beurteilungs- bzw. Ermessensspielraum eröffnet oder sonst Ausnah-
men von dem dort normierten Subsidiaritätsprinzip vorsieht. Bereits der Wortlaut
dieser Norm steht der Zulässigkeit der vorliegenden Nichtigkeitsklage danach ent-
gegen.
Aber auch eine Auslegung der Vorschrift des § 81 Abs. 2 PatG nach ihrem Sinn
und Zweck führt in dem vorliegenden Fall einer ausschließlich auf den Nichtig-
keitsgrund der unzulässigen Erweiterung des Schutzbereichs des angegriffenen
Patents (Art. II § 6 Abs. 1 d IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 d EPÜ) gestützten
(Teil-)Nichtigkeitsklage zu keinem anderen Ergebnis. Die unzulässige Erweiterung
des Schutzbereichs eines europäischen Patents, die in einem Beschränkungsver-
fahren nach § 64 PatG mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erfolgt ist
(vgl. BGH GRUR 1996, 862, 863 - Bogensegment), kann zwar ausschließlich im
Nichtigkeitsverfahren geltend gemacht und gegebenenfalls beseitigt werden, weil
die unzulässige Erweiterung des Schutzbereichs keinen Einspruchsgrund gemäß
Art. 100 EPÜ bildet, mit dem im Einspruchsverfahren ein vollständiger oder teilwei-
ser Widerruf des europäischen Patents in allen benannten Vertragsstaaten er-
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reicht werden kann (Art. 99 Abs. 2 EPÜ). Damit ist auch die Gefahr sich wider-
sprechender Entscheidungen über den Bestand des Patents aus dem gleichen
Rechtsgrund ausgeschlossen, die dazu führen kann, dass ein Patent in einem Ein-
spruchsverfahren einen Inhalt erhält, dem der in einem parallelen Nichtigkeitsver-
fahren geltend gemachte Stand der Technik nicht entgegensteht, obwohl er in ei-
nem vor Abschluss des Einspruchsverfahrens durchgeführten Nichtigkeitsverfah-
ren zur Nichtigerklärung des Patents in seiner ursprünglich erteilten Fassung füh-
ren könnte (BGH GRUR 2005, 967, 968 li. Sp. - Strahlungssteuerung).
Entgegen der Ansicht der Klägerin beschränkt sich der Anwendungsbereich des
§ 81 Abs. 2 PatG aber nicht auf die Vermeidung einer solchen Fallgestaltung. Mit
der subsidiären Ausgestaltung des Nichtigkeitsverfahrens soll vielmehr generell
ausgeschlossen werden, dass eine Entscheidung über die vollständige oder teil-
weise Nichtigkeit eines Patents getroffen wird, obwohl noch gar nicht feststeht, ob
und gegebenenfalls in welcher Fassung es im Einspruchsverfahren letztlich Be-
stand hat. Die Vorschrift des § 81 Abs. 2 PatG dient der Vermeidung paralleler
Entscheidungen über den Rechtsbestand eines Patents, unabhängig davon, aus
welchem Rechtsgrund dieses angegriffen wird, und gleichzeitig der Entlastung des
Bundespatentgerichts von aufwendigen Nichtigkeitsverfahren (vgl. amtliche Be-
gründung zum Gemeinschaftspatentgesetz, BlPMZ 1979, S. 276, 288 zu Nr. 45;
ferner Benkard/Rogge, PatG, 10. Aufl., § 81 Rdn. 21).
Entgegen der Ansicht der Klägerin ist auch in dem vorliegenden Fall vor dem
rechtskräftigen Abschluss des Einspruchsverfahrens noch in keiner Weise abzu-
sehen, ob oder in welcher Fassung das angegriffene Patent Bestand haben wird.
Es ist nicht auszuschließen, dass die von den Einsprechenden im europäischen
Einspruchsverfahren, u. a. der Nichtigkeitsklägerin, geltend gemachten oder mög-
licherweise - auch von Amts wegen - noch eingeführten Einspruchsgründe gemäß
Art. 100 EPÜ zu einem vollständigen oder einem teilweisen Widerruf des europäi-
schen Patents führen, der über die Fassung hinausgeht, die es mit Wirkung für
das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in dem Beschränkungsverfah-
ren gemäß § 64 PatG erhalten hat. In diesen Fällen kommt es auf die Frage, ob
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der deutsche Teil des europäischen Patents in dem Beschränkungsverfahren un-
zulässig erweitert worden und gegebenenfalls auf die erteilte Fassung zurückzu-
führen ist, nicht mehr an. Dass eine solche Fallgestaltung nicht nur theoretisch ist,
zeigt der dem Fall „Trigonellin“ (BGH GRUR 2001, 730) zugrundeliegende Sach-
verhalt, in dem das zunächst im Beschränkungsverfahren nach § 64 PatG be-
schränkte Streitpatent in einem Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Pa-
tentamt noch weiter beschränkt und in einem späteren Nichtigkeitsverfahren nur
das als geschützt berücksichtigt worden war, was zugleich nach beiden Entschei-
dungen noch unter Schutz gestellt war. Ist das Einspruchsverfahren noch nicht
rechtskräftig abgeschlossen, fehlt in einem parallel anhängigen Nichtigkeitsverfah-
ren aber die Grundlage für die Feststellung, ob und mit welchem Inhalt das Streit-
patent aufrechterhalten bleibt. Die Durchführung eines Nichtigkeitsverfahrens in ei-
ner derartigen „Schwebesituation“ soll mit der Regelung des § 81 Abs. 2 PatG ge-
rade verhindert werden.
Entgegen der Ansicht der Klägerin kann auch aus der Formulierung des Bundes-
gerichtshofs in der „Strahlungssteuerung“-Entscheidung, wonach die Vorschrift
des § 81 Abs. 2 PatG „jedenfalls“ auf Nichtigkeitsklagen gegen europäische Pa-
tente anzuwenden ist, die nur auf Nichtigkeitsgründe gestützt sind, die zugleich
Einspruchsgründe nach Art. 100 EPÜ sind (vgl. BGH a. a. O., Leitsatz 2 und
S. 968 re. Sp.), nicht im Umkehrschluss gefolgert werden, die Anwendbarkeit des
§ 81 Abs. 2 PatG sei in den Fällen der Geltendmachung anderer Nichtigkeitsgrün-
de ausgeschlossen. Dieser „Umkehrschluss“ widerspricht den Entscheidungsgrün-
den, in denen der Bundesgerichtshof eindeutig zum Ausdruck gebracht hat, dass
diese Frage nicht Gegenstand der Entscheidung sei (BGH a. a. O., S. 968
re. Sp.).
Auch die „Schlauchbeutel“-Entscheidung des Bundespatentgerichts (Urt. v. 11. Ju-
li 2002 - 1 Ni 23/01 (EU) = GRUR 2002, 1045), bislang die einzige - und zudem
höchstrichterlich nicht bestätigte - Entscheidung, die eine Ausnahme von dem
Subsidiaritätsprinzip gemäß § 81 Abs. 2 PatG zugelassen hat, rechtfertigt keine
andere Beurteilung. Dieser Fall betraf eine Nichtigkeitsklage, die auf eine
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prioritätsältere nationale nachveröffentlichte Anmeldung i. S. d. § 3 Abs. 2
Nr. 1 PatG gestützt war, deren Geltendmachung als Stand der Technik im europä-
ischen Einspruchsverfahren ausgeschlossen ist (Art. 54 Abs. 2, Art. 100 Buchsta-
be a EPÜ). Nur in dem Ausnahmefall einer das gesamte Streitpatent zwingend
neuheitsschädlich treffenden identischen älteren nationalen Anmeldung unabhän-
gig davon, welche Änderungen dieses in dem parallelen Einspruchsverfahren
noch erfahren sollte, ist die Nichtigkeitsklage als zulässig erachtet worden. Die
Voraussetzung einer offenkundigen Nichtigkeit des Streitpatents und damit eines
ohne Aufwand durchzuführenden Nichtigkeitsverfahrens (vgl. amtliche Begrün-
dung zum Gemeinschaftspatentgesetz, BlPMZ 1979, S. 276, 288 zu Nr. 45) liegt
bei der hier zu beurteilenden Frage, ob die gemäß § 64 PatG beschränkte Fas-
sung des deutschen Teils des Streitpatents eine Erweiterung des Schutzbereichs
darstellt oder ob die Änderung möglicherweise nur eine den beanspruchten Stoff
in seiner Identität nicht verändernde Korrektur von Analysedaten (Messfehler,
stoffliche Verunreinigung) darstellt, jedoch zweifellos nicht vor.
Eine Ausnahme von dem Vorrang des Einspruchsverfahrens ist auch nicht aus
Gründen der Gewährung ausreichenden Rechtsschutzes geboten oder gerechtfer-
tigt. Bei einer Nichtigkeitsklage, die auf Nichtigkeitsgründe gestützt ist, die nicht
zugleich Einspruchsgründe sind, hat der Nichtigkeitskläger zwar, wie bereits aus-
geführt, nicht die Möglichkeit, diese Gründe zur Wahrung seiner Rechte im Wege
des Einspruchs oder später noch durch Beitritt geltend zu machen, wenn dessen
sonstige Voraussetzungen gemäß § 59 Abs. 2 PatG bzw. Art. 105 EPÜ gegeben
sind (vgl. dazu BGH a. a. O., S. 967, 968 li. Sp. - Strahlungssteuerung). Auch die
Tatsache, dass die Beklagte das Streitpatent in dem vorliegenden Fall im europäi-
schen Einspruchsverfahren gemäß Hauptantrag in einer Fassung verteidigt, die
der nach § 64 PatG beschränkten Fassung des deutschen Teils des Patents ent-
spricht, berührt den deutschen Teil des europäischen Patents nicht. Die Nichtig-
keitsklägerin kann als Beteiligte des Einspruchsverfahrens allenfalls ihre Beden-
ken gegen den Hauptantrag im Rahmen der gemäß § 123 Abs. 3 EPÜ von Amts
wegen vorzunehmenden Prüfung etwaiger Schutzbereichserweiterungen geltend
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machen. Dies nützt ihr allerdings dann nichts, wenn die Prüfung und Entscheidung
dieser Frage wegen Zurücknahme des Hauptantrags entfällt.
Auch unter Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte führt die in § 81 Abs. 2 PatG
geregelte gesetzliche Aussetzung des Nichtigkeitsverfahrens bis zum rechtskräfti-
gen Abschluss des Einspruchsverfahrens nach Ansicht des Senats nicht zu einer
unzumutbaren, einer Rechtsschutzverweigerung gleichkommenden Beeinträchti-
gung der prozessualen Rechte der Nichtigkeitsklägerin. Soweit sie sich auf die
zeitliche Dauer des europäischen Einspruchsverfahrens von 3 bis 5 Jahren und
auf eine entsprechende „Blockierung“ im laufenden Verletzungsverfahren beruft,
ist dies vom Bundesverfassungsgericht als nicht erheblich angesehen worden
(BVerfG Mitt. 2006, 313, 314 li. Sp.). Es ist vielmehr anzunehmen, dass der Ge-
setzgeber durchaus in Kenntnis der möglicherweise langen Dauer von Ein-
spruchsverfahren deren Vorrang vor dem Nichtigkeitsverfahren aus den o. g.
Gründen in § 81 Abs. 2 PatG verankert ist. Darüber hinaus hat der erkennende
Senat bereits in der mündlichen Verhandlung darauf hingewiesen, dass ange-
sichts der derzeit mehrjährigen Dauer von Nichtigkeits(berufungs-)verfahren unter
Umständen auch bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung dieser Verfahren ein
vergleichbar langer Zeitraum vergehen kann.
Der Senat vermag schließlich auch keine „missbräuchliche Ausnutzung der
Rechtslage“ durch die Nichtigkeitsbeklagte zu erkennen. Dies betrifft zunächst das
Beschränkungsverfahren nach § 64 PatG hinsichtlich des mit Wirkung für die Bun-
desrepublik Deutschland erteilten europäischen Streitpatents, welches - von der
Nichtigkeitsklägerin nicht bestritten - auch während eines anhängigen Einspruchs-
verfahrens ohne weiteres zulässig ist (vgl. BGH GRUR 1996, 862 - Bogenseg-
ment). An der Durchführung eines solchen Verfahrens besteht bei einem anhängi-
gen Verletzungsverfahren - hier dem Rechtsstreit zwischen der Muttergesellschaft
der hiesigen Nichtigkeitsklägerin und der hiesigen Beklagten vor dem LG
Mannheim - auch immer ein Rechtsschutzbedürfnis (vgl. Schulte, a. a. O., § 64
Rdn. 13). Soweit die Nichtigkeitsklägerin hinsichtlich der „missbräuchlichen Aus-
nutzung der Rechtslage“ auf die Literaturstelle „Keukenschrijver, Patentnichtig-
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keitsverfahren, 2. Aufl. Rdn. 94“ verweist, bezieht sich die dortige Aussage „eine
missbräuchliche Ausnutzung Rechtslage seitens des Patentinhabers er-
scheint im Einzelfall denkbar …“ ganz eindeutig auf die der „Schlauchbeutel“-Ent-
scheidung zugrundeliegende Fallkonstellation, die - wie ausgeführt - auf die hier
vorliegende Situation nicht ohne weiteres übertragbar ist.
III
Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 ZPO, die
Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m.
§ 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.
gez.
Unterschriften